Справа №
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2013 року Солом'янський
районний суд м. Києва у складі суду:

головуючого судді - Калініченко О.Б.

при секретарі - Войцеховській
М.В., Григорович Л.Л.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні цивільну справу за позовом
Дрегфлоу еС.Ер.еЛ. до Державної служби
інтелектуальної власності України,
ОСОБА_1 про визнання повністю недійсним
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг,-

В С Т А Н О В И В :

Представник позивача 27.06.2012 року
звернувся з позовом, в якому просив
визнати повністю недійсними свідоцтва
України НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на знаки для
товарів та послуг «Dragflow» та зобов'язати
Державну службу інтелектуальної
власності України внести до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг відповідні зміни, що
стосуються визнання свідоцтв України
НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на знаки для товарів
та послуг «Dragflow» недійсними, та
опублікувати відповідні відомості у
офіційному бюлетені «Промислова
власність».

В обґрунтування позову зазначав, що
спірні знаки не відповідають умовам
надання правової охорони, оскільки є
схожими на власну марку позивача щодо
однорідних товарів та послуг.

Так, позивач стверджує, що він є
власником торговельної марки «Dragflow»,
яка зареєстрована в Італії за № 614394
(дата подання заявки на реєстрацію
11.11.1991 року, дата реєстрації - 30.12.1993
року) щодо товарів 07 класу МКТП
«насоси». Італія є учасником Паризької
конвенції з 07.07.1884 року, а, отже, є
країною Союзу по охороні промислової
власності.

Заявник на реєстрацію торговельних
марок за свідоцтвами України № НОМЕР_1,
НОМЕР_2, власником яких на даний час є
відповідач ОСОБА_1, - ЗАТ «Епос» був
агентом (представником) позивача на
території України в розумінні статті
6-septies Паризької конвенції.

При цьому ЗАТ «Епос» подало заявки на
реєстрацію торговельних марок за
свідоцтвами України № НОМЕР_1,НОМЕР_2
без дозволу позивача (тобто власника
торговельної марки в одній з країн
Союзу по охороні промислової
власності), будучи агентом
(представником) позивача на території
України.

Між тим, торговельні марки за
свідоцтвами України № НОМЕР_1, НОМЕР_2 є
схожими настільки, що їх можна сплутати
із торговельною маркою позивача,
зареєстрованою раніше в Італії,
відносно тих самих та споріднених
товарів та послуг, є такими, що можуть
ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товари.

Таким чином, позивач робить висновок,
що заявки на реєстрацію торговельних
марок за свідоцтвами №№ НОМЕР_1 та
НОМЕР_2 були подані ЗАТ «Епос» з
порушенням прав позивача, а, отже,
відповідні свідоцтва НОМЕР_1 та НОМЕР_2
мають бути визнані недійсними на
підставі ст. 6-septies Паризької конвенції
та п. в) ч. 1 ст. 19 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг».

Представники позивача в судовому
засіданні позов підтримали, просили
задовольнити у повному обсязі позовні
вимоги.

Представники відповідача ОСОБА_1 в
судовому засіданні вважали, що усі
позовні вимоги позивача є абсолютно не
обґрунтованими та такими, що не
підлягають задоволенню у повному
обсязі, зауваживши, що первісний
власник спірних знаків - Закрите
акціонерне товариство «Епос» не
здійснювало на території України
розповсюдження продукції позивача,
маркованої торговельною маркою
позивача за реєстраційним № 614394, як
ексклюзивний дистриб'ютор та офіційний
представник позивача.

Крім того, стверджували, що позивач не
був власником торговельної марки
станом на момент подання зазначених
заявок, тому твердження про порушення
прав позивача з посиланням на ст. 6-septies
Паризької конвенції вважали
безпідставним, а твердження позивача
про те, що знаки для товарів і послуг за
свідоцтвами № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2
такими, що можуть ввести в оману
споживача щодо особи, яка виробляє
товар, - такими, що не підтверджені
матеріалами справи.

Також зазначали, що протягом усього
періоду від дати подання заявок, за
якими були видані свідоцтва №№ НОМЕР_1
і № НОМЕР_2, а ні попередній власник, а
ні його правонаступник відповідач
ОСОБА_1 жодного разу не забороняли
нікому використовувати ці знаки на
території України, що, на їх думку,
також свідчить про відсутність
порушення прав та законних інтересів
позивача.

Представник відповідача Державної
служби інтелектуальної власності
України у судовому засіданні просив у
задоволенні позову відмовити повністю,
зазначивши, що Держслужба не
порушувала норм чинного законодавства
України при розгляді поданої заявки на
реєстрацію спірної торговельної марки
та видачі спірного свідоцтва.

Дослідивши надані сторонами докази,
заслухавши пояснення представників
сторін, суд вважає, що позовні вимоги
підлягають задоволенню з огляду на
таке.

Судом встановлено, що компанія
Дрегфлоу еС.еР.еЛ. є власником прав на
торговельну марку «Dragflow» для товарів
«насоси» 07 класу МКТП, зареєстровану
30.12.1993 року в Реєстрі торговельних
марок Італії, засвідчений 22.12.2011 року
витяг з якого надав позивач, за
реєстраційним № 614394, який був
оновлений за №966550, що була подана на
реєстрацію 11.11.1991 року та дію якої було
продовжено належним чином.

Як свідчать матеріали, позивач став
власником цієї марки 26.09.2005 року за
актом передачі прав на підставі
уступки прав від компанії Совема
еС.пі.Ей, реєстрація якого відбулась
02.08.2011 року, та активно продовжує
використовувати торговельну марку для
маркування насосів, які продає на
території багатьох держав світу,
зокрема й на території України, через
розгалужену мережу дистриб'юторів.

Разом з тим, Державною службою
інтелектуальної власності були
зареєстровані торговельні марки та
видані свідоцтва України: свідоцтво №
НОМЕР_1 на торговельну марку «Dragflow»
(словесна) щодо товарів та послуг 7, 9,11,
12, 35 та 37 класів МКТП, дата подання
заявки - 13.10.2010 року, дата реєстрації -
20.01.2011 року; свідоцтво № НОМЕР_2 на
торговельну марку «Dragflow» (комбінована)
щодо товарів та послуг 7,11, 35 та 37 класів
МКТП, дата подання заявки - 13.10.2010 року,
дата реєстрації - 10.03.2011 року.

Заявником за відповідними заявками №
т201015807 та від 10.01.2010 року та № т201015806 від
10.03.2011 року було Закрите акціонерне
товариство «Епос» (внаслідок
перереєстрації - Приватне акціонерне
товариство «Епос»).

Права власності на свідоцтва України №
НОМЕР_1, НОМЕР_2 були передані фізичній
особі - ОСОБА_1 згідно з рішеннями
Державної служби інтелектуальної
власності України від 26.09.2011 року за №№
11667 № 11668 відповідно, про що здійснено
публікацію в офіційному бюлетені
Державної служби інтелектуальної
власності «Промислова власність» № 18
від 26.09.2011 року, що підтверджується
виписками з Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг.

Відносини щодо набуття та здійснення
права власності на торговельні марки в
Україні регулюються Законом України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» від 15.12.1993 року № 3689-ХІІ з
наступними змінами і доповненнями та
іншими нормативно-правовими актами, в
тому числі й Паризькою конвенцією про
охорону промислової власності від
20.03.1883 року, яка набула чинності для
України з 25.12.1991 року.

Позивач стверджував, що правова
охорона торговельним маркам за
свідоцтвами України № НОМЕР_1, НОМЕР_2
була надана з порушенням норм,
встановлених ст.ст. 5, 6 Закону «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг», що дає підстави для визнання
цих свідоцтв повністю недійсними
відповідно до пп. а), в) ч. 1 ст. 19 Закону
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» та ст. 6-septies Паризької
конвенції.

Такі твердження позивач ґрунтує на
тому, що станом на дату подання заявок
за спірними свідоцтвами він був
власником торговельної марки «Dragflow»,
яка зареєстрована в Італії щодо
товарів 07 класу МКТП «насоси».

Заявник торговельних марок за
свідоцтвами України № НОМЕР_1, НОМЕР_2 -
ЗАТ «Епос» був агентом (представником)
позивача на території України в
розумінні статті 6-septies Паризької
конвенції.

ЗАТ «Епос» подало заявки на реєстрацію
торговельних марок за свідоцтвами
України № НОМЕР_1,НОМЕР_2 без дозволу
позивача (тобто власника торговельної
марки в одній з країн Союзу по охороні
промислової власності), будучи агентом
(представником) позивача на території
України.

Викладене дає можливість стверджувати
про порушення прав позивача на
підставі ст. 6-septies Паризької конвенції
та п. в) ч. 1 ст. 19 Закону про торговельні
марки.

Крім того, торговельні марки за
свідоцтвами України № НОМЕР_1, НОМЕР_2 є
схожими настільки, що їх можна сплутати
із торговельною маркою позивача,
зареєстрованою раніше в Італії,
відносно тих самих та споріднених
товарів та послуг. Тому твердження
позивача про те, що торговельні марки
за свідоцтвами України № НОМЕР_1,НОМЕР_2
є такими, що можуть ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари, приводить
до висновку про визнання їх повністю
недійсними на підставі п. а) ч. 1 ст.19
Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг».

Так, висновком №152-1/12 первісної судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 12.12.2012 року, проведеної в
межах розгляду даної справи, було
визначено, що позначення «Dragflow», яке
було зареєстроване в Італії за №614394
30.12.1993 року, є схожим настільки, що його
можна сплутати із знаком для товарів та
послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1.

Проте, торгівельна марка «Dragflow» за
свідоцтвами України НОМЕР_1 та НОМЕР_2
не є такою, що можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товар або надає
послугу.

Разом з тим, в порушення вимог ст. 12 ЗУ
«Про судову експертизу» та п.п. 4.12, 4.14
Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та
експертних досліджень експерт у своєму
висновку, досліджуючи питання
однорідності товарів «насоси» за
італійською реєстрацією торгівельної
марки позивача із товарами та
послугами, вказаними у свідоцтвах
НОМЕР_2 та НОМЕР_1, не надав належного
обґрунтування зробленим висновкам та
зовсім не описав процес проведення
дослідження цього питання, обмежившись
одним реченням в якому лише зазначив,
що товари, вказані в свідоцтві, не є
однорідними з насосами.

Крім того, експертом було
проігноровано дослідження питання
стосовно схожості позначення «Dragflow» за
протиставленими торговельними
марками, що викликає сумніви в
правильності висновку експертизи в
цілому.

Тому по справі була призначена
повторна судова експертиза у сфері
інтелектуальної власності, висновком
№ 125/13-НМ від 15.11.2013 року якої
встановлено, що позначення «Dragflow»
(комбіноване) та «Dragflow» (словесне),
зареєстровані за свідоцтвами України
НОМЕР_2 та НОМЕР_1, є такими, що могли
ввести в оману споживачів щодо особи,
яка виробляє товар або надає послугу,
станом на дату подання заявок на
реєстрацію таких позначень.

Вказаний висновок судової експертизи є
повним та обґрунтованим та становить
належний доказ по справі, враховуючи,
що висновок містить докладний опис
проведеного дослідження та
обґрунтовані, чіткі висновки з
поставлених запитань.

Оцінивши висновок за правилами ст. 212
ЦПК України, суд не знайшов жодних
обставин, які б дозволяли стверджувати
про необґрунтованість, неправильність
висновку чи суперечливість його іншим
матеріалам справи, і представниками
відповідачів доводи в спростування цих
висновків ґрунтовних доводів не було
наведено.

Так, права на торговельну марку (знак
для товарів і послуг) мають
територіальний характер (тобто діють
тільки на території, де пройшли
відповідну реєстрацію).

Отже, права на торговельну марку
«Dragflow», яка була зареєстрована в Італії
за № 614394 30.12.1993 року (дата подання
заявки на реєстрацію 11.11.1991 року) в
Україні не діють.

Між тим, матеріали справи містять низку
копій документів та джерел відомостей
щодо використання позначення «Dragflow»
для товару «насоси», що належить до 7
класу МКТП, та споріднених товарів і
послуг у сфері застосування «кар'єрні
роботи днопоглиблювального,
гірничодобувного та промислового
секторів промисловості», на території
України на дату подання заявок на знаки
за свідоцтвами України НОМЕР_2 та
НОМЕР_1 (13.10.2010 року), що дає підстави
зробити висновок про те, що на дату
подання заявок на знаки за свідоцтвами
України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, а саме на
13.10.2010 року, на територію України
ввозилась продукція «насос/багерний
насос» під назвою «Dragflow» з зазначенням
компанії Дрегфлоу еС.еР.еЛ. як
виробника.

Крім того, копії вказаних документів
містяться позначення печатки компанії
Дрегфлоу еС.еР.еЛ. та логотипи на
бланках офіційних листів компанії
Дрегфлоу, що у сукупності свідчить про
факти імпорту (ввезення) товарів
«насос/багерний насос» під назвою
«Dragflow» на територію України, а також
про використання комбінованих
позначень «Dragflow» в діловій
документації - на офіційних бланках та
в печатці компанії Дрегфлоу еС.еР.еЛ.

Отже, станом на 13.10.2010 року в Україні
використовувалось позначення «Dragflow».

Також експерт дійшов ґрунтовного
висновку про те, що знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 є
схожим із комбінованим позначенням , що
використовувалось в печатці на та
офіційних ланках компанії Дрегфлоу
еС.еР.еЛ. за фонетичними, графічними та
семантичними ознаками.

А словесний знак для товарів і послуг
за свідоцтвом України НОМЕР_1 «Dragflow» є
тотожнім із словесним позначенням
«Dragflow», що використовувалось в якості
назви товарів «насос/багерний насос»
виробництва компанії Дрегфлоу еС.еР.еЛ.

Отже, станом на 13.10.2010 року в Україні
використовувались словесне та
комбіновані позначення «Dragflow», з якими
схожий знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України НОМЕР_2 та тотожній
словесний знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України НОМЕР_1.

Між тим, для цілей реєстрації знаків
спорідненими товарами і/або послугами
вважаються такі товари і/або послуги,
які відносяться до одного і того ж роду
і виду, тобто такі, в яких
відображаються загальні та суттєві
ознаки предмета або дії, при цьому
деякі з цих ознак можуть відрізнятися.

При встановлені спорідненості товарів
та/або послуг визначається принципова
імовірність виникнення у споживачів
враження про належність їх одній особі,
що виготовляє товари або надає послуги.

Так, знак за свідоцтвом України №
НОМЕР_1 зареєстровано для: товарів 7
класу МКТП, у тому числі: «вакуумні
насоси (помпи) (машини)», «відцентрові
насоси (помпи)», «діафрагми (мембрани)
до насосів (помп)», «ежектори (струминні
помпи)», «мастильні насоси (помпи)»,
«насоси (помпи) (машини)», «насоси
(помпи) (частини машин і двигунів)»,
«насоси (помпи) до нагрівального
устаткування», «насоси для
перекачування рідин з витратомірами і
без них», « насоси з радіальним потоком
(заглибні одноступінчаті, заглибні
багатоступінчасті, канальні насоси з
бічними каналами, моноблочні, з одним
робочим колесом, багатоступінчасті)»,
«колеса, бронедиски, корпуси (деталі до
насосів)», «бетононасоси (машини)» та
«відцентрові електронасосні агрегати
(одноступінчаті, багатоступ і н час
ті)»;

товарів 9 класу МКТП, а саме:
«автомобільні пожежні насоси (помпи);
бензонасоси (помпи) до станцій
технічного обслуговування; паливні
насоси (помпи) для станцій технічного
обслуговування; паливні насоси (помпи)
саморегулівні; пожежні насоси (помпи)»;

товарів 11 класу МКТП, а саме: «очищальне
устаткування для стічної води; теплові
насоси (помпи)»;

товарів 12 класу МКТП, а саме:
«земснаряди (морські, річкові, озерні)
(судна)»;

послуг 35 класу МКТП, у тому числі:
«реклама», «влаштовування виставок на
комерційні або рекламні потреби»,
«демонстрування товарів»,
«представляння продуктів через засоби
комунікації з метою роздрібного
продажу», «імпортно-експортні
агентства», «послуги постачання для
інших (закуповування товарів та
надавання постачальницьких послуг
іншим фірмам)», «рекламування через
комп'ютерну мережу», «сприяння
продажеві (посередництво)»,
«розміщування в одному місці, на
користь іншим особам, асортименту
різноманітних товарів, що дозволяє
споживачам оглядати, замовляти та
купувати ці товари у підприємствах
оптової і роздрібної торгівлі або в
спеціалізованих магазинах»,
«розміщування в мережі Інтернет на
веб-сторінках і на веб-сайтах
інформації щодо асортименту
різноманітних товарів та переліку
надаваних послуг, що дозволяє покупцям
зручно оглядати, замовляти та купувати
ці товари і замовляти послуги з
веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а
також отримувати необхідну інформацію
про ці товари чи надавані послуги»;

послуг 37 класу МКТП, у тому числі:
«Лагодження; встановлювання
устаткування», «лагодження насосів
(помп)», «прокладання і технічне
доглядання нафтопроводів; технічне
обслуговування басейнів; лагодження
транспортних засобів; чищення
транспортних засобів».

Виходячи з того, що в матеріалах справи
не міститься відомостей про
здійснення власником свідоцтва
України НОМЕР_1 діяльності щодо
рекламування, посередництва,
представляння товарів, керування
справами, ділового адміністрування,
канцелярських робіт, а також надає інші
послуги, що включені до 35 класу МКТП, з
метою задоволення потреб інших осіб, то
за таких умов, можна дійти висновку про
те, що знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України № НОМЕР_1
зареєстровано для послуг 35 класу МКТП з
метою задоволення потреб самого
заявника, пов'язаних із рекламуванням
та продажем товарів 07, 09, 11, 12 класів
МКТП та наданням послуг «лагодження,
встановлювання устаткування»/
«лагодження насосів (помп)», тобто для
просування свого продукту.

Таким чином, товар «насоси/багерні
насоси», для якого станом на 13.10.2010 року
в Україні використовувались словесне
та комбіновані позначення «Dragflow», є
таким самим для частини товарів 7 класу
та спорідненим із іншими товарами 7,9, 11
та 12 класів МКТП та послугами 35 та 37
класу МКТП, для яких було зареєстровано
знак для товарів і послуг за свідоцтвом
України № НОМЕР_1.

Знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2
зареєстровано для: товарів 7 класу МКТП,
у тому числі: «машини, крім насосів та
деталей до насосів», «механізми для
вантаження», «вантажні похилі
площадки, платформи; вантажні стріли»,
«гідравлічні двигуни», «гідравлічні
турбіни», «гідротрансформатори, крім
призначених до наземних транспортних
засобів», «діропробивальні машини»,
«довбальні верстати», «ежектори
(струминні помпи)», «ескалатори»,
«механічні молоти» та «механізми для
підняття рідин (комплектний об'єкт)»;

товарів 11 класу МКТП, а саме: «очищальне
устаткування для стічної води, крім
насосів та деталей до насосів»;

послуг 35 класу МКТП, утому числі
«реклама», «влаштовування виставок на
комерційні або рекламні потреби»,
«демонстрування товарів»,
«представляння продуктів через засоби
комунікації з метою роздрібного
продажу», «імпортно-експортні
агентства», «послуги постачання для
інших (закуповування товарів та
надавання постачальницьких послуг
іншим фірмам)», «рекламування через
комп'ютерну мережу», «сприяння
продажеві (посередництво)»,
«розміщування в одному місці, на
користь іншим особам, асортименту
різноманітних товарів, що дозволяє
споживачам оглядати, замовляти та
купувати ці товари у підприємствах
оптової і роздрібної торгівлі або в
спеціалізованих магазинах»,
«розміщування в мережі Інтернет на
веб-сторінках і на веб-сайтах
інформації щодо асортименту
різноманітних товарів та переліку
надаваних послуг, що дозволяє покупцям
зручно оглядати, замовляти та купувати
ці товари і замовляти послуги з
веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а
також отримувати необхідну інформацію
про ці товари чи надавані послуги - всі
вищезазначені послуги, не пов'язані із
введенням в цивільний оборот товарів 7
класу «насоси та деталі до насосів»;

послуг 37 класу МКТП, утому числі:
«лагодження та встановлювання
устаткування, за виключення лагодження
та встановлювання насосів»,
«лагодження транспортних засобів»,
«чищення транспортних засобів».

Аналіз заявленого на реєстрацію
переліку товарів 7 та 11 класів, для яких
зареєстровано знак за свідоцтвом
України № НОМЕР_2, та наведені вище
визначення та висновки (включно щодо
послуг 35 та 37 класів), вказує на те, що
зазначені у переліку товари належать
до машин та устаткування, які
використовуються при кар'єрних роботах
днопоглиблювального, гірничодобувного
та промислового секторів
промисловості.

Незважаючи на спеціальні (не існуючи в
стандартному переліку МКТП
формулювання) виключення в
формулюванні товарів і послуг -
«машини, крім насосів та деталей до
насосів», «очищальне устаткування для
стічної води, крім насосів та деталей
до насосів», «розміщування в мережі
інтернет на веб-сторінках і на
веб-сайтах інформації щодо асортименту
різноманітних товарів та переліку
надаваних послуг, що дозволяє покупцям
зручно оглядати, замовляти та купувати
ці товари і замовляти послуги з
веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а
також отримувати необхідну інформацію
про ці товари чи надавані послуги - всі
вищезазначені послуги, не пов'язані із
введенням в цивільний оборот товарів 7
класу «насоси та деталі до насосів»,
вказані товари і послуги мають
однакову мету та галузь застосування -
призначені для наступних робіт:
обслуговування портів, днопоглиблення
гаваней і пристаней, гірнича
промисловість і розробка шламосховищ,
осушення кар'єрів, шурфів,
транспортування та видобуток піску,
намив дамб та таке інше.

Наведене свідчить про те, що товар
«насоси/багерні насоси», для якого
станом на 13.10.2010 року в Україні
використовувались словесне та
комбіновані позначення «Dragflow», є
спорідненим із товарами 7 та 11 класів
МКТП та послугами 35 та 37 класу МКТП, для
яких було зареєстровано знак для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ НОМЕР_2.

Отже, станом на 13.10.2010 року в Україні
використовувались словесне та
комбіновані позначення «Dragflow» для
товару «насоси/багерні насоси», що є
спорідненими із товарами 7, 9, 11, 12 та
послугами 35, 37 класів, для яких
зареєстровано знаки для товарів і
послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2
та НОМЕР_1.

Щодо кола споживачів продукції «насоси
/ багерні насоси», то воно є
специфічним, яке складається з
фахівців відповідних галузей, в яких
застосовується таке обладнання.

Відповідно до матеріалів справи ЗАТ
«Епос», яке станом до 13.10.2010 року уклало
із компанією Дрегфлоу еС.еР.еЛ.
контракт на поставку продукції «насоси
/ багерні насоси» під назвою «Dragflow», не
є кінцевим споживачем цієї продукції, а
є компанією, що працює у галузі
постачання на підприємства України
насосного обладнання.

Таким чином, станом на 13.10.2010 року з
урахуванням певного обсягу поставок на
територію України насосного
обладнання під назвою «Dragflow», що
підтверджується відомостями та
копіями документів у матеріалах
справи, в Україні склалося коло
споживачів, знайомих із продукцією під
назвою «Dragflow», які мають відношення до
однієї чи декількох видів специфічної
діяльності: обслуговування портів;
днопоглиблення гаваней і пристаней;
гірничої промисловості і розробки
шламосховищ; промислових відходів
(знищення); екологічного відновлення;
осушення кар'єрів, шурфів;
транспортування та видобутку піску;
намиву дамб; обслуговування
гідроелектричних і теплових
електростанцій; будівельних та
комунальних робіт.

Крім того, матеріали справи щодо
постачання в Україну продукції
«насоси/багерні насоси» під назвою
«Dragflow» містять відомості про країну
походження продукції - Італія, а також
відомості щодо компанії Дрегфлоу
еС.еР.еЛ. як відправника та виробника
товарів, які постачаються для
використання кінцевому споживачу та
мають супроводжуватися вказаною
інформацією і сертифікаційними
документами.

Таким чином, є підстави вважати, що
станом на 13.10.2010 року споживачам була
доступна інформація щодо
характеристик та виробника товарів,
маркованих позначенням «Dragflow»,
відносно компанії Дрегфлоу еС.еР.еЛ.

Встановлення вище вказаних факторів,
що зумовлюють можливість введення в
оману споживачів щодо особи, яка
виробляє товар, на дату подання заявки
на знак, дає підстави вважати, що
компанія Дрегфлоу еС.еР.еЛ
асоціювалась у кола споживачів
продукції «насоси / багерні насоси»,
маркованої позначенням «Dragflow», як
виробник такої продукції.

Тому з огляду на високу ступінь
схожості порівнюваних торговельних
марок, а також враховуючи
спорідненість із товарами, щодо яких
надана правова охорона за італійською
реєстрацією позивача № 614394, товарів,
для яких зареєстровані спірні
торговельні марки, в процесі їх
використання в одному ринковому
сегменті у сфері застосування
«кар'єрні роботи днопоглиблювального,
гірничодобувного та промислового
секторів промисловості», є всі
підстави стверджувати, що існує
принципова ймовірність виникнення у
свідомості споживачів щодо товарів,
маркованих позначенням «Dragflow», та
джерела їх походження (виробника)
асоціації, що пов'язані з певним
виробником товарів, та належність цих
товарів та послуг одній особі, що
виготовляє товар, а саме позивачу -
італійській компанії Дрегфлоу
еС.еР.еЛ., які насправді не відповідають
дійсності.

Таким чином, знаки для товарів і послуг
за свідоцтвами України НОМЕР_2 та
НОМЕР_1 не виключають можливість
виникнення у споживачів враження про
походження товарів, маркованих
позначенням «Dragflow», з одного джерела,
що було б хибним у разі, коли джерелом
походження була б інша компанія, ніж
компанія Дрегфлоу еС.еР.еЛ.

Згідно з Директивою № 2008/95/ЕС
торговельна марка не має
реєструватися, якщо вона може бути
переплутана з маркою, яка
використовувалась за кордоном на день
подання заяви про реєстрацію і яка все
ще використовувалась там, за умови, що
на день подання заяви заявник діяв
недобросовісно (Стаття 4(4)(§). Дана норма
відображає європейський підхід та
світову практику регулювання питань
реєстрації торговельних марок і має
посилання на поняття
«недобросовісність», під яким
розуміється саме намір ввести
споживача в оману та скористатися
конкурентними перевагами, отриманими
без належних на те причин.

Отже, з викладеного випливає висновок,
що позначення «Dragflow» (комбіноване) та
«Dragflow» (словесне), зареєстровані за
свідоцтвами України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, є
такими, що можуть ввести в оману
споживачів щодо особи, яка виробляє
товар або надає послугу, станом на дату
подання заявок на реєстрацію таких
позначень.

Представники ж відповідачів на
підтвердження своїх заперечень
висловлювали лише власну думку щодо
висновків експертизи, яка не
спростовує, а лише дає суб'єктивну
оцінку експертного дослідження.

Відповідно до абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону про
торговельні марки не можуть одержати
правову охорону позначення, які є
оманливими або такими, що можуть ввести
в оману щодо товару, послуги або особи,
яка виробляє товар або надає послугу.
Згідно з п. а) ч. 1 ст. 19 Закону про
торговельні марки невідповідність
зареєстрованого знака умовам надання
правової охорони може бути підставою
для визнання свідоцтва недійсним
повністю або частково в судовому
порядку.

Крім того, відповідно до п. в) ч. 1 ст. 19
Закону про торговельні марки свідоцтво
може бути визнано у судовому порядку
недійсним повністю або частково у разі
видачі свідоцтва внаслідок подання
заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до положень ст. 2 Паризької
конвенції громадяни (юридичні особи)
кожної країни Союзу користуються в
усіх інших країнах Союзу тими ж
привілеями, що надаються тепер чи
будуть надаватися згодом відповідними
законами власним громадянам (юридичним
особам), не обмежуючи при цьому прав,
спеціально передбачених Паризькою
Конвенцією.

Статтею 6-septies Паризької конвенції
встановлено, що якщо агент чи
представник того, хто є власником знака
в одній з країн Союзу, подає без дозволу
власника заявку на реєстрацію цього
знака від свого власного імені в одній
чи в декількох таких країнах, власник
має право перешкоджати реєстрації чи
вимагати її скасування або, якщо закон
країни це дозволяє, переоформлення
реєстрації на свою користь, якщо тільки
агент чи представник не подасть докази,
що виправдовують його дію. До того ж,
власник знака має право, за наявності
умов, передбачених у пункті (1),
перешкоджати використанню знака
агентом чи представником, якщо тільки
він не давав згоди на таке
використання.

Зі змісту вищенаведеної норми ст. 6-septies
Паризької конвенції випливає, що
власник торговельної марки в одній із
країн Союзу має пріоритетне право,
відносно своїх агентів та
представників, на отримання правової
охорони на торговельну марку в інших
країнах Союзу.

Доводи представників відповідача
ОСОБА_1 про те, що ЗАТ «Епос» ніколи не
було агентом або представником
позивача у розумінні положень ст. 6-septies
Паризької конвенції з посиланням на
суть комерційного посередництва
(агентської діяльності), визначеної ст.
ст. 295, 296,297 ГК України, ст. 237 ЦК України,
не спростовують обґрунтування
позивача, оскільки вказані норми
національного законодавства не
суперечать нормам Паризької конвенції.

Так, у Коментарі до Паризької конвенції
проф. Г. Боденхаузена, який є офіційним
коментарем до всіх статей Паризької
конвенції щодо практичного
застосування її положень, відносно
застосування статті 6-septies , зазначено,
що, враховуючи специфіку відносин щодо
володіння та розпорядження правами на
об'єкти інтелектуальної власності
(зокрема, на торговельні марки), поняття
«агент» чи «представник» в розумінні
статті 6-septies Паризької конвенції
необхідно розуміти як особу, яка діяла
в якості розповсюджувача виробу
(товару), на який нанесено знак
виробника (в тому числі, таким
розповсюджувачем може бути, наприклад,
дистриб'ютор виробника та ін). Дане
положення буде застосовуватись й до
тих, хто діяв в якості розповсюджувача
виробу (товару), на який нанесено знак, і
який подав заявку на реєстрацію знаку
від свого імені.

Позивач зазначав, що заявник за
заявками, за якими були видані спірні
свідоцтва України на знаки для товарів
і послуг, - «Закрите акціонерне
товариство «Епос» тривалий час до дати
подання заявок на торговельні марки за
свідоцтвами № НОМЕР_1, НОМЕР_2 було
агентом (представником) позивача в
розумінні статті 6-septies Паризької
конвенції, а, отже, заявки на
торговельні марки були подані з
порушенням прав позивача, що дає
підстави для визнання свідоцтв
недійсними повністю.

Судом встановлено, що на території
України розповсюдження продукції
позивача, маркованої торговельною
маркою «Dragflow», здійснювалось через
ексклюзивного дистриб'ютора та
офіційного представника позивача на
території України - ЗАТ «Епос».

Так, між позивачем та ЗАТ «Епос» було
укладено Контракт № 01/06-2008 від 19.06.2008
року, в якому визначалися умови
поставки позивачем товарів під
торговельною маркою «Dragflow» ЗАТ «Епос»,
про фактичне виконання сторонами
зобов'язань за яким, а саме оплату
товарів та їх поставку на територію
України, свідчать довідки про
здійснення окремих платежів ЗАТ «Епос»
на рахунок позивача протягом 2008-2009
років на загальну суму 72335, 75 ЄВРО;
інвойси (рахунки), виставлені позивачем
на ім'я ЗАТ «Епос» за поставку насосів
«Dragflow», та міжнародно-транспортні
накладні на поставку продукції «Dragflow»
на адресу ЗАТ «Епос».

Також з листування між позивачем та ЗАТ
«Епос», яке тривалий час велося
електронною поштою, що підтверджується
нотаріально засвідченими та належним
чином легалізованими роздруківками,
вбачається погодження Товариства з
тим, що воно було ексклюзивним
представником (дистриб'ютором)
позивача на території України до
березня 2010 року, а також наявність
договірних відносин по факту
просування товарів «Dragflow» на ринку
України протягом трьох років та по
факту поставки насосів «Dragflow»,
замовлених у позивача, клієнтам ЗАТ
«Епос», які за ініціативою останнього
були припинені в березні 2010 року.

Про те, що ЗАТ «Епос» тривалий час було
ексклюзивним дистриб'ютором та
офіційним представником позивача на
території України до дати подання
заявок на оспорювані торговельні марки
також свідчить зазначення цього факту
в мережі Інтернет, зокрема, на
офіційному веб-сайті ЗАТ «Епос».

Крім того, за результатами розгляду
заявки на реєстрацію знаку «Dragflow», за
якою в подальшому було видане
свідоцтво № НОМЕР_2, Установою було
повідомлено про можливу відмову в
реєстрації знаку відносно частини
товарів та послуг 7, 9, 11, 35, 37 класів МКТП,
які є такими, що можуть ввести в оману
щодо виробника товару з огляду на більш
ранню реєстрацію знаку «Dragflow»,
належного позивачу.

У мотивованій відповіді на це
повідомлення патентний повірений за
дорученням ЗАТ «Епос» стверджував, що
на день подачі заявки останній є
офіційним представником італійської
компанії Dragflow S.r.l., яка відповідним
сертифікатом від 02.05.2007 року із
зазначенням повноважень уповноважила
Товариство представляти свої інтереси
на території України, надавати
сервісні та маркетингові послуги, у
зв'язку з чим заявник безпосередньо є
ексклюзивним дистриб'ютором даного
знаку для товарі та послуг. Тому, на
думку заявника, використання
заявленого позначення щодо всіх
заявлених товарів та послуг буде
відповідати дійсності.

На підставі вищезазначених документів,
можна зробити висновок, що протягом
тривалого часу до дати подання заявок
на торговельні марки, що оспорюються,
ЗАТ «Епос» безпосередньо приймало
участь в постачанні, продажі та
просуванні продукції позивача, яка
маркована торговельною маркою «Dragflow»,
на території України.

Щодо посилання на те, що позивач не був
власником торговельної марки у
розумінні положень ст. 6-septies Паризької
конвенції, то дане твердження також є
безпідставним, оскільки позивач набув
право власності на свою торговельну
марку, як і відповідач ОСОБА_1 на свої, в
порядку передачі прав і за
законодавством Італії права та
торгівельну марку вважаються
переданими не з моменту реєстрації
факту передачі прав - 02.08.2011 року, а з
моменту фактичного вчинення таких дій
- з дати підписання Акту передачі прав
26.09.2005 року. Таким чином, на дату подання
заявок на оспірювані торгівельні марки
позивач був власником торгівельної
марки «Dragflow» на території Італії в
розумінні статті 6-septies Паризької
конвенції.

За викладених обставин реєстрація ЗАТ
«Епос» торговельних марок «Dragflow», яке
надає виключне право на їх
використання в Україні, що
перешкоджає поширенню міжнародної
реєстрації знаку позивача на
територію України, а також ввозу та
реалізації на території України
товарів під торговельною маркою
«Dragflow», що на теперішній час може бути
вчинено тільки з дозволу
правонаступника ЗАТ «Епос», є
порушенням прав позивача.

Тому суд погоджується з доводами
представника позивача, які
підтверджені наявними в матеріалах
справи доказами та протягом судового
розгляду представниками відповідачів
не спростовані.

Таким чином, правові підстави, вказані
позивачем в обґрунтування визнання
спірних свідоцтв недійсними, знайшли
своє підтвердження та є достатніми
правовими підставами для того, щоб у
позивача виникло передбачене ч.1 ст. 3
ЦПК України право на звернення до суду
за захистом прав.

Крім того, зважаючи на те, що даний спір
виник виключно у зв'язку з діями
відповідача - власника спірних
свідоцтв, суд відповідно до ст. 88 ЦПК
України покладає на нього понесені
позивачем витрати по оплаті судового
збору у розмірі 107,30 грн. та проведення
судової експертизи в розмірі 14150,40 грн.
та 15004,80 грн.

Керуючись ст. 495, 499 ЦК України, Законом
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг», ст.ст. 3-4, 10-11, 57-61, 88, 169,
209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов Дрегфлоу еС.Ер.еЛ. до Державної
служби інтелектуальної власності
України, ОСОБА_1 про визнання повністю
недійсним свідоцтв України на знаки
для товарів та послуг задовольнити.

Визнати свідоцтва України №№ НОМЕР_1,
НОМЕР_2 від 10.01.2011 року та 10.03.2011 року на
знак для товарів і послуг «Dragflow»
недійсними повністю.

Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг стосовно визнання свідоцтв
України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 на знак для
товарів і послуг «Dragflow» недійсними
повністю та здійснити публікацію про
це в офіційному бюлетені «Промислова
власність».

Стягнути зі ОСОБА_1 на користь Дрегфлоу
еС.Ер.еЛ. судові витрати, пов'язані з
проведення судової експертизи, в сумі
14150,40 грн. та 15004,80 грн., а також витрати
по оплаті судового збору - 107,30 грн.

Рішення може бути оскаржено до
Апеляційного суду м. Києва через
Солом'янський районний суд м. Києва
протягом десяти днів з дня його
проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не
були присутні у судовому засіданні під
час проголошення рішення, можуть
подати апеляційну скаргу протягом
десяти днів з дня отримання копії
рішення.

Суддя: