Справа № 2-4829/12 Головуючий у І інстанції Волчко А.Я.
Провадження № 22-ц/780/6094/13 Доповідач у 2 інстанції Голуб
Категорія 26 25.11.2013
УХВАЛА

20 листопада 2013 року м.Київ

Колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого судді Голуб С.А.

суддів Приходько К.П.,Таргоній Д.О.

при секретарі Дмитренко Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні апеляційного суду Київської області цивільну справу за апеляційними скаргами ОСОБА_1 та ОСОБА_2, ОСОБА_3 на рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 березня 2013 року у справі за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «Астрафарм» про розірвання договору, стягнення заборгованості, пені та збитків ,

в с т а н о в и л а:

У грудні 2012 року ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2 звернулися до суду із зазначеним позовом, посилаючись на те, що вони є співвласниками знака для товарів і послуг БИФАЦИЛ, що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 15 червня 2004 року, рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 12 серпня 2008 року. 03 січня 2012 року позивачі уклали з товариством з обмеженою відповідальністю Астрафарм (далі ТОВ Астрафарм) ліцензійний договір про надання дозволу на використання Знака для товарів і послуг, за умовами якого ліцензіарі (позивачі) надали за винагороду ліцензіату (відповідачу) ліцензію на використання Товарного Знака при виготовленні та/або продажу товару ліцензіатом від власного імені, а саме знаку для товарів і послуг БІФАЦИЛ. За права, отримані по цьому договору, ліцензіат повинен сплачувати ліцензіарам винагороду у вигляді роялті, розмір яких встановлюється в протоколах (додатках до договору) за кожний звітний період. У разі прострочення ліцензіатом виконання своїх обовязків по сплаті винагороди ліцензіарам, ліцензіат повинен сплатити пеню (неустойку) в розмірі 0,5 процентів від суми заборгованості. Позивачі зазначають, що свої зобовязання за договором виконують сумлінно, однак відповідач, здійснюючи виробництво, збереження і продаж препарату БИФАЦИЛ не сплачує позивачам винагороду ліцензіара роялті, що є істотним порушенням умов договору. Ураховуючи викладене, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2 просили задовольнити їх позовні вимоги і розірвати ліцензійний договір про надання дозволу на використання Знака для товарів і послуг від 03 січня 2012 року у звязку з істотним порушенням його умов відповідачем, стягнути з ТОВ Астрафарм на їх користь 174144 грн. 29 коп. у рахунок стягнення заборгованості з виплати роялті, 140506 грн. 63 коп. у рахунок сплати пені, а також 4178740 грн. 40 коп. у рахунок відшкодування упущеної вигоди та судові витрати.

Рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 березня 2013 року, у задоволенні позову відмовлено.

Позивачі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 оскаржили рішення суду в апеляційному порядку.

Зокрема позивачі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не погоджуються із рішенням суду в тій частині, що суд визнав знак для товарів і послуг «БІФАЦИЛ» предметом Ліцензійного договору, хоча він є не предметом, а об»єктом договору, однозначно визначеним у його преамбулі. Нез»ясування цієї обставини призвело до неправильного висновку суду він визнав предмет Лійцензійного договору і сам договір нікчемним, а позов таким, що не підлягає задоволенню. Позивачі вважають, що предметом договору є права на використання об»єкта інтелектуальної власності знака для товарів і послуг.

Також не погоджуються із встановленою судом обставиною щодо того, що використання сторонами в Ліцензійному договорі слова «Біфацил» для позначення об»єкта договору поруч з його реквізитами не тотжне використанню слова «БИФАЦИЛ» із такими реквізитами охоронного документа. Звертають увагу апеляційного суду на докази, які спростовують такі висновки суду першої інстанції, а саме на те, що в інструкціях до препаратів, копії яких досліджував суд, зазначено російський і український варіант написання цього слова, тобто «БИФАЦИЛ» та «БІФАЦИЛ».

Також наголошують на тому, що у Ліцензійному договорі чітко вказані реквізити охоронного документа, який засвідчує право власності на Знак, а тому відсутні будь-які сумніви у тому, права на використання якого саме знака надані за Ліцензійним договором. Той факт, що Ліцензійний договір стосується саме знака для товарів і послуг відповідно до свідоцтва № 40727 від 15.06.20004 р. ніколи не заперечувався і відповідачем, зокрема в суді. На думку позивачів описана вище невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи призвела до неправильного застосування судом норм матеріального права при прийнятті рішення. Вважають, що суд застосувавши ст. 492 ЦК України, не застосував норми спеціального закону Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме абз.5ч.4 ст. 16, які містять конкретний перелік дій, що визнаються використанням знаків для товарів і послуг, можливих форм використання знаків та прав власників свідоцтв.

ОСОБА_3 у своїй апеляційній скарзі зазначає, що судом неповно з»ясовані наступні обставини: чи мав ліцензійний договір № 12/12 посилання на номер свідоцтва України, дату реєстрації та публікації інформації щодо реєстрації знаку «БИФАЦИЛ»; чи були між сторонами у справі інші договори, попередні домовленості, мала місце подальша поведінка, що свідчила б про взаємовідносини сторін з приводу використання препарату «БИФАЦИЛ», чи може факт часткової оплати відповідачем коштів одному з позивачів по договору вважатись виконанням відповідачем умов договору, чи є схожим знак «БИФАЦИЛ» до позначення «БІФАЦИЛ» і чи вважається знак «БИФАЦИЛ» використаним під час укладання та дії ліцензійного договору з огляду на положення абз.5 ч.4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»?

Крім того, на думку ОСОБА_3 суд першої інстанції не застосував, але повинен був застосувати до спірних праввідносин ст.ст. 637, 213 ЦК України щодо тлумачення змісту правочину.

Позивачі просять рішення суду першої інстанції скасувати і ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити у повному обсязі.

Ухвалою Апеляційного суду Київської області від 04 червня 2013 року апеляційні скарги були відхилені, а рішення суду першої інстанції від 28 березня 2013 року залишене без змін.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 11 вересня 2013 року задоволена частково касаційна скарга представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ОСОБА_4 , ухвала Апеляційного суду Київської області від 04 червня 2013 року скасована і справа передана на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Зокрема касаційним судом було зазначено, що вирішуючи спір та визначаючи, що позивачами не доведено, що знак для товарів і послуг «БІФАЦИЛ», який є предметом ліцензійного договору, є їх власністю, суд апеляційної інстанції не врахував положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не з»ясував, чи змінився знак в цілому при зміні в ньому однієї лише літери . Судом апеляційної інстанції в порушення норм процессуального права не роз»яснено позивачам їх право заявляти клопотання про проведення експертизи для з»ясування питання, чи є знак для тварів і послуг «БИФАЦИЛ» тотожним знаку для товарів і послуг «БІФАЦИЛ».Також суд апеляційної інстанції не врахував, що нікчемність ліцензійного договору не була предметом спору між сторонами.

В судовому засіданні представник відповідача, посилаючись на ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 11 вересня 2013 року заявив клопотання про призначення експертизи об»єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг «БИФАЦИЛ» (свідоцтво № 40727 від 15 червня 2004 року) тотожним знаку для товарів і послуг «БІФАЦИЛ»?

2) Чи змінився в цілому знак «БИФАЦИЛ» при зміні в ньому лише однієї літери «И» на літеру «І»?

Проведення експертизи просив доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, поклавши обов»язок оплатити експертизу на відповідача.

Представник позивачів заперечував проти призначення експертизи, посилаючись на те, що така експертиза не стосується предмета позову.

Судова колегія вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для з»ясування вказаних обставин справи необхідні спеціальні знання.

Керуючись ст.ст. 143,144 ЦПК України, судова колегія

У Х В А Л И Л А:

Задовольнити клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Астрафарм» і призначити в даній справі експертизу об»єктів інтелектуальної власності на вирішення якої поставити питання:

1) Чи є знак для тварів і послуг «БИФАЦИЛ» (свідоцтво №40727 від 15 червня 2004 року) тотожним знаку для товарів і послуг «БІФАЦИЛ»?

2) Чи змінився в цілому знак «БИФАЦИЛ» при зміні в ньому лише однієї літери «И» на літеру «І» ?

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

Оплату експертизи покласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Астрафарм».

Провадження у справі зупинити до отримання висновків експерта.

Надіслати в розпорядження експертів цивільну справу № 22ц/780/6094/13.

Ухвала набирає законної сил из моменту проголошення і може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі до суду касаційної інстанції.

Судді: Голуб С.А.

ОСОБА_5

ОСОБА_6