Справа № 2-4886/11
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2011 року Соломянський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Калініченко О.Б.

при секретарі - Войцеховській М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Закритое акціонерноє общєство Мідвест інтерпрайзес м(Закрытое акционерное общество Мидвест интерпрайзес м) до Державної служби інтелектуальної власності, ОСОБА_1 про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач 16.06.2011 року звернувся з позовною заявою, в якій просив достроково припинити дію свідоцтва № 33266 України на знак для товарів та послуг МАТРЕШКА, що зареєстроване на ім'я ОСОБА_1, повністю та зобовязати Державну службу інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 33266 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність.

В обґрунтування звернення до суду позивач посилався на те, що, будучи власником ряду міжнародних реєстрацій торговельних марок МАТРЕШКА, HKA, МАТРЕШКИНА, під якими надає послуги громадського харчування та виробляє алкогольні та безалкогольні напої, з наміром здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем алкогольних напоїв і в Україні, 07.09.2009 року подав заявку на поширення знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1024718 на території України відносно товарів 32, 33, 43 класу МКТП. Однак 20.10.2010 року отримав відмову у звязку з реєстрацією 15.07.2003 року знаку для товарів та послуг МАТРЕШКАза свідоцтвом України № 33266 на ім'я відповідача ОСОБА_1 щодо товарів 32, 33, 35 класів МКТП.

Позивач зазначав, що періодично проводить моніторинг на наявність в Україні товарних знаків, схожих та/або ідентичних його торговим маркам. Проте, в ході проведення 02.06.2011 року моніторингу позивач виявив також те, що даний товарний знак, принаймні, з 10.04.2007 року не використовується взагалі в Україні власником свідоцтва на вказаний знак, оскільки товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 33266, власником або під його контролем не вироблялися, не ліцензувалися і не продавалися на території України. Отже, власник свідоцтва без поважних причин не використовував в Україні вказану торговельну марку протягом останніх трьох років.

Таким чином, на думку позивача, дія свідоцтва № 33266 на товарний знак МАТРЕШКА, власником якого є ОСОБА_1, в Україні є єдиною перешкодою для реалізації позивачем своїх прав щодо подальшого розвитку компанії та подальшої реєстрації будь-якого з варіантів позначення МАТРЕШКА. На думку позивача, реєстрація знака для товарів і послуг МАТРЕШКАна імя відповідача ОСОБА_1 була заздалегідь недобросовісною.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав та просив задовольнити його у повному обсязі, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що спірне свідоцтво України №33266 на знак для товарів та послуг МАТРЕШКА підлягає достроковому припиненню повністю відповідно до ст. 18 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, оскільки це позначення як торговельна марка власником свідоцтва не використовується в Україні протягом більше, ніж три роки з 10.04.2007 року, на підтвердження чого надав відповідні докази.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності надав суду письмові заперечення проти позову, в яких зазначив, що свідоцтво України №33266 на знак для товарів і послуг МАТРЕШКА було видано у відповідності до вимог чинного законодавства і порушень з боку Державної служби немає.

Вказував, що Положенням про Державну службу визначена компетенція щодо здійснення державної реєстрації та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності та видачі в установленому порядку охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, але не передбачена компетенція щодо здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

Однак в разі припинення за рішенням суду дії оспорюваного свідоцтва внаслідок вирішення спору це може вплинути на обов'язок служби щодо внесення змін до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відомостей про припинення дії свідоцтва в офіційному бюлетені Промислова власність.

Також просив врахувати, що даний спір виник виключно у звязку з діями власника свідоцтва, тому просив в разі задоволення позову судові витрати покласти саме на нього.

Зазначав, що, оскільки згідно зі ст. 17 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послугвласник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва, то позивач має доводити факт невикористання на території України спірної торговельної марки, а власник свідоцтва має довести факт її використання. При цьому звертав увагу, що, на його думку, представником позивача не доведено належними доказами невикористання спірного знаку.

Відповідач ОСОБА_1 належним чином повідомлявся про розгляд справи, в судове засідання не з'явився, представника не направив, про поважність причини неявки в судове засідання суд не сповістив та пояснень по суті позову не надав. За таких обставин суд вважає можливим розглянути справу у відсутність відповідача на підставі наявних у справі доказів, оскільки в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін і неявка відповідача, який належним чином був повідомлявся про час і місце розгляду справи та заінтересованості в участі у розгляді справи не виявив, не перешкоджає всебічному дослідженню обставин справи та винесенню судом законного та обґрунтованого рішення.

Суд, вислухавши пояснення представника позивача та представника відповідача Державної служби інтелектуальної власності, дослідивши і проаналізувавши матеріали справи, оцінивши зібрані за справою докази, приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог та про задоволення позовної заяви в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Статтею 17 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послугна власника свідоцтва покладений обовязок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Судом встановлено, що позивач - компанія ЗАКРИТОЕ АКЦІОНЕРНОЄ ОБЩЄСТВО МІДВЕСТ ІНТЕРПРАЙЗЕС М, представництва якої знаходяться у декількох країнах світу, була заснована в 2002 році і вже більше 9 років займається виробництвом алкогольних і безалкогольних напоїв і надає послуги громадського харчування.

Так, позивач як власник таких міжнародних реєстрацій: № 820280 (МАТРЕШКА) для товарів 32 (пиво; мінеральні води (напої); газовані води та інших безалкогольних напоїв, фруктових соків, сиропів для напоїв, продуктів для виробництва напоїв), 33 (алкогольні напої (крім пива)), 43 (послуги громадського харчування) класів МКТП з пріоритетом RU, 25.03.2002 року, № 209966 (дата реєстрації 20.10.2003 року), № 1024718 (IOSHKA) для товарів 32, 33, 43 класів МКТП а також № 793311 (МАТРЕШКИНА) для товарів 33 класу МКТП (дата реєстрації 26.07.2002 року) є компанією, яка вже багато років відома виробництвом своєї продукції під торговельною маркою МАТРЕШКА, які постачаються до багатьох країн, у тому числі й до України та набули широкої відомості та популярності завдяки високій якості виробленої продукції та певному стилю продажу, етикетки.

Компанія відома різноманітністю алкогольної продукції, що виробляється під торговими марками: , Коньяк Киновский, Коньяк ОСОБА_2, Коньяк А.Бержерак, Водка Катюша, Настойка Клюква на коньяке, Настойка Рябина на коньякета інших.

Реклама щодо продукції компанії позивача, а саме товарів під торговою маркою МАТРЕШКА, розміщується в таких засобах масової інформації як телебачення, радіо, друкованих виданнях а також в мережі Інтернет. Про відомість та популярність торговельної марки МАТРЕШКАкомпанії ЗАКРИТОЕ АКЦІОНЕРНОЄ ОБЩЄСТВО МІДВЕСТ ІНТЕРПРАЙЗЕС Мтакож свідчать дані, які містяться в мережі Інтернет на сайті компанії http://www.vodkamatreshka.com/ щодо її торгової марки МАТРЕШКАв світі.

Також на вказаному сайті можна знайти й повний перелік торгових марок, які використовуються для маркування продукції компанії та асоціюють позначення МАТРЕШКАіз відомим у всьому світі російським алкогольним продуктом Водка МАТРЕШКАкомпанії позивача.

Виходячи з викладеного, позивач має намір здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем алкогольних напоїв і в Україні, у звязку з чим 07.09.2009 року подав міжнародну заявку про поширення знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1024718 TRIOSHKAщодо товарів 32, 33, 43 класу МКТП на території України. Однак 20.10.2010 року міжнародним бюро ВОІВ було надіслано попередню повну відмову в реєстрації на підставі раніше зареєстрованого знаку за свідоцтвом України № 33266, виданим на імя відповідача ОСОБА_1, оскільки заявлене позначення є схожим до ступеню змішування з товарним знаком за спірним свідоцтвом, якому раніше була надана правова охорона на території України відносно однорідних товарів та послуг.

Так, з офіційної інформації з сайту Державного підприємства Український інститут промислової власності та виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг вбачається, що в Україні 15.07.2003 року було видано свідоцтво на знак для товарів та послуг МАТРЕШКА№ 33266 на ім'я відповідача ОСОБА_1 у відношенні товарів 32 (пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої;фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу), 33 (алкогольні напої (крім пива(; всі товари, що включені до 33 класу), 35 (реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу) класів МКТП.

Разом з тим, в ході проведення 02.06.2011 року моніторингу позивачем виявлено, що даний товарний знак не використовується взагалі в Україні власником свідоцтва на вищезазначений знак.

Таким чином, реєстрація спірного знаку, який не використовується його власником, створює реальне перешкоджання правам компанії позивача щодо подальшого розвитку компанії та подальшої реєстрації будь-якого з варіантів позначення МАТРЕШКА, враховуючи первісну повну відмову в реєстрації знаку для товарів і послуг , термін подання вмотивованої відповіді на яку спливав 19.07.2011 року, але був призупинений лише у звязку з розглядом даної справи.

Відповідно до ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак, при цьому власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва (ст. 17 Закону). При цьому використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Виходячи з приведеної норми Закону, обовязок доведення факту використання зареєстрованого знаку покладається на власника свідоцтва.

Однак, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, п. 4 ст. 18 Закону будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Таким чином, для дострокового припинення дії свідоцтва на знак внаслідок невикористання останнього необхідна наявність таких умов: невикористання знаку протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації; невикористання знаку відносно наведених у свідоцтві товарів та послуг на дату подання позову; відсутність поважних причин невикористання знака його власником. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Позивач стверджував, що торговельна марка МАТРЕШКАза свідоцтвом України № 33266 не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо товарів та послуг 32, 33, 35 класів МКТП. Невикористання власником свідоцтва № 33266 на знак для товарів та послуг МАТРЕШКА позначення протягом більше трьох років підтверджується наступним.

Позивачем було проведено дослідження щодо товарів, які пропонуються в Україні до реалізації в магазинах, на ринках та через мережу Інтернет, але будь-яких товарів зокрема, товарів класу 32, 33 а також послуг, зазначених у 35 (реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство та інші споріднені послуги 35 класу) класі, маркованих позначенням МАТРЕШКАта вироблених власником знаку чи іншої особою під його контролем або пропонування їх до продажу, виявлено в Україні не було.

Так, зі змісту листа Державної митної служби від 18/05/2011 за вих. № 16/2-16.5/102 вбачається, що правовласник торговельної марки МАТРЕШКАабо його представник не зверталися до державної митної служби із заявою про сприяння захисту майнових прав на обєкт права інтелектуальної власності та включення марки до митного реєстру.

Згідно з відомостями, що містяться в листах № 2409 від 18.05.2011 року та № 141 від 04.05.2011 року таких крупних торговельних мереж Україні як ТОВ Метро кеш енд ОСОБА_3 ТОВ АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ, останніми не здійснювався продаж або пропонування до продажу продукції під торговельною маркою МАТРЕШКА.

За проведеним на телебаченні, радіо, друкованих засобах масової інформації моніторингом реклами товарів під торгівельною маркою МАТРЕШКАу засобах масової інформації України відповідно до довідки ДП Моніторинг ЗМІ Українивід 02.06.2011 року № 21 в період з 01.01.2008 року до 01.06.2011 року товари під торговельною маркою МАТРЕШКАне рекламувались.

Частиною 3 ст. 8 Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробівпередбачено, що одночасно з видачею ліцензії орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, видає субєкту господарювання додаток до ліцензії, який містить перелік видів спиртів та алкогольних напоїв, які вправі виробляти субєкт господарювання, а також перелік знаків для товарів і послуг, які субєкт господарювання може використовувати у виробництві алкогольних напоїв на підставі прав власності на знаки для товарів і послуг, або на підставі рішень про прийняття заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг (на період до видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг), або на підставі дозволів інших власників знаків для товарів і послуг (якщо такі знаки зареєстровані після введення в дію цього Закону).

Між тим, оскільки у переліку товарів для використання торгової марки МАТРЕШКАза свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 33266 зазначені алкогольні напої, то ця діяльність має бути ліцензована Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України. Однак, як випливає з листа від 16.05.2011 року №2984/32-0315 Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України, ліцензія та додатки до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв торговельної марки МАТРЕШКАпротягом 2008-2011 років не видавались.

Крім того, бібліографічні дані щодо дії свідоцтва № 33266 в Україні не містять відомостей щодо видачі ліцензії власником свідоцтва на використання торгової марки МАТРЕШКАіншим особам. Таким чином, знак шляхом видачі ліцензії на використання знака іншим особам також не використовувався.

Отже, відсутність будь-яких відомостей про виробництво товарів власником свідоцтва України на знак для товарів і МАТРЕШКАвласником свідоцтва також свідчить про невикористання торгового знаку за свідоцтвом № 33266 повністю на протязі більше трьох років.

Таким чином, не зафіксовано нанесення знаку на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Вищевикладене свідчить про те, що знак для товарів та послуг МАТРЕШКАза свідоцтвом № 33266 жодним чином не використовується ОСОБА_1 в Україні щодо заявлених товарів вже більше трьох років, а саме з 10.04.2007 року по сьогоднішній час.

Згідно з Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послугвикористанням знаку є також застосування знаку в рекламі та в мережі Інтернет. Проте доменних імен в Україні із використанням позначення МАТРЕШКАна сайті реєстратора доменних імен станом на 31.05.2011 року не зареєстровано, а також відсутні дані про діяльність власника свідоцтва № 33266 в мережі Інтернет щодо пропонування для продажу товарів чи надання послуг, що є додатковим доказом невикористання вказаного знаку.

Також слід зазначити, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково за умови, що власник свідоцтва не зазначить, поважні причини такого невикористання (п. 4 ст. 18 Закону). Такими поважними причинами, зокрема, є обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів та послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Тобто зазначеною нормою Закону обовязок доведення факту використання зареєстрованого знака або доведення поважних причин його невикористання покладається на власника свідоцтва.

Проте матеріали справи не містять жодного доказу наявності на ринку України товарів та послуг, для яких зареєстрований спірний знак, тобто здійснення дій, які визнавалися і визнаються використанням торговельної марки МАТРЕШКАдля товарів та послуг 32, 33, 35 класів МКТП, а також відсутні і відомості про поважні причини його невикористання до цієї дати та більше ніж протягом трьох останніх років.

Отже, власником знаку не вчинено жодної юридично значимої дії щодо використання майнових прав інтелектуальної власності за спірним свідоцтвом, а за умови невикористання на Україні спірного знака для товарів і послуг дія останнього є перешкодою для реалізації прав позивача щодо подальшої реєстрації ним на своє імя заявленої ним торговельної марки щодо товарів 32, 33 класу МКТП.

При цьому, враховуючи те, що преважна кількість послуг 35 класу МКТП зазвичай використовується постійно реальними виробниками у господарській діяльності майже всіх товарів у всіх класах МКТП, то при виробництві товарів 32 і 33 класів МКТП використовується зазвичай переважна кількість послуг 35 класу МКТП. Виходячи з цього, у світовій практиці прийнято вважати послуги 35 класу саме спорідненими товарам 32 і 33 класів МКТП, тому суд вважає, що позивачем аргументовано заявлено вимоги про повне дострокове припинення дії спірного свідоцтва, що адекватно відповідає захисту його порушеного права.

Судом також враховано, що з відомостей баз даних Укрпатенту відносно оспарюваного знаку для товарів і послуг МАТРЕШКАвипливає, що не було сплачено збір, який відповідач повинен був сплатити не пізніше 28.05.2011 року, для продовження дії свідоцтва, а відповідно до ст. 18 Закону України Про охорону прав на винаходи та корисні моделідія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

Разом з тим, станом на час розгляду спірне свідоцтво є чинним, тобто з державного реєстру не виключене. Крім того, як випливає з цієї норми Закону, збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку, тобто в даному випадку кінцевий строк 29.11.2011 року. При цьому норма ст. 22 Закону надає право повторної реєстрації знаку, оскільки ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із п. 1-3 ст. 18 цього Закону.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог та наявність законних підстав для їх повного задоволення.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України суд, зважаючи на те, що даний спір виник виключно у звязку з діями відповідача - правовласника, оскільки Державна служба інтелектуальної власності не уповноважена на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, то покладає на нього понесені позивачем судові витрати.

Керуючись ст.ст. 492-494, 497 ЦК України, Законом України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг, ст.ст. 3-4, 10, -11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Достроково повністю припинити дію свідоцтва України № 33266 на знак для товарів та послуг МАТРЕШКА, що зареєстроване 15.07.2003 року на ім'я ОСОБА_1.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України № 33266 на знак для товарів та послуг МАТРЕШКАповністю та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Промислова власність.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Закритого акціонерного общєства Мідвест інтерпрайзес м8,50 грн. державного мита та 37 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом'янський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

Суддя: