Справа № 2а-2687/11/2670
Суддя: Пилипенко О.Є.
Дата ухвалення: 2017-05-30 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Справа: № 2а-2687/11/2670 Головуючий у 1-й інстанції: Келеберда В.І.
Суддя-доповідач: Пилипенко О.Є.
ПОСТАНОВА

Іменем України

30 травня 2017 року м. Київ

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого судді - Пилипенко О.Є.

суддів - Глущенко Я.Б. та Шелест С.Б.,

при секретарі - Грабовській Т.О.,

за участю представників

третьої особи: - ОСОБА_5. та ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 березня 2017 року у справі за адміністративним позовом Колективного науково-впроваджувального малого підприємства «Існа» до Державної служби інтелектуальної власності, третя особа: Закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця», про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И Л А:

У лютому 2011 року позивач - Колективне науково-впроваджувальне мале підприємство «ІСНА» (далі - КНВМП «ІСНА») звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця», у якій просив:

визнати протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності вих. № 1861/з від 25.01.2011, прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11.08.2010 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності повторно розглянути питання щодо реєстрації знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 відповідно до вимог норм чинного законодавства України.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 квітня 2011 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 25 січня 2012 року, в задоволенні позовних вимог повністю відмовлено.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 18 червня 2013 року касаційну скаргу КНВМП «ІСНА» задоволено; постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 квітня 2011 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 25 січня 2012 року скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час розгляду справи в суді першої інстанції після направлення її на новий розгляд, позивачем 21.08.2013 було збільшено розмір позовних вимог, зокрема, останній просив, з-поміж іншого:

визнати протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію знака від 22.08.2011 № НОМЕР_1;

визнати недійсним свідоцтво України НОМЕР_2 від 25.10.2011.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2015 року позовну заяву КНВМП «ІСНА» в частині позовних вимог щодо визнання протиправним та скасування рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію знака від 22.08.2011 № НОМЕР_1 та визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 від 25.10.2011 залишено без розгляду.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2015 року в задоволенні позовних вимог повністю відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 30 квітня 2015 року апеляційну скаргу КНВМП «ІСНА» задоволено частково; ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2015 року про залишення позовної заяви в частині без розгляду скасовано; адміністративну справу в частині позовних вимог про визнання протиправним та скасування рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України про реєстрацію знака від 22.08.2011 № НОМЕР_1 та про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 від 25.10.2011 направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 30 квітня 2015 року апеляційну скаргу КНВМП «ІСНА» задоволено; постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2015 року скасовано та прийнято нову постанову, якою адміністративний позов задоволено повністю: визнано протиправним та скасовано рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України № 1861/з від 25.01.2011, прийнятого за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11.08.2010 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України повторно розглянути питання щодо реєстрації знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою КНВМП «ІСНА» № m 2010 12450 від 11.08.2010.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 26 квітня 2016 року касаційні скарги Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» та Державної служби інтелектуальної власності України задоволено; постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2015 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30 квітня 2015 року скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час розгляду справи в суді першої інстанції після направлення її на новий розгляд, позивачем 11.01.2017 були уточнені позовні вимоги у справі № 2а-2687/11/2670, зокрема, останній просив:

визнати протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності вих. № 1861/з від 25.01.2011, прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11.08.2010 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності зареєструвати знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 відповідно до вимог норм чинного законодавства України;

визнати протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію знака від 22.08.2011 № НОМЕР_1;

визнати недійсним свідоцтво України НОМЕР_2 від 25.10.2011 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрований для товарів 1 класу МКТП.

В подальшому, 31.01.2017 позивачем додатково були уточнені позовні вимоги, зокрема останній просив:

визнати протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності вих. № 1861/з від 25.01.2011, прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11.08.2010 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

визнати за КНВМП «ІСНА» право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за заявою № m 2010 12450 від 11.08.2010 для всіх заявлених товарів 1 класу МКТП;

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності зареєструвати знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 відповідно до вимог норм чинного законодавства України;

визнати протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію знака від 22.08.2011 № НОМЕР_1;

визнати недійсним свідоцтво України НОМЕР_2 від 25.10.2011 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрований для товарів 1 класу МКТП.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 02 березня 2017 року об'єднано до спільного розгляду і вирішення адміністративної справи № 2а-2687/11/2670 (вх. № 7372) та № 2а-2687/11/2670 (вх. № 10025).

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 березня 2017 року позовні вимоги задоволено частково: визнано протиправним та скасовано рішення Державної служби інтелектуальної власності вих. № 1861/з від 25.01.2011, прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11.08.2010 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності зареєструвати знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 відповідно до вимог норм чинного законодавства України; визнано протиправним та скасовано рішення Державної служби інтелектуальної власності про реєстрацію знака від 22.08.2011 № НОМЕР_1; визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_2 від 25.10.2011; в задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із прийнятим судовим рішенням Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ПрАТ «ФФ «Дарниця») подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану постанову та прийняти нове рішення, яким в задоволені позовних вимог відмовити повністю. Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що судом першої інстанції при постановленні оскаржуваного рішення неповно з'ясовано обставини справи, які мають істотне значення для правильного вирішення спору.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників осіб, які беруть участь у справі, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає необхідним апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» - задовольнити, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 березня 2017 року - скасувати, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КАС України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин у адміністративній справі, підтверджених такими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

У відповідності до ст. 202 КАС України суд апеляційної інстанції скасовує рішення суду першої інстанції та ухвалює нове якщо встановить, що судом неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

Приймаючи рішення про часткове задоволення позовних вимог суд першої інстанції виходив з того, що хімічна речовина (хімічний продукт товару 1 класу МКТП) - ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до структури має назву бензилдиметил[3-(міристоіламіно)пропіл]амонійхлорид, моногідрат [Мирамистин /Временная фармакопейная статья / ВФС 42-2047-91 //Фармкомитет МОЗ СССР у вигляді речовини «ІНФОРМАЦІЯ_1-сирець» до дати 09.09.2010 р. подання заявки № m 2010 13908. Зазначена хімічна сполука С2бН47СШ20 має CAS Number 15809-19-5 - «термин, не имеющий однозначного перевода на русский язык. Это уникальный численный идентификатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service».

Крім того, до 09.09.2010 (дата подання заявки № m 2010 13908) споживачі та заявник по цій заявці знали про наявність на ринку України товару 1 класу МКТП-хімічної речовини ІНФОРМАЦІЯ_1 (бензилдиметил[3-(міристоіламіно)пропіл]амонійхлорид, моногідрат) виробництва КНВМП «ІСНА» за Ліцензійною угодою.

В дев'ятій редакції МКТП, яка набула чинності 01 січня 2007 року: 1 клас включає в себе хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби.

До 5 класу МКТП належать фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди.

Тобто, названі товари є різними як за своїми властивостями, так і за призначенням, а відтак реєстрація товарного знаку на товари 1 класу не може ввести в оману споживачів товару 5 класу.

З підстав зазначеного, суд першої інстанції дійшов висновку, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 2010 12450 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є таким, що станом на 11.08.2010 - дату подання вказаної заявки, набуло розрізняльної здатності для всіх товарів 1 класу МКТП - отже, позначення за заявкою № m 2010 12450 відповідає умовам надання правової охорони в силу ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що вказує на необґрунтованість оскаржуваного рішення № 1861/з від 25.01.2011 та є підставою для його скасування.

Також, суд першої інстанції дійшов висновку про наявність підстав для зобов'язання відповідача провести реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010.

Також, суд першої інстанції дійшов висновку про наявність підстав для визнання протиправним та скасування рішення від 22.08.2011 № НОМЕР_1 та, як наслідок, - визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 від 25.10.2011.

Разом з тим, на переконання суду першої інстанції, позов в частині визнання за КНВМП «ІСНА» право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 для всіх заявлених товарів 1 класу МКТП не підлягає задоволенню, оскільки визнання прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг виходить за межі юрисдикції адміністративного суду.

Колегія суддів не погоджується із такими висновками суду першої інстанції, виходячи з наступного.

Як встановлено судом та вбачається з наявних матеріалів справи, Закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (наразі - ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця») є власником свідоцтв України: № 11846 від 30 квітня 1999 року на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4 для товарів і послуг 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, мазі лікувальні для фармацевтичних потреб; НОМЕР_3 від 17 квітня 2006 року на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, 16 класу, та 35 класу МКТП; НОМЕР_4 від 17 квітня 2006 року на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, 16 класу, та 35 класу МКТП; НОМЕР_5 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг «Мирамістин - чистий секс без перешкод» для товарів і послуг 35 класу МКТП; НОМЕР_6 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комбіноване) для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, хіміко-фармацевтичні препарати, хімічні препарати на лікарські потреби; № НОМЕР_7 від 10 березня 2009 року на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комбіноване) для товарів і послуг 3 класу МКТП; НОМЕР_2 від 25 жовтня 2011 року на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів і послуг 1 класу МКТП.

Матеріалами справи підтверджується, що 11 серпня 2010 року КНВМП «ІСНА» подало до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (надалі за текстом - «Укрпатент») заявку № m 2010 12450 про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, у якій завило про реєстрацію права на словесний знак, що складається зі слова «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаного стандартним кириличним шрифтом заголовними літерами.

Названу заявку позивачем подано щодо товарів 01 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): солі амонію; домішки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); емульгатори; консерванти (хімічні) для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи (хімічні препарати); поверхневоактивні хімічні речовини; хімікати промислові; протигрибкові засоби (фунгіциди) (домішки хімічні до -); хлоргідрати.

Листом вих. № 1704 від 08 жовтня 2010 року патентний повірений, що діяв від імені ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», направив до відділу кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг заперечення, у якому зазначав, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, з огляду на те, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

29 листопада 2010 року за вих. № 48823/3 Укрпатент надіслав позивачеві повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака у зв'язку з тим, що заявлене словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»: є таким, що може ввести в оману щодо товару (належність його іншій особі); є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» щодо споріднених товарів 03 класу; є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками ІНФОРМАЦІЯ_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1», ІНФОРМАЦІЯ_3 та комбінованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» щодо споріднених товарів 05 класу. Заявлені товари 01 класу МКТП є або можуть бути складовою до вищезазначених товарів 03 та 05 класів, тобто є спорідненими.

25 січня 2011 року Укрпатент надав висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.

Згідно із цим висновком, заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки заявлене словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»: є оманливим для товарів 01 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) «ІНФОРМАЦІЯ_1-сирець», призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1»; для товарів 01 класу, які є складовими субстанції «ІНФОРМАЦІЯ_1-сирець» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (свідоцтво НОМЕР_6 від 26 жовтня 2009 року) щодо споріднених товарів 05 класу; для заявлених товарів 01 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками ІНФОРМАЦІЯ_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (свідоцтва: № 11846 від 30 квітня 1999 року, НОМЕР_4 від 17 квітня 2006 року, НОМЕР_3 від 17 квітня 2006 року) щодо споріднених товарів 05 класу.

Рішенням від 25 січня 2011 року № 1861/з позивачу відмовлено в реєстрації цього знака. Висновок мотивований тим, що: 1) заявлене словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є оманливим для товарів 01 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) «ІНФОРМАЦІЯ_1-сирець», призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1»; 2) для товарів 01 класу, які є складовими субстанції «ІНФОРМАЦІЯ_1-сирець» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» щодо споріднених товарів 05 класу; 3) для заявлених товарів 01 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками ІНФОРМАЦІЯ_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» щодо споріднених товарів 05 класу.

Не погоджуючись з таким рішенням відповідача, позивач звернувся до адміністративного суду.

У той же час, як вбачається з матеріалів справи, під час розгляду справи в суді першої інстанції вперше, відповідачем на ім'я третьої особи був зареєстрований знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.10.2011 для товарів 1 класу МКТП: солі амонію; хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; бактеріологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; домішки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); емульгатори; консерванти (хімічні) для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи (хімічні препарати); поверхневоактивні речовини; промислові хімікати; солі (хімічні препарати); хімічні препарати наукового призначення, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хлор гідрати (заявка № m 2010 13908 від 09.09.2010. Рішення про реєстрацію знака від 22.08.2011 № НОМЕР_1.

Не погоджуючись з вказаними вище рішеннями відповідача, позивач під час розгляду справи в суді першої інстанції збільшив та уточнив позовні вимоги.

Обговорюючи правомірність вимог апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» до лікарських засобів належать: АФІ, продукція «in bulk»; готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

Таким чином, до лікарських засобів відносяться не тільки готові до вживання лікарські засоби, але і продукція «in bulk» та активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ).

Також згідно зі ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція) (далі - АФІ або діюча речовина) - будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає його активним інгредієнтом. Такі речовини мають фармакологічну чи іншу безпосередню дію на організм людини, у складі готових форм лікарських засобів їх застосовують для лікування, діагностики чи профілактики захворювання, для зміни стану, структур або фізіологічних функцій організму, для догляду, обробки та полегшення симптомів.

Таким чином, законодавство встановлює однорідність як готових лікарських засобів, так і активних фармацевтичних інгредієнтів (лікарської речовини, діючої речовини, субстанції), що використовуються у виробництві лікарських засобів.

Як встановлено вище, ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» тривалий час виробляє під знаками для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 як готові лікарські засоби, так і субстанції - (активні фармацевтичні інгредієнти, лікарські речовини, діючі речовина), що призначені для використання у виробництві готових лікарських засобів.

У той же час, відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно із ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У відповідності до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

При цьому наведений припис абзацу п'ятого частини другої ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб є відносним критерієм та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні ч. 3 ст. 6 та ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до пп. 4.3.1.3 п. 4.3.1 п. 4.3 розділу 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72), зареєстрованого в Мін'юсті 02 серпня 1995 року за № 276/812, зі змінами і доповненнями (далі - Правила) при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно із пп. 4.3.1.9 п. 4.3.1 п. 4.3 розділу 4 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

З вищенаведеного вбачається. що на заявника позначення на реєстрацію покладається обов'язок доказування того, що застосування ним позначення у випадку його реєстрації як знака для товарів і послуг повністю виключатиме небезпеку введення в оману споживача.

Також, відповідно до пп. 4.3.2.5 п. 4.3.2 п. 4.3 розділу 4 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Як зазначено в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 18.06.2013 № К/9991/15131/12, спорідненість товарів не залежить від віднесення їх до певного класу МКТП.

Це означає, що віднесення позивачем мірамістину-сирця до 01 класу МКТП не спростовує твердження про спорідненість зазначеного товару із товарами, для позначення яких третя особа використовує знаки для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», ІНФОРМАЦІЯ_3, «ІНФОРМАЦІЯ_4.

Позивачем було заявлено на реєстрацію словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» для наступних товарів і послуг: амоній (солі -); домішки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); емульгатори, консерванти (хімічні) для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи (хімічні препарати); поверхнево активні хімічні речовини; хімікати промислові; протигрибкові засоби (фунгіциди) (домішки хімічні до -); хлоргідрати.

Як свідчать матеріали листування позивача та відповідача, що є частиною заявки, позивач має намір використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для маркування хімічної субстанції (речовини) ІНФОРМАЦІЯ_1-сирець, призначеної для виготовлення фармацевтичного препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1», який виготовляє ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» тривалий час виробляє під знаками для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 як готові лікарські засоби, так і субстанції - (активні фармацевтичні інгредієнти, лікарські речовини, діючі речовини), що призначені для використання у виробництві готових лікарських засобів.

У відповідності до п. 1.1 розділу 1 Правил заявка - це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва.

Згідно із пп. 2.1.4 п. 2.1 розділу 2 Правил до складу заявки, зокрема, входять: заява про реєстрацію знака; зображення знака, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП; документи, що додаються до заявки.

Підпункт 3.3.2 п. 3.3 розділу 3 зазначених Правил також передбачає внесення додаткових матеріалів до заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, в мотивованій відповіді на повідомлення про попередню відмову в реєстрації знака представника КНВМП «ІСНА» ОСОБА_4 на адресу ДП «Український інститут промислової власності», (зареєстровано в ДП «Український інститут промислової власності» 17.12.2010), на стор. 3 чітко зазначено, що «...КНВМП «ІСНА» розробило і понад 15 років виготовляє хімічну сировину - ІНФОРМАЦІЯ_1-сирець, що, в залежності від свого складу та призначення, може бути охарактеризована в якості товарів 1 класу МКТП, стосовно яких було подано на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою».

Крім того, до вказаної мотивованої відповіді самим апелянтом було додано копії договорів про продаж мірамістина-сирця на користь третьої особи.

Також в абз. першому стор. 3 названої вище мотивованої відповіді зазначено, що метою заснування підприємства КНВМП «ІСНА» є проведення науково-дослідної діяльності у галузі фармацевтики та виробництво хімічних препаратів-сировини для виготовлення ліків.

У статуті позивача недвозначно вказано, що предметом діяльності КНВМП «ІСНА» є виробництво та реалізація сировини та напівфабрикатів для фармакологічних та біологічних препаратів.

Таким чином, в дійсності в заявці на реєстрацію знаку як товар 1 класу МКТП позивачем зазначений ІНФОРМАЦІЯ_1-сирець як сировина для виготовлення ліків.

А сировина для виготовлення ліків - це будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для використання у виробництві лікарського засобу відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» відноситься до лікарських засобів - товарів і послуг 5 класу МКТП, для яких на ім'я ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комбіноване), зокрема, з такими товарами як: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, хіміко-фармацевтичні препарати, хімічні препарати на лікарські потреби.

Разом з тим, той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_1-сирець є сировиною і діючою (активною) речовиною (субстанцією) для виготовлення лікарських засобів дає підстави стверджувати, що вона оманливо віднесена позивачем до 1 класу МКТП.

Підтвердження того факту, що позивач випускав саме субстанцію мірамістина, призначену для виготовлення готових лікарських засобів підтверджує Протокол намірів між позивачем та третьою особою від 01.06.1995.

З наведеного випливає, що зазначені позивачем в заявці на реєстрацію товари 1 класу та товари 05 класу, відносно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг третьої особи є товарами з одного матеріалу, а вірніше заявлені на реєстрацію діюча речовина (субстанція) є сировиною, матеріалом, з якого виготовлені товари 05 класу МКТП, відносно яких зареєстровані вищезазначені знаки для товарів і послуг, що належать третій особі.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне звернути увагу на наявність рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 24.01.2011 у справі № 2-4353-1/10, залишене без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 26.05.2011, яким встановлено, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» з 01.01.2010 було визнано добре відомим в Україні щодо ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» для товарів 5 класу МКТП бактерицидні засоби, бактерійні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні препарати; ліки для людини; ліки зубні (стоматологічні); протимікробні препарати (антисептики); фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; дезинфікувальні засоби на гігієнічні потреби; препарати для нищення грибів; краплі очні на фармацевтичні потреби станом на 01.01.2010, тобто до дати подачі позивачем заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг.

Статтею 1291 Конституції України визначено, що судове рішення є обов'язковим до виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Оскільки зазначене вище рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 24.01.2011 набрало законної сили, воно є обов'язковим до виконання, а встановлені ним обставини не підлягають повторному доказуванню при розгляді даного спору.

Відповідно до ч. 4. ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Водночас, згідно зі статтею 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року країни Союзу зобов'язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

З аналізу вказаних вище правових норм та наведених обставин вбачається, що використання позивачем тотожного або схожого до ступеню змішування позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» зі знаками для товарів і послуг третьої особи може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані із певною якістю товарів іншого виробника та з особою цього виробника.

За вказаних обставин, колегія суддів приходить до висновку, що для товарів 01 класу, які є складовими субстанціями «ІНФОРМАЦІЯ_1-сирець» є схожими настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я третьої особи щодо споріднених товарів 05 класу.

На вказані вище обставини суд першої інстанції уваги не звернув, не перевірив та не надав вказаним вище обставинам належної правової оцінки, що призвело до ухвалення неправомірного рішення.

У зв'язку з цим колегія суддів вважає необхідним апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» - задовольнити, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 березня 2017 року - скасувати та прийняти нову, якою в задоволенні адміністративного позову відмовити.

Керуючись ст.ст. 71, 160, 167, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС України, колегія суддів

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» - задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 березня 2017 року - скасувати та прийняти нову, якою в задоволенні адміністративного позову Колективного науково-впроваджувального малого підприємства «Існа» до Державної служби інтелектуальної власності, третя особа: Закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця», про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії - відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку відповідно до вимог КАС України.

Головуючий суддя: О.Є.Пилипенко

Суддя: Я.Б. Глущенко

С.Б. Шелест

Дата виготовлення та підписання повного тексту рішення - 06.06.2017.

Головуючий суддя Пилипенко О.Є.

Судді: Глущенко Я.Б.

Шелест С.Б.