Справа № 815/2662/16
Суддя: Іванов Е. А.
Дата ухвалення: 2016-06-22 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2016 року м. Одеса Справа № 815/2662/16

Одеський окружний адміністративний суд в складі колегії суддів:

головуючого судді Іванова Е.А., суддів Завальнюка І.В. Стеценко О.О.

розглянувши у порядку письмового провадження в приміщенні суду в м. Одесі адміністративну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Одеський завод шампанських вин» до Державної служби інтелектуальної власності України, за участі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання протиправним та скасування рішення і зобов'язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В:

Приватне акціонерне товариство «Одеський завод шампанських вин» (надалі - позивач) звернувся до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України в якому просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 05.04.2016р. №5244/3; зобов'язати відповідача прийняти рішення про відповідність позначення ODESSA умовам надання правової охорони відносно товарів 20 та 33 класів та послуг 35 класу, зазначених у заявці від 14.09.2016р. №m 2014 13092.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що підстави для відмови у реєстрації знаку є необґрунтованими. Заявлене словесне позначення щодо вказаних класів товарів та послуг пов'язують тільки з однією особою виробником «Одеський завод шампанських вин».

Представник позивача в судове засідання зявився.

Представник відповідача та третьої особи у судове засідання не зявились, про дату час та місце судового засідання сповіщені належним чином та завчасно, письмових заперечень не надали.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 КАС України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи наведене, суд дійшов до висновку про можливість розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне:

15.09.14р. ПАТ «Одеський завод шампанських вин» подав заявку № m 2014 13092 про реєстрацію знаку для товарів і послуг в Україні - «ODESSA» для переліку товарів і/або послуг клас 20 : Вмістища; посудини (Застібки неметалеві до -); Закупорювальні ковпачки неметалеві; Застібки неметалеві, негумові, не скляні до пляшок; ковпачки (накривки) неметалеві до пляшок; Корки; Корки до пляшок; Опаковання для скла або порцеляни; Пляшки (Ящики на -); Пляшкові футляри деревяні;

Клас 33: Алкогольні напої, крім пива; Аперетиви; Бренді; Вина; Віски; Ганусова (анісова) горілка (настоянка); Ганусовий (анісовий) лікер; Гідромель (медівка); Горілка; Горілка вишнева; Грушовий сидр; Джин (ялівцева горілка); Коктейлі; Кюрасао (лікер); Лікери ; Мятні настоянки; Напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; Напої алкогольні перегінні; Настоянки гіркі; Пікети (вино з виноградних вичавків); Ром; Саке (рисова горілка); Сидри; Травлення (алкогольні напої, що сприяють -); Фруктові екстракти спиртові;

Клас 35: Агентства комерційного інформування ; Адміністративне оброблення замовлень на купівлю; Аналізування собівартості; Аукціонний продаж; Вивчення ринку; Визначення громадської думки; Виставки (влаштування -) на комерційні або рекламні потреби; Влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; Демонстрування товарів; Ділове досліджування; Ділове інформування; Ділове оцінювання; Ділове розвідування; Ділові довідки; Допомога в керуванні справами; Досліджування ринкове; Економічне прогнозування; Експертування на ділову успішність; Записування повідомин; Засоби комунікації (Представлення продуктів через -), з метою роздрібного продажу; Збирання інформації до компютерних баз даних; Звязки з громадськістю (Послуги щодо -); Зразки (Розповсюджування -); Імпортно-експортні агентства; Інтерактивне рекламування через компютерну мережу; Керування (Допомога у комерційному або промисловому -); Керування (Комерційне -) ліцензування товарів і послуг для інших; Керування справами (Консультування щодо -); Керування справами (Поради щодо налагоджування і-); Комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); Консультування фахове щодо підприємництва; Консультування щодо налагоджування справ; Консультування щодо штату працівників; Макетування реклами; Маркетинг; Офрмлення вітрин; Показ мод на рекламні потреби (Влаштування -); послуги з порівнювання цін; Послуги з постачання для інших (закупування товарів та надання постачальницьких послуг іншим фірмам); Послуги щодо переміщування підприємств(релокація); Пошук спонсорів; Працевлаштування (Служби -); Рекламні агентства; Рекламні матеріали (розповсюдження -); Рекламні смуги (готування -); Рекламування; Сприяння продажеві (посередництво); Телевізійне рекламування; Телемаркетинг; Торговельні автомати (Наймання (прокат) (а.с.17-19).

17.11.15р. Державним Підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» позивачу направлено повідомлення №39545/3 про можливу відмову у реєстрації позначення «ODESSA» відносно усього переліку товарів і/або послуг, оскільки таке словесне позначення є описовим при використанні щодо зазначених товарів та послуг, вказує на певне географічне місце виготовлення товарів і надання послуг, та може використовуватися всіма виробниками товарів та надавачами послуг з м. Одеса - є оманливим для товарів 20, 33 класів, що виготовлені в іншому місці та послуг 35 класу, що надаються в іншому місці.

Уповноваженим представником позивача патентним повіреним ОСОБА_1 09.03.16р. надана відповідь на вказане повідомлення та в обґрунтування відповідності умовам надання правової охорони словесному елементу зазначає про вироблення ігристих вин під назвою «ODESSA» з 2009 року, а інтенсивно з 2014р. та що позначення асоціюється виключно з підприємством «Одеський завод шампанських вин», посилається на те, що заявник є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, що включає словесний елемент ODESSA та що заявлена на реєстрацію позначення вже стало асоціюватися виключно із виробником ПАТ «Одеський завод шампанських вин».

Водночас представник заявника у відповіді погодився щодо зауважень щодо класів МКТП 20, 33, 35 та просив надати правову охорону заявленого позначення «ODESSA» тільки певним товарам класу 33: Алкогольні напої, крім пива; Аперетиви; Вина; Грушовий сидр; Коктейлі; Напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; Напої алкогольні перегінні; Пікети (вино з виноградних вичавків); Сидри; Травлення (алкогольні напої, що сприяють -); Фруктові екстракти спиртов (а.с.20-27). При цьому доказів сплати збору за зміни заявки довірена особа не надав через, що відповідно до п.3.3.13 Правил вказана заява до розгляду не приймалась.

Дана обставина також підтверджується змістом позовних вимог щодо усіх класів зазначених в заявці від 14.09.2016р. №m 2014 13092.

05.04.16р. підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» складено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою від 15.09.14р. № m 2014 13092, який затверджений начальником управління правового забезпечення промислової власності ДСІВ України (а.с.13,14).

Так, за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно з ст.10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону).

Після затвердження Державною службою інтелектуальної власності України, зазначений висновок набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака.

Не погоджуючись з таким рішенням позивач оскаржив його до суду.

Спірні правовідносини регулюються Цивільним кодексом України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі Закон) та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 23.07.95р. № 116 (надалі - Правила).

Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону, установа у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них, видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію.

Згідно з статтею 1 Закону знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За положеннями частини 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Частиною 2 статті 5 Закону встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Згідно зі статтею 7 Закону, зокрема, визначено, що особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Державного департаменту інтелектуальної власності заявку.

Частиною 1 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику (ч. 3 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до статті 24 Закону висновок державної наукової і науково-технічної експертизи є обов'язковим для прийняття до розгляду та врахування при обґрунтуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових і науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, реалізації наукової і науково-технічної діяльності, аналізі ефективності використання науково-технічного потенціалу.

Єдиним в Україні державним закладом для розгляду і проведення державної експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, в тому числі на знаки для товарів і послуг, є Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Отже, по суті, висновок закладу експертизи за заявкою є висновком державної науково-технічної експертизи і є обов'язковим для врахування його.

Матеріали справи свідчать про те, що експертиза заявки, за якою прийняте рішення, що оскаржуються, проведена в порядку, встановленому статтею 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у строки, які практично існують або встановлені статтею 10 цього Закону, про що надані документи, зокрема, висновки формальної експертизи, висновки кваліфікаційної експертизи.

Підстави для відмови в наданні правової охорони визначено статтею 6 Закону.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Як вбачається з висновку Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», на підставі якого прийнято оскаржуване рішення, підставою відмови у реєстрації заявленого позначення вказано, що заявлене словесне позначення для частини товарів 20,33 та послуг 35 класів є описовим при використанні щодо зазначених товарів і послуг, бо вказує на певне географічне місце виготовлення товарів і надання послуг та може використовуватись всіма виробниками товарів та надавачами послуг з м.Одеса; - є оманливим для товарів 20, 33 класів, що виготовляються в іншому місці та послуг 35 класу, що надаються в іншому місці.

Відповідно до п.4.3.1.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил, до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Згідно пункту 4.3.1.8. Правил позначення, що зазначені у пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються. При цьому приймається до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента.

При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 quinquies Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. У разі необхідності від заявника можуть запросити додаткові матеріали.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача (пункт 4.3.1.9 Правил).

Оманливі позначення - позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Оманливість позначення є об'єктивною характеристикою і виникає внаслідок невідповідності смислового значення позначення властивостям товару або послуги, які маркуються, тобто внаслідок наявності у товару чи послуги властивостей, які суперечать смисловому значенню позначення. При цьому відомості про наявність чи відсутність таких властивостей сприймаються споживачем як достовірні.

Можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, виникає в разі існування на ринку споріднених товарів або послуг, які марковані позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати, або тотожними, права на які набуті раніше (промислові зразки, прізвища тощо). Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які не відповідають дійсності.

Дослідивши наявні в матеріалах справи документи, суд враховує що фактично словесне позначення є місцем географічного походження та входить до переліку позначень які не можуть одержати правову охорону.

Таким чином, позначення за заявкою № m 2014 13092 не може виконувати основну функцію знака для товарів і послуг - слугувати засобом вирізнення товарів одних осіб від товарів інших.

Відповідно до частини першої статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Згідно з статтею 86 Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та обєктивному дослідженні.

Судом також враховано, що підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» надіслано представнику позивача повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака та запропоновано надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації. Однак, як встановлено судом, позивачем доказів (документів), зокрема, на підтвердження (отримання) позначення розрізняльної здатності щодо вказаних у заявці товарів та сроку використання знаку на реалізуєму продукцію не надано.

Статтею 6 Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 року передбачено, що «для того щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака».

Як слідує зі змісту поданої позивачем заявки, заявник не подав Українському інституту інтелектуальної власності жодних документів, які б свідчили, що заявлене до реєстрації позначення «ODESSA» набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого його використання саме позивачем.

Таким чином, суд вважає, що зазначений висновок експерта не свідчить про необґрунтованість та протиправність рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 05.04.16р. про відмову в реєстрації знака за заявкою від 15.09.14р. № m 2014 13092.

За наслідком розгляду справи суд дійшов висновку, що відповідач при прийнятті оскаржуваного рішення, в повній мірі дотримався положень ч.3 ст.2 КАС України.

Підсумовуючи все вищенаведене, суд вважає, що оскаржуване рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 05.04.16р. про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2014 13092 від 15.09.14р. винесене на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України.

Відтак, відсутні підстави для визнання його протиправним та скасування, у зв'язку з чим, суд дійшов висновку, що у задоволенні позову слід відмовити в повному обсязі.

Відповідно до положень статті 94 КАС України судові витрати, понесені позивачем у вигляді судового збору, відшкодуванню з Державного бюджету України не підлягають.

Керуючись статями 7-14, 69-71, 86, 94, 159, 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні адміністративного позову Приватного акціонерного товариства «Одеський завод шампанських вин» до Державної служби інтелектуальної власності України відмовити повністю.

Постанова набирає законної сили відповідно до ст..254 КАС України.

Апеляційна скарга на постанову суду може бути подана протягом десяти днів після отримання копії постанови. Апеляційна скарга подається до Одеського апеляційного адміністративного суду через Одеський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Іванов Е.А

Суддя Завальнюк І.В.

Суддя Стеценко О.О.