Справа № 804/11564/15
Суддя: Добродняк І.Ю.
Дата ухвалення: 2016-05-17 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

17 травня 2016 рокусправа № 804/11564/15

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Добродняк І.Ю

суддів: Бишевської Н.А. Семененка Я.В.

за участю секретаря судового засідання: Шелепова Ю.О.

за участю представників:

позивача: - Карпенко О.С. дов від 20.08.2014

відповідача: - не з'явився

третьої особи: - не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпропетровську

апеляційну скаргу Державної служби інтелектуальної власності України

на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 вересня 2015 року

у справі № 804/11564/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод»

до Державної служби інтелектуальної власності України

третя особа Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

про скасування рішення,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» звернулось до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України за участю третьої особи без самостійних вимог Державного підприємства «Український інститут промислової власності», в якому просило:

- визнати заявку № m201406445 від 08.05.2014 про реєстрацію знака для товарів та послуг такою, що відповідає вимогам правової охорони;

- визнати протиправним рішення Державної служби інтелектуальної власності України № 24534/3 від 03 серпня 2015 року про відмову в реєстрації знаку за заявкою ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" № m201406445;

- скасувати рішення №24534/3 від 03 серпня 2015 року про відмову в реєстрації знаку за заявкою ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» № m201406445;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України видати рішення про реєстрацію знака для товарів та послуг за заявкою ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» № m201406445;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України зареєструвати знак за заявкою ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» № m201406445.

Позов обґрунтований тим, що відповідачем рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою товариства № m201406445 прийнято безпідставно, без дослідження підстав для реєстрації знаку. Заявлений на реєстрацію знак для товарів і послуг (клас 33 «алкогольні напої») являє собою комбіноване позначення, яке складається зі словесної частин «Дрєвнє Києвская» та зображення, яке містить фрагмент, що схожий на зображення, представлене на гравюрі 1 пол. 1880-х р. Церкві Спаса на Берестові. Позначення, що реєструється за заявкою позивача № m201406445 в якості знаку для товарів та послуг, не є таким, що схоже настільки, що його можна сплутати з іншими комбінованими і словесними знаками. Позивач посилався на наявність в Україні двох свідоцтв на знаки для товарів і послуг «ДРЕВНЬО КИЇВСЬКА» та «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА», які не лише втратили розрізняльну здатність, а й стали оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар (надає послугу). Протягом останніх трьох років виробництво та продаж алкогольних напоїв з використанням знаків для товарів і послуг за свідоцтвом № 6386 від 30.06.1994 та свідоцтвом №64998 від 15.08.2006 не здійснюється. Також позивач зазначив, що заявлений на реєстрацію знак для товарів і послуг не порушує публічний порядок, оскільки жодним нормативно-правовим актом не визначено, що зображення об'єктів культурної спадщини, які знаходяться на території України та охороняються державою, є порушенням публічного порядку. Крім того, відповідачем вже були зареєстровані знаки для товарів і послуг в класі 33 «алкогольні напої», зображення на яких є пам'ятниками архітектури національного значення та охороняються державою (свідоцтва № 22889 та № 169178).

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.09.2015 адміністративний позов задоволено.

Постанову суду мотивовано не доведенням відповідачем наявності підстав для прийняття відмови в реєстрації знаку за заявкою позивача № m201406445.

Не погодившись з постановою суду першої інстанції, Державна служба інтелектуальної власності України подала апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нову, якою відмовити у задоволенні позовних вимог. Відповідач зазначає, що суд першої інстанції в порушення приписів статей 7, 10, 11 КАС України не вжив всіх передбачених законом заходів, необхідних для з'ясування всіх обставин справи, в тому числі не забезпечив виконання принципу змагальності та рівності сторін, що підтверджується наступним, чим фактично позбавив відповідача права на надання розумних строків для своєчасної підготовки матеріалів і заперечень та можливість їх направлення поштою заздалегідь до призначених дат судових засідань, враховуючи територіальне знаходження відповідача у м.Києві, а суду - в м.Дніпропетровськ. Також суд першої інстанції при винесенні оскаржуваного рішення (постанови) на власний розсуд встановив обставини, з'ясування яких потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, зокрема, суд самостійно встановив несхожість порівнюваних позначень та відповідність позначення принципам моралі, тим самим порушивши приписи ст.81 КАС України. Крім того, суд першої інстанції зобов'язав відповідача зареєструвати знак за заявкою позивача № m201406445, тим самим втрутився в дискреційні повноваження суб'єкта владних повноважень, яким є відповідач. Тоді як спірне рішення відповідача є обґрунтованим, а відмова в наданні правової охорони позначенню за заявкою № m201406445 як такому, що суперечить ч.1 ст.5, ч.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», тобто публічному порядку та принципам моралі, та є схожим з раніше зареєстрованими знаками, є правомірною і законною.

Представники відповідача, третьої особи в судове засідання не з'явились, про час і місце судового засідання означені особи повідомлені судом належним чином.

Позивач проти задоволення апеляційної скарги заперечує, вважає оскаржувану постанову суду першої інстанції обґрунтованою та правомірною, наполягає на тому, що заявлений на реєстрацію знак для товарів і послуг не порушує публічний порядок, не порушує принципів моралі, і подане комбіноване позначення «Дрєвнє Києвская + зображення» не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні свідоцтвами № 6386 від 30.06.1994 та № 64998 від 15.08.2006 в класі 33 «алкогольні напої».

Перевіривши законність та обґрунтованість постанови суду в межах доводів апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, внаслідок наступного.

Як встановлено судом, підтверджено матеріалами справи, 08.05.2014 позивачем подано заявку про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні № m201406445 (т.2, а. с.139).

Згідно даної заяви на реєстрацію заявлено в якості знаку для товарів:

- комбіноване позначення (мовою оригіналу) «Древне Киевская Drevne Kievska Древньо Київська», що призначено для ідентифікації товарів фірми в якості знака для товарів і послуг (клас 33 «алкогольні напої»);

- графічна частина уявляє собою стилізоване зображення храму;

- словесна композиція являє собою позначення «Древне Киевская», виконане літерами кирилиці, позначення «Drevne Kievska», виконане літерами латинської абетки та позначення «Древньо Київська», також виконане літерами кирилиці.

22.05.2015 Укрпатент направило позивачу мотивоване повідомлення № 13336 про можливу відмову у реєстрації знаку за заявкою № m201406445 відносно усього переліку товарів і/або послуг (т.2, а. с.98).

На вищевказане повідомлення № 13336 від 22.05.2015 позивачем направлено Держслужбі інтелектуальної власності України та Укрпатенту заперечення, отримані відповідачем та третьою особою 01.07.2015 (т.2, а. с.29-97).

Укрпатентом складено Висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 03.08.2015 № 24534/3 (т.2, а. с.27, 28).

При цьому у даному Висновку міститься відмітка про його затвердження Держслужбою інтелектуальної власності України та набрання Висновком статусу рішення про відмову в реєстрації знака.

З огляду на фактичні обставини справи, норми законодавства, що регулюють спірні правовідносини, апеляційний суд погоджується з судом першої інстанції про правомірність позовних вимог.

За приписами ч.1 ст.195 КАС України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи.

Так, переглядаючи постанову суду першої інстанції у відповідності до вимог ч.1 ст.195 КАС України, колегія суддів зазначає наступне.

Під час перегляду постанови суду першої інстанції у даній справі в апеляційному порядку провадження у справі зупинялось за клопотанням особи, яка не брала участі у справі і якою було подано апеляційну скаргу в порядку ст. 185 Кодексу адміністративного судочинства України, - ТОВ «Українська дистрибуцій на компанія», у зв'язку з призначенням судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 22.12.2015).

В подальшому 05.04.2016 ТОВ «Українська дистрибуцій на компанія» подано клопотання до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду про припинення проведення призначеної судової експертизи та поновлення провадження у справі і продовження розгляду справи по суті (т.3 а.с.87).

Також 05.04.2016 від ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД та ТОВ «Українська дистрибуцій на компанія» до апеляційного суду надійшли письмові заяви про відмову від апеляційної скарги на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.09.2015 у даній справі (т.3 а.с.83, 85).

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 06.04.2016 поновлено провадження у даній справі для вирішення клопотання ТОВ «Українська дистрибуцій на компанія» в судовому засіданні 19.04.2016.

До судового засідання 19.04.2016 від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності повернулись матеріали справи № 804/11564/15 без проведення судової експертизи.

За результатами судового засідання 19.04.2016 апеляційний суд дійшов висновку, що обставини, які були підставою для зупинення провадження у справі, відпали, що є підставою для подальшого розгляду справи відсутні.

Також Дніпропетровським апеляційним судом прийнято відмову ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД та товариства з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуцій на компанія» від апеляційних скарг на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 вересня 2015 року у справі № 804/11564/15; закрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД та товариства з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуцій на компанія» на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 вересня 2015 року у справі № 804/11564/15, про що прийнято ухвалу у даній справі від 19.04.2016.

Виходячи з наведених обставин, а також враховуючи, що інші особи, що беруть участь у справі, на проведенні судової експертизи не наполягають, будь-які заяви, клопотання з цього приводу, не подали, апеляційний суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній доказами.

Спірні правовідносини врегульовані, зокрема, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93 № 3689-XII та Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими Наказом Держпатенту України «Про затвердження» № 116 від 28.07.95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.08.95 за № 276/812.

Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011 затверджено Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, згідно пункту 1 Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністр).

Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.

За визначеннями понять, наведених статті 1 Закон № 3689-XII (в редакції на момент виникнення спірних відносин):

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво;

свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг.

У відповідності до ч.ч.1, 4 ст.7 Закону № 3689-XII особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.

У статті 12 Закону № 3689-XII на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака.

Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво (ч.1 ст.14 Закону №3689-XII ).

Разом з тим стаття 10 Закону № 3689-XII передбачає проведення експертизи заявки, що подається особою, яка бажає одержати свідоцтво України на знак для товарів і послуг.

Так, згідно частин 1, 3 статті 10 Закону № 3689-XII експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.

Таким чином, законодавцем передбачено складання висновку за результатами експертизи заявки, який набирає чинності після затвердження його Установою, а також винесення Держслужбою інтелектуальної власності України рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг на підставі такого висновку.

У частинах 9, 15, 16 статті 10 Закону № 3689-XII визначено, що під час проведення формальної експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності;

документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

В свою чергу у пп.4.3 п.4 наведених вище Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначено, що задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону;

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону.

При цьому у п.п.1.1 Правил зазначено, що в цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: Закон - Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

За положеннями ч.16 ст.10 Закону № 3689-XII якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Відповідь заявника надається у строк, встановлений пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

Разом з тим відповідно до пп.4.5.1 Правил якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в статті 6 Закону, для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг.

Заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення Відомства надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення (п.п.4.5.3 Правил).

Згідно п.п.4.5.6 Правил якщо термін надання відповіді порушено або доводи, що наведені заявником на користь реєстрації знака, не визнаються Відомством як обґрунтовані, то виноситься рішення про відхилення заявки відносно усього переліку товарів і/або послуг або відносно його частини.

З вищенаведених обставин справи вбачається направлення позивачем з дотриманням двохмісячного строку (01.07.2015) заперечень на повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака від 22.05.2015 з наведенням заявником доводів на користь реєстрації знака і відсутність з боку відповідача жодних доказів результату розгляду цих доводів з не визнанням їх обґрунтованими на виконання вимог п.п.4.5.6 Правил.

За правилами частині 1 статті 15 Закону № 3689-XII заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Колегія суддів звертає увагу, що, оскільки оскаржене рішення Держслужби інтелектуальної власності України № 24534/3 від 03.08.2015 про відмову в реєстрації знаку за заявкою підприємства № m201406445 не є окремим документом, а фактично є Висновком про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, складеним Укрпатентом, то для вирішення спору необхідним є дослідження правомірності та обґрунтованості саме цього Висновку.

Так, у Висновку (рішенні) про відмову в реєстрації знака від 03.08.2015 зазначається, що заявлене підприємством позначення не відповідає умовам надання правової охорони - п.1 ст.5, ст.6 Закону № 3689-XII, а саме:

1) є таким, що суперечить публічному порядку.

Зображувальна частина позначення відтворює об'єкт культурної спадщини, який знаходиться на території України та охороняється державою. Церква спаса на Берестові (у заявці з гравюри 1 пол. 1880-х р.) - стародавня церква в Києві поблизу Києво-Печерської лаври, на колишній околиці Берестове, пам'ятника архітектури ХІ-ХІІ ст. Розташована за межею фортечних мурів Києво-Печерської лаври, проте вважається частиною історико-архітектурного ансамблю лаври, і разом з нею у 1990 році була включена до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

2) є таким, що порушує принципи моралі.

Зображувальна частина позначення відтворює об'єкт, який є релігійною спорудою (церква). Неприпустимо використання релігійної символіки для маркування товарів широкого вжитку, особливо алкогольних напоїв (горілки, вина, пива тощо). Використання в знаках зображення культових храмів і споруд може образити почуття віруючих, оскільки сприйматиметься ними як гріх святотатства.

3) є схожим настільки, що його можна сплутати:

для товару 33 класу «горілка» з знаком «ДРЕВНЬО КИЇВСЬКА» заявка № 148578 від 20.12.1991, свідоцтво № 6386 від 30.06.1994, дію свідоцтва продовжено до 20.12.2021);

для всіх товарів 33 класу з знаком «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА» (заявка № m200500183 від 14.01.2005, свідоцтво № 64998 від 15.08.2006, дію свідоцтва продовжено до 14.01.2025), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «УДК-ІНВЕСТ», м.Київ, щодо споріднених товарів.

Суд першої інстанції, взявши до уваги доводи позивача, наведені позивачем у запереченнях на повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака від 22.05.2015, дійшов висновку про незаконність спірного рішення про відмову в реєстрації знака від 03.08.2015.

Відповідач вважає, що з'ясування обставин, які мають значення для справи, потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, тому суд першої інстанції, встановивши такі обставини самостійно, тим самим порушив приписи ст.81 КАС України.

За приписами ч.1. ст.81 КАС України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд може призначити експертизу.

Тобто призначення експертизи є правом суду, а не обов'язком.

Разом з тим, у частині 3 вказаної статті встановлено, що особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд призначити експертизу і доручити її проведення відповідній експертній установі або конкретному експерту. Якщо сторони домовилися про залучення експертами певних осіб, суд повинен призначити їх відповідно до цієї домовленості.

Як зазначено вище, за ініціативою особи, що подавала апеляційну скаргу, - ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 22.12.2015 у даній справі призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, у зв'язку з чим зупинено провадження у справі до одержання результатів експертизи (т.3, а. с.44, 45).

В подальшому ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» звернулось до суду апеляційної інстанції з клопотанням про припинення проведення експертизи, призначеної ухвалою від 22.12.2015, шляхом її відізвання з експертного закладу (т.3, а. с.87, 88) з заявою про відмову від апеляційної скарги. Також з заявою про відмову від апеляційної скарги звернулась і компанія ГСХ Тредмаркс Лімітед (т.3, а. с.83, 85).

Зазначені клопотання про припинення проведення експертизи та заяви про відмову від апеляційних скарг обґрунтовані тим, що вказані підприємства більше не мають претензій щодо заявки № m201406445 від 08.05.2014 про реєстрацію комбінованого знаку для товарів і послуг, оскільки 10.03.2016 між ТОВ «СВКЗ» та компанією ГСХ Трейдмаркс лімітед і ТОВ «Українська дистрибуцій на компанія», як співвласниками свідоцтв на знак для товарів і послуг № 6386 від 30.06.1994 і № 64998 від 15.08.2006, були укладені договори про передачу права власності на ці знаки (т.3, а. с.60-71). Тобто з 10.03.2016 одноосібним власником знаків для товарів і послуг, що протиставляються позначенню, яке подано на реєстрацію за заявкою № m201406445 від 08.05.2014, є позивач у даній справі.

Про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності і подальше поновлення провадження у справі без проведення судової експертизи відповідач обізнаний, як зазначено вище, відповідач на проведенні судової експертизи не наполягав, будь-яких заяв, клопотань з цього приводу, не подавав.

За таких обставин апеляційний суд дійшов висновку про можливість розглянути справи за наявними в ній доказами.

У відповідності до п.1.4 вказаних вище Правил об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

словесні у вигляді слів або сполучень літер;

зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;

об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;

комбінації вищезазначених позначень.

Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо.

Такі знаки реєструються Відомством при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Так, доводи відповідача щодо законності рішення про відмову в реєстрації знака від 03.08.2015 ґрунтується на тому, що позначення, заявлене товариством до реєстрації, не відповідає умовам надання правової охорони, а саме:

- п.1 ст.5 Закону № 3689-XII - суперечить публічному порядку; порушує принципи моралі;

- п.3 ст.6 Закону № 3689-XII - є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками «ДРЕВНЬО КИЇВСЬКА» та «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА (т.2, а. с.27).

Стаття 5 Закону № 3689-XII визначає умови надання правової охорони.

Так, у відповідності п.1 ст.5 Закону № 3689-XII правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Стаття 6 Закону № 3689-XII визначає підстави для відмови в наданні правової охорони.

Згідно п.3 ст.6 Закону № 3689-XII не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

При цьому за приписами п.1.5 Правил підставою для відмови в наданні правової охорони знака є умови, які викладено в пункті 1 статті 5 та в статті 6 Закону.

З наведеного вище оскаржуваного рішення відповідача вбачається, що позначення, заявлене позивачем до реєстрації, є таким, що суперечить публічному порядку з огляду на те, що зображувальна частина позначення відтворює об'єкт культурної спадщини, який знаходиться на території України та охороняється державою, а саме: Церкву спаса на Берестові (у заявці з гравюри 1 пол. 1880-х р.) - стародавня церква в Києві поблизу Києво-Печерської лаври, на колишній околиці Берестове, пам'ятника архітектури ХІ-ХІІ ст., яка розташована за межею фортечних мурів Києво-Печерської лаври, проте вважається частиною історико-архітектурного ансамблю лаври, і разом з нею у 1990 році була включена до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Завданням адміністративного суду є перевірка правомірності (легальності) рішень суб'єкта владних повноважень з огляду на чіткі критерії, які зазначені у частині 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням закріпленого статтею 9 Кодексу адміністративного судочинства України принципу законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

"На підставі" означає, що суб'єкт владних повноважень: повинен бути утвореним у порядку, визначеному Конституцією та законами України; зобов'язаний діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним.

"У межах повноважень" означає, що суб'єкт владних повноважень повинен приймати рішення, а дії вчиняти відповідно до встановлених законом повноважень, не перевищуючи їх.

"У спосіб" означає, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний дотримуватися встановленої законом процедури і форми прийняття рішення або вчинення дії і повинен обирати лише визначені законом засоби.

Відповідно до ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Тобто, особливістю адміністративного судочинства є те, що обов'язок (тягар) доказування в спорі покладається на відповідача - орган публічної влади, який повинен надати докази, що свідчать про правомірність його дій, законність прийнятих рішень.

Ані Закон № 3689-XII , ані Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не наводять визначення «знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі».

Разом з тим, у пп.4.3.1.1 пп.4.3.1 Правил «Перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону» визначено, що під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону, встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо.

Якщо заявлене позначення або хоча б один з його елементів відноситься до позначень, зазначених в абзаці 1 цього пункту, подальший розгляд заявки припиняється і заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.

Тобто у п.п.4.3.1.1 Правил наведені критерії перевірки заявленого до реєстрації позначення, у разі наявності яких у Держслужби виникають підстави для відмови у наданні правової охорони з посиланням на п.1 ст.5 Закону № 3689-XII .

Доказів того, що позначення, подане на реєстрацію за заявкою позивача №m201406445, підпадає під критерії, наведені у п.п.4.3.1.1 Правил, відповідачем суду не надано.

При цьому, самим відповідачем, в обґрунтування своєї позиції, не наведено норму чинного законодавства, якою б встановлювалась заборона (обмеження) на зображення об'єктів культурної спадщини, у т. ч. і об'єктів, що є релігійною спорудою, які знаходяться на території України та охороняються державою, на торгівельній марці, і визначалось би, що таке зображення являється порушенням публічного порядку та принципів моралі.

Також відсутнє правове підґрунтя і у доводів відповідача про те, що зображення на позначенні об'єкту, який є релігійною спорудою (церква), є неприпустимим.

Тим більш, що з наданих досліджень позивача, викладених у запереченнях на повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака від 22.05.2015 (т.2, а. с.29-43) вбачається, що відповідно до діючої бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» Держслужбою інтелектуальної власності України раніше вже реєструвались знаки для товарів та послуг та видані свідоцтва в класі 33 «алкогольні напої (крім пива)», які містили зображення об'єктів культурної спадщини, зокрема релігійних споруд (т.2, а. с.30, 33-35; 51-54).

Посилання відповідача на те, що використання релігійної символіки для маркування товарів широкого вжитку, особливо алкогольних напоїв (горілки, вина, пива тощо) може образити почуття віруючих, оскільки сприйматиметься ними як гріх святотатства, є лише припущенням, в той час як відмова суб'єкту владних повноважень у реєстрації знаку для товарів повинна базуватись на конкретних порушеннях норм чинного законодавства, які б встановлювали обмеження для певних зображень, а не на ймовірних наслідках, до яких може призвести реєстрація знаку для товарів.

Такі висновки колегії суддів узгоджуються з п.1, п.4 ст.6 Закону № 3689-XII, які встановлюють, що з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Посилання відповідача, що статтею 3 Першої Директиви Ради 89/104/ЄЕС від 21.12.1988 про наближення законодавства держав-членів, що стосується торгових марок зазначено, передбачено, що кожна країна-учасник має запровадити норму, відповідно до якої не може бути зареєстровано позначення, а зареєстроване позначення підлягає визнанню недійсним, якщо таке позначення має велике символічне значення, зокрема, є релігійним символом, колегія суддів вважає таким, що не доводить наявності заборони (неприпустимості) чинного законодавства України на зображення релігійних споруд на знаках для торгівлі, оскільки:

по-перше, з преамбули Першої Директиви Ради 89/104/ЄЕС "Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торгових марок" від 21 грудня 1988 р. (далі - Директива) вбачається, що ця Директива стосується законодавства про торгові марки, яке застосовується в державах-членах ЄЕС, яким держава Україна не являється;

по-друге, п.п.«(b)» ч.2 ст.3 Директиви (на який посилається скаржник) визначає, що «Будь-яка держава-член може передбачити, що торгова марка не повинна реєструватися або, якщо її вже зареєстровано, підлягає оголошенню недійсною, якщо: торгова марка включає знак, що має високе символічне значення, зокрема, релігійний символ», тобто ця норма визначає можливість встановлення державою наведеного обмеження, а не його існування, і, як зазначено вище, доказів існування такого обмеження у чинному законодавстві України, відповідачем суд не надано.

Стосовно доводів відповідача, що позначення, заявлене позивачем до реєстрації «Дрєвнє Києвская + зображення», є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товару 33 класу «горілка» «ДРЕВНЬО КИЇВСЬКА» та «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА», що є підставою для відмови в наданні правової охорони у відповідності до п.3 ст.6 Закону №3689, колегія суддів зазначає наступне.

Наведені доводи Держслужби щодо схожості вказаних знаків для товарів відповідачем обґрунтовуються посиланням на приписи пп.4.3.2.6, пп.4.3.2.8 Правил.

Згідно пп.4.3.2 «Перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 3, 4 статті 6 Закону» Правил:

пп.4.3.2.6 «Визначення схожості словесних позначень» - словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

пп.4.3.2.8 «Визначення схожості комбінованих позначень - комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Підпункт 4.3.2 Правил «Перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 3, 4 статті 6 Закону» визначає:

При цьому у пп.4.3.2.4 «Проведення пошуку тотожних або схожих позначень» Правил, зокрема, вказано, що при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку

Відповідач в обґрунтування законності оскаржуваного рішення про відмову в реєстрації знаку від 03.08.2015 зазначає, що за результатами проведення кваліфікаційної експертизи встановлено, що заявлене на реєстрацію позначення за заявкою №m201406445 є схожим до ступеня сплутування зі знаками «ДРЕВНЬО КИЇВСЬКА» (заявка № 148578 від 20.12.1991, свідоцтво № 6386 від 30.06.1994, дію свідоцтва продовжено до 20.12.2021) та з знаком «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА» (заявка № m200500183 від 14.01.2005, свідоцтво № 64998 від 15.08.2006, дію свідоцтва продовжено до 14.01.2025), раніше зареєстрованими в Україні, споріднених через їх звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість, а також спорідненість товарів 33 класу МКТП.

При цьому, у чому саме полягає така звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість вищевказаних трьох позначень, відповідачем не зазначено.

Позивач, зі свого боку, здійснюючи власне дослідження схожості, зазначає:

- аналіз звукової (фонетичної) схожості позначень: зареєстровані словесні знаки за свідоцтвами № 6386 від 30.06.1994, № 64998 від 15.08.2006 «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА», та основний словесний елемент заявленого позначення «Древнє Києвская» мають граматичне написання схоже в обох випадках, отже, різниця в фонетичної схожості незначна;

- аналіз графічної (візуальної) схожості позначень (розміру та кольору літер, виду шрифту, наявність літер співпадаючих за написанням тощо): переважна кількість ознак вказує на графічну несхожість позначень;

- аналіз смислової (семантичної) схожості: оскільки словесний елемент порівнювальних позначень «Древнє Києвская», «Drevne Kievska», Древньо Київська» має ідентичне звучання можливо констатувати смислову (семантичну) схожість.

Тобто позивач погоджується з існування певної звукової (фонетичної) схожості позначень та смислової (семантичної) схожості, водночас наполягає на тому, що порівнювані зображення мають візуальне домінування елементів, які суттєво різняться між собою, що викликає у споживача різне сприйняття знаків та дає змогу відрізнити товари одних виробників від інших.

Аналогічні доводи наводились позивачем також у запереченнях на вищевказане повідомлення № 13336 від 22.05.2015, отримані відповідачем та третьою особою 01.07.2015 (т.2, а. с.29-97).

Вказані доводи відповідачем всупереч вимог ч.2 ст.71 КАС України не спростовані ані після отримання вказаних заперечень, ані під час розгляду справи у судів першої та апеляційної інстанцій.

При цьому колегія суддів зауважує, що за приписами п.п.4.3.2.4 «Проведення пошуку тотожних або схожих позначень» Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Отже, відповідачем не спростовано, що незважаючи на певну фонетичну та семантичну схожість спільних словесних елементів, заявлене позначення та протиставлені знаки за графічною (візуальною) схожістю не схожі настільки, що їх можна сплутати.

Тобто відповідачем, як суб'єктом владних повноважень, не доведено наявності законних підстав для прийняття Держслужбою рішення про відмову в реєстрації знаку №24534/3 від 03.08.2015 за заявкою позивача № m201406445, що свідчить про його протиправність.

Так, оцінюючи дії відповідача на відповідність критеріям зазначеним в ч.3 ст.2 КАС України, колегія суддів дійшла висновку, що приймаючи оскаржуване спірне рішення, відповідач діяв не на підставі та не у спосіб, що передбачений чинним законодавством України, а тому його визнання протиправним та скасування судом першої інстанції є цілком обґрунтованим.

Інші доводи скаржника про порушення судом першої інстанції норм процесуального права, які полягають, зокрема, у тому, що зобов'язуючи відповідача зареєструвати знак за заявкою позивача № m201406445, суд першої інстанції втрутився в дискреційні повноваження суб'єкта владних повноважень, яким є відповідач, колегією суддів не приймаються, оскільки зобов'язання суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії відповідає приписам ч.4 ст.105 КАС України та спрямоване на відновлення порушеного права позивача.

Доводи ж відповідача, що суд першої інстанції не забезпечив виконання принципу змагальності та рівності сторін, чим фактично позбавив відповідача права на надання розумних строків для своєчасної підготовки матеріалів і заперечень та можливість їх направлення поштою заздалегідь до призначених дат судових засідань, враховуючи територіальне знаходження відповідача у м. Києві, а суду - в м. Дніпропетровськ, колегія суддів вважає такими, що не є підставою для скасування по суті вірного судового рішення суду першої інстанції відповідно до ст..202 КАС України.

Отже доводи апеляційної скарги не спростовують правового обґрунтування, покладеного в основу судового рішення, тому не можуть бути підставою для скасування постанови суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст.198, 200, 205, 206 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Державної служби інтелектуальної власності України залишити без задоволення.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 вересня 2015 року у справі № 804/11564/15 залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядку, встановленому ст.212 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: І.Ю. Добродняк

Суддя: Н.А. Бишевська

Суддя: Я.В. Семененко