Справа № 2а-2687/11/2670
Суддя: Розваляєва Т.С.
Дата ухвалення: 2016-04-26 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" квітня 2016 р. м. Київ К/800/23118/15

К/800/23793/15

Вищий адміністративний суд України у складі:

головуючого суддіРозваляєвої Т. С. (суддя-доповідач),
суддівКравцова О. В.,
Черпіцької Л. Т.,
секретаря судового засідання Кальненко О. І.,

за участю: представника відповідача - Запорожець Л. Г.,

представника третьої особи - Тіхова Д. Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" та Державної служби інтелектуальної власності України на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30 квітня 2015 року у справі за позовом Колективного науково-впроваджувального малого підприємства "Існа" до Державного департаменту інтелектуальної власності України, третя особа: Закрите акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" про визнання рішення протиправним та скасування, зобов'язання вчинити певні дії,

встановив:

Колективне науково-впроваджувальне мале підприємство "Існа" звернулось до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності України про визнання рішення протиправним та скасування, зобов'язання вчинити певні дії.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 квітня 2011 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 25 січня 2012 року, в задоволенні позову відмовлено.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 18 червня 2013 року судові рішення скасовано, а справу направлено до суду першої інстанції на новий розгляд.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2015 року у задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 30 квітня 2015 року скасовано рішення суду першої інстанції, прийнято нове рішення, яким позов задоволено:

визнано протиправним та скасовано рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України № 1861/з від 25 січня 2011 року, прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11 серпня 2010 року на реєстрацію знака для товарів та послуг «МІРАМІСТИН»; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України повторно розглянути питання щодо реєстрації знака для товарів та послуг «МІРАМІСТИН» за заявкою Колективного науково-впроваджувального малого підприємства «ІСНА» № m 2010 12450 від 11 серпня 2010 року.

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, Товариство та Державна служба інтелектуальної власності України звернулись з касаційними скаргами, в яких просили його скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Заперечень не надходило.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників відповідача і третьої особи, дослідивши матеріали справи та доводи касаційних скарг колегія суддів вважає, що касаційні скарги підлягають задоволенню.

Судами встановлено, що Закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» є власником свідоцтв України: № 11846 від 10 жовтня 1994 року на знак для товарів і послуг «Мирамистин» для товарів і послуг 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, мазі лікувальні для фармацевтичних потреб; № 61077 від 17 квітня 2006 року на знак для товарів і послуг «Myramistin» для товарів і послуг для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, 16 класу, та 35 класу МКТП; № 61078 від 17 квітня 2006 р. на знак для товарів і послуг «Мірамістин» для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, 16 класу, та 35 класу МКТП; № 113807 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг «Мирамістин - чистий секс без перешкод» для товарів і послуг 35 класу МКТП; № 114014 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг «Мірамістин» (комбіноване), для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, хіміко-фармацевтичні препарати, хімічні препарати на лікарські потреби; № 103870 від 10 березня 2009 року на знак для товарів і послуг «Мірамістин» (комбіноване) на для товарів і послуг 3 класу МКТП.

11 серпня 2010 року МП «ІСНА» подало до державного підприємства «Український інститут промислової власності» (надалі за текстом - «Укрпатент») заявку № m 2010 12450 про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, у якій завило про реєстрацію права на словесний знак, що складається зі слова «МІРАМІСТИН», виконаного стандартним кириличним шрифтом заголовними літерами.

Названу заявку позивачем подано щодо товарів 1 класу МКТП: солі амонію; домішки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); емульгатори; консерванти (хімічні) для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи (хімічні препарати); поверхневоактивні хімічні речовини; хімікати промислові; протигрибкові засоби (фунгіциди) (домішки хімічні до -); хлоргідрати.

Листом від 08 жовтня 2010 року патентний повірений, що діяв від імені ЗАТ «Дарниця», направив до відділу кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг заперечення, у якому зазначав, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, з огляду на те, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

29 листопада 2010 року за вих. № 48823/3 Укрпатент надіслав позивачеві повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака у зв'язку з тим, що заявлене словесне позначення «МІРАМІСТИН»: є таким, що може ввести в оману щодо товару (належність його іншій особі); є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Мірамістин», «Мирамистин», «Myramistin» раніше зареєстрованим на ім'я ЗАТ «Дарниця»; є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «Мирамистин», «Мірамістин», «Myramistin» та комбінованим знаком «Мірамістин», раніше зареєстрованими на ім'я ЗАТ «Дарниця». Заявлені товари 01 класу МКТП є або можуть бути складовою вищезназначених товарів 03 та 05 класів, тобто є спорідненими.

25 січня 2011 року Департаментом надано висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.

Згідно цьому висновку заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки заявлене словесне сполучення «МІРАМІСТИН»: є оманливим для товарів 01 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) «Мірамістин-сирець», призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату «Мірамістин»; для товарів 01 класу, які є складовими субстанціх «Мірамістин-сирець» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Мірамістин», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ЗАТ «Дарниця» (свідоцтво № 114014 від 26 жовтня 2009 року) щодо споріднених товарів 05 класу; для заявлених товарів 01 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «Мирамистин», «Мірамістін» та «Myramistin», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ЗАТ «Дарниця» (свідоцтва № 11846 від 30 квітня 1999 року, № 61078 від 17 квітня 2006 року, № 61077 від 17 квітня 2006 року) щодо споріднених товарів 05 класу.

Рішенням від 25 січня 2011 року № 1861/з позивачу відмовлено в реєстрації цього знака. Висновок мотивований тим, що: 1) словесне позначення "Мірамістин" є оманливим для товарів 01 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) "Мірамістин-сирець", призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату "Мірамістин"; 2) для товарів 01 класу, які є складовими субстанціями "Мірамістин-сирець" є схожими настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Мірамістин", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я третьої особи щодо споріднених товарів 05 класу; 3) для заявлених товарів 01 класу є схожими настільки, що його можна сплутати з словесними знаками "Миромистин", "Міромістин" та "Myramistin", раніше зареєстрованими за третьою особою щодо споріднених товарів 05 класу.

Не погоджуючись з таким рішенням відповідача, позивач звернувся до адміністративного суду.

Таким чином спір стосується правомірності відмови щодо реєстрації знака за позивачем.

Під час нового розгляду суд першої інстанції погодився із доводами, що викладені в оскаржуваному рішенні відповідача, та дійшов висновку, що заявлений на реєстрацію позивачем знак "МІРАМІСТИН" є повністю тотожним зі знаком для товарів і послуг "Мірамістин" (словесний), та фонетично схожим зі знаками "Мирамистин", "Myramistin", "Мірамістин"(комбіноване). При цьому, використання такого позначення для хімічних субстанцій (речовин) може ввести в оману як кінцевого покупця готового медичного препарату, так і виробників лікарських засобів, що містять активну речовину "Мірамістин", який виготовляє ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Оскільки позивачем на реєстрацію заявлені права щодо товарів 1 класу МКТП, які є сировиною, то їх реєстрація призведе до зазначення товарного знаку і на готових препаратах.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний суд позов задовольнив, в основу рішення поклав висновок експертизи.

Колегія суддів касаційної інстанції вважає висновки суддів передчасними.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві, ці питання повинні вирішуватися з урахуванням таких положень міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності (відповідно до Закон України від 13 жовтня 1995 року № 380/95-ВР ратифіковано Договір про закони щодо товарних знаків)

- статті 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, якою, зокрема, встановлено:

(1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.

(2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.

(3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак;

- статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків, якою визначено питання класифікації товарів і/або послуг:

1) [Зазначення товарів і (або) послуг] Кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стосується заявки або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніццької класифікації, з проставленим перед кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації;

2) [Товари чи послуги, які належать до одного класу або до різних класів]

a) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.

b) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.

З огляду на викладені положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності для роз'яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку [міжнародний цифровий код - (511)] за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (Ніццька класифікація), судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

У вирішенні питань призначення судової експертизи судам слід керуватися: Кодексом адміністративного судочинства України (далі - КАС), Законом України "Про судову експертизу", Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року № 144/5, з подальшими змінами і доповненнями); з урахуванням науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, також затверджених згаданим наказом Міністерства юстиції України; інші законодавчі акти, у тому числі міжнародні договори та угоди про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності (стаття 2 Закону "Про судову експертизу").

У додатку 4 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, наведено Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Мінюсту (далі - Перелік). У розділі Перелік серед видів судових експертиз за № 30 зазначено експертизу у сфері інтелектуальної власності. Ця експертиза включає певні види експертних спеціальностей, які судам необхідно враховувати у призначенні експертиз з відповідних справ.

Як вбачається з матеріалів справи та судових рішень, на виконання ухвали Вищого адміністративного суду України суд першої інстанції, призначивши у справі комісійну експертизу у сфері інтелектуальної власності, не взяв до уваги його висновок з огляду на те, що в ньому містяться посилання на судову практику, а експертами не надано вичерпної відповіді на поставлені судом питання.

Між тим, як вбачається з переліку питань, що поставлені перед Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, частина їх не входить до компетенції експертів інституту і є технологічними, вирішення яких можливо після залучення відповідних фахівців у галузі фармацевтики в якості судових експертів відповідно до п. 4.7. Наказу Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень".

Відповідно до листів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 22 листопада 2013 року № 11749/11750/13-53, від 06 лютого 2014 року № 11749/11750/13-53 та повідомлення останній повідомляв суд першої інстанції про такі обставини.

Згідно із ст. 81 КАС України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд може призначити експертизу. Якщо проведення експертизи доручено експертній установі, її керівник має право доручити проведення експертизи одному або кільком експертам, якщо судом не визначено конкретних експертів, у разі потреби - замінити виконавців експертизи, заявити клопотання щодо організації проведення досліджень поза межами експертної установи.

Згідно із ч. 2 ст. 10 Закону України "Про судову експертизу" судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта.

Частина третя цієї статті передбачає можливість залучення на визначених цією нормою умовах до проведення судових експертиз також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Відповідно до п. 1.2.11. Наказу Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" комісійною є експертиза, яка проводиться двома чи більшою кількістю експертів, що мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною спеціалізацією (фахівцями в одній галузі знань). Комісія експертів може утворюватися органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), або керівником експертної установи.

Комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Утім на такі норми права та на зауваження інституту суд першої інстанції уваги не звернув, відповідну ухвалу не виніс, у зв'язку з чим за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності інститут дав відповідь лише на 11, 12 питання, що підтверджується висновком судових експертів № 1592/1593/14-53 від 21 жовтня 2014 року. Відтак решта питань, що були поставлені інституту, залишені без відповіді.

Статтею 159 КАС України передбачено, що судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим.

Вказану норму слід розуміти так, що судове рішення є законним, якщо воно ухвалене судом відповідно до норм матеріального права з дотриманням норм процесуального права, порушення яких є підставою для скасування чи зміни судового рішення судом вищої інстанції. Це випливає з конституційного принципу законності (пункт 1 частини третьої статті 129 Конституції України, стаття 9 КАС України). При цьому законність необхідно трактувати не суто формально - як дотримання вимог закону, а у ширшому значенні - у світлі верховенства права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені під час судового розгляду справи (у судовому засіданні, у порядку скороченого чи письмового провадження) з урахуванням вимог статті 70 КАС України щодо належності та допустимості доказів або обставин, які не підлягають доказуванню, та висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними.

Таким чином обґрунтованим визнається судове рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для цієї справи чи для вирішення певного процесуального питання, висновки суду про встановлені обставини є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються належними і допустимими доказами.

Це означає, що судове рішення має міститись пояснення (мотиви), чому суд вважає ту чи іншу обставину доведеною або не доведеною, чому суд врахував одні докази, але не взяв до уваги інших доказів, чому обрав ту чи іншу норму права (закону), а також чому застосував чи не застосував встановлений нею той чи інший правовий наслідок. Кожен доречний і важливий аргумент особи, яка бере участь у справі, повинен бути проаналізований і одержати відповідь суду.

Таких висновків необхідно дотримуватися судам під час ухвалення рішень.

Слід зазначити, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Водночас чинне законодавство визначає, що суд повинен вмотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі.

Між тим, розглядаючи справу, суд першої інстанції фактично не призначив відповідну експертизу, яка має враховуватися судами у даній категорії справ та стати предметом доказування у ній, питання, про які клопотали сторони, не відхилив, чим порушив приписи ст. 11 КАС України.

Натомість суд апеляційної інстанції недоліків суду першої інстанції не виправив.

За таких обставин колегія судді касаційної інстанції вважає, що судами порушені норми матеріального та процесуального закону, що унеможливлює встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

Оскільки під час вирішення справи по суті судами допущені порушення норм матеріального та процесуального права, то касаційні скарги слід задовольнити.

Керуючись статтями 220, 221, 223, 227, 230, 231 КАС України, суд

ухвалив :

Касаційні скарги Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" та Державної служби інтелектуальної власності України задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2015 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30 квітня 2015 року скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеними статтями 237, 238, 239-1 КАС України.

Судді: