Справа № 804/16395/15
Суддя: Турлакова Наталія Василівна
Дата ухвалення: 2016-02-09 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі колегії суддів:
головуючого судді суддівТурлакової Н. В. Павловського Д.П. Чорної В.В.
розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до Державної служби інтелектуальної власності України, Державного підприємства «Український інститут промислової власності» про скасування рішень, зобов'язання вчинити певні дії та відшкодування моральної шкоди, -
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 звернулись до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Державного підприємства "Український інститут промислової власності" з позовними вимогами (з урахуванням заяви про зміну предмету позову вх. від 28.11.2012 р.) про:
- визнання висновку кваліфікаційної експертизи Державного підприємства "Український інститут промислової власності" по заявці № а 200713421 від 03.12.2007 року "ІНФОРМАЦІЯ_1" від 08.09.2011р. про відмову у видачі патенту на винахід, який складено з порушенням ч. 17 ст.16, ст.33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", суперечить експертним висновкам вчених НАН України, рішенням Державної служби за якими видані патенти на винаходи і корисні моделі НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та практичним дослідженням позивачів, незаконним та таким, що порушує особисті немайнові права та право позивачів на захист інтелектуальної власності та зобов'язання Державного підприємства "Український інститут промислової власності" відкликати висновок кваліфікаційної експертизи по заявці № а 200713421 від 03.12.2007 року "ІНФОРМАЦІЯ_1" від 08.09.2011р. про відмову у видачі патенту на винахід та поновити особисті немайнові права та право позивачів на захист інтелектуальної власності;
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 05 листопада 2015р. постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 грудня 2012 року та постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 05 грудня 2013 року скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Ухвалою суду від 21.12.2015р. справу прийнято до провадження у вказаному складі суду та призначено до розгляду у судовому засіданні.
Представники сторін до суду не з'явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.
Відповідно до ч.6 ст.128 КАС України справу призначено до розгляду у письмовому провадженні на підставі наявних в справі доказів, за відсутності сторін.
Дослідивши чинне законодавство та матеріали справи, судом встановлені наступні обставини.
За наслідками попереднього висновку формальної експертизи від 12.02.2008р. встановлено, що в матеріалах заявки порушено вимоги ст.12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», та «Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід».
Повідомленням про завершення формальної експертизи за заявкою на винахід від 20.05.2008р. заявка визнана такою що відповідає вимогам ст.12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», і прийнято рішення про можливість проведення кваліфікаційної експертизи.
Повідомленнями щодо додаткових матеріалів від 09.03.2010р., 19.05.2010р., 02.11.2010р., запитувались додаткові матеріали у позивачів.
За результатами попередніх висновків кваліфікаційної експертизи від 19.07.2010р., 29.09.2010р., проведеної відділом хімії та металургії Укрпатенту, встановлено, що згідно ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч.1 ст.7 Закону., за пунктом 1 формули не є промислово придатним.
Повідомленнями щодо додаткових матеріалів від 02.11.2010р., 07.12.2010р. 01.02.2011р. запитувались додаткові матеріали у позивачів.
За результатом попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 16.05.2011р., проведеної головним експертом Л.П.Сінчук відділу хімії та металургії Укрпатенту, встановлено, що згідно ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч.1 ст.7 Закону., за пунктом 1 формули не є промислово придатним.
Так згідно оскаржуваного Рішення відповідача від 08.09.2011р., при проведенні перевірки було взято до уваги опис винаходу, наданий заявником 26.11.2009р. разом з клопотанням про проведення кваліфікаційної експертизи.
Згідно з п.6.5.1.1 Правил розгляду для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:
1.Наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу.
В описі винаходу вказано, що заявлене технічне рішення належить до галузі теплоенергетики і може використовуватись як альтернативний вид палива і окислювача в теплових агрегатах переважно з замкненим циклом роботи. З матеріалів заявки можна зрозуміти, що заявлений об'єкт винаходу, а саме тепло агенти або робоче тіло (суміш речовин) , призначений для застосування в теплових агрегатах, оснащених спеціальним засобом для перетворення продуктів згоряння (водяної пари) на речовини, здатні вступати в реакцію з виділенням тепла (водень, кисень), як замінника суміші палива з окисником (горючої суміші), яка є джерелом енергії, о перетворюється тепловим агрегатом в корисну механічну роботу або інший вид корисної енергії.
2.Наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у формулі винаходу.
Заявлена речовина (робоче тіло або теплоагенти) фактично є сумішшю продуктів згоряння з окисником і можливо може бути одержана простим змішуванням вказаних речовин, оскільки інше в матеріалах заявки не зазначено.
3. У разі здійснення винаходу, як він охарактеризований у формулі винаходу, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.
Заявлена речовина (робоче тіло або тепло агенти) не містить компонентів, здатних вступати в реакцію і відповідно давати енергію. Для того, щоб була можливість одержання енергії при роботі теплового агрегату, необхідно здійснити перетворення заявленої речовини, тобто затратити енергію. Причому витрачена на таке перетворення енергія згідно з першим началом термодинаміки буде більшою, ніж енергія, яку можливо одержати при реакції компонентів перетвореної заявленої речовини. Таким чином одержання «екологічно чистої і дешевої енергії», як це вказано у формулі винаходу, є неможливим.
Крім того, ні в первинному описі, ні в описі 26.11.2009, а також в інших матеріалах заявки не вказано конкретних теплових агрегатів, в яких можливе використання заявленого тепло агента або робочого тіла.
З листом від 16.08.2010 надано Акт про попередні випробування та висновки щодо конструкції дослідного зразка ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливості застосування продуктів згоряння (водяної пари) як альтернативного джерела енергії, затверджений директором «Укрнафтазапчатина» Овчаренко А.Ю. 19.04.2010, де вказується на недосконалість конструкції пальника, в якому можливе застосування водяної пари як сировини для виробництва енергії, і необхідність доопрацювання його для можливого промислового застосування, причому випробувальний пальник не був агрегатом з замкненим циклом роботи.
Отже на час створення винаходу, а це 03.12.2007, теплового агрегату, за допомогою якого можливе здійснення винаходу в тому вигляді , як він охарактеризований у формулі винаходу, не було.
Більш того, спосіб функціонування такого теплового агрегату суперечить фундаментальним фізичним законам (закону збереження енергії (першому началу (закону) термодинаміки) та другому началу (закону) термодинаміки), які на сьогодні загальновизнані і не ставляться під сумнів у авторитетних наукових працях. Таким чином побудова такого теплового агрегату в принципі неможлива.
З огляду на це можна стверджувати, що реалізація вказаного заявником призначення не можлива.
На основі викладеного та на підставі п.6.5.1.3 Правил розгляду експертиза прийшла до висновку, що винахід, як він охарактеризований у формулі винаходу, не відповідає умові патентоздатності - промислова придатність.
В обґрунтування апеляційного оскарження зазначили. Що вважають його необґрунтованим та не підтвердженим відповідними матеріалами з наукової точки зору та таке, що виходить за межі дії закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а також таким, що порушує право авторів на інтелектуальну власність та інші немайнові права.
1.Так в рішенні не вказано, яким чином додаткова речовина, що міститься в робочому тілі у вигляді окисника порушує основні закони термодинаміки та не забезпечує промислову придатність заявленого рішення.
2.На технічне рішення в заявці № 200713421 на підставі новизни і промислової придатності, у відповідності до закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», одержано патент України на корисну модель № НОМЕР_7, тому заявники вважають, що експертиза для одного і того ж технічного рішення застосовує закон України « Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» за подвійними стандартами.
3.Експертиза фактично скасувала дію патентів України на винаходи № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9. НОМЕР_10, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 та інші в яких продукти згоряння, зокрема водяна пара, застосовуються як вторинна сировина для безпечного виробництва екологічно чистої і дешевої енергії.
4.Вважають, що рішення експертизи виходить за межі дії закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
5.Експертиза перевищила свої повноваження та поставила під сумнів промислову придатність прототипів заявленого технічного рішення і таким чином порушила права авторів на захист права інтелектуальної власності та їх ділову репутацію.
Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2012 р. у задоволенні заперечення було відмовлено, рішення Держдепартаменту від 08.09.2011 р. про відмову у видачі патенту на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № а 2007 13421 залишено чинним.

Так відповідно до вказаного висновку (арк..7) колегія Апеляційної палати з'ясувала наскільки особливості представленого заявником технічного рішення враховують зміщення рівноваги термодинамічної системи у випадку промислового використання або використання в інших сферах людської діяльності, що за положенням п.8 ст.6 Закону є обов'язковою умовою визнання технічного рішення відповідним критерію «промислова придатність».

Під час налізу матеріалів заявки колегією Апеляційної палати встановлено, що в складі заявленого тепло агенту або робочого тіла міститься речовина у вигляді окислювача, яка при перетворенні продуктів згоряння на відновлювальне вторинне паливо та окислювач, змінює співвідношення горючих і окислювальних речовин таким чином, що горючих речовин або палива у вигляді водню міститься менше, а окислюючих речовин у вигляді кисню міститься більше.

Як випливає з опису винаходу, тепло агент або робоче тіло циркулює в замкненому циклі теплових або енергетичних агрегатів, тобто без поповнення пальним чи тепловою енергією. Отже приймаючи до уваги всі ознаки, наведені у кінцевій формулі, крім тих, о виходять за межі первинних матеріалів заявки, можна зробити висновок, що тепло агентом або робочим тіло постійно витрачається енергія, а її поповнення чи відтворення здійснюється в замкненому циклі завдяки перетворенню відпрацьованих продуктів, зокрема води, на водень і кисень, які знову згоряють і поповнюють внаслідок цього втрачену енергію.

Таким чином, відтворення початкового рівня енергії тепло агенту чи робочого тіла не можливе без розкладання водяної пари на водень та кисень та подальшого їх спалювання, а розкладання водяної пари на водень та кисень відповідно потребує затрати енергії, яка принаймні теоретично, повинна бути рівною, а на практиці помітно більшою ніж та, що виділяється.

Враховуючи те, що заявник на практиці передбачає одержувати при цьому ще і додаткову дешеву енергію, термодинамічно цю систему можна охарактеризувати як нежиттєздатну.

Додаткова наявність в складі тепло агенту окислюючи речовин ніяк не змінює його енергетичний потенціал в замкненому циклі, оскільки ці речовини є баластом, що без наявності відповідної кількості пального може лише поглинати енергію.

Колегія прийшла до висновку, що рішення закладу експертизи про невідповідність заявленого технічного рішення основним законам термодинаміки є правомірним.

При цьому, колегія Апеляційної палати також зазначила, що Патент України на корисну модель № НОМЕР_11 є деклараційним патентом, який відповідно до положення частини1 ст.25 Закону видається під відповідальність його власника. Враховуючи те, що кваліфікаційна експертиза за деклараційним патентом не проводилась і критерії патентоздатності не встановлювались, зазначений документ не може розглядатись як підстава для підтвердження патентоздатності технічного рішення за заявкою № а200713421.

Зазначене рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України прийняте 28.02.2012 р., затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 28.03.2012 р. №133-Н.

Проаналізувавши норми чинного законодавства України, дослідивши надані докази, суд дійшов до наступних висновків.

Так, правовідносини, що виникли між сторонами регулюються Конституцією України нормами Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Цивільним кодексом України, Законом України "Про державну таємницю", Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель від 15.03.2002 № 197, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 року за №364/6652 (надалі - Правила).

Відповідно до частини 1 статті 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до абзацу 15 статті 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Відповідно до пункту 1 статті 12 Розділу 4 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку.

Згідно ст. 3 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 року за №3687-ХІІ (надалі Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі") реалізацію державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі забезпечує Державна служба інтелектуальної власності України, для чого, зокрема, організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає патенти на винаходи і корисні моделі, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі.

Відповідно до Указу Президента України "Про систему центральних органів виконавчої влади" від 15.12.1999 № 1572 відповідач - Державний департамент інтелектуальної власності утворений у складі Міністерства освіти і науки як урядовий орган державного управління.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 №997 затверджено Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, яким визначені основні завдання та повноваження департаменту.

Пунктом 4 вказаного Положення визначено, що Департамент відповідно до покладених на нього завдань: крім іншого, реалізує у межах своїх повноважень єдину економічну, фінансову, науково-технічну, інвестиційну, соціальну політику у сфері інтелектуальної власності та розробляє на основі результатів аналізу діяльності державної системи охорони інтелектуальної власності пропозиції щодо її вдосконалення; забезпечує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією; забезпечує функціонування системи експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності; визначає порядок державної сертифікації діяльності в сфері інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності; видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності; організовує розгляд заяв і скарг щодо видачі охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших звернень фізичних та юридичних осіб з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень (п.5 статті 6 "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію, підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території України з 25 грудня 1991 року, були розроблені Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель від 15.03.2002 № 197, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 року за №364/6652 .

Перевірка формули винаходу здійснюється відповідно до п.6.4. Правил.

Згідно п. 7 ст. 7 "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

Відповідно до підпункту 6.5.2.2 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти та науки України № 197 від 15.03.2002 року встановлено, що при перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки до Держдепартаменту або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

За приписами підпункту 6.1 цих Правил кваліфікаційна експертиза - експертиза, що встановлює відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності) і проводиться відповідно до статті 16 Закону. Під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряють: формулу винаходу відповідно до пункту 6.4 цих Правил; додаткові матеріали відповідно до пункту 7 цих Правил; відповідність винаходу або групи винаходів умовам патентоздатності. При цьому додатково перевіряють відповідність винаходу умовам надання правової охорони згідно з частинами 1 - 3 статті 6 Закону.

Частиною 3 статті 16 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено, що кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Установи надсилається заявнику. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

П 6. ст.16 вказаного Закону передбачено, що заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що протиставлені заявці.

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

Відповідно до п 7. ст.16 Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (корисної моделі).

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), не беруться до уваги під час експертизи заявки і можуть бути, після одержання відповідного повідомлення закладу експертизи, оформлені заявником як самостійна заявка.

Згідно з п.9 ст. 16 зазначеного вище Закону, під час проведення формальної експертизи встановлюється дата подання заявки на підставі статті 13 цього Закону; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, та чи не відноситься він до об'єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

П 17, 18 ст.16 вказаного Закону передбачено, що під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 цього Закону.

Кваліфікаційна експертиза проводиться після одержання закладом експертизи відповідної заяви будь-якої особи та документа про сплату збору за її проведення.

Заявник може подати зазначені заяву та документ протягом трьох років від дати подання заявки. Інша особа може подати їх після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Їй надсилається лише затверджений Установою висновок експертизи за заявкою.

Строк подання зазначених заяви та документа продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом дванадцяти місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо заявник не подасть зазначені заяву та документ у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

18. Якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків.

Відповідь заявника надається у строк, встановлений частиною шостою цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою. При цьому питання щодо дотримання вимоги єдиності винаходу вирішуються відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті

Ст.33 вищевказаного Закону визначає умови за яких виданий патент може бути визнано недійсним, як у судовому порядку так і за результатами експертизи деклараційного патенту.

Як зазначає у своїй ухвалі від 05.11.2015 р. Вищий адміністративний суд України суди обох інстанцій не встановили обставин, що мають значення для всебічного та повного вирішення справи, зокрема: ознаки, що характеризують винахід промислово придатним.

Враховуючи вказане, суд зазначає, що відповідно до п.6.5.1.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2002 №197 (далі - Правила розгляду), для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

1. наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук - його можливе застосування);

2. наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

3. У разі здійснення винаходу, як він охарактеризований у формулі винаходу, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Як зазначалось раніше, у висновку №22635/ЗА/11 від 28.02.2012р. про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, в описі винаходу вказано, що заявлене технічне рішення належить до галузі теплоенергетики і може використовуватися як альтернативний вид палива і окислювача в теплових агрегатах переважно з замкненим циклом роботи. Заявлений об'єкт винаходу, а саме теплоагенти або робоче тіло (суміш речовин), призначений для застосування в теплових агрегатах, оснащених спеціальним засобом для перетворення продуктів згоряння (водяної пари) на речовини, здатні вступати в реакцію з виділенням тепла (водень і кисень), як замінника суміші палива з окисником (горючої суміші), яка є джерелом енергії, що перетворюється тепловим агрегатом в корисну механічну роботу або інший вид корисної енергії.

Заявлена речовина (робоче тіло або теплоагенти) фактично є сумішшю продуктів згоряння окисником і можливо може бути одержана простим змішуванням вказаних речовин, оскільки інше в матеріалах заявки не зазначено.

Також, у висновку говориться про те, що заявлена речовина (робоче тіло або теплоагенти) не містить компонентів, здатних вступати в реакцію і відповідно давати енергію. Для того, щоб була можливість одержання енергії при роботі теплового агрегату, необхідно здійснити перетворення заявленої речовини, тобто затратити енергію. Причому витрачена на таке перетворення енергія, згідно з першим началом термодинаміки, буде більшою, ніж енергія, яку можливо одержати при реакції компонентів перетвореної заявленої речовини. Таким чином, одержання «екологічно чистої і дешевої енергії», як це вказано у формулі винаходу, є неможливим.

Зазначені висновки рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України прийнятим 28.02.2012 р., затверджене наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 28.03.2012 р. №133-Н було залишено без змін.

Рішення прийнято з урахуванням експертизи, а також в межах та у спосіб передбачений чинним законодавством.

Крім того, нормами вказаного Закону та Правил не передбачено оскарження експертизи, а також не передбачено повторне її проведення.

Також суд звертає увагу, як встановлено судом, як попередній висновок кваліфікаційної експертизи так і остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи приймалися головним експертом відповідача відділу хімії та металургії Укрпатенту, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих позивачами у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 16.05.2011, № 12307/ЗА/11 яким встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч.1 ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», за пунктом 1 формули не є промислово придатним, та згідно з частиною першою статті 16 Закону N 3687-XII має статус науково-технічної експертизи.

В свою чергу, попередній висновок кваліфікаційної експертизи та повідомленнями щодо додаткових матеріалів від 09.03.2010р., 19.05.2010р., 02.11.2010р., якими запитувались додаткові матеріали у позивачів, отримані останніми.

За результатами попередніх висновків кваліфікаційної експертизи від 19.07.2010р., 29.09.2010р., проведеними відділом хімії та металургії Укрпатенту, також встановлено, що згідно ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч.1 ст.7 Закону., за пунктом 1 формули не є промислово придатним.

Повідомленнями щодо додаткових матеріалів від 02.11.2010р., 07.12.2010р. 01.02.2011р. запитувались додаткові матеріали у позивачів, що останніми не заперечується.

Таким чином, відповідач повідомляв позивача належним чином про недоліки, які були виявлені під час попередньої кваліфікаційної експертизи та на необхідність їх усунення.

Додаткові матеріали, які були надані позивачем, було оглянуто та досліджено відповідачами під час складання остаточного висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, про що безпосередньо зазначено у висновку та вказано, що ні в первинному описі, ні в описі 26.11.2009, а також в інших матеріалах заявки не вказано конкретних теплових агрегатів, в яких можливе використання заявленого тепло агента або робочого тіла.

З листом від 16.08.2010 надано Акт про попередні випробування та висновки щодо конструкції дослідного зразка ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливості застосування продуктів згоряння (водяної пари) як альтернативного джерела енергії, затверджений директором «Укрнафтазапчатина» Овчаренко А.Ю. 19.04.2010, де вказується на недосконалість конструкції пальника, в якому можливе застосування водяної пари як сировини для виробництва енергії, і необхідність доопрацювання його для можливого промислового застосування, причому випробувальний пальник не був агрегатом з замкненим циклом роботи.

Отже на час створення винаходу, а це 03.12.2007, теплового агрегату, за допомогою якого можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у формулі винаходу, не було.

Більш того, спосіб функціонування такого теплового агрегату суперечить фундаментальним фізичним законам (закону збереження енергії (першому началу (закону) термодинаміки) та другому началу (закону) термодинаміки), які на сьогодні загальновизнані і не ставляться під сумнів у авторитетних наукових працях. Таким чином побудова такого теплового агрегату в принципі неможлива.

З огляду на це можна стверджувати, що реалізація вказаного заявником призначення не можлива.

На основі викладеного та на підставі п.6.5.1.3 Правил розгляду експертиза прийшла до висновку, що винахід, як він охарактеризований у формулі винаходу, не відповідає умові патентоздатності - промислова придатність.

Щодо оскаржуваного Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2012 р. яким у задоволенні заперечення було відмовлено, а рішення Держдепартаменту від 08.09.2011 р. про відмову у видачі патенту на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № а 2007 13421 залишено чинним, то суд зазначає наступне.

Так під час аналізу матеріалів заявки колегією Апеляційної палати встановлено, що в складі заявленого тепло агенту або робочого тіла міститься речовина у вигляді окислювача. Приймаючи до уваги всі ознаки, наведені у кінцевій формулі, крім тих, які виходять за межі первинних матеріалів заявки, можна зробити висновок, що тепло агентом або робочим тіло постійно витрачається енергія, а її поповнення чи відтворення здійснюється в замкненому циклі завдяки перетворенню відпрацьованих продуктів, зокрема води, на водень і кисень, які знову згоряють і поповнюють внаслідок цього втрачену енергію.

Таким чином, відтворення початкового рівня енергії тепло агенту чи робочого тіла не можливе без розкладання водяної пари на водень та кисень та подальшого їх спалювання, а розкладання водяної пари на водень та кисень відповідно потребує затрати енергії, яка принаймні теоретично, повинна бути рівною, а на практиці помітно більшою ніж та, що виділяється.

Враховуючи те, що заявник на практиці передбачає одержувати при цьому ще і додаткову дешеву енергію, термодинамічно цю систему можна охарактеризувати як нежиттєздатну.

Додаткова наявність в складі тепло агенту окислюючи речовин ніяк не змінює його енергетичний потенціал в замкненому циклі, оскільки ці речовини є баластом, що без наявності відповідної кількості пального може лише поглинати енергію.

Так, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що рішення закладу експертизи про невідповідність заявленого технічного рішення основним законам термодинаміки є правомірним.

Щодо доводів позивачів з посиланням на патент України на корисну модель № НОМЕР_7, та скасування Експертизою дії інших патентів, то суд звертає увагу на висновки колегії Апеляційної палати, згідно рішення від 28.02.2012р., згідно яких зазначено, що Патент України на корисну модель № НОМЕР_11 є деклараційним патентом, який відповідно до положення частини 1 ст.25 Закону видається під відповідальність його власника. Враховуючи те, що кваліфікаційна експертиза за деклараційним патентом не проводилась і критерії патентоздатності не встановлювались, зазначений документ не може розглядатись як підстава для підтвердження патентоздатності технічного рішення за заявкою № а200713421.

Вказане відповідає вимогам Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", та фактичним обставинам справи і визнається судом обґрунтованим.

Враховуючи вищевикладене, а також те що позивачі не усунули недоліки своєї роботи, які останнім було роз'яснено відповідачем, доказів які би спростовували доводи експертизи відповідача, які викладені як у в остаточному висновку кваліфікаційної експертизи від 08.09.2011р. про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи так і в Рішенні Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2012, матеріали справи не містять, а також те, що судом не встановлено порушення відповідачами чинного законодавства, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість остаточного висновку про невідповідність заявленого позивачем винаходу умовам патентоздатності та Рішенні Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України.

Щодо вимог про стягнення моральної шкоди, суд зазначає наступне.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 2001 року N 5, моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Позивачами має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно позивачам, з яких міркувань вони виходили, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується.

Позивачі не надали суду докази, які б підтвердили заподіяння їм відповідачами моральної шкоди, не довели чим підтверджується факт заподіяння моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, якими діяннями вони заподіяні, у чому саме полягає вина відповідачів, а також те що вони є похідними від первісних, вимоги про стягнення моральної шкоди не підлягають задоволенню.

Таким чином, колегія суддів прийшла до висновку щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні адміністративного позову ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до Державної служби інтелектуальної власності України, Державного підприємства «Український інститут промислової власності» про скасування рішень, зобов'язання вчинити певні дії та відшкодування моральної шкоди - відмовити.

Постанова суду набирає законної сили та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку, визначеному ст. 254 КАС України.

Відповідно до ст.186 КАС України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Головуючий суддя Судді Н.В. Турлакова Д.П. Павловський В.В. Чорна