Справа № 2а/0470/8952/11
Суддя: Кравцов О.В.
Дата ухвалення: 2015-10-27 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" жовтня 2015 р. м. Київ К/800/42357/14

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого Кравцова О.В.,

суддів Мороза В.Ф.,

Цуркана М.І.,

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Державної служби інтелектуальної власності України на постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 25 березня 2014 року за позовом ОСОБА_2 до Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа - ОСОБА_3, про скасування рішення та зобов'язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

В липні 2011 року ОСОБА_2 (надалі також - позивач) звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності, в якому просив:

- визнати незаконним та скасувати попередній висновок кваліфікаційної експертизи Державного департаменту інтелектуальної власності № 11431 від 15 лютого 2008 року по заявці № 200608286;

- скасувати рішення № 45163/3 від 7 жовтня 2008 року про відмову ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у видачі патенту на винахід «Опорний вузол бурового верстату» за заявкою № 200608286 як незаконне;

- зобов'язати відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу заявки № 200608286 з урахуванням усіх матеріалів, наданих заявником,відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і «Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель».

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 22 лютого 2012 року замінено первісного відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності належним відповідачем - Державною службою інтелектуальної власності України (надалі - відповідач, Служба).

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 8 серпня 2013 року в задоволені позову було відмовлено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 25 березня 2014 року постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 8 серпня 2013 року скасовано та прийнято нове рішення, яким задоволено позовні вимоги.

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, із касаційною скаргою звернувся відповідач, в якій просив скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Заслухавши доповідь судді, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши матеріали справи та рішення, що приймалися під час її розгляду, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що позивач спільно з третьою особою 17 липня 2006 року подали до відповідача заяву про видачу патенту на винахід - «Опорний вузол бурильного станка».

До заяви про видачу патенту на винахід «Опорний вузол бурильного станка» додано опис винаходу, формулу винаходу, креслення та інші ілюстративні матеріали, документ про сплату збору, документ, який підтверджує наявність підстав для зменшення збору або звільнення від його сплати, документ про депонування штаму, копію попередньої заявки, яка підтверджує право на пріоритет, документ, який підтверджує повноваження довіреної особи.

Згідно опису даний винахід відноситься до гірничого обладнання і може використовуватися на бурильних станках. Метою винаходу є підвищення ресурсу підшипників та ущільнень.

Як вбачається з опису винаходу, позивач та третя особа удосконалили відомий опорний вузол, який використовується на бурильному станку УСБШ-250.

До заяви на винахід додано формулу винаходу, яка складається із шести пунктів.

18 жовтня 2006 року Службою направлено позивачу повідомлення № 71068 про завершення формальної експертизи за заявкою на винахід, де зазначено, що за результатами формальної експертизи заявка визнана такою, що відповідає вимогам статті 12 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" і прийнято рішення про можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки на видачу патенту на винахід.

31 жовтня 2006 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 подано заяву до відповідача з проханням провести кваліфікаційну експертизу заявки на видачу патенту на винахід.

15 лютого 2008 року відповідачем направлено позивачу попередній висновок кваліфікаційної експертизи № 11431, з якого вбачається що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності за пунктами 1-6 формули, не має винахідницького рівня.

Попередній висновок мотивовано тим, що заявлений позивачем технічний результат, щодо підвищення ресурсу підшипників та ущільнень, не буде досягатися.

Також у попередньому висновку вказано про те, що заявлений винахід є новим та промислово придатним.

У попередньому висновку позивачу запропоновано надати свою думку та/або внести відповідні зміни в матеріали заявки не виходячи за межі первинно поданих матеріалів і/або рівня техніки на дату подання заявки.

З матеріалів справи вбачається, що Службою на вимогу позивача було направлено копії патентних матеріалів протиставлених заявці № 17947 від 26 березня 2008 року.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 подано відповідачу пояснення з приводу попереднього висновку Служби, які оформлено листом від 17 липня 2008 року № 1707/1 з додатками.

7 жовтня 2008 року Службою прийнято остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, який затверджено наказом заступника голови Державного департаменту інтелектуальної власності від 7 жовтня 2008 року № 45163/3.

Підставою для остаточного висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи слугувало те, що надані позивачем додаткові матеріали з одного боку не підтверджують можливість досягнення заявленого технічного результату підвищення ущільнень за рахунок відмітних ознак п.п.1-6 формули винаходу, з іншого - не містять підтвердження впливу ознак винаходу на досягнення технічного результату винаходу щодо підвищення ресурсу підшипників, яке б не виходило б за межі первинно поданих документів.

Не погоджуючись із висновком відповідача від 7 жовтня 2008 року, ОСОБА_2 звернувся до суду.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що в матеріалах справи відсутні докази, які б спростували доводи експерта та відповідача, які були викладені у попередньому висновку кваліфікаційної експертизи та в остаточному висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи.

Скасовуючи рішення першої інстанції та задовольняючи позовні вимоги, суд апеляційної інстанції виходив з того, що відповідачем, як суб'єктом владних повноважень, не було доведено правомірності висновку кваліфікаційної експертизи.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України з такими висновками апеляційного суду не погоджується, з огляду на наступне.

Відповідно до частини першої статті 418 Цивільного кодексу України (в редакції від 12 квітня 2008 року, що діяла на момент виникнення спірних відносин) право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 15 грудня 1993 року N 3687-XII «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (в редакції від 22 травня 2003 року, що була чинна на момент виникнення спірних відносин; надалі - Закон N 3687-XII) винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології; патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Відповідно до пункту 1 статті 12 Закону N 3687-XII особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 №997 затверджено Положення про Державний департамент інтелектуальної власності (діяв на момент виникнення спірних відносин; надалі - Положення), яким визначені основні завдання та повноваження департаменту.

Пунктом 4 Положення визначено, що Департамент відповідно до покладених на нього завдань,зокрема:

здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності;

видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності;

організовує розгляд заяв і скарг щодо видачі охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших звернень фізичних та юридичних осіб з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до підпункту 6.5.2.2 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти та науки України № 197 від 15 березня 2002 року (надалі - Правила) встановлено, що при перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки до Держдепартаменту або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Згідно з пунктом 6.1 Правил кваліфікаційна експертиза - експертиза, що встановлює відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності) і проводиться відповідно до статті 16 Закону. Під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряють: формулу винаходу відповідно до пункту 6.4 цих Правил; додаткові матеріали відповідно до пункту 7 цих Правил; відповідність винаходу або групи винаходів умовам патентоздатності. При цьому додатково перевіряють відповідність винаходу умовам надання правової охорони згідно з частинами 1 - 3 статті 6 Закону.

Підпунктом 6.5.3.5. Правил встановлено, що заявлений винахід, як правило, визнають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено:

доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

заміну будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;

вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоємності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);

збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;

виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для досягнення технічного результату, який обумовлений відомими властивостями цього матеріалу;

створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв'язків між ними;

застосування раніше відомого продукту (пристрою, речовини, штаму мікроорганізму тощо) або способу за новим призначенням, якщо нове призначення обумовлено його відомими властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі властивості, структура, виконання потрібні для реалізації зазначеного призначення;

зміну кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв'язку або в зміні його виду за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

Частиною третьою статті 16 Закону N 3687-XII передбачено, що кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Установи надсилається заявнику. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

Відповідно до пункту 6.7.1 Правил, якщо за результатом кваліфікаційної експертизи заявки встановлено, що винахід або група винаходів не відповідає умовам патентоздатності, то заявнику надсилається попереднє рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

Підпунктом 6.7.2 пункту 6.7 Правил передбачено, що попереднє рішення про відмову приймається, якщо встановлено, що: заявлений винахід не відповідає хоча б одній з умов патентоздатності щодо незалежного пункту. Якщо заявлений винахід, охарактеризований формулою із залежними пунктами, то заявнику може бути запропоновано відкоригувати незалежний пункт формули, що характеризує такий винахід, шляхом включення до нього ознак відповідних залежних пунктів формули; винахід, охарактеризований в незалежному пункті багатоланкової формули, що не має інших незалежних пунктів, відповідає умові патентоздатності, але характеристика винаходу, яка міститься в залежних пунктах, є такою, що перешкоджає здійсненню винаходу або реалізації вказаного заявником призначення, або є підставою для визнання винаходу таким, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі. У цьому разі заявнику пропонується відкоригувати формулу або вилучити з неї такі залежні пункти; хоча б один із заявлених винаходів групи, охарактеризованих у формулі, не є патентоздатним. У цьому разі заявнику пропонується відкоригувати формулу або вилучити з неї характеристику цього винаходу.

Згідно з пунктом 6.8 Правил рішення про відмову у видачі патенту на винахід приймається якщо з урахуванням змін і додаткових матеріалів, наданих заявником у відповідь на попереднє рішення про відмову, зроблено остаточний висновок про невідповідність винаходу (або групи винаходів) хоча б одній з умов патентоздатності або надання правової охорони, то Державна служба приймає рішення про відмову у видачі патенту (додаток 9). В остаточному висновку наводяться відповідні обґрунтування.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, попередній висновок кваліфікаційної експертизи та остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи приймалися головним експертом відповідача ОСОБА_5 та згідно з частиною першою статті 16 Закону N 3687-XII має статус науково-технічної експертизи.

В свою чергу, попередній висновок кваліфікаційної експертизи та повідомлення щодо надання копій патентних матеріалів протиставлених заявці направлявся позивачу.

Таким чином, відповідач повідомляв позивача належним чином про недоліки, які були виявлені під час попередньої кваліфікаційної експертизи та на необхідність їх усунення.

Позивач скористався своїм правом на усунення недоліків у матеріалах заявки на винахід та висловив свою точку зору з приводу мотивів експерта, які були вказані у попередньому експертному висновку.

Судами також встановлено, що додаткові матеріали, які були надані позивачем, було оглянуто та досліджено Службою під час складання остаточного висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, про що безпосередньо зазначено у висновку та вказано, що надані позивачем додаткові матеріали не містять відомостей, які б не виходили за межі первинно поданих матеріалів і які б містили підтвердження впливу ознак винаходу за п.п.1-6 формули на досягнення технічного результату винаходу.

Окрім того, судом першої інстанції була призначена експертиза об'єкту інтелектуальної власності, однак позивачем не були оплачені послуги експертної установи.

Враховуючи, що позивач не усунув недоліки своєї роботи, як йому було роз'яснено відповідачем, та відсутності експертного висновку, який би спростовував доводи експерта відповідача ОСОБА_5, які викладені у попередньому висновку кваліфікаційної експертизи та в остаточному висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, а також те, що судом не встановлено порушення відповідачем Правил, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість остаточного висновку про невідповідність заявленого позивачем винаходу умовам патентоздатності.

Таким чином, суд першої інстанції прийшов до правильного висновку щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог ОСОБА_2

Відповідно до статті 226 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції та залишає в силі рішення суду першої інстанції, яке ухвалено відповідно до закону і скасоване або змінене помилково.

Керуючись статтями 223, 226, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Державної служби інтелектуальної власності України - задовольнити.

Постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 25 березня 2014 року - скасувати.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 8 серпня 2013 року - залишити в силі.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії сторонам та оскарженню не підлягає.

Заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі Верховним Судом України може бути подана з підстав, в порядку та у строки, що встановлені статтями 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Кравцов О.В.

Мороз В.Ф.

Цуркан М.І.