Справа № 826/7953/13-а
Суддя: Розваляєва Т.С.
Дата ухвалення: 2015-10-20 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2015 р. м. Київ К/800/50750/14

Вищий адміністративний суд України у складі:

головуючого суддіРозваляєвої Т. С. (суддя-доповідач),
суддівМаслія В. І.,
Черпіцької Л. Т.,
секретаря судового засідання Кальненко О. І.,

за участю: представника позивача - Гайдаш О. С.,

представника відповідача - Фінагіної В. Б.,

представника третьої особи ОСОБА_6 - ОСОБА_7,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну ОСОБА_6 на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 квітня 2014 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 11 вересня 2014 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Феліцата Україна" до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи: Державне підприємство "Український інститут промислової власності", ОСОБА_6 про визнання протиправним та скасування рішення, скасування свідоцтва,

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Феліцата Україна" звернулось з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, в якому просило визнати протиправним (таким, що не відповідає Закону) та скасувати рішення про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг за заявкою № m 2009 16602 dід 09 грудня 2009 року; скасувати (анулювати) свідоцтво України на знак для товарів та послуг НОМЕР_1 від 25 серпня 2010 року; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності до негайного виконання постанови суду за цим позовом; зобов'язати відповідача подати звіт про виконання судового рішення та встановити строк подання такого звіту, копію такого звіту надіслати позивачу.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 квітня 2014 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 11 вересня 2014 року, позов задоволено частково: визнано протиправним та скасовано рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 28 липня 2010 року № 21060/4 про відповідність позначення умовам правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи по заявці № m 2009 16602 від 09 грудня 2009 року; визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_1 від 25 серпня 2010 року на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»; в решті позову відмовлено.

Не погоджуючись з рішеннями судів, третя особа ОСОБА_6 звернувся з касаційною скаргою, в якій просив їх скасувати та закрити провадження у справі.

В запереченнях позивач просив залишити скаргу без задоволення.

Згідно із ч. 2 ст. 220 КАС України суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги.

Заслухавши доповідача, пояснення представників сторін та третьої особи ОСОБА_6, перевіривши доводи касаційної скарги в межах ч. 2 ст. 220 КАС України, матеріали справи, колегія суддів вважає, що скарга підлягає задоволенню частково.

Судами встановлено, що ТОВ «Феліцата Україна» є постачальником на ринок України лактулози для харчової та фармацевтичної промисловості, а також виробником дієтичних добавок, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечника.

15 вересня 2004 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за заявкою від 19 вересня 2002 року видано свідоцтво України № 43311 на знак для товарів і послуг "ЛАКТУСАН" відносно товарів і послуг 5,29,30,32,35,43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), власником якого є ТОВ "Фєліцата Холдінг", м. Москва, Росія.

10 квітня 2007 року Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за заявкою від 01 травня 2005 року видано ТОВ "Фєліцата Холдінг" свідоцтво України № 74399 на знак для товарів і послуг "ЛАКТУСАН" для товарів і послуг 5,33, та 42 класів МКТП.

15 травня 2007 року позивач уклав із ТОВ "Фєліцата Холдінг" ліцензійний договір, за умовами якого ТОВ "Феліцата Україна" одержало невиключне право на використання знаку "ЛАКТУСАН" за свідоцтвом України № 74399, а також права власника знаку стосовно судового захисту (пункт 2.8).

Відповідно до рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (заявка від 09 грудня 2009 року) за ОСОБА_6 25 серпня 2010 року зареєстровано знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", видано відповідне свідоцтво на знак для товарів та послуг НОМЕР_1 від 25 серпня 2010 року відносно товарів і послуг 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

ОСОБА_6 є співвласником ТОВ "Вітера", яке є виробником пробіотичного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 і делегувало йому право на одержання свідоцтва на згаданий знак за заявкою m2009 166602.

Позивач, посилаючись на порушення під час реєстрації знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" (реєстраційний номер НОМЕР_1), звернувся до суду з даним позовом, в обґрунтування якого зазначив, що суб'єкт владних повноважень не врахував, що зареєстрований знак є схожим із позначенням «ЛАКТУСАН» (реєстраційні номери № 43311 від15 вересня 2004 року, № 74399 від 10 квітня 2007 року) відносно товарів та послуг 5,33,42 класів МКТП, зареєстрованого за ТОВ "Феліцата Україна", оскільки, на думку позивача, зареєстроване ОСОБА_6 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", може ввести в оману споживачів та порушує права позивача.

Задовольняючи позовні вимоги частково, суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції виходив з того, що відповідачем при прийнятті оскаржуваного рішення порушено вимоги частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", за якою не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Колегія суддів вважає висновки судів передчасними.

Відповідно до абзацу 4 ч.1 ст. 1 Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі по тексту - Закон № 3689-XII) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно із ч. 1 та 4 ст. 5 вказаного Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

За змістом ч. 2 ст. 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Частиною третьою вказаної статті передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки, зокрема, позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону № 3689-XII свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відтак, за змістом наведених норм Закону № 3689-XII порушенням прав власника свідоцтва може бути не лише використання зареєстрованої торговельної марки, але й позначення, схожого з нею.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг затверджено наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1995 року за № 276/812 (далі по тексту - Правила).

Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Пунктом 4.3.2.1 Правил встановлено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно із абзацами 2-4 п. 4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил, для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно із п. 4.3.2.6 Правил, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Таким чином, висновок, що ґрунтується лише на підставі звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) схожості не може бути достатньою підставою для відмови позивачу у реєстрації знаку.

Суди першої та апеляційної інстанцій, задовольнивши позов, не перевірили чи ґрунтується він на перевірці всіх обставин, що мають значення для порівняння позначень, зокрема, дослідження роду товарів, їх призначення, виду матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів, що свідчить про порушення вимог ст. 11 КАС України.

Окрім того, згідно із пунктом 1 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику (пункт 3 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Враховуючи, що рішення суб'єкта владних повноважень має узгоджуватись з приписами ст. 2 КАС України, останній, приймаючи рішення на підставі згаданої експертизи, має перевірити її на відповідність об'єктивності та обґрунтованості, оскільки суб'єкт владних повноважень доводить правомірність його прийняття відповідно до ст. 71 КАС України.

Такий обов'язок узгоджується і зі ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з огляду на те, що відповідач затверджує цей висновок, а відтак несе відповідальність за своє рішення.

Таким чином, висновок судів про виконання відповідачем технічної функції прийняття рішення на підставі висновку експертизи є помилковим.

Також, колегія суддів вважає за необхідне вказати, що провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи (ч. 2 ст. 5 КАС України).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 107 КАС України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи подано адміністративний позов у строк, установлений законом (якщо адміністративний позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними).

Згідно із ч.ч. 1 - 3 ст. 99 КАС України адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.

Наслідки пропуску цих строків встановлені ст. 100 КАС України, відповідно до якої адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала.

Позовна заява може бути залишена без розгляду як на стадії вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі без проведення судового засідання, так і в ході підготовчого провадження чи судового розгляду справи.

Така редакція цієї статті характеризує її як норму процесуального права.

Отже, аналіз наведеної вище редакції ч. 1 ст. 100 КАС дає підстави вважати, що суд має можливість самостійно, на свій розсуд, застосувати наслідки пропуску строку звернення до суду.

Строк звернення до адміністративного суду обмежено ст. 99 КАС України. З урахуванням положень цієї статті належним способом захисту порушеного права є, зокрема, звернення до суду з даними позовом в межах строку, встановленого ст. 99 КАС України.

Між тим, як вбачається із матеріалів справи, позивач оскаржує рішення відповідача від 09 грудня 2009 року і свідоцтво від 25 серпня 2010 року, тоді як звернувся до суду в травні 2013 року.

Однак, розглядаючи справу по суті, суд першої інстанції не дав обґрунтованого висновку позовним вимогам в аспекті наслідків пропуску строку звернення до суду та поважності його причинам, а апеляційної суд взагалі не дав оцінку цій обставині.

Відповідно до статті 159 КАС України судове рішення є законним і обґрунтованим, якщо воно ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Статтею 161 КАС України встановлено, що під час прийняття постанови суд вирішує, зокрема, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин.

За приписами статті 163 КАС України мотивувальна частина постанови має містити встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів; мотиви, з яких суд виходив при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався.

Неповнота у встановленні фактичних обставин справи не дає можливості суду касаційної інстанції визначитись в правильності правової позиції оцінки позовних вимог, проведеної судами попередніх інстанцій.

Враховуючи викладене, справа підлягає направленню на новий розгляд до суду першої інстанції для надання оцінки обставинам, на які звернув увагу суд касаційної інстанції.

Доводи скаржника щодо закриття провадження у справи спростовуються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого відповідач - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, який організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг; здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності; організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності; організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності; доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації виконувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності; здійснює інші повноваження відповідно до законів. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Постановою КМ України від 19 листопада 2014 року, № 658 "Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України" Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі і який реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до пп. 1) п. 3 цього Положення основним завданням ДСІВ є реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Публічно-правовий спір, у якому хоча б однією із сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, є справою адміністративної юрисдикції.

Правосуддя, відповідно до статті 4 КАС України, у адміністративних справах здійснюється адміністративними судами.

Спір у справі щодо скасування рішення відповідача як суб'єкта владних повноважень є адміністративним, тому ця справа підлягає розгляду в порядку, встановленому КАС України.

Оскільки висновки судів ґрунтуються на не правильному застосуванні норм матеріального права, то скаргу третьої особи слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 220, 221, 223, 227, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ухвалив :

Касаційну скаргу ОСОБА_6 задовольнити частково.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 квітня 2014 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 11 вересня 2014 року скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеними статтями 237, 238, 239-1 КАС України.

Судді: