Справа № 2а-2687/11/2670
Суддя: Лічевецький І.О.
Дата ухвалення: 2015-04-30 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Справа: № 2а-2687/11/2670 Головуючий у 1-й інстанції: Амельохін В.В.
Суддя-доповідач: Лічевецький І.О.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд в складі: головуючого - судді Лічевецького І.О., суддів - Грищенко Т.М., Мацедонської В.Е., при секретарі - Війтович Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні за апеляційною скаргою колективного науково-впроваджувального малого підприємства «ІСНА» на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2015 року адміністративну справу за позовом колективного науково-впроваджувального малого підприємства «ІСНА» до Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця», про визнання протиправним рішення та зобов'язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ

Колективне науково-впроваджувальне мале підприємство «ІСНА» (надалі за текстом - «МП «ІСНА») звернулось до суду з позовом у якому просило:

- визнати протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (надалі за текстом - «Департамент») № 1861/з від 25.01.2011 р., прийнятого за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11.08.2010 р. на реєстрацію знака для товарів та послуг «МІРАМІСТИН»;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України, що є правонаступником Департаменту, повторно розглянути питання щодо реєстрації знака для товарів та послуг «МІРАМІСТИН» за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 р.

На обґрунтування своїх вимог позивач зазначав, що з метою реалізації свого права на правову охорону він звернувся до Департаменту із заявкою про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні «МІРАМІСТИН» для товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі за текстом - «МКТП»), проте останній безпідставно відмовив у реєстрації.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2015 року у задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.

В апеляційній скарзі МП «ІСНА», посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи, просить скасувати вказане судове рішення і прийняти нову постанову про задоволення позову.

Перевіривши повноту встановлення окружним адміністративним судом фактичних обставин справи та правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, Київський апеляційний адміністративний суд дійшов наступного.

Судом першої інстанції встановлено, що закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (надалі за текстом - «ЗАТ «Дарниця») є власником свідоцтв України: № 11846 від 10 жовтня 1994 р. на знак для товарів і послуг «Мирамистин» для товарів і послуг 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, мазі лікувальні для фармацевтичних потреб; № 61077 від 17 квітня 2006 р. на знак для товарів і послуг «Myramistin» для товарів і послуг для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, 16 класу, та 35 класу МКТП; № 61078 від 17 квітня 2006 р. на знак для товарів і послуг «Мірамістин» для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, 16 класу, та 35 класу МКТП; № 113807 від 26 жовтня 2009 р. на знак для товарів і послуг «Мирамістин - чистий секс без перешкод» для товарів і послуг 35 класу МКТП; № 114014 від 26 жовтня 2009 р. на знак для товарів і послуг «Мірамістин» (комбіноване), для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, хіміко-фармацевтичні препарати, хімічні препарати на лікарські потреби; № 103870 від 10 березня 2009 р. на знак для товарів і послуг «Мірамістин» (комбіноване) на для товарів і послуг 3 класу МКТП.

11 серпня 2010 р. МП «ІСНА» подало до державного підприємства «Український інститут промислової власності» (надалі за текстом - «Укрпатент») заявку № m 2010 12450 про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні у якій завило про реєстрацію права на словесний знак, що складається зі слова «МІРАМІСТИН», виконаного стандартним кириличним шрифтом заголовними літерами.

Названу заявку позивачем подано щодо товарів 1 класу МКТП: солі амонію; домішки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); емульгатори; консерванти (хімічні) для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи (хімічні препарати); поверхневоактивні хімічні речовини; хімікати промислові; протигрибкові засоби (фунгіциди) (домішки хімічні до -); хлоргідрати.

Листом від 08.10.2010 р. патентний повірений, що діяв від імені ЗАТ «Дарниця», направив до відділу кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг заперечення у якому зазначав, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, з огляду на те, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

29 листопада 2010 р. за вих. № 48823/3 Укрпатент надіслав позивачеві повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака у зв'язку з тим, що заявлене словесне позначення «МІРАМІСТИН»: є таким, що може ввести в оману щодо товару (належність його іншій особі); є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Мірамістин», «Мирамистин», «Myramistin» раніше зареєстрованим на ім'я ЗАТ «Дарниця»; є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «Мирамистин», «Мірамістин», «Myramistin» та комбінованим знаком «Мірамістин» раніше зареєстрованими на ім'я ЗАТ «Дарниця». Заявлені товари 01 класу МКТП є або можуть бути складовою вищезназначених товарів 03 та 05 класів, тобто є спорідненими.

25 січня 2011 р. Департаментом надано висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.

Згідно цьому висновку заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки заявлене словесне сполучення «МІРАМІСТИН»: є оманливим для товарів 01 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) «Мірамістин-сирець», призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату «Мірамістин»; для товарів; для товарів 01 класу, які є складовими субстанціх «Мірамістин-сирець» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Мірамістин», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ЗАТ «Дарниця» (свідоцтво № 114014 від 26.10.2009 р.) щодо споріднених товарів 05 класу; для заявлених товарів 01 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «Мирамистин», «Мірамістін» та «Myramistin», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ЗАТ «Дарниця» (свідоцтва № 11846 від 30.04.1999 р., № 61078 від 17.04.2006 р., № 61077 від 17.04.2006 р.) щодо споріднених товарів 05 класу.

Відповідно до частини 1 статті 420 Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать знаки для товарів і послуг.

Спеціальним законом який регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII (надалі за текстом - «Закон № 3689-XII»).

У статті 1 названого Закону надано визначення термінів, що вживаються у ньому, розкрито і зміст терміну «знак» - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону № 3689-XII правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Частиною 2 цієї статті Закону № 3689-XII визначено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Згідно частини 4 статті 5 Закону № 3689-XII обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

За змістом частини 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписами частини 3 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону № 3689-XII особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Частиною 1 статті 10 Закону № 3689-XII передбачено, що заявка підлягає експертизі, яка має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Питання проведення експертизи заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг врегульовано розділом 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72) зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1995 р. за № 276/812 (надалі за текстом - «Правила»).

Так, відповідно до пункту 4.3 Правил задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Згідно підпункту «ґ» підпункту 4.3.1.3. пункту 4.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Підпункт 4.3.1.9 пункту 4.3 Правил визначає, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до підпункту «а» підпункту 4.3.2.1 пункту 4.3 Правил згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

За змістом підпункту 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Згідно підпункту 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до підпункту 4.3.2.6 пункту 4.3 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Як зазначалось вище, приймаючи рішення № 1861/з від 25.01.2011 р. «Про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи» Департамент, зокрема, виходив з того, що заявлене словесне позначення «МІРАМІСТИН» є оманливим для товарів 01 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) «Мірамістин-сирець», призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату «Мірамістин».

Окружний адміністративний суд погодився із такими доводами та дійшов висновку, що оскільки позивачем на реєстрацію заявлені права щодо товарів 1 класу МКТП, які є сировиною, то їх реєстрація призведе до зазначення товарного знаку і на готових препаратах.

Разом з тим, такий висновок суперечить наведеним вище правовим нормам, оскільки виходячи із буквального тлумачення частини 2 статті 6 Закону № 3689-XII, підпункту «ґ» підпункту 4.3.1.3. пункту 4.3 Правил вони регулюють питання саме щодо виробника первісного товару, а не товару, який буде виготовлено у майбутньому.

Дев'ята редакція МКТП набула чинності 01 січня 2007 р.

Відповідно до цієї редакції 1 клас включає в себе хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби.

До 5 класу МКТП належать фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди.

Тобто, названі товари є різними як за своїми властивостями, так і за призначенням, а відтак реєстрація товарного знаку на товари 1 класу не може ввести в оману споживачів товару 5 класу.

Своїми діями Департамент фактично підтвердив наведений висновок з огляду на те, що 25.10.2011 р. зареєстрував за ЗАТ «Дарниця» знак «МІРАМІСТИН» для товарів 1 класу МКТП: солі амонію; хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; бактеріологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних;біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; домішки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); емульгатори; консерванти (хімічні) для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи (хмічні препарати); поверхневоактивні речовини; промислові хімікати; солі (хімічні препарати); хімічні препарати наукового призначення, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хлоргідрати.

Помилковим є і висновок окружного адміністративного суду про те, що заявлене словесне сполучення «МІРАМІСТИН» для товарів 01 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Мірамістин», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ЗАТ «Дарниця» щодо споріднених товарів 05 класу.

Згідно висновку судових експертів за результатами комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 1592/1593/14-53 від 21.10.2014 р. товари 1 класу МКТП, для реєстрації яких МП «ІСНА» подало 11.08.2010 р. заявку № m 2010 12450 (солі амонію; домішки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); емульгатори; консерванти (хімічні) для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи (хімічні препарати); поверхневоактивні хімічні речовини; хімікати промислові; протигрибкові засоби (фунгіциди); хлоргідрати) не є спорідненими з товарами 5 класу МКТП для яких зареєстровані знаки за свідоцтвами України № 114014, № 11846, № 61078, № 61077.

Відповідно до цього ж висновку позначення «МІРАМІСТИН», у випадку його реєстрації МП «Існа» в якості знака для заявлених товарів не може ввести споживачів в оману щодо товарів 1 та 5 класу МКТП.

Суд попередньої інстанції, призначивши у справі судову експертизу, необґрунтовано не взяв до уваги наведений висновок експертів з огляду на те, що в ньому містяться посилання на судову практику, у том у числі і ні рішення місцевого загального суду, яке у подальшому було скасоване.

Висновок експертів не ґрунтується виключно на судових рішеннях, а відтак колегія суддів не вбачає підстав для його відхилення.

З огляду на викладене ухвалене у справі судове рішення підлягає скасуванню з прийняттям нової постанови про задоволення позову.

Керуючись статтями 160, 198, 202, 205 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

ПОСТАНОВИВ

Апеляційну скаргу колективного науково-впроваджувального малого підприємства «ІСНА» задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2015 року скасувати та прийняти нову постанову.

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України № 1861/з від 25.01.2011 р., прийнятого за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11.08.2010 р. на реєстрацію знака для товарів та послуг «МІРАМІСТИН».

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України повторно розглянути питання щодо реєстрації знака для товарів та послуг «МІРАМІСТИН» за заявкою колективного науково-впроваджувального малого підприємства «ІСНА» № m 2010 12450 від 11.08.2010 р.

Постанова набирає законної сили з моменту прийняття, проте може бути оскаржена в касаційному порядку шляхом подачі в 20-ти денний строк з дня складення постанови в повному обсязі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України, з подачею документу про сплату судового збору, а також копій касаційної скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, та копій оскаржуваних рішень судів першої та апеляційної інстанцій.

Головуючий суддя І.О.Лічевецький

суддя Т.М.Грищенко

суддя В.Е.Мацедонська

Постанова складена в повному обсязі 05 травня 2015 р.

Головуючий суддя Лічевецький І.О.

Судді: Грищенко Т.М.

Мацедонська В.Е.