Справа № 804/85/15
Суддя: Коренев Андрій Олексійович
Дата ухвалення: 2015-02-24 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА

24 лютого 2015 р. Справа №804/85/15

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Коренева А.О.,

суддів - Сидоренко Д.В., Юркова Е.О.,

при секретарі судового засідання - Литвин Ю.Ю.,

за участю

представника позивача - Карпенко О.С.,

представника відповідача - не з'явився,

представника третьої особи, Державне підприємство «Український інститут промислової власності», - не з'явився,

представника третьої особи, Діагео Скотланд Лімітед, - Коваль М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи на боці відповідача - Державне підприємство «Український інститут промислової власності», Діагео Скотланд Лімітед, про визнання протиправними та скасування рішень та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», звернувся до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи на боці відповідача - Державне підприємство «Український інститут промислової власності», Діагео Скотланд Лімітед, про визнання заявки № m 2013 21607 від 21.11.13 та заявки № m 2013 21608 від 21.11.13 про реєстрацію знака для товарів та послуг такою, що відповідає умовам правової охорони, про визнання протиправними Рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів та послуг за заявкою № m 2013 21607 від 21.11.13 та Рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів та послуг за заявкою № m 2013 21608 від 21.11.13, про скасування Рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів та послуг за заявкою № m 2013 21607 від 21.11.13 та Рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів та послуг за заявкою № m 2013 21608 від 21.11.13, про зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України видати Рішення про реєстрацію знаку для товарів та послуг за заявкою № m 2013 21607 від 21.11.13 та Рішення про реєстрацію знаку для товарів та послуг за заявкою № m 2013 21608 від 21.11.13, про зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України здійснити державну реєстрацію знаку для товарів та послуг за заявкою № m 2013 21607 від 21.11.13 та за заявкою № m 2013 21608 від 21.11.13.

Позивачем в судовому засіданні заявлено клопотання про призначення у справі № 804/85/15 комплексної судової експертизи, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз при Міністерстві юстиції України, на вирішення якої поставити такі питання:

1) чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», подане Позивачем по заявці № т201321608, схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» (свідоцтво № ЗО від 15.01.1993, дію свідоцтва подовжено до 03.08.2017; заявка № 106936/SU від 03.08.1987), визнаним добре відомим в Україні відносно компанії Діагео Скотланд Лімітед станом на 21.06.2012р. для товарів 33 класу;

2) чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», подане Позивачем по заявці № гп201321608, схожим на стільки, що його можна сплутати із Графічним знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 63411, заявка № 2 від 18.10.2004);

3) чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», подане Позивачем по заявці № m201321608, схожим настільки, що його можна сплутати із Комбінованим знаком «CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 140653, заявка № m201007308 від 13.05.2010);

4) чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», подане Позивачем по заявці № гп201321608, схожим настільки, що його можна сплутати із Графічним знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 139969, заявка № m201007307 від 13.05.2010);

5) чи є позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подане Позивачем по заявці m 2013 21607 схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» (свідоцтво № 30 від 15.01.1993, дію свідоцтва подовжено до 03.08.2017; заявка № 106936/SU від 03.08.1987), визнаним добре відомим в Україні відносно компанії Діагео Скотланд Лімітед станом на 21.06.2012р. для товарів 33 класу;

6) чи є позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подане Позивачем по заявці m 2013 21607 схожим настільки, що його можна сплутати із Графічним знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 63411, заявка № 2 від 18.10.2004);

7) чи є позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подане Позивачем по заявці m 2013 21607 схожим настільки, що його можна сплутати із Комбінованим знаком «CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 140653, заявка № m201007308 від 13.05.2010);

8) чи є позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подане Позивачем по заявці m 2013 21607 схожим настільки, що його можна сплутати із Графічним знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 139969, заявка № m201007307 від 13.05.2010);

9) чи є ідентичними за класифікатором зовнішньоекономічної діяльності (КЗЕД) напій алкогольний міцний «Тростиновий (Тростниковий)», що виробляється під знаком «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», який належить Позивачу, та Ром, що виробляється під знаком «CAPTAIN MORGAN», який належить Третій особі без самостійних вимог 2 на стороні Відповідача, відповідно до наявних в матеріалах справи документів;

10) чи є ідентичними за класифікатором зовнішньоекономічної діяльності (КЗЕД) напій алкогольний міцний «Тростиновий (Тростниковий)», що виробляється під знаком «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», який належить Позивачу, та Ром, що виробляється під знаком «CAPTAIN MORGAN», який належить Третій особі без самостійних вимог 2 на стороні Відповідача, відповідно до наявних в матеріалах справи документів;

11) чи є ідентичними за технічними документами (технічні умови, технологічні інструкції) напій алкогольний міцний «Тростиновий (Тростниковий)», що виробляється під знаком «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», який належить Позивачу, та Ром, що виробляється під знаком «CAPTAIN MORGAN», який належить Третій особі без самостійних вимог 2 на стороні Відповідача;

12) чи є ідентичними за технічними документами (технічні умови, технологічні інструкції) напій алкогольний міцний «Тростиновий (Тростниковий)», що виробляється під знаком «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», який належить Позивачу, та Ром, що виробляється під знаком «CAPTAIN MORGAN», який належить Третій особі без самостійних вимог 2 на стороні Відповідача;

13) чи є ідентичними, враховуючи данні маркування та дійсні характеристики товарів напій алкогольний міцний «Тростиновий (Тростниковий)», що виробляється під знаком «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», який належить Позивачу, та Ром, що виробляється під знаком «CAPTAIN MORGAN», який належить Третій особі без самостійних вимог 2 на стороні Відповідача;

14) чи є ідентичними, враховуючи данні маркування та дійсні характеристики товарів напій алкогольний міцний «Тростиновий (Тростниковий)», що виробляється під знаком «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», який належить Позивачу, та Ром, що виробляється під знаком «CAPTAIN MORGAN», який належить Третій особі без самостійних вимог 2 на стороні Відповідача.

На обґрунтування заявленого клопотання представником позивача зазначено, що призначення судової експертизи необхідно для правильного вирішення справи та з'ясування обставини, що мають важливе значення, а також враховуючи те, що суд не володіє спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності.

Представником третьої особи - Діагео Скотланд Лімітед також заявлено клопотання про призначення у справі № 804/85/15 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої третя особа просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України, та на роз'яснення якої поставити такі питання: 1) чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подані TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» на реєстрацію у якості знаків для товарів і послуг за заявками № m 2013 21607 від 21 листопада 2013 p., № m 2013 21608 від 21 листопада 2013 р. такими, що можуть ввести в оману щодо товару (належності його іншому виробнику) або особи, яка виробляє товар?; 2) чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подані TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» на реєстрацію у якості знаків для товарів і послуг за заявками № m 2013 21607 від 21 листопада 2013 p., № m 2013 21608 від 21 листопада 2013 р. схожими настільки, що їх можна сплутати зі словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» (свідоцтво № 30 від 15.01.93, дію свідоцтва подовжено до 03.08.2017; заявка № 106936/SU від 03.08.87), визнаним добре відомим в Україні відносно компанії Діагео Скотланд Лімітед станом на 21.06.2012 р. для товарів 33 класу?. У зв'язку з призначенням експертизи третя особа просить провадження у справі № 804/85/15 зупинити до одержання від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України результатів судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В судовому засіданні представник третьої особи - Діагео Скотланд Лімітед заявлене клопотання підтримав, навівши доводи, викладені у відповідному письмовому клопотанні.

Заслухавши представників позивача та третьої особи - Діагео Скотланд Лімітед та дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Спірні правовідносини у даній справі склались з приводу реєстрації знаків для товарів та послуг за заявками позивача №m201321607 та №m201321608 - «Captain Jack Black Капітан Джек Блек» та «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд». Судом встановлено, сторонами визнано, що у реєстрації заявлених позивачем знаків відповідачем було відмолено, оскільки заявлені знаки є такими, що можуть ввести споживача в оману щодо товару (належності його іншому виробнику), та схожі настільки, що їх можна сплутати із словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» (свідоцтво №30,заявка № 106936/SUвід 03.08.1987), визнаним добре відомим в Україні відносно компанії Діагео Скотланд Лімітед станом на 21.06.2012р. для товарів 33 класу.

Згідно з ч.1 ст.69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи; ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Відповідно до ч.1 ст. 81 КАС України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд може призначити експертизу.

За приписами ст.1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Суд, дослідивши матеріали справи та подані клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для призначення та проведення комплексної судової експертизи, на вирішення якої поставити питання, заявлені третьою особою - Діагео Скотланд Лімітед та позивачем - ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», окрім питань щодо ідентичності технічних документів, оскільки спірні правовідносини виникли не з приводу ідентичності технічних документів, а з приводу схожості та спорідненості знаків для товарів та послуг за заявками позивача №m201321607 та №m201321608 зі словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» (свідоцтво №30, заявка № 106936/SU від 03.08.1987). Проведення експертизи доручити експерту (ам) Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз при Міністерстві юстиції України.

Таким чином, суд доходить до висновку, що заявлені клопотання підлягають частковому задоволенню.

Оскільки для проведення експертизи потрібний значний час, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Керуючись ст.ст.7-11, 81, 84, п. 3 ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 158, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Призначити у справі №804/85/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи на боці відповідача - Державне підприємство «Український інститут промислової власності», Діагео Скотланд Лімітед, про визнання протиправними та скасування рішень та зобов'язання вчинити певні дії - комплексну судову експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:

1) чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подані TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» на реєстрацію у якості знаків для товарів і послуг за заявками № m 2013 21607 від 21 листопада 2013 p., № m 2013 21608 від 21 листопада 2013 р. такими, що можуть ввести в оману щодо товару (належності його іншому виробнику) або особи, яка виробляє товар;

2) чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подані TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» на реєстрацію у якості знаків для товарів і послуг за заявками № m 2013 21607 від 21 листопада 2013 p., № m 2013 21608 від 21 листопада 2013 р. схожими настільки, що їх можна сплутати зі словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» (свідоцтво № 30 від 15.01.93, дію свідоцтва подовжено до 03.08.2017; заявка № 106936/SU від 03.08.87), визнаним добре відомим в Україні відносно компанії Діагео Скотланд Лімітед станом на 21.06.2012 р. для товарів 33 класу;

3) чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», подане Позивачем по заявці № m201321608, схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» (свідоцтво № 30 від 15.01.1993, дію свідоцтва подовжено до 03.08.2017; заявка № 106936/SU від 03.08.1987), визнаним добре відомим в Україні відносно компанії Діагео Скотланд Лімітед станом на 21.06.2012р. для товарів 33 класу;

4) Чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», подане Позивачем по заявці № m201321608, схожим на стільки, що його можна сплутати із Графічним знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 63411, заявка № 2 від 18.10.2004);

5) Чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», подане Позивачем по заявці № m201321608, схожим настільки, що його можна сплутати із Комбінованим знаком «CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 140653, заявка № m201007308 від 13.05.2010)

6) Чи є позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», подане Позивачем по заявці № m201321608, схожим настільки, що його можна сплутати із Графічним знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 139969, заявка № ш201007307 від 13.05.2010)

7) Чи є позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подане Позивачем по заявці m 2013 21607 схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» (свідоцтво № 30 від 15.01.1993, дію свідоцтва подовжено до 03.08.2017; заявка № 106936/SU від 03.08.1987), визнаним добре відомим в Україні відносно компанії Діагео Скотланд Лімітед станом на 21.06.2012р. для товарів 33 класу.

8) Чи є позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подане Позивачем по заявці m 2013 21607 схожим настільки, що його можна сплутати із Графічним знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 63411, заявка № 2 від 18.10.2004)

9) Чи є позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подане Позивачем по заявці m 2013 21607 схожим настільки, що його можна сплутати із Комбінованим знаком «CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 140653, заявка № m201007308 від 13.05.2010)

10) Чи є позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», подане Позивачем по заявці m 2013 21607 схожим настільки, що його можна сплутати із Графічним знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Діагео Скотланд Лімітед (свідоцтво № 139969, заявка № m201007307 від 13.05.2010)

11) Чи є ідентичними за класифікатором зовнішньоекономічної діяльності (КЗЕД) напій алкогольний міцний «Тростиновий (Тростниковий)», що виробляється під знаком «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», який належить Позивачу, та Ром, що виробляється під знаком «CAPTAIN MORGAN», який належить Третій особі без самостійних вимог 2 на стороні Відповідача, відповідно до наявних в матеріалах справи документів;

12) Чи є ідентичними за класифікатором зовнішньоекономічної діяльності (КЗЕД) напій алкогольний міцний «Тростиновий (Тростниковий)», що виробляється під знаком «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», який належить Позивачу, та Ром, що виробляється під знаком «CAPTAIN MORGAN», який належить Третій особі без самостійних вимог 2 на стороні Відповідача, відповідно до наявних в матеріалах справи документів;

13) Чи є ідентичними, враховуючи данні маркування та дійсні характеристики товарів напій алкогольний міцний «Тростиновий (Тростниковий)», що виробляється під знаком «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», який належить Позивачу, та Ром, що виробляється під знаком «CAPTAIN MORGAN», який належить Третій особі без самостійних вимог 2 на стороні Відповідача;

14) Чи є ідентичними, враховуючи данні маркування та дійсні характеристики товарів напій алкогольний міцний «Тростиновий (Тростниковий)», що виробляється під знаком «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», який належить Позивачу, та Ром, що виробляється під знаком «CAPTAIN MORGAN», який належить Третій особі без самостійних вимог 2 на стороні Відповідача.

Проведення експертизи доручити експерту (ам) Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз при Міністерстві юстиції України.

Попередити експерта (ів) про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Надати для проведення експертизи матеріали адміністративної справи № 804/85/15.

Оплату за проведення експертизи покласти на позивача, роз'яснивши положення ст. 92 КАС України про наслідки ухилення від експертизи.

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду за правилами, визначеними ч.3 ст.168 КАС України.

Повний текст ухвали складений 24.02.15.

Суддя А.О. Коренев