Справа № 825/2366/14
Суддя: Желтобрюх І.Л.
Дата ухвалення: 2014-12-18 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Справа: № 825/2366/14
Головуючий у 1-й інстанції: Соломко І.І.
Суддя-доповідач: Желтобрюх І.Л.
ПОСТАНОВА

Іменем України

18 грудня 2014 року
м. Київ

Київський апеляційний
адміністративний суд у складі:

головуючої-судді:
Желтобрюх І.Л.,

суддів:
Мамчура Я.С.,

Шостака О.О.,

при секретарі:
Оліщук А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м. Києві
апеляційну скаргу Державної служби
інтелектуальної власності України на
постанову Чернігівського окружного
адміністративного суду від 04 серпня 2014
року у справі за адміністративним
позовом ОСОБА_3 до Державної служби
інтелектуальної власності України, де
третя особа, що не заявляє самостійних
вимог на предмет спору - Державне
підприємство «Український інститут
промислової власності» Державної
служби інтелектуальної власності
України, про визнання протиправним та
часткове скасування рішення,
зобов`язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до Державної служби
інтелектуальної власності України, де
третя особа, що не заявляє самостійних
вимог на предмет спору - Державне
підприємство «Український інститут
промислової власності» Державної
служби інтелектуальної власності
України, та просив:

- визнати протиправним та скасувати
рішення Державної служби
інтелектуальної власності України,
оформлене шляхом затвердження
складеного Державним підприємством
«Український інститут промислової
власності» Державної служби
інтелектуальної власності України
висновку від 24.03.2014 №7536/3 про
відповідність позначення умовам
надання правової охорони за
результатами кваліфікаційної
експертизи в частині відмови в
реєстрації за позивачем знака для
товарів і послуг, вказаного у поданій
ним заявці від 28.12.2012 № m 2012 22667, для
частини товарів 3 класу, а саме: амбра
(парфуми); аерозолі для освіження
порожнини рота; вазелін косметичний;
вата косметична; ватні тампони на
жорсткому тримачі на косметичні
потреби; вода ароматична (духмяна); вода
лавандова; вода туалетна; барвники для
волосся; лосьйони для волосся;
препарати для кучерявлення (завивання)
волосся; вироби парфумерні; грим;
препарати для гриму (макіяжу);
препарати для знімання гриму (макіяжу);
губна помада; дезінфекувальне мило;
дезодоранти для людей або тварин;
дезодорувальне мило; депілятори
(засоби для видалення волосся);
депіляторний крем; шампуні для
домашніх тварин; духмяна деревина; жири
косметичні; екстракти квіткові
(парфуми); есенції ефірні; ефірні олії;
жасминна олія; запашники (ефірні олії);
косметичні препарати для засмаги;
косметичні препарати для догляду за
шкірою; препарати косметичні;
косметика для тварин; знебарвники
(знебарвлювальні препарати);
знебарвники на косметичні потреби;
зубні порошки, пасти; іонон (парфуми);
основи для квіткових парфумів;
косметика; косметична пудра;
косметичні маски; косметичні набори;
креми косметичні; кускове туалетне
мило; змивальні препарати для лаків;
лаки для волосся; лаки для нігтів;
лимонні ефірні олії; лікувальне мило;
лосьйони косметичні; серветки,
просочені косметичними лосьйонами;
лосьйони після бриття; м`ята та парфуми;
м`ятна есенція (ефірна олія); мигдалеве
мило; мигдалеве молочко косметичне;
мийні препарати; мило; мило кускове;
мило проти пітніння ніг; мило
протипотове; молочко очищувальне
туалетне; мускус (парфуми); клеї для
кріплення накладного волосся;
запашники (ефірні олії) до напоїв;
нейтралізанти для тривкого
(перманентного) кучерявлення
(завивання волосся); блиск для нігтів;
препарати для догляду за нігтями; нігті
штучні; одеколони; олівці для брів;
олівці косметичні; олії для парфумів;
олії косметичні; олії туалетні; олії
чистильні; запашники (ефірні олії) до
кондитерських виробів зі здобного
тіста; запашники для духмянення
білизни; парфуми; барвники косметичні;
лаки для волосся (аерозолі); лосьйони
для бриття; шампуні; терпени (ефірні
олії);

- зобов`язати відповідача відновити та
продовжити діловодство за заявкою
позивача від 28.12.2012 № m 2012 22667 та
переглянути питання про реєстрацію
знаку відносно заявлених на реєстрацію
товарів.

Постановою Чернігівського окружного
адміністративного суду від 04 серпня 2014
року позов задоволено.

Не погоджуючись з прийнятим судовим
рішенням відповідач подав апеляційну
скаргу, в якій просив постанову суду
першої інстанції скасувати як таку, що
ухвалена з порушенням норм
матеріального та процесуального права
та ухвалити нове рішення, яким в
задоволенні позову відмовити в повному
обсязі. В обґрунтування вимог
апеляційної скарги посилається на те,
що оскаржуване рішення прийняте ним на
підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників
процесу, які з'явилися у судове
засідання, вивчивши матеріали справи,
дослідивши й проаналізувавши доводи
апеляційної скарги і докази на їх
підтвердження, колегія суддів вважає,
що апеляційна скарга підлягає
задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом першої інстанції,
28.12.2012 ОСОБА_3 подав до Державної служби
інтелектуальної власності України
заявку № m 2012 22667, у якій просив
зареєструвати за собою знак для
товарів 3 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків і послуг, яким є
комбіноване позначення, що складається
із слів «Diamond NOIR» та певних
зображувальних елементів.

24 Березня 2014 року Державна служба
інтелектуальної власності України
прийняла рішення про реєстрацію знака
щодо частини зазначених у заявці
товарів та відмову в реєстрації знака
для іншої їх частини, яке оформлене
шляхом затвердження відповідачем
складеного Державним підприємством
«Український інститут промислової
власності» Державної служби
інтелектуальної власності України
висновку від 24.03.2014 №7536/3 про
відповідність позначення умовам
надання правової охорони за
результатами кваліфікаційної
експертизи. У рішенні зазначено, що за
результатами кваліфікаційної
експертизи встановлено, що заявлене
позначення відповідає умовам надання
правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону)
відносно певної частини товарів і
послуг, а для частини товарів 3 класу
заявлене комбіноване позначення є
схожим настільки, що його можна
сплутати з словесним знаком «DIAMANT NOIR»,
раніше зареєстрованим в Україні на ім`я
«Weitnauer Holding AG», Basel, CH (міжнародна
реєстрація №968281 від 01.04.2008).

Задовольняючи адміністративний позов,
суд першої інстанції виходив з того, що
оскільки словесний елемент «Diamond NOIR»,
що входить до заявленого позивачем
комбінованого позначення, має суттєві
звукові (фонетичні), графічні
(візуальні) та смислові (семантичні)
відмінності від словесного знаку «DIAMANT
NOIR», раніше зареєстрованого в Україні,
вони в розумінні частини 3 ст. 6 України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» не є схожими настільки, що їх
можна сплутати, а відтак, правові
підстави для відмови у реєстрації за
позивачем знаку, вказаного у заявці від
28.12.2012 № m 2012 22667, у відповідача були
відсутні.

Надаючи правову оцінку встановленим
обставинам справи та висновкам суду
першої інстанції, колегія суддів
виходить з наступного.

Відносини, що виникають у зв`язку з
набуттям і здійсненням права власності
на знаки для товарів і послуг,
регулюються Законом України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг».

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» установа (центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері інтелектуальної
власності) забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони
прав на знаки для товарів і послуг, для
чого, зокрема, організовує приймання
заявок, проведення їх експертизи,
приймає рішення щодо них; видає
свідоцтва на знаки для товарів і
послуг, забезпечує їх державну
реєстрацію.

Відповідно до пунктів 1 та 3 Положення
про Державну службу інтелектуальної
власності України, затвердженого
Указом Президента України від 08.04.2011 №
436/2011, Державна служба інтелектуальної
власності України є центральним
органом виконавчої влади, одним із
основних завдань якого є реалізація
державної політики у сфері
інтелектуальної власності.

Пунктом 4 даного Положення передбачено,
що Державна служба відповідно до
покладених на неї завдань, у тому числі,
організовує в установленому порядку
експертизу об`єктів права
інтелектуальної власності, видає
патенти/свідоцтва на об`єкти права
інтелектуальної власності; здійснює
державну реєстрацію та ведення обліку
об`єктів права інтелектуальної
власності, проводить реєстрацію
договорів про передачу прав на об`єкти
права інтелектуальної власності, що
охороняються на території України,
ліцензійних договорів; визначає
уповноважені заклади експертизи та
доручає їм проведення експертизи
заявок.

Статтею 1 Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг»
визначено, що знак - це позначення, за
яким товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

В частинах 1 та 2 ст. 5 даного Закону
зазначено, що правова охорона
надається знаку, який не суперечить
публічному порядку, принципам
гуманності і моралі, та на який не
поширюються підстави для відмови в
наданні правової охорони, встановлені
цим Законом. Об'єктом знака може бути
будь-яке позначення або будь-яка
комбінація позначень. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема,
слова, у тому числі власні імена,
літери, цифри, зображувальні елементи,
кольори та комбінації кольорів, а також
будь-яка комбінація таких позначень.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» особа, яка бажає одержати
свідоцтво, подає до Установи заявку.

Згідно ст.10 Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг» та
відповідно до Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і
послуг, затверджених наказом
Держпатенту України від 28.07.1995 № 116,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 22.09.1997 за № 416/2220 (далі - Правила),
за поданими заявками проводиться
експертиза, яка складається з
формальної експертизи та
кваліфікаційної експертизи
(експертизи по суті).

Кінцеві результати експертизи заявки,
що не вважається відкликаною або не
відкликана, відображаються в
обґрунтованому висновку експертизи за
заявкою, що набирає чинності після
затвердження його Установою. На
підставі такого висновку Установа
приймає рішення про реєстрацію знака
для всіх зазначених у заявці товарів і
послуг або про відмову в реєстрації
знака для всіх зазначених у заявці
товарів і послуг, або про реєстрацію
знака щодо частини зазначених у заявці
товарів і послуг та відмову в
реєстрації знака для іншої частини
зазначених у заявці товарів і послуг.
Рішення Установи надсилається
заявнику.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і
послуг, затверджених наказом
Державного патентного відомства
України від 28.07.1995 № 116 до позначень, що
є оманливими або такими, що можуть
ввести в оману щодо товару, послуги або
особи, яка виробляє товар або надає
послугу, відносяться позначення, які
породжують у свідомості споживача
асоціації, пов'язані з певною якістю,
географічним походженням товарів або
послуг або з певним виробником, які
насправді не відповідають дійсності.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 даного Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» не можуть бути
зареєстровані як знаки позначення, які
є тотожними або схожими настільки, що
їх можна сплутати з знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім`я іншої
особи для таких самих або споріднених з
ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил позначення
вважається схожим настільки, що його
можна сплутати з іншим позначенням,
якщо воно асоціюється з ним в цілому,
незважаючи на окрему різницю
елементів.

Як вбачається з матеріалів справи,
позивач просив зареєструвати за собою
вказане у заявці від 28.12.2012 №m201222667
комбіноване позначення, що складається
із написаного у два рядки словесного
елемента «Diamond NOIR» та певних графічних
елементів.

Під час проведення дослідження
можливості реєстрації знаку «Diamond NOIR»,
заявленого до реєстрації позивачем
конкретно було встановлено, що дане
позначення є схожим (за звуковою,
графічною та смисловою ознаками) з
раніше зареєстрованим в Україні знаком
«DIAMANT NOIR» за міжнародною реєстрацією
№968281 від 01.04.2008 настільки, що їх можна
сплутати щодо споріднених товарів.

Крім того, вказані позначення належать
до одного класу МКТП, - 3.

Наведені обставини були встановлені
шляхом проведення формальної
експертизи та кваліфікаційної
експертизи відповідно до ст.10 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг».

Висновки ж суду першої інстанції
повністю співпадають з доводами
позовної заяви та ґрунтуються виключно
на відомостях філологічно -
фонетичного висновку від 03.07.2014 №178,
складеного ТОВ «Міжнародна агенція
перекладів та інформаційних
технологій». З даного приводу колегія
суддів, зазначає наступне.

Вищеозначений висновок не є висновком
експертизи, а є нічим іншим, як
результатом дослідження, проведеним
поза межами визначеної законом
процедури проведення судових
експертиз, - про що вказує пункт 1.3
Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та
експертних досліджень, затвердженої
наказом міністерства юстиції України
від 08. 10.1998 №53/5.

Крім того, як вбачається з матеріалів
справи, вказаний висновок підписаний
Директором ТОВ «Міжнародна агенція
перекладів та інформаційних
технологій» Мартиненко Оленою, яка не
попереджалась про кримінальну
відповідальність у порядку,
визначеному 358 КК України, не є
спеціалістом в галузі інтелектуальної
власності, - з огляду на що колегія
суддів вважає вказаний висновок
неналежним доказом протиправності
оскаржуваного рішення Державної
служби інтелектуальної власності
України, та таким, що не спростовує
висновків формальної експертизи та
кваліфікаційної експертизи,
проведених відповідно до ст.10 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг», зокрема, в частині
наявності двох інших ознак схожості
заявленого до реєстрації позивачем,
знака з раніше зареєстрованим в
Україні знаком «DIAMANT NOIR» за міжнародною
реєстрацією №968281 від 01.04.2008, а саме:
графічної (візуальної) та семантичної
(смислової).

В свою чергу, в ході апеляційного
перегляду справи, для повного та
всебічного розгляду апеляційної
скарги, судом було запропоновано
вирішити питання щодо ступеня
схожості, а також спорідненості
товарів за заявкою про реєстрацію
знака для товарів і послуг в Україні
№m зі знаком за міжнародною
реєстрацією №968281, шляхом призначення
судової експертизи з питань
інтелектуальної власності. Однак
позивач відмовився від надання питань
на експертизу, так само як і відмовився
від її оплати, та додаткового
наголосив, що вважає протиправною саме
необґрунтованість оскаржуваного
рішення відповідача.

В свою чергу, представник відповідача в
судовому засіданні заперечила проти
таких доводів позивача та пояснила, що
оскаржуване рішення є належним чином
обґрунтоване, містить в собі посилання
на правові підстави до відмови в
реєстрації заявленого позивачем знака
за певною категорією товару. Натомість,
позивач підміняє поняття
«необґрунтованість» та
«невмотивованість», однак останнє не
може бути підставою до скасування
такого рішення.

Крім того, ухвалюючи рішення про
задоволення позовних вимог, суд першої
інстанції не врахував, що
середньостатистичний споживач в
Україні може не вільно володіти
англійською та французькою мовами, а
тому може не відрізнити товари за
фонетичними відмінностями в їх назвах.

Доводи позивача про те, що товари, що
порівнюються належать до різних
товарних груп, оскільки заявлений ним
товарний знак буде використано
виключно для маркування чоловічої
косметики, а знак за міжнародною
реєстрацією №968281 використовується для
маркування жіночої косметики,
спростовуються самим переліком
найменувань товарів, заявлених ним до
реєстрації.

Враховуючи вищенаведене, колегія
суддів вважає рішення відповідача від
24.03.2014 №7536/3 про відповідність
позначення умовам надання правової
охорони за результатами
кваліфікаційної експертизи в частині
відмови в реєстрації за позивачем
знака для товарів і послуг, вказаного у
поданій ним заявці від 28.12.2012 №m201222667, є
правомірним, прийнятим з дотриманням
вимог Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг», а тому
не підлягає скасуванню.

Таким чином, доводи апеляційної скарги
повністю спростовують висновки суду
першої інстанції.

В свою чергу, висновки суду першої
інстанції не відповідають обставинам
справи, оскаржуване рішення ухвалено з
порушенням норм матеріального права, а
тому, у відповідності до ст.202 КАС
України, - підлягає скасуванню з
ухваленням нового судового рішення про
відмову в задоволенні позовних вимог.

Керуючись ст.ст.160, 167, 195, 198, 202, 205, 206, 212, 254
КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Апеляційну скаргу Державної служби
інтелектуальної власності України
задовольнити.

Постанову Чернігівського окружного
адміністративного суду від 04 серпня 2014
року скасувати.

ОСОБА_3 в задоволенні
адміністративного позову до Державної
служби інтелектуальної власності
України, де третя особа, що не заявляє
самостійних вимог на предмет спору -
Державне підприємство «Український
інститут промислової власності»
Державної служби інтелектуальної
власності України, про визнання
протиправним та скасування рішення в
частині та зобов`язання вчинити певні
дії відмовити.

Постанова набирає законної сили з
моменту проголошення та може бути
оскаржена протягом двадцяти днів з дня
складення в повному обсязі шляхом
подачі касаційної скарги
безпосередньо до Вищого
адміністративного суду України.

Головуюча:

Судді:

Повний текст постанови виготовлено 22
грудня 2014 року.

Головуючий суддя

Желтобрюх І.Л.

Судді:

Мамчур Я.С

Шостак О.О.