Справа № 826/8805/14
Суддя: Петрик І.Й.
Дата ухвалення: 2014-11-26 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Справа: № 826/8805/14
Головуючий у 1-й інстанції: Данилишин
Суддя-доповідач: Петрик І.Й.
ПОСТАНОВА

Іменем України

26 листопада 2014 року
м. Київ

Київський апеляційний
адміністративний суд у складі колегії
суддів:

Головуючого судді: Петрика
І.Й.Суддів:Ключковича В.Ю., Собківа
Я.М.,При секретарі судового
засідання:Валяєвій Х.В.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні адміністративну справу за
апеляційною скаргою Баядера
Менеджмент Лімітед на постанову
Окружного адміністративного суду м.
Києва від 10 вересня 2014 року у справі за
адміністративним позовом ГСХ
Трейдмаркс Лімітед до Державної служби
інтелектуальної власності України, т.о.
- Баядера Менеджмент Лімітед, про
визнання протиправним та скасування
рішень -

В С Т А Н О В И В:

ГСХ Трейдмаркс Лімітед пред'явило
позов до Державної служби
інтелектуальної власності України,
третя особа: Баядера Менеджмент
Лімітед, (з урахуванням заяви про
збільшення позовних вимог від 19.08.14) про
визнання повністю нечинним та
скасування рішення відповідача від 27
травня 2014 року № 14431/4 про реєстрацію
знака за результатами кваліфікаційної
експертизи заявки на знак для товарів і
послуг від 01 серпня 2013 року № m2013 13863;
визнати повністю недійсним та
скасувати свідоцтво України на знак
для товарів і послуг від 25 липня 2014 року
№ 188974; зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг щодо визнання повністю
недійсним свідоцтва України на знак
для товарів і послуг від 25 липня 2014 року
№ 188974 та опублікувати відповідні зміни
в офіційному бюлетені «Промислова
власність».

Постановою Окружного
адміністративного суду м. Києва від 10
вересня 2014 року позов задоволено.

Не погоджуючись з постановою суду
першої інстанції Баядера Менеджмент
Лімітед звернулось з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
постанову суду першої інстанції та
прийняти нове рішення яким у
задоволені позовних вимог позивачу
відмовити. В обґрунтування апеляційної
скарги апелянт вказує, що судом першої
інстанції неповно з'ясовано обставини,
що мають значення для справи, судове
рішення прийнято з порушенням норм
матеріального та процесуального права,
що призвело до неправильного вирішення
справи.

Заслухавши суддю-доповідача,
дослідивши матеріали справи та доводи
скарги, колегія суддів вважає, що
апеляційна скарга підлягає
задоволенню, а постанова суду -
скасуванню з ухваленням нового рішення
у справі з таких підстав.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 198, 202, п. 4 ч. 1ст. 4 КАС
України, за наслідками розгляду
апеляційної скарги на постанову суду
першої інстанції суд апеляційної
інстанції скасовує її та ухвалює нове
рішення, якщо визнає, що судом першої
інстанції порушено норми
матеріального або процесуального
права, що призвело до неправильного
вирішення справи.

Виходячи з меж заявлених позовних
вимог, системного аналізу положень
чинного законодавства України та
матеріалів справи, суд першої
інстанції дійшов висновку про
задоволення позовних вимог.

Із такою правовою позицією суду першої
інстанції колегія суддів не
погоджується із огляду на наступне.

Як вбачається із матеріалів справи та
встановлено судом першої інстанції,
відповідачем 27 травня 2014 року за вих. №
14431/4 затверджено висновок про
відповідність позначення умовам
надання правової охорони за
результатами кваліфікаційної
експертизи (заявка третьої особи на
знак для товарів і послуг від 01 серпня
2013 року № m2013 13863), який набув статусу
рішення про реєстрацію знака, а 25 липня
2014 року відповідачем здійснено
державну реєстрацію знака за № 188974 та
оформлено оскаржуване свідоцтво.

Суд першої інстанції в основу свого
рішення поклав наданий позивачем
«Висновок експерта» за результатами
проведення експертного дослідження у
сфері інтелектуальної власності від
20.06.2014 р. №7013/14-53 (далі - Висновок), який,
на думку колегії суддів, не відповідає
вимогам належності, допустимості та
достовірності.

Відповідно до ч. 1 ст.70 Кодексу
адміністративного судочинства України
(далі - КАС України), «Належними є
докази, які містять інформацію щодо
предмету доказування. Суд не бере до
розгляду докази, які не стосуються
предмету доказування».

Позовними вимогами позивача є визнання
рішення Державної служби
інтелектуальної власності про
реєстрацію знака для товарів і послуг
за заявкою Третьої особи нечинним та
його скасування. З огляду на це,
предметом доказування у даному випадку
мало би бути встановлення
протиправності рішення відповідача із
посиланням на порушені норми, а не
визначення схожості/тотожності
об'єктів права інтелектуальної
власності.

Відповідно до ч.2 ст.70 КАС України,
докази, одержані з порушенням закону,
судом при вирішенні справи не беруться
до уваги. Обставини, які за законом
повинні бути підтверджені певними
засобами доказування, не можуть
підтверджуватися ніякими іншими
засобами доказування, крім випадків,
коли щодо таких обставин не виникає
спору.

Разом з тим, єдиним доказом, який суд
першої інстанції поклав в основу свого
рішення є висновок, який був складений
на замовлення позивача без
попередження експерта про кримінальну
відповідальність за завідомо
неправдивий висновок та за відмову без
поважних причин від виконання
покладених на нього обов'язків і не
може називатись «Висновком експерта» у
розумінні КАС України.

Відповідно до ч.1 ст.66 КАС України,
експертом є особа, яка має необхідні
знання та якій в порядку, встановленому
цим Кодексом, доручається дати
висновок з питань, що виникають під час
розгляду справи і стосуються
спеціальних знань цієї особи, шляхом
дослідження матеріальних об'єктів,
явищ і процесів, що містять інформацію
про обставини у справі".

Згідно ч. 2 ст. 82 КАС України, у висновку
експерта також зазначається, що
експерта попереджено про кримінальну
відповідальність за завідомо
неправдивий висновок та за відмову без
поважних причин від виконання
покладених на нього обов'язків.

Таким чином, колегія суддів зазначає,
що наданий висновок експерта є по суті
експертним дослідженням, яке не може
вважатися висновком експерта у
розумінні КАС України. Це випливає з
положень п.1.3. Інструкції, «відповідно
до чинного законодавства за дорученням
правоохоронних органів, посадових осіб
Державної податкової адміністрації
України, Державної митної служби
України, Державної виконавчої служби,
на замовлення адвокатів, захисників та
осіб, які самостійно захищають свої
інтереси, та їх представників,
нотаріусів банківських установ,
страхових компаній, а також інших
юридичних і фізичних осіб виконуються
експертні дослідження, що потребують
спеціальних знань та використання
методів криміналістики і судової
експертизи. Результати експертних
досліджень викладаються в письмових
висновках експертних досліджень
згідно з чинним законодавством
України».

Також судом першої інстанції не
враховано, що Висновок не відповідає
вимогам п.4.14 Наказу Мінюсту від 08.10.1998 №
53/5 «Про затвердження Інструкції про
призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень та
Науково-методичних рекомендацій з
питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних
досліджень» (далі - Інструкція).
Зокрема, у Висновку в порушення п.4.14, 4.15
Інструкції не зазначено: «документ про
призначення експертизи (залучення
експерта), його найменування і дата
складання, найменування органу та/або
посада і прізвище особи, який (яка)
призначила експертизу (залучив(ла)
експерта); справа, за якою вона
призначена (кримінальна, про
адміністративне правопорушення,
цивільна, господарська,
адміністративна тощо, номер справи);
запис про відповідність матеріалів та
об'єктів, що надійшли до експертної
установи (експерта), матеріалам,
зазначеним у документі про призначення
експертизи (залучення експерта);
попередження експерта про кримінальну
відповідальність за надання завідомо
неправдивого висновку за статтею 384
Кримінального кодексу України або за
відмову від надання висновку за
статтею 385 Кримінального кодексу
України. У дослідницькій частині
висновку експерта при проведенні
повторної експертизи вказуються
причини розбіжностей з висновками
попередніх експертиз, якщо такі
розбіжності мали місце».

Таким чином, особа набуває права та
несе обов'язки експерта після
оголошення (вручення) їй ухвали про
призначення експертизи та
попередження про відповідальність.
Тільки за цих умов висновок експерта
набуває доказової сили. Невиконання
цих вимог робить неможливим
використання висновку експерта як
доказу у справі. Разом з тим, суд першої
інстанції не врахував зазначені
обставини, прийняв до уваги даний
документ і поклав його в основу
обґрунтування свого рішення про
задоволення позовних вимог Позивача.

Згідно ст. 69 КАС України «Доказами в
адміністративними судочинстві є
будь-які фактичні дані, на підставі
яких суд встановлює наявність або
відсутність обставин, що обґрунтовують
вимоги і заперечення осіб».

Наданий Позивачем Висновок не містить
достовірних фактичних даних, оскільки
при його складанні допущені численні
порушення та невідповідності. Зокрема,
у другому абзаці Висновку вказано, що
«Разом з ухвалою надійшли такі
матеріали». Разом з тим, експертне
дослідження проводилося на запит
позивача, а не судом. Тому не зрозуміло
на яку ухвалу посилається особа, що
проводила експертне дослідження.

Також, особі, що проводила експертне
дослідження від позивача надійшли
наступні матеріали: 1. Матеріали заявки
№т201313863 на 14 арк. 2. Копія Свідоцтва на
знак для товарів і послуг №110090А від
25.02.2014 р. на 6 арк. 3. докази фактичного
використання знаку для товарів і
послуг за свідоцтвом №110090 А на 6 арк.

Пункти 4.3.2.4 - 4.3.2.6 «Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і
послуг» затв. наказом Державного
патентного відомства України від 28
липня 1995 року № 116 (далі - Правила), якими
керуються експерти при проведенні
досліджень знаків для товарів і послуг,
регулюють питання проведення пошуку
тотожних або схожих позначень: «При
перевірці позначень на тотожність і
схожість необхідно: провести пошук
тотожних або схожих позначень;
визначити ступінь схожості заявленого
позначення та виявлених при проведенні
пошуку позначень; визначити
однорідність товарів і/або послуг, для
яких заявлено знак, в порівнянні з
товарами і/або послугами, для яких
зареєстровані або заявлені тотожні або
схожі знаки, виявлені під час пошуку».

У п.3.2. Висновку зазначено, що
«відповідно до методичних
рекомендацій»: при визначенні ступеня
схожості зображувальних і тривимірних
позначень враховуються наступні
ознаки: зовнішня форма; наявність або
відсутність симетрії; смислове
значення; вигляд і характер зображень;
поєднання кольорів».

Разом з тим, у п.1.2. Висновку вказано, що:
«підкова виконана у поєднанні
золотисто-жовтого, чорного, білого,
червоного кольорів».

Проводячи дослідження, експерт
використовував копію свідоцтва, яка не
відображала зображення знака позивача
у кольоровій гамі. Тобто особа, яка
проводила експертне дослідження
прийшла до висновку про схожість та
тотожність чорно-білого зображення
заявки третьої особи та кольорового
знака позивача порівнюючи останній не
в оригінальному кольоровому
відображенні. Якщо об'єкт виконано у
кольорі, на експертизу необхідно було
направляти кольорові зображення цього
об'єкта, а не його копію.

Таким чином, враховуючи те, що Висновок,
який покладений в основу рішення суду
першої інстанції, не відповідає
вимогам КАС України, які висуваються до
такого виду доказу, не відповідає
вимогам Інструкції, експертне
дослідження проводилось з суттєвим
порушенням методик його проведення,
зазначений документ не можна вважати
належним, допустимим та достовірним
доказом.

Крім того, Згідно із п. 1.2 Статуту
Державного підприємства «Український
інститут промислової власності»,
затвердженого наказом Держслужби від
07.03.2014 № 73, Державне підприємство
«Український інститут промислової
власності» входить до державної
системи правової охорони
інтелектуальної власності.
Підприємство є закладом, що проводить
експертизу заявок на об'єкти
промислової власності (винаходи,
корисні моделі, промислові зразки,
знаки для товарів і послуг, топографії
інтегральних мікросхем, зазначення
походження товарів тощо) на
відповідність умовам надання правової
охорони, робить висновки експертизи за
заявками, забезпечує заходи з
підготовки до державної реєстрації
об'єктів інтелектуальної власності та
офіційної публікації відомостей про
них, забезпечує ведення відповідних
державних реєстрів.

Таким чином, усі ці дії щодо оцінки
відповідності знака умовам надання
правової охорони, прийняття висновку
експертизи за заявкою на знак,
забезпечення заходів з підготовки до
державної реєстрації знаку здійснює не
Держслужба, а Державне підприємство
«Український інститут промислової
власності», використовуючи, при цьому,
виключно інформаційну базу закладу
експертизи, в тому числі матеріали
заявки, а також довідково-пошуковий
апарат та відповідні офіційні видання.

Згідно з пунктом 3 статті 10 Закону «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» кінцеві результати експертизи
заявки, що не вважається відкликаною
або не відкликана, відображаються в
обґрунтованому висновку експертизи за
заявкою, що набирає чинності після
затвердження його Установою. На
підставі такого висновку Установа
приймає рішення про реєстрацію знака
для всіх зазначених у заявці товарів і
послуг або про відмову в реєстрації
знака для всіх зазначених у заявці
товарів і послуг, або про реєстрацію
знака щодо частини зазначених у заявці
товарів і послуг та відмову в
реєстрації знака для іншої частини
зазначених у заявці товарів і послуг.

Відповідно до абз. 2 ст. 19 Конституції
України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

В силу ст. 1 Закону установа -
центральний орган виконавчої влади з
питань правової охорони
інтелектуальної власності. Відповідно
до п. 1 Положення про Державну службу
інтелектуальної власності України,
затвердженого Указом Президента
України від 8 квітня 2011 року № 436/2011
таким органом є Державна служба
інтелектуальної власності України.

При цьому, відповідно до п. 1 ст. 2 Закону
установа забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони
прав на знаки для товарів і послуг, для
чого, зокрема, лише: організовує
приймання заявок, проведення їх
експертизи, приймає рішення щодо них;
доручає закладам, що входять до
державної системи правової охорони
інтелектуальної власності, відповідно
до їх спеціалізації виконувати окремі
завдання, визначені цим Законом,
Положенням про Установу, іншими
нормативно-правовими актами у сфері
правової охорони інтелектуальної
власності.

Пункт 4 Положення про Державну службу
інтелектуальної власності України
також визначає, що Державна служба
відповідно до покладених на неї
завдань, зокрема, лише: організовує в
установленому порядку експертизу
об'єктів права інтелектуальної
власності, видає патенти/свідоцтва на
об'єкти права інтелектуальної
власності; визначає уповноважені
заклади експертизи та доручає їм
проведення експертизи заявок.

На підставі позитивного або
негативного висновку закладу
експертизи Держслужба приймає рішення
про видачу свідоцтва на знак або про
відмову у видачі свідоцтва. Враховуючи
вказане, висновки закладу експертизи
за результатами проведення
кваліфікаційної експертизи у
будь-якому випадку є визначальними для
прийняття рішення Держслужбою. За
своєю суттю Держслужба в даній
ситуації виконує лише процедурну
(технічну) дію щодо затвердження
позитивного або негативного висновку
закладу експертизи.

На цій підставі Держслужбою в межах
своїх повноважень, у встановленому
законодавством порядку і був
затверджений висновок закладу
експертизи про відповідність знаку
Третьої особи умовам правової охорони.
Безпосередньо сама Держслужба не
здійснює будь яких перевірок чи
експертиз на відповідність тих чи
інших позначень умовам правової
охорони в якості знаків, а оцінка
висновків експертизи не входить до
компетенції Держслужби.

Крім того, судом першої інстанції не
взято до уваги, що право позивача на
його знак для товарів і послуг виникло
пізніше дати подання третьою особою
заявки №т201313863, з огляду на це його
права інтелектуальної власності на
знак об'єктивно не могли бути порушені.

Згідно з пунктом 1 частини 3 статті 6
Закон України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг», не можуть
бути зареєстровані як знаки
позначення, які є тотожними або схожими
настільки, що їх можна сплутати з:
знаками, раніше зареєстрованими чи
заявленими на реєстрацію в Україні на
ім'я іншої особи для таких самих або
споріднених з ними товарів і послуг».

Відповідно до ч.2 ст.16 Закон України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» «Свідоцтво надає його
власнику право використовувати знак та
інші права, визначені цим Законом».

З вищевказаного нормативного
положення випливає, що у випадку
оскарження рішення про надання
правової охорони відповідному знаку на
підставі зазначеної вище правової
норми, особа (скаржник) повинна довести
факт виникнення у неї права
інтелектуальної власності на знак для
товарів і послуг раніше дати подання
іншою особою заявки на схожий (на думку
такої особи) знак.

Разом з тим, заявка Третьої особи була
подана №т2.08.2013 р., а Свідоцтво на
знак для товарів і послуг Позивач
отримав лише 25.02.2014 р., тобто значно
пізніше подання заявки третьою особою.
Права, які випливають з свідоцтва на
знак для товарів і послуг позивача не
могли бути порушені, оскільки виникли
значно пізніше дати подання заяви
третьою особою.

Крім того, статтею 15 ЗУ «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг»
визначається порядок оскарження саме
Заявником (яким в даному випадку є
третя особа) рішень відповідача
пов'язаних з реєстрацією знака за
заявкою третьої особи, а не позивача.
Однак Третя особа рішення Установи за
своєю заявкою не оскаржувала.

Ст.15 ЗУ «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» поміщена в розділі III
Закону «Порядок одержання свідоцтва».
Враховуючи те, що в процесі розгляду
даної справи досліджувалися обставини
одержання свідоцтва на знак для
товарів і послуг за заявкою Третьої
особи №ш 2013 13863 від 01.08.2013 р. то висновки
суду першої інстанції щодо
необхідності вирішення питання
дійсності знака у випадку оскарження
рішення Установи за заявкою, - не
відповідають вимогам закону.

Крім того, з норми ч.2 ст.15 ЗУ «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» випливає, що вирішення судом
питання щодо дійсності відповідного
свідоцтва (при оскарженні рішення)
можливе лише тоді, коли рішення
Установи оскаржене після державної
реєстрації знака. Разом з тим, Рішення
відповідача було оскаржене позивачем в
судовому порядку до державної
реєстрації знака, так як позов подано
до суду 20 червня 2014 р., а свідоцтво третя
особа отримала 05 серпня 2014 р.

Визнання судом першої інстанції
недійсним свідоцтва на знак для
товарів і послуг третьої особи на
підставі ст.19 ЗУ «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» не
відповідає вимогам закону, оскільки
визнання недійсним свідоцтва за
вказаними підставами є спором про
право та здійснюється у порядку іншого
судочинства.

Згідно з ч. 1 ст. 494 ЦК України набуття
права інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом.

В ст. 499 ЦК України зазначено, що права
інтелектуальної власності на
торговельну марку визнаються
недійсними з підстав та в порядку,
встановлених законом. Такий порядок
визначений у ст.19 ЗУ "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг",
відповідно до якої, свідоцтво може бути
визнано у судовому порядку недійсним
повністю або частково у разі: а)
невідповідності зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони; б)
наявності у свідоцтві елементів
зображення знака та переліку товарів і
послуг, яких не було у поданій заявці; в)
видачі свідоцтва внаслідок подання
заявки з порушенням прав інших осіб.

Тобто, законодавством встановлено
чіткі порядок і підстави визнання
свідоцтва на знак для товарів і послуг
недійсним і такі підстави по суті мають
матеріально-правовий характер.

Позивач у свою чергу, як підставу
недійсності свідоцтва наводить
протиправність рішення відповідача
про реєстрацію знаку для товарів і
послуг за заявкою, а не підстави
наведені у ст.. 19 ЗУ «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг».

Чинним законодавством, зокрема ст. 16
ГПК України врегульовано порядок
вирішення даної категорії справ шляхом
подачі позову в порядку господарського
судочинства.

Таким чином, задоволення судом
позовних вимог в частині визнання
неповністю недійсним та скасування
Свідоцтва України на знак для товарів і
послуг №188974 від 25.07.2014 р та зобов'язання
Державної служби інтелектуальної
власності України внести зміни до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг та
опублікувати відповідні зміни в
офіційному бюлетені «Промислова
власність» суперечить вимогам
законодавства, оскільки наведені у ст..
19 Закону підстави не можна віднести до
обставин, які з'ясовуються при розгляді
публічно-правових спорів, це є
цивільно-правовим спором.

У зв'язку з вищевикладеним, колегія
суддів дійшла висновку про те, що судом
першої інстанції при ухваленні
постанови було порушено норми
матеріального та процесуального права,
а висновок суду першої інстанції про
те, що позовні вимоги підлягають
задоволенню є помилковим.

Доводи апеляційної скарги
спростовують висновки суду першої
інстанції, тому вбачаються підстави
для скасування постанови суду першої
інстанції та ухвалення нової постанови
про відмову в задоволенні позовних
вимог.

На підставі викладеного та керуючись
ст.ст. 94, 160, 196, 198, 202, 205, 207, 254 Кодексу
адміністративного судочинства
України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Баядера Менеджмент
Лімітед на постанову Окружного
адміністративного суду м. Києва від 10
вересня 2014 року задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного
суду м. Києва від 10 вересня 2014 року
скасувати та ухвалити нову постанову,
якою в задоволені позовних вимог ГСХ
Трейдмаркс Лімітед відмовити повністю.

Постанова набирає законної сили з
моменту проголошення та може бути
оскаржена протягом двадцяти днів з дня
складання в повному обсязі шляхом
подачі касаційної скарги
безпосередньо до Вищого
адміністративного суду України в
порядку ст. 212 Кодексу
адміністративного судочинства
України.

Головуючий суддя:
І.Й. Петрик

Судді:
В.Ю. Ключкович

Я.М. Собків

Головуючий суддя

Петрик І.Й.

Судді:

Ключкович В.Ю.

Собків Я.М.