Справа № 826/7953/13-а
Суддя: Губська О.А.
Дата ухвалення: 2014-09-11 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: №
Головуючий у 1-й інстанції: Арсірій Р.О.
Суддя-доповідач:
У Х В А Л А

Іменем України

11 вересня 2014 року
м. Київ

Київський апеляційний
адміністративний суд у складі колегії
суддів:

головуючого судді
Губської О.А.

суддів
Парінова А.Б., Беспалова О.О.

при секретарі судового засідання
Нечай Ю.О.

за участю:

представника позивача
Пархомчук Б.І.

третьої особи
ОСОБА_3

представника третьої особи ОСОБА_3
ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в місті Києві апеляційну
скаргу ОСОБА_3 на постанову Окружного
адміністративного суду міста Києва від
07 квітня 2014 року у справі за
адміністративним позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю "Феліцата
Україна" до Державної служби
інтелектуальної власності України, за
участю третіх осіб ОСОБА_3, Державного
підприємства "Інститут промислової
власності" про визнання протиправним
та скасування свідоцтва НОМЕР_1 від
28.08.2010, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до
Державної служби інтелектуальної
власності України в якому з
урахуванням уточнених позовних вимог
просив:

визнати протиправним (таким, що не
відповідає Закону) та скасувати
рішення про державну реєстрацію знаку
для товарів та послуг за заявкою НОМЕР_2
від 09.12.2009 року;

скасувати (анулювати) Свідоцтво
України на знак для товарів та послуг
НОМЕР_1 від 25.08.2010;

зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності до
негайного виконання постанови суду за
цим позовом;

зобов'язати відповідача подати звіт
про виконання судового рішення та
встановити строк подання такого звіту,
копію такого звіту надіслати позивачу..

Постановою Окружного
адміністративного суду міста Києва від
07 квітня 2014 року позов задоволено
частково - визнано протиправним та
скасовано Рішення Державного
департаменту інтелектуальної
власності від 28.07.2010 року № 21060/4, про
відповідність позначення умовам
правової охорони за результатами
кваліфікаційної експертизи по заявці
НОМЕР_2 від 09.12.2009 року; визнано
недійсним Свідоцтво України НОМЕР_1 від
25.08.2010 на знак для товарів та послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_1». В решті позовних вимог
відмовлено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням
суду першої інстанції, третя особа -
ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій,
посилаючись на неповне з'ясування
судом обставин, що мають значення для
справи, невідповідність висновків суду
обставинам справи, а також порушення
судом норм матеріального та
процесуального права, що призвело до
неправильного вирішення справи, просив
його скасувати та ухвалити нову
постанову, якою в задоволенні позову
відмовити повністю.

В судове засідання з'явився
представник позивача, проти
апеляційної скарги заперечував та
просив відмовити в її задоволенні.

Третя особа ОСОБА_3 та його представник
до суду з'явилися, апеляційну скаргу
підтримали та просили її задовольнити
з підстав, викладених в апеляційній
скарзі.

Представник відповідача та
представники інших осіб до суду не
з'явилися, хоча були належним чином
повідомлені про дату, час та місце
судового засідання, колегія суддів
вважає за можливе розглянути справу у
їх відсутності, відповідно до ч. 4 ст. 196
КАС України.

Заслухавши суддю-доповідача,
представника позивача, третю особу та
його представника, перевіривши
матеріали справи та доводи апеляційної
скарги, колегія суддів вважає, що
апеляційна скарга підлягає залишенню
без задоволення, постанова суду - без
змін з таких підстав.

Судом першої інстанції встановлено, що
ТОВ «Феліцата Україна» є
постачальником на ринок України
лактулози для харчової та
фармацевтичної промисловості, а також
виробником дієтичних добавок, що
сприяють нормалізації і підтримці
нормальної мікрофлори кишечника.

15.09.2004 Державним департаментом
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України за
заявкою від 19.09.2002 видано свідоцтво
України N 43311 на знак для товарів і
послуг "ЛАКТУСАН" відносно товарів і
послуг 5,29,30,32,35,43 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг (далі -
МКТП), власником якого є ТОВ "Фєліцата
Холдінг" м. Москва, Росія.

10.04.2007 Державним департаментом
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України за
заявкою від 01.05.2005 видано ТОВ "Фєліцата
Холдінг" свідоцтво України N 74399 на знак
для товарів і послуг "ЛАКТУСАН" для
товарів і послуг 5,33, та 42 класів МКТП.

15.05.2007 року позивач уклав із ТОВ
"Фєліцата Холдінг" ліцензійний договір,
за умовами якого ТОВ "Феліцата Україна"
одержало невиключне право на
використання знаку "ЛАКТУСАН" за
свідоцтвом України N 74399, а також права
власника знаку стосовно судового
захисту (пункт 2.8).

В той же час, відповідно до рішення
Державного департаменту
інтелектуальної власності (заявка від
09.12.2009 року) за ОСОБА_3 25.08.2010 року
зареєстровано знак для товарів і
послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", та видано
відповідне свідоцтво на знак для
товарів та послуг НОМЕР_1, відносно
товарів і послуг 5 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг.

ОСОБА_3 є співвласником ТОВ "Вітера", яке
є виробником пробіотичного комплексу
ІНФОРМАЦІЯ_1 і делегувало йому право на
одержання свідоцтва на згаданий знак
за заявкою НОМЕР_2.

Позивач, посилаючись на порушення під
час реєстрації знака для товарів і
послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (реєстраційний
номер НОМЕР_1), звернувся до суду з даним
позовом, в обґрунтування якого
зазначив, що суб'єкт владних
повноважень не врахував, що
зареєстрований знак є схожим із
позначенням «ЛАКТУСАН» (реєстраційні
номери № 43311 від15.09.2004 року, № 74399 від
10.04.2007 року) відносно товарів та послуг
5,33,42 класів МКТП зареєстрованого за ТОВ
"Феліцата Україна", оскільки, на думку
позивача, зареєстроване ОСОБА_3
позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», може ввести
в оману споживачів та порушує права
позивача.

Задовольняючи позовні вимоги частково,
суд першої інстанції виходив з того, що
відповідачем при прийнятті
оскаржуваного рішення порушено вимоги
частини 3 статті 6 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", за якою не можуть бути
зареєстровані як знаки позначення, які
є тотожними або схожими настільки, що
їх можна сплутати з знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої
особи для таких самих або споріднених з
ними товарів і послуг.

Третя особа ОСОБА_3 з таким висновком не
погодився, в обґрунтування апеляційної
скарги зазначив, що спірне рішення
відповідача прийнято в порядку та у
спосіб, визначений чинним
законодавством України.

Позивачем через канцелярію суду подано
заперечення на апеляційну скаргу, в
яких він просив залишити її без
задоволення, а оскаржувану постанову
суду першої інстанції без змін.

При цьому, в частині відмови у
задоволенні позовних вимог рішення
суду не оскаржено, у зв'язку з чим,
колегія суддів зазначає, що відповідно
до ч. 1 ст. 195 КАС України суд апеляційної
інстанції переглядає судові рішення
суду першої інстанції в межах
апеляційної скарги.

Надаючи правову оцінку висновкам суду
першої інстанції, доводам апеляційної
скарги, запереченням на неї, виходячи з
наявних у справі матеріалів, колегія
суддів виходить з наступного.

Відповідно до абзацу 4 ч.1 ст. 1 Закону
України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" (далі по тексту - Закон № 3689-XII),
знак - це позначення, за яким товари і
послуги одних осіб відрізняються від
товарів і послуг інших осіб.

Згідно з ч. 1 та 4 ст. 5 вказаного Закону
правова охорона надається знаку, який
не суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі та на
який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом.

Обсяг правової охорони, що надається,
визначається зображенням знака та
переліком товарів і послуг, внесеними
до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом
з наведеними у ньому копією внесеного
до Реєстру зображення знака та
переліком товарів і послуг.

За змістом ч. 2 ст. 6 Закону № 3689-XII,
згідно з цим законом не можуть одержати
правову охорону зокрема позначення,
які є оманливими або такими, що можуть
ввести в оману щодо товару, послуги або
особи, яка виробляє товар або надає
послугу.

Частиною третьою вказаної статті
передбачено, що не можуть бути
зареєстровані як знаки зокрема,
позначення, які є тотожними або схожими
настільки, що їх можна сплутати із
знаками, раніше зареєстрованими чи
заявленими на реєстрацію в Україні на
ім'я іншої особи для таких самих або
споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону № 3689-XII
свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

За змістом наведених норм Закону №
3689-XII, суд першої інстанції
небезпідставно звернув увагу, що
порушенням прав власника свідоцтва
може бути не лише використання
зареєстрованої торговельної марки, але
й позначення, схожого з нею.

Правила складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на
знак для товарів і послуг затверджено
наказом Державного патентного
відомства України від 28 липня 1995 року №
116, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 02 серпня 1995 року за №
276/812 (далі по тексту - Правила).

Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил до
позначень, що є оманливими або такими,
що можуть ввести в оману щодо товару,
послуги або особи, яка виробляє товар
або надає послугу, відносяться
позначення, які породжують у
свідомості споживача асоціації,
пов'язані з певною якістю, географічним
походженням товарів або послуг або з
певним виробником, які насправді не
відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим
або таким, що здатне вводити в оману,
коли є очевидним, що воно в процесі
використання як знака не виключає
небезпеку введення в оману споживача.

Пунктом 4.3.2.1 Правил встановлено, що
згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не
реєструються як знак позначення, які є
тотожними або схожими настільки, що їх
можна сплутати з знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої
особи щодо однорідних товарів і/або
послуг.

Згідно з абзацами 2 - 4 п. 4.3.2.4 Правил,
позначення вважається схожим
настільки, що його можна сплутати з
іншим позначенням, якщо воно
асоціюється з ним в цілому, незважаючи
на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність
і схожість необхідно: провести пошук
тотожних або схожих позначень;
визначити ступінь схожості заявленого
позначення та виявлених при проведенні
пошуку позначень; визначити
однорідність товарів і/або послуг, для
яких заявлено знак, в порівнянні з
товарами і/або послугами, для яких
зареєстровані або заявлені тотожні або
схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Серед позначень, зазначених в пунктах
4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук
здійснюється відносно тих позначень,
які мають більш ранній пріоритет.

Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил, для
позначення, заявленого як знак, щодо
якого проводиться експертиза по суті, і
виявлених зареєстрованих та заявлених
на реєстрацію знаків з більш раннім
пріоритетом встановлюється
однорідність товарів або товарів і
послуг.

При встановленні однорідності товарів
або товарів і послуг визначається
принципова імовірність виникнення у
споживача враження про належність їх
одній особі, що виготовляє товар або
надає послуги.

Для встановлення такої однорідності
слід враховувати рід (вид) товарів і
послуг; їх призначення; вид матеріалу, з
якого товари виготовлені; умови та
канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно з п. 4.3.2.6 Правил, словесні
позначення, заявлені як знаки,
порівнюються з словесними та
комбінованими позначеннями, до
композиції яких входять словесні
елементи.

При встановленні схожості словесних
позначень враховується звукова
(фонетична), графічна (візуальна) та
смислова (семантична) схожість.

Крім того, Товари і послуги згруповано
відповідно до Міжнародної
класифікації товарів та послуг для
реєстрації знаків (далі - МКТП), яку
затверджено Ніццькою угодою про
Міжнародну класифікацію товарів і
послуг для реєстрації знаків (далі -
Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з
Законом України від 01.06.2000 N 1762-III
Україна приєдналася до Ніццької угоди,
яка набрала чинності для України з
29.12.2000.

Судом першої інстанції встановлено, що
знак для товарів і послуг «ЛАКТУСАН» за
свідоцтвами України № 74399, № 43311
зареєстровано для наступних товарів і
послуг МКТП, зокрема, клас 5: Харчові
добавки на медичні потреби; дитяче
харчування.

Знак для товарів і послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України
НОМЕР_1 зареєстровано для наступних
товарів 5 класу МКТП: дієтичні та
харчові добавки пребіотичної дії та
ентеросорбенти.

Отже, товари для яких зареєстрований
знак для товарів і послуг за свідоцтвом
України НОМЕР_1, та товари, для яких
зареєстрований знак за свідоцтвом
України № 74399, є спорідненими, а саме,
одного роду - «лікарські або
фармацевтичні препарати», «харчові
добавки», мають властивості і
призначені для лікування або
профілактики захворювань у людей.

Товари 5 класу МКТП використовуються у
фармацевтичній промисловості.

Ухвалою Окружного адміністративного
суду від 31.07.2013 у справі N 826/7953/13-а
призначено судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, зважаючи на
те, що питання про те, чи є знак для
товарів і послуг за свідоцтвом України
НОМЕР_1 ««ІНФОРМАЦІЯ_1» схожим
настільки, що його можна сплутати зі
знаком «ЛАКТУСАН» за свідоцтвами
України 74399 № 43311 є питаннями, які
входять до предмету доказування у
справі, потребують спеціальних знань.

Проведення якої доручено
Науково-дослідному центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності.

Відповідно до ч. 5 ст. 82 КАС України,
висновок експерта для суду не є
обов'язковим, і оцінюється судом за
правилами встановленими ст. 86 Кодексу.

Судовою експертизою в сфері
інтелектуальної власності № 167/13 від
20.09.2013 року встановлено, що знак
«ІНФОРМАЦІЯ_1» є фонетично схожим зі
знаком для товарів і послуг «ЛАКТУСАН»,
раніше зареєстрованими за позивачем
щодо споріднених товарів 05 класу, також
порівнювані об'єкти є схожими за
смисловими (семантичними) ознаками та
частково за графічними ознаками.

Для словесних позначень вирішальне
значення має їхнє звучання, оскільки
саме подібність в вимові найчастіше
становить порушення товарного знака.
Товарні знаки, які записані по-різному,
можуть вимовлятися однаково, і це
відіграє вирішальну роль при усних
сповіщеннях.

Під час розгляду справи експерт надав
суду пояснення висновку експертизи та
пояснив, зокрема, що досліджувані
позначення відрізняються в одній
літері, що асоціюється у споживачів як
одне і теж позначення.

Згідно висновку експерта
Науково-дослідного центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності № 167/13, знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1
««ІНФОРМАЦІЯ_1» можна сплутати зі
знаком для товарів і послуг «ЛАКТУСАН»
за свідоцтвом України № 74399, раніше
зареєстрованим в Україні.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом
України НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» можна
сплутати зі знаком для товарів і послуг
«ЛАКТУСАН» за свідоцтвом України № 43311,
раніше зареєстрованим в Україні.

Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», на яке
видане Свідоцтво України НОМЕР_1 від
25.08.2010 року на знак для товарів і послуг,
є таким, що може ввести в оману щодо
особи ТОВ «Феліцата Україна», яка є
виробником товарів 5 класу, маркованих
знаками для товарів і послуг
«Лактусан» за свідоцтвами України №
74399, № 43311.

Отже, використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1»
для товарів 5 класу МКТП здатне
породжувати у споживача помилкові
асоціації із вже відомим препаратом
позивача та належність їх одній особі
виробнику.

За таких обставин, колегія суддів
вважає вірним висновок суду першої
інстанції щодо наявності підстав для
задоволення позовних вимог, оскільки
відповідач приймаючи оскаржуване
рішення про державну реєстрацію знаку
для товарів та послуг за заявкою НОМЕР_2
від 09.12.2009 року не врахував обставин, що
знак для товарів і послуг за свідоцтвом
України НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» є схожим
настільки, що його можна сплутати зі
знаками для товарів і послуг:
«ЛАКТУСАН» для фармацевтичних
препаратів (товарів 5 класу МКТП) за
свідоцтвами України № 74399, № 43311, чим
порушив вимоги частини 3 статті 6
Закону, за якою не можуть бути
зареєстровані як знаки позначення, які
є тотожними або схожими настільки, що
їх можна сплутати з знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої
особи для таких самих або споріднених з
ними товарів і послуг.

Стосовно вимог апелянта про
призначення повторної судової
експертизи, колегія суддів виходить не
вбачає підстав для її призначення.

З матеріалів справи вбачається, що
ухвалою Окружного адміністративного
суду від 31.07.2013 у справі N 826/7953/13-а
призначено судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, зважаючи на
те, що питання про те, чи є знак для
товарів і послуг за свідоцтвом України
НОМЕР_1 ««ІНФОРМАЦІЯ_1» схожим
настільки, що його можна сплутати зі
знаком «ЛАКТУСАН» за свідоцтвами
України 74399 № 43311 є питаннями, які
входять до предмету доказування у
справі, потребують спеціальних знань.

Проведення експертизи доручено
Науково-дослідному центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності, при цьому судовому експерту
були в повному обсязі поставлені судом
питання, роз'яснення яких вимагали
сторони.

01.11.2013 р. на адресу суду надійшли
висновок судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності № 167/13 від
20.09.2013 року.

Також, з матеріалів справи вбачається,
що у судовому засіданні 24.12.2013 року,
допитана судовий експерт - ОСОБА_5, яка
готувала висновок № 167/13, та сторонами у
судовому засіданні поставленні
експерту питання з приводу висновку
експертизи.

Разом з тим, представник третьої особи
ОСОБА_3 вважає, що висновок експерта, на
не відображає у повному обсязі аналіз
поставлених питань та не розкриває
обставини, які необхідно з»ясувати для
об'єктивного вирішення справи, відтак
просить призначити повторну судову
експертизу.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Кодексу
адміністративного судочинства України
(далі по тексту - КАС України), для
з'ясування обставин, що мають значення
для справи і потребують спеціальних
знань у галузі науки, мистецтва,
техніки, ремесла тощо, суд може
призначити експертизу.

Згідно з приписами ст. 85 КАС України
якщо висновок експерта буде визнано
неповним або неясним, судом може бути
призначена додаткова експертиза, яка
доручається тому самому або іншому
експерту (експертам).

Якщо висновок експерта буде визнано
необґрунтованим або таким, що
суперечить іншим матеріалам справи або
викликає сумніви в його правильності,
судом може бути призначена повторна
експертиза, яка доручається іншому
експертові (експертам).

Судова експертиза повинна
призначатися лише у разі дійсної
потреби у спеціальних знаннях для
встановлення даних, що входять до
предмета доказування, тобто у разі,
коли висновок експерта не можуть
замінити інші засоби доказування.

Додаткова експертиза призначається
після розгляду судом висновку
первинної експертизи, коли з'ясується,
що усунути неповноту або неясність
(незрозумілість) висновку шляхом
допиту експерта неможливо.

Висновок визнається неповним, коли
експерт дослідив не всі подані йому
об'єкти чи документи, чи не дав
вичерпних відповідей на порушені перед
ним питання. Неясним (незрозумілим)
вважається висновок, який нечітко
викладений або має невизначений,
неконкретний характер.

З огляду на викладене, колегія суддів
прийшла до висновку, що оскільки
висновок експерта № 167/13 від 20.09.2013 року
не було визнано неповним або неясним, а
також необґрунтованим або таким, що
суперечить іншим матеріалам справи або
викликає сумніви в його правильності,
то підстави для призначення додаткової
експертизи відсутні.

Враховуючи наведене, колегія суддів
дійшла висновку, що оскаржувана
постанова прийнята судом відповідно до
норм матеріального та процесуального
права, за вірно встановлених обставин,
в той же час доводи, викладені в
апеляційній скарзі, не знайшли свого
підтвердження, а тому підстави для
задоволення апеляційної скарги
відсутні.

Відповідно до ст. 200 КАС України - суд
апеляційної інстанції залишає
апеляційну скаргу без задоволення, а
постанову або ухвалу суду - без змін,
якщо визнає, що суд першої інстанції
правильно встановив обставини справи
та ухвалив судове рішення з
додержанням норм матеріального і
процесуального права.

Оскільки судове рішення ухвалене судом
першої інстанції відповідно до норм
матеріального права при дотриманні
норм процесуального права, на підставі
повно і всебічно з'ясованих обставин в
справі, підтвердженими доказами, а
доводи апеляційної скарги висновків
суду не спростовують, то колегія суддів
апеляційної інстанції підстав для його
скасування не вбачає.

Керуючись ст.ст. 160, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 254
КАС України, суд

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 на постанову
Окружного адміністративного суду
міста Києва від 07 квітня 2014 року у
справі за адміністративним позовом
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Феліцата Україна" до
Державної служби інтелектуальної
власності України, за участю третіх
осіб ОСОБА_3, Державного підприємства
"Інститут промислової власності" про
визнання протиправним та скасування
свідоцтва НОМЕР_1 від 28.08.2010 - залишити
без задоволення, а постанову Окружного
адміністративного суду міста Києва від
07 квітня 2014 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту
проголошення та може бути оскаржена
протягом двадцяти днів з дня складання
ухвали в повному обсязі шляхом подачі
касаційної скарги безпосередньо до
Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя
О.А. Губська

Суддя
А.Б. Парінов

Суддя
О.О. Беспалов

Повний текст ухвали виготовлено 15
вересня 2014 року

Головуючий суддя
Губська О.А.

Судді:
Парінов А.Б.

Беспалов О.О.