Справа № 3/431
Суддя: Блажівська Н.Є.
Дата ухвалення: 2008-03-06 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К
Р А Ї Н И

місто
Київ

13 год. 13 хв.

06.03.2008 р.
№ 3/431

Окружний
адміністративний суд міста Києва у складі судді Блажівської Н. Є. при секретарі
Серпутько Т.С.

за
участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 (довіреність № б/н від 6 листопада 2008 року), ОСОБА_3(довіреність №
б/н від 6 листопада 2008 року)

від
відповідача: Шатова
І. О. (довіреність № 1608/1209
від 29 березня 2007 року)

від третьої особи: ОСОБА_5 (довіреність № б/н від 18 лютого 2008 року), патентний
повірений, ОСОБА_6(на підставі усного клопотання)

За
результатами розгляду у відкритому судовому засіданні адміністративної справи

За
позовом

ОСОБА_1
(надалі -Позивач)

до

Державного
департаменту інтелектуальної власності України Міністерства освіти і науки
України (надалі -Відповідач або ДДІВ)

за
участю

ОСОБА_4
(надалі -Третя особа)

про

визнання
протиправними дій, скасування рішення і визнання недійсним свідоцтва на знак
для товарів та послуг

В С Т А Н О В И В

ОСОБА_1
звернулася з позовом до Державного
департаменту інтелектуальної власності України Міністерства освіти і
науки України про визнання протиправними
дій у вигляді затвердження висновку Українського інституту промислової власності
від 28 серпня 2007 року (вихідний № 57605) про відповідність позначення умовам
правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки НОМЕР_2. 08
лютого 2008 року Позивач змінив свої позовні вимоги та просив суд визнати
протиправними дії ДДІВ у вигляді затвердження Висновку Українського інституту промислової власності від 28 серпня 2007 року (вихідний
№ 57605) про відповідність позначення умовам надання правової охорони за
результатами кваліфікаційної експертизи заявки НОМЕР_2, скасувати Рішення про
реєстрацію знака від 28 серпня 2007 року; визнати недійсним Свідоцтво НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «LAMA
ЛАМА»повністю.

Свої
позовні вимоги Позивач обґрунтовує тим, що 14 червня 2006 року громадянка
Російської Федерації ОСОБА_4 подала заявку про реєстрацію торгівельної марки в
Україні НОМЕР_2 стосовно позначення LAMA ЛАМА (латинський та кириличний шрифти)
для розважальних та музичних послуг віднесених до 41 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг (надалі -МКТП). В описі зазначалося, що заявлене
позначення є сценічним ім'ям заявника, під яким ведеться концертна діяльність.

28
серпня 2007 року Український інститут промислової власності, як заклад
експертизи передбачений пунктом 1 статті 10 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг»(надалі -Закон про Знаки), за результатами
кваліфікаційної експертизи щодо заявки НОМЕР_2 надав Висновок про відповідність
заявленого позначення умовам надання правової охорони (надалі -Висновок про
Відповідність). Відповідач затвердив Висновок про Відповідність та 10 січня
2008 року видав свідоцтво НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ЛАМА»для послуг
41 класу МКТП, на підставі якого громадянка ОСОБА_4 набула виключні права на
використання позначення «LAMA ЛАМА»для наведених в свідоцтві послуг, що обмежує
права та інтереси Позивача, оскільки Позивач здійснює музичну, концертну
діяльність на території України, використовуючи сценічне ім'я (псевдонім)
«Лама».

Позивач
стверджує, що затвердження Відповідачем Висновку про надання позначенню за
заявкою НОМЕР_2 правової охорони суперечить положенням пункту 2 статті 6 та
пункту 4 статті 6 Закону про Знаки, оскільки позначення за вказаною заявкою
відтворює псевдонім Позивача, яка є відомою в Україні особою, без її згоди, а
використання Третьою Особою такого позначення буде вводити в оману в Україні
щодо послуги або особи, яка надає послуги зазначені в Заявці. Таким чином,
затвердження Відповідачем Висновку про Відповідність, що призвело до винесення
на його підставі рішення про реєстрацію знаку для товарів та послуг «ЛАМА
LAMA», було здійснено з порушенням норм матеріального права України і повинно
бути скасоване судом.

Враховуючи
те, що Відповідач видав Третій Особі Свідоцтво на знак для товарів і послуг,
Позивач уточнив позовні вимоги та просить суд також визнати недійсним Свідоцтво
на знак для товарів і послуг.

Відповідач
проти позовних вимог заперечив та зазначив, що на етапі проведення
кваліфікаційної експертизи Позивачем було подано заперечення від 06 квітня 2007
року відповідно до пункту 8 статті 10 Закону. У цьому запереченні Позивач
просила відмовити заявнику ОСОБА_4 в наданні правової охорони для вищевказаного
позначення, посилаючись норму абзацу 3 пункту 4 статті 6 Закону про Знаки. 25
липня 2007 року заявником ОСОБА_4 до закладу експертизи була надана мотивована
відповідь (лист від 18 липня 2007 року) у якому заявник просив відхилити
вищевказане заперечення щодо права на позначення «ЛАМА» «LAMA», яке, за
твердженням заявника, належить саме ОСОБА_4 по праву авторства а також з підстав
використання цього позначення в якості псевдоніма саме ОСОБА_4.

Відповідач
зазначає, що заклад експертизи, враховуючи спірні правовідносини між ОСОБА_1 та
ОСОБА_4щодо використання позначення, а також те, що відповідно до чинного
законодавства України розв'язання спорів і спірних правовідносин є прерогативою
лише суду, а Позивач не надав закладу експертизи переконливих доказів, які б
доводили необхідність і правомірність застосування підстави для відмови в
реєстрації знака відповідно до абзацу 3 пункту 4 статті 6 Закону про Знаки, за
результатами експертизи було встановлено, що заявлене позначення відповідає
умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону про Знаки, та на
нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені
статтею 6 Закону про Знаки, відносно усього переліку товарів і послуг. За
результатами підготовленого висновку ДДІВ прийнято рішення про реєстрацію знака
відносно особи заявника - ОСОБА_4., а 10 січня 2008 року зареєстровано було
видано Свідоцтво на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 стосовно позначення «ЛАМА
LAMA».

Таким
чином, Відповідач стверджує, що під час проведення експертизи заявки НОМЕР_2 на
знак для товарів і послуг ЛАМА»ДДІВ не порушив жодної з вимог законодавства
України, діяв у відповідності з принципами, встановленими статтею 19
Конституції України, а саме: на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені
Законом про Знаки.

З
урахуванням зазначеного Відповідач просить суд у задоволенні позову відмовити.

Третя
Особа проти позову заперечила і просила суд відмовити у задоволенні позову,
посилаючись на те, що саме вона, ОСОБА_4, раніше за Позивача стала відомою в
Україні особою, як співачка. Зокрема, Третя Особа зазначає, що вона здійснює
діяльність у сфері музичних виступів, музики та розваг під сценічним іменем
ЛАМА (LAMA) не території Співдружності незалежних держав починаючи з 1991 року.
Третя Особа зазначила, що вперше її сценічне ім'я ЛАМА (LAMA) було використано
15 травня 1991 року. Третя Особа зазначила, що вона є відомою в країнах Співдружності
незалежних держав співачка. На підтвердження цього, Третя Особа зазначила про
існування численних публікацій про її діяльність у друкованих засобах масової
інформації та мережі Інтернет, а також надала довідки про свої концернті
виступи на території Російської Федерації . Крім того, Третя Особа зазначила,
що її виконання неодноразово транслювались в ефірі радіостанцій та телевізійних
каналів на території України.

Розглянувши
подані сторонами документи та матеріали, заслухавши пояснення представників
Позивача, Відповідача та Третьої особи, всебічно і повно з'ясувавши всі
фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши
докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по
суті, суд приходить до наступних висновків:

Спірні
правовідносини регулюються Цивільним кодексом України (надалі -ЦК), Законом
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правилами складання,
подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і
послуг, затвердженим Наказом Державного патентного відомства від 28 лютого 1995
року № 116 (надалі -Правила Розгляду Заявки), Положенням про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року № 997 тощо.

Забезпечення
реалізації державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і
послуг, у відповідності до статті 2 Закону про Знаки здійснюється центральним
органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності,
для чого він організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає
рішення щодо них, видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх
державну реєстрацію.

Відповідно
до Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 997, Відповідач
є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства освіти і
науки і йому підпорядковується та основним завданням якого є організаційне забезпечення
охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

У
відповідності до частини 3 статті 5 Закону про Знаки право власності на знак
засвідчується свідоцтвом. Порядок отримання такого свідоцтва визначений
статтями 7 -15 Закону про Знаки та Правилами
Розгляду Заявки.

Згідно
із статтею 7 Закону, особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Департаменту
заявку. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у
справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

14
червня 2006 року Відповідач отримав заявку про реєстрацію знаку для товарів і
послуг «ЛАМА LAMA»у 41 класі МКТП, якій було присвоєно НОМЕР_2, яка була подана
представником громадянки Російської Федерації ОСОБА_4.

У
відповідності до статті 10 Закону про Знаки закладом експертизи, уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної
власності розглядається подана заявка і проводиться її експертиза, яка має
статус науково-технічної експертизи і складається з формальної експертизи та
кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті). Під час проведення формальної
експертизи встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 Закону про
Знаки, заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону
про Знаки та правилам, встановленим на його основі Департаментом, документ про
сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим
вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність
заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним Законом про
Знаки. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому
числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні
офіційні видання.

Згідно
з частиною 3 статті 10 Закону та підпунктами 4.4.1 пункту 4.4. Правил Розгляду
Заявки кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або
не відкликана, відображаються в обгрунтованому висновку експертизи за заявкою,
що набирає чинності після затвердження його ДДІВ. На підставі такого висновку,
при встановленні відповідності заявленого на реєстрацію знака умовам надання
правової охорони, викладеним в пункті 1 статті 5 та в статті 6 Закону про
Знаки, для всіх тих товарів і послуг, для яких заявлено реєстрацію знака, ДДІВ
виносить рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку товарів і/або
послуг.

28
серпня 2007 року Український інститут промислової власності надав Висновок про
відповідність позначення заявленого в заявці НОМЕР_2 умовам надання правової
охорони. Відповідач затвердив вказаний Висновок 28 серпня 2007 року, в
результаті чого він набув статусу рішення про реєстрацію знака.

Після
цього, у відповідності до статті 13 Закону про Знаки, Департамент здійснює
державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.
Видача свідоцтва здійснюється Департаментом у місячний строк після державної
реєстрації знака (ст. 14 Закону).

10
січня 2008 року Відповідач видав свідоцтво НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг
AMA ЛАМА»для послуг 41 класу МКТП, на підставі якого Третя Особа набула
виключні права на використання позначення ЛАМА» для наведених в свідоцтві
послуг.

Згідно
з частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі -
КАС України) у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів
владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені)
вони: на підставі, у межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням
повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з
урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення
дії).

У
відповідності до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Стаття
9 КАС України визначає, що суд при вирішенні справи керується вищевказаним
принципом законності, щодо зобов'язання органів державної влади діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

У
відповідності до Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України N
02-5/35 від 26.01.2000 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних
з визнанням недійсними актів державних чи інших органів»підставами для визнання
акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або
визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт.

Відповідач
стверджує, що при винесенні спірного рішення ним не порушено жодної з вимог
законодавства України, оскільки під час проведення експертизи заявки НОМЕР_2 на
знак для товарів і послуг ЛАМА» закладом експертизи було встановлено, що
заявлене Третьою особою позначення відповідає умовам надання правової охорони,
встановленим статтею 5 Закону про Знаки, та на нього не поширюються підстави
для відмови в наданні правової охорони, визначені статтею 6 Закону про Знаки,
відносно усього переліку товарів і послуг.

Із
зазначеним висновком суд не погоджується з урахуванням наступного.

Відповідно
до статті 418 ЦК право інтелектуальної власності - це право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної
власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Згідно
з статтею 420 ЦК до об'єктів права інтелектуальної власності належать
торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Враховуючи те, що ЦК передбачає
використання термінів «торговельна марка»та «знак для товарів і послуг»як
синонімів, а у Законі про Знаки використовується термін «знак для товарів і
послуг», Суд в подальшому використовуватиме обидва терміни, в залежності від
відповідного контексту, який передбачає посилання на ЦК чи на Закон про Знаки
відповідно, маючи на увазі один і той самий об'єкт правової охорони.

Стаття
492 ЦК передбачає, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або
будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що
виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються
(надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова,
літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно
із статтею 1 Закону про Знаки знаком є позначення, за яким товари і послуги
одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно
до статті 492 ЦК набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку
засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються
законом. Аналогічна норма закріплена й в частині 3 статті 5 Закону про Знаки.

Згідно
із статтею 499 ЦК права інтелектуальної власності на торговельну марку
визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно
до частини 4 статті 6 Закону про Знаки не реєструються як знаки позначення, які
відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них відомих в Україні
осіб без їх згоди.

Судом
встановлено, що Позивач, починаючи з 2003 року здійснює використання псевдоніму
(сценічного імені) «ЛАМА (LAMA)»у процесі здійснення своєї діяльніості як автора
та виконавця музичних творів. Це підтверджується Рішенням ДДІВ про реєстрацію
авторського права на твір за заявкою № 8878 від 03 листопада 2003 року та відповідним Свідоцтвом про реєстрацію
авторського права на твір НОМЕР_4 стосовно збірки пісень «Сон», в якому
зазначені як автори ОСОБА_7 та ОСОБА_1 (Lama).

Крім
того, Судом встановлено, що, починаючи з вересня 2005 року пісні Позивача (яка
здійснює свою діяльність під сценічним іменем (псевдонімом) LAMA) дуже часто
включалися в ефірне мовлення багатьох радіостанцій України. Зокрема, згідно із
ефірною довідкою, наданою ЗАТ «Наше Радіо»в період часу з 15 вересня 2005 року
до 31 жовтня 2005 року пісня співачки Lama «Мені так треба»була включена до
ефірного мовлення радіостанції «Наше Радіо»153 рази. Згідно із ефірною довідкою
ТОВ «ТРК «Європа Плюс Київ», за період часу з 25 жовтня 2005 року до 31 грудня
2005 року пісня співачки LAMA «Мені так треба»була включена до мовлення
радіостанції «Європа FM»287 разів.

Судом
також встановлено, що Позивач протягом 2006 -2007 років здійснювала активну
концертну діяльність на території України. Зокрема, це підтверджують наступні
договори: Договір від 01 грудня 2006 року між ПП ОСОБА_8 та ПП ОСОБА_7 стосовно
виступу групи «Лама»на акції святкування Нового Року від торговельної мережі
«Евросеть»у місті Києві; Договір № 19/02 від 19 лютого 2007 року між ПП ОСОБА_7
та ТОВ «Бізнес Тюнінг Центр»стосовно виступу групи «Лама»на презентації
автомобіля Mini Cooper; Договір про надання послуг № 1 між Управлінням
культури, молоді і спорту Хустської міської Ради та ПП ОСОБА_7 стосовно
організації виступу групи «Лама» під час акції святкування Дня незалежності
України у місті Хуст Закарпатської області; Договір про надання послуг №
24/08-2007 між ТОВ «Видавництво РИА»та ПП ОСОБА_7 стосовно організації виступу
групи «Лама»під час святкування Дня незалежності України у місті Тернопіль;
Договір про надання послуг № 06-09 від 4 вересня 2007 року між ТОВ «Ракурс
Стиль»та ПП ОСОБА_7 стосовно організації виступу групи «Лама» у м. Євпаторія; Договір
між ТОВ «Євроізол»та ПП ОСОБА_7 стосовно організації виступу групи «Лама»у м.
Алушта. Крім того, суду надано довідку ТОВ «Стар Медіа»про виступ групи «Лама»у
якості запрошеної зірки у прямому ефірі розважальної передачі «Танці з Зірками»
на ТРК «Студія 1+1». Крім того, Суд вважає за необхідне взяти до уваги лист ПП
«Фост Дракону Рекордз», в якому зазначено про те, що співачка «Лама»(ОСОБА_1)
протягом 2005-2008 років є однією із найпопулярніших музичних виконавців в
Україні за результатами статистичного обліку ротацій композицій вітчизняних та
зарубіжних виконавців на більше як ста радіостанціях України. Зокрема,
починаючи з 30 листопада 2005 року пісня співачки «Лама»«Мені так
треба»перебувала у чарті (список найпопулярніших музичних виконань) протягом 15
тижнів, досягнувши 11 місця; починаючи з 26 квітня 2006 року пісня співачки
«Лама»«Моє серце»перебувала у чарті протягом 24 тижнів, досягнувши 2 місця;
починаючи з 11 жовтня 2006 року пісня співачки «Лама»«Літак» перебувала у чарті
протягом 25 тижнів, постійно знаходячись при цьому у десятці найпопулярніших
пісень, при цьому 2 тижні перебуваючи на 1 місці.

Суд
також бере до уваги й договір від 06 червня 2006 року між ОСОБА_7, ОСОБА_1 та
ПП «Артур-Мюзік»про передачу авторських прав на Альбом «Мені так треба»,
включаючи й згадані вище популярні пісні «Мені так треба», «Моє серце»,
«Літак», які займали найвищі місця у чарті найпопулярніших пісень.

Суд
також бере до уваги Лист ТОВ «Музичне ТВ»стосовно підтвердження отримання
гуртом «Лама»(співачка ОСОБА_1) однієї із престижних нагород «MTV Music
Awards»в номінації «Best Ukrainian Artist»2007 (Найкращий український
виконавець) 2007 року, що підтверджує високу популярність Позивача.

Крім
того, Суд приймає до уваги надану
інформацію стосовно наявних статей та інтерв'ю Позивача у засобах масової
інформації, зокрема інтерв'ю журналу ELLE (25 листопада - 03 грудня 2006 року), журналу COSMOPOLITAN
(жовтень 2006 року) та інші.

Крім
того, Суд бере до увагу й інформацію ПП «Арт-Трейдинг»стосовно того, що що
протягом періоду часу з 25 вересня 2006 року по 15 січня 2008 року було
отримано 40600 голографічних знаків для продажу альбому «Мені так треба»гурту
«Лама», при цьому за зазначений період було продано 38600 примірників.

Таким
чином, на підставі зазначених документів та викладених фактів, Суд вважає, що
Позивач, використовуючи псевдонім (сценічне ім'я) «Лама», починаючи, як
мінімум, з вересня 2005 року, є відомою в Україні особою в розумінні Закону про
Знаки. Окремо Суд вважає за необхідне наголосити на тому, що матеріали справи
підтверджують те, що Позивач була відомою в Україні особою станом на 14 червня
2006 року, тобто на дату подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і
послуг.

Посилання
Третьої Особи в якості підтвердження первинного права на позначення «LAMA
ЛАМА»на факт використання нею цього позначення з 1991 року на території країн
СНД, протягом якого воно стало відомим і асоціювалося саме з творчістю Третьої
особи судом не приймається до уваги, оскільки Третьою Особою не надано доказів
здійснення нею діяльності у сфері розваг та надання музичних послуг з вказаного
періоду саме на території України. Так Третьою Особою не доведено, що
інформація про належність їй позначення «LAMA ЛАМА»була поширена на території
України та цей факт став відомим українським споживачам, не надано доказів
поширення альбомів та кліпів співачки -Третьої Особи саме на території України,
доказів обізнаності населення України з її творчістю, опублікування інформації
про неї в друкованих виданнях, які розповсюджуються на території України, а не
Російської Федерації, інформації про розповсюдження аудіокасет, компакт-дисків
чи інших носіїв із піснями Третьої Особи на території України тощо.

Згідно
зі статтею 5 Закону про Знаки правова охорона надається знаку, який не
суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не
поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим
Законом.

Відповідно
до частини 2 статті 6 Закону про Знаки згідно з цим Законом не можуть одержати
правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести
в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
Згідно з пукнтом 4.3.1.9 Правил Розгляду
Заявки до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару,
послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться
позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною
якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником,
які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим
або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі
використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Враховуючи
матеріали справи, які свідчать про те, що на території України на сьогоднішній
день позначення «Лама/Lama»асоціюється споживачами з творчістю та діяльністю
Позивача як автора та виконавця творів, надання у встановленому порядку
правової охорони знаку Лама Lama для Третьої Особи може вводити споживачів
України в оману щодо особи, яка надає таку послугу.

Крім
того, згідно з частиною 4 статті 6 Закону про Знаки не реєструються як знаки
позначення, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них,
портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

У
відповідності до підпункту «в»пункту 4.3.2.2 Правил складання, подання та
розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
відповідно до пункту 4 статті 6 Закону перевіряється, чи не відтворює заявлене
позначення прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети і
факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Згідно
з пунктом 4.3.2.4 Правил Розгляду Заявки, позначення вважається тотожним з
іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах; позначення
вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо
воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

У
відповідності до пункту 4.3.2.6 Правил Розгляду Заявки словесні позначення,
заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до
композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних
позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова
(семантична) схожість.

Як
видно із заявки Третьої Особи про реєстрацію знаку для товарів і послуг
позначення «Лама/Lama»(латинський та кириличний шрифти) є повністю тотожним
позначенню псевдоніма Позивачки (який зафіксований в Свідоцтві про реєстрацію
авторського права на твір НОМЕР_4), оскільки збігається з ним у всіх елементах,
включаючи звукові, графічні (в латинському та кириличному шрифтах) та смислові
характеристики.

При
цьому, наявні в матеріалах справи докази, а саме інформація, яка міститься в
статтях українських газет і журналів, інформаційній системі Інтернет, дані щодо
ротацій пісень Позивачки на різних радіостанціях та її участь у різного роду
хіт-парадах, а також факт нагородження Позивачки премією MTV Europe Music
Awards в номінації «Best Ukrainian
Artist»в 2007 році за результатами голосування прихильників та інші факти,
свідчать про те, що Позивач є відомою в Україні особою.

Враховуючи
все вищевикладене, суд приходить до висновку, що позначення для знаку
«Лама/Lama»(латинський та кириличний шрифти), яке було заявлене Третьою Особою
в заяві від 14.06.2006 НОМЕР_2 про реєстрацію торгівельної марки в Україні для
розважальних та музичних послуг віднесених до 41 класу МКТП, зареєстроване Відповідачем згідно з його
рішення від 28 серпня 2007 року, про що видане
свідоцтво НОМЕР_1 від 10 січня 2008 року на знак для товарів і послуг,
не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки на нього
поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені
пунктами 2 і 4 ст. 6 вказаного Закону.

У
відповідності до статті 19 Закону про Знаки у разі невідповідності
зареєстрованого знака умовам надання правової охорони свідоцтво може бути
визнано у судовому порядку недійсним. Свідоцтво або його частина, визнані
недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Згідно
з частиною 2 статті 71 КАС України в адміністративних справах про
протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок
щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається
на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідачем
не було надано достатніх доказів правомірності спірних рішень.

Посилання
Третьої особи в якості підтвердження первинного права на позначення «LAMA
ЛАМА»на факт використання нею цього позначення
з 1991 року на території країн СНД, протягом якого воно стало відомим і
асоціювалося саме з творчістю Третьої особи судом не приймається до уваги,
оскільки Третьою особою не надано доказів здійснення нею діяльності у сфері
розваг та надання музичних послуг з вказаного періоду саме на території
України. Так Третьою особою не доведено, що інформація про належність їй
позначення «LAMA ЛАМА»була поширена на території України та цей факт став
відомим українським споживачам, не надано доказів поширення альбомів та кліпів
співачки -Третьої Особи саме на території України, доказів обізнаності
українців з її творчістю, опублікування інформації про неї в українських друкованих
виданнях, та активності відвідування українцями її сайту в мережі Інтернет і
т.п.

Згідно
з статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на
засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством. Органи ж державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Крім того, стаття 6 Конституції України
визначає, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої
повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів
України. Законодавством України не передбачений порядок правової охорони прав
на знаки для товарів і послуг, які надаються іноземними громадянами поза межами
України.

Матеріали
справи свідчать про те, що на момент звернення Третьої Особи з заявою про
реєстрацію знака «LAMA ЛАМА»на території України (14 червня2006 року), в
Україні вже існували обставини, які є підставами для відмови в наданні правової
охорони на такий знак згідно діючого національного законодавства. Третьою
Особою також не надано доказів того, що заявлений нею знак має міжнародну
реєстрацію або визнаний в установленому законом порядку добре відомим.
Посилання ж Третьої Особи в цій частині на той факт, що Україна є членом СНД, а
тому має здійснювати охорону її авторських прав, є необґрунтованим,
оскільки Третьою Особою не зазначені
міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані Україною, які такий її
обов'язок встановлюють, а у відповідності до статті 9 Конституції України
частиною національного законодавства України є лише чинні міжнародні договори,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

З
урахуванням викладеного, позовні вимоги щодо скасування рішення Відповідача про
реєстрацію знака від 28 серпня 2007 року та визнання недійсним Свідоцтва
НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «LAMA ЛАМА»є обґрунтованими та підлягають
задоволенню.

В
частині визнання неправомірними дій Відповідача щодо затвердження Висновку
Українського інституту промислової
власності від 28 серпня 2007 року про відповідність позначення умовам надання
правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи щодо заявки НОМЕР_2
позовні вимоги не підлягають задоволенню, оскільки Позивачем не доведено, в
чому полягає порушення Відповідачем законодавства в частині затвердження такого
висновку, враховуючи те, що безпосередня оцінка відповідності заявленого знака
умовам надання правової охорони Відповідачем не проводиться, а законодавством
лише передбачений обов'язок Відповідача затвердити позитивний висновок закладу
експертизи з цього питання, що ним і було зроблене.

У
відповідності до частин 1 та 3 ст. 94 КАС України, суд присуджує здійснені
Позивачем документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету
України.

Керуючись статтями 69-71, 94, 160-165, 167 та 254
Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд
міста Києва, -

П О С Т А Н О В И В

1.
Позов задовольнити частково.

2.
Скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 28
серпня.2007 року про реєстрацію знака за заявкою ОСОБА_4 НОМЕР_2.

3.
Визнати недійсним Свідоцтво НОМЕР_1 від 10 січня.2008 року на знак для товарів
і послуг «LAMA ЛАМА».

4.
Стягнути з Державного бюджету України на користь ОСОБА_1 3,40 грн. (три гривні
40 копійок) судових витрат.

5. В
іншій частині в задоволенні позовних вимог відмовити.

Постанова
відповідно до частини 1 статті 254 Кодексу адміністративного судочинства
України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про
апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було
подано.

Постанова
може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня її
складення в повному обсязі за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства
України, шляхом подання через суд першої інстанції заяви про апеляційне
оскарження з наступним поданням протягом двадцяти днів апеляційної скарги. Апеляційна
скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне
оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про
апеляційне оскарження.

Суддя
Н. Є.
Блажівська