судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Малашенкової Т. М.
2. Слід зазначити, що цю справу суди розглядали неодноразово, а оскаржувані судові рішення ухвалені за результатами нового розгляду.
5. Я не погоджуюся з думкою суддів касаційної інстанції щодо відмови у задоволенні касаційної скарги та залишення без змін оскаржуваних судових рішень та вважаю, що є підстави для передачі справи на новий розгляд з огляду на таке.
6. У силу приписів частини першої статті 316 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.
7. Так, у постанові від 17.08.2023 Верховний Суд, скасовуючи оскаржувані судові рішення та передаючи справу на новий розгляд, вказав, зокрема, таке:
9.24. У матеріалах цієї справи містяться три висновки експертів, які прийняті судом:
1. Висновок експертів від 19.03.2021 № 035/21, який складено судовими експертами ? Федоренко В. Л., Фоя О. А., Чабанець Т. М.
3. Висновок від 12.05.2021 № 211, складений експертом Жила Б. В.
9.25. Приймаючи до уваги два висновка експертів, суди попередніх інстанцій не обґрунтували чому висновок від 12.05.2021 № 211, складений експертом Жила Б. В., який містить протилежні висновки, не взято до уваги судом.
9.26. З матеріалів справи вбачається, що в апеляційній інстанції було заслухано судових експертів, втім з тексту судового рішення не вбачається, яким чином пояснення експертів вплинули на усунення неповноти чи невизначеності взаємосуперечливих експертиз, які наявні в матеріалах справи.
9.27. Із тексту судових рішень вбачається, що судами попередніх інстанцій зміст висновку експерта від 12.05.2021 №211, не досліджувався, як і не було здійснено аналізу його суті, зокрема щодо:
9.28. В даному випадку не має значення кількість висновків експертів, наявних в матеріалах справи, а має значення саме суть кожного висновка експерта. Тому при здійсненні оцінки доказів та застосовуючи принцип вірогідностей доказів, необхідно оцінювати не кількість висновків, а зміст кожного висновку.
9.29. У тому випадку, коли судові експерти дійшли до протилежних висновків, оцінка судом кожного з висновків ( і того що суперечить іншим) обов`язкова з наведенням мотивів за яких висновки однієї з експертиз відхиляються судом.
9.30. Крім того, у випадку коли судом було заслухано пояснення експертів щодо розбіжностей у висновках, такі пояснення також мають бути оцінені судом. Разом з тим, оцінка різних за висновками експертиз не має відбуватися за критерієм вірогідності між собою, а лише у сукупності з усіма доказами у справі.
9.31. У той же час, суди попередніх інстанцій не дослідили:
- які саме виробники, та на підставі яких фактичних даних використовували позначення «Фурацилін» в якості знаків для товарів (оскільки для визначення загальновживаності принциповим є використання позначення різними виробниками, що має призвести до втрати позначенням у свідомості споживача зв`язку з конкретним виробником), так як сам факт зазначення про наявність дозволів на застосування відповідних препаратів на території України не свідчить про їх фактичне використання. Що ж до встановлення цих фактів висновками експертів, то вони не можуть бути сприйняті судом як докази без фактичного дослідження саме судом відповідних доказів у справі;
- в яке саме родове чи видове поняття перетворилося позначення «Фурацилін» відповідно до п. 4.3.1.5. Правил, оскільки як послідовно посилається відповідач 2 - державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» дане позначення було і продовжує бути назвою конкретного медичного препарату, а не його роду чи виду.
9.32. З урахуванням вищевикладеного, доводи скаржника в цій частині знайшли своє підтвердження під час касаційного провадження»;
« 9.41. Скаржник у своїй касаційній скарзі також зазначає щодо порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права при з`ясуванні обставин щодо наявності у Позивача передбаченого частиною другою статті 4 та частиною п`ятою статті 236 ГПК України права на звернення до суду.
9.42. З тексту судових рішень вбачається, що судами під час розгляду справи встановлено неправомірність надання правової охорони оспорюваному знаку для товарів і послуг, у зв`язку з чим суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з даним позовом. Враховуючи те, що аргументи скаржника щодо порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права знайшли своє відображення, то під час нового розгляду справи має бути досліджено і надано оцінку наявності порушених прав чи інтересу позивача на момент звернення до господарського суду».
8. Втім зі змісту оскаржуваних судових рішень вбачається, що вказівки Верховного Суду (дивися пункт 7 цієї окремої думки), на мою думку, повною мірою не виконані з огляду на таке.
9. Стосовно дослідження надання оцінки наявності порушених прав чи інтересу позивача на момент звернення до господарського суду.
9.1. Так, зі змісту оскаржуваного рішення вбачається, що:
? Товариство з обмеженою відповідальністю «Леда» (позивач) [далі ? ТОВ «Леда»] стверджує, що з вересня 2019 року є виробником гігієнічно-профілактичного засобу «ФУРАЦИЛІН 40 мг», порошок по 2 г № 10;
9.3. У побуті термін «ліки» використовується як синонім до терміна «лікарські засоби».
9.4. Лікарський засіб - це будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу (стаття 2 Закону України «Про лікарські засоби»).
9.5. Втім оскаржувані судові рішення не містять оцінки та дослідження питання стосовно того, чи гігієнічно-профілактичний засіб «ФУРАЦИЛІН 40 мг» (порошок по 2 г № 10) відноситься до лікарських засобів, а не є продуктом, головною метою якого є збереження здоров`я та гігієни, та чи виробництво такого товару ТОВ «Леда» можна вважати використанням торговельної марки позивача, зареєстрованої саме для 05 класу МКТП «Ліки для людини».
10. Щодо з`ясування судами обставини, чи мало позначення «Фурацилін» розрізняльну здатність та було загальновживаним поняттям (видове поняття) станом на 17.12.1997 (дата подання заявки), хочу зазначити таке.
10.1. У силу абзацу другого та третього пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [тут і далі в редакції, що діяла на дату подання заявки (17.12.1997); далі ? Закон], згідно з цим Законом не можуть одержати правової охорони також позначення, які:
? не мають розрізняльної здатності;
? є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.
10.2. Виходжу з того, що відсутність розрізняльної здатності та загальновживаність як позначення товарів і послуг певного виду є різними та нетотожними поняттями.
10.3. Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заяви на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 28.07.1995 № 116 (тут і далі у редакції, що діяла на дату подання заявки; далі ? Правила) до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:
? позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
? реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
? тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;
? загальновживані скорочення;
? позначення, які тривалий час використовувалися в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.
10.4. Зі змісту оскаржуваного рішення вбачається, що суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, зазначив таке:
«При цьому, суд констатує, що такий спосіб використання позначення «Фурацилін» впродовж 1996 та 1997 року може та вважається судом тривалим використанням позначення, що відповідає одному з критеріїв визначених в пункті 4.3.1.4. та 4.3.1.5. Правил для визнання позначення таким, що не має розрізняльної здатності та є загальновживаним для товарів певного виду, тобто перетворилось у видове поняття.
Таким чином, з огляду на доведеність використання позначення «Фурацилін» трьома різними виробниками впродовж 1996 та 1997 років, суд вважає, що не потребують додаткового дослідження обсяги реалізації товарів такими виробниками станом на 17.12.1997».
10.5. Слід зазначити, що ні Закон, ані Правила не містять конкретного визначення, що саме слід вважати під використанням позначення тривалий час і який строк є тривалим, а який ні.
10.6. Тобто визначення тривалості використання позначення є оціночною категорією й відноситься до повноважень суду, встановлених у порядку статей 2, 13, 74?79, 86, 210 ГПК України.
10.8. Відповідно до пункту 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.
10.9. Слід зазначити, що зі змісту оскаржуваних судових рішень вбачається, що суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, фактично зазначили, які саме висновки експертів долучені до матеріалів справи, та виклали їх короткий зміст. Втім відсутня власна оцінка судів попередніх інстанцій, яка стала передумовою для виснування про те, що позначення «Фурацилін» перетворилося саме у видове поняття, що є порушенням статей 2 і 86 ГПК України.
10.10. Крім того, зі змісту оскаржуваного судового рішення вбачається, що суд першої інстанції зазначив, що в досліджуваних експертом матеріалах (мова йде про Висновок експерта № 3) слово «Фурацилін» використовувалося як найменування конкретної групи товарів - антисептиків / антисептичних засобів (родове поняття, що є ширшим за видове), що доводить перетворення позначення «Фурацилін» на загальновживане позначення в якості видового поняття внаслідок його тривалого використання, зокрема й спеціалістами у медичній / фармацевтичній наукових галузях.
10.11. Отже, суд першої інстанції навів суперечливі висновки та не надав однозначного висновку стосовно того, в яке саме ? родове чи видове поняття перетворилося позначення «Фурацилін» відповідно до пункту 4.3.1.5 Правил, що свідчить про невиконання вказівок Верховного Суду, викладених у постанові від 17.08.2023 (дивися пункт 7 цієї окремої думки).
10.12. Відповідно до статті 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
10.13. Верховний Суд у постанові від 17.08.2023 у цій справі вказав, що в цьому випадку не має значення кількість висновків експертів, наявних в матеріалах справи, а має значення саме суть кожного висновку експерта. Тому при здійсненні оцінки доказів із застосуванням принципу вірогідностей доказів необхідно оцінювати не кількість висновків, а зміст кожного висновку.
10.14. Крім того, суд першої інстанції зазначив, що:
? враховує, що у Висновку експерта № 3 експерт також врахував, що слово «Фурацилін» тривалий час ще за радянських часів використовувалося у відповідній науковій літературі, підручниках тощо для позначення антисептичних лікарських засобів. Однак експерт на сторінці 20 висновку зазначив, що в усіх джерелах слово «Фурацилін» фігурує в якості індивідуальної назви конкретного препарату, що, на думку експерта, не може вважатися, що знак «Фурацилін» є загальновживаним як позначення товарів певного виду, з чим суд погодитися також не може;
? втім суд зазначає, що в досліджуваних експертом матеріалах слово «Фурацилін» використовувалося як найменування конкретної групи товарів - антисептиків / антисептичних засобів (родове поняття, що є більш ширшим за видове), що доводить перетворення позначення «Фурацилін» на загальновживане позначення в якості видового поняття внаслідок його тривалого використання, зокрема й спеціалістами у медичній / фармацевтичній наукових галузях.
10.15. Проте суд першої інстанції не зазначив, в яких саме матеріалах позначення «Фурацилін» використовувалося як найменування конкретної групи товарів - антисептиків / антисептичних засобів, дослідження саме яких доказів стало основою для такого висновку суду.
11. Слід зазначити, що суд апеляційної інстанції погодився із судом першої інстанції та порушення приписів статті 316 ГПК України не усунув.
12. З огляду на зазначене оскаржувані судові рішення слід було скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
Окрему думку викладено у порядку статті 34 ГПК України.
Суддя Т. Малашенкова