ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2025 р. Справа№ 910/16718/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Козир Т.П.

Сотнікова С.В.

за участю секретаря судового засідання Карпової М.О.

у присутності представників сторін:

від ТОВ "Леда": Брагінська А.Л. за довіреністю (в режимі відеоконференції)

від ДО "УКРНОІВІ": Поліщук Н.В. згідно витягу з ЄДРПОУ

від АТ "Галичфарм": Руднєва Я.А. за довіреністю

від АТ "Київмедпрепарат": Чумак К.І. за довіреністю

розглянувши апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Галичфарм" на рішення Господарського суду міста Києва від 13.05.2025 року

у справі №910/16718/20 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда"

до 1.Акціонерного товариства "Галичфарм"

2.Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.05.2025 року у справі №910/16718/20 позов задоволено у повному обсязі, визнано свідоцтво України №20339 на знак для товарів і послуг недійсним повністю, зобов`язано ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності, присуджено до стягнення з АТ "Галичфарм" на користь ТОВ "Леда" судовий збір у розмірі 4 204,00 грн., 30 000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу та 29 654,21 грн. - за проведення судової експертизи.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, АТ "Галичфарм" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 13.05.2025 року у справі №910/16718/20 у повному обсязі та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову повністю, судові витрати покласти на ТОВ "Леда".

Витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.06.2025 апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В., Козир Т.П.

Ухвалою суду від 23.06.2025 вищевказаною колегією суддів відкладено вирішення питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою АТ "Галичфарм" на рішення Господарського суду міста Києва від 13.05.2025 року у справі №910/16718/20, повернення даної апеляційної скарги або залишення її без руху до надходження матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду та витребувано у Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/16718/20.

03.07.2025 року супровідним листом Господарського суду міста Києва №910/16718/20/4012/25 від 02.07.2025 року витребувані матеріали даної справи надійшли до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою суду від 07.07.2025 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Галичфарм" на рішення Господарського суду міста Києва від 13.05.2025 року у справі №910/16718/20, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 11.09.2025 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

У поданих відзивах на апеляційну скаргу ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" просить апеляційну скаргу АТ "Галичфарм" задовольнити, скасувати оскаржуване рішення суду першої інстанції та прийняти нове судове рішення про відмову у задоволенні позову, в той час як ТОВ "Леда" просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

27.08.2025 року через систему "Електронний суд" від представника ТОВ "Леда" надійшла заява про участь у судовому засіданні 11.09.2025 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів.

Ухвалою суду від 08.09.2025 заяву представника ТОВ "Леда" про участь в судовому засіданні 11.09.2025 в режимі відеоконференції задоволено.

Протокольною ухвалою суду від 11.09.2025 року оголошено перерву у даній справі до 02.10.2025 року.

Представники АТ "Галичфарм", ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та АТ "Київмедпрепарат" в судовому засіданні 02.10.2025 року вимоги апеляційної скарги підтримали, просили її задовольнити, скасувати оскаржуване рішення суду першої інстанції у повному обсязі та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Представник ТОВ "Леда" в судовому засіданні проти доводів скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

02.10.2025 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників учасників провадження у справі, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а оскаржуване рішення суду першої інстанції від 13.05.2025 року у даній справі - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 Господарського процесуального кодексу України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Як вбачається з матеріалів справи, АТ "Галичфарм" (відповідач-1) є власником знаку для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 від 15.08.2001 року для товарів 5 класу МКТП "Ліки для людини", виданим Державним департаментом інтелектуальної власності.

На підставі ліцензійного договору №5400/9107/704 на використання знаків для товарів і послуг від 12.07.2007 року АТ "Галичфарм" надав АТ "Київмедпрепарат" невиключну ліцензію на використання товарного знаку "Фурацилін" (свідоцтво на знак для товарів і послуг №20339) для позначення лікарського засобу "Фурацилін" у формі таблеток.

У жовтні 2020 року ТОВ "Леда" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до АТ "Галичфарм" та ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (правонаступник - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій") про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №20339 та зобов`язання відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво на знак для товарів і послуг України №20339 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим законодавством у сфері охорони прав на торгівельні марки.

У позовній заяві позивач зазначає, що позначення "Фурацилін" на момент подання заявки №97124032 від 17.12.1997 року було загальновживаним позначенням для товару певного виду та таким, що втратило свою розрізняльну здатність, що виключало можливість надання йому правової охорони.

За твердженням ТОВ "Леда", з вересня 2019 останнє є виробником гігієнічно-профілактичного засобу "ФУРАЦИЛІН 40 мг", порошок по 2г №10.

Листом вих.№16-711 від 24.03.2020 року АТ "Галичфарм" звернулося до ТОВ "Леда" із вимогою припинити використання зображення упаковки гігієнічного та профілактичного засобу "ФУРАЦИЛІН 40 мг" та позначення "ФУРАЦИЛІН 40 мг", що є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №20339 (заявка №97124032 від 17.12.2017 року).

Наведені обставини стали підставою для звернення позивача до суду з даним позовом.

Отже, спір у справі виник у зв`язку з наявністю, на думку ТОВ "Леда", підстав для визнання свідоцтва України №20339 на знак для товарів і послуг недійсним повністю.

За наслідками розгляду заявлених позовних вимог, рішенням Господарського суду міста Києва від 07.11.2022 року у справі №910/16718/20, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2023 року, позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 28.11.2022 у справі №910/16718/20, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2023 року, заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено частково.

Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 року стягнуто з ТОВ "Галичфарм" на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17.08.2023 року рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2022 року додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 28.11.2022 року, постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2023 року та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 року у справі 910/16718/20 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

За наслідками нового розгляду справи рішенням Господарського суду міста Києва від 13.05.2025 року у справі №910/16718/20 позов задоволено у повному обсязі, визнано свідоцтво України №20339 на знак для товарів і послуг недійсним повністю, зобов`язано ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності, присуджено до стягнення з АТ "Галичфарм" на користь ТОВ "Леда" судовий збір у розмірі 4 204,00 грн., 30 000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу та 29 654,21 грн. - за проведення судової експертизи.

Приймаючи дане рішення, місцевий господарський суд дійшов висновків, що позначення "Фурацилін" станом на 17.12.1997 було загальновживаним позначенням для товарів певного виду, тобто перетворилось у видове поняття, а знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності та є загальновживаним поняттям (видове поняття) станом на 17.12.1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію, а отже не підлягав правовій охороні станом на 17.12.1997 року.

АТ "Галичфарм" з даним рішенням суду не погоджується та в поданій апеляційній скарзі посилається на визнання судом першої інстанції встановленими обставин, що мають значення для справи, які в дійсності не доведені належними, достовірними та допустимими доказами, а також вказує на порушення норм матеріального та процесуального права.

За твердженнями апелянта, місцевим господарським судом: безпідставно визнано встановленою наявність у позивача порушених прав та, відповідно, наявність передбаченого ч.2 ст.4 ГПК України права на звернення до суду, що є підставою для скасування рішення згідно з п.2) ч.1 ст.277 ГПК України; порушено норми ч.5 ст. 236 ГПК України щодо обґрунтованості рішення та п.6) ч.4 ст.238 ГПК України щодо необхідності мотивування висновку про наявність у позивача порушених, невизнаних чи оспорених прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду; в порушення ч.3 ст. 310 та ч.1 ст. 316 ГПК України цілковито проігноровані наведені в п.п. 9.41, 9.42 постанови Верховного Суду від 17.08.2023 року по даній справі висновки, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, та відповідні вказівки касаційного суду.

Переглядаючи в апеляційному порядку законність ухвалення вказаного рішення, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції та не вбачає підстав для скасування судового рішення з огляду на наступне.

Згідно із частиною 1 статті 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом (частина 1 статті 418 ЦК України).

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (частина 3 статті 418 ЦК України).

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (частина 1 статті 492 ЦК України).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом(ч.1 ст.494 ЦК України).

Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23.12.1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

На дату подання заявки №m2 від 17.12.1997 року чинною була перша редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 року, що введений в дію з 01.07.1994 року відповідною постановою Верховної Ради України від 23.12.1993 року №3771-XII.

Отже, відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 15.12.1993 року знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Згідно приписів статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 15.12.1993 року "Відомство - Державний комітет України з питань інтелектуальної власності" (Держпатент України).

На дату подання заявки експертиза проводилася Держпатентом України відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 15.12.1993 року та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 в редакції від 22.09.1997 року (далі - Правила).

Відповідно до статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 15.12.1993 року після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки Відомство проводить експертизу заявки за формальними ознаками та експертизу заявки по суті, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складалась, зокрема, з перевірки наявності підстав для відмови у наданні позначенню правової охорони, зазначених у статті 5 та 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 15.12.1993 року.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг (частина 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 15.12.1993 року).

Знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 зареєстровано для товарів 5 класу МКТП "Ліки для людини".

Спір у справі виник у зв`язку з наявністю, на думку ТОВ "Леда", підстав для визнання свідоцтва України №20339 на знак для товарів і послуг недійсним повністю на підставі частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 15.12.1993 року, а саме у зв`язку з тим, що позначення "Фурацилін" на момент подання заявки від 17.12.1997 року №97124032 було загальновживаним позначенням для товару певного виду та таким, що втратило свою розрізняльну здатність, що виключало можливість надання йому правової охорони.

Згідно з частиною другою статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 15.12.1993 року не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- не мають розрізняльної здатності;

- є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- є загальновживаними символами і термінами.

У відповідності до пункту 4.3.1.4. Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

- тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;

- загальновживані скорочення;

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Згідно з пунктом 4.3.1.5. Правил до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Згідно з пунктом 4.3.1.6. Правил до позначень, які являють собою загальновживані символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки. До позначень, які являють собою загальновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки. Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальновживані символи і терміни.

З огляду на підстави позовних вимог та враховуючи вказівки Верховного Суду, що викладені у пункті 9.31. постанови від 17.08.2023 року у даній справі, місцевому господарському суду необхідно було встановити:

- при встановленні розрізняльної здатності позначення: які саме виробники та на підставі яких фактичних даних використовували позначення "Фурацилін" в якості знаків для товарів (оскільки для визначення загальновживаності принциповим є використання позначення різними виробниками, що має призвести до втрати позначенням у свідомості споживача зв`язку з конкретним виробником), так як сам факт зазначення про наявність дозволів на застосування відповідних препаратів на території України не свідчить про їх фактичне використання;

- при встановленні загальновживаності позначення: в яке саме родове чи видове поняття перетворилося позначення "Фурацилін" відповідно до п. 4.3.1.5. Правил.

Висновки суду касаційної інстанції, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи (частина 5 статті 310 ГПК України).

Вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи (частина 1 статті 316 ГПК України).

Вирішуючи спори, пов`язані із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення в зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарський суд, якщо схожість не має очевидного характеру, може призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (постанова Верховного Суду від 13.08.2019 у справі №910/6920/17, від 06.02.2020 у справі №910/2503/18, від 17.12.2020 у справі №910/9435/19, від 19.08.2021 у справі №910/570/16, від 14.07.2022 у справі №910/16653/19, від 12.11.2023 у справі №910/14863/22, від 06.05.2025 року у справі №910/16093/18).

У розумінні частини 3 статті 98 та частини 1 статті 101 ГПК України висновок експерта може бути наданий також на замовлення учасника справи.

В матеріалах справи наявні наступні висновки експертів, що були надані суду, як самими учасниками справи у порядку статті 101 ГПК України в підтвердження власних доводів та заперечень, так і на виконання вимог ухвал суду у порядку статті 99, 103 ГПК України:

- Висновок експерта №1 - Висновок експерта №9719 від 30.06.2020 року, який складений експертом Копитько А. П. на замовлення ТОВ "Леда" (т.1, а.с.50-68). За результатами проведеного дослідження експерт прийшла наступних висновків:

1. Позначення "Фурацилін" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №20339 було таким, що складалося лише з позначень, що є загальновживаними як позначення для товарів певного виду, станом на 17.12.1997 року - дату подання заявки №97124032;

2. Позначення "Фурацилін" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №20339 залишилось загальновживаним поняттям як позначення для товарів певного виду після 17.12.1997 року - дати подання заявки №97124032;

3. Позначення "Фурацилін" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №20339 є таким, що втратило розрізняльну здатність станом на 29.10.2019 року.

- Висновок експертів №2 - Висновок експертів №035/21 від 19.03.2021, який складено судовими експертами Федоренко В.Л., Фоя О.А., Чабанець Т.М. на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 (т.2, а.с.228-240). За результатами проведеного дослідження експерти прийшли наступних висновків:

1. Знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 року - дата подання заявки на його реєстрацію;

2. Знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.

- Висновок експерта №3 - Висновок експерта №211 від 12.05.2021 року, який складений експертом Жила Б.В. на замовлення ТОВ "Крилова і партнери" в інтересах АТ "Галичфарм" (т.3, а.с.7-32). За результатами проведеного дослідження експерт прийшов до наступних висновків:

1. Знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 не є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 року - дата подання заявки на його реєстрацію;

2. Знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 не є загальновживаним як позначення товарів певного виду станом на 17.12.1997 року - дата подання заявки на його реєстрацію;

3. Знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 не є загальновживаним терміном станом на 17.12.1997 року - дата подання заявки на його реєстрацію.

- Висновок експертів №4 - Повторний Висновок судової експертизи №СЕ-19-21/20012-ІВ від 27.06.2022 року, складений експертами Голова І.Г., Мартинюк І.М. на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 року (т. 3, а.с.83-96). За результатами проведеного дослідження експерти прийшли наступних висновків:

1. За наявними у матеріалах господарської справи документами, знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію;

2. Знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 є загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.

Враховуючи наведені обставини, в матеріалах справи наявні чотири висновки експертів, які підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.

Окрім того, у матеріалах справи містяться письмові пояснення судових експертів Голови І. Г. щодо складеного Висновку експертів №4 (т. 5, а.с.1-4), Чабанець Т. М. та Фої О. А. щодо складеного Висновку експертів №2 (т.5, а.с.6-12), а також Жили Б. В. щодо складеного Висновку експерта №3 (т. 5, а.с.14-15), які також підлягають оцінці судом під час нового розгляду справи, з огляду на вказівки Верховного Суду, що викладені у пунктах 9.26. та 9.30. постанови від 17.08.2023 року по даній справі.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими доказами.

При цьому, згідно зі ст.ст. 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до частин першої та другої статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За ч. 1 ст. 78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Разом з тим, суд враховує, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.02.2020 зі справи №910/21067/17.

Щодо Висновку експерта №1, то слід наголосити, що у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків (частина 7 статті 98 ГПК України).

Згідно пункту 4.12. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін`юсту від 08.10.1998 року №53/5 - у вступній частині висновку експерта зазначаються попередження (обізнаність) експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за статтею 384 КК України та за відмову від надання висновку за статтею 385 КК України.

Висновок експерта не є належним та допустимим доказом, якщо у ньому не зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і що він підготовлений для подання до суду. Відповідне положення міститься у постанові Великої Палати від 18.12.2019 року по справі №522/1029/18.

З огляду на вище зазначене, Висновок експерта №1 правомірно не був прийнятий судом першої інстанції в якості належного та допустимого доказу у даній справі у зв`язку з відсутністю в такому висновку відомостей про те, що його підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Оцінюючи зміст Висновку експертів №2, суд першої інстанції встановив:

Надаючи відповідь щодо першого питання, судові експерти зазначили наступне.

Позначення становляться загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду внаслідок їх тривалого та широкого використання різними виробниками, що обумовлює перетворення таких позначень у родові чи видові найменування товарів.

Загальновживаний - уживається, застосовується, використовується всіма.

Критеріями, на підставі яких визначається входження позначення у загальний вжиток як позначення товарів певного виду, є: використання позначення як назви (найменування) товару фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі, споживачами; вживання позначення як назва (найменування) одного і того ж товару або товарів того ж вигляду, що випускаються різними виробниками; вживання позначення тривалий час.

Тільки за одночасної наявності всіх цих факторів позначення може бути віднесено до зазначеної категорії, при цьому, визначити якійсь з цих факторів як головний не видається можливим.

Позначення стає родовим (видовим) найменуванням товару у тому випадку, коли воно стало та досить широко використовується не тільки споживачами такого товару, засобами масової інформації, але й фахівцями відповідних галузей виробництва та торгівлі, причому серед двох останніх категорій використання позначення як найменування товару не повинно мати вузькоспеціальний або жаргонний характер. Результатом широкого та тривалого використання позначення виробниками, торговцями та споживачами стає виникнення стійкого взаємооднозначного зв`язку між товаром, що має певні властивості та ознаки, і позначенням, яке використовується як його назва. Інакше кажучи таке позначення стає поняттям, що має визначені зміст та обсяг.

Для встановлення того, чи складається знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 року - дата подання заявки на його реєстрацію, експертами було досліджено господарську справу №910/16718/20 та виявлено наступні матеріали:

1. Лист ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (Державний експертний центр МОЗ) від 05.02.2020 року №20/13/Г (т.1 а.с. 40-42), в якому зазначено: згідно офіційного видання Державного реєстру лікарських засобів України станом на 01.02.1996 року в Україні були зареєстровані та дозволені до медичного застосування 2 лікарські засоби з торгівельною назвою Фурацилін:

Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь), № реєстраційного посвідчення - 72/270/36, дата реєстрації - 21.09.1995 року, дата закінчення реєстрації - 21.09.2000 року,

Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - Олайнський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія), № реєстраційного посвідчення - 72/167/36, дата реєстрації - 26.10.1995 року, дата закінчення реєстрації - 26.10.2000 року.

Згідно з Регістру лікарських засобів України (офіційне видання Державного фармакологічного центру МОЗ України, яке містить інформацію щодо зареєстрованих (перереєстрованих) в Україні лікарських засобів станом на 01.01.2001 року) в Україні були зареєстровані та дозволені до медичного застосування наступні лікарські засоби з торгівельною назвою Фурацилін:

Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (м. Київ, Україна), № реєстраційного посвідчення - Р/97/243/5, дата реєстрації - 05.08.1997 року, дата закінчення реєстрації - 05.08.2002 року.

2. Реєстраційне посвідчення Міністерства охорони здоров`я України Фармакологічний комітет №П/96/159/3 видане AT "Галичфарм", Україна, Львів на препарат під назвою ТАБЛЕТКИ Фурациліну 0,02 г ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Посвідчення видане 06.06.1996 року. (т.1 а.с. 135).

3. Копія витягу з "Советского энциклопедического словаря" издательство 1980 год. Словник, в якому міститься інформація про антисептичний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 244-245).

4. Копія витягу з "Большой медицинской энциклопедии" том 26, 1985 год, а.с. 467, де описано антибактеріальний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 246-247).

5. Копія витягу з "Химического энциклопедического словаря" под. ред. И.Л. Кнунянц, Москва, 1983 год, а.с. 641, де міститься інформація про протимікробний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 248).

6. Копія витягу "Краткого справочника по фармакопии (издание третье, стереотипное)" Ташкент, 1978 год, а.с. 200, який містить інформацію про фурацилін (т.1 а.с. 249-250).

7. Копія витягу "Рецептурный справочник врача" (четвертое стереотипное издание) под. ред. проф. И.С. Чекмана, Киев, 1984 год, стр.344, де зазначено взаємодію фурациліну з іншими лікарськими препаратами, (т.1 а.с. 251, 252).

8. Копія витягу "Свойства органических соединений. Справочник" под ред. А.А. Потехина, Ленинград, 1984 год, а.с. 390. Довідник містить відомості про властивості фурациліну (т.1 а.с. 253, 254).

9. Копія витягу з довідника "Синтетические химико-фармацевтические препараты (справочник)" М.В. Рубцов, А.Г. Байчиков, Москва, 1971 год, а.с. 152, в якому міститься інформація про фурацилін (т. 1 а.с. 255, 256).

10. Копія витягу "Основы химии гетероциклических соединений" Дж.Джоуль, Г.Смит (перевод с английского Е.С. Головчинской), Москва, 1975 год, а.с. 266, в якому згадується бактерицидний препарат фурацилін (т.1 а.с. 257, 258).

11. Копія витягу "Справочного руководства по химии (для студентов нехимических специальностей)" ОСОБА_1 , В.А. Малеванный, И.В. Тикунова, Москва, 1990 год, де міститься інформація про препарат фурацилін, його хімічна формула та застосування (т. 1 а.с. 259, 260).

12. Копія витягу "Готовые лекарственные средства" Дарабан Е.В., Киев, 1975 год, а.с. 254., де інформація про фурацилін його застосування та дози (т. 1 а.с. 261, 262).

13. Копія витягу "Руководство по отолоринтологии" под. ред. И.Б. Солдатова, Москва, 1997 год, стр. 325, де згадується про полоскання розчином фурациліну (т.1 а.с. 263, 264).

14. Копія витягу "Высоко-эффективная жидкостная хроматография: Основы теории. Методология. Применение в лекарственной химии" В.Д. Шатц, ОСОБА_2 , Рига, 1988 год, стр.342, де містяться дані про фурацилін (т.1 а.с. 265, 266).

15. Копія витягу "Синтезы и реакции фурановых веществ" А.А. Пономарев, Саратов, 1960 год, стр. 225 (т. 1 а.с. 267).

16. Копія витягу "Фармацевтическая химия (учебник для студентов фарминститутов и фармфакультетов медицинских институтов)" издательство "Медицина", Ленинград, 1966 год, а.с 309. Який містить інформацію про фурацилін (т. 1 а.с. 268).

17. Копія витягу "Фармацевтическая химия (для учащихся фармацевтических училищ)" Г.А. Мелентьева, Л.А. Антонова, Москва, 1985 год, стр. 298, 302, 303 (т.1 а.с. 269-272).

18. Копія витягу "Лекарственная терапия заболеваний уха, горла, носа" Б.Л. Французов, С.Б. Французова, Киев, 1988 год, стр. 22, 23, 86. Де описано лікування фурациліном (т.1 а.с. 273-276).

19. Копія витягу "Неотложная хирургия брюшной полости" под ред. проф. В.Т. Зайцева, Киев, 1989 год, стр. 75. Де описано лікування фурациліном (т. 1 а.с. 277, 278).

20. Копія витягу "Общий уход за детьми с хирургическими заболеваниями" ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Москва, 1988 год, стр. 140. Де описано лікування фурациліном (т.1 а.с. 279, 280).

Також судовими експертами проаналізовано клопотання про приєднання доказів за листом від 26.02.2021 року №01-1643/21, а саме, копію листа Державної митної служби про те, що на виконання ухвали Господарського суду міста Києва надано наявну інформацію стосовно фактів митного оформлення різними постачальниками експортно-імпортних операцій з товарами, контекстний пошук яких здійснено за назвою товару "Фурацилін", наведеною в графах 31 "Опис товару" митних декларацій, оформлених у період з 01.01.1993 року по 31.12.1997 року та в розрізі вказаних товарних груп, копії окремих сторінок прайс-листів з Журналу "Аптека", що містять посилання на позначення "Фурацилін", пропонування до продажу (рекламування) різних виробників за 1996,1997 роки.

Проаналізувавши вищевказані документи, судові експерти дійшли висновків:

- позначення "Фурацилін" як назва товару використовувалась фахівцями медичної та хімічної галузей, студентами, викладачами, науковцями, споживачами, працівниками торгівлі до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997 року;

- позначення "Фурацилін" вживалось як назва одного і того ж товару, що випускалися різними виробниками та постачалися на територію України до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997 року; позначення "Фурацилін" як назва препарату вживалось тривалий час, починаючи з 1944 року.

В результаті проведеного дослідження по даному питанню, експерти вважають, що знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 року - дата подання заявки на його реєстрацію.

Відповідаючи на друге питання, судові експерти на сторінці 12 Висновку експертів №2 з посиланням на Методичні рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 року №91 (надалі - Методичні рекомендації) зазначили, що розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов`язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

На переконання суду, застосування експертами Методичних рекомендацій 2014 року, попри те, що заявка на реєстрацію спірного знака була подана в 1997 році не впливає на правильність висновків експертів. Більше того, Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом, а використовуються лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правил, про що зазначено у Розділі І (сторінка 6) Методичних рекомендацій. У будь-якому разі, суд вважає, що застосування судовим експертами більш новішої методики, а ніж тієї, що існувала станом на 17.12.1997 року, з огляду на триваючий розвиток права інтелектуальної власності в України, навпаки може доводити більшу ефективність та правдивість викладених висновків.

Експерти зазначили, що знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 є словесним позначенням, виконаним літерами кириличної абетки стандартного шрифту в один горизонтальний рядок, перша літера позначення заголовна. Знак "Фурацилін" не має унікальної форми або змісту, не має своєрідного характеру або якихось специфічних ознак, що сприяли б виконанню знаком розрізняльної функції.

Таким чином, експерти вважають, що не дотримується основна функція знаку для товарів і послуг відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" - відрізняти товари і послуги одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб.

В результаті проведеного дослідження по даному питанню, експерти дійшли висновку, що знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.

Оцінюючи зміст Висновку експерта №3, суд першої інстанції вказав, що при проведенні дослідження по першому питанню експерт на сторінці 10 зазначив, що серед наданих експерту матеріалів беруться до уваги ті, в яких присутні відомості про використання в Україні до 17.12.1997 року позначення "Фурацилін" ("Фурацилин", "Фурацилін" тощо) для маркування фармацевтичного препарату наступними виробниками: АТ "Галичфарм", ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь), Олайнський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія).

На підтвердження обставин щодо тривалості використання позначення "Фурацилін" для лікарських засобів вказаними виробниками експерту надані наступні матеріали:

- Копія листа ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (Державний експертний центр МОЗ) від 05.02.2020 року №20/13/Г;

- Копія листа Державної митної служби України від 27.11.2020 року №08-1/10-04/8.19/15960;

- Копії окремих сторінок прайс-листів видання "Щотижневик "Аптека" за 1996 та 1997 роки та сторінок видання "Провізор" за 1997 рік;

- з Журналу "Аптека", що містять посилання на позначення "Фурацилін", пропонування до продажу (рекламування) різних виробників за 1996, 1997 роки. (т. 2, 113-207).

На сторінці 12-14 Висновку експерта №3, експерт зазначив, що згідно з наданими для проведення дослідження матеріалами станом на 17.12.1997 року позначення "Фурацилін" використовувалось в України, окрім АТ "Галичфарм" також:

- ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" сукупно близько 1,5 року. Ознайомившись із копіями сторінок рекламних оголошень видання "Щотижневник "Аптека", експерт зазначив, що препарат з назвою "Фурацилін" у такій лікарській формі як мазь 0.2 % по 25 мг, разом з назвою виробника вперше згадується у номері 3 (23) за 1996 рік, який за відсутності точної дати публікації, можна віднести до третього тижня, тобто січня 1996 року. Аналогічні публікації присутні також у номерах "Щотижневик Аптека" №№4(24) - 9 (29), 12 (32), 51 (71), за 1996 рік та номерах "Щотижневик "Аптека" №№2(73) - 50 (121) за 1997 рік, а також у витягах з видання "Провізор" за №5 за березень 1997 року, №8 за квітень 1997 року, №17 за вересень 1997 року та №18 за жовтень 1997 року.

- Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь) сукупно близько 5 місяців. Ознайомившись із копіями сторінок рекламних оголошень видання "Щотижневник "Аптека", експерт зазначив, що препарат з назвою "Фурацилін" у такій лікарській формі, як таблетки 0.1 г №6 разом з назвою виробника вперше згадуються у номері 41 (61) за 1996 рік, який, за відсутності точної дати публікації, можна віднести до сорок першого тижня, тобто жовтня 1996 року. Аналогічні публікації присутні також у номерах "Щотижневик "Аптека" №№ 42 (62) - 50 (70 за 1996 рік та у номерах "Щотижневик "Аптека" №№37 (108), 39 (110), 40 (110) за 1997 рік.

- Олайнський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія) сукупно близько 9 місяців. Ознайомившись із копіями сторінок рекламних оголошень видання "Щотижневник "Аптека", експерт зазначив, що препарат з назвою "Фурацилін" у такій лікарській формі, як таблетки 0.1 г №10 разом з назвою виробника вперше згадується у номері 14 (34) від 08.06.1996 року. Аналогічні публікації присутні також у номерах "Щотижневик "Аптека" №№15 (35) - 19 (39), 24 (44) - 27 (47), 43 (63) - 46 (66) за 1996 рік та у номерах "Щотижневик "Аптека" №№20 (91) - 22 (93), 24 (95) - 30 (101), 32 (103), 40 (111), 41 (112), 43 (114) - 48 (119), 50 (121) за 1997 рік, а також у виданні "Провізор" №17 за вересень 1997 року.

Натомість, надалі на сторінці 15 Висновку експерта №3 експерт зазначив, що такий обмежений спосіб використання позначення не здатен призвести до втрати ним розрізняльної здатності, оскільки, будь-які документально підтверджені дані про обсяги поставок лікарських засобів під позначенням "Фурацилін" тим чи іншим виробником на оптовий або роздрібний ринок фармацевтичних препаратів протягом доречного періоду серед наданих на проведення дослідження матеріалів відсутні.

Із вказаними висновками експерта, суд погодитись не може з огляду на наступне.

Суд враховує висновки Верховного Суду, що викладені у пункті 9.31. постанови від 17.08.2023 року у даній справі №910/16718/20, що сам факт зазначення про наявність дозволів на застосування відповідних препаратів на території України не свідчить про їх фактичне використання.

Зокрема, вичерпний перелік дій, які визнаються використанням знака було викладено в абзаці третьому пункту 2 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції станом на 17.12.1997.

Згідно абзацу третього п. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції станом на 17.12.1997 використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот.

Отже, судовим експертом у Висновку експерта №3 було встановлено факт використання трьома різними виробниками, окрім АТ "Галичфарм", позначення "Фурацилін" для маркування лікарських засобів різної форми (таблетки, мазь) у один з способів визначених абзацом 3 пункту 2 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції станом на 17.12.1997, а саме шляхом застосування його у рекламних публікаціях в друкованих виданнях впродовж 1996 та 1997 років.

При цьому, суд констатує, що такий спосіб використання позначення "Фурацилін" впродовж 1996 та 1997 років може та вважається судом тривалим використанням позначення, що відповідає одному з критеріїв визначених в пункті 4.3.1.4. та 4.3.1.5. Правил для визнання позначення таким, що не має розрізняльної здатності та є загальновживаним для товарів певного виду, тобто перетворилось у видове поняття.

Таким чином, з огляду на доведеність використання позначення "Фурацилін" трьома різними виробниками впродовж 1996 та 1997 років, суд першої інстанції вірно зазначив, що не потребують додаткового дослідження обсяги реалізації товарів такими виробниками станом на 17.12.1997 року.

Слід також зазначити, що у Висновку експерта №3 експертом також враховано, що слово "Фурацилін" тривалий час ще за радянських часів використовувалось у відповідній науковій літературі, підручниках тощо для позначення антисептичних лікарських засобів. Однак, експерт на сторінці 20 висновку зазначив, що в усіх джерелах слово "Фурацилін" фігурує в якості індивідуальної назви конкретного препарату, що на думку експерта, не може вважатись, що знак "Фурацилін" є загальновживаним як позначення товарів певного виду, з чим суд погодитись також не може.

Втім, суд першої інстанції вірно зазначив, що у досліджуваних експертом матеріалах слово "Фурацилін" використовувалось як найменування конкретної групи товарів - антисептиків/антисептичних засобів (родове поняття, що є більш ширшим за видове), що доводить перетворення позначення "Фурацилін" на загальновживане позначення в якості видового поняття внаслідок його тривалого використання, в тому числі, спеціалістами у медичній/ фармацевтичній наукових галузях.

Оцінюючи зміст Висновку експертів №4, суд першої інстанції встановив, що експерти дійшли до тотожних висновків, що і судові експерти у Висновку експертів №2 на основі тих же матеріалів, що були надані судовим експертам Федоренко В.Л., Фоя О.Я., Чабанець Т.М.

Також, у Висновку експертів №4 експертами враховано наявний в матеріалах справи Експертний висновок від 08.07.2020 року щодо асоціативного сприйняття упаковки суміші для полоскання ротової порожнини "Фурацилін 40 мг" ТОВ "Леда" та лікарського засобу "Фурацилін" у формі таблеток АТ "Київмедпрепарат" (т. 1, а.с.69-74).

Експертний висновок від 08.07.2020 року підготовлений ГО "Українська асоціація маркетингу" та не є, ані висновком експерта, ані висновком експерта у галузі права (сформовано з інших, аніж передбачених у ч.1 ст.108 ГПК України питань), а тому оцінюється судом як письмовий доказ за правилами статей 86 та 91 ГПК України в сукупності з іншими наявними в матеріалах справи доказами.

Згідно з результатами проведених ГО "Українська асоціація маркетингу" маркетингових досліджень: представлений вітчизняному на ринку засіб фурацилін відомий переважній більшості 90,9% вибіркової сукупності пересічних споживачів, із яких більше половини 48,3% опитаних респондентів знають його ще з радянських часів. Поряд з цим, у цілому за вибірковою сукупністю лише 9,1% опитаних ідентифікують фірму-виробника, а інші 90,9% не можуть чітко ідентифікувати виробників засобу. Це свідчить про несформованість на ринку репутаційного капіталу (капіталу бренду) будь-кого з виробників.

Згідно Експертного висновку від 08.07.2020 ГО "Українська асоціація маркетингу" проведено змішане (оффлайн та онлайн) опитування пересічних споживачів у період з 10.06.2020 року по 03.07.2020 року. Зібрано 313 анкет, із яких 15 - під час пілотажного опитування, 146 під час опитування у м. Харкові в аптеках та на виході з аптек, 152 - під час опитування в мережі Інтернет з використанням Google Forms. Оброблено після вибраковки 298 анкет.

Матеріали господарської справи містять відповідь ректора Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров`я України Алли Котвіцької від 08.10.2020 року №1338/03, де, зокрема, зазначено наступне: "Назва "furacilinum (фурацилін)" має статус елемента державного стандарту - 10-го видання Державної Фармакопеї СРСР (статті 296), що використовувалась в Україні до 01.10.2001 року. Таким чином, ця назва є загальноприйнятою, національною, непатентованою назвою в Україні, що не підлягає патентуванню як оригінальна торгова назва.

У листі генерального директора Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація" Ніколенко В. М. від 21.08.2020 року №1103 (т.1 а.с.285), в якому зокрема зазначено, що ЧОКП "Фармація" в період з 1991-2000 років для забезпечення закладів охорони здоров`я та населення здійснювало виготовлення та реалізацію зазначеної лікарської форми згідно з встановленими стандартами, що регламентують вимоги до виготовлення та якості лікарського засобу, під назвою "Розчин фурациліну 0,02%". Однак, обсяги їх реалізації не вказано, але, виходячи з інформації, яка вказана у листі, реалізація відбувалась протягом шести років до дати подачі заявки, тобто до 19.12.1997 року.

Також, матеріали господарської справи містять лист ФОП Новікова С.С. від 16.02.2021 року №0216-1 щодо направлення відповіді Державної митної служби України "Про витребувані докази" від 27.11.2020 року №08-1/10-04/8.19/15950 (т.2 а.с.103-111), в якому наявна інформація щодо фактів митного оформлення експортно-імпортних операцій з товарами, конкретний пошук якої здійснено під назвою товару "Фурацилін", наведеною у графі 31 "Опис товару" митних декларацій, оформлених у період з 01.01.1993 по 31.12.1997 та в розрізі вказаних товарних груп". У переліку міститься інформація щодо відправки ДП Олайнський ХФЗ Латвія (м. Олайн), ОФБ "АНИСС" (м. Рига), СП "Латина" (м. Рига), SIEMSGLUSS & SOHN Palmaile 67 на адресу українських підприємств товарів з назвою "Фурацилін", а також експорту товару з назвою "Фурацилін" на адресу підприємств Росії, Латвії, Білорусі, тощо.

У письмових поясненнях до Висновку експертів №2 та №4 (т.5, а.с.2-4, 6-12) судові експерти підтвердили, що виробниками, які тривалий час до 17.12.1997 використовували позначення "Фурацилін" на лікарських засобах є: ДП Олайнський ХФЗ Латвія (м. Олайн), ОФБ "АНИСС" (м. Рига), СП "Латина" (м.Рига), SIEMSGLUSS & SOHN Palmaile 67, які імпортували товари на територію України.

Відтак, що у Висновку експертів №2, що у Висновку експертів №4 експерти на основі аналізу матеріалів, що також наявні в даній справі, дійшли висновку, що позначення "Фурацилін" станом на 17.12.1997 року було загальновживаним позначенням для товарів певного виду, тобто перетворилось у видове поняття.

Отже, наведені Висновки експертів №2, №4 складено відповідно до вимог чинного законодавства. У вказаних висновках зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384, 385 КК України експерти обізнані.

Крім того, вказані висновки містять докладний опис проведених досліджень, зроблені у результаті висновки та відповіді на питання, поставлені експертам, обґрунтовані, дані висновки складені у порядку, визначеному законодавством, а тому приймаються судом в якості належних та допустимих доказів в розумінні ст.ст.76, 77 ГПК України.

Будь-яких істотних порушень положень законодавства, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, та методології при складенні таких висновків, які б вплинули на правильність, повноту та обґрунтованість висновку, судом не встановлено, належних доказів на підтвердження якихось порушень не надано.

Таким чином, зазначені висновки, які складено кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог законодавства є повними, вичерпними та обґрунтованими, відтак визнано апеляційним судом належними та допустимими доказами у справі, які узгоджуються з іншими долученими до справи доказами, як наслідок в даному випадку відсутні підстави вважати Висновок експертів №2 та №4 необґрунтованими або такими, що суперечать іншим матеріалам справи, що спростовує відповідні твердження скаржника.

За вказаних вище обставин Висновки експертів №2 та №4 відповідають вимогам ГПК України, заслуговують на увагу суду і не викликають сумнівів у їх правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані сторонами більш вірогідними, належними і допустимими доказами у справі, як наслідок підлягають врахуванню судом під час прийняття рішення по суті спору, в той час як висновки експертів №1 та №3 на уваги не заслуговують через наявність в них певних недоліків.

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується із Висновками експертів №2 та №4, в яких судові експерти виснували, що за сукупністю наведеної в матеріалах справи інформації в цілому доведено, що позначення "Фурацилін" станом на 17.12.1997 року тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, а також ще з радянського союзу досить широко використовується споживачами такого товару, фахівцями відповідних галузей виробництва та торгівлі, внаслідок чого втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів, а отже було загальновживаним позначенням в якості видового поняття групи товарів антисептики.

Отже, зібраними у справі доказами, підтверджується, що позначення "Фурацилін" є узвичаєною назвою, тобто назвою, що є загальноприйнятою для даного лікарського засобу, щодо такого виду лікарських препаратів (лікарських засобів) як антисептичні препарати, використовується кількома виробниками, однак не зареєстрована як Міжнародна непатентована назва (МНН).

Подібна правова позиція, викладена Верховним судом і в постанові від 06.05.2025 у справі №910/16093/18, в пунктах 8.40, 8.43, згідно якої касаційний суд виходить з того, що зміст торговельної марки повинен мати незалежний, довільний характер по відношенню до об`єкта маркування, сприйматися як вигаданий символ, який не відображає товарної природи виробів, тобто притаманних їм якостей і властивостей. Тільки в такому разі торговельна марка може здійснювати розрізняльну функцію, виділяти товар серед маси аналогічних, яким притаманні такі самі споживчі якості. Реєстрація загальновживаного позначення у якості торгової марки за певною особою без зазначення у торговій марці конкретного виробника таким чином, щоб його можна було впізнати та ідентифікувати, певним чином монополізує назву медичного препарату за одним з його виробників, а тому не виконує функцію торгової марки.

Оцінюючи надані сторонами докази, колегія суддів зазначає, що суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності та є загальновживаним поняттям (видове поняття) станом на 17.12.1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію, а отже на цю дату не підлягав правовій охороні, що спростовує протилежні твердження апелянта.

Доводи скаржника про відсутність у позивача права для звернення до суду з даним позовом колегією суддів відхиляються, оскільки якщо при видачі свідоцтва була порушена сама концепція умов надання правової охорони, то будь-яка заінтересована особа має право в судовому порядку оспорити право "власника свідоцтва" на володіння торговельною маркою, доводячи невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони.

Більш того, в даному конкретному випадку, ТОВ "Леда", використовуючи у своїй господарській діяльності назву "Фурацилін", отримало від АТ "Галичфарм" на свою адресу листа від 24.03.2020 року із вимогою припинити використання зображення упаковки гігієнічного та профілактичного засобу "ФУРАЦИЛІН 40 мг" та позначення "ФУРАЦИЛІН 40 мг", що є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №20339 (заявка №97124032 від 17.12.2017 року), а тому, за висновками суду апеляційної інстанції, позивач має право на звернення до суду з даним позовом.

Посилання апелянта на порушення судом першої інстанції норм процесуального права при здійснені оцінки висновків експертів та інших доказів є безпідставними, оскільки з тексту оскарженого рішення вбачається, що судом першої інстанції досліджено всі наявні у справі висновки судових експертів. Кожний висновок проаналізований окремо у сукупності із доказами, що містяться в матеріалах справи і з посиланнями на них.

Щодо заяви відповідача-1 про застосування наслідків пропуску строків позовної давності до заявлених позивачем позовних вимог, суд зазначає, що відповідно до приписів ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

За приписами статті 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

При цьому, позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

Тобто суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позову. Отже, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушено право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушено, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Якщо ж суд встановить, що право або охоронюваний законом інтерес позивача дійсно порушено, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору (сторона спірних правовідносин за конкретною позовною вимогою), суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за неповажності причин її пропущення, наведених позивачем. (Аналогічна правова позиція щодо вирішення питання позовної давності, яка є сталою, міститься у численних постановах Великої Палати Верховного суду, зокрема, від 18.01.2023 року у справі №488/2807/17, від 06.09.2023 року у справі №910/18489/20.

Відтак, оскільки судом встановлено обставини порушення прав позивача та підстави для задоволення позову, в даному випадку підлягає розгляду та дослідженню заява відповідача-1 про застосування строку позовної давності, поважності причин її пропуску та можливого застосування відповідних наслідків пропуску такого строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Так, відповідач-1 стверджує, що позивач пропустив строк позовної давності, встановлений статтею 257 ЦК України, оскільки, про факт реєстрації позначення "Фурацилін" і видачу відповідачеві-1 свідоцтва України №20339 позивачу було відомо ще 15.08.2001 року, а саме з дати опублікування в бюлетені "Промислова власність" відповідного повідомлення.

Однак, суд першої інстанції в даному випадку вірно зазначив, що позивач звернувся із даним позовом до суду з метою захисту свого порушеного права, а саме права на використання у власній господарській діяльності позначення "Фурацилін".

Сам факт реєстрації спірного знаку у 2001 році не порушував і не міг порушувати права та законні інтереси позивача, оскільки відповідачем-1 в той час не здійснювалися жодні дії, які б порушували права або інтереси позивача, а матеріали справи не містять докази вчинення таких дій в указані періоди.

Крім того, Верховний суд неодноразово зазначав, що початок конфлікту між господарюючими суб`єктами щодо використання товарних знаків (торгівельних позначень) може розпочинатися з моменту наміру чи фактичного використання позначення щодо певного класу товарів/послуг.

В той же час, про порушення своїх прав позивач дізнався з моменту отримання листа АТ "Галичфарм" у березні 2020 року (лист №16-711 від 27.03.2020 року), яким відповідач-1 вимагав припинити виробництво позивачем гігієнічно-профілактичного засобу для порожнини рота "Фурацилін 40 мг", а інтерес позивача міг бути порушеним з моменту наміру вивести на ринок товар під назвою "Фурацилін" чи фактичного виведення вказаного товару на ринок.

В матеріалах справи відсутні докази, які б підтвердили, що позивач знав про існування знаку за спірним свідоцтвом вже на дату подання заявки на знак за свідоцтвом України №20339, а саме - 17.12.1997 року чи на момент здійснення публікації про реєстрацію такого позначення.

Таким чином, з огляду на наведені вище обставини суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що початок перебігу строку позовної давності почався з березня 2020 року, а позивач звернувся до суду в межах трирічного строку позовної давності, подавши позов до суду 27.10.2020 року.

Відповідно до частини 2, 3 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними НОІВ повідомляє про це у своєму Бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки.

Оскільки розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року № 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності" було визначено, що ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, колегія суддів вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню вимоги позивача про зобов`язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності, як похідні вимоги від основної вимоги про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Посилання скаржника на порушення норм процесуального права в частині розгляду справи без участі представника відповідача-1, слід зазначити наступне.

Розглядаючи заявлене скаржником клопотання про відкладення розгляду справи з наведених у ньому мотивів, судова колегія наголошує, що в судовому засіданні 27.03.2025 року оголошено перерву у справі до 13.05.2025 року та повідомлено сторін, що наступне судове засідання розпочнеться зі стадії судових дебатів, тобто у попередніх судових засіданнях судом було заслухано пояснення представників сторін, в тому числі і відповідача-1, та досліджено наявні у справі докази, що свідчить про те, що скаржник скористався своїм процесуальним правом на участь у судовому засіданні та надання пояснень на підтвердження власної правової позиції.

Більш того, судом взято до уваги висновки Верховного Суду, викладені у постановах від 16.07.2020 року у справі №924/369/19 та від 01.10.2020 року у справі №361/8331/18, що якщо представники сторін чи інших учасників судового процесу не з`явилися в судове засідання, а суд вважає, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду справи та ухвалення законного і обґрунтованого рішення, не відкладаючи розгляду справи, він може вирішити спір по суті. Основною умовою відкладення розгляду справи є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Слід зауважити, що господарський суд з урахуванням обставин конкретної справи може відхилити доводи учасника судового процесу щодо відкладення розгляду справи з причин, пов`язаних з відпусткою, хворобою, службовим відрядженням, участю в іншому судовому засіданні і т. п. Господарський суд виходить з того, що у відповідних випадках такий учасник судового процесу не позбавлений права і можливості забезпечити за необхідності участь у судовому засіданні свого представника. Неможливість такої заміни представника і неможливість розгляду справи без участі представника підлягає доведенню учасником судового процесу на загальних підставах.

Разом з тим, заявником клопотання не доведено суду ані відсутності іншого повноважного представника АТ "Галичфарм", ані неможливості проведення судових дебатів у справі без його участі.

Окрім цього, апелянт не був позбавлений права взяти участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщенням суду з використанням власних технічних засобів згідно приписів статті 197 Господарського процесуального кодексу України, проте своїм процесуальним правом не скористався.

У відповідності до ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

За викладених обставин, оскільки явка представників учасників провадження у справі обов`язковою не визнавалась, а їх неявка в свою чергу не перешкоджала вирішенню спору, беручи до уваги, що матеріалів було достатньо для розгляду позовної заяви по суті, зважаючи на те, що відкладення є правом суду, а не обов`язком, з метою недопущення безпідставного затягування розгляду справи, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції було правомірно відмовлено у задоволенні заявленого клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи та розглянуто справу за наявними у ній матеріалами у відсутність представника АТ "Галичфарм".

В силу положень процесуального законодавства та численної практики Верховного Суду судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Крім того, відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права. За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі "Хаджинастасиу проти Греції", національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію; у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Кузнєцов та інші проти російської федерації" зазначено, що ще одним завданням вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи "Серявін та інші проти України", "Проніна проти України").

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Трофимчук проти України" зазначив, що, хоча п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Таким чином, судом апеляційної інстанції в повній мірі досліджено та надано оцінку всім наявним у справі доказам та обставинам справи, а доводи скаржника щодо неправильного застосування судом норм матеріального та процесуального права і неповноти з`ясування обставин, що мають значення для справи, не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку.

Інші доводи скаржника судом апеляційної інстанції відхиляються як такі, що не впливають на суть прийнятого судового рішення і не потребують детальної відповіді з огляду на прийняте судом рішення у справі.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними, недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного судового рішення не вбачається.

Згідно ст. 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, у спорах, що виникають з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки апеляційним судом не встановлено підстав для задоволення апеляційної скарги АТ "Галичфарм" та скасування рішення Господарського суду міста Києва від 13.05.2025 року у даній справі, така апеляційна скарга залишається без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін. Судові витрати, пов`язані із розглядом справи в суді апеляційної інстанції, згідно ст. 129 ГПК України, покладаються на скаржника.

Керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Галичфарм" на рішення Господарського суду міста Києва від 13.05.2025 року у справі №910/16718/20 залишити без задоволення.

2.Рішення Господарського суду міста Києва від 13.05.2025 року у справі №910/16718/20 залишити без змін.

3.Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

4.Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 13.10.2025 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Т.П. Козир

С.В. Сотніков