УХВАЛА

м. Київ

27.08.2025Справа № 910/2749/25

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді - Блажівської О.Є., при секретарі судового засідання - Глиняній А.С., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи №910/2749/25

за первісним позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (03093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, )

до відповідача 1 Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Годзенка, 1; ),

до відповідача 2 Акціонерного товариства "Лубнифарм" (37500, Полтавська область, м. Лубни, вул. Барвінкова, 16; )

про визнання недійним свідоцтва Україна на торговельну марку, зобов`язання вчинити дії,

та за зустрічним позовом Акціонерного товариства «Лубнифарм» (37500, Полтавська область, м. Лубни. Вул. Барвінкова, 16; )

до відповідача 1 Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Годзенка, 1; ),

до відповідача 2 Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (03093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, )

про визнання недійним свідоцтв Україна на торговельну марку, зобов`язання вчинити дії у справі №910/9764/24,

за участю представників:

від позивача за первісним позовом та відповідача 2 за зустрічним позовом - Дрюк Н.О.,

від відповідача 1 за первісним позовом та відповідача 1 за зустрічним позовом - Запорожець Л.Г.,

від відповідача 2 за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом - Сова В.В.,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

До Господарського суду міста Києва звернулося Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" з позовом до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та Акціонерного товариства "Лубнифарм", в якому просить:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України №316193 від 09.03.2022 р. на торговельну марку "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ", яке належить Акціонерному товариству "Лубнифарм" (ід .код 00480951, вул. Барвінкова, 16, м. Лубни, Полтавська обл., 37500);

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (ід. код 44673629; вул. Глазунова (Д. Годзенка), 1, м. Київ 01601) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України №316193 від 09.03.2022 р. на торговельну марку "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ", та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 16.04.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2025 відмовлено Приватному акціонерному товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця" у задоволенні заяви про забезпечення позову.

24.03.2025 через систему "Електронний суд" від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшов Відзив на позовну заяву.

25.03.2025 Акціонерним товариством "Лубнифарм" засобами поштового зв`язку на адресу Господарського суду міста Києва надіслано Відзив на позовну заяву. Даний відзив до суду надійшов 28.03.2025 та зареєстрований за № 07-11/27188/25.

Одночасно з Відзивом на позовну заяву Акціонерним товариством "Лубнифарм" на адресу суду було надіслано зустрічну позовну заяву (№686 від 25.03.2025) до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (03093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, ) про визнання недійним свідоцтв Україна на торговельну марку, зобов`язання вчинити дії.

Зустрічну позовну заяву зареєстровано 31.03.2025 за вх. № 3994/25.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 31.03.2025 дану заяву передано судді Блажівській О.Є.

31.03.2025 до канцелярії суду позивачем подано Відповідь на відзив Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

02.04.2025 до канцелярії суду позивачем подано Заперечення на відкриття зустрічного позову.

02.04.2025 до канцелярії суду позивачем подано Відповідь на відзив Акціонерного товариством "Лубнифарм".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.04.2025 зустрічну позовну заяву Акціонерного товариства "Лубнифарм" і додані до неї документи повернуто заявнику.

04.04.2025 до канцелярії суду позивачем подано письмові заперечення.

08.04.2025 на електронну адресу Господарського суду міста Києва від Північного апеляційного господарського суду надійшов лист за № 910/2749/25/09.1-14/86/25 про направлення справи №910/2749/25 за зустрічною позовною заявою Акціонерного товариства «Лубнифарм» до відповідача-1 Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", до відповідача-2 Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про визнання недійним свідоцтв Україна на торговельну марку, зобов`язання вчинити дії у справі №910/9764/24, за первісним позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" до відповідача-1 Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", відповідача-2 Акціонерного товариства "Лубнифарм" про визнання недійним свідоцтва Україна на торговельну марку, зобов`язання вчинити дії, для розгляду апеляційної скарги Акціонерного товариства «Лубнифарм» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.04.2025р. у справі №910/2749/25.

16.04.2025 на виконання вимог запиту Північного апеляційного господарського суду від 08.04.2025 року, скеровані для розгляду матеріали оскарження по справі № 910/2749/25.

09.04.2025 через систему "Електронний суд" від Акціонерного товариством "Лубнифарм" подано заяву про вступ у справу як представника.

У судове засідання 09.04.2025 представники позивача та відповідача не з`явилися, належним чином повідомленні про дату, час та місце розгляду справи.

09.04.2025 фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2025 відкладено підготовче засідання у даній справі на 23.04.25.

У судовому засіданні від 23.04.2025 оголошено перерву на 14.05.25.

Судове засідання призначене на 14.05.2025 не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Блажівської О.Є. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.05.2025 призначено засідання у справі по суті на 04.06.25.

12.05.2025 через канцелярію суду від Акціонерного товариства «Лубнифарм» повторно подано зустрічну позовну заяву разом з клопотанням про поновлення строку на подання зустрічного позову до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (03093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, ) про визнання недійним свідоцтв Україна на торговельну марку, зобов`язання вчинити дії.

16.05.2025 через канцелярію суду від ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли заперечення на відкриття провадження за зустрічним позовом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2025 Акціонерному товариству «Лубнифарм» у поновленні процесуального строку на подачу зустрічного позову у справі № 910/2749/25 - відмовлено. Зустрічну позовну заяву Акціонерному товариству «Лубнифарм» у справі № 910/2749/25 повернуто заявнику.

У судовому засіданні 04.06.25 судом на підставі ч. 5 ст. 183 ГПК України оголошено перерву на 18.06.25 о 14:00 год.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.05.2025 апеляційну скаргу АТ «Лубнифарм» задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.04.2025 скасовано, а матеріали оскарження ухвали від 04.04.2025 скеровано до Господарського суду міста Києва для вирішення питання щодо відкриття провадження у справі за зустрічним позовом.

12.06.2025 через канцелярію суду від Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.04.2025 у 2-ох томах.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2025 прийнято зустрічний позов Акціонерного товариства «Лубнифарм» до відповідача 1 Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", до відповідача 2 Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (03093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, ) про визнання недійним свідоцтв Україна на торговельну марку, зобов`язання вчинити дії - о спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічні позовні вимоги Акціонерного товариства «Лубнифарм» об`єднано в одне провадження з первісним позовом у справі № 910/2749/25, підготовче засідання у справі призначено на 18.06.2025.

17.06.2025 через систему "Електронний суд" від Акціонерного товариства «Лубнифарм» надійшло клопотання про долучення доказів та відкладення розгляду справи на іншу дату.

18.06.2025 через систему "Електронний суд" від Акціонерного товариства «Лубнифарм» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

18.06.2025 через систему "Електронний суд" від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

18.06.2025 у судове засідання з`явилися представники позивача за первісним позовом та відповідача 2 за зустрічним позовом та представник відповідача 1 за первісним позовом та відповідача 1 за зустрічним позовом.

18.06.2025 у судове засідання відповідач 2 за первісним позовом та позивач за зустрічним позовом (представник) не з`явився.

18.06.2025 у судовому засіданні суд з`ясовував щодо клопотань, що надійшли до суду від представників 17.06.2025 та 18.06.2025.

18.06.2025 у судовому засіданні представник позивача за первісним позовом та відповідача 2 за зустрічним позовом надав усні пояснення та не заперечувала щодо поданого клопотання про долучення доказів та відкладення розгляду справи від Акціонерного товариства «Лубнифарм».

18.06.2025 у судовому засіданні представник відповідача 1 за первісним позовом та відповідача 1 за зустрічним позовом надав усні пояснення та не заперечувала щодо поданого клопотання про долучення доказів та відкладення розгляду справи від Акціонерного товариства «Лубнифарм».

18.06.2025 у судовому засіданні представник позивача за первісним позовом та відповідача 2 за зустрічним позовом надав усні пояснення та підтримав подане клопотання про відкладення розгляду справи від 18.06.2025.

18.06.2025 у судовому засіданні представник відповідача 1 за первісним позовом та відповідача 1 за зустрічним позовом надав усні пояснення та не заперечувала щодо поданого клопотання представником Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про відкладення розгляду справи від 18.06.2025.

18.06.2025 у судовому засіданні судом розгляд клопотання про долучення доказів від 17.06.2025, що надійшло від представника Акціонерного товариства «Лубнифарм» відкладено до наступного судового засідання.

18.06.2025 запропоновано учасникам справи надати письмові пояснення, роз`яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта при проведенні експертизи об`єктів інтелектуальної власності та визначення експертної установи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2025 розгляд справи відкладено на 30.07.25. Запропоновано учасникам справи надати письмові питання, роз`яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта при проведенні експертизи об`єктів інтелектуальної власності та визначення експертної установи.

02.07.2025 через відділ документообігу суду від Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшло Відзив на позовну заяву Лубнифарм.

04.07.2025 через систему «Електронний суд» від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшов Відзив на зустрічну позовну заяву.

15.07.2025 через систему «Електронний суд» від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшла заява про вступ у справу як представника.

У судовому засіданні ( 30.07.25 10:30 ) по справі № (910/2749/25) судом на підставі ч.5 ст.183 ГПК України оголошено перерву на 20.08.25 о 13:50 год.

01.08.2025 через відділ документообігу суду від АТ «Лубнифарм» надійшла заява про надання додаткових пояснень та доказів.

17.08.2025 через систему «Електронний суд» від АТ "Лубнифарм" заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді (внесення РНОКПП/коду ЄДРПОУ до додаткових відомостей про учасника справи та надання доступу до електронної справи).

18.08.2025 через відділ документообігу суду від Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшло клопотання про призначення експертизи.

18.08.2025 через відділ документообігу суду від Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли заперечення проти долучення доказів, доданих до Заяви Лубнифарм про надання додаткових пояснень та доказів.

20.08.2025 через систему «Електронний суд» від представника Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" - адвоката Дрюк Н.О. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

20.08.2025 через відділ документообігу суду від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.08.2025 через відділ документообігу суду від АТ «Лубнифарм» надійшла заява про надання додаткових пояснень та доказів, зокрема, поновлення строку для подання доказів, а саме висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності №70/04-2025 від 14.05.2025, складеного атестованими судовими експертами у сфері інтелектуальної власності Мінченко Н.В. та Дорошенко О.Ф.; висновку експерта №278 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного 02.06.2025, атестованим судовим експертом Жилою Б.В.

20.08.2025 у судове засідання з`явилися представник відповідача 1 за первісним та зустрічним позовом та представник відповідача 2 за первісним позовом/позивача за зустрічним позовом.

20.08.2025 у судове засідання не з`явився представник позивача за первісним позовом/відповідача 2 за зустрічним позовом.

20.08.2025 через відділ документообігу суду від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

20.08.2025 у судовому засідання представник відповідача 2 за первісним позовом/позивача за зустрічним позовом (Акціонерне товариство "Лубнифарм") надала усні пояснення та підтримала подане клопотання про поновлення строку для подання додаткових пояснень та доказів від 01.08.2025 у справі №910/2749/25, зокрема, долучення висновку експертів №70/04-2025 від 14.05.2025 та висновку експерта №278 від 02.06.2025. Також виказала позицію з приводу клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про відкладення розгляду справи.

20.08.2025 у судовому засіданні представник відповідача 1 за первісним та зустрічним позовом (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій") надала усні пояснення та підтримала подане клопотання представника відповідача 2 за первісним позовом/позивача за зустрічним позовом про поновлення строку для подання додаткових пояснень та доказів від 01.08.2025 у справі №910/2749/25, зокрема, висновку експертів №70/04-2025 від 14.05.2025 та висновку експерта №278 від 02.06.2025. Також виказала позицію з приводу клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2025 заяву представника Акціонерного товариства "Лубнифарм" про поновлення строку для подання додаткових пояснень та доказів від 01.08.2025 у справі №910/2749/25 задоволено. Поновлено строк Акціонерному товариству "Лубнифарм" для подання додаткових пояснень та доказів у справі №910/2749/25. Долучено до матеріалів справи висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності №70/04-2025 від 14.05.2025, складеного атестованими судовими експертами у сфері інтелектуальної власності Мінченко Н.В. та Дорошенко О.Ф.; висновок експерта №278 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного 02.06.2025, атестованим судовим експертом Жилою Б.В.

26.08.2025 через систему «Електронний суд» від Акціонерного товариства «Лубнифарм» надійшло клопотання про поновлення строку для подання доказів по справі та долучення висновку експерта №1675 від 14.08.2025.

28.08.2025 через відділ документообігу суду від Акціонерного товариства «Лубнифарм» надійшло клопотання про поновлення строку для подання доказів по справі та долучення висновку експерта №1675 від 14.08.2025.

26.08.2025 через відділ документообігу суду від АТ «Лубнифарм» надійшло клопотання про поновлення АТ «Лубнифарм» строку для подання доказів по справі, а саме: Висновку експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025 та долучення Висновку експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025 до матеріалів справи.

Подане клопотання представник АТ «Лубнифарм» обґрунтовує тим, що у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/2749/25 за первісним позовом ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» (первісний Позивач) до Відповідача 1. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та Відповідача 2. АТ «Лубнифарм» та зустрічним позовом АТ «Лубнифарм» до 1. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та 2. ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» (Відповідач - за зустрічним позовом, Позивач - за первісним позовом) про визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку, зобов`язання вчинити дії. обґрунтовує тим, що позивач за зустрічним позовом (АТ «Лубнифарм»).

Представник АТ «Лубнифарм» повідомляв суд про неможливість подання висновків експертів разом із першою заявою по суті. Зокрема, зазначив, що 22.08.2025 на адресу АТ «Лубнифарм» від Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» надійшов висновок експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025. Зазначений доказ має істотне значення для вирішення справи, оскільки підтверджує доводи, наведені Позивачем (за зустрічним позовом) у позовній заяві. Можливості подати зазначений доказ раніше у Позивача за зустрічним позовом не існувало, оскільки він надійшов до нього лише 22.08.2025, про що свідчить штамп із зазначенням дати та вх. номеру.

27.08.2025 у судове засідання з`явилися представник позивача за первісним позовом/ відповідача 2 за зустрічним позовом, відповідача 1 за первісним позовом/відповідача 1 за зустрічним позовом, відповідача 2 за первісним позовом/позивача за зустрічним позовом.

27.08.2025 у судовому засіданні представник позивача за первісним позовом та відповідача 2 за зустрічним позовом (Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця") надала усні пояснення та заперечила щодо клопотання представника АТ «Лубнифарм» про поновлення АТ «Лубнифарм» строку для подання доказів по справі, а саме: Висновку експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025 та долучення його до матеріалів справи.

27.08.2025 у судовому засідання представник відповідача 2 за первісним позовом/позивача за зустрічним позовом (АТ «Лубнифарм») надала усні пояснення та підтримала подане клопотання про поновлення АТ «Лубнифарм» строку для подання доказів по справі, а саме: Висновку експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025 та долучення його до матеріалів справи.

27.08.2025 у судовому засіданні представник відповідача 1 за первісним та зустрічним позовом (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій") надала усні пояснення та підтримала подане клопотання представника відповідача 2 за первісним позовом/позивача за зустрічним позовом про поновлення АТ «Лубнифарм» строку для подання доказів по справі, а саме: Висновку експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025 та долучення його до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2025 клопотання представника Акціонерного товариства "Лубнифарм" про поновлення строку для подання доказів по справі, а саме: Висновку експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025 у справі №910/2749/25 задоволено. Поновлено строк Акціонерному товариству "Лубнифарм" для подання доказів у справі №910/2749/25. Долучено до матеріалів справи Висновок експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025.

27.08.2025 у судовому засіданні представник позивача за первісним позовом та відповідача 2 за зустрічним позовом (Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця") надала усні пояснення та підтримала подане клопотання про призначення експертизи від 18.08.2025. Крім того, зазначила, що у клопотанні про призначення експертизи зазначено про доручення проведення експертизи атестованим судовим експертам Київського відділення Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України (ід. код 02883133, ід. код ВП 44173085; вул. Костанайська, буд. 6, м. Київ 03118, разом з тим, враховуючи те, що 26.08.2025 представником Акціонерного товариства «Лубнифарм» подано клопотання про поновлення строку для подання доказів по справі та долучення висновку №1675 від 14.08.2025, який проведений Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса» Київське відділення за адресою: вул. Костанайська, 6, м. Київ, та ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2025 клопотання представника Акціонерного товариства "Лубнифарм" про поновлення строку для подання доказів по справі, а саме: Висновку експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025 у справі №910/2749/25 задоволено та долучено до матеріалів справи Висновок експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025. Відтак, просила доручити проведення експертизи атестованому судовому експерту Петренку С.А. за адресою: місто Київ, вул. Чистяківська, 2, оф. 519. Також зазначила щодо готовності понесення витрат за проведення судової експертизи.

27.08.2025 у судовому засіданні представник відповідача 1 за первісним та зустрічним позовом (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій") надала усні пояснення та підтримала подане клопотання про призначення експертизи від 18.08.2025, разом з тим, просила доручити проведення судової експертизи державній установі.

27.08.2025 у судовому засіданні представник відповідача 2 за первісним позовом/позивача за зустрічним позовом (АТ «Лубнифарм») надала усні пояснення та зазначила, щодо клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про призначення експертизи від 18.08.2025 не заперечує, просила врахувати питання, які були зазначені в заяві про надання додаткових пояснень та доказів від 29.07.2025 (№1952) представником АТ «Лубнифарм», разом з тим, висловила позицію та заперечила щодо доручення проведення судової експертизи приватному експерту та зазначила щодо доручення судової експертизи Державній експертній установі.

Заслухавши усні пояснення, з урахуванням письмових пояснень сторін (представників сторін за первісним та за зустрічним позовом), дослідивши матеріали справи, клопотання представника Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» про призначення експертизи, суд ухвалив клопотання задовольнити частково.

ВСТАНОВИВ:

18.08.2025 через відділ документообігу суду від Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшло клопотання про призначення експертизи.

27.08.2025 у судовому засіданні представник позивача за первісним позовом та відповідача 2 за зустрічним позовом (Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця") надала усні пояснення та підтримала подане клопотання про призначення експертизи від 18.08.2025. Крім того, зазначила, що у клопотанні про призначення експертизи зазначено про доручення проведення експертизи атестованим судовим експертам Київського відділення Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України (ід. код 02883133, ід. код ВП 44173085; вул. Костанайська, буд. 6, м. Київ 03118, разом з тим, враховуючи те, що 26.08.2025 представником Акціонерного товариства «Лубнифарм» подано клопотання про поновлення строку для подання доказів по справі та долучення висновку №1675 від 14.08.2025, який проведений Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса» Київське відділення за адресою: вул. Костанайська, 6, м. Київ, та ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2025 клопотання представника Акціонерного товариства "Лубнифарм" про поновлення строку для подання доказів по справі, а саме: Висновку експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025 у справі №910/2749/25 задоволено та долучено до матеріалів справи Висновок експерта № 1675 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 14.08.2025. Відтак, просила доручити проведення експертизи атестованому судовому експерту Петренку С.А. за адресою: місто Київ, вул. Чистяківська, 2, оф. 519. Також зазначила щодо готовності понесення витрат за проведення судової експертизи.

27.08.2025 у судовому засіданні представник відповідача 1 за первісним та зустрічним позовом (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій") надала усні пояснення та підтримала подане клопотання про призначення експертизи від 18.08.2025, разом з тим, просила доручити проведення судової експертизи державній установі.

27.08.2025 у судовому засіданні представник відповідача 2 за первісним позовом/позивача за зустрічним позовом (АТ «Лубнифарм») надала усні пояснення та зазначила, щодо клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про призначення експертизи від 18.08.2025 не заперечує, просила врахувати питання, які були зазначені в заяві про надання додаткових пояснень та доказів від 29.07.2025 (№1952) представником АТ «Лубнифарм», разом з тим, висловила позицію та заперечила щодо доручення проведення судової експертизи приватному експерту та зазначила щодо доручення судової експертизи Державній експертній установі.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, клопотання Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» про призначення експертизи, суд дійшов висновку про таке.

В обґрунтування поданого клопотання про призначення експертизи, Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі - "ТИК України") "[суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначити експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) одною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивовані неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів".

З`ясування обставин, якими Лубнифарм обґрунтовує зустрічний позов, потребує спеціальних знань. Лубнифарм звернулося до суду із Зустрічною позовною заявою № 686 від 25.03.2025, в якій просить суд: 1) визнати недійсним повністю свідоцтво України № 116777 від 11.01.2010 на торговельну марку "Цитрамон Екстра" (далі - "ТМ № 116777 "Цитрамон Екстра"), та зобов`язати УКРНОВІ вчинити дії; 2) визнати недійсним повністю свідоцтво України № 149705 від 29.12.2011 на ТМ "ЦИТРАМОН МАКСІ" (далі - "ТМ № 149705 "ЦИТРАМОН МАКСТ"), та зобов`язати УКРНОВІ вчинити дії (далі - "Зустрічний позов").

Підставою Зустрічного позову є те, що ТМ № 116777 "Цитрамон Екстра" та ТМ № 149705 "ЦИТРАМОН МАКСІ" (далі разом - "Торговельні марки Дарниці") нібито не відповідали умовам правової охорони на дати подання заявок, а саме: звичайно не мали розрізняльної здатності (абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону драв на знаки для товарів і послуг" (далі - "Закон про торговельні марки"); були такими, що можуть ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар або надає послугу (абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону про торговельні марки); є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованим (не чинним) знаком для товарів і послуг "ЦИТРАМОН У" за свідоцтвом України № 24778 від 15.05.2002 р. (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону про торговельні марки).

Отже, предметом доказування за Зустрічним позовом є наявність обставин, які підтверджують, що Торговельні марки Дарниці не могли отримати правову охорону на дати подання заявок.

Висновок про відповідність Торговельних марок Дарниці умовам правової охорони на дати подання заявок є фактичною обставиною, встановлення якої потребує участі атестованого судового експерта, який володіє спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності.

У клопотанні про призначення експертизи представник Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця», зазначає, зокрема, що вказане підтверджується, в тому числі, пунктом 3.3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов?язаних із захистом права інтелектуальної власності" від 23.03.2012 р. № 5 (далі - "Постанова Пленуму ВГСУ № 5"): "З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з`ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з`ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка: ..мала розрізняльну здатність на дату подання заявки (...];... є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги; ....чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна cплутати [...]".

Відтак, для з`ясування обставин, які входять до предмету доказування у цій справі, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити вказані обставини неможливо.

Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» у клопотанні про призначення експертизи зазначає, що у справі відсутній висновок експерта, у якому з`ясовані обставини, що вказують на відповідність Торговельних марок Дарниці умовам правової охорони, а відтак існують обґрунтовані підстави для призначення експертизи у цій страві.

Щодо питань, роз`яснення яких потребує висновку експерта з урахуванням підстав Зустрічного позову, представник Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» у клопотанні про призначення експертизи зазначає наступне.

Так, до ТМ "Цитрамон Екстра" № 116777 (дата подання заявки - 21.05.2008 р.) та ТМ"ЦИТРАМОН МАКСІ" №149705 (дата подання заявки - 18.01.2011 р.) повинна застосовуватись редакція Закону про торговельні марки від 16.05.2008 р.

Згідно з абз. 2, 5 п. 2 ст. 6 Закону про торговельні марки в редакції від 16.05.2008 р.: "[з)гідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності...; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу".

Абзац 2 п. 3 ст. 6 Закону про торговельні марки в редакції від 16.05.2008 р. встановлює: "[не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг".

Питання, які будуть поставлені на вирішення експертизі, повинні бути визначені відповідно до формулювань положень Закону про торговельні марки в редакції від16.05.2008 р.

Враховуючи наявні матеріали справи, Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» пропонує поставити на вирішення експертизи такі питання:

1) Чи є ТМ № 116777 "Цитрамон Екстра" такою, що звичайно не мала розрізняльної здатності для усіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - "МКТП"), для яких вона зареєстрована, на дату подання заявки 21.05.2008 р.?

2) Чи є ТМ № 149705 "ЦИТРАМОН МАКСІ" такою, що звичайно не мала розрізняльної здатності для усіх товарів 05 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, на дату подання заявки 18.01.2011 р.?

3) Чи є ТМ № 116777 "Цитрамон Екстра" такою, що була оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товарів 05 класу МКТІ, для яких ця ТМ зареєстрована, та щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТІ, для яких ця ТМ зареєстрована, на дату подання заявки 21.05.2008 р.?

4) Чи є ТМ № 149705 "ЦИТРАМОН МАКСІ" такою, що була оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товарів 05 класу МКТП, що яких ця ТМ зареєстрована, та щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, для яких ця ТМ зареєстрована, на дату подання заявки 18.01.2011 р.?

5) Чи є ТМ № 116777 "Цитрамон Екстра" для всіх товарів 05 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг "ЦИТРАМОН У" за свідоцтвом України № 24778 від 15.05.2002 р.?

6) Чи є ТМ № 149705 "ЦИТРАМОН МАКСІ" для всіх товарів 05 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг "ЦИТРАМОН У" за свідоцтвом України № 24778 від 15.05.2002 р.?

Відповідно до матеріалів справи, встановлення обставин, якими Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» обґрунтовує свої позовні вимоги за первісним позовом, потребує застосування спеціальних знань.

Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулася до суду з позовними вимогами про визнання недійсним свідоцтва України № 316193 від 09.03.2022 р. на торговельну марку "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ" (далі - "ТМ №316193 "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ"), та зобов?язання вчинити дії.

Підставою позову є те, що ТМ № 316193 "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ" не відповідала умовам правової охорони на дату подання заявки, а саме була схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими Торговельними марками Дарниці. Тож, до предмету доказування у цій справі входять обставини, які вказують на те, що ТМ № 316193 "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ" не відповідала умовам правової охорони на дату подання заявки.

Обставини, які підтверджують, що ТМ № 316193 "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ" не могла отримати правову охорону на дату подання заявки повинні бути встановлені за участі атестованого судового експерта, який володіє спеціальними знаннями у сфері, іншій ніж право. Вказаний висновок відповідає п. 3.3. Постанові Пленуму ВГСУ № 5.

Також у клопотання зазначено, що у матеріалах справи містяться висновки атестованих судових експертів за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", які підтверджують позовні вимоги Дарниці, а саме:

1) Висновок № 351/1-2/24 від 16.09.2024 за результатами комісійного дослідження об?єктів інтелектуальної власності, складений експертами Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, Т. Чабанець, К. Мотузкою та О. Фоєю у Додатку № 23 до Первісної позовної заяви;

2) Висновок № 64/11-2024 від 30.12.2024 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, О. Дорошенком та Н. Мінченко у Додатку № 24 до Первісної позовної заяви;

3) Висновок № 4581-Е від 15.01.2025 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, В. Воліковим у Додатку № 25 до Первісної позовної заяви;

4) Висновок № 9878 від 07.02.2025 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України А. Копитько у Додатку № 26 до Первісної позовної заяви.

За змістом висновків експертів, усі судові експерти дійшли однозначного висновку, що TM № 316193 "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ" є схожою настільки, що її можна сплутати із Торговельними марками Дарниці.

Водночас, представник Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» зазначає, щодо письмових питань відповідно до ст. 99 ГПК України, роз`яснення яких потребує висновку експерта при проведенні експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а також те, що з`ясування обставин відповідності позначення, яке охороняється ТМ № 316193 "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ", умовам правової охорони потребує спеціальних знань, Дарниця вважає можливим призначення судової експертизи і в цій частині.

Представник Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» додатково пропонує поставити на вирішення експертизи такі питання:

1) Чи є ТМ № 316193 "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ" для всіх товарів 05 класу і послуг 35 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із ТМ № 116777 "Цитрамон Екстра"?

2) Чи є ТМ № 316193 "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ" для всіх товарів 05 класу і послуг 35 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із ТМ № 149705 "ЦИТРАМОН МАКСІ"?

Також у клопотанні зазначено, представник Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» зазначає, що з огляду на предмет експертного дослідження у даній справі, експертизу слід доручити експертам, атестованим за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов??язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" та пропонує доручити проведення експертизи атестованим судовим експертам Київського відділення Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України (ід. код 02883133, ід. код ВП 44173085; вул. Костанайська, буд. 6, м. Київ 03118, далі - "Київське відділення ННЦ ІСЕ, Додатки № № 3, 4). Судові експерти Київського відділення ННІ ІСЕ можуть провести експертизу за спеціальністю 13.6.

У клопотанні про призначення експертизи, Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» як особа, яка звертається з клопотанням про призначення експертизи, підтверджує намір здійснити оплату витрат на проведення експертизи.

Відтак, Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» на вирішення експертизи поставити наступні питання: 1) Чи є знак для товарів і послуг "Цитрамон Екстра" за свідоцтвом України № 116777 від 11.01.2010 таким, що звичайно не мав розрізняльної здатності для усіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких він зареєстрований, на дату подання заявки № m200810845 - 21.05.2008? 2) Чи є знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН МАКСІ" за свідоцтвом України № 149705 від 26.12.2011 таким, що звичайно не мав розрізняльної здатності для усіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких він зареєстрований, на дату подання заявки № m201100471 - 18.01.2011? 3) Чи є знак для товарів і послуг "Цитрамон Екстра" за свідоцтвом України № 116777 від 11.01.2010 таким, що був оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких цей знак зареєстрований, та щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких цей знак зареєстрований, на дату подання заявки № m200810845 - 21.05.2008? 4) Чи є знак для товарів і послуг "ДИТРАМОН МАКСІ" за свідоцтвом України № 149705 від 26.12.2011 таким, що був оманливим або таким, що може ввести оману щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких цей знак зареєстрований, та щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрапії знаків, для яких цей знак зареєстрований, на дату подання заявки № m201100471 - 18.01.2011? 5) Чи є знак для товарів і послуг "Цитрамон Екстра" за свідоцтвом України № 116777 від 11.01.2010 (заявка № m200810845 від 21.05.2008) для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких він зареєстрований, схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг" ЦИТРАМОН У " за свідоцтвом України № 24778 від 15.05.2002 (заявка № 97020473 від 24.02.1997)? 6) Чи є знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН МАКСІ" за свідоцтвом України № 149705 від 26.12.2011 (заявка № m201100471 від 18.01.2011) для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких він зареєстрований, схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг " ЦИТРАМОН У " за свідоцтвом України № 24778 від 15.05.2002 (заявка № 97020473 від 24.02.1997)? 7) Чи є торговельна марка "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ" за свідоцтвом України № 316193 від 09.03.2022 (заявка № m201810275 від 27.04.2018) для всіх товарів 05 класу і послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг "Цитрамон Екстра" за свідоцтвом України № 116777 від 11.01.2010 (заявка № m200810845 від 21.05.2008)? 8) Чи є торговельна марка "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ" за свідоцтвом України №316193 від 09.03.2022 (заявка № m201810275 від 27.04.2018) для всіх товарів 05 класу і послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг "ЦИТРАМОН МАКСІ" за свідоцтвом України № 149705 від 26.12.2011 (заявка № m201100471 від 18.01.2011)?

01.08.2025 представником Акціонерного товариства «Лубнифарм» у поданій заяві про надання додаткових пояснень та доказів, також зазначає, що позовні вимоги обґрунтовано порушенням прав позивача як власника торговельних марок «Цитрамон Екстра» і «ЦИТРАМОН МАКСІ» відповідно до свідоцтва на ТМ №116777 від 11.01.2010 (заявка м200810845 від 21.05.2008) та №149705 від 29.12.2011 (заявка м201100471 від 18.01.2011), а саме з підставі невідповідності правовій охороні торговельної марки «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» вимогам закону - схожості до ступеня сплутання раніше зареєстрованої торговельної марки, що належить позивачу.

Представник Акціонерного товариства «Лубнифарм» зазначає послідовність отримання правової охорони позначень, зареєстрованими як торговельні марки:

1. ТМ «ЦИТРАМОН У» - заявка №97020473 від 24.02.1997, отримано свідоцтво на ТМ 24778 від 24.02.1997;

2. ТМ «Цитрамон Екстра» - заявка m 200810845 від 21.05.2008, отримано свідоцтво №116777 від 11.01.2010;

3. «ЦИТРАМОН МАКСІ» заявка m 201100471 від 18.01.2011, отримано свідоцтво №149705 від 29.12.2011;

4. «ЦИТРАМОН ФОРТЕ» - заявка m 201810275 від 27.04.2018, отримано свідоцтво 316193 від 09.03.2022.

Зазначена послідовність отриманих сторонами свідоцтв має правове значення з таких підстав:

1) Наявність схожості до ступеня сплутування ТМ «ЦИТРАМОН МАКСІ» та «Цитрамон Екстра» із торговельною маркою. «ЦИТРАМОН У» є підставою для визнання недійсними належних позивачу за первісним позовом торговельних марок.

Відтак, Порівняння ТМ, належних позивачу за первісним позовом ТМ «ЦИТРАМОН МАКСІ» та «Цитрамон Екстра» з ТМ «ЦИТРАМОН У», що належить позивачу за зустрічним позовом, з урахуванням черговості та дат отримання свідоцтва, дозволить вирішити питання правомірності отримання правової охорони позивачем за первісним позовом на торговельні марки, які послуговуються підставою первісного позову.

Не менш важливим питанням є відповідність умовам надання правової охорони позначень, що зареєстровані на ім?я ФФ «Дарниця» як торговельні марки «Цитрамон Екстра», і «ЦИТРАМОН МАКСІ». Зокрема відповідач за первісним позовом посилається на обставину невідповідності умовам правової охорони ТМ «Цитрамон Екстра», ТМ «ЦИТРАМОН МАКСІ». Отже, доведення цього факту зумовить як скасування свідоцтв на ТМ, так і відмову у задоволенні первісного позову через відсутність підстав для судового захисту.

Представник АТ «Лубнифарм» зазначає, що невідповідність позначення «ЦИТРАМОН» у складі ТМ «ЦИТРАМОН МАКСІ» та «Цитрамон Екстра» умовам надання правової охорони зумовлюється тим, що позначення «цитрамон» займає домінуюче положення у складі марок, проте, не підлягає правовій охороні через невідповідність ознаці розрізняльної здатності.

Представник АТ «Лубнифарм» зазначає, що існує потреба експертного дослідження щодо схожості торговельної марки «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» з торговельними марками позивача за первісним позовом «Цитрамон Екстра», «ЦИТРАМОН МАКСІ», з урахуванням однокового підходу до їх вирішення відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил, а саме урахування положень: встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи, проведення експертизи позначень як окремо по кожному слову, так і по всьому позначенню в цілому; здобуття висновків про неохороноздатність та охороноздатність елементів торговельної марки. А також висновок про схожість чи відмінність у випадку збігу необороноздатних елементів.

Так, враховуючи усі факти, які впливають на вирішення спору, потребує експертного дослідження питання виявлення або спростування схожості до ступеня змішування ТМ «Цитрамон Екстра», ТМ «ЦИТРАМОН МАКСІ» з ТМ «ЦИТРАМОН У».

Оскільки, встановлення такої властивості об`єктів інтелектуальної власності як схожість до ступеня змішування між більш ранньою маркою АТ «Лубнифарм» ТМ «ЦИТРАМОН» з більш пізніми марками, належними ФФ «Дарниця» ТМ «Цитрамон Екстра», ТМ «ЦИТРАМОН МАКСІ» свідчитиме про незаконність введення до цивільного обігу об`єктів інтелектуальної власті та скасування їх правової охорони, за захистом яких звернувся позивач за первісним позовом.

Відтак, позивачем за зустрічним позовом запропоновано поставити на вирішення судового експерта наступні питання:

- чи є торговельна марка «Цитрамон Екстра» за свідоцтвом України №116777 від 11.01.2010 для усіх товарів 5 класу і послуг 35 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом України №24778 від 24.02.1997?

- чи є торговельна марка «ЦИТРАМОН МАКСІ» за свідоцтвом України №149705 від 29.12.2011 для усіх товарів 5 класу і послуг 35 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом України №24778 від 24.02.1997?

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Призначення експертизи є правом, а не обов`язком господарського суду, при цьому, питання призначення експертизи вирішується судом у кожному конкретному випадку з урахуванням предмета, підстав позову та обставин справи. Такий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 06.04.2023 у справі № 910/11002/21.

Аналогічні висновки Верховного Суду містяться у постановах від 16 грудня 2020 року у справі № 916/2740/19, від 06 вересня 2022 року у справі № 924/898/21, від 02 листопада 2022 року у справі № 915/442/21.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Суд зауважує, що необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень. Експертиза - це науковий, дослідницький шлях до висновків, які формулюються у висновку експерта, про фактичні обставини справи.

Таких висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 09.10.2018 у справі №908/2261/17.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу (ст. 100 Господарського процесуального кодексу України) та надає експерту матеріали, необхідні для проведення експертизи (ст. 102 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі) (ч. 3 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

У відповідності до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Відповідно до п. 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Відповідно до матеріалів справи, в обґрунтування своїх вимог представник Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» зазначає, що у провадження Господарського суду міста Києва перебуває справа №910/2749/25 за первісним позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірам «Дарниця» до відповідача 1 Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", до відповідача 2 Акціонерного товариства "Лубнифарм" про:

- визнання недійсним повністю свідоцтво України №316193 від 09.03.2022 р. на торговельну марку "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ", яке належить Акціонерному товариству "Лубнифарм" (ід .код 00480951, вул. Барвінкова, 16, м. Лубни, Полтавська обл., 37500);

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (ід. код 44673629; вул. Глазунова (Д. Годзенка), 1, м. Київ 01601) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України №316193 від 09.03.2022 р. на торговельну марку "ЦИТРАМОН-ФОРТЕ", та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ "Промислова власність", та за зустрічним позовом Акціонерного товариства «Лубнифарм» до відповідача 1 Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", до відповідача 2 Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про:

- визнання недійсним повністю свідоцтво України №116777 від 11.01.2010 на торговельну марку «Цитрамон Екстра», яке належить Приватному акціонерному товариству «Фармацевтична Фірма «Дарниця» ;

- зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтва України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 116777 від 11.01.2010 на торговельну марку «Цитрамон Екстра» та здійснити про це публікацію в бюлетені НОІВ «Промислова власність».

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 149705 від 29.12.2011 на торговельну марку «ЦИТРАМОН МАКС», яке належить Приватному акціонерному товариству «Фармацевтична Фірма «Дарниця»;

- зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру: свідоцтва України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України №149705 від 29.12.2011 на торговельну марку «ЦИТРАМОН МАКС» та здійснити про це публікацію в бюлетені НОВ «Промислова власність».

Підставою Первісного позову є те, що ТМ №316193 «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» не відповідала умовам правової охорони на дату подання заявки, а саме була схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими Торговельними марками Дарниці. Тож, до предмету доказування у цій справі входять обставини, які вказують на те, що ТМ №316193 «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» не відповідала умовам правової охорони на дату подання заявки.

Підставою Зустрічного позову є те, що ТМ №116777 «Цитрамон Екстра» та ТМ №149705 «ЦИТРАМОН МАКСІ» нібито не відповідали умовам правової охорони на дати подання заявок, а саме не мали розрізняльної здатності; були такими, що можуть ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар або надає послугу; є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими (не чинним) знаком для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом України №24778 від 15.05.2002.

Враховуючи викладене, оскільки, для встановлення того, чи відповідає ТМ №316193 «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» умовам правової охорони на дату подання заявки, а саме чи була схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими Торговельними марками Дарниці та чи ТМ №116777 «Цитрамон Екстра» та ТМ №149705 «ЦИТРАМОН МАКСІ» відповідали умовам правової охорони на дати подання заявок, а саме мали розрізняльної здатності; були такими, що можуть ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар або надає послугу; є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими (не чинним) знаком для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом України №24778 від 15.05.2002.

До матеріалів справи Приватним акціонерним товариством "Фармацевтична фірма "Дарниця" долучено наступні копії висновків: висновок експерта №351/1-2/24 від 16.09.2024 за результатами комісійного дослідження об`єктів інтелектуальної власності, складений експертами Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, Т. Чабанець, К. Мотузкою та О. Фоєю; висновок № 64/11-2024 від 13.01.2025 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, О. Дорошенком та Н. Мінченко; висновок № 4581-E від 15.01.2025 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, В. Воліковим; висновок № 9878 від 17.02.2025 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України, А. Копитько;

До матеріалів справи Акціонерним товариством "Лубнифарм" долучено наступні копії висновків: висновок №70/04-2025 від 14.05.2025 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений атестованими судовими експертами у сфері інтелектуальної власності Мінченко Н.В. та Дорошенко О.Ф.; висновок №278 від 02.06.2025 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений атестованим судовим експертом Б. В. Жилою; висновок №1675 від 14.08.2025 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Т. М. Ткачук.

Відповідно до статті 104 ГПК України, суд зазначає, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу (Аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.05.2025 у справі № 910/16093/18).

Експертиза у сфері інтелектуальної власності є окремим видом судових експертиз та має різні види класифікації, зокрема за критеріями об`єктів дослідження та експертними спеціальностями.

Висновки експерта в господарському процесі, як і інші докази, відповідно до ст. 86 ГПК України не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Вимоги до висновку експерта, призначення експертизи судом, проведення експертизи на замовлення учасників справи, збирання матеріалів для проведення експертизи, проведення експертизи, оцінка висновку експерта, можливість призначення судом комісійної, комплексної, додаткової або повторної експертиз унормовано в § 6 глави 5 ГПК України.

Система експертного забезпечення правосуддя також регулюється Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу від 26.12.2012 № 1950/5) та іншими підзаконними актами.

Наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 № 335/5 затверджено Порядок проведення рецензування висновків судових експертів, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.2020 за № 131/34414. Цей Порядок визначає процедуру проведення та оформлення результатів рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, а також проєктів висновків фахівців, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта.

З урахуванням наданих у судовому засіданні позицій учасників справи щодо доручення проведення судової експертизи експертній установі, суд дійшов висновку про доручення проведення судової експертизи експертній установі - Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» (61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а; ).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (заява № 61679/00) зазначається, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Експерту роз`яснити права та обов`язки, передбачені статтею 69 Господарського процесуального кодексу України, та попередити його про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 385 Кримінального кодексу України за відмову від виконання покладених обов`язків та статтею 384 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи.

Представник Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" у поданому клопотання про призначення експертизи від 18.08.2025, а також у судовому засіданні 27.08.2025 зазначив щодо наміру здійснити оплату витрат на проведення експертизи, а відтак, витрати по оплаті судової експертизи покладаються на Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто тоді, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Недотримання порядку призначення та проведення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

Відповідно до ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, у випадку, зокрема, призначення судом експертизи. З питання, зазначеного у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Отже, наведеною нормою ГПК України передбачено право, а не обов`язок суду зупинити провадження у справі у разі призначення господарським судом судової експертизи за наявності дійсної потреби в її проведенні, необхідності спеціальних знань, якими не володіє суд, та неможливості суду вирішити питання, що входять до предмета доказування, без її призначення.

Ухвала про зупинення провадження у справі повинна відповідати вимогам, встановленими приписами ст. 234 ГПК України, а також містити викладення мотивів, що зумовлюють зупинення провадження у справі (Аналогічна позиція міститься у постанові КГС ВС від 17.07.2018 у справі № 910/4071/17).

За п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись ст. ст. 99, 100, 102, п. 2 ч. 1 ст. 228, ст. 234, 254, 255, 256 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника позивача за первісним позовом та відповідача 2 за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" від 18.08.2025 про призначення судової експертизи - задовольнити частково.

2. Призначити у справі №910/2749/25 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертній установі - Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» (61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а; ).

3. На вирішення експертам поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг "Цитрамон Екстра" за свідоцтвом України №116777 від 11.01.2010 таким, що звичайно не мав розрізняльної здатності для усіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких він зареєстрований, на дату подання заявки № m200810845 - 21.05.2008?

- Чи є знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН МАКСІ" за свідоцтвом України № 149705 від 26.12.2011 таким, що звичайно не мав розрізняльної здатності для усіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких він зареєстрований, на дату подання заявки № m201100471 - 18.01.2011?

???- Чи є знак для товарів і послуг "Цитрамон Екстра" за свідоцтвом України № 116777 від 11.01.2010 таким, що був оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких цей знак зареєстрований, та щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких цей знак зареєстрований, на дату подання заявки № m200810845 - 21.05.2008?

- Чи є знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН МАКСІ" за свідоцтвом України № 149705 від 26.12.2011 таким, що був оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких цей знак зареєстрований, та щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких цей знак зареєстрований, на дату подання заявки № m201100471 - 18.01.2011?

- Чи є знак для товарів і послуг "Цитрамон Екстра" за свідоцтвом України № 116777 від 11.01.2010 (заявка № m200810845 від 21.05.2008) для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких він зареєстрований, схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом України Nє 24778 від 15.05.2002 (заявка № 97020473 від 24.02.1997)?

- Чи є знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН МАКСІ» за свідоцтвом України № 149705 від 26.12.2011 (заявка № m201100471 від 18.01.2011) для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких він зареєстрований, схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом України № 24778 від 15.05.2002 (заявка № 97020473 від 24.02.1997)?

- Чи є торговельна марка «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» за свідоцтвом України № 316193 від 09.03.2022 (заявка № m201810275 від 27.04.2018) для всіх товарів 05 класу і послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг «Цитрамон Екстра» за свідоцтвом України № 116777 від 11.01.2010 (заявка № m200810845 від 21.05.2008)?

- Чи є торговельна марка «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» за свідоцтвом України № 316193 від 09.03.2022 (заявка № m201810275 від 27.04.2018) для всіх товарів 05 класу і послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ЦИТРАМОН МАКСІ» за свідоцтвом України № 149705 від 26.12.2011 (заявка № m201100471 від 18.01.2011)?

- Чи є знак ТМ «ЦИТРАМОН Екстра», свідоцтво України №116777 від 11.10.2010 р., таким, що складається лише з позначень, які не мають розрізняльної здатності?

- Чи є знак ТМ «ЦИТРАМОН МАКСІ» свідоцтво України № 149705 від 26.12.2011 р., таким, що складається лише з позначень, які не мають розрізняльної здатності?

4. Витрати за проведення судової експертизи покласти на позивача за первісним позовом та відповідача 2 за зустрічним позовом - Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (03093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13; ).

5. Зобов`язати позивача за первісним позовом та відповідача 2 за зустрічним позовом здійснити - забезпечити оплату експертизи, докази чого також подати до суду.

6. Попередити експертів, які будуть проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків (статті 384 та 385 Кримінального кодексу України).

7. Роз`яснити судовим експертам право подавати клопотання про надання додаткових матеріалів. У разі необхідності суд може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з`ясування, та за його клопотанням дати відповідні роз`яснення щодо поставлених питань.

8. Зобов`язати експертну установу надіслати учасникам справи належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

9. Надіслати експертній установі - Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» (61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а; ) копію даної ухвали суду та матеріали справи №910/2749/25.

10. Провадження у справі № 910/2749/25 зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена:

щодо призначення експертизи у справі №910/2749/25 в порядку та строки, передбачені 254, п.11 ч.1 ст. 255, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України,

щодо зупинення провадження у справі №910/2749/25 в порядку та строки, передбачені 254, п.12 ч.1 ст. 255, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 01.09.2025.

Суддя Оксана БЛАЖІВСЬКА