УХВАЛА

про забезпечення позову

03.07.2025Справа № 910/7957/25

Суддя Господарського суду міста Києва Котков О.В., розглянувши

заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Малбі Фудс"

про забезпечення позову

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Малбі Фудс" (м. Дніпро)

до 1) Дочірнього підприємства "Кондитерська Корпорація "Рошен" (м. Київ)

2) Приватного акціонерного товариства "Вінницька Кондитерська Фабрика" (м. Вінниця)

про визнання неправомірним використання торговельної марки, заборону здійснювати використання позначення торговельною маркою, зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва з позовом звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Малбі Фудс" (далі - ТОВ "Малбі Фудс", позивач) до Дочірнього підприємства "Кондитерська Корпорація "Рошен" (далі - ДП "КК "Рошен", відповідач-1) та Приватного акціонерного товариства "Вінницька Кондитерська Фабрика" (далі - ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика", відповідач-2), у якому просить суд:

1) визнати використання ДП "КК "Рошен" та ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика" на території України та поза її межею позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" для товарів 30 класу МКТП протиправним, та таким, що порушує права інтелектуальної власності ТОВ "Малбі Фудс" на знаки для товарів і послуг;

2) заборонити ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика" та ДП "КК "Рошен" здійснювати використання позначення торговельною маркою (знак для товарів та послуг) "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом НОМЕР_1 для товарів 30 класу МКТП, а також позначення, які схожі до ступеню змішування із торговельною маркою (знаком для товарів та послуг) "ІНФОРМАЦІЯ_2", зокрема, маркування, нанесення такого позначення на зазначену продукцію (товар), упаковку, що містить зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

3) заборонити ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика" та ДП "КК "Рошен" здійснювати використання позначення торговельною маркою (знак для товарів та послуг) "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом НОМЕР_2 для товарів 30 класу МКТП, а також позначення, які схожі до ступеню змішування із торговельною маркою (знаком для товарів та послуг) "ІНФОРМАЦІЯ_2" зокрема, маркування, нанесення такого позначення на зазначену продукцію (товар), упаковку, що містить зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

4) зобов`язати ДП "КК "Рошен" та ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика" припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності шляхом вилучення з цивільного обороту всіх товарів, які містять зареєстровану торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом НОМЕР_1 для подальшого її знищення, зокрема, кліше для її виробництва;

5) зобов`язати ДП "КК "Рошен" та ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика" припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності шляхом вилучення з цивільного обороту всіх товарів, які містять зареєстровану торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом НОМЕР_2 для подальшого її знищення, зокрема, кліше для її виробництва;

6) зобов`язати ДП "КК "Рошен" та ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика" опублікувати у ЗМІ інформацію про вчинене порушення прав інтелектуальної власності.

01.07.2025 від ТОВ "Малбі Фудс" надійшла заява про вжиття заходів щодо забезпечення позову, у якій позивач просить:

- заборонити ДП "КК "Рошен" та ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика" продаж продукції із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2» до набрання рішенням законної сили;

- зупинити Вінницькою митницею митне оформлення товарів: 1. Кондитерські вироби з цукру, включаючи білий шоколад: Шоколад "Рошен" пористий білий -252 коробок; Шоколад білий пористий "Рошен" карамельний - 252 коробок; Шоколад з вмістом какао, без начинки: Шоколад молочний пористий "Рошен" - 252 коробок; Шоколад темний пористий "Roshen" -126 коробок; Чиста вага складає 604,8 кг, що заявлені до митного оформлення за № UA401050/2025/005630 від 19.06.2025.; Одержувач/імпортер: (ТОО "Кондитер-Азия", Алматинская область, Илийский район, село Байсерке, ул.Ш. Кудайбердыулы 20. Республика Казахстан); Відправник/Експортер: ДП "КК "РОШЕН" Україна, 03039, м.Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1) до набранням рішенням законної сили;

- зупинити Вінницькою митницею митне оформлення товарів: Задекларований як "Шоколад з вмістом какао, без начинки: "Шоколад пористий "Рошен" - 252 коробки. Характеристики оглянутого товару: - Чиста вага - 403,2 кг. - Торговельна марка - " ROSHEN". - Виробник - ДП "Кондитерська корпорація "Рошен". - Країна виробництва: UA. - Товар є плитками шоколадними вагою 80 грам, торговельної марки ROSHEN, ном. ОПІВ - 708, 709. - Виробник - ДП "Кондитерська корпорація "Рошен". - Термін зберігання - 13.11.2026. Одержувач/імпортер: (ROSHEN ONE Ltd (ROSHEN ONE SRL), Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr. 22,Cladirea Green Gate, unitatea 5, Etaj 5, Sectorul 5, Bucuresti, Romania); Відправник/Експортер: ДП "КК "РОШЕН" Україна, 03039, м. Київ, проспект Науки, буд.1, корпус 1) до набранням рішенням законної сили.

02.07.2025 від ДП "КК "Рошен" надійшли заперечення на заяву про забезпечення позову.

Суд, розглянувши заяву про забезпечення позову та дослідивши надані докази, дійшов висновку, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 136 ГПК України забезпечення позову допускається, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачені статтею 137 цього Кодексу заходи забезпечення позову, як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи. Позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачу вчиняти певні дії, а також зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності (ст. 136, 137 ГПК України).

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Отже, забезпечення позову - це по суті обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача з метою реалізації в майбутньому актів правосуддя й задоволених вимог позивача.

При цьому, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд повинен врахувати, що вжиття відповідних заходів може забезпечити належне виконання рішення про задоволення позову у разі ухвалення цього рішення, а їх невжиття, - навпаки, ускладнити або навіть унеможливити таке виконання (постанова Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2020 у справі № 753/22860/17).

Умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, що має бути підтверджено доказами наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу забезпечення позову. Аналогічний висновок викладений в постановах Верховного Суду від 21.02.2020 у справі №910/9498/19, від 17.09.2020 у справі №910/72/20, від 15.01.2021 у справі №914/1939/20, від 16.02.2021 у справі №910/16866/20, від 15.04.2021 у справі №910/16370/20, від 24.06.2022 у справі №904/3783/21, від 26.09.2022 у справі №911/3208/21.

Згідно з п. 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" від 26.12.2011 у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Так, частинами четвертою і п`ятою статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Позовні вимоги мотивовано тим, що відповідно до відомостей з Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки 07.12.2012 власником торговельної марки ОСОБА_1 подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку за №m2012 21263 на реєстрацію торговельної марки (знаку для товарів і послуг) «ІНФОРМАЦІЯ_2» та заявку за№ m2012 21262 на реєстрацію торговельної марки знаку для товарів і послуг «MILLENNIUM ІНФОРМАЦІЯ_2».

10.01.2014 вказані торговельні марки (знаки) були зареєстровані у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що видано Свідоцтва № НОМЕР_1 для знаку торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» та № НОМЕР_2 для знаку торговельної марки «MILLENNIUM ІНФОРМАЦІЯ_2»; очікувана дата строку продовження дії свідоцтв 07.12.2032.

01.11.2023 між громадянином України ОСОБА_1 (ліцензіар) та ТОВ «Малбі Фудс» (ліцензіат) був укладений ліцензійний договір про передачу невиключного права на використання об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до умов якого ліцензіат придбав на умовах цього договору ліцензію на використання об`єктів права інтелектуальної власності (далі - ОІВ) ліцензіара з метою виготовлення, використання, ввезення, пропозиції до продажу, реклами, продажу, іншого введення в господарський обіг товарів з використанням об`єктів права інтелектуальної власності ліцензіара.

У додатку № 1 до договору сторони погодили, що окрім інших типів об`єктів інтелектуальної власності - торговельних марок, ліцензіаром також надано ліцензіату (позивачу) невиключну ліцензію на використання позначення ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» за № заявки m2012 21263 від 07.12.2012, № свідоцтва НОМЕР_1 від 10.01.2014, власник ОСОБА_1 та торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за № заявки m2012 21262 від 07.12.2012, № свідоцтва НОМЕР_2 від 10.01.2014, власник ОСОБА_1 (ПрАТ Агентство "Малбі").

Позивач наголошує, що не надавав відповідачам будь-якої згоди на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_1, проте, відповідачі використовують зазначене позначення на упаковках пористого шоколаду ROSHEN, реалізовуючи вказану продукцію на території України, про що свідчать наступні посилання в мережі інтернет на сайтах суб`єктів господарювання, які реалізують шоколад «ROSHEN» з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2»: ІНФОРМАЦІЯ_3; ІНФОРМАЦІЯ_4; ІНФОРМАЦІЯ_5; ІНФОРМАЦІЯ_6; ІНФОРМАЦІЯ_7; ІНФОРМАЦІЯ_8; ІНФОРМАЦІЯ_9; ІНФОРМАЦІЯ_10; ІНФОРМАЦІЯ_11; ІНФОРМАЦІЯ_12.

Отже, вимоги позивача про забезпечення позову шляхом заборони ДП "КК "Рошен" та ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика" продаж продукції із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2» до набрання рішенням законної сили, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Щодо забезпечення позову шляхом зупинення Вінницькою митницею митного оформлення товарів, зазначених у заяві про забезпечення позову, то суд зазначає наступне.

Як вбачається з повідомлення Вінницької митниці № 7.12-4/16/10/3785 від 20.06.2025 та № 7.12.-4/16/10/3822 від 23.06.2025, направленого заявнику у відповідь на його лист щодо вчинення дій, направлених на захист прав інтелектуальної власності на зображувальну марку, яка включена до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за № 1111 «ІНФОРМАЦІЯ_2», під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів було виявлено та призупинено на строк 10 робочих днів (термін до 03.07.2025 за повідомленням № 7.12-4/16/10/3785 від 20.06.2025 та до 04.07.2025 за повідомленням № 7.12.-4/16/10/3822 від 23.06.2025) митне оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності (відповідно до додатка 1 до повідомлення згідно зі ст. 399 Митного кодексу України) (вивезення ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" за митною декларацією типу UA401050/2025/005630 від 19.06.2025 та митною декларацією типу UA401050/2025/005652 від 20.06.2025).

У повідомленні від митниці також зазначено, що перелічені у повідомленні товари (з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2») ідентифіковані як товари, що підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності (ПІВ) згідно п. 4, п. 13 розділу І наказу Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 281.

Відповідно до частини першої статті 397 Митного кодексу України до товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, митні органи застосовують такі заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності:

1) призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, відповідно до статті 399 цього Кодексу;

2) призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу відповідно до статті 400 цього Кодексу;

3) знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, відповідно до статті 401 цього Кодексу;

4) призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, відповідно до статті 4011 цього Кодексу;

5) зміна маркування на товарах та їх упаковці відповідно до статті 402 цього Кодексу.

Згідно з частинами восьмою і дев`ятою статті 399 Митного кодексу України у разі якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово проінформує митний орган про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то призупинення митного оформлення вказаних товарів може бути продовжено митним органом, але не більш як на 10 робочих днів.

У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, правовласник подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про забезпечення позову щодо заборони вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.

Також, враховуючи положення п. 10 ст. 399 МК України, призупинення митного оформлення товарів, щодо яких виявлено ознаки порушення прав інтелектуальної власності при митному оформленні, має обмежені законом строки, тому у позивача існують побоювання, що у випадку невжиття заходів забезпечення, про які він просить у заяві, виконання рішення суду буде неможливим або утрудненим, оскільки по-перше, відстежити подальший рух товарів буде неможливо, по-друге, призведе до необхідності залучення інших учасників провадження, що ускладнить розгляд справи.

Відтак, суд вважає, що захід забезпечення позову шляхом зупинення Вінницькою митницею митного оформлення товарів, зазначених у заяві про забезпечення позову, є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Отже, заява ТОВ "Малбі Фудс" підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 137, 140, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Малбі Фудс" про забезпечення позову задовольнити.

Заборонити Дочірньому підприємству "Кондитерська Корпорація "Рошен" та Приватному акціонерному товариству "Вінницька Кондитерська Фабрика" продаж продукції із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2» до набрання рішенням законної сили.

Зупинити Вінницькою митницею митне оформлення товарів: 1. Кондитерські вироби з цукру, включаючи білий шоколад: Шоколад "Рошен" пористий білий -252 коробок; Шоколад білий пористий "Рошен" карамельний -252 коробок; Шоколад з вмістом какао, без начинки: Шоколад молочний пористий "Рошен" -252 коробок; Шоколад темний пористий "Roshen" -126 коробок; Чиста вага складає 604,8кг, що заявлені до митного оформлення за № UA401050/2025/005630 від 19.06.2025; Одержувач/імпортер: (ТОО "Кондитер-Азия", Алматинская область, Илийский район, село Байсерке, ул. Ш. Кудайбердыулы 20. Республика Казахстан); Відправник/Експортер: ДП "КК "РОШЕН" Україна, 03039, м.Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1) до набранням рішенням законної сили.

Зупинити Вінницькою митницею митне оформлення товарів: Задекларований як "Шоколад з вмістом какао, без начинки: "Шоколад пористий "Рошен" - 252 коробки. Характеристики оглянутого товару: - Чиста вага - 403,2 кг. - Торговельна марка - " ROSHEN". - Виробник - ДП "Кондитерська корпорація "Рошен". - Країна виробництва: UA. - Товар є плитками шоколадними вагою 80 грам, торговельної марки ROSHEN, ном. ОПІВ - 708, 709. - Виробник - ДП "Кондитерська корпорація "Рошен". - Термін зберігання - 13.11.2026. Одержувач/імпортер: (ROSHEN ONE Ltd (ROSHEN ONE SRL), Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Cladirea Green Gate, unitatea 5, Etaj 5, Sectorul 5, Bucuresti, Romania); Відправник/Експортер: ДП "КК "РОШЕН" (Україна, 03039, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1) до набранням рішенням законної сили.

Ухвала про забезпечення позову підлягає негайному виконанню та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 03.07.2028.

Стягувачем за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю "Малбі Фудс" (49010, м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, буд. 5, ідентифікаційний код 32998661).

Боржниками за даною ухвалою є:

Дочірнє підприємство "Кондитерська Корпорація "Рошен" (03039, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, ідентифікаційний код 2539218);

Приватне акціонерне товариство "Вінницька Кондитерська Фабрика" (21001, м. Вінниця, вул. Коновальця Євгена, буд. 8, ідентифікаційний код 00382013);

Вінницька митниця (21034, м. Вінниця(з), вул. Лебединського, буд. 17, ідентифікаційний код 43997544).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її підписання до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили 03 липня 2025 року.

Повний текст ухвали складено 03 липня 2025 року.

Суддя Котков О. В.