УХВАЛА

про залучення третьої особи,

витребування доказів та

відкриття провадження у справі

м. Київ

02.07.2025справа № 910/7649/25

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали позовної заяви Merck Sharp & Dohme LLC (Мерк Шарп Енд Доме Елелсі; СТ Corporation System 820 Bear Tavern Road West Trenton, NJ 08628)

до Msn Laboratories Private Limited, India (Мсн Лабораторіз Прайвет Лімітед, Індія; MSN Corporate, H. No. 2 -91/10 & 11 /MSN, Whitefields, Kondapur, Hyderabad, Telangana, India - 500084) та

Міністерства охорони здоров`я України (вул. Грушевського, буд. 7, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 00012925)

про зобов`язання припинити порушення прав на винаходи за патентами України №74912 і №86026 та зобов`язання вчинити дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Merck Sharp & Dohme LLC (Мерк Шарп Енд Доме Елелсі) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Msn Laboratories Private Limited, India (Мсн Лабораторіз Прайвет Лімітед, Індія) та Міністерства охорони здоров`я України (далі - Міністерство) про:

- зобов`язання компанії Msn Laboratories Private Limited, India (Мсн Лабораторіз Прайвет Лімітед, Індія) припинити порушення прав Merck Sharp & Dohme LLC (Мерк Шарп Енд Доме Елелсі) на винаходи за патентами України №74912 та №86026 шляхом заборони компанії Msn Laboratories Private Limited, India (Мсн Лабораторіз Прайвет Лімітед, Індія) використовувати винаходи (сполуки ситагліптин та дигідрофосфат ситагліптину) за патентами України №74912 та №86026 у лікарському засобі «СИАКРЕТ» у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 25 мг, по 50 мг, по 100 мг, по 10 таблеток, вкритих плівковою оболонкою у блістері; по 3 блістери в картонній коробці, що містить сполуки ситагліптин та дигідрофосфат ситагліптину;

- зобов`язання Міністерства відмовити в державній реєстрації лікарського засобу «СИАКРЕТ» у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 25 мг, по 50 мг, по 100 мг, по 10 таблеток, вкритих плівковою оболонкою у блістері; по 3 блістери в картонній коробці.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- Merck Sharp & Dohme LLC (Мерк Шарп Енд Доме Елелсі) є власником:

патенту України №74912 на винахід «БЕТА-АМІНОТЕТРАГІДРОІМІДАЗО-(1,2-А)- ПІРАЗИНИ І ТЕТРАГІДРОТРИАЗОЛО-(4,3-А)-ПІРАЗИНИ ЯК ІНГІБІТОРИ ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АБО ЗАПОБІГАННЯ ДІАБЕТУ» (дата подання заявки - 05.07.2002, дата реєстрації - 15.02.2006), яким захищено сполуку ситагліптин, а також застосування даної сполуки для виготовлення лікарського засобу для лікування, в тому числі діабету типу 2;

патенту України №86026 на винахід «СІЛЬ ФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ ІНГІБІТОРА ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗИ-IV» (дата подання заявки - 18.06.2004, дата реєстрації - 25.03.2009), яким захищено сполуку дигідрофосфат ситагліптину (далі - Винаходи); вказаним патентом також захищено спосіб лікування діабету 2 типу;

- позивачу належать виключні права на виготовлення та реалізацію продуктів з використанням речовин та способу лікування, які є об`єктами Винаходів зазначених патентів, та права перешкоджати неправомірному використанню Винаходів;

- вказаними патентами захищено активну діючу речовину оригінального лікарського засобу «ЯНУВІЯ», що виробляється компанією Мерк Шарп і Доум Б.В. (Мерк Шарп і Доум Б.В. (випуск серії, тестування при випуску), Нідерланди; Органон Фарма (Велика Британія) Лімітед (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Велика Британія; Еурофінс Біолаб Срл (тестування при випуску та тестування стабільності), Італія);

- лікарський засіб «ЯНУВІЯ» було зареєстровано 25.02.2009 наказом Міністерства №120 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»; наказом Міністерства від 06.03.2020 №630 лікарський засіб «ЯНУВІЯ» було перереєстровано безстроково;

- Merck Sharp & Dohme LLC (Мерк Шарп Енд Доме Елелсі) стало відомо про подання 01.04.2025 відповідачем-1 на державну реєстрацію лікарського засобу «СИАКРЕТ» у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 25 мг, по 50 мг, по 100 мг, по 10 таблеток, вкритих плівковою оболонкою у блістері; по 3 блістери в картонній коробці; діючою речовиною лікарського засобу «СИАКРЕТ» вказано речовину ситаглиптін; на думку позивача, вказаний лікарський засіб містить сполуки ситагліптин та/або дигідрофосфат ситагліптину, захищені патентами України №74912 та №86026;

- позивач не надавав будь-якого дозволу Msn Laboratories Private Limited, India (Мсн Лабораторіз Прайвет Лімітед, Індія) на використання Винаходів за патентами України №74912 та №86026 у лікарському засобі «СИАКРЕТ».

Господарський суд міста Києва визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального позовного провадження, виходячи з приписів статті 12 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) і враховуючи, що предметом позову є зобов`язання припинити порушення прав на винаходи за патентами України №74912 і №86026 та зобов`язання вчинити дії.

У позовній заяві Merck Sharp & Dohme LLC (Мерк Шарп Енд Доме Елелсі) визначило державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» (далі - Центр) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2.

Частиною другою статті 50 ГПК України передбачено, що якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З огляду на те, що підставою для прийняття Міністерством рішення про державну реєстрацію лікарського засобу та видачі відповідного наказу є саме висновок Центру щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи, враховуючи, що рішення з даної справи може вплинути на права і обов`язки Центру, Господарський суд міста Києва дійшов висновку про можливість залучення Центру до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2.

Разом з позовною заявою Merck Sharp & Dohme LLC (Мерк Шарп Енд Доме Елелсі) подало суду клопотання про витребування у Центру в електронному вигляді копії реєстраційних матеріалів (матеріалів реєстраційного досьє) стосовно лікарського засобу «СИАКРЕТ», а саме заяву про державну реєстрацію лікарського засобу «СИАКРЕТ» та інструкцію до застосування даного лікарського засобу.

Клопотання мотивоване тим, що витребувані позивачем реєстраційні матеріали (матеріали реєстраційного досьє) стосовно лікарського засобу «СИАКРЕТ» необхідні для проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (для повного та всебічного вирішення спору по суті).

Частиною першою статті 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

З огляду на викладене та з метою встановлення фактичних обставин справи Господарський суд міста Києва вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та зобов`язати Центр подати суду у строк до 04.08.2025 в електронному вигляді копії реєстраційних матеріалів (матеріалів реєстраційного досьє) стосовно лікарського засобу «СИАКРЕТ», а саме заяву про державну реєстрацію лікарського засобу «СИАКРЕТ» та інструкцію до застосування даного лікарського засобу.

Судом встановлено, що місцезнаходженням Msn Laboratories Private Limited, India (Мсн Лабораторіз Прайвет Лімітед, Індія) є: MSN Corporate, H. No. 2 -91/10 & 11 /MSN, Whitefields, Kondapur, Hyderabad, Telangana, India - 500084.

Разом з тим, згідно з частиною першою статті 367 ГПК України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулює Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 (далі - Конвенція), до якої Україна приєдналася 19.10.2000, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України № 2052-III «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» (із заявами та застереженнями).

Відповідно до статті 5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом:

a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або

b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави.

З урахуванням положень пункту (b) частини першої цієї статті документ може завжди бути вручений шляхом безпосередньої доставки одержувачу, який приймає його добровільно.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої статті 5 Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

За таких обставин, відповідачу-1 у справі для належного повідомлення про її розгляд, необхідно вручати судові документи та матеріали у справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через Центральний Орган запитуваної Держави.

З огляду на викладене та керуючись статтями 12, 50, 81, 176, 367, 234 та 235 ГПК України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 26.01.26 о 10:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

4. Залучити до участі у справі державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Антона Цедіка, будинок 14, м. Київ, 03057; ідентифікаційний код 20015794) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2.

5. Зобов`язати Merck Sharp & Dohme LLC (Мерк Шарп Енд Доме Елелсі) подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 02.07.2025 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 04.08.2025.

6. Направити вказані документи до Центрального органу іноземної держави через Joint Secretary (Legal & Treaties) Ministry of External Affairs Legal & Treaties Division (ISIL Building 9 Bhagwandass Road NEW DELHI 110 001 India).

7. Встановити позивачу строк для надання суду оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору - для огляду безпосередньо у засіданні.

8. Встановити відповідачам строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- відзивів на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзивів і доданих до них документів позивачу;

- документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи.

9. Повідомити відповідачів про те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

10. Встановити позивачу строк у п`ять днів з дня отримання від відповідачів відзивів на позовну заяву для подання до суду відповідей на відзиви в порядку статті 166 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачам.

11. Встановити відповідачам строк у п`ять днів з дня отримання відповідей на відзиви для подання до суду заперечень на відповіді на відзиви в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

12. Запропонувати третій особі у строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати суду письмові пояснення щодо позову з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання письмових пояснень і доданих до них документів позивачу та відповідачу; у строк не пізніше п`яти днів з моменту отримання відзиву надати суду письмові пояснення щодо відзиву з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання письмових пояснень і доданих до них документів позивачу та відповідачам.

13. Зобов`язати Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Антона Цедіка, будинок 14, м. Київ, 03057) подати суду у строк до 04.08.2025 в електронному вигляді копії реєстраційних матеріалів (матеріалів реєстраційного досьє) стосовно лікарського засобу «СИАКРЕТ», а саме заяву про державну реєстрацію лікарського засобу «СИАКРЕТ» та інструкцію до застосування даного лікарського засобу.

14. Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 ГПК України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 ГПК України.

15. Повідомити учасників справи про те, що учасники справи можуть отримати інформацію у справі в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України на сторінці за такою веб-адрсеою: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/.

16. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 02.07.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко