cправа № 910/2059/20
судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Бенедисюка І. М.
до постанови Верховного Суду від 29.05.2025 у справі № 910/2059/20
за касаційною скаргою Olicon AB (компанія Олікон АБ, позивач)
на рішення Господарського суду міста Києва від 22.10.2024
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.01.2025
за позовом Компанії «Камініон Холдінгз Лімітед» (Kaminion Holdings Limited, позивач)
до: Компанії «ОІісоп АВ» (Олікон АБ, відповідач 1),
державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (Офіс, відповідач 2)
про визнання патенту недійсним.
У судовому засіданні від 29.05.2025 більшістю голосів прийнято постанову, якою: касаційну скаргу компанії «ОІісоп АВ» залишено без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 22.10.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.01.2025 у справі № 910/2059/20 залишено без змін.
При прийнятті вказаного судового рішення мною, суддею Бенедисюком І. М., висловлено окрему думку такого змісту.
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання патенту України № НОМЕР_1 на винахід 10 «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» недійсним.
В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилався на невідповідність винаходу за патентом України № НОМЕР_1 умовам патентоздатності за критерієм «винахідницький рівень», а відтак визнання його недійсним в силу приписів статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
Kaminion Holdings Limited (позивач) є власником патенту України НОМЕР_2 (далі - Патент № НОМЕР_2) на промисловий зразок "Комплект профілів для вентильованих фасадів «Сканрок» (далі - Промисловий зразок), зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки №s200700163 від 31.01.2007, про що 25.10.2007 здійснено відповідну публікацію в Бюлетені №17/2007. Такого права позивач набув на підставі договору про передачу права власності на промисловий зразок від 29.05.2017 (далі - Договір), про що здійснено публікацію в Бюлетені № 15 від 10.08.2017. Фактично цей промисловий зразок являє собою своєрідний дизайн елементів кріплення, яке є предметом винаходу відповідача 1.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 у справі призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено питання: «Чи відповідає винахід «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» за патентом України № НОМЕР_1 від 27.08.2007 критерію патентоздатності «винахідницький рівень», відповідно до матеріалів даної справи?».
Обґрунтовуючи наявність підстав для задоволення клопотання позивача та призначення судової експертизи, суд, зокрема, зазначив про те, що наданий до матеріалів справи висновок судового експерта Жихарєва О.С. від 11.08.2020 № 3 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності не містить дослідження матеріалів, наданих позивачем до матеріалів справи (він і не міг їх містити, оскільки вони надані після того, як позивач ознайомився зі згаданою експертизою.)
Згідно з висновком, складеним за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, судовий експерт дійшов висновку про те, що винахід «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» за патентом України (виданим на підставі міжнародної заявики) від 27.08.2007 № НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень». Тобто, експерт зробив висновок, що на момент подання заявки на цей винахід він таким не був в силу відсутності відповідного рівня.
Ухвалюючи оскаржувані судові рішення, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про те, що відповідач 1 створював позивачу перешкоди у реалізації останнім своїх прав на патент України № НОМЕР_2 (право користуватися та вільно розпоряджатися вказаним патентом), а, отже, це порушує охоронюваний законом інтерес позивача щодо здійснення ним господарської діяльності.
За висновками судів, ініціюванням судових спорів відповідач 1 намагався не лише визнати патент позивача № НОМЕР_2 на промисловий зразок недійсним, посилаючись саме на патент України № НОМЕР_1, а й створити позивачу перешкоди у використанні власного патенту на промисловий зразок та обмежити права позивача на промисловий зразок. Оспорюваний патент відповідача 1 дав останньому право ініціювати вказані судові процеси та обмежувати позивача в його правах на патент України на промисловий зразок.
Із ухваленим Верховним Судом судовим рішенням у цій справі не можу погодитися з таких підстав.
Верховний Суд неодноразово та послідовно вказував на те, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів. Мета судового дослідження полягає у з`ясуванні обставин справи, юридичній оцінці встановлених відносин і у встановленні прав і обов`язків (відповідальності) осіб, які є суб`єктами цих відносин. Судове пізнання завжди опосередковане, оскільки спрямоване на вивчення події, що мала місце в минулому.
Повнота судового пізнання фактичних обставин справи передбачає, з однієї сторони, залучення всіх необхідних доказів, а з іншої, - виключення зайвих доказів. З усіх поданих особами, що беруть участь у справі доказів, суд повинен відібрати для подальшого дослідження та обґрунтування мотивів рішення лише ті з них, які мають зв`язок із фактами, що підлягають установленню.
До предмета доказування належить сукупність юридичних фактів матеріально-правового характеру, з якими закон пов`язує виникнення, зміну й припинення правовідносин між сторонами та на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень.
Обов`язок доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи. Важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування - спеціальні правила, якими суд має керуватися при вирішенні справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та обґрунтованою.
Стандарт доказування «вірогідності доказів», на відміну від «достатності доказів», підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надати достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання у тій кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.
Відповідність процесуальної дії щодо оцінки доказів у справі має здійснюватись на підставі всебічного, повного, об`єктивного та безпосереднього дослідження наявних у справі доказів, у порядку, передбаченому статтею 86 ГПК України, з огляду на те, що встановлення фактичних обставин у конкретній справі залежить від всіх юридично значущих фактів і обставин, які складають предмет доказування, визначають фактичний склад у справі, що формується, виходячи з предмету спору та підстав і заперечень сторін.
Приймаючи або відхиляючи будь-які доводи сторін, суди повинні у мотивувальній частині судового рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи взято або не взято до уваги судом.
Відповідно до статті 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
Водночас оцінку (стаття 86 та 104 ГПК України) кожного висновку, долученого до матеріалів справи, суд має здійснювати як доказ у контексті належності (стаття 76 ГПК України), допустимості (стаття 77 ГПК України), достовірності (стаття 78 ГПК України), вірогідності (стаття 79 ГПК України).
Так, у розгляді справи відповідач 1 послідовно зазначав, що висновок експерта Жихарева О.С. стосовно відповідності винаходу за патентом України № НОМЕР_1 умові охороноздатності «винахідницький рівень» повністю узгоджується з іншими матеріалами справи, зокрема з Міжнародним попереднім висновком щодо патентоспроможності, складеним за результатами міжнародного патентного пошуку, проведеного Патентним відомством Швеції у якості міжнародного пошукового органу; висновком про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи.
Проте зміст оскаржуваних судових рішень свідчить, що суди попередніх інстанцій наведених доказів не дослідили та не з`ясували, чи були протиставлені позивачем винаходу відповідача-1 технічні рішення предметом міжнародного патентного пошуку. Оскаржувані судові рішення взагалі не містять висновків стосовно причини розходження у висновках міжнародного пошукового органу та експерта Стародубова І.В., як і не містять мотивування в частині оцінки суду яким чином протиставлені позивачем технічні рішення спростовують винахідницький рівень на запатентований винахід у цілому.
У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.
Вважаю, що відхиляючи висновок судового експерта Жихарева О.С. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 11.08.2020 № 3, суди попередніх інстанцій обмежилися виключно формальними тезами, натомість, у порушення статей 70, 77, 104, 86 ГПК України безпідставно надали перевагу висновку експерта Стародубова І.В. Такі процесуальні порушення призвели до того, що судами передчасно встановлено наявність підстав для визнання пантенту недійсним.
У цьому аспекті вважаю за необхідне підкреслити, що позовні вимоги у цьому спорі мотивовані невідповідністю винаходу, захищеного цим патентом, умовам патентоздатності, зокрема, умові «винахідницький рівень».
Частиною першою статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.
Згідно з положеннями статті 7 цього Закону основною умовою патентоздатності винаходу є те, що він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу (корисної моделі) повинні враховуватися лише окремо.
Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі) (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.
Верховний Суд неодноразово відзначав, що для встановлення обставин відповідності винаходу за Патентом умовам патентоздатності необхідним є саме перевірка обставин щодо встановлення наявності новизни. Критеріями перевірки новизни є вимоги до формули рівня техніки. Відповідний висновок міститься у постанові Верховного Суду від 26.11.2020 зі справи № 910/2318/16.
Як вже зазначено вище, з урахуванням предмета та підстав позову, позивач у цій справі фактично оспорює правомірність реєстрації та право на існування патенту відповідача-1.
У той же час обґрунтовуючи свій інтерес, за захистом якого позивач звернувся до суду, він посилається на наявність у нього прав на промисловий зразок, який є фактично своєрідним зображенням елементів винаходу відповідача-1. Тобто, заперечуючи новизну винаходу він наполягає на наявних у нього правах на промисловий зразок. Останній, як зазначалося, є певною формою елементів оспорюваного винаходу.
Вважаю, що суди залишили поза увагою саму суть критерію «винахідницький рівень». При визначенні та перевірці відповідності патенту умові «винахідницький рівень» встановлюються відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату, який і перевіряється на момент реєстрації винаходу. Тобто, саме при реєстрації патенту здійснюється міжнародний пошук у відповідних базах та встановлюється наявність / відсутність суттєвих ознак, притаманних виробу.
У вирішенні спору, за вимогами заявленими з посиланням на невідповідність винаходу, захищеного оспорюваним патентом, умовам патентоздатності, зокрема, умові «винахідницький рівень», суд має надати сукупну оцінку всім доказам, які дають можливість встановити обставини щодо наявності/відсутності відомості впливу сукупності ознак винаходу за оспорюваним патентом на технічний результат (у т.ч. на момент реєстрації винаходу), а не ґрунтувати свої висновки лише на експертному висновку, який складений за результатами проведеної експертизи, призначеної у судовій справі.
На моє переконання, також обґрунтованими є доводи скаржника, що у вирішенні цього спору суди не дотрималися вимог щодо об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.
Зокрема, судами досліджено та надано оцінку лише висновку експерта Стародубова І.В. від 09.06.2021 № 010-СІВ/20. Водночас внаслідок формальної відмови у дослідженні та наданні оцінки висновку експерта Жихарєва О.С., рецензії патентного повіреного України Прохорова-Лукіна Г.В. на висновок експерта Стародубова І.В., письмового повідомлення про патентоспроможність винаходу із висновком про відповідність заявленого винаходу умовам надання правової охорони від 19.08.2004, висновку про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи від 22.05.2007 № 222001/п-1, у сукупності з іншими доказами, суди порушили засади рівності та змагальності сторін.
У цьому аспекті вважаю за необхідне також зазначити, що відмова суду у наданні оцінки рецензії, як доказу у справі, не відповідає висновкам Верховного Суду.
Зокрема, як зазначив Верховний Суд у постанові від 29.09.2021 у справі № 569/4688/15 «…хоч сама по собі Рецензія не підтверджує та не може підтверджувати обставину відповідності патенту тим чи іншим умовам патентоздатності, однак, вона може виступати підставою для призначення повторної судової експертизи, оскільки рецензія може підкреслити наявність тих чи інших процедурних порушень при підготовці експертного висновку, а відтак і віднесенню його до категорії недопустимих доказів».
Отже, «невзяття до уваги» судами рецензії як доказу порушує принцип змагальності сторін, відповідно до якого здійснюється судочинство у господарських судах.
Крім того, у розгляді справи компанією «ОІісоп АВ» заявлено про застосування позовної давності до спірних правовідносин.
Так, відповідач 1 під час розгляду цієї справи системно звертав увагу суду на дату звернення з позовною заявою, початок перебігу строку позовної давності в цій справі у взаємозв`язку з предметом та вимогами в ній.
В обґрунтування пропущення позивачем позовної давності на звернення до суду з позовом у цій справі компанія «ОІісоп АВ» зазначала, що позивач із 01.07.2009 входить до складу засновників ТОВ «Сканрок», яке є ліцензіатом позивача відповідно до ліцензійного договору про використання промислового зразка від 11.08.2017, а саме Патенту № НОМЕР_2. Крім того, фізична особа, яка була попереднім володільцем цього промислового зразка співпрацювала з володільцем оспорюваного винаходу з моменту його реєстрації в Україні. Тобто, позивач у такому випадку не може посилатися на те що він не пропустив строк позовної давності, оскільки він пов`язаний з позицією особи, яка передала йому патент на промисловий зразок саме з 2009 року був обізнаний про на явність оспорюваного Патенту.
Із тексту судових рішень вбачається, що суди пов`язали початок перебігу позовної давності у цій справі безпосередньо з протиставленням відповідачем 1 власного патенту № НОМЕР_1 на винахід Патенту № НОМЕР_2 на промисловий зразок, власником якого є позивач.
Скаржник у касаційній скарзі з посиланням на положення пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України вказував, зокрема на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування статей 256, 257, 261, 267 ЦК України стосовно моменту виникнення права на позов та перебігу позовної давності у спорі за позовом власника патенту на промисловий зразок (що охороняє фрагмент зображення технології) про визнання недійсним патенту на винахід; особливостей перебігу позовної давності у разі передачі промислового зразка у межах групи з метою штучного створення підстав для позову.
За змістом статей 256, 261 ЦК України позовна давність є строком пред`явлення позову як безпосередньо особою, право/інтерес якої порушене, так і тими суб`єктами, які уповноважені законом звертатися до суду з позовом в інтересах іншої особи - носія порушеного права (інтересу), яка в силу приписів статті 257 цього Кодексу встановлюється тривалістю у три роки.
Позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення. Термін позовної давності виконує кілька завдань, у тому числі забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу.
Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Аналіз наведеної норми дає підстави дійти висновку, що для визначення моменту виникнення права на позов важливими є як об`єктивні (порушення права), так і суб`єктивні (особа дізналася або повинна була дізнатися про це порушення) аспекти. Порівняльний аналіз термінів «довідався» та «міг довідатися», що містяться в статті 261 ЦК України, дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх майнових прав, а тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення свого цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, що також випливає із загального правила, встановленого статтею 74 ГПК України, про обов`язковість доведення стороною спору тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.
Отже, для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК України при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об`єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.
У вирішенні питання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанції положень статей 256, 257, 261, 267 ЦК України Верховний Суд погодився із висновками судів першої та апеляційної інстанції.
Так, за висновками Суду, дата державної реєстрації патенту (дата публікації відомостей щодо патенту у Державному реєстрі) не є єдино можливою, від якої здійснювалося б відрахування позовної давності, оскільки, як вбачається з установлених судами обставин справи, саме на ту дату та й певний час після неї патентом не порушувалися будь-які права/інтереси позивача у справі. Відповідне порушення інтересу позивача, виходячи із встановлених попередніми судовими інстанціями обставин, пов`язується безпосередньо з протиставленням відповідачем-1 власного патенту № НОМЕР_1 на винахід патенту № НОМЕР_2 на промисловий зразок, власником якого є позивач (грудень 2017 року). Як встановили суди попередніх інстанцій, оспорюваний патент відповідача-1 дав останньому право ініціювати судові процеси та обмежувати позивача в його правах на патент України на промисловий зразок.
Із такими висновками Суду не погоджуюсь та вважаю, що суди залишили поза увагою те, що Патент України № НОМЕР_1 на винахід оскаржується позивачем з підстави невідповідності винаходу за вказаним патентом умовам патентоздатності за критерієм «винахідницький рівень».
У цьому аспекті вважаю за необхідне підкреслити, що відсутність винахідницького рівня є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони. Тобто винахідницький рівень існує або не існує об`єктивно на момент подачі заявки.
Водночас зміна власника патенту не впливає на перебіг позовної давності. Схожа правова позиція висловлена Великою Палатою Верховного суду у справі № 910/8781/23 щодо зміни власника торгової марки та перебігу строків дострокового припинення прав.
Вважаю, що у спірних відносинах, це право, може бути пов`язане з початком використання оспорюваного патенту. У цьому випадку зміна власника патенту не впливає на перебіг позовної давності, а тому, право оскарження патенту з підстави невідповідності винаходу умовам патентоздатності за критерієм «винахідницький рівень», може виникати саме з моменту його державної реєстрації (дати публікації відомостей щодо патенту у Державному реєстрі). Або з більш пізньої дати коли особа знала / могла довідатися про цей висновок.
У той же час, з матеріалів справи та оскаржуваних судових рішень вбачається, що компанія «ОІісоп АВ»: під час розгляду справи послідовно зазначала про те, що позивачу (як набувачу вдповідних прав та безпосередньо) було відомо про патент № НОМЕР_1 на винахід, оскільки принаймні з 2009 року позивач, перебував разом з ОСОБА_1 (автор промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2 та попередній власник цього патенту) у складі засновників двох товариств - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сканді Лдт.» (яке було офіційно уповноважене представляти вентильовані фасади marmaroc) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Сканрок», тобто був обізнаний з оригінальною технологією вентильованих фасадів marmaroc від компанії «Marmaroc АВ» (Швеція), що входить до групи компаній ОІісоп АВ.
Слід зазначити також і те, що позивач є власником Патенту № НОМЕР_2, отриманого від ОСОБА_1 (засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сканді Лдт.» (офіційного представника в Україні вентильованих фасадів marmaroc від компанії «Marmaroc АВ» (Швеція), що входить до групи компаній ОІісоп АВ) та засновника ТОВ «Сканрок»), який його реєстрував вже після реєстрації оспорюваного патенту на винахід.
Проте дослідження наведених обставин залишилося поза увагою судів попередніх інстанцій, а відтак і поза увагою Верховного Суду.
З огляду на викладене вважаю також обґрунтованими доводи касаційної скарги про те, що суди не дослідили та не надали оцінки відповідним доказам щодо перебігу позовної давності у сукупності, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для вирішення справи (щодо пропуску позивачем позовної давності).
Наведене вище, на моє переконання, свідчить про те, що існували підстави для скасування оскаржуваних судових рішень попередніх інстанцій та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
Ще однією з обставин, яка була залишена поза увагою Верховного Суду, є питання чинності майнових прав на винахід, що був предметом спору.
Так, відповідно до частини третьої статті 465 ЦК України, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Згідно з абзацом третім частини четвертої статті 6 Закону № 3687 строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід обчислюється від дати подання міжнародної заявки.
Як свідчать матеріали справи, датою подання заявки є 2003 рік, що свідчить про втрату чинності патенту на дату прийняття рішення судом першої інстанції (22.10.2024), а відтак, і можливість порушення прав позивача нечинним патентом у контексті обґрунтування ним підстав позову.
У той же час Верховний Суд двічі направляючи справу на новий, розгляд звертав увагу судів попередніх інстанцій саме на встановлення обставин порушення прав позивача у контексті прав, на захист яких він звернувся до суду. Втім Верховний Суд сам втретє переглядаючи справу не звернув увагу на зазначену обставину. Таким чином він залишив без змін судові рішення, якими фактично захистив право позивача, що не могло бути порушеним, внаслідок втрати оспорюваним патентом чинності.
Суддя І. Бенедисюк