РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.05.2025Справа № 910/13404/24

Господарський суд міста Києва у складі:

Судді - Бондаренко-Легких Г. П.

за участю секретаря - Боровик В. В.

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи №910/13404/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мототрейдінг» (65031, м. Одеса, вулиця Михайла Грушевського, буд. 40)

До Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вулиця Дмитра Годзенка, буд. 1)

про визнання недійсним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії

За участі представників сторін:

Представник позивача: Максимович С. М. - адвокат, ордер серії ВН №1425180 від 11.10.2024;

Представник відповідача: Запорожець Л. Г. - самопредставництво, витяг з ЄДРПОУ; Свіденко С. К. - самопредставництво, витяг з ЄДРПОУ;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мототрейдінг» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» в якому просить суд:

- визнати незаконним та скасувати рішення Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" за вих. №7856/4003-05-24 від 15.10.2024 року про відмову у державній реєстрації факту передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки по свідоцтвам №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2.

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки по свідоцтвам №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2 від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мототрейдінг" () та опублікувати відомості про це у офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності.

05.11.2024 Господарський суд міста Києва, дослідивши матеріали позовної заяви, дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, про що постановив відповідну ухвалу та встановив позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали від 05.11.2024 для усунення недоліків позовної заяви.

07.11.2024 через систему «Електронний суд» від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви, якою позивач усунув недоліки встановлені ухвалою суду від 05.11.2024.

26.11.2024 суд ухвалою відкрив провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 21.01.2025.

28.11.2024 до суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову.

02.12.2024 суд ухвалою відмовив у задоволенні заяви позивача про забезпечення позову.

09.12.2024 до суду від відповідача надійшов відзив.

23.12.2024 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив, а також заява про зміну предмета позову, в якій позивач просив суд вважати позовні вимоги такими:

- визнати незаконним та скасувати рішення Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" за вих. № 8107/2404-07-24 від 24.10.2024 року (раніше вважав лист за вих. №7856/4003-05-24 від 15.10.2024 року рішенням про відмову) про відмову у державній реєстрації факту передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки по свідоцтвам №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2.

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки по свідоцтвам №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2 від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мототрейдінг" () та опублікувати відомості про це у офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності.

21.01.2025 до суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, а саме: рішення від 24.10.2024 №8107/2404-07-24 про відмову у державній реєстрації факту передачі позивачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки №№239242, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2.

У судовому засіданні 21.01.2025 суд на місці ухвалив: (1) прийняти заяву про зміну предмета позову, (2) зобов`язати відповідача надати на наступне судове засідання рішення від 24.10.2024 №8107/2404-07-24 у формі листа (3) оголосити перерву у підготовчому судовому засіданні на 25.02.2025.

05.02.2025 від відповідача на виконання вимог протокольної ухвали суду від 21.01.2025 надійшло клопотання про долучення доказів, а саме оскаржуване рішення у формі листа від 24.10.2024 №8107/2404-07-24.

Розгляд справи, призначений на 25.02.2025 не відбувся, у зв`язку з відпусткою судді, та ухвалою від 28.02.2025 суд повідомив учасників справи про нову дату підготовчого судового засідання на 08.04.2025.

У судовому засіданні 08.04.2025 суд на місці ухвалив закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті на 27.05.2025.

У судове засідання 27.05.2025 прибули представники сторін. Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши виступ у судових дебатах представників сторін, що прибули у судове засідання, які підтримали власні правові позиції, що викладені у заявах по суті справи, Суд -

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини, що стали підставою спору (підстави позову).

02.04.2024 між ТОВ "Мототрейдінг" (надалі також - позивач, набувач) та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (надалі також - попердній власник) було укладено Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (надалі - Договір) на наступні торговельні марки (надалі разом - торговельні марки):

- торговельна марка «ODES», свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_2 , дата реєстрації знака 08.11.2023;

- торговельна марка «TARO», свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_3 , дата реєстрації знака 08.11.2023;

- торговельна марка «TEKKEN», свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_4 , дата реєстрації знака 15.03.2023;

- торговельна марка «SKUTER», свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_5 , дата реєстрації знака 05.01.2022;

- торговельна марка «МОТО», свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_6 , дата реєстрації знака 14.07.2021;

- торговельна марка «ОДЕССА КАРТИНГ КЛУБ», свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_7 , дата реєстрації знака 12.03.2018.

Згідно пункту 3.1.1. Договору - власник продає (відчужує) у власність набувача за плату весь обсяг виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки на умовах і в порядку, передбачених цим Договором. З моменту переходу всіх виключних майнових прав від власника до набувача, набувач стає новим законним власником таких виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

У вересні 2024 позивач звернувся до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (надалі - відповідач, УКРНОІВІ) із заявою від 13.09.2024 (вх. УКРНОІВІ №39370/2024 від 23.09.2024) (надалі - Заява від 13.09.2024), в якій просив опублікувати в офіційному бюлетені та внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості про передачу виключних майнових прав від ОСОБА_1 до ТОВ «Мототрейдінг» на торговельні марки «ODES», «TARO», «TEKKEN», «SKUTER», «МОТО», «ОДЕССА КАРТИНГ КЛУБ» за свідоцтвами України №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2.

Листом від 15.10.2024 за вих. №7856/4003-05-24 УКРНОІВІ повідомив, що постановою приватного виконавця Носенко С.Б. від 10.07.2024 р. по виконавчому провадженні № 74793301, винесеною на підставі виконавчого листа Приморського районного суду м. Одеси від 04.01.2023 у справі № 522/2681/20, накладено арешт на торговельні марки, які зареєстровані за свідоцтвами України №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2, які належать ОСОБА_1. У зв`язку з відсутністю інформації про зняття (скасування) арешту по зазначеній постанові, УКРНОІВІ повідомив, що подані ТОВ «Мототрейдінг» документи будуть повернуті у строки визначені Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 03.08.2001 № 576 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за № 718/5909 (надалі - Інструкція).

За результатами розгляду Заяви від 13.09.2024, УКРНОІВІ листом від 24.10.2024 №8107/2404-07-24 було повернуто комплект документів заявнику (ТОВ «Мототрейдінг»), у зв`язку з наявною постановою приватного виконавця Одеської області Носенка С.Б. від 10.07.2024 у межах виконавчого провадження НОМЕР_8, якою накладено арешт на торговельні марки за свідоцтвами України №№239242, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2, а інформація щодо зняття арешту по вищезазначеній постанові до УКРНОІВІ станом на момент надання відповіді не надходила.

ТОВ «Мототрейдінг» вважає, що листом від 24.10.2024 № 8107/2404-07-24 УКРНОІВІ протиправно відмовив заявнику у перереєстрації виключних майнових прав інтелектуальної власності на торгівельні марки, що стало підставою для звернення до суду з даним позовом.

2. Предмет позову.

Предметом позову є вимоги позивача до відповідача про:

- визнання незаконним та скасування рішення Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" у формі листа за вих. № 8107/2404-07-24 від 24.10.2024 року про відмову у державній реєстрації факту передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки по свідоцтвам №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2.

- зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки по свідоцтвам №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2 від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мототрейдінг" () та опублікувати відомості про це у офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності.

3. Доводи позивача щодо суті позовних вимог.

(1) на день укладення Договору - 02.04.2024 виключні майнові права інтелектуальної власності ОСОБА_1 на торговельні марки «ODES», «TARO», «TEKKEN», «SKUTER», «МОТО», «ОДЕССА КАРТИНГ КЛУБ» не були обтяжені арештом, що накладений лише постановою приватного виконавця Носенко С. Б. від 10.07.2024 у межах виконавчого провадження НОМЕР_8;

(2) Договір є дійсним, законним, його дійсність та законність ніким не оспорюється, та такий Договір виконується сторонами цього Договору. Проте, позивач не може реалізувати свої цивільні права, набуті внаслідок укладення Договору від 02.04.2024, оскільки УКРНОІВІ протиправно відмовив йому у перереєстрації виключних майнових прав інтелектуальної власності на торгівельні марки, з підстави, що не передбачена пунктами 3.4. та 3.5. Інструкції.

4. Заперечення відповідача щодо суті позовних вимог.

УКРНОІВІ зазначає, що діяло у межах своїх повноважень та у спосіб, визначений законодавством, а позовні вимоги не можуть вважатись обґрунтованими, оскільки, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягає державній реєстрації згідно з частиною 2 статті 1114 Цивільного кодексу України, але за наявності арешту, вчиненого в межах виконавчого провадження, в тому числі і на торгівельні марки, документи були повернуті заявникові до вирішення питання про зняття арешту, оскільки наявний арешт на майно попереднього власника перешкоджає здійснити реєстрацію факту переходу прав від попереднього власника позивачеві.

5. Оцінка доказів судом та висновки суду.

Для вирішення справи по суті суду належить відповісти на такі ключові питання:

- яке саме право позивач намагається захистити та вважає порушеним?

- чи порушено таке право саме відповідачем?

- чи УКРНОІВІ могло здійснити реєстрацію факту переходу прав інтелектуальної власності до позивача саме на момент звернення позивача з відповідною заявою, враховуючи обмеження накладені на торгівельні марки у вигляді арешту прав їх попереднього валсника?

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, Суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 16 Цивільного кодексу України).

Вказані норми матеріального права визначають об`єктом захисту порушене, невизнане або оспорюване право чи цивільний інтерес. Порушення права пов`язане із позбавленням його володільця можливості здійснити (реалізувати) своє право повністю або частково. При оспорюванні або невизнанні права виникає невизначеність у праві, спричинена поведінкою іншої особи.

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором (частина 1 статті 431 Цивільного кодексу України).

Відповідно до частини першої статті 432 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Приписами процесуального права також визначено (стаття 4 Господарського процесуального кодексу України), що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

З огляду на вказані положення статті 4 Господарського процесуального кодексу України і статей 15, 16 Цивільного кодексу України підставою для захисту цивільного права чи охоронюваного законом інтересу є його порушення, невизнання чи оспорення.

Задоволення судом позову можливе лише за умови доведення позивачем обставин щодо наявності у нього відповідного права (охоронюваного законом інтересу), а також порушення (невизнання, оспорення) цього права саме визначеним заявником відповідачем з урахуванням належно обраного способу судового захисту.

При цьому, позивач самостійно визначає і обґрунтовує в позовній заяві, у чому саме полягає порушення його прав та інтересів, а суд перевіряє ці доводи і залежно від встановленого вирішує питання про наявність чи відсутність підстав для правового захисту.

Вирішуючи спір, суд надає об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначає, чи відповідає обраний спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством, встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові (аналогічні правові висновки викладено у постановах Верховного Суду від 14.08.2018 року у справі № 910/1972/17, від 23.05.2019 року у справі № 920/301/18, від 25.06.2019 року у справі № 922/1500/18, від 24.12.2019 року у справі № 902/377/19).

Відповідно до вимог частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Наразі, функції НОІВ виконує УКРНОІВІ відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності», яке набрало чинності з 08.11.2022.

Правовідносини, що виникають у зв`язку з передачею права інтелектуальної власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), регулюються главою 75 Цивільного кодексу України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII (далі - Закон №3689-XII) та Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 03.08.2001 № 576 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за № 718/5909 (далі - Інструкція).

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом (частина 1 статті 494 Цивільного кодексу України).

Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом (пункт 2 статті 16 Закону №3689-XII).

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору (пункт 7 статті 16 Закону №3689-XII).

Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру (пункт 9 статті 16 Закону №3689-XII).

За договором про передання майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що є суб`єктом майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (частина 1 статті 1113 Цивільного кодексу України).

Майнові права інтелектуальної власності переходять до набувача за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності з моменту його укладення, якщо інше не встановлено договором або законом. Майнові права інтелектуальної власності, набуття яких відповідно до положень цього Кодексу чи іншого закону пов`язується із їх державною реєстрацією, переходять до набувача за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності з моменту такої державної реєстрації (частина 4 статті 1113 Цивільного кодексу України).

Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації (частина 2 статті 1114 Цивільного кодексу України).

Принцип свободи договору, як один із загальних засад цивільного законодавства, декларує стаття 3 Цивільного кодексу України, зокрема пункт 3 частини 1 вказаної статті.

Відповідно до статті 6 Цивільного кодексу України закріплено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина 1 статті 627 Цивільного кодексу України).

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (частина 1 стаття 628 Цивільного кодексу України).

Свобода договору означає право громадян або юридичних осіб вступати чи утримуватися від вступу у будь-які договірні відносини. Свобода договору проявляється також у наданій сторонам можливості за взаємною згодою визначати умови такого договору, змінювати ці умови також за взаємною згодою або утримуватись від пропозицій про їх зміну.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 Цивільного кодексу України).

Згідно підпункту 3.3.1. пункту 3.3. Договору - до набувача переходять виключні майнові права інтелектуальної власності на торгівельні марки в дату державної реєстрації їх переходу від власника до набувача.

Підпунктом 4.1.2. пункту 4.1. Договору визначено, що підписанням цього Договору сторони підтверджують, що у набувача виникають права та обов`язки щодо розпорядження торгівельними марками з моменту державної реєстрації.

Отже, ТОВ «Мототрейдінг», як набувач, та ОСОБА_1 , як власник, на власний розсуд погодили умови Договору, які відповідали саме нормам ЦК України, який передбачав обов`язкову реєстрацію факту переходу права власності на торгівельні марки, з якими позивач погодився в повному обсязі, про що свідчить підпис директора ТОВ «Мототрейдінг» на примірнику Договору, отже позивач станом на момент укладення договору (02.04.2024 року) мав та міг усвідомлювати, що до нього переходять такі права не в момент укладення договору, а в дату державної реєстрації

У розумінні абзацу 11 статті 1 Закону №3689-XII - Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва НОІВ здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (пункт 1 статті 13 Закону №3689-XII).

Таким чином, обов`язковій державній реєстрації підлягає не договір про передання прав інтелектуальної власності на торговельну марку, а сам факт передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, набуття прав на яку відбувається після її державної реєстрації та видачі відповідного свідоцтва. Лише після державної реєстрації факту передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності шляхом внесення до Реєстру відомостей про таку передачу, правонаступник набуває усіх майнових прав інтелектуальної власності, передбачених законодавством України в сфері правової охорони торговельних марок.

У зв`язку з наведеним, хоча Договір датований 02.04.2024, однак, суд констатує, що набуття за ТОВ «Мототрейдінг», як правонаступником, майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки «ODES», «TARO», «TEKKEN», «SKUTER», «МОТО», «ОДЕССА КАРТИНГ КЛУБ» за свідоцтвами України №№239242, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2, законодавчо можливе лише після внесення відповідних відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, тобто після державної реєстрації факту передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності.

До Реєстру за ініціативою власника свідоцтва можуть бути внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін (абзац другий пункту 3 статті 13 Закону №3689-XII).

Відповідно до пунктів 2.3 та 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 № 64/6352 (далі - Положення про Реєстр), у процесі ведення Реєстру до нього вносяться відомості щодо зміни, пов`язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва. Підставою для внесення відомостей до реєстру є:

рішення Державної служби;

рішення судових органів;

клопотання або заява власника (власників) свідоцтва.

Згідно абзацу восьмого пункту 2.5. Положення про Реєстр клопотання підписується власником (власниками) свідоцтва, у тому числі його (їх) правонаступником (правонаступниками), а якщо власником свідоцтва є юридична особа, то клопотання підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

Разом з тим, згідно пункту 2.1. Інструкції, для публікації в бюлетені та внесення до реєстру (реєстру договорів) (реєстрації) відомостей про передачу права власності на знак та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання знака (міжнародного знака) (далі - відомості) до Державної служби подають такі документи:

заяву про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей (далі - заява) - 1 прим.;

договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;

документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1 прим.;

довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа;

довіреність на ім`я представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, від правонаступника власника свідоцтва, якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі - іноземна особа).

Згідно абзацу першого пункту 2.2. Інструкції, заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак (додаток 1) подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

На переконання суду, в такому разі пункт 3 статті 13 Закону №3689-XII, пункт 2.2. Інструкції та пункти 2.4., 2.5. Положення про Реєстр є суперечливими між собою в частині визначення особи, яка подає та підписує заяву/клопотання про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на торговельні марки (знаки), передача яких відбулась за договором.

Натомість, у разі невідповідності правового акта правовому акту вищої юридичної сили суд застосовує норми правового акта вищої юридичної сили (частина 7 статті 11 Господарського процесуального кодексу України).

Як встановлено матеріалами справи, не попередній власник ряду свідоцтва на знаки для товарів та послуг - ОСОБА_1 , а позивач, який вважав себе новим власником, звернувся до відповідача з заявою про реєстрацію факту переходу прав власності на знаки до ТОВ "Мототрейдінг" лише 13.09.2024 (зареєстровано відповідачем за вхідним номером 20.09.2024 року), тобто через п`ять з половиною місяців після укладення договору про передачу виключних майнових прав на торгівельні марки.

Згідно листа УКРНОІВІ від 24.10.2024 за вих. № 8107/2404-07-24, підставою для повернення Заяви від 13.09.2024 з документами ТОВ «Мототрейдінг» є наявність постанови про арешт майна боржника, винесеною приватним виконавцем Носенком С. Б. від 10.07.2024 у межах виконавчого провадження НОМЕР_8 при примусовому виконанні виконавчого листа №522/2681/20 від 04.01.2024 Приморського районного суду м. Одеси, якою (постановою) накладено арешт на торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2, що належать ОСОБА_1.

Отже, лист відповідача від 24.10.2024 за вих. № 8107/2404-07-24, яким були повернуті документи з проханням опублікувати в офіційному бюлетені та внести до Реєстру відомості про передачу виключних майнових прав - не є рішенням про відмову у реєстрації, як помилково стверджує позивач.

У будь-якому разі, з огляду на предмет позову та мотиви оскаржуваного рішення УКРНОІВІ, що викладене у листі від 24.10.2024 № 8107/2404-07-24, суд зазначає про наступне:

Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру (реєстру договорів), якщо:

свідоцтво (міжнародна реєстрація знака) визнано недійсним повністю;

дія свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) припинена;

подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та пункту 3.3 цієї Інструкції.

Згідно пункту 3.5. Інструкції у випадках, наведених у пункті 3.4 цієї Інструкції, Державна служба повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

Фактично, УРНОІВІ взагалі не є органом який претендує на права інтелектуальної власності, може їх не визнавати чи оспорювати, а є органом, який вчиняє дії по фіксуванню спеціально уповноваженим державним органом реального стану речей щодо факту пердечі прав від одного власника до іншого станом на момент зі зверненням з відповідною заявою.

Тобто, УКРНОІВІ не відмовляв позивачу у перереєстрації виключних майнових прав інтелектуальної власності на торгівельні марки, оскільки, Інструкцією не визначено такого права відповідача, а лише повернуло заяву, в зв`язку з наявністю об`єктивних перешкод у здійсненні перереєстрації факту переходу прав через наявність арешту на права інтелектуальної власності у їх попереднього власника.

Відтак, наявність листа УКРНОІВІ від 24.10.2024 за вих. № 8107/2404-07-24 жодним чином не порушує жодних прав позивача, оскільки, не позбавляє права звернутись до УКРНОІВІ повторно з відповідною заявою після усунення підстав, що були причиною повернення Заяви від 13.09.2024 та документів, а саме виключення прав на торгівельні марки, які позивач вважає своєю власністю з- під арешту в рамках виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду.

Матеріалами справи встановлено, що до подання позивачем Заяви від 13.09.2024, а саме 12.07.2024 до УКРНОІВІ у порядку статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» надійшов лист приватного виконавця Носенка С.Б. від 10.07.2024 №12181 (вх. від 12.07.2024 № 06-4900/24) стосовно виконання постанови від 10.07.2024, якою накладено арешт на торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2, що належать ОСОБА_1.

Вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов`язковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом (частина 4 статті 18 Закону України «Про виконавче провадження»).

За таких обставин, суд погоджується із запереченнями УКРНОІВІ, що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягає державній реєстрації згідно з частиною 2 статті 1114 ЦК України, але лише за умови відсутності обмежень - арешту, який мав місце у даному разі.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

У разі набрання законної сили судовим рішенням про зняття арешту з майна боржника арешт з такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Відповідно до частини 5 статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» арешт з майна боржника може бути знятий за рішенням суду.

Отже, стаття 59 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає, що скасування (зняття) арешту на майно можливе лише відповідною постановою виконавця або за рішення суду.

Матеріали справи не містять відомостей щодо звернення позивача з відповідним позовом, винесення приватним виконавцем постанови про зняття арешту з майна боржника, або наявність відповідного рішення суду.

Отже, позовні вимоги не відповідають положенням статті 16 Цивільного кодексу України, оскільки спосіб захисту має бути спрямований на реальне відновлення прав до особи, яка порушила такі права позивача.

У цьому випадку, визнання незаконним та скасування рішення УКРНОІВІ, що оформлене листом від 24.10.2024 за вих. № 8107/2404-07-24 про повернення Заяви від 13.09.2024 та документів не призведе до зняття арешту на торговельні марки, а отже не буде усунута формальна підстава, яка є перешкодою для здійснення реєстраційної дії спецально уповноваженого органу, на якого покладено обов`язок ведення реєстру свідоцтв т на знаки для товарів та послуг та внесення до нього змін.

Так само, вимога про зобов`язання УКРНОІВІ внести до Реєстру відомості про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки є передчасною та не узгоджується з нормами права, враховуючи те, що відомості щодо зняття накладеного в межах примусового виконання рішення суду арешту на торговельні марки, права на які передані за договором від 02.04.2024 року позивачеві, відсутні в матеріалах справи, відтак внесення змін до Реєстру свідоцтв на торгівельні марки є юридично неможливим та не узгоджуються з відомостями інших державних реєстрів, зокрема щодо арешту майна.

За таких обставин, позивачем не доведено протиправності рішення відповідача, оформленого листом № від 24.10.2024 за вих. № 8107/2404-07-24 про повернення документів ТОВ «Мототрейдінг», не доведено, що саме відповідачем було порушено, оспорено, не визнано права позивача як власника торгівельних марок, а також те, що обраний спосіб захисту є ефективним, оскільки реєстрація за позивачем в реєстрі факту переходу прав не впливає на арешт вказаного майна, яке було арештовано до моменту звернення позивача з відповідною заявою до УКРНОІВІ.

Вказані обставини є трьома різними та самостійними підставами для відмови у позові.

6. Розподіл судових витрат.

Відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку із відмовою у задоволенні позовних вимог під час нового розгляду справи суд покладає понесені судові витрати позивача на останнього.

Відповідач про понесення ним судових витрат суду не повідомляв.

На підставі викладеного, керуючись ст. 13, 73-77, 86, 129, 182, 183, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Мототрейдінг» - відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 16.06.2025.

Суддя Г. П. Бондаренко - Легких