РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.05.2025Справа № 910/4310/23

Господарський суд міста Києва у складі:

Судді - Бондаренко-Легких Г. П.

за участю секретаря - Боровик В. В.

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи №910/4310/23

За позовом ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) (Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія 94014, США, адреса для листування: 03150, м. Київ, а/с 78 - до уваги ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери»; One Apple Park Way, Cupertino, California 94014, USA)

До Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД РУБІН» (Україна, 04073, місто Київ, вул. Скляренка, будинок 15)

Про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки та промислові зразки, зобов`язання вчинити дії

За участі представників сторін: згідно протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД РУБІН» (відповідач) в якому просить суд:

(1) (1) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ТД РУБІН» (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання позначень «», «», «»,

«», «», «», «», «», «»,«», «», «»

(позначення є зображувальними та наведені позивачем в якості фотографій у позовній заяві в паперовому вигляді) незалежно від кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками: за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №277885; за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 281683; за міжнародною реєстрацією №1378087, права на які належать компанії Аррle Inc. для товарів 9 класу МКТП (зображувальні позначення, що належать позивачеві, наведені позивачем в паперовому форматі позовної заяви в якості фотографій), а саме: несення їх на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

(2) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ТД РУБІН» (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання промислових зразків незалежно від кольорового виконання, що охороняються патентами України (зображення промислових зразків наведені позивачем в якості фотографій у позовній заяві в паперовому вигляді): №42394 на промисловий зразок ; №26820 на промисловий зразок ; №42761 на промисловий зразок ; №44525 на промисловий зразок , права на які належать компанії Аррle Inc. (зображення продукції наведені позивачем в паперовому форматі позовної заяви в якості фотографій), а саме: виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованих промислових зразків, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

(3) вилучити з цивільного обороту та знищити товар: «навушники Оnе з мікрофоном та високоеластичним кабелем: НОСО М1 original НР-01WТ арт. М1 -3009 шт.; НОСО М1 РR0 original арт. М1рrо -3009 шт., торговельна марка: REMZONA; приймальна апаратура для телефонного зв`язку: бездротові навушники АР2 арт. АР2 -1000 шт.; Bluetooth гарнітура АРЗ арт. АРЗ -1000шт; Bluetooth гарнітура АР4 арт.АР4 -1000шт, торговельна марка: ВРСМ, ввезеного за митною декларацією МД UА100320/2022/324477; Експортер/Відправник: "Iceberg Global Limited" (Flat/Rm 909,9/F, Workingberg Cjmmercial Blog, No.41-47 Marble Rod, oint, ГОНКОНГ); Декларант: ТОВ «ДІЛІЖАНС» (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 5), Імпортер/Одержувач: ТОВ ТД РУБІН" (04073, м. Київ, вул. Скляренка, буд. 15); Виробники: Shenzhen Hoco Technology Development Co. LTD, Shenzhen Tianzhao Huayao Technology Co. LTD.Також позивач просить покласти судові витрати на відповідача.

Позивач в позовній заяві просить суд про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Київську митницю.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, про що постановив ухвалу від 24.03.2023 року, якою встановив заявнику строк на усунення недоліків позовної заяви.

05.04.2023 до суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків, в якій позивач конкретизував позовні вимоги та просить суд:

(1) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД РУБІН" (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання позначень (позначення є зображувальними та наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді):

«», «», «», «», «», у вигляді стилізованого зображення яблука, відкушеного з правої сторони, з листочком у верхній частині, повернутим праворуч незалежно від його кольорового виконання, розміщених на упаковці товару;

«», «», «», «» у вигляді бездротових навушників в спеціальному чохлі-зарядці незалежно від кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками: у вигляді бездротових навушників в спеціальному чохлі-зарядці незалежно від кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками:

за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №277885 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення, яке являє собою зображення продукції AirPods, що складається із футляра для зарядки, який має форму прямокутника із заокругленими кутами та сторонами. Футляр зображений у відкритому вигляді із верхньою частиною навушників);

за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 281683 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення, яке представляє собою - навушники AirPods, та є двома окремими навушниками (по одному в кожне вухо). Навушники є бездротовими, що вставляються у вушну раковину та складаються з ніжки та шляпки. На боковій стороні шляпки міститься мініатюрна решітка динаміку, отвори з боків решітки та отвір у верхній частині шляпки);

за міжнародною реєстрацією №1378087 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення у вигляді стилізованого зображення яблука, відкушеного з правої сторони, з листочком у верхній частині, повернутим праворуч. Охорону кольорам не надано), права на які належать компанії Аррle Inc. для товарів 9 класу, а саме: несення їх на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

(2) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД РУБІН" (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання промислових зразків незалежно від кольорового виконання, що охороняються патентами України (зображення промислових зразків наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді):

№42394 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: промисловий зразок є формою бездротового вставного навушника. Навушник складається із циліндричногої ніжки, яка плавно переходить в основу еліпсоїдної форми. Ніжка та основа навушника розташовані під певним кутом один до одного. На стороні, протилежній розташуванню ніжки, розташований сплющений амбушур у формі напівсфери. Бокові частини основи та ніжки містять отвори у формі еліпсу. На ніжці у нижній частині присутній ще один елемент циліндричної форми);

№26820 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: є об`ємним та являє зображення продукції EarPods, яка показана з декількох сторін з метою представлення виробу в цілому. Промисловий зразок є формою дротового навушника-вкладиша. Навушник складається з видовженої нижньої частини, фігурної довгастої верхньої частини та овальний елемент, розташований спереду фігурної довгастої верхньої частини);

№42761 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: є об`ємним та зображує продукцію позивача AirPods (3rd Generation) та показує навушники, розташовані у футлярі для зберігання, який також виконує функції зарядки);

№ 44525 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: зображення футляра еліпсоїдної форми, що має витягнуту форму по ширині. Футляр має основу та кришку. Кришка в цих патентах зображена у відкритій позиції. Внутрішня частина основи містить навушники, які виступають над верхньою поверхнею основи. Основа футляра зображена разом із навушниками, верхня частина яких виглядає із футляра. Верхня частина кожного навушника маж еліпсоїдну основу та сплющену напівсферичну верхівку. Внутрішня частина кришки має спеціальні отвори, куди входять верхні частини навушників), права на які належать компанії Аррle Inc. (зображення продукції наведені позивачем в паперовому форматі позовної заяви в якості фотографій), а саме: виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованих промислових зразків, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

(3) вилучити з цивільного обороту та знищити товар: "навушники Оnе з мікрофоном та високоеластичним кабелем: НОСО М1 original НР-01WТ арт. М1 -3009 шт.; НОСО М1 РR0 original арт. М1рrо -3009 шт., торговельна марка: REMZONA; приймальна апаратура для телефонного зв`язку: бездротові навушники АР2 арт. АР2 -1000 шт.; Bluetooth гарнітура АРЗ арт. АРЗ -1000шт; Bluetooth гарнітура АР4 арт.АР4 -1000шт, торговельна марка: ВРСМ, ввезеного за митною декларацією МД UА100320/2022/324477; Експортер/Відправник: "Iceberg Global Limited" (Flat/Rm 909,9/F, Workingberg Cjmmercial Blog, No.41-47 Marble Rod, oint, ГОНКОНГ); Декларант: ТОВ "ДІЛІЖАНС" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 5), Імпортер/Одержувач: ТОВ ТД РУБІН" (04073, м. Київ, вул. Скляренка, буд. 15); Виробники: Shenzhen Hoco Technology Development Co. LTD, Shenzhen Tianzhao Huayao Technology Co. LTD.

12.04.2023 суд відкрив провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначив на 23.05.2023. Також даною ухвалою суд відмовив у задоволенні заяви позивача про залучення до участі у справі, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Київську митницю.

09.05.2023 до суду від відповідача надійшов відзив на позов разом із клопотанням про забезпечення судових витрат у сумі 42 500, 00 грон (22 500, 00 грн витрати на професійну правничу допомогу та 20 000, 00 грн за послуги експертної установи з надання рецензії на судовий висновок).

23.05.2023 до суду від відповідача надійшло клопотання про перенесення розгляду справи, в якому відповідач повідомив суд, що 22.05.2023 було укладено Договір про надання послуг з суб`єктом підприємницької діяльності Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем щодо проведення аналізу висновку судового експерта Сопіної К. А., у зв`язку з чим просив суд відкласти розгляд справи на строк достатній для написання рецензії та надання доказу до суду та просив продовжити строк подання доказів.

У підготовчому судовому засіданні 23.05.2023 представник відповідача заявив усне клопотання про збільшення суми забезпечених судових витрат на оплату послуг експертної установи з надання рецензії на судовий висновок до 35 000, 00 грн та продовжити строк для подання відповідних доказів. Відтак, у судовому засіданні 23.05.2023 суд на місці ухвалив: (1) задовольнити усне клопотання відповідача про продовження строку для подання доказів до 25.06.2023 та оголосити перерву в підготовчому судовому засіданні до 27.06.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2023 задоволено клопотання відповідача про забезпечення судових витрат. Зобов`язано позивача у строк протягом десяти робочих днів з моменту отримання даної ухвали внести на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва у розмірі 57 500, 00 грн, докази про що надати суду не пізніше дати наступного судового засідання - 27.06.2023.

25.05.2023 від позивача надійшла відповідь на відзив.

02.06.2023 від позивача надійшла заява про долучення доказів на виконання вимог ухвали суду від 23.05.2023.

20.06.2023 та 27.06.2023 від відповідача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

27.06.2023 від позивача надійшли письмові пояснення.

У підготовчому судовому засіданні 27.06.2023 суд на місці ухвалив закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті на 25.07.2023.

У судовому засіданні 25.07.2023 суд на місці ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті справи до 05.09.2023.

28.08.2023 суд ухвалою викликом-повідомлення попередив учасників справи про зняття з розгляду справи №910/4310/23, розгляд якої призначений на 05.09.2023 та визначив нову дату розгляду справи на 21.09.2023.

31.08.2023 від позивача надійшла заява про забезпечення позову.

07.09.2023 суд ухвалою прийняв заяву позивача про вжиття заходів забезпечення позову до розгляду та призначив судове засідання для розгляду заяви на 21.09.2023. Також, суд запропонував особі, щодо якої просять вжити заходи забезпечення позову (Київська митниця) подати на адресу суду письмові пояснення щодо того чи є наразі митне оформлення контрафактного товару зупиненим, на якій підставі (за ініціативою якого суб`єкта: митного органу чи в інший спосіб) та на який строк.

19.09.2023 від Київської митниці на виконання вимог ухвали суду від 07.09.2023 надійшли письмові пояснення по справі.

19.09.2023 від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 21.09.2023 представник позивача заявив усне клопотання про залишення заяви про вжиття заходів забезпечення позову без розгляду, оскільки відпали причини в її розгляді та задоволенні. Суд на місці ухвалив: (1) застосувати аналогію процесу та залишити заяву позивача про вжиття заходів забезпечення позову без розгляду у зв`язку з тим, що у позивача зникли підстави для її розгляду, а тому позивач її не підтримує та просить залишити без розгляду, (2) відкласти судове засідання по суті на 17.10.2023.

22.09.2023 від позивача надійшло клопотання про долучення доказів.

У судовому засіданні 17.10.2023 суд на місці ухвалив відкласти судове засідання по суті на 21.11.2023, у зв`язку з неприбуттям представника позивача.

18.10.2023 від позивача надійшла заява про часткову відмову від позову, а саме в частині позовних вимог про вилучення з цивільного обороту та знищити товар: «навушники Оnе з мікрофоном та високоеластичним кабелем: НОСО М1 original НР-01WТ арт. М1 -3009 шт.; НОСО М1 РR0 original арт. М1рrо -3009 шт., торговельна марка: REMZONA; приймальна апаратура для телефонного зв`язку: бездротові навушники АР2 арт. АР2 -1000 шт.; Bluetooth гарнітура АРЗ арт. АРЗ -1000 шт.; Bluetooth гарнітура АР4 арт.АР4 -1000шт, торговельна марка: ВРСМ, ввезеного за митною декларацією МД UА100320/2022/324477; Експортер/Відправник: "Iceberg Global Limited" (Flat/Rm 909,9/F, Workingberg Cjmmercial Blog, No.41-47 Marble Rod, oint, ГОНКОНГ); Декларант: ТОВ «ДІЛІЖАНС» (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 5), Імпортер/Одержувач: ТОВ ТД РУБІН" (04073, м. Київ, вул. Скляренка, буд. 15); Виробники: Shenzhen Hoco Technology Development Co. LTD, Shenzhen Tianzhao Huayao Technology Co. LTD

19.10.2023 від позивача надійшло клопотання про долучення доказів направлення заяви про часткову відмову від позову на адресу відповідача.

У судовому засіданні 21.11.2023 суд на місці ухвалив: (1) зобов`язати позивача надати зображення навушників вкладишів різних виробників, які подавалися з заявою позивача про проведення експертизи, а саме додаток №10 до заяви про проведення експертизи; (2) зобов`язати позивача надати зразки товарів, що охороняються за патентом № 2680, № 42394, № 42761, № 44525; (3) витребувати від Київської митниці зразки товару, які намагався імпортувати відповідач, зазначені в додатку № 9 до заяви позивача про проведення експертизи (RENZONA HF-01WT, RENZONA HF-02WT, БРСМ АР2, БРСМ АР3, БРСМ АР4), (4) оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 16.01.2024.

Також, ухвалою від 21.11.2023 суд задовольнив заяву позивача про часткову відмову від позову та закрив провадження у справі в частині позовних вимог, а саме: вилучення з цивільного обороту та знищити товар: «навушники Оnе з мікрофоном та високоеластичним кабелем: НОСО М1 original НР-01WТ арт. М1 -3009 шт.; НОСО М1 РR0 original арт. М1рrо -3009 шт., торговельна марка: REMZONA; приймальна апаратура для телефонного зв`язку: бездротові навушники АР2 арт. АР2 -1000 шт.; Bluetooth гарнітура АРЗ арт. АРЗ -1000 шт.; Bluetooth гарнітура АР4 арт.АР4 -1000шт, торговельна марка: ВРСМ, ввезеного за митною декларацією МД UА100320/2022/324477; Експортер/Відправник: "Iceberg Global Limited" (Flat/Rm 909,9/F, Workingberg Cjmmercial Blog, No.41-47 Marble Rod, oint, ГОНКОНГ); Декларант: ТОВ «ДІЛІЖАНС» (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 5), Імпортер/Одержувач: ТОВ ТД РУБІН" (04073, м. Київ, вул. Скляренка, буд. 15); Виробники: Shenzhen Hoco Technology Development Co. LTD, Shenzhen Tianzhao Huayao Technology Co. LTD.

04.01.2024 від Державної митної служби України в особі Київської митниці надійшло клопотання на виконання вимог ухвали суду від 21.11.2023 про надання зразків товару (речові докази), а також одночасно заявлено клопотання про повернення зразків товару (речові докази) після завершення проведення експертизи.

16.01.2024 від позивача надійшло клопотання на виконання вимог ухвали суду від 21.11.2023 про долучення доказів.

У судовому засіданні 16.01.2024 представник позивача на виконання вимог ухвали суду від 21.11.2023 про долучення додаткових доказів подав суду витребувані речові докази, а також одночасно заявлено клопотання про повернення зразків товару (речові докази) після їх огляду та набрання рішенням законної сили. У судовому засіданні 16.01.2024 суд на місці ухвалив: (1) викликати на наступне судове засідання судового експерта Сопову К.А., яка за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності на замовлення позивача склала висновок експерта № 191-01/23 від 16.01.2023 для надання пояснень щодо методики дослідження торгівельних марок та зазначення на упакуванні таких ТМ імпортером відповідачем, з урахуванням дослідження доказів у справі, а саме зразків товарів, що надані позивачем та зразків товарів, які мав намір імпортувати відповідач, а також для надання роз`яснень щодо рецензування вказаного висновку, проведеного на замовлення відповідача (копію рецензії надати експерту Соповій К.А. до даної ухвали-виклику), (2) відкласти судове засідання по суті на 02.04.2024.

29.03.2024 від судового експерта Сопової К. А. надійшла заява про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції.

02.04.2024 від позивача надійшли додаткові пояснення.

У судовому зсіданні 02.04.2024 представник відповідача заявив усне клопотання про зобов`язання судового експерта Сопової К. А. подати докази перебування на території України на момент проведення експертизи. Відтак, у судовому засіданні 02.04.2024 суд на місці ухвалив: (1) зобов`язати судового експерта Сопову К.А, на наступне судове засідання надати письмові пояснення, що на момент проведення експертизи (висновок експерта № 191-01/23 від 16.01.2023) вона (судовий експерт Сопова К.А.) перебувала на території України; (2) викликати на наступне судове засідання Прохорова-Лукина Григорія Вікторовича, який склав рецензію від 09.06.2023 на висновок експерта № 191-01/23 від 16.01.2023 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності для надання пояснень щодо складеної рецензії, (3) оголосити перерву у судовому засіданні по суті справи на 16.05.2024.

02.04.2024 від судового експерта Сопової К. А. надійшла заява про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції.

26.04.2024 від відповідача надійшло клопотання про витребування інформації у Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону Соповою К. А.

13.05.2024 від судового експерта Сопової К. А. надійшла заява про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції.

15.05.2024 від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 16.05.2024 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи по суті на 09.07.2024.

17.05.2024 від судового експерта Сопової К. А. на виконання вимог ухвали суду від 02.04.2024 надійшли письмові пояснення.

08.07.2024 від відповідача надійшли письмові пояснення.

09.07.2024 від Прохорова-Лукіна Г. В. надійшли письмові пояснення щодо складеної ним рецензії на висновок судового експерта Сопової К. А.

У судовому засіданні 09.07.2024 суд на місці ухвалив: (1) залишити без задоволення клопотання відповідача про витребування інформації про перетин кордону судовим експертом Соповою К. А., (2) оголосити перерву у судовому засідання по суті до 05.09.2024.

У судовому засіданні 05.09.2024 суд на місці ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні по суті справи до 22.10.2024.

24.09.2024 суд ухвалою викликом-повідомленням попередив сторін про зняття з розгляду справи, розгляд якої призначався на 05.09.2024 та про визначення нової дати судового засідання по суті на 29.10.2024.

02.10.2024 від Державної митної служби України в особі Київської митниці повторно надійшло клопотання про повернення зразків товару (речові докази).

У судовому засіданні 29.10.2024 суд на місці ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні по суті справи до 26.11.2024.

Судове засідання призначене на 26.11.2024 не відбулось у зв`язку з оголошенням повітряної тривоги у м. Києві.

27.11.2024 суд ухвалою викликом-повідомленням повідомив сторін про визначення нової дати судового засідання по суті на 28.01.2025.

У судовому засіданні 28.01.2025 суд на місці ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні по суті справи до 27.03.2025.

30.01.2025 від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

26.03.2025 від позивача надійшла заява про проведення судового засідання за відсутності учасника справи.

27.03.2025 від відповідача надійшла заява про проведення судового засідання за відсутності учасника справи.

У судове засідання 27.03.2025 представники сторін не прибули, у зв`язку з чим, суд ухвалив відкласти розгляд справи по суті на 13.05.2025.

У судове засідання 13.05.2025 прибули представники сторін, представник позивача подав заяву про розподіл судових витрат. Суд, завершивши стадію дослідження доказів та заслухавши виступ у судових дебатах представників сторін, які підтримали власні правові позиції, що викладені у заявах по суті справи, з огляду на складність справи, на місці ухвалив у порядку статті 233 Господарського процесуального кодексу України відкласти проголошення повного тексту рішення на 27.05.2025.

У судове засідання 27.05.2025 прибули представники учасників справи.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, відзив на позовну заяву, додаткові пояснення, тощо, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини, що стали підставою спору (підстави позову).

ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) (надалі - позивач) є власником прав на об`єкти права інтелектуальної власності, зокрема на:

- торговельну марку «» за міжнародною реєстрацією №1378087 для товарів 9 класу МКТП, в тому числі для таких товарів як «пристрої бездротового зв`язку для передачі голосу, даних, зображень, аудіо-, відео- та мультимедійного контенту; пристрої мережевого зв`язку; навушників, навушників як наголовної гарнітури, аудіо- та відеопрогравачів та записуючих пристроїв». Охорону кольорам не надано. Дата реєстрації 06.12.2018.

- торговельну марку «» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №277885 для товарів 9 класу МКТП «навушники-вкладиші; навушники як наголовна гарнітура; мікрофони; апарати для записування голосу, а саме цифрові пристрої для записування голосу; апарати для розпізнання голосу, а саме мікрофони для прийому голосових даних; радіоапаратура; радіопередавачі та радіоприймачі; апарати для дистанційного керування цифровими електронними пристроями, що використовуються як телефон, кишеньковий комп`ютер, аудіо- та відеоплеєр; пристрої бездротового зв`язку для передавання голосу або даних та апарати для дистанційного керування; зарядні пристрої для акумуляторних батарей; електронні з`єднувачі; з`єднувачі (обладнання для обробляння інформації); док-станції, які є джерелом живлення; електричні та електронні док-станції; спеціально адаптовані футляри для заряджання батарей, для інтерфейсів комп`ютерів, для портативних або цифрових електронних пристроїв, призначених для носіння на тілі, для телефонів, мобільних телефонів та цифрових медіаплеєрів, а також для електричних, електронних адаптерів та адаптерів живлення для використання з усіма вищезазначеними товарами; інтерфейси для комп`ютерів; портативні або цифрові електронні пристрої для носіння на тілі; телефони; мобільні телефони та цифрові медіаплеєри,; а також електричні,; електронні адаптери та адаптери живлення для використання з усіма вищезазначеними товарами». Охорону кольорам не надано. Дата подання заявки 10.05.2019.

- торговельну марку «» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 281683 для товарів 9 класу МКТП «звуковідтворювальна апаратура; аудіодинаміки; навушники-вкладиші; навушники як наголовна гарнітура; мікрофони; апарати для записування голосу, а саме цифрові пристрої для записування голосу; апарати для розпізнавання голосу, а саме мікрофони для прийому голосових даних; радіоапаратура; радіопередавачі та радіоприймачі; апарати для дистанційного керування цифровими електронними пристроями, що використовуються як телефон, кишеньковий комп`ютер, аудіо- та відеоплеєр; пристрої бездротового зв`язку для передавання голосу або даних та апарати для дистанційного керування». Охорону кольорам не надано. Дата подання заявки 10.05.2019;

- промисловий зразок «НАВУШНИКИ» за патентом України №42394. Дата подання заявки 06.03.2020, права діють з 25.09.2020;

- промисловий зразок «ТЕЛЕФОН ГОЛОВНИЙ» за патентом України №26820. Дата подання заявки 27.02.2013, права діють з 25.04.2014;

- промисловий зразок «ФУТЛЯР ДЛЯ ЗБЕРІГННЯ ТА ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ» за патентом України №42761. Дата подання заявки 06.03.2020, права діють з 25.11.2020;

- промисловий зразок «ФУТЛЯР ДЛЯ ЗБЕРІГННЯ ТА ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ» за патентом України №44525. Дата подання заявки 05.05.2021, права діють з 18.11.2021;

Із повідомлення Державної митної служби України в особі Київської митниці №90/П від 20.12.2022 позивачеві стало відомо про призупинення митного оформлення товарів за митною декларацією МД UА100320/2022/324477, одержувачем/імпортером якого є ТОВ «ТД Рубін».

Позивач зазначає, що товари, які імпортуються відповідачем за митною декларацією МД UА100320/2022/324477 (зразки товарів №1-5), та позначення на них є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за міжнародною реєстрацією №1378087, за свідоцтвами України №277885, №281683, що зареєстровані для товарів 9 класу МКТП, а також справляють на поінформованого користувача таке саме враження, як і промислові зразки за патентами України №42394, №26820, №42761, №44525, права на які належать компанії ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.).

Вище вказане стало підставою для звернення до суду за захистом належних позивачеві майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки та промислові зразки у порядку статтей 424 та 464 Цивільного кодексу України.

2. Предмет позову.

Предметом позову є вимоги позивача до відповідача (у редакції заяви про усунення недоліків позову та з урахуванням часткової відмови від позову):

(1) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД РУБІН" (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання позначень (позначення є зображувальними та наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді):

«», «», «», «»,

«», у вигляді стилізованого зображення яблука, відкушеного з правої сторони, з листочком у верхній частині, повернутим праворуч незалежно від його кольорового виконання, розміщених на упаковці товару;

«», «», «», «» у вигляді бездротових навушників в спеціальному чохлі-зарядці незалежно від кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками:

за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №277885 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення, яке являє собою зображення продукції AirPods, що складається із футляра для зарядки, який має форму прямокутника із заокругленими кутами та сторонами. Футляр зображений у відкритому вигляді із верхньою частиною навушників);

за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 281683 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення, яке представляє собою - навушники AirPods, та є двома окремими навушниками (по одному в кожне вухо). Навушники є бездротовими, що вставляються у вушну раковину та складаються з ніжки та шляпки. На боковій стороні шляпки міститься мініатюрна решітка динаміку, отвори з боків решітки та отвір у верхній частині шляпки);

за міжнародною реєстрацією №1378087 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення у вигляді стилізованого зображення яблука, відкушеного з правої сторони, з листочком у верхній частині, повернутим праворуч. Охорону кольорам не надано), права на які належать компанії Аррle Inc. для товарів 9 класу, а саме: несення їх на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

(2) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД РУБІН" (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання промислових зразків незалежно від кольорового виконання, що охороняються патентами України (зображення промислових зразків наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді):

№42394 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: промисловий зразок є формою бездротового вставного навушника. Навушник складається із циліндричногої ніжки, яка плавно переходить в основу еліпсоїдної форми. Ніжка та основа навушника розташовані під певним кутом один до одного. На стороні, протилежній розташуванню ніжки, розташований сплющений амбушур у формі напівсфери. Бокові частини основи та ніжки містять отвори у формі еліпсу. На ніжці у нижній частині присутній ще один елемент циліндричної форми);

№26820 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: є об`ємним та являє зображення продукції EarPods, яка показана з декількох сторін з метою представлення виробу в цілому. Промисловий зразок є формою дротового навушника-вкладиша. Навушник складається з видовженої нижньої частини, фігурної довгастої верхньої частини та овальний елемент, розташований спереду фігурної довгастої верхньої частини);

№42761 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: є об`ємним та зображує продукцію позивача AirPods (3rd Generation) та показує навушники, розташовані у футлярі для зберігання, який також виконує функції зарядки);

№ 44525 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: зображення футляра еліпсоїдної форми, що має витягнуту форму по ширині. Футляр має основу та кришку. Кришка в цих патентах зображена у відкритій позиції. Внутрішня частина основи містить навушники, які виступають над верхньою поверхнею основи. Основа футляра зображена разом із навушниками, верхня частина яких виглядає із футляра. Верхня частина кожного навушника маж еліпсоїдну основу та сплющену напівсферичну верхівку. Внутрішня частина кришки має спеціальні отвори, куди входять верхні частини навушників), права на які належать компанії Аррle Inc. (зображення продукції наведені позивачем в паперовому форматі позовної заяви в якості фотографій), а саме: виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованих промислових зразків, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

3. Доводи позивача щодо суті позовних вимог.

(1) Згідно висновку судового експерта Сопової К. А. №191-01/23 від 16.01.2023, товар відповідача (зразки товарів №1-5), який відповідач намагався ввезти в Україну, маркований позначенням, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками (торговельними марками) позивача, а сам по собі товар виготовлений із застосуванням промислових зразків позивача;

(2) Зокрема, позивач доводить наступне:

- відповідач без згоди позивача використав на упаковках товару (зразки товарів №1-5) торговельну марку позивача за міжнародною реєстрацією №1378087, у зв`язку з чим, у споживача обґрунтовано може виникнути асоціація із зареєстрованою торговельною маркою позивача;

- торговельні марки позивача за свідоцтвами України №27785 та №2816873 були протиправно використані відповідачем у зразках товарів №3, зокрема, позначення на таких зразках є тотожними із торговельними марками позивача за вказаними свідоцтвами;

- зовнішній вигляд продукції, а саме зразків товарів №1 справляє на поінформованого позивача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок позивача за патентом України №26820;

- зовнішній вигляд продукції, а саме зразків товарів №2 справляє на поінформованого позивача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок позивача за патентом України №42394;

- зовнішній вигляд продукції, а саме зразків товарів №4 справляє на поінформованого позивача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок позивача за патентом України №42761;

- зовнішній вигляд продукції, а саме зразків товарів №5 справляє на поінформованого позивача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок позивача за патентом України №44525;

(3) Таким чином, позивач вважає, що заборона відповідачеві використовувати позначення, яке схоже до ступеня сплутування із торговельними марками позивача на товарі, етикетці, в супровідних документах, заборона використовувати зареєстровані промислові зразки відповідає характеру вчиненого правопорушення та сприятиме відновленню порушених прав.

У відповіді на відзив позивач додатково зазначає, що твердження відповідача відносно некомерційного використання торговельних марок позивача є недоведеними, оскільки ТОВ «ТД «Рубін» є суб`єктом господарювання, який не надав жодних доказів на підтвердження прийняття ним участі у благодійній акції. Також позивач вважає помилковими твердження відповідача про неналежність та недопустимість такого доказу яку висновок експерта Сопової К. А. №191-01/23 від 16.01.2023.

4. Заперечення відповідача щодо суті позовних вимог.

(1) факт порушення митних правил за митною декларацією (МД) № UА100320/2022/324477 не встановлено рішенням суду;

(2) товар закуповувався відповідачем з некомерційною метою, а саме для надання благодійної допомоги, що відповідно до абзацу 8 пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не є порушенням прав інтелектуальної власності на торговельну марку;

(3) відповідач не заперечує використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією №1378087, втім лише з метою позначення технічної сумісності продукту відповідача з продуктом позивача, що є дозволеним використанням позначення відповідно до абзацу 4 пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

(4) завод-виробник товару за МД № UА100320/2022/324477 виробляє власну продукцію вже давно. Зокрема, відповідно до патенту №CN304506257S від 13.02.2018, виданого Державним управлінням інтелектуальної власності КНР, заявка на видачу патенту була подана ще 13.09.2017. У той же час, торговельна марка позивача за свідоцтвом України №28163 подана на реєстрацію лише 10.05.2019. Таким чином, патент, який використовував відповідач є відмінним від торговельної марки та промислових зразків позивача;

(5) жодної подібності між зображенням товару відповідача на упаковці зразків товару №1-5 та торговельними марками позивача за свідоцтвами України №281683 та №277885 немає;

(6) висновок судового експерта Сопової К. А. №191-01/23 від 16.01.2023 є неналежним та недопустимим доказом у справі, оскільки, складений з порушенням принципів законності, незалежності, об`єктивності та повноти, що також встановлено в рецензії к.ю.н. Прохорова-Лукіна Г. В. від 09.06.2023;

5. Оцінка доказів судом та висновки суду.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення позовних вимог щодо зобов`язання відповідача припинити порушення прав власника торговельної марки за міжнародною реєстрацією №1378087, за свідоцтвами України №277885, №281683, а також власника промислових зразків за патентами України №42394, №26820, №42761, №44525.

Отже, для правильного вирішення даного судового спору суд слід встановити:

- чи підтверджено факт використання відповідачем об`єктів права інтелектуальної власності позивача;

- якщо так, то який об`єкт інтелектуальної власності використано відповідачем та чи було таке використання правомірним;

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, Суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом (частина 1 статті 418 Цивільного кодексу України).

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (частина 3 статті 418 Цивільного кодексу України).

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) (абзац другий пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано (абзац третій пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет (абзац четвертий пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки (абзац п`ятий пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг (абзац другий пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (абзац третій пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (абзац п`ятий пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Власник промислового зразка має виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших осіб (абзац перший пункту 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Використанням зареєстрованого промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях (абзац третій пункту 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється (абзац четвертий пункту 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Власник зареєстрованого промислового зразка має право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав на промисловий зразок (пункт 3 статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Матеріалами справи підтверджено, що позивач є власником прав на об`єкти права інтелектуальної власності, а саме:

на торговельні марки за міжнародною реєстрацією №1378087, за свідоцтвом України №277885, №281683, що зареєстровані для товарів 9 класу МКТП;

на промислові зразки за патентами України №42394, №26820, №42761, №44525 під назвою «НАВУШНИКИ», «ТЕЛЕФОН ГОЛОВНИЙ», «ФУТЛЯР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАРЯДЖЕННЯ НАВУШНИКІВ».

Отже, ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) як власнику надано виключне право забороняти іншим особам використовувати у будь-який спосіб, зокрема імпортувати /ввозити/ в Україну товар, маркований належною йому торговельною маркою, а також ввозити товар, що виготовлений із використанням зареєстрованого промислового зразка.

Зразки продукції ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) у кількості 5 шт., що містять нанесення торговельних марок позивача, а також вироби із застосуванням зареєстрованих промислових зразків позивача надані на вимогу суду (ухвала від 21.11.2023) в якості речових доказів разом з відповідним клопотанням, що подане у судовому засіданні 16.01.2024.

Судом за допомогою веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» Державної митної служби України встановлено, що до Митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності у порядку статті 398 Митного кодексу України було внесено належні ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) права власності на спірні об`єкти інтелектуальної власності, номери в реєстрі 327, 458, 459, 674, 675, 676, 917 (останнє зареєстровано вже під час розгляду даної справи).

Повідомленням Державної митної служби України в особі Київської митниці №90/П від 20.12.2022 поінформовано ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) про призупинення митного оформлення товарів за митною декларацією (МД) №UА100320/2022/324477, а саме: «навушники One з мікрофоном та високоеластичним кабелем: НОСО M1 original HF-01WT арт. МІ - 3009 шт.; НОСО M1 PRO original арт. M1 pro - 3009 шт., Торговельна марка: REMZONA; Виробник: Shenzhen Носо Technology Development Co. LTD; Країна виробництва: CN; приймальна апаратура для телефонного зв`язку: Бездротові навушники АР2 арт.АР2 -1000 шт.; Bluetooth гарнітура АРЗ арт. АРЗ -1000 шт.; Bluetooth гарнітура АР4 арт. АР4 -1000 шт.; Торговельна марка: ВРСМ».

Одержувачем/імпортером товарів за МД №UА100320/2022/324477 є ТОВ «Тд Рубін», тобто відповідач.

ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) доводить суду, що товар за митною декларацією №UА100320/2022/324477 та який мав би бути в подальшому розповсюджений відповідачем, виготовлений із порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки та промислові зразки.

Під час огляду товару, митне оформлення якого було призупинено, позивачем означено товар у наступному найменуванні:

навушники дротові Remzona HF-01WT, білого кольору (зразки товарів №1);

навушники дротові Remzona HF-02WT, білого кольору (зразки товарів №2);

навушники бездротові із зарядним пристроєм БРСМ АР2, білього кольору (зразки товарів №3);

навушники бездротові із зарядним пристроєм БРСМ АР3, білього кольору (зразки товарів №4);

навушники бездротові із зарядним пристроєм БРСМ АР4, білього кольору (зразки товарів №5).

Зразки товарів №1-5 у кількості 5 шт. надано на вимогу суду (ухвала від 21.11.2023) Державною митною службою України в особі Київської митниці разом з клопотанням №7.8-10/7.8-10-01/8.19/1 від 04.01.2024 в якості речових доказів, що досліджуються та оцінюються судом в сукупності з іншими доказами, які наявні в матеріалах справи.

В матеріали справи позивачем надано висновок експерта Сопової К. А. №191-01/23 від 16.01.2023, що складений за заявою позивача від 12.01.2023 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

На вирішення експерта було поставлено наступні питання:

1. Чи є позначення на наданих зразках імпортованих товарів тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою «» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №277885 права на яку належать компанії Apple Inc.?

2. Чи є позначення на наданих зразках імпортованих товарів тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою «» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №281683, права на яку належать компанії Apple Inc.?

3. Чи справляє зовнішній вигляд виробу на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється патентом України №26820, права на який належать компанії Apple Inc.?

4. Чи справляє зовнішній вигляд виробу на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється патентом України №42394, права на який належать компанії Apple Inc.?

5. Чи справляє зовнішній вигляд виробу на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється патентом України №42761, права на який належать компанії Apple Inc.?

6. Чи справляє зовнішній вигляд виробу на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється патентом України №44525, права на який належать компанії Apple Inc.?

За результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності експерт Сопова К. А. склала та підписала Висновок №191-01/23 від 16.01.2023, із зазначенням обізнаності про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також те, що висновки експерта (дослідження) підготовлено для подання до суду (сторінка 4 Висновку експерта), як те передбачено пунктом 4.12. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін`юсту від 08.10.1998 №53/5.

Згідно Висновку експерта №191-01/23 від 16.01.2023:

1. Позначення на наданих зразках імпортованих товарів №3 (БРСМ АР2) є тотожними з торговельною маркою «» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №277885, права на яку належать компанії Apple Inc. та використовується на таких самих товарах, для яких зареєстрована торговельна марка.

2. Позначення на наданих зразках імпортованих товарів №3 (БРСМ АР2) є тотожним з торговельною маркою «» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №281683, права на яку належать компанії Apple Inc. та використовується на таких самих товарах, для яких зареєстрована торговельна марка.

3. Зовнішній вигляд виробів (зразки призупинених товарів №1 (Remzona HF-01WT)) справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження як і промислових зразок, що охороняється патентом України №26820, права на який належать компанії Apple Inc.

4. Зовнішній вигляд виробів (зразки призупинених товарів №2 (Remzona HF-02WT), зразки призупинених товарів №4 (БРСМ АР3)) справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження як і промислових зразок, що охороняється патентом України №42394, права на який належать компанії Apple Inc.

5. Зовнішній вигляд виробів (зразки призупинених товарів №4 (БРСМ АР3)) справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження як і промислових зразок, що охороняється патентом України №42761, права на який належать компанії Apple Inc.

6. Зовнішній вигляд виробів (зразки призупинених товарів №5 (БРСМ АР4)) справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження як і промислових зразок, що охороняється патентом України №44525, права на який належать компанії Apple Inc.

В описовій частині Висновку експерта №191-01/23 від 16.01.2023 експерт зазначив, що торговельні марки за свідоцтвами України №281683 та №277885 є зображувальними позначеннями. Перша представляє собою схематичне зображення навушників у вигляді двох роздільних навушників, а друга представляє собою схематичне зображення футляру для навушників у вигляді основи, яка має паралелепіпеду із заокругленими кутами та сторонами.

Щодо промислових зразків за патентами України №26820, №42394, №42761, №44525, експерт зазначив, що промислові зразки за вказаними патентами є об`ємними та являють собою композицію, в основі якої лежить об`ємно-просторова структура - художнє рішення, що визначає зовнішній вигляд вставного навушника, вставних навушників та футляру з навушниками відповідно. Отже, правова охорона промислових зразків за вказаними патентами поширюється на форму виробу, обриси, контури, зовнішні межі та взаємне їх розташування, а також на концепцію зовнішнього вигляду основних частини та не стосується функціональних ознак.

У висновку вказано, що експерту було надано зразки товарів - навушники REMZONA HF-01WT (2 шт.), REMZONA HF-02WT (2 шт.), БРСМ АР2 (2 шт.), БРСМ АР3 (2 шт.), БРСМ АР4 (2 шт.), а також зображення навушників вкладишів різних виробників - 10 файлів. Зразки товарів - бездротові та дротові навушники надійшли запакованими по 2 зразка у прозорі поліетиленові пакети, опломбовані круглою пломбою срібного кольору з витісненими написами на лицьовому боці та зображенням малого герба України - на зворотньому боці. Пошкоджень та порушення цілісності пломб та поліетиленових пакетів не виявлено. На сторінка 22-26 експерт описав зовнішній вигляд зразків товарів, що надійшли на дослідження.

Отже, при проведенні дослідження експертом Соповою К. А. було безпосереднього досліджено зразки товару, які ввезені на митну територію України за МД №UA100320/2022/324477, а саме зразки товарів №1-5, що надані також суду Державною митною службою України в особі Київської митниці в якості речових доказів.

Суд враховує, що право правовласника отримати зразки товарів (митне оформлення яких призупинене) для проведення експертизи і забезпечити проведення такої експертизи визначеного частиною 12 статті 399 Митного кодексу України.

Відповідаючи на питання №1, №2 відносно тотожності позначень на зразках товарів №3 з торговельними марками за свідоцтвами України №277885 та №281683, експерт зазначив наступне:

Згідно пункту 11.2.7. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (надалі - Методичні рекомендації), на які посилається експерт у своєму висновку (сторінка 27) - робити висновок про схожість позначень до ступеня змішування не можна без дослідження спорідненості товарів. При цьому спорідненість товарів повинна встановлюватись лише тоді, коли знаки є тотожними чи дуже схожими.

Отже, експерт порівнявши спорідненість товарів, а саме зразки товарів №3 та товари 9 класу МКТП для яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України №277885 та №281683 зазначив, що зразки товарів №3 - бездротові навушники, є такими самими товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України №277885 та №281683.

Порівнюючи позначення, експерт вказав, що оскільки, позначення на зразках товарів №3 є об`ємними позначеннями, а торговельні марки за свідоцтвами України №277885 та №281683 є зображувальними позначеннями, їх схожість повинна визначатись за правилами встановлення схожості об`ємних та зображувальних позначень. Зокрема, поняття тотожності або схожості розкрито у пункті 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 №116 та були чинними на момент проведення експертизи (втратили чинність 18.09.2024) (надалі - Правила):

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно пункту 11.1.11. Методичних рекомендацій:

При визначенні подібності зображувальних і об`ємних позначень враховують наступні критерії:

зовнішня форма;

наявність чи відсутність симетрії;

смислове значення;

вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.);

поєднання кольорів і тонів.

Зазначені ознаки можуть враховуватися як кожна окремо, так і в різних поєднаннях.

У результаті порівнянні досліджуваних позначень - зразків товарів №3 та торговельних марок за свідоцтвами України №277885 та №281683 експерт встановив тотожність позначень з огляду на наступне:

- досліджувані позначення (зразки товару №3) і торговельна марка за свідоцтвом України №277885 є зображувальними та об`ємними позначеннями, які представляють собою зображення навушників у футлярі. Їх можна віднести до однієї категорії, групи та підгрупи Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (Віденська конвенція), а саме підгрупа 16.01.14 (Навушники), підгрупа 19.3.3 (Маленькі нециліндричні або нееліптичні вмістинки), підгрупа 26.13.25 (Інші геометричні фігури невизначених форм), підгрупа 26.15.25 (Інші геометричні тіла);

- досліджувані позначення (зразки товару №3) і торговельна марка за свідоцтвом України №281683 є зображувальними та об`ємними позначеннями, які представляють собою зображення навушників у футлярі. Їх можна віднести до однієї категорії, групи та підгрупи Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (Віденська конвенція), а саме підгрупа 16.01.14 (Навушники) та підгрупа 26.13.25 (Інші геометричні фігури невизначених форм),

- позначення (зразки товару №3 та торговельна марка за свідоцтвами України №277885 та №281683) мають тотожну зовнішню форму, смислове значення, розташування всіх елементів, а також загальне зорове враження;

- позначення на зразках товарів №3 відрізняються від торговельних марок за свідоцтвами України №277885 та №281683 лише кольором виконання. Однак, оскільки, торговельні марки за свідоцтвами України №277885 та №281683 зареєстровані без зазначення кольору, то можуть застосовуватись у будь-якому кольорі;

- викладене свідчить, що використання позначень - зразків товарів №3 буде викликати у споживача враження, що такі товари походять з єдиного джерела і належать одній особі, яка виробляє товар.

Відповідаючи на питання №3-6 відносно тотожності виробів (зразки товарів №1, 2, 4, 5) та промислових зразків за патентами України №26820, №42394, №42761, №44525 експерт зазначив наступне.

Згідно пункту 7 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеного до Реєстру. Обсяг правової охорони промислового зразка включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження. Для визначення обсягу правової охорони береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

Отже, експерт дійшов висновку, що визначаючи обсяг правової охорони, що надається зареєстрованим промисловим зразкам слід було встановити: - поінформованого користувача досліджуваних виробів та промислових зразків; - ступінь свободи автора під час створення промислових зразків; - загальне враження, що справляє на поінформованого користувача промисловий зразок.

Експертом зазначено, що поняття «поінформований користувач» стосується уявної особи, яка має певну обізнаність щодо існуючих виробів (промислових зразків) у відповідному секторі, проте не обов`язково знає, які аспекти вироби продиктовані технічної функцією. Для встановлення поінформованого користувача необхідно визначити в якій галузі використовується наданий на дослідження виріб та промисловий зразок, його призначення та можливість прямого порівняння таких виробів поінформованим користувачем.

У результаті порівняльного дослідження, експертом встановлено:

- поінформованим користувачем промислових зразків за патентами України №26820, №43494, №42761, №44525 та зразків товарів №1, 2, 4, 5 є професіонал та кінцевий споживач, який обрав для себе навушники або пристрій для передавання та приймання інформації, у результаті чого має певну обізнаність щодо таких пристроїв різних виробників, які існують у відповідному секторі, та має певний рівень знань щодо особливостей, які ці вироби зазвичай включають. Поінформований користувач може здійснювати пряме порівняння таких виробів;

- ступінь свободи автора під час створення промислових зразків та виробів є широким. Тому, не значні відмінності між промисловими зразками та виробами будуть недостатніми для створення різного загального враження на поінформованого користувача;

- загальне враження, яке справляє на поінформованого користувача зразки товарів №1 - навушники дротові, не відрізняється від загального враження, яке справляє промисловий зразок за патентом України №26820 «ТЕЛЕФОН ГОЛОВНИЙ», оскільки в обох об`єктах всі ознаки збігаються, а саме: однакове співвідношення, розмір та взаємне розташування композиційних елементів; однакова форма та пластичне пророблення; однакова стилістика навушників; однакова кількість складених елементів навушника та їх форма; кількість отворів з решітками на шляпці та ніжці навушників, а також їх розташування повністю збігається. Для поінформованого користувача, промисловий зразок та зразки товарів №1, що порівнюються, по суті є однаковими. Відмінності частково спричинені формою розкриття промислового зразка - креслення проти фотографій реального часу та не доскональністю фотографій і ракурсів, а не реальними відмінностями. Досліджуванні зразки виробів №1 не справляють на поінформованого користувача відмінного загального враження від промислового зразка за патентом України №26820;

- загальне враження, яке справляє на поінформованого користувача зразки товарів №2 - дротові навушники не відрізняється від загального враження, яке справляє промисловий зразок за патентом України №42394 «НАВУШНИКИ», оскільки, в об`єктах є значна кількість спільних ознак: однакове співвідношення, розмір та взаємне розташування композиційних елементів; однакова форма та пластичне пророблення; однакова стилістика навушників; однакова кількість складених елементів навушників та їх форма; наявність решіток на навушниках. Для поінформованого користувача, промисловий зразок та зразки товарів №2, що порівнюються, по суті є однаковими. Відмінності частково спричинені недосконалістю фотографій і ракурсів виробів, а не реальними відмінностями. Досліджуванні зразки виробів №2 не справляють на поінформованого користувача відмінного загального враження від промислового зразка за патентом України №42394;

- загальне враження, яке справляє на поінформованого користувача зразки товарів №4 - навушники, надані на дослідження, не відрізняється від загального враження, яке справляють промислові зразки за патентами України №42394 «НАВУШНИКИ», №42761 «ФУТЛЯР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАРЯДЖЕННЯ НАВУШНИКІВ», оскільки, в об`єктах всі ознаки збігаються, а саме: однакове співвідношення, розмір та взаємне розташування композиційних елементів; однакова форма та пластичне пророблення; однакова стилістика навушників та футляру; однакова кількість складених елементів навушників, футляру та їх форма; наявність отворів (накладок) на навушниках та дрібних деталей на футлярі. Для поінформованого користувача, промислові зразки та зразки товарів №4 (вироби, що порівнюються) по суті є однаковими. Відмінності частково спричинені формою розкриття промислового зразка - креслення проти фотографій реального часу та не доскональністю фотографій і ракурсів, а не реальними відмінностями. Досліджуванні зразки виробів №4 не справляють на поінформованого користувача відмінного загального враження від промислових зразків за патентами України №42394 та №42761;

- загальне враження, яке справляє на поінформованого користувача зразки товарів №5 - навушники, надані на дослідження, не відрізняються від загального враження, яке справляє промисловий зразок за патентом України №44525 «ФУТЛЯР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАРЯДЖЕННЯ НАВУШНИКІВ», оскільки, в об`єктах всі ознаки збігаються, а саме: однакове співвідношення, розмір та взаємне розташування композиційних елементів; однакова форма та пластичне пророблення; однакова стилістика навушників та футляру; однакова кількість складених елементів навушників, футляру та їх форма; наявність отворів (накладок) на навушниках та дрібних деталей на футлярі. Для поінформованого користувача, промислові зразки та зразки товарів №5 (вироби, що порівнюються) по суті є ідентичними. Досліджуванні зразки виробів №5 не справляють на поінформованого користувача відмінного загального враження від промислового зразка за патентом України №44525.

Твердження відповідача, що Висновок експерта №191-01/23 від 16.01.2023 є недопустимим доказом оскільки складений з недотриманням процедури визначеної Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін`юсту від 08.10.1998 №53/5 (надалі - Інструкція), а саме пунктів 4.12. та 4.15. не знайшли свого підтвердження під час оцінки висновку експерта судом.

Зокрема, суд зазначає, що попри назву висновок «експерта», фактично зі змісту висновку експерта вбачається, що останнім проведено експертне дослідження у відповідності до п. 1.8. Інструкції на підставі договору укладеного з представником ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.). Вступна частина висновку містить інформацію з реквізитами письмового документа на підставі якого проведено дослідження (договір №225 від 12.01.2023 та заява про проведення експертизи від 12.01.2023), відомості про те, що висновок підготовлено для подання до суду, як те передбачено пунктом 1.8., абзацами 5 та 15 пункту 4.12. Інструкції.

Також на 53 сторінці Висновку експерта №191-01/23 від 16.01.2023 міститься особистий підпис експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи, з відповідною печаткою та зазначенням РНОКПП експерта, що відповідає вимогам пункту 4.15. Інструкції.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (стаття 104 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, суд приймає Висновок експерта №191-01/23 від 16.01.2023 як належний та допустимий доказ у справі, який з більшою вірогідністю підтверджує позицію позивача щодо схожості позначень, а також виробів. Зокрема, за результатами проведеного судом візуального співставлення зразків продукції позивача та відповідача, суд констатує, що відповідач фактично реалізував неоригінальну продукцію, яка максимально схожа з продукцією позивача, яку останній випускає під торговельними марками за свідоцтвами України № 277885, № 281683 та виготовлена із застосування промислових зразків за патентами України № 26820, № 42394, № 42761 та №44525.

Дослідивши надану суду ТОВ «ТД Рубін» рецензію к.ю.н. Прохорова-Лукіна Г. В. від 09.06.2023 на Висновок експерта №191-01/23 від 16.01.2023, суд зазначає, що така рецензія не є, а ні висновком експерта, а ні висновком експерта у галузі права (сформовано з інших, аніж передбачених у частині 1 статті 108 Господарського процесуального кодексу України питань), а тому оцінюється судом як письмовий доказ за правилами статей 86 та 91 Господарського процесуального кодексу України в сукупності з іншими наявними в матеріалах справи доказами.

Разом з тим, суд визначає поданий письмовий доказ недопустимим (стаття 77 Господарського процесуального кодексу України), з огляду на наступне.

Так, згідно пункту 1 розділу ІІ Порядку проведення рецензування висновків судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 № 335/5 рецензування висновків проводять співробітники НДУСЕ, які мають кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено поданий на рецензування висновок, та не менше ніж трирічний стаж практичної роботи судового експерта. До проведення рецензування НДУСЕ можуть залучати працівників державних спеціалізованих установ, судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, та мають кваліфікацію судового експерта за тією експертною спеціальністю, за якою складено висновок, а також не менше ніж трирічний стаж практичної роботи судового експерта.

Натомість, рецензія складена особою, яка на момент її підписання не мала дійсного свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, що встановлено судом за допомогою Реєстру атестованих судових експертів.

ТОВ «ТД Рубін» не подав суду інших належних та допустимих доказів, на спростування факту використання/протиправного використання торговельних марок та промислових зразків позивача, в тому числі висновку експерта з дотриманням статтей 98, 101 Господарського процесуального кодексу України, з протилежними висновками, а ніж викладені у висновку експерта Сопокої К. А .

Окрім зазначеного, суд в тому числі вважає недоведеними твердження ТОВ «ТД Рубін» щодо некомерційного використання торговельних марок, з огляду на наступне.

Згідно з пунктом 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Пункт 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає випадки правомірного використання торговельної марки без згоди власника, та відсутність такої згоди не може вважатись порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку.

Так, виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на некомерційне використання торговельної марки (абзац 8 пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг»).

Судом встановлено, що відповідач є суб`єктом господарської діяльності, який провадить комерційну діяльність (підприємництво), тобто не є благодійною організацією або організацією, яка не має на меті отримання прибутку.

Однак, на підтвердження обставин некомерційного використання торговельних марок позивача відповідачем надано: - Лист-звернення №14 від 16.05.2022 від громадської організації «Центр волонтерів та донорів»; - Лист-відповідь №27/01 від 27.05.2022 від ТОВ «ТД Рубін»; - Договір №211222/1 на виготовлення друкованої поліграфічної продукції від 21.12.2022, що укладений між ТОВ «ТД Рубін» та ПП «РВО Зелений дракон»; - Специфікація №1 від 21.12.2022 до договору №211222/1 від 21.12.2022.

З матеріалів справи вбачається, що товар імпортувався відповідачем у грудні 2022, натомість, лист-звернення №14 від ГО «Центр волонтерів та донорів» датований травнем 2022 без зазначення дати проведення благодійної акції, а саме після грудня 2022, що, в свою чергу, могло б в сукупності з іншими доказами доводити суду некомерційність використання торговельної марки.

Суд враховує також, що матеріали справи не містять доказів того, що під час митного оформлення товарів, відповідачем було відображено у відповідній митній декларації, що товар ввозиться, як благодійна допомога, а сам факт листування з ГО «Центр волонтерів та донорів» не впливає на висновки суду щодо порушення прав інтелектуальної власності компанії APPLE INC.

Крім того, під час розгляду справи суд встановив, що постановою Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2023, яка залишена без змін постановою Київського апеляційного суду від 04.09.2023 у справі №761/16277/23, директора ТОВ «ТД Рубін» визнано винним у вчинені правопорушення, передбаченого статтею 476 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності) та призначено штраф у розмірі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 000,00 грн., з конфіскацією вилучених товарів, згідно опису предметів від 27.02.2023.

У постанові Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2023 суд зазначив, що директор ТОВ «ТД Рубін» ввіз на митну територію України товар призначений для виробничої або іншої підприємницької діяльності, а саме: «навушники One з мікрофоном та високоеластичним кабелем: НОСО Ml original HF-01 WT арт. МІ - 3009 шт., НОСО Ml PRO original HF-02WT арт. Мірго - 3009 шт., приймальна апаратура для телефонного зв`язку: бездротові навушники АР2 арт.АР2 -1000 шт., Bluetooth гарнітура АРЗ арт. АРЗ -1000 шт., Bluetooth гарнітура АР4 арт. АР4 -1000 шт.» з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності на торгові марки за свідоцтвами України № 277885, № 281683 та на промислові зразки за патентами України № 26820, № 42394, № 42761 та №44525, чим скоїв порушення митних правил, передбачене ст. 476 Митного кодексу України.

Обвинувальний вирок суду в кримінальному провадженні або постанова суду, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою (частина 6 статті 75 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, факт порушення директором відповідача митних правил, а саме в частині переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності на торгові марки за свідоцтвами України № 277885, № 281683 та на промислові зразки за патентами України № 26820, № 42394, № 42761 та №44525, а також факт ввезення товарів з комерційною метою є підтвердженим.

За таких обставин, відповідач не довів суду факт не комерційного використання торговельних марок позивача як підстави на яку не поширюється виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку (абзац 8 пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг»).

Однак, відповідач також доводить, що використовував торговельну марку за міжнародною реєстрацією №1378087 з метою позначення технічної сумісності продукту відповідача з продуктом позивача, що є дозволеним використанням позначення відповідно до абзацу 5 пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно абзацу 5 пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку.

Суд встановив, що дійсно на упаковках зразків товару №1-5 міститься зображувальне позначення, що візуально ймовірно схоже із торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією №1378087, а також словесне позначення «Apple iOS». Поряд з цим, на упаковках міститься також зображувальні та словесні позначення «Android», «Bluetooth 5.0», «Bass», « 15м». Наведені позначення за своєю властивістю в сукупності і по суті дійсно вказують на технічні характеристики (зокрема, сумісність з операційними системами) відповідної продукції в чому суд не вбачає ознак порушення прав власника свідоцтва за міжнародною реєстрацією.

Крім того, позивач доводячи в позовній заяві «тотожність» позначень (сторінка 11 позову), а в підсумку стверджуючи про «схожість до ступеня сплутування» (сторінка 12 та прохальна частина позову), всупереч статті 13, 74 Господарського процесуального кодексу України не надав суду жодного відповідного доказу на підтвердження «тотожності» або «схожості». В свою чергу, суд не може самостійно здійснювати оцінку питань схожості позначень як пересічний споживач, тобто перебирати невластиві суду функції експерта (схожі висновки викладені у постанові Верховного Суду від 20.02.2020 у справі №910/20650/17).

Отже, суд вважає, що в даному випадку позивачем не доведено порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку за міжнародною реєстрацію №1378087, у зв`язку з чим, у задоволенні позовних вимог в цій частині слід відмовити.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача частково обґрунтованими і доведеними та відповідно такими, що підлягають частковому задоволенню.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

6. Розподіл судових витрат та повернення речових доказів.

Щодо розподілу судових витрат.

Відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку із частковим задоволенням позовних вимог, судові витрати позивача за загальним правилом покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору (частина 9 статті 129 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, з огляду на те, що спір виник у зв`язку з неправильними діями відповідача (порушення прав інтелектуальної власності позивача), суд керуючись частиною 9 статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладає на відповідача всі витрати позивача, що будуть визнані судом нижче обґрунтованими.

У позовній заяві позивач зазначив, що він очікує понести судові витрати, які складаються із судового збору у розмірі 8 052, 00 грн, витрати на поштове відправлення поштової кореспонденції позивачу та витрати на проведення судової експертизи у розмірі 20 000, 00 грн.

У судовому засіданні 13.05.2025 позивач подав заяву про розподіл судових витрат згідно якої остаточний розмір понесених позивачем витрат становить:

- 8 052, 00 грн витрат на сплату судового збору;

- 61 00 грн на поштову кореспонденцію;

- 20 000, 00 грн витрат на проведення експертизи.

Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо) (частина 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України).

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи (частина 1 статті 123 Господарського процесуального кодексу України).

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи (пункт 2 частини 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України)

пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (пункт 4 частини 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України).

Суд враховує, що відповідно до висновків, які викладені в постанові Касаційного Господарського суду у складі Верховного Суду від 21.06.2019 у справі №910/10126/18 поштові витрати, понесені стороною при направленні іншим учасникам справи кореспонденції, відносяться до судових витрат.

На підтвердження понесення поштових витрат у розмірі 61, 00 грн, в матеріали справи надано поштову квитанцію відділення поштового зв`язку (фіскальний чек) у розмірі 31, 00 грн та накладну (службовий чек) на відправку примірника позову з додатками ТОВ «ТД Рубін» (том 1, а.с. 158-159), а також квитанцію відділення поштового зв`язку (фіскальний чек) у розмірі 31, 00 грн та накладну (службовий чек) на відправку примірнику позову з додатками Київській митниці (філія) (том 1, а.с. 162-164).

Однак, суд констатує, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2023 у задоволенні клопотання позивача про залучення третьої особи в особі Київської митниці було відмовлено у зв`язку з його необґрунтованістю.

Отже, суд вважає, що витрати позивача у розмірі 31, 00 грн на відправку примірника позову з додатками Київській митниці (філія) не можуть вважатись такими, що пов`язані з розглядом справи, як те передбачено статтею 123 Господарського процесуального кодексу України).

Разом з тим, судові витрати, які пов`язані з проведення судової експертизи є доведеними та обґрунтованими, з огляду на наявний в матеріалах справи висновок судового експерта Сопової К. А., який визнано судом належним та допустимим доказом у справі, а також платіжної інструкції №144 від 20.01.2023 про оплату дослідження (том 1, а. с. 154).

Що ж до розподілу судового збору, то суд зазначає, що заявлений позивачем до відшкодування розмір судового збору - 8 052, 00 грн охоплює три немайнові вимоги, що первісно були заявлені позивачем (за ставкою одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2023 - 2684, 00 грн).

Однак, ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2023 суд закрив провадження у справі на підставі пункту 4 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України в частині позовних вимог по одній немайновій вимозі, у зв`язку з частковою відмовою від позову, яка не пов`язана із задоволенням позовних вимог відповідачем після пред`явлення позову.

У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред`явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача (частина 4 статті 130 Господарського процесуального кодексу України).

У зв`язку з наведеним, суд вважає, що з відповідача підлягає стягненню сума судового збору за двома вимогами немайнового характеру, що становить 5 368, 00 грн, а судовий збір у розмірі 2 684, 00 грн залишається за позивачем.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2023 зобов`язано позивача внести на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва грошові кошти для забезпечення судових витрат відповідача у розмірі 57 500 (п`ятдесят сім тисяч п`ятсот) грн 00 коп., докази про що надати суду не пізніше дати наступного судового засідання - 27.06.2023.

02.06.2023 позивач подав до суду заяву про долучення доказів на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 23.05.2023. Зокрема, позивач надав суду платіжну інструкцію №1232 від 30.05.2023 на суму 57 500, 00 грн, які були несені на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва.

У випадку задоволення позову суд ухвалює рішення про повернення внесеної суми позивачу, а у випадку відмови у позові, закриття провадження чи залишення позову без розгляду - про відшкодування за її рахунок витрат відповідача повністю або частково в порядку, передбаченому статтями 129, 130 цього Кодексу. Невикористана частина внесеної позивачем суми повертається позивачу не пізніше п`яти днів з дня вирішення питань, зазначених у цій частині, про що суд постановляє ухвалу (частина 7 статті 125 Господарського процесуального кодексу України).

Таким чином, у зв`язку із задоволенням позовних вимог, суд вирішує повернути ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) внесену на депозитний рахунок суду через представника ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери» грошову суму у розмірі 57 500, 00 грн.

Щодо повернення речових доказів.

Після огляду та дослідження речових доказів вони повертаються особам, від яких вони були одержані, якщо такі особи заявили про це клопотання і якщо його задоволення можливе без шкоди для розгляду справи (частина 1 статті 95 Господарського процесуального кодексу України).

Речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речі, після набрання рішенням суду законної сили (частини 3 статті 95 Господарського процесуального кодексу України).

04.01.2024 до суду від Державної митної служби України в особі Київської митниці надійшло клопотання на виконання вимог ухвали суду від 21.11.2023 про надання зразків товару (речові докази), а також одночасно заявлено клопотання про повернення зразків товару (речові докази) після завершення проведення експертизи.

02.10.2024 до суду від Державної митної служби України в особі Київської митниці повторно надійшло клопотання про повернення зразків товару (речові докази).

Так само, 16.01.2024 представник позивача на виконання вимог ухвали суду від 21.11.2023 про долучення додаткових доказів подав суду витребувані речові докази, а також одночасно заявив клопотання про повернення зразків товару (речові докази) після їх огляду та набрання рішенням законної сили.

За таких обставин, суд зазначає, що речові докази, що були отримані від ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) та Державної митної служби України в особі Київської митниці будуть повернуті за відповідними клопотаннями ухвалою суду у порядку частини 3 статті 95 Господарського процесуального кодексу України після набрання рішенням законної сили.

На підставі викладеного, керуючись статтями 13, 73-77, 86, 129, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) - задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД РУБІН" (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання позначень (позначення є зображувальними та наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді):

«», «», «», «»,

«», «», «», «», «» у вигляді бездротових навушників в спеціальному чохлі-зарядці незалежно від кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками:

за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №277885 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення, яке являє собою зображення продукції AirPods, що складається із футляра для зарядки, який має форму прямокутника із заокругленими кутами та сторонами. Футляр зображений у відкритому вигляді із верхньою частиною навушників);

за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 281683 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення, яке представляє собою - навушники AirPods, та є двома окремими навушниками (по одному в кожне вухо). Навушники є бездротовими, що вставляються у вушну раковину та складаються з ніжки та шляпки. На боковій стороні шляпки міститься мініатюрна решітка динаміку, отвори з боків решітки та отвір у верхній частині шляпки);

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД РУБІН" (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання промислових зразків незалежно від кольорового виконання, що охороняються патентами України (зображення промислових зразків наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді):

№42394 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: промисловий зразок є формою бездротового вставного навушника. Навушник складається із циліндричногої ніжки, яка плавно переходить в основу еліпсоїдної форми. Ніжка та основа навушника розташовані під певним кутом один до одного. На стороні, протилежній розташуванню ніжки, розташований сплющений амбушур у формі напівсфери. Бокові частини основи та ніжки містять отвори у формі еліпсу. На ніжці у нижній частині присутній ще один елемент циліндричної форми);

№26820 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: є об`ємним та являє зображення продукції EarPods, яка показана з декількох сторін з метою представлення виробу в цілому. Промисловий зразок є формою дротового навушника-вкладиша. Навушник складається з видовженої нижньої частини, фігурної довгастої верхньої частини та овальний елемент, розташований спереду фігурної довгастої верхньої частини);

№42761 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: є об`ємним та зображує продукцію позивача AirPods (3rd Generation) та показує навушники, розташовані у футлярі для зберігання, який також виконує функції зарядки);

№ 44525 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: зображення футляра еліпсоїдної форми, що має витягнуту форму по ширині. Футляр має основу та кришку. Кришка в цих патентах зображена у відкритій позиції. Внутрішня частина основи містить навушники, які виступають над верхньою поверхнею основи. Основа футляра зображена разом із навушниками, верхня частина яких виглядає із футляра. Верхня частина кожного навушника маж еліпсоїдну основу та сплющену напівсферичну верхівку. Внутрішня частина кришки має спеціальні отвори, куди входять верхні частини навушників), права на які належать компанії Аррle Inc. (зображення продукції наведені позивачем в паперовому форматі позовної заяви в якості фотографій), а саме: виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованих промислових зразків, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

4. В іншій частині у задоволенні позову відмовити.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД РУБІН" (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) на користь ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) (Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія 94014, США, адреса для листування: 03150, м. Київ, а/с 78 - до уваги ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери»; One Apple Park Way, Cupertino, California 94014, USA) судові витрати у розмірі 5 368 (п`ять тисяч триста шістдесят вісім) грн 00 коп. - судового збору за подання позовної заяви, 31 (тридцять одну) грн 00 коп. - витрат на направлення поштової кореспонденції та 20 000 (двадцять тисяч) грн 00 коп. - витрат на проведення експертизи.

6. Повернути ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) (Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія 94014, США, адреса для листування: 03150, м. Київ, а/с 78 - до уваги ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери»; One Apple Park Way, Cupertino, California 94014, USA) грошові кошти у розмірі 57 500 (п`ятдесят сім тисяч п`ятсот) грн 00 коп., що знаходяться на депозитному рахунку Господарського суду міста Києва та були внесені позивачем через представника за довіреністю ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери» шляхом перерахування за реквізитами, які будуть вказані заявником в окремій заяві поданій до Господарського суду міста Києва.

7. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 27.05.2025.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких