РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

13.05.2025Справа № 910/16718/20
Господарський суд міста Києва у складі:

Судді - Бондаренко-Легких Г. П.

за участю секретаря - Боровик В.В.

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи №910/16718/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Леда» (61082, м. Харків ,просп. Героїв Харкова, 190/1, кв. 76)

До 1) Акціонерного товариства «Галичфарм» (79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8)

2) Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1)

За участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Акціонерне товариство «Київмедпрепарат» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 139)

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг

За участі представників сторін:

Від позивача: Брагінська А.Л. (поза межами приміщення суду; ВКЗ) - адвокат, довіреність №б/н від 01.08.2024;

Від відповідача-1: не прибув;

Від відповідача-2: Поліщук Н.В. (в залі суду) - самопредставництво, витяг з ЄДРПОУ;

Від третьої особи без самостійних вимог: Чумак К.І. (в залі суду) - адвокат, довіреність №69 від 29.01.2025.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Леда» (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Галичфарм» (відповідач-1) та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (правонаступник - Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» - відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №20339 та зобов`язання відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2020 (суддя Босий В.П.) прийнято позовну заяву до розгляду. Розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче судове засідання призначено на 07.12.2020. Залучено до справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Акціонерне товариство «Київмедпрепарат».

30.11.2020 від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

02.12.2020 від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

07.12.2020 від третьої особи без самостійних вимог надійшли пояснення на позовну заяву.

24.12.2020 від позивача надійшла відповідь на відзиви.

06.01.2021 від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

20.01.2021 від відповідача-1 надійшли заперечення на відповідь на відзиви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 призначено у справі №910/16718/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. На вирішення експерта поставлено такі питання: - чи складається знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів у послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію? - чи є знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію? Провадження у справі зупинено на час проведення експертизи.

02.04.2021 від експертної установи надійшов Висновок експертів №035/21 від 19.03.2021 (висновок судової експертизи № 1) за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та матеріали господарської справи №910/16718/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2021, провадження у справі №910/16718/20 поновлено та призначено підготовче судове засідання на 17.05.2021.

14.05.2021 від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення повторної експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 призначено у справі №910/16718/20 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України. На вирішення експерта поставлено такі питання: - чи є знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію? - чи є знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію? Провадження у справі зупинено на час проведення експертизи.

13.07.2022 від експертної установи надійшов Висновок експертів №СЕ-19-21/20012-ІВ від 27.06.2022 (висновок судової експертизи № 2) та матеріали господарської справи №910/16718/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.07.2022, провадження у справі №910/16718/20 поновлено та призначено підготовче судове засідання на 17.08.2022.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.11.2022 (суддя Босий В.П.), яке залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2023, позовні вимоги задоволені в повному обсязі.

Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 28.11.2022 (суддя Босий В.П.), яке залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2023 заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено частково.

Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.06.2023, стягнуто з ТОВ «ГАЛИЧФАРМ» на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу.

Також суд зазначає, що ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.02.2023 замінено сторону у справі №910/16718/20 її процесуальним правонаступником, а саме, Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" () на Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" ().

Не погодившись з рішенням Господарського суду міста Києва від 07.11.2022, постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2023 та додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 АТ «ГАЛИЧФАРМ» звернулося до суду касаційної інстанції з відповідними касаційними скаргами.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17.08.2023, касаційні скарги АТ «Галичфарм» задоволені. Рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2022, додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 28.11.2022, постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2023 та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 у справі 910/16718/20 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

30.08.2023 справа надійшла до Господарського суду міста Києва

За результатами автоматизованого розподілу судової справи, проведеного 30.08.2023, справа передана до провадження судді Бондаренко - Легких Г.П.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2023 прийнято справу №910/16718/20 до провадження, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче судове засідання призначено на 03.10.2023. Запропоновано сторонам у справі та третій особі у строк - протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання даної ухвали надати суду пояснення щодо викладеного в постанові Верховного Суду від 17.08.2023, надати додаткові обґрунтування позовних вимог, заперечення проти позовних вимог та пояснення щодо суті спору.

02.10.2023 через відділ канцелярії суду від відповідача-1 надійшли пояснення щодо суті спору та обставин, викладених в постанові Верховного Суду від 17.08.2023.

02.10.2023 через відділ канцелярії суду від відповідача-2 надійшли пояснення по справі з урахування позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 17.08.2023.

02.10.2023 через відділ канцелярії суду від третьої особи без самостійних вимог надійшли пояснення щодо суті спору та викладеного в постанові Верховного Суду від 17.08.2023.

03.10.2023 через систему «Електронний суд» від позивача надійшли додаткові пояснення у справі.

В підготовче судове засідання прибули представники сторін (представник позивача приймав участь в підготовчому судовому засіданні в режимі ВКЗ). Суд на місці ухвалив оголосити перерву в підготовчому судовому засіданні до 31.10.2023.

27.10.2023 через систему «Електронний суд» від позивача надійшли додаткові пояснення у справі.

30.10.2023 через систему «Електронний суд» від позивача надійшло клопотання про долучення доказів.

30.10.2023 через відділ канцелярії суду від відповідача-2 надійшли заперечення на додаткові пояснення позивача.

31.10.2023 через відділ канцелярії суду від відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

В підготовче судове засідання 31.10.2023 прибули представник позивача, відповідача-2 та третьої особи без самостійних вимог (представник позивача приймав участь в підготовчому судовому засіданні в режимі ВКЗ). Представник відповідача-1 в підготовче судове засідання не прибув, про що попередив суд в клопотанні від 31.10.2023. Суд на місці ухвалив відкласти підготовче судове засідання на 28.11.2023.

21.11.2023 через відділ канцелярії суду від третьої особи без самостійних вимог надійшли заперечення на пояснення позивача від 27.10.2023.

27.11.2023 через відділ канцелярії суду від відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання позивача про долучення доказів від 27.10.2023 та письмові міркування щодо додаткових пояснень позивача від 27.10.2023.

28.11.2023 через відділ канцелярії суду від відповідача-1 надійшли письмові пояснення щодо висновків експертів.

28.11.2023 на електронну пошту суду від позивача надійшов лист про відкладення розгляду справи.

В підготовче судове засідання 28.11.2023 прибули представник відповідача-1, відповідача-2 та третьої особи без самостійних вимог. Представник позивача в підготовче судове засідання не прибув, про що попередив суд в електронному листі від 28.11.2023. Суд на місці ухвалив закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті на 07.03.2024.

В судове засідання по суті 07.03.2024 прибули представники сторін (представник позивача приймав участь в судовому засіданні по суті в режимі ВКЗ). Суд на місці ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 30.04.2024.

В судове засідання по суті 30.04.2024 прибули представники сторін (представник позивача приймав участь в судовому засіданні по суті в режимі ВКЗ). Суд на місці ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 11.06.2024.

В судове засідання по суті 11.06.2024 прибули представники сторін (представник позивача приймав участь в судовому засіданні по суті в режимі ВКЗ). Суд на місці ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 30.07.2024.

29.07.2024 через відділ канцелярії суду від третьої особи без самостійних вимог надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника.

В судове засідання по суті 30.07.2024 прибули представник позивача, відповідача-1 та відповідача-2 (представник позивача приймав участь в судовому засіданні по суті в режимі ВКЗ). Представник третьої особи без самостійних вимог в судове засідання по суті не прибув, про що попередив суд в клопотанні від 29.07.2024. Суд на місці ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 19.09.2024.

В судове засідання по суті 19.09.2024 прибули представники сторін (представник позивача приймав участь в судовому засіданні по суті в режимі ВКЗ). Суд на місці ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 07.11.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2024, повідомлено учасників справи про знаття з розгляду справи №910/16718/20, призначеного на 07.11.2024 та про визначення нової дати судового засідання по суті на 10.12.2024.

В судове засідання по суті 10.12.2024 прибули представники сторін (представник позивача приймав участь в судовому засіданні по суті в режимі ВКЗ). Суд на місці ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 30.01.2025.

В судове засідання по суті 30.01.2025 прибули представники сторін (представник позивача приймав участь в судовому засіданні по суті в режимі ВКЗ). Суд на місці ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 27.03.2025.

В судове засідання по суті 27.03.2025 прибули представник позивача, відповідача-1 та третьої особи без самостійних вимог (представник позивача приймав участь в судовому засіданні по суті в режимі ВКЗ). Представник відповідача-2 в судове засідання по суті не прибув та про причини неявки суд не повідомив. Суд на місці ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 13.05.2025.

05.05.2025 через систему «Електронний суд» від позивача надійшла заява про судові витрати.

09.05.2025 через систему «Електронний суд» від відповідача-1 надійшла заява про судові витрати.

12.05.2025 через систему «Електронний суд» від відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

В судове засідання по суті 13.05.2025 прибули представник позивача, відповідача-2 та третьої особи без самостійних вимог (представник позивача приймав участь в судовому засіданні по суті в режимі ВКЗ). Представник відповідача-1 в судове засідання по суті не прибув, про що попередив суд в клопотанні від 12.05.2025. Суд на місці ухвалив відмовити в задоволенні клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи.

Заслухавши вступні слова представників сторін, з`ясувавши обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, та дослідивши в порядку, визначеному в підготовчому засіданні у справі, докази, якими вони обґрунтовуються, суд -

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини, що стали підставою спору (підстави позову).

АТ «Галичфарм» (відповідач-1) є власником знаку для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 від 15.08.2001 для товарів 5 класу МКТП «Ліки для людини», виданим Державним департаментом інтелектуальної власності.

На підставі ліцензійного договору №5400/9107/704 на використання знаків для товарів і послуг від 12.07.2007 відповідач-1 надав АТ «Київмедпрепарат» (третя особа без самостійних вимог) невиключну ліцензію на використання товарного знаку «Фурацилін» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №20339) для позначення лікарського засобу «Фурацилін» у формі таблеток.

ТОВ «Леда» (позивач) стверджує, що з вересня 2019 є виробником гігієнічно-профілактичного засобу «ФУРАЦИЛІН 40 мг», порошок по 2г №10.

Листом вих.№16-711 від 24.03.2020 АТ «Галичфарм» звернулося до позивача із вимогою припинити використання зображення упаковки гігієнічного та профілактичного засобу «ФУРАЦИЛІН 40 мг» та позначення «ФУРАЦИЛІН 40 мг», що є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №20339 (заявка №97124032 від 17.12.2017).

Спір у справі виник у зв`язку з наявністю, на думку позивача, підстав для визнання свідоцтва України №20339 на знак для товарів і послуг недійсним повністю.

Зокрема, позивач зазначає, що позначення «Фурацилін» на момент подання заявки №97124032 від 17.12.1997 було загальновживаним позначенням для товару певного виду та таким, що втратило свою розрізняльну здатність, що виключало можливість надання йому правової охорони.

З огляду на зазначене позивач просить визнати свідоцтво України №20339 на знак товарів і послуг (опублікований 15.08.2001, бюл. №7, заявка №97124032 від 17.12.1997) недійсним повністю та зобов`язати відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки.

2. Предмет та підстави позову.

Предметом позову у справі є вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов`язати вчинити певні дії.

Юридичними підставами позову є Глава 35, 44 Цивільного кодексу України, Глава 16 Господарського кодексу України, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг.

Фактичними підставами позову є існування правової охорони торговельної марки, позначення «Фурацилін», в той час коли зазначене позначення є загальновживаним терміном і загальновживаним позначенням певного виду товарів, яке втратило свою розрізняльну здатність і не підлягало патентуванню за міжнародними стандартами.

3. Доводи позивача щодо суті позовних вимог.

(1) позначення «Фурацилін» було і є загальновживаним терміном у хімічній і медичній галузі, оскільки, є назвою хімічної сполуки 2-5[(5-нітро-2-фураніл)метилен]-гідразинкарбоксамід;

(2) станом на 17.12.1997 назва «Фурацилін» використовувалась в Україні і колишніх країнах СРСР багатьма виробниками як знак (назва) для товарів, що є антисептичними засобами певної дії. Отже, станом на 17.12.1997 знак «Фурацилін» стратив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно товарів, що є антисептичними засобами певної дії. Отже, заявка №97124032 від 17.12.1997 повинна була бути відхилена Державним патентним відомством України Державного комітету України з питань науки і технологій (Держпатент України), оскільки, позначення «Фурацилін» було загальновживаним позначенням для товару певного виду та таким, що втратило свою розрізняльну здатність, що виключало можливість надання йому правової охорони;

(3) зареєстрований за відповідачем-1 знак для товарів і послуг «Фурацилін» №20339 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим законодавством у сфері охорони прав на торговельні марки, і підлягає визнанню недійсним у судовому порядку.

У додаткових поясненнях з урахуванням висновків Верховного Суду, що викладені у постанові від 17.08.2023 позивач також зазначає, що ТОВ «Леда» має власний господарський інтерес щодо виробництва товару - гігієнічно-профілактичного засобу для догляду за порожниною рота «ФУРАЦИЛІН-ЛЕДА» і наявність незаконної реєстрації товарного знаку, на думку позивача, за свідоцтвом України №20339 створює перешкоди позивачеві у реалізації відповідного охоронюваного законом інтересу.

4. Заперечення відповідачів у справі та пояснення третьої особи без самостійних вимог.

Заперечення відповідача-1 (АТ «Галичфарм»):

(1) у позивача відсутнє порушене право;

(2) позивач хибно вважає, що наявність у фармацевтичного препарату окрім тривіальної (торгової) назви, ще й хімічної раціональної (назва хімічної сполуки) та міжнародної непатетованої назви (INN) (нітрофурал) робить його загальновживаним терміном або загальновживаним позначенням для товарів певного виду;

(3) наданий позивачем Висновок експерта №9719 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.06.2020 (висновок на замовлення позивача) є необґрунтованим;

(4) поняття «Фурацилін» не є родовим поняттям щодо конкретної хімічної сполуки (лікарського препарату). Родовим поняттям для позначення «Фурацилін» є фурфол (нітрофурал);

(5) позначення «Фурацилін» не відноситься до категорій позначень, що не мають розрізняльної здатності перерахованих у пункті 4.3.14. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995;

(6) позивач пропустив строк позовної давності, встановлений статтею 257 Цивільного кодексу України, оскільки, про факт реєстрації позначення «Фурацилін» і видачу відповідачеві-1 свідоцтва України №20339 позивачу було відомо ще 15.08.2001, а саме з дати опублікування в бюлетені «Промислова власність» відповідного повідомлення;

На підтвердження своєї позиції відповідачем-1 надано суду Висновок експерта №211 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 12.05.2021 (висновок на замовлення відповідача).

У додаткових поясненнях, з урахуванням висновків Верховного Суду, що викладені у постанові від 17.08.2023 відповідач-1 додатково зазначив, що немає підстав вважати, що позначення «Фурацилін» станом на 17.12.1997 використовувалось тривалий час в Україні кількома виробниками, як знак для товарів і послуг для одного й того ж товару, або товару такого ж виду.

Заперечення відповідача-2 (ДО «УКРНОІВІ»):

Заперечуючи проти задоволення позовних вимог відповідач-2 зазначає, що при проведенні експертизи заявки №97124032 від 17.12.1997 та видачі свідоцтва України №20339 від 15.08.2001 Державним патентним відомством України Державного комітету України з питань науки і технологій (Держпатент України) не порушено вимоги законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єкту інтелектуальної власності. Отже, Національний орган інтелектуальної власності діяв на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені чинним станом на 17.12.1997 законодавством, що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог.

Пояснення третьої особи без самостійних вимог (АТ «Київмедпрепарат»):

Доводи третьої особи без самостійних вимог є аналогічними доводам та запереченням проти задоволення позову відповідача-1.

5. Оцінка доказів судом та висновки суду.

Висновки суду касаційної інстанції, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи (частина 5 статті 310 Господарського процесуального кодексу України).

Вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи (частина 1 статті 316 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи вказівки Верховного Суду, що зазначені в постанові від 17.08.2023, а також підстави та предмет поданого позову, господарський суд при новому розгляді справи повинен відповісти на ключові питання:

- чи було позначення «Фурацилін» загальновживаним станом на 17.12.1997 для товарів певного виду, а саме які виробники, та на підставі яких фактичних даних використовували позначення «Фурацилін» в якості знаків для товарів;

- чи було позначення «Фурацилін» таким, що не мало розрізняльної здатності станом на 17.12.1997, а саме чи перетворилось позначення «ФУРАЦИЛІН в родове чи видове поняття;

- отже, чи доведено неправомірність надання правової охорони оспорюваному знаку для товарів і послуг станом на 17.12.1997;

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, Суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" №3771-XII від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

На дату подання заявки №m2 від 17.12.1997 чинною була перша редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993, що введений в дію з 01.07.1994 відповідною постановою Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-XII.

Отже, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 15.12.1993 знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 15.12.1993 «Відомство - Державний комітет України з питань інтелектуальної власності (Держпатент України)».

На дату подання заявки експертиза проводилася Держпатентом України відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 15.12.1993 та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції від 22.09.1997 (далі - Правила).

Відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 15.12.1993 після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки Відомство проводить експертизу заявки за формальними ознаками та експертизу заявки по суті, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складалась, зокрема, з перевірки наявності підстав для відмови у наданні позначенню правової охорони, зазначених у статті 5 та 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 15.12.1993.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг (частина 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 15.12.1993).

Знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 зареєстровано для товарів 5 класу МКТП «Ліки для людини».

Спір у справі виник у зв`язку з наявністю, на думку ТОВ «Леда», підстав для визнання свідоцтва України №20339 на знак для товарів і послуг недійсним повністю на підставі частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 15.12.1993, а саме у зв`язку з тим, що позначення «Фурацилін» на момент подання заявки від 17.12.1997 №97124032 було загальновживаним позначенням для товару певного виду та таким, що втратило свою розрізняльну здатність, що виключало можливість надання йому правової охорони.

Згідно з частиною другою статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 15.12.1993 не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

не мають розрізняльної здатності;

є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

є загальновживаними символами і термінами.

У відповідності до пункту 4.3.1.4. Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

- тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;

- загальновживані скорочення;

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Згідно з пунктом 4.3.1.5. Правил до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Згідно з пунктом 4.3.1.6. Правил до позначень, які являють собою загальновживані символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки. До позначень, які являють собою загальновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки. Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальновживані символи і терміни.

З огляду на підстави позовних вимог та враховуючи вказівки Верховного Суду, що викладені у пункті 9.31. постанови від 17.08.2023 у даній справі, суду належить встановити:

- при встановленні розрізняльної здатності позначення: які саме виробники, та на підставі яких фактичних даних використовували позначення «Фурацилін» в якості знаків для товарів (оскільки для визначення загальновживаності принциповим є використання позначення різними виробниками, що має призвести до втрати позначенням у свідомості споживача зв`язку з конкретним виробником), так як сам факт зазначення про наявність дозволів на застосування відповідних препаратів на території України не свідчить про їх фактичне використання;

- при встановленні загальновживаності позначення: в яке саме родове чи видове поняття перетворилося позначення «Фурацилін» відповідно до п. 4.3.1.5. Правил.

Верховний Суд неодноразово та послідовно вказував, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (постанови Верховного Суду від 06.02.2020 у справі №910/2503/18, від 27.10.2020 у справі №910/9438/19, від 17.12.2020 у справі №910/9435/19, від 19.08.2021 №910/570/16, від 14.07.2022 №910/16653/19, від 12.11.2023 №910/14863/22, від 06.05.2025 №910/16093/18).

В матеріалах справи наявні наступні висновки експертів, що були надані суду, як самими учасниками справи у порядку статті 101 Господарського процесуального кодексу України в підтвердження власних доводів та заперечень, так і на виконання вимог ухвал суду у порядку статті 99, 103 Господарського процесуального кодексу України:

- Висновок експерта №1 - Висновок експерта №9719 від 30.06.2020, який складений експертом Копитько А. П. на замовлення ТОВ «Леда» (том 1, а.с. 50-68). За результатами проведеного дослідження експерт прийшла до наступних висновків:

1. Позначення «Фурацилін» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №20339 було таким, що складалося лише з позначень, що є загальновживаними як позначення для товарів певного виду, станом на 17.12.1997 - дату подання заявки №97124032;

2. Позначення «Фурацилін» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №20339 залишилось загальновживаним поняттям як позначення для товарів певного виду після 17.12.1997 - дати подання заявки №97124032;

3. Позначення «Фурацилін» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №20339 є таким, що втратило розрізняльну здатність станом на 29.10.2019.

- Висновок експертів №2 - Висновок експертів №035/21 від 19.03.2021, який складено судовими експертами Федоренко В.Л., Фоя О.А., Чабанець Т.М. на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 (суддя Босий В. П.) (том 2, а.с. 228-240). За результатами проведеного дослідження експерти прийшли до наступних висновків:

1. Знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;

2. Знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.

- Висновок експерта №3 - Висновок експерта №211 від 12.05.2021, який складений експертом Жила Б.В. на замовлення ТОВ «Крилова і партнери» в інтересах АТ «Галичфарм» (том 3, а.с. 7-32). За результатами проведеного дослідження експерт прийшов до наступних висновків:

1. Знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 не є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;

2. Знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 не є загальновживаним як позначення товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;

3. Знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 не є загальновживаним терміном станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію

- Висновок експертів №4 - Повторний Висновок судової експертизи №СЕ-19-21/20012-ІВ від 27.06.2022, складений експертами Голова І.Г., Мартинюк І.М. на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 (суддя Босий В. П.) (том 3, а.с. 83-96). За результатами проведеного дослідження експерти прийшли до наступних висновків:

1. За наявними у матеріалах господарської справи документами, знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію;

2. Знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 є загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.

Також суд враховує, що у матеріалах справи містяться письмові пояснення судових експертів Голови І. Г. щодо складеного Висновку експертів №4 (том 5, а. с. 1-4), Чабанець Т. М. та Фої О. А. щодо складеного Висновку експертів №2 (том 5, а.с. 6-12), а також Жили Б. В. щодо складеного Висновку екперта №3 (том 5, а.с. 14-15), які були надані до Північного апеляційного господарського суду та підлягають оцінці судом під час нового розгляду справи, з огляду на вказівки Верховного Суду, що викладені у пунктах 9.26. та 9.30. постанови від 17.08.2023 по даній справі.

Оцінюючи зміст Висновку експерта №1, суд встановив наступне:

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Суд оцінює належність (стаття 76 Господарського процесуального кодексу України), допустимість (стаття 77 Господарського процесуального кодексу України), достовірність (стаття 78 Господарського процесуального кодексу України) кожного доказу окремо, а також вірогідність (стаття 79 Господарського процесуального кодексу України) і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Згідно пункту 9.23 постанови Верховного Суду від 17.08.2023 у даній справі, суд враховує, що висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 Господарського процесуального кодексу України. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні відповідно до вимог статті 104 Господарського процесуального кодексу України. Така правова позиція викладена, зокрема, у постановах Верховного Суду від 13.01.2022 у справі № 910/6552/20, від 12.02.2020 у справі № 910/21067/17 тощо.

Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду (частина 6 статті 101 Господарського процесуального кодексу України).

У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків (частина 7 статті 98 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно пункту 4.12. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін`юсту від 08.10.1998 №53/5 - у вступній частині висновку експерта зазначаються попередження (обізнаність) експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за статтею 384 Кримінального кодексу України та за відмову від надання висновку за статтею 385 Кримінального кодексу України.

Висновок експерта не є належним та допустимим доказом, якщо у ньому не зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і що він підготовлений для подання до суду. Відповідне положення міститься у постанові Великої Палати від 18.12.2019 по справі №522/1029/18.

З огляду на вище зазначене, Висновок експерта №1 не приймається судом, в якості належного та допустимого доказу у справі у зв`язку з відсутністю в такому висновку відомостей про те, що його підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, проте такий висновок оцінюється як письмовий доказ, зроблений спеціалістом у відповідній сфері знань.

Оцінюючи зміст Висновку експертів №2 суд встановив:

Надаючи відповідь щодо першого питання, судові експерти зазначили наступне.

Позначення становляться загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду внаслідок їх тривалого та широкого використання різними виробниками, що обумовлює перетворення таких позначень у родові чи видові найменування товарів.

ЗАГАЛЬНОВЖИВАНИЙ - уживається, застосовується, використовується всіма.

Критеріями, на підставі яких визначається входження позначення у загальний вжиток як позначення товарів певного виду, є: використання позначення як назви (найменування) товару фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі, споживачами;

вживання позначення як назва (найменування) одного і того ж товару або товарів того ж вигляду, що випускаються різними виробниками; вживання позначення тривалий час.

Тільки за одночасної наявності всіх цих факторів позначення може бути віднесено до зазначеної категорії, при цьому, визначити якійсь з цих факторів як головний не видається можливим.

Позначення стає родовим (видовим) найменуванням товару у тому випадку, коли воно стало та досить широко використовується не тільки споживачами такого товару, засобами масової інформації, але й фахівцями відповідних галузей виробництва та торгівлі, причому серед двох останніх категорій використання позначення як найменування товару не повинно мати вузькоспеціальний або жаргонний характер. Результатом широкого та тривалого використання позначення виробниками, торговцями та споживачами стає виникнення стійкого взаємооднозначного зв`язку між товаром, що має певні властивості та ознаки, і позначенням, яке використовується як його назва. Інакше кажучи таке позначення стає поняттям, що має визначені зміст та обсяг.

Для встановлення того, чи складається знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію, експертами було досліджено господарську справу №910/16718/20 та виявлено наступні матеріали:

1. Лист Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» (Державний експертний центр МОЗ) від 05.02.2020 №20/13/Г (т.1 а.с. 40-42), в якому зазначено: згідно офіційного видання Державного реєстру лікарських засобів України станом на 01.02.1996 в Україні були зареєстровані та дозволені до медичного застосування 2 лікарські засоби з торгівельною назвою Фурацилін:

Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь), № реєстраційного посвідчення - 72/270/36, дата реєстрації - 21.09.1995, дата закінчення реєстрації - 21.09.2000,

Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - Олайнський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія), № реєстраційного посвідчення - 72/167/36, дата реєстрації - 26.10.1995, дата закінчення реєстрації - 26.10.2000.

Згідно з Регістру лікарських засобів України (офіційне видання Державного фармакологічного центру МОЗ України, яке містить інформацію щодо зареєстрованих (перереєстрованих) в Україні лікарських засобів станом на 01.01.2001) в Україні були зареєстровані та дозволені до медичного застосування наступні лікарські засоби з торгівельною назвою Фурацилін:

Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (м. Київ, Україна), № реєстраційного посвідчення - Р/97/243/5, дата реєстрації - 05.08.1997, дата закінчення реєстрації - 05.08.2002.

2. Реєстраційне посвідчення Міністерства охорони здоров`я України Фармакологічний комітет №П/96/159/3 видане AT «Галичфарм», Україна, Львів на препарат під назвою ТАБЛЕТКИ Фурациліну 0,02 г ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Посвідчення видане 06.06.1996. (т.1 а.с. 135).

3. Копія витягу з «Советского энциклопедического словаря» издательство 1980. Словник, в якому міститься інформація про антисептичний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 244-245).

4. Копія витягу з «Большой медицинской энциклопедии» том 26, 1985, а.с. 467, де описано антибактеріальний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 246-247).

5. Копія витягу з «Химического энциклопедического словаря» под. ред. И.Л. Кнунянц, Москва, 1983, а.с. 641, де міститься інформація про протимікробний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 248).

6. Копія витягу «Краткого справочника по фармакопии (издание третье, стереотипное)» Ташкент, 1978, а.с. 200, який містить інформацію про фурацилін (т.1 а.с. 249-250).

7. Копія витягу «Рецептурный справочник врача» (четвертое стереотипное издание) под. ред. проф. И.С. Чекмана, Киев, 1984 г., стр.344, де зазначено взаємодію фурациліну з іншими лікарськими препаратами, (т.1 а.с. 251, 252).

8. Копія витягу «Свойства органических соединений. Справочник» под ред. А.А. Потехина, Ленинград, 1984, а.с. 390. Довідник містить відомості про властивості фурациліну (т.1 а.с. 253, 254).

9. Копія витягу з довідника «Синтетические химико-фармацевтические препараты (справочник)» М.В. Рубцов, А.Г. Байчиков, Москва, 1971, а.с. 152, в якому міститься інформація про фурацилін (т. 1 а.с. 255, 256).

10. Копія витягу «Основы химии гетероциклических соединений» Дж.Джоуль, Г.Смит (перевод с английского Е.С. Головчинской), Москва, 1975, а.с. 266, в якому згадується бактерицидний препарат фурацилін (т.1 а.с. 257, 258).

11. Копія витягу «Справочного руководства по химии (для студентов нехимических специальностей)» А.И. Артеменко , В.А. Малеванный, И.В. Тикунова, Москва, 1990, де міститься інформація про препарат фурацилін, його хімічна формула та застосування (т. 1 а.с. 259, 260).

12. Копія витягу «Готовые лекарственные средства» Дарабан Е.В., Киев, 1975, а.с. 254., де інформація про фурацилін його застосування та дози (т. 1 а.с. 261, 262).

13. Копія витягу «Руководство по отолоринтологии» под. ред. И.Б. Солдатова, Москва, 1997, стр. 325, де згадується про полоскання розчином фурациліну (т.1 а.с. 263, 264).

14. Копія витягу «Высоко-эффективная жидкостная хроматография: Основы теории. Методология. Применение в лекарственной химии» В.Д. Шатц, О.В. Сахартова, Рига, 1988, стр.342, де містяться дані про фурацилін (т.1 а.с. 265, 266).

15. Копія витягу «Синтезы и реакции фурановых веществ» А.А. Пономарев, Саратов, 1960, стр. 225 (т. 1 а.с. 267).

16. Копія витягу «Фармацевтическая химия (учебник для студентов фарминститутов и фармфакультетов медицинских институтов)» издательство «Медицина», Ленинград, 1966, а.с 309. Який містить інформацію про фурацилін (т. 1 а.с. 268).

17. Копія витягу «Фармацевтическая химия (для учащихся фармацевтических училищ)» Г.А. Мелентьева, Л.А. Антонова, Москва, 1985, стр. 298, 302, 303 (т.1 а.с. 269-272).

18. Копія витягу «Лекарственная терапия заболеваний уха, горла, носа» Б.Л. Французов, С.Б. Французова, Киев, 1988, стр. 22, 23, 86. Де описано лікування фурациліном (т.1 а.с. 273-276).

19. Копія витягу «Неотложная хирургия брюшной полости» под ред. проф. В.Т. Зайцева, Киев, 1989, стр. 75. Де описано лікування фурациліном (т. 1 а.с. 277, 278).

20. Копія витягу «Общий уход за детьми с хирургическими заболеваниями» Дронов А.Ф. , Ленюшкин А.И. , Кондратьева Л.М. , Москва, 1988, стр. 140. Де описано лікування фурациліном (т.1 а.с. 279, 280).

Також судовими експертами проаналізовано клопотання про приєднання доказів за листом від 26.02.2021 № 01-1643/21, а саме, копію листа Державної митної служби про те, що на виконання ухвали Господарського суду міста Києва надано наявну інформацію стосовно фактів митного оформлення різними постачальниками експортно-імпортних операцій з товарами, контекстний пошук яких здійснено за назвою товару «Фурацилін», наведеною в графах 31 «Опис товару» митних декларацій, оформлених у період з 01.01.1993 по 31.12.1997 та в розрізі вказаних товарних груп, копії окремих сторінок прайс-листів з Журналу «Аптека», що містять посилання на позначення «Фурацилін», пропонування до продажу (рекламування) різних виробників за 1996,1997 роки.

Проаналізувавши вищевказані документи, судові експерти дійшли висновків:

- позначення «Фурацилін» як назва товару використовувалась фахівцями медичної та хімічної галузей, студентами, викладачами, науковцями, споживачами, працівниками торгівлі до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997;

- позначення «Фурацилін» вживалось як назва одного і того ж товару, що випускалися різними виробниками та постачалися на територію України до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997; позначення «Фурацилін» як назва препарату вживалось тривалий час, починаючи з 1944.

В результаті проведеного дослідження по даному питанню, експерти вважають, що знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію.

Відповідаючи на друге питання, судові експерти на сторінці 12 Висновку експертів №2 з посиланням на Методичні рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (надалі - Методичні рекомендації) зазначили, що розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов`язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

На переконання суду, застосування експертами Методичних рекомендацій 2014 року, попри те, що заявка на реєстрацію спірного знака була подана в 1997 не впливає на правильність висновків експертів. Більше того, Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом, а використовуються лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правил, про що зазначено на у Розділі І (сторінка 6) Методичних рекомендацій. У будь-якому разі, суд вважає, що застосування судовим експертами більш новішої методики, а ніж тієї, що існувала станом на 17.12.1997, з огляду на триваючий розвиток права інтелектуальної власності в України, навпаки може доводити більшу ефективність та правдивість викладених висновків.

Експерти зазначили, що знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 є словесним позначенням, виконаним літерами кириличної абетки стандартного шрифту в один горизонтальний рядок, перша літера позначення заголовна. Знак «Фурацилін» не має унікальної форми або змісту, не має своєрідного характеру або якихось специфічних ознак, що сприяли б виконанню знаком розрізняльної функції.

Таким чином, експерти вважають, що не дотримується основна функція знаку для товарів і послуг відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - відрізняти товари і послуги одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб.

В результаті проведеного дослідження по даному питанню, експерти дійшли висновку, що знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.

Оцінюючи зміст Висновку експерта №3, суд встановив, що при проведенні дослідження по першому питанню експерт на сторінці 10 зазначив, що серед наданих експерту матеріалів беруться до уваги ті, в яких присутні відомості про використання в Україні до 17.12.1997 позначення «Фурацилін» («Фурацилин», «Фурацилін» тощо) для маркування фармацевтичного препарату наступними виробниками: АТ «Галичфарм», ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь), Олайнський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія).

На підтвердження обставин щодо тривалості використання позначення «Фурацилін» для лікарських засобів вказаними виробниками експерту надані наступні матеріали:

- Копія листа Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» (Державний експертний центр МОЗ) від 05.02.2020 №20/13/Г;

- Копія листа Державної митної служби України від 27.11.2020 №08-1/10-04/8.19/15960;

- Копії окремих сторінок прайс-листів видання «Щотижневик «Аптека» за 1996 та 1997 роки та сторінок видання «Провізор» за 1997 рік;

- з Журналу «Аптека», що містять посилання на позначення «Фурацилін», пропонування до продажу (рекламування) різних виробників за 1996,1997 роки. (т. 2, 113-207).

На сторінці 12-14 Висновку експерта №3, експерт зазначив, що згідно з наданими для проведення дослідження матеріалами станом на 17.12.1997 позначення «Фурацилін» використовувалось в України, окрім АТ «Галичфарм» також:

- ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» сукупно близько 1, 5 року. Ознайомившись із копіями сторінок рекламних оголошень видання «Щотижневник «Аптека», експерт зазначив, що препарат з назвою «Фурацилін» у такій лікарській формі як мазь 0.2 % по 25 мг, разом з назвою виробника вперше згадується у номері 3 (23) за 1996 рік, який за відсутності точної дати публікації, можна віднести до трет ього тижня, тобто січня 1996 року. Аналогічні публікації присутні також у номерах «Щотижневик Аптека» №№4(24) - 9 (29), 12 (32), 51 (71), за 1996 рік та номерах «Щотижневик «Аптека» №№2(73) - 50 (121) за 1997 рік, а також у витягах з видання «Провізор» за №5 за березень 1997, №8 за квітень 1997, №17 за вересень 1997 та №18 за жовтень 1997 року.

- Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь) сукупно близько 5 місяців. Ознайомившись із копіями сторінок рекламних оголошень видання «Щотижневник «Аптека», експерт зазначив, що препарат з назвою «Фурацилін» у такій лікарській формі, як таблетки 0.1 г №6 разом з назвою виробника вперше згадуються у номері 41 (61) за 1996 рік, який, за відсутності точної дати публікації, можна віднести до сорок першого тижні, тобто жовтня 1996 року. Аналогічні публікації присутні також у номерах «Щотижневик «Аптека» №№ 42 (62) - 50 (70 за 1996 рік та у номерах «Щотижневик «Аптека» №№37 (108), 39 (110), 40 (110) за 1997 рік.

- Олайнський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія) сукупно близько 9 місяців. Ознайомившись із копіями сторінок рекламних оголошень видання «Щотижневник «Аптека», експерт зазначив, що препарат з назвою «Фурацилін» у такій лікарській формі, як таблетки 0.1 г №10 разом з назвою виробника вперше згадується у номері 14 (34) від 08.06.1996. Аналогічні публікації присутні також у номерах «Щотижневик «Аптека» №№15 (35) - 19 (39), 24 (44) - 27 (47), 43 (63) - 46 (66) за 1996 рік та у номерах «Щотижневик «Аптека» №№20 (91) - 22 (93), 24 (95) - 30 (101), 32 (103), 40 (111), 41 (112), 43 (114) - 48 (119), 50 (121) за 1997 рік, а також у виданні «Провізор» №17 за вересень 1997 року.

Натомість, надалі на сторінці 15 Висновку експерта №3 експерт зазначив, що такий обмежений спосіб використання позначення не здатен призвести до втрати ним розрізняльної здатності, оскільки, будь-які документально підтверджені дані про обсяги поставок лікарських засобів під позначенням «Фурацилін» тим чи іншим виробником на оптовий або роздрібний ринок фармацевтичних препаратів протягом доречного періоду серед наданих на проведення дослідження матеріалів відсутні.

Із вказаними висновками експерта, суд погодитись не може з огляду на наступне.

Суд враховує висновки Верховного Суду, що викладені у пункті 9.31. постанови від 17.08.2023 у даній справі №910/16718/20, що сам факт зазначення про наявність дозволів на застосування відповідних препаратів на території України не свідчить про їх фактичне використання.

Зокрема, вичерпний перелік дій, які визнаються використанням знака було викладено в абзаці третьому пункту 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції станом на 17.12.1997.

Згідно абзацу третього пункту 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції станом на 17.12.1997 використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот.

Отже, судовим експертом у Висновку експерта №3 було встановлено факт використання трьома різними виробниками, окрім АТ «Галичфарм», позначення «Фурацилін» для маркування лікарських засобів різної форми (таблетки, мазь) у один з способів визначених абзацом 3 пункту 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції станом на 17.12.1997, а саме шляхом застосування його у рекламних публікаціях в друкованих виданнях впродовж 1996 та 1997 року.

При цьому, суд констатує, що такий спосіб використання позначення «Фурацилін» впродовж 1996 та 1997 року може та вважається судом тривалим використанням позначення, що відповідає одному з критеріїв визначених в пункті 4.3.1.4. та 4.3.1.5. Правил для визнання позначення таким, що не має розрізняльної здатності та є загальновживаним для товарів певного виду, тобто перетворилось у видове поняття.

Таким чином, з огляду на доведеність використання позначення «Фурацилін» трьома різними виробниками впродовж 1996 та 1997 років, суд вважає, що не потребують додаткового дослідження обсяги реалізації товарів такими виробниками станом на 17.12.1997.

Суд також враховує, що у Висновку експерта №3 експертом також враховано, що слово «Фурацилін» тривалий час ще за радянських часів використовувалось у відповідній науковій літературі, підручниках тощо для позначення антисептичних лікарських засобів. Однак, експерт на сторінці 20 висновку зазначив, що в усіх джерелах слово «Фурацилін» фігурує в якості індивідуальної назви конкретного препарату, що на думку експерта, не може вважатись, що знак «Фурацилін» є загальновживаним як позначення товарів певного виду, з чим суд погодитись також не може.

Втім, суд зазначає, що у досліджуваних експертом матеріалах слово «Фурацилін» використовувалось як найменування конкретної групи товарів - антисептиків/антисептичних засобів (родове поняття, що є більш ширшим за видове), що доводить перетворення позначення «Фурацилін» на загальновживане позначення в якості видового поняття внаслідок його тривалого використання в тому числі спеціалістами у медичній/фармацевтичній наукових галузях.

Оцінюючи зміст Висновку експертів №4, суд встановив, що експерти дійшли до тотожних висновків, що і судові експерти у Висновку експертів №2 на основі тих же матеріалів, що були надані судовим експертам В. Л. Федоренко, О. Я. Фоя, Т. М. Чабанець.

Також, у Висновку експертів №4, експертами враховано наявний в матеріалах справи Експертний висновок від 08.07.2020 щодо асоціативного сприйняття упаковки суміші для полоскання ротової порожнини «Фурацилін 40 мг» ТОВ «Леда» та лікарсього засобу «Фурацилін» у формі таблеток АТ «Київмедпрепарат» (том 1, а.с. 69-74).

Експертний висновок від 08.07.2020 підготовлений ГО «Українська асоціація маркетингу» та не є, а ні висновком експерта, а ні висновком експерта у галузі права (сформовано з інших, аніж передбачених у частині 1 статті 108 Господарського процесуального кодексу України питань), а тому оцінюється судом як письмовий доказ за правилами статей 86 та 91 Господарського процесуального кодексу України в сукупності з іншими наявними в матеріалах справи доказами.

Згідно з результатами проведених ГО «Українська асоціація маркетингу» маркетингових досліджень: представлений вітчизняному на ринку засіб фурацилін відомий переважній більшості 90, 9 % вибіркової сукупності пересічних споживачів, із яких більше половини 48, 3 % опитаних респондентів знають його ще з радянських часів. Поряд з цим, у цілому за вибірковою сукупністю лише 9, 1 % опитаних ідентифікують фірму-виробника, а інші 90, 9 % не можуть чітко ідентифікувати виробників засобу. Це свідчить про несформованість на ринку репутаційного капіталу (капіталу бренду) будь-кого з виробників.

Згідно Експертного висновку від 08.07.2020 ГО «Українська асоціація маркетингу» проведено змішане (оффлайн та онлайн) опитування пересічних споживачів у період з 10.06.2020 по 03.07.2020. Зібрано 313 анкет, із яких 15 - під час пілотажного опитування, 146 під час опитування у м. Харкові в аптеках та на виході з аптек, 152 - під час опитування в мережі Інтернет з використанням Google Forms. Оброблено після вибраковки 298 анкет.

Матеріали господарської справи містять відповідь ректора Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров`я України Алли Котвіцької від 08.10.2020 № 1338/03, де, зокрема, зазначено наступне: «Назва «furacilinum (фурацилін)» має статус елемента державного стандарту - 10-го видання Державної Фармакопеї СРСР (статті 296), що використовувалась в Україні до 01.10.2001. Таким чином, ця назва є загальноприйнятою, національною, непатентованою назвою в Україні, що не підлягає патентуванню як оригінальна торгова назва.

У листі генерального директора Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» Ніколенко В. М. від 21.08.2020 № 1103 (том 1 а.с. 285), в якому зокрема зазначено, що ЧОКП «Фармація» в період з 1991-2000 для забезпечення закладів охорони здоров`я та населення здійснювало виготовлення та реалізацію зазначеної лікарської форми згідно з встановленими стандартами, що регламентують вимоги до виготовлення та якості лікарського засобу, під назвою «Розчин фурациліну 0,02%». Однак, обсяги їх реалізації не вказано, але, виходячи з інформації, яка вказана у листі, реалізація відбувалась протягом шести років до дати подачі заявки, тобто до 19.12.1997.

Також, матеріали господарської справи містять лист ФОП Новікова С.С. від 16.02.2021 № 0216-1 щодо направлення відповіді Державної митної служби України «Про витребувані докази» від 27.11.2020 № 08-1/10-04/8.19/15950 (т. 2 а.с. 103-111), в якому наявна інформація щодо фактів митного оформлення експортно-імпортних операцій з товарами, конкретний пошук якої здійснено під назвою товару «Фурацилін», наведеною у графі 31 «Опис товару» митних декларацій, оформлених у період з 01.01.1993 по 31.12.1997 та в розрізі вказаних товарних груп». У переліку міститься інформація щодо відправки ДП Олайнський ХФЗ Латвія (м. Олайн), ОФБ «АНИСС» (м. Рига), СП «Латина» (м. Рига), SIEMSGLUSS & SOHN Palmaile 67 на адресу українських підприємств товарів з назвою «Фурацилін», а також експорту товару з назвою «Фурацилін» на адресу підприємств Росії, Латвії, Білорусі, тощо.

У письмових пояснень до Висновку експертів №2 та №4 (том 5, а.с. 2-4, 6-12) судові експерти підтвердили, що виробниками, які тривалий час до 17.12.1997 використовували позначення «Фурацилін» на лікарських засобах є: ДП Олайнський ХФЗ Латвія (м. Олайн), ОФБ «АНИСС» (м. Рига), СП «Латина» (м. Рига), SIEMSGLUSS & SOHN Palmaile 67, які імпортували товари на територію України.

Відтак, що у Висновку експертів №2, що у Висновку експертів №4 експерти на основі аналізу матеріалів, що також наявні в даній справі прийшли до висновків, що позначення «Фурацилін» станом на 17.12.1997 було загальновживаним позначенням для товарів певного виду, тобто перетворилось у видове поняття.

За обставин вище наведеного, суд погоджується із Висновками експертів №2 та №4, в яких судові експерти дійшли висновку, що за сукупністю наведеної в матеріалах справи інформації доведено в цілому, що позначення «Фурацилін» станом на 17.12.1997 тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, а також ще з радянського союзу досить широко використовується споживачами такого товару, фахівцями відповідних галузей виробництва та торгівлі, внаслідок чого втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів, а отже було загальновживаним позначенням в якості видового поняття групи товарів антисептики.

Отже, зібраними у справі доказами, підтверджується, що позначення "Фурацилін" є узвичаєною назвою, тобто назвою, що є загальноприйнятою для даного лікарського засобу, щодо такого виду лікарських препаратів (лікарських засобів) як антисептичні препарати, використовується кількома виробниками, однак не зареєстрована як Міжнародна непатентована назва (МНН).

Подібна правова позиція, викладена Верховним судом і в постанові від 06.05.2025 року у справі № 910/16093/18, в пунктах 8.40, 8.43, в яких зазначається, що Верховний Суд виходить з того, що зміст торговельної марки повинен мати незалежний, довільний характер по відношенню до об`єкта маркування, сприйматися як вигаданий символ, який не відображає товарної природи виробів, тобто притаманних їм якостей і властивостей. Тільки в такому разі торговельна марка може здійснювати розрізняльну функцію, виділяти товар серед маси аналогічних, яким притаманні такі самі споживчі якості. Реєстрація загальновживаного позначення у якості торгової марки за певною особою без зазначення у торговій марці конкретного виробника таким чином щоб його можна було впізнати та ідентифікувати, певним чином монополізує назву медичного препарату за одним з його виробників, а тому не виконує функцію торгової марки.

Оцінюючи надані сторонами докази, суд приходить до висновку про те, що знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності та є загальновживаним поняттям (видове поняття) станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію, а отже не підлягав правовій охороні станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.

Зважаючи на встановлення судом наявності порушеного права позивача відповідачем-1, судом також надано оцінку доводам учасників процесу стосовно строків позовної давності та зроблено наступні висновки.

Відповідач-1 стверджує, що позивач пропустив строк позовної давності, встановлений статтею 257 Цивільного кодексу України, оскільки, про факт реєстрації позначення «Фурацилін» і видачу відповідачеві-1 свідоцтва України №20339 позивачу було відомо ще 15.08.2001, а саме з дати опублікування в бюлетені «Промислова власність» відповідного повідомлення.

Однак, суд звертає увагу, що позивач звернувся із даним позовом до суду з метою захисту свого порушеного права, а саме права на використання у власній господарській діяльності позначення «Фурацилін».

Положеннями стаття 256 Цивільного кодексу України передбачено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Відповідно до статті 257 Цивільного кодексу України встановлений загальний строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (позовна давність), у три роки.

Позовна давність не є інститутом процесуального права та не може бути відновлена (поновлена) в разі її спливу, але за приписом частини п`ятої статті 267 Цивільного кодексу України позивач вправі отримати судовий захист у разі визнання поважними причин пропуску позовної давності.

Під час вирішення питання про застосування до позовних вимог строку позовної давності суду необхідно встановити коли позивач довідався або міг довідатися про своє порушене прав.

Сам факт реєстрації спірного знаку у 2001 році не порушував і не міг порушувати права та законні інтереси позивача, оскільки відповідачем-1 в той час не здійснювалися жодні дії, які б порушували права або інтереси позивача, а матеріали справи не містять докази вчинення таких дій в указані періоди.

Крім того, Верховний суд неодноразово зазначав, що початок конфлікту між господарюючими суб`єктами щодо використання товарних знаків (торгівельних позначень) може розпочинатися з моменту наміру чи фактичного використання позначення щодо певного класу товарів/послуг.

В той же час, про порушення своїх прав позивач дізнався з моменту отримання листа АТ «Галичфарм» у березні 2020 року (лист №16-711 від 27.03.2020), яким відповідач-1 вимагав припинити виробництво позивачем гігієнічно-профілактичного засобу для порожнини рота «Фурацилін 40 мг», а інтерес позивача міг бути порушеним з моменту наміру вивести на ринок товар під назвою "Фурацилін" чи фактичного виведення вказаного товару на ринок.

В матеріалах справи відсутні докази, які б підтвердили, що позивач знав про існування знаку за спірним свідоцтвом вже на дату подання заявки на знак за свідоцтвом України №20339, а саме - 17.12.1997 чи на момент здійснення публікації про реєстрацію такого позначення.

Таким чином, з огляду на наведені вище обставини суд дійшов висновку, що початок перебігу строку позовної давності почався з березня 2020 року, а позивач звернувся до суду в межах трирічного строку позовної давності, подавши позов до суду 27.10.2020.

Відповідно до частини 2, 3 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними НОІВ повідомляє про це у своєму Бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року № 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності" було визначено, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню вимоги позивача про зобов`язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів учасників справи та їх відображення у судовому рішенні, суд першої інстанції бере до уваги, що згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Водночас, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень (рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994, рішення від 18.07.2006 у справі «Проніна проти України», рішення від 10.02.2010 у справі «Серявін та інші проти України» та ін.).

З урахуванням наведеного, суд зазначає, що решта долучених до матеріалів справи доказів та доводів сторін була ретельно досліджена судом і наведених вище висновків стосовно наявності підстав для задоволення позову не спростовує.

6. Розподіл судових витрат.

Відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку із задоволенням позовних вимог, суд покладає судові витрати на відповідача-1.

Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо) (частина 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України).

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи (частина 1 статті 123 Господарського процесуального кодексу України).

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи (пункт 2 частини 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України)

пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (пункт 4 частини 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України).

11.11.2022 під час первинного розгляду справи в Господарському суді міста Києва від ТОВ «Леда» надійшла заява в якій позивач повідомив суду, що ним понесені такі судові витрати:

(1) витрати на професійну правничу допомогу у сумі 60 000, 00 грн, що підтверджуються Договором про правничу допомогу від 07.07.2020, Протоколом узгодження розміру гонорару від 01.10.2020, Протоколом узгодження розміру гонорару від 18.01.2022, Актом про надання правничої допомоги від 17.06.2021 на суму 30 000,00 грн, Актом про надання правничої допомоги від 08.11.2022 на суму 30 000,00 грн., Платіжне доручення № 1933 від 18.06.2021 (т.4 а.с. 30-34, додатково а.с. 58-60);

(2) витрати пов`язані із залученням експертів та проведенням експертизи: в сумі 29 419, 20 грн, що підтверджується Висновком експертів №1 та платіжним дорученням №1670 від 01.06.2020; в сумі 10 000, 00 грн за проведення маркетингового дослідження за ініціативою позивача та надання відповідного Експертного висновку від 08.07.2020, що підтверджується платіжним дорученням №1916 від 24.06.2021; в сумі 29 654, 21 грн за проведення експертизи за ухвалою суду від 20.01.2021, що підтверджується платіжним дорученням №621 від 01.03.2021;

(3) витрати пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи: 81, 00 грн на поштові відправлення; 85, 80 грн на комісію банку при сплаті судового збору.

05.05.2025 під час нового розгляду справи в Господарському суді міста Києва від ТОВ «Леда» надійшла заява про судові витрати, в яких позивач повідомив суд:

(1) при первинному розгляді справи у суді першої інстанції позивачем були понесені такі судові витрати:

- судовий збір в сумі 4204,00 грн, що підтверджується квитанціями про сплату № 6025 від 14.07.2020 (т. 1 а.с. 13) та № 86396 від 05.11.2020 (т.1 а.с.84);

- витрати на професійну правничу допомогу в сумі 60 000,00 грн, що підтверджуються Договором про правничу допомогу від 07.07.2020, Протоколом узгодження розміру гонорару від 01.10.2020, Протоколом узгодження розміру гонорару від 18.01.2022, Актом про надання правничої допомоги від 17.06.2021 на суму 30 000,00 грн, Актом про надання правничої допомоги від 08.11.2022 на суму 30 000,00 грн., Платіжне доручення № 1933 від 18.06.2021 (т.4 а.с. 30-34, додатково а.с. 58-60);

- витрати, пов`язані з проведенням експертизи за ухвалою суду від 20.01.2021 в сумі 29 654, 21 грн, що підтверджуються платіжним дорученням №621 від 01.03.2021 (т.4 а.с. 36)

(2) при первинному розгляді справи в суді апеляційній інстанції позивачем були понесені:

- витрати на професійну правничу допомогу в сумі 31 000,00 грн, що підтверджуються тим же Договором про правничу допомогу від 07.07.2020, Протоколом узгодження розміру гонорару від 19.01.2023 (т.5 а.с. 95), Актом надання правничої допомоги від 24.05.2023 (т. 5 а.с. 96)

(3) при повторному (новому) розгляді справи в Господарському суді м. Києва позивачем понесені:

- витрати на професійну правничу допомогу в сумі 31 000, 00 грн, що підтверджуються тим же Договором про правничу допомогу від 07.07.2020, Протоколом узгодження розміру гонорару від 21.08.2023, Актом надання правничої допомоги від 21.04.2025 (що додається до заяви).

Оцінивши зміст поданих заяв, суд вважає, що під час нового розгляду справи ТОВ «Леда» було конкретизовано розмір та обсяг понесених судових витрат у заяві про розподіл судових витрат, що подана до Господарського суду міста Києва під час нового розгляду справи 05.05.2025, а відтак суд не враховує види, обсяг та розмір зазначених позивачем витрат у заяві, що надійшла до суду 11.11.2022.

Відтак, суд приймає, що судові витрати позивача, які повинні бути розподілені судом під час нового розгляду справи складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з первинним та повторним (новим) розглядом справи і становлять 4204,20 грн. - судового збору, 29 654, 21 грн - витрати, пов`язані з проведенням експертизи за ухвалою суду, 122 000,00 грн - витрат на професійну правничу допомогу адвоката, а всього 155 858,41 грн.

Витрати позивача на оплату судового збору у розмірі 4 204, 20 грн, а також на оплату судової експертизи за ухвалою суду у розмірі 29 654, 21 грн суд вважає доведеними та такими, що підлягають стягнення з відповідача-1 на користь позивача.

Натомість, щодо витрат на професійну правничу допомогу суд зазначає наступне.

Згідно частини 4 статті 126 Господарського процесуального кодексу України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 16.11.2022 у справі №922/1964/21, зроблено висновок, що разом з тим у частині п`ятій статті 129 Господарського процесуального кодексу України визначено критерії, керуючись якими суд (за клопотанням сторони або з власної ініціативи) може відступити від вказаного загального правила при вирішенні питання про розподіл витрат на правову допомогу та не розподіляти такі витрати повністю або частково на сторону, не на користь якої ухвалено рішення, а натомість покласти їх на сторону, на користь якої ухвалено рішення.

25.11.2022 при первинному розгляді справи до суду від відповдача-1 надійшло клопотання про зменшення розміру судових витрат позивача з огляду на їх необґрунтованість.

Згідно частини 5 статті 129 Господарського процесуального кодексу України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує:

1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи;

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;

4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Відповідно до усталеної практики Верховного Суду, суд, вирішуючи питання про судові витрати та своєчасність подання доказів понесених додаткових витрат на професійну правничу допомогу, повинен враховувати, що:

- не є обов`язковими для суду зобов`язання, які склалися між адвокатом та клієнтом у контексті вирішення питання про розподіл судових витрат, а тому, вирішуючи останнє, суд повинен оцінювати витрати, що мають бути компенсовані за рахунок іншої сторони, ураховуючи як те, чи були вони фактично понесені, так і оцінювати їх необхідність (постанови Великої Палати Верховного Суду від 12.05.2020 у справі №904/4507/18 та від 16.11.2022 у справі №922/1964/21);

- при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін (додаткова ухвала Верховного Суду у складі об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 03.12.2021 у справі №927/237/20, постанова Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі №826/1216/16 та додаткова постанова Великої Палати Верховного Суду від 19.02.2020 у справі №775/9215/15ц);

- суд зобов`язаний оцінити розмір адвокатських витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично та чи була їх сума обґрунтованою (постанова Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі №826/1216/16 та додаткова постанова Великої Палати Верховного Суду від 19.02.2020 у справі №775/9215/15ц).

Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції. Зокрема, у рішеннях від 12.10.2006 у справі "Двойних проти України" (пункт 80), від 10.12.2009 у справі "Гімайдуліна і інших проти України" (пункти 34-36), від 23.01.2014 у справі "East/West Alliance Limited" проти України", від 26.02.2015 у справі "Баришевський проти України" (пункт 95) зазначається, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими (необхідними), а їхній розмір - обґрунтованим.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" від 28.11.2002 зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір (позиція викладена Верховним Судом у додаткових постановах від 20.05.2019 у справі №916/2102/17, від 25.06.2019 у справі №909/371/18, у постановах від 05.06.2019 у справі №922/928/18, від 30.07.2019 у справі №911/739/15 та від 01.08.2019 у справі №915/237/18).

Суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенства права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг. Наведена правова позиція послідовно підтримується Верховним Судом, в тому числі, і в останніх постановах об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 03.11.2023 у справі №914/2355/21, від 02.02.2024 у справі №910/9714/22.

Склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат (правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі №826/1216/16).

Суд встановив, що у матеріалах справи міститься лише документальне підтвердження витрат позивача на професійну правничу допомогу у розмірі 30 000, 00 грн (платіжне доручення №1933 від 18.06.2021, яким оплачено Акт про надання правничої допомоги від 17.06.2021) (том 4, а. с. 34 зворотній бік).

Доказів оплати решти Актів про надання правової допомоги від 08.11.2022 на суму 30 000, 00 грн, від 24.05.2023 на суму 31 000, 00 грн, від 21.04.2025 на суму 31 000, 00 грн - загальний розмірі 92 000, 00 грн, матеріали справи не містять.

З умов Договору про правничу допомогу від 07.07.2020 не вбачається, що сторони узгодили, що оплата за надані адвокатом послуги здійснюється в майбутньому (наприклад після набрання рішенням законної сили тощо), а отже витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 92 000, 00 не можуть вважатися витратами, що будуть понесені позивачем в майбутньому.

За таких обставин, з метою дотримання критерію реальності адвокатських витрат, позивач повинен був би надати суду докази на підтвердження фактичного понесених таких витрат у розмірі 92 000, 00 грн (платіжні інструкції про оплату тощо).

З огляду на вище встановлене, позивачем документально доведено, що ним понесено витрати на оплату судового збору у розмірі 4 204, 00 грн, на проведення експертизи за ухвалою суду у розмірі 29 654, 21 грн та на професійну правничу допомогу у розмірі 30 000, 00 грн. Решта судових витрат позивача є не підтвердженими документально.

На підставі викладеного, керуючись ст. 13, 73-77, 86, 129, 182, 183, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Леда» - задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України №20339 на знак для товарів і послуг (заявка №97124032 від 17.12.1997) недійсним повністю.

3. Зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1; ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.

4. Стягнути з Акціонерного товариства «Галичфарм» (79024, Львівська обл., місто Львів, вулиця Опришківська, будинок 6/8; ідентифікаційний код 05800293) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Леда» (61082, Харківська обл., місто Харків, пр. Московський, будинок 190/1, квартира 76; ідентифікаційний код 24669564) судовий збір у розмірі 4 204 (чотири тисячі двісті чотири) грн. 00 коп., 30 000 (тридцять тисяч) грн 00 коп. - витрат на професійну правничу допомогу, 29 654 (двадцять дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят чотири) грн 21 коп. - витрат за проведення судової експертизи.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 30.05.2025.

Суддя Г. П. Бондаренко - Легких