ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2025 р. Справа№ 910/16187/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Сотнікова С.В.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Карпової М.О.

у присутності представників сторін:

від позивача: Дитинюк Я.Л. за довіреністю

від відповідача-1: Барсученко О.В. за ордером

від відповідача-2: Козелецька Н.О. згідно витягу

від відповідача-3: Барсученко О.В. за ордером

розглянувши апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк" на рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 року

у справі №910/16187/23 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"

до 1. Акціонерного товариства "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк"

2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Тернофарма"

4. Міністерство охорони здоров`я України

про захист прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2023 року ПрАТ "Київський вітамінний завод" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до АТ "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк" (відповідач-1) та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (відповідач-2), ТОВ "Тернофарм" (відповідач-3) та Міністерства охорони здоров`я України (відповідач-4), в якому, з урахуванням заяви про зміну предмета позову від 18.11.2023 року, просило суд:

- визнати недійсним повністю Свідоцтво України №263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ";

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України №263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ" та повідомити про це у офіційному електронному бюлетені НОІВ.

- заборонити ТОВ "Тернофарм" використовувати всіма можливими способами позначення "ВЕНОРМ" стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у Свідоцтві України №230665 від 28.08.2017 на знак для товарів і послуг "НОРМОВЕН".

- визнати недійсним Наказ Міністерства охорони здоров`я України №1128 від 13.05.2020 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунологічних препаратів), в тому числі лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу з торговельним найменуванням "ВЕНОРМ" (реєстраційне посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2020).

- зобов`язати Міністерство охорони здоров`я України припинити дію реєстраційного посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2020 на лікарський засіб "ВЕНОРМ", заявник - ТОВ "Тернофарм".

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивачем зазначено, що він є власником прав інтелектуальної власності на торговельну марку "НОРМОВЕН" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №230665 від 28.08.2017 (заявка №m201601942 від 05.02.2016), що зареєстрована для товарів 05 класу МКТП: Фармацевтичні препарати; ліки для людини; лікарські засоби для лікування хронічної венозної недостатності; ангіопротектори; капіляростабілізуючі засоби; біофлавоноїди на фармацевтичні потреби; дієтичні добавки для людей; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); поживні (харчові) добавки; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; вітамінні препарати; лікувальні чаї, напої, настої і настоянки; лікарський чай для худнення; лініменти (рідкі мазі); льодяники лікувальні; магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби.

Позивач використовує торговельну марку для виробництва лікарських засобів за торгівельним найменуванням "НОРМОВЕН" понад 17 років (реєстраційне посвідчення №UA/4475/01/01 від 26.04.2006, від 02.11.2010, від 23.09.2015, від 10.02.2020). Також, позивач стверджує, що у 2022 році розширив власну лінійку препаратів торговельної марки "НОРМОВЕН", зареєструвавши лікарський засіб "НОРМОВЕН 1000" (реєстраційне посвідчення №UA/19787/01/01 від 19.12.2022).

Втім, 14.09.2023 року представник позивача виявив у продажу на території України і закупив лікарський засіб під торгівельним найменуванням "ВЕНОРМ" (реєстраційне посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2022).

У маркуванні лікарського засобу "ВЕНОРМ" використано належну АТ "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк" торговельну марку "ВЕНОРМ" за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 (заявка №m20172247 від 12.10.2017), що зареєстрована для товарів 05 класу МКТП: Амінокислоти на медичні потреби; антибіотики; бактерицидні засоби; бальзами на медичні потреби; бинти для перев`язування; еліксири (фармацевтичні препарати); анестетики; імуностимулятори на медичні потреби; капсули для ліків; ліки для людей; лікувальні напої (мікстури); лікувальні настої; лініменти; цукерки на медичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; препарати з мікроелементами для людей або тварин; настоянки на медичні потреби; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; послаблювальні засоби; проносні препарати; жарознижувальні засоби; антисептики; проти паразитарні препарати; сиропи на фармацевтичні потреби; снодійні засоби; сульфаміди (ліки); таблетки на фармацевтичні потреби; трав`яні чаї на медичні потреби; фармацевтичні препарати; ензими на медичні потреби; ферменти на фармацевтичні потреби; ензимні препарати на медичні потреби; фунгіциди (протигрибкові препарати); дієтичні харчові продукти, призначені на медичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на медичні потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; цукерки лікувальні; фармацевтичні препарати для догляду за шкірою.

Крім того, на думку позивача, торговельна марка "ВЕНОРМ" за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019, що належить відповідачу-1, та позначення, яке використовується відповідачем-3 при маркуванні власного товару, не відповідають умовам надання правової охорони, визначеним законом.

Зокрема, обґрунтовуючи позов, позивач зазначив, позначення "ВЕНОРМ" є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельною маркою "НОРМОВЕН" згідно свідоцтва України №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованою на ім`я позивача для таких самих і споріднених товарів (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), а торговельна марка (знак) "ВЕНОРМ" є схожою з торговельною маркою (знаком) "НОРМОВЕН" за свідоцтвом України №230665 від 28.08.2017, що належить позивачу, настільки, що її можна сплутати з такою торговельною маркою позивача, яка була зареєстрована раніше щодо особи виробника (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

За наслідками розгляду позовних вимог рішенням Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 року у справі №910/16187/23 позов задоволено повністю; визнано недійсним повністю свідоцтво України №263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ"; зобов`язано Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України №263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ" та повідомити про це у офіційному електронному бюлетені НОІВ; заборонено ТОВ "Тернофарм" використовувати всіма можливими способами позначення "ВЕНОРМ" стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у Свідоцтві України №230665 від 28.08.2017 на знак для товарів і послуг "НОРМОВЕН"; визнано недійсним Наказ Міністерства охорони здоров`я України №1128 від 13.05.2020 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунологічних препаратів), в тому числі лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу з торговельним найменуванням "ВЕНОРМ" (реєстраційне посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2020); зобов`язано Міністерство охорони здоров`я України припинити дію реєстраційного посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2020 на лікарський засіб "ВЕНОРМ", заявник - ТОВ "Тернофарм"; присуджено до стягнення з АТ "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк" на користь ПрАТ "Київський вітамінний завод" 5368,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 1342,00 грн. судового збору за подання заяви про забезпечення позову, 20000,00 грн. витрат на проведення експертиз; присуджено до стягнення з ТОВ "Тернофарм" на користь ПрАТ "Київський вітамінний завод" 8052,00 грн. судового збору за подання позовної заяви та 20000,00 грн. витрат на проведення експертиз; решту судових витрат позивача покладено на останнього.

Приймаючи дане рішення, суд першої інстанції погодився з доводами позивача, які підтверджені належними та допустимими доказами, що спірна торговельна марка (знак) відповіда-1 не відповідає умовам надання правової охорони, у зв`язку з чим, суд першої інстанції дійшов висновку про визнання зазначеного свідоцтва недійсним на підставі підпункту "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також задовольнив інші похідні вимоги. При цьому, судом не було встановлено обставин пропуску позивачем строку позовної давності при зверненні до суду з даним позовом, про що було заявлено відповідачами-1, -3.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, АТ "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 у справі №910/16187/23 та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі; здійснити розподіл судових витрат.

Подана апеляційна скарга мотивована неповним з`ясуванням судом першої інстанції фактичних обставин справи, а також порушенням норм матеріального і процесуального права.

Згідно витягу з протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями від 10.12.2024 року апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Корсак В.А.

Ухвалою суду від 16.12.2024 року відкладено вирішення питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою АТ "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк" на рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 року у справі №910/16187/23, повернення даної апеляційної скарги або залишення її без руху до надходження матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду та витребувано у Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/16187/23.

23.12.2024 року супровідним листом Господарського суду міста Києва №910/16187/23/7436/24 від 20.12.2024 року витребувані матеріали даної справи надійшли до Північного апеляційного господарського суду.

Слід зазначити, що головуючий суддя Остапенко О.М. з 20.12.2024 року по 13.01.2025 року перебував у відпустці, тому фактично справу передано судді 14.01.2025 року.

Ухвалою суду від 20.01.2025 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк" на рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 року у справі №910/16187/23, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 13.03.2025 за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

У поданих суду відзивах на апеляційну скаргу УКРНОІВІ та ТОВ "Тернофарма" просять її задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 у даній справі та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

У поданому відзиві на апеляційну скаргу ПрАТ "Київський вітамінний завод" просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

У зв`язку з перебуванням судді Корсака В.А. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.03.2025 року для розгляду справи №910/16187/23 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В., Пантелієнко В.О.

Ухвалою суду від 13.03.2025 року справу №910/16187/23 за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк" на рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 року прийнято до провадження у визначеному складі.

У судовому засіданні 13.03.2025 року протокольною ухвалою оголошено перерву у справі до 24.04.2025 року на підставі положень статті 216 Господарського процесуального кодексу України.

До дати судового засідання через систему "Електронний суд" від позивача надійшли додаткові пояснення по справі.

Представники відповідача-1, відповідача-2 та відповідача-3 в судовому засіданні 24.04.2025 року вимоги апеляційної скарги підтримали, просили її задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 у справі №910/16187/23 та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Представник позивача в судовому засіданні проти доводів скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Представник відповідача-4 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Про дату, час та місце розгляду справи відповідач-4 повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

24.04.2025 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення присутніх представників учасників провадження у справі, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 року у даній справі - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом (частина 1 статті 418 Цивільного кодексу України).

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (частина 3 статті 418 Цивільного кодексу України).

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини 1 статті 155 Господарського кодексу України та частини 1 статті 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (частина 1 статті 492 Цивільного кодексу України).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Як встановлено судом та вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України №263229 від 12.08.2019, власником якого є відповідач-1, заявку на реєстрацію знаків для товарів і послуг "ВЕНОРМ" №m201722747 було подано 12.10.2017.

На дату подання заявки №m201722747 від 12.10.2017 чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 09.04.2015, яка діяла з 21.05.2015.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (частина 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 09.04.2015).

Не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абзац п`ятий частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 09.04.2015).

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 09.04.2015).

Тобто частина 2 та частина 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" фактично визначають три різці підстави, що можуть слугувати у відмові в наданні правової охорони знаку для товарів та послуг (торгівельній марці).

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг (абзац другий пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги (абзац третій пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (абзац п`ятий пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (підпункт "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Судом встановлено, що позивач використовує торговельну марку (знак) "НОРМОВЕН" в своїй господарській діяльності для товарів віднесених до 05 класу МКТП. Відповідач-1 та відповідач-3 в своїй господарській діяльності використовують торговельну марку (знак) "ВЕНОРМ" також для товарів віднесених до 05 класу МКТП (при цьому, власником свідоцтва на торгівельну марку "ВЕНОРМ" є відповідач-1).

Вирішуючи спори, пов`язані із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення в зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарський суд, якщо схожість не має очевидного характеру, може призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (постанова Верховного Суду від 13.08.2019 у справі №910/6920/17; аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного Суду від 06.02.2020 №910/2503/18).

У розумінні частини 3 статті 98 та частини 1 статті 101 ГПК України висновок експерта може бути наданий також на замовлення учасника справи.

Так, в матеріалах справи містяться надані сторонами та складені на їх замовлення в порядку ст. 101 ГПК України висновки експертів, а саме:

- Висновок експертів Дорошенка О. Ф. та Мінченко Н.В. №47/11-2023 від 13.12.2023 за результатам проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 або Висновок №1) та Висновок експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Голови І.Г. №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 (далі - Висновок експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 або Висновок №2), що надані позивачем на підтвердження його позовних вимог;

- Висновок експерта Андрєєвої А.В. №02-01/2024 від 30.01.2024 (далі - Висновок експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 або Висновок №3) та Висновок експерта Андрєєвої А.В. №02-02/2024 від 29.02.2024 (далі - Висновок експерта №02-02/2024 від 29.02.2024 або Висновок №4) за результатами проведення дослідження об`єктів інтелектуальної власності, що надані відповідачем-1 на спростування позовних вимог позивача.

Відповідно до Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023, експерти Дорошенко О. Ф. та Мінченко Н. В. дійшли наступних висновків:

1.Позначення ВЕНОРМ за заявкою №m201722747, зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом України №263229, станом на дату подання заявки №m201722747 від 12.10.2017 та станом на дату подання позовної заяви (17.10.2023) було та є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати, з торговельною маркою за свідоцтвом України №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованого на ім`я АТ "Київський вітамінний завод" для тих самих і споріднених товарів.

2.Позначення за заявкою №m201722747 від 12.10.2017, зареєстроване у якості торговельної марки за свідоцтвом України №263229, використане на упаковці лікарського засобу "ВЕНОРМ" виробництва ТОВ "Тернофарм", є таким, що внаслідок такого його використання воно може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари - лікарські засоби "НОРМОВЕН" (реєстраційне посвідчення №UA/4475/01/01 від 21.09.2020) та "НОРМОВЕН 1000" (реєстраційне посвідчення №UA/19787/01/01 від 15.12.2022), - АТ "Київський вітамінний завод".

Відповідно до Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 експерт Голова І.Г. дійшла наступних висновків:

1.Станом на дату подання заявки №m201722747 від 12.10.2017 та станом на дату подання позовної заяви (17.10.2023) позначення ВЕНОРМ є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельною маркою НОРМОВЕН за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованого на ім`я АТ "Київський вітамінний завод" для тих самих і споріднених товарів 05 класу, перелік яких наведено у таблиці 1 дослідницької частини висновку.

2.Позначення ВЕНОРМ за заявкою №m201722747 від 12.10.2017, використане на упаковці лікарського засобу "ВЕНОРМ" ТОВ "Тернофарм", є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари - лікарські засоби "НОРМОВЕН" (реєстраційне посвідчення №UA/4475/01/01 від 21.09.2020) та "НОРМОВЕН 1000") (реєстраційне посвідчення №UA/19787/01/01 від 15.12.2022), - АТ "Київський вітамінний завод".

Отже, експерти Дорошенко О. Ф., Мінченко Н. В. та Голова І.Г дійшли до однакових по своїй суті висновків.

Натомість, відповідно до Висновку експерта №02-01/2024 від 30.01.2024, експерт Андрєєва А. В. дійшла наступних висновків:

1.Товари 05 класу МКТП за Свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 на торговельну марку "ВЕНОРМ", є такими самими або спорідненими із товарами 05 класу МКТП, щодо яких зареєстрована торговельна марка "НОРМОВЕН" згідно Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №230665 від 28.08.2017.

2.Торговельна марка "ВЕНОРМ" за Свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 за заявкою №m201722747 від 12.10.2017 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою "НОРМОВЕН" згідно Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованою на ім`я АТ "Київський вітамінний завод" для таких самих і споріднених товарів.

Відповідно до Висновку експерта №02-02/2024 від 29.02.2024, експерт Андрєєва А.В. дійшла наступного висновку:

Знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ" за Свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 (заявка №m201722747 від 12.10.2017), який заснований на зображеннях лицьових сторін упакувань лікарського засобу "ВЕНОРМ" виробництва ТОВ "Тернофарм" (упакування №1 та упакування №2) не є таким, що внаслідок його використання в такому вигляді може ввести в оману споживача щодо особи АТ "Київський вітамінний завод", яке виробляє товари - лікарські засоби "НОРМОВЕН" та "НОРМОВЕН 1000".

Отже, експерт Андрєєва А. В. прийшла до протилежних висновків, аніж експерти Дорошенко О.Ф., Мінченко Н. В. та Голова І.Г.

Враховуючи наведені обставини, в матеріалах справи наявні чотири висновки експертів, які підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими доказами.

При цьому, згідно зі ст.ст. 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до частин першої та другої статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За ч. 1 ст. 78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Разом з тим, суд враховує, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.02.2020 зі справи №910/21067/17.

Оцінюючи Висновок експертів №47/11-2023 від 13.12.2023, Висновок експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023, що надані позивачем та Висновки експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024, що надані відповідачем-1, колегія суддів враховує наступні обставини.

У висновках зазначено, що експерти обізнані про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також те, що висновки експертів підготовлені для подання до господарського суду в якості доказу при розгляді господарської справи №910/16187/23.

Досліджувані знаки для товарів і послуг є словесними і відповідно визначення їх схожості необхідно проводити за правилами визначення схожості словесних позначень.

Загальні підходи до встановлення схожості чи тотожності позначень визначені в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116, в редакції чинній станом на дату подання заявки (надалі - Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг).

Згідно з п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг - до позначень, що є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг - позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

провести пошук тотожних або схожих позначень;

визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг - при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до п. 4.3.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг - словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Суд констатує, що торговельна марка (знак) "ВЕНОРМ" та торговельна марка (знак) "НОРМОВЕН" є словесними.

У Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023, експертами було встановлено, що однорідні та споріднені товари 05 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 (заявка №m201722747 від 12.10.2017) "ВЕНОРМ", є тими самими та спорідненими із товарами 05 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "НОРМОВЕН" за свідоцтвом України №230665 від 28.08.2017.

У Висновках експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024, експертом було встановлено, що досліджувана торговельна марка "ВЕНОРМ" та торговельна марка "НОРМОВЕН" призначені для позначення товарів 05 класу МКТП, зокрема, товарів "Фармацевтичні препарати; ліки для людини". Таким чином, досліджувані торговельні марки застосовуються для маркування товарів 05 класу МКТП, які є такими самими, а саме товарів "Фармацевтичні препарати; ліки для людини". Тобто, фактично експерт Андрєєва А.В. проводила дослідження тотожності та спорідненості лише окремих товарів 05 класу МКТП за якими зареєстровані торговельні марки (знаки).

У Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023, зазначено, що порівнюванні позначення "ВЕНОРМ" та "НОРМОВЕН" мають у своєму складі співпадаючі звукосполучення [норм] та [вен] та не дивлячись на розбіжність у їх розташуванні все ж порівнюванні позначення є схожими за вимовою. У Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 зазначено, що об`єкт дослідження "ВЕНОРМ" є анаграмою об`єкта дослідження "НОРМОВЕН" (переставлення літер у слові, завдяки чому утворюється нове значення, прочитуване у зворотному напрямку), та досліджувані об`єкти є фонетично схожими.

Отже, у Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 експерти дійшли висновків про те, що досліджувані об`єкти є фонетично схожими.

Натомість, у Висновках експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024 встановлено відсутність фонетичної схожості порівнюваних торговельних марок (знаків). Зокрема, експерт прийшов до висновків, що порівнювані об`єкти хоч і збігаються за наявністю у їх складовій літеросполучення [норм], проте ці частини різняться за вимовою, оскільки у складі торговельної марки "НОРМОВЕН" звук [о] наголошений, а у складі торговельної марки "ВЕНОРМ" звук [о] ненаголошений. Щодо звукосполучення [вен] експерт описав власні дослідження, проте кінцевого висновку щодо його використання у двох порівнюваних торговельних марках не навів.

З приводу власне самої фонетичної (не)схожості, з урахуванням сталої та послідовної правової позиції Верховного Суду, викладеної зокрема, у постановах від 20.02.2018 у справі №922/3136/16, від 15.07.2019 у справі №910/18587/16, від 09.06.2020 у справі №910/15741/17, суд враховує, що при порівнянні протиставленої торговельної марки (знаку) "ВЕНОРМ" та раніше зареєстрованої торговельної марки (знаку) "НОРМОВЕН" їх фонетична (не) схожість є менш важливим фактором, оскільки, під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари; споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово.

У Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 зазначено, що порівнювані торговельні марки (знаки) є схожими за візуальними (графічними) ознаками. У Висновках експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024 зазначено про наявність схожості досліджуваних об`єктів у їх домінуючих елементах за графічними (візуальними) ознаками. Проте, на думку, експерта, словесна торговельна марка позбавлена відмітних графічних ознак. Таким чином, все ж таки за усіма висновками експертів порівнювані позначення є схожими за графічними (візуальними) ознаками.

У Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 експерти зазначили, що досліджувані торговельні марки хоч і є фантазійними, втім, за рахунок використання у своєму складі однакових значущих морфем "норм" та "вен", утворених від тих самих слів "норма" та "вена", мають однакове смислове значення та викликають однакові асоціації від їх сприйняття у фармацевтиці. Тому, при їх використанні для позначення лікарських засобів, які мають схожі фармакологічні властивості, торговельні марки (знаки) можуть викликати у свідомості споживача однакові асоціації від їх сприйняття (в тому числі у зв`язку із специфікою назв лікарських засобів). Отже, за висновком експертів порівнювані знаки є також схожими за смисловими (семантичними) ознаками.

У Висновках експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024 щодо семантичних ознак, експерт зазначив, що обидві лексеми "нормовен" та "венорм" мають спільну ознаку - належать до складних (за будовою) слів, проте побудовані за різними методами: "нормовен" - методом основоскладання "норма" і "вена", які поєднані сполучним голосним ненаголошеним звуком [о]; "венорм" - шляхом використання моделі накладання слів "норма" і "вена", що не є анаграмою.

Колегія суддів зазначає, що у всіх чотирьох висновках експерти констатували, що досліджувані торговельні марки (знаки) не містять у словниках, не мають словникового тлумачення, отже є вигаданими, фантазійними, тобто такими, що не мають конкретного значення.

Проте, суд враховує, що зазвичай, назви лікарських засобів в силу їх особливостей несуть інформацію про властивості і переваги препаратів, що не враховано у Висновках експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024.

Враховуючи, що порівнювані торговельні марки зареєстровані для товарів 05 класу МКТП, існує висока вірогідність того, що морфеми "вен" та "норм", які входять до складу цих знаків - покликані викликати асоціації із фармацевтичними властивостями цих товарів.

Отже, побудова слів "НОРМОВЕН" та "ВЕНОРМ" різними методами саме по собі не спростовує їх утворення за допомогою одних і тих самих слів "норма" та "вена", що є більш зрозумілим пересічному споживачу, мають певне значення (тлумачення) у фармацевтиці, через що набувають певного семантичного значення.

Саме тому, у Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023, на переконання колегії суддів, експерти прийшли більш обґрунтованого висновку про те, що як позначення "НОРМОВЕН", так і позначення "ВЕНОРМ" у свідомості пересічного споживача створює образ певних споживчих (лікувальних) властивостей цього препарату, шляхом поєднання смислового значення двох слів, які його утворюють, а саме, викликає асоціацію, пов`язану з приведенням вен людини у нормальний стан (норму) за допомого лікування цим препаратом.

Отже, судом приймається, що порівнювані знаки є також схожими за смисловими (семантичними) ознаками.

Висновки експертів мають оцінюватись судом з урахуванням обставин справи з погляду споживача (пересічного або обізнаного), оскільки, сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні, що узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною у пункті 53 постанови від 15.07.2019 у справі №910/18587/16.

Колегія суддів також враховує правову позицію викладену у пунктах 55-56 зазначеної постанови Верховного Суду від 15.07.2019 у справі №910/18587/16, згідно з якою схожість до ступеня змішування базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість. Під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово.

Таким чином, оскільки суди повинні оцінювати висновки експертиз з точки зору пересічного споживача, апеляційний господарський суд вважає, що в даному випадку також важливим є дослідження обставин фактичного використання знаку з урахуванням упаковки.

Так, на дослідження експертам Дорошенку О. Ф., Мінченко Н. В. та Голові І.Г. позивачем було надано для порівняння чотири упаковки лікарських засобів "НОРМОВЕН", "НОРМОВЕН 1000" виробництва АТ "Лікарський вітамінний завод", та "ВЕНОРМ" виробництва ТОВ "Тернофарм", дослідивши які, експерти встановили, що лікарські засоби випускаються у схожих упаковках (кольорове оформлення), що додатково сприяє введенню споживачів в оману відносно виробника товару.

Таким чином, при встановленні обставин використання торговельної марки відповідача-1, як такої яка може ввести в оману щодо її виробника та схожості її до ступеня сплутування з торговельною маркою позивача, судовими експертами Дорошенком О.Ф., Мінченко Н.В. (Висновок експертів №47/11-2023 від 13.12.2023), Головою І.Г. (Висновок експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ) досліджувались спорідненість (однорідність) товарів; схожість досліджуваних позначень; звукові (фонетичні) ознаки; семантичні (смислові) ознаки; графічні (візуальні) ознаки, а також питання щодо можливості сплутування споживачем товарів різних виробників з урахуванням їх упаковки.

Натомість, експерт Андрєєвої А.В. у своєму Висновку експерта №02-02/2024 від 29.02.2024 зазначила, що при проведенні досліджень порівняння упакувань лікарського засобу "ВЕНОРМ" з упакуванням лікарських засобів "НОРМОВЕН" та "НОРМОВЕН 1000" не проводилось, оскільки, на думку експерта, питання стосується лише торговельної марки "ВЕНОРМ".

Втім, з огляду на підстави позову, на переконання суду, оцінка схожості упаковок є обов`язковою при вирішенні питання про можливість внаслідок використання позначення ввести в оману споживача щодо виробника такого товару.

Суд першої інстанції зазначив, що позивачем було надано в якості речових доказів зразки лікарського засобу "НОРМОВЕН" та "НОРМОВЕН 1000" у відповідних упаковках виробництва АТ "Київській вітамінний завод", а також лікарського засобу "ВЕНОРМ" у відповідних упаковках у трьох різних графічних оформленнях виробництва ТОВ "Тернофарм" (використання трьох різних упакувань підтверджується і самим відповідачем-3 у своєму відзиві та доповненнях до відзиву на позов). Крім того, у суді апеляційної інстанції представником позивача також надавались для огляду зразки упаковок лікарських засобів "НОРМОВЕН" та "ВЕНОРМ".

Оцінивши упакування лікарських засобів з точки зору пересічного споживача, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції щодо дійсної схожості таких упаковок.

Таким чином, дослідивши наявні в матеріалах справи висновки експертів, колегія суддів погоджується з судом першої інстанції щодо прийняття як належних та допустимих доказів поданих позивачем - Висновку експертів Дорошенка О.Ф. та Мінченко Н.В. №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта Голови І.Г. №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023, оскільки вони узгоджуються з іншими матеріалами справи і містять більш змістовні відповіді на порушувані питання.

Суд вважає, що за своїми фонетичними, семантичними, графічними ознаками словесні позначення "НОРМОВЕН" та "ВЕНОРМ", що використовуються в якості назв лікарських засобів є схожими і доступними до сплутування пересічним споживачем, оскільки, утворені за рахунок домінуючого складання двох слід "норма" та "вена", а відмінний порядок їх написання не спростовує можливість сплутування, спільного асоціювання зазначених позначень з рахуванням специфіки побудови назв лікарських засобів у фармацевтиці.

Поряд з цим, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції щодо неприйняття Висновків експерта Андрєєвої А.В. №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024, що подані відповідачем-1, як належних та допустимих доказів, оскільки не вважає, що висновки експерта, які викладені у ньому є змістовними та належним чином обґрунтованими. Зокрема, висновки експерта Андрєєвої А.В. не враховують особливості обігу лікарських засобів та складання назв лікарських засобів, а також не містять порівняння упакувань лікарських засобів.

Висновок експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновок експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023, на переконання колегії суддів, з більшою вірогідністю підтверджують доводи позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованим на ім`я позивача для таких самих товарів (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Суд також враховує, позицію Верховного Суду, викладену у пункті 5.19 постанови від 17.12.2020 у справі №910/9435/19, про те, що назви фармацевтичних препаратів, які можуть бути зареєстровані як торгівельні марки мають свої особливості реалізації на ринку, зокрема, застосування яких можливе за призначенням лікаря або рекомендацією фахівця, то в даному випадку назва препарату не відіграє вирішальну роль при їх виборі. Саме тому при вирішенні питання щодо встановлення обставин однорідності товарів (лікарських засобів, фармацевтичних препаратів) судам необхідно враховувати також умови та канали збуту, коло споживачів.

Експерти у всіх чотирьох висновках відзначили, що відповідно до Інструкцій для медичного застосування лікарських засобів "НОРМОВЕН", "НОРМОВЕН 1000" та "ВЕНОРМ", останні відносяться до безрецептурних лікарських засобів та мають спільні канали збуту (аптечні мережі, лікувальні заклади, Інтернет), а також ідентичне коло споживачів.

Таким чином, враховуючи, що порівнювані торговельні марки (знаки) зареєстровані для товарів 05 класу МКТП, на переконання суду, існує висока вірогідність того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (торговельною маркою) за свідоцтвом України №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованим на ім`я позивача для таких самих товарів (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Крім того, суд враховує, що позивач почав раніше виробляти та зареєстрував лікарський засіб "НОРМОВЕН" (з 2006 року) та надав до позовної заяви низку доказів (додаток №15, №17, №21, №22, №23, №24 тощо), які свідчать про вкладення значних коштів в просування назви лікарського засобу "НОРМОВЕН" на ринку, а також рекламування вказаного лікарського препарату.

В той же час, відповідач-1, як власник свідоцтва на знак для товарів та послуг, подав заявку на реєстрацію знаку лише в 2017 року, а відповідач-3, як виробник лікарського засобу, зареєстрував лікарський засіб та почав виробництво в 2020 роках, що, на переконання суду, додатково свідчить про те, що пересічному споживачу торгівельна марка позивача вже була відома, і він міг припускати, що використання схожого словесного позначення також свідчить про виробництво даного товару позивачем.

Верховний Суд неодноразово наголошував щодо необхідності застосування категорій стандартів доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Зокрема, цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони.

Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17). Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі №129/1033/13-ц (провадження №14-400цс19).

Справедливість судового розгляду повинна знаходити свою реалізацію, в тому числі у здійсненні судом правосуддя без формального підходу до розгляду кожної конкретної справи.

17.10.2019 набув чинності Закон України від 20.09.2019 №132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", яким було, зокрема внесено зміни до ГПК України та змінено назву ст. 79 ГПК України з "Достатність доказів" на нову - "Вірогідність доказів" та викладено її у новій редакції з фактичним впровадженням у господарський процес стандарту доказування "вірогідність доказів".

Стандарт доказування "вірогідність доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач.

Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду і на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були (аналогічний висновок викладений у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.06.2020 у справі №924/233/18).

Тобто, обставину треба доказувати таким чином, аби реалізувати стандарт більшої переконливості, за яким висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається вірогіднішим, ніж протилежний.

Таку правову позицію висловив Верховний Суду у постанові від 30.09.2021 у справі №922/3928/20.

Зазначений підхід узгоджується з судовою практикою ЄСПЛ, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (п. 1 ст. 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні 23.08.2016 у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом" ("beyond reasonable doubt").

Вищенаведеної правової позиції дотримується Верховний Суд у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у своїй постанові від 30.11.2021 року по справі №910/21182/15 (910/16832/19).

За ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали справи, колегія суддів за своїм внутрішнім переконанням вважає, що надані позивачем та наявні у справі докази у їх сукупності на підтвердження заявлених позовних вимог, є більш вірогідними, ніж докази на підтвердження протилежних доводів відповідачів щодо недоведеності позовних вимог, а тому з більшою вірогідністю торговельна марка (знак) відповідача-1 "ВЕНОРМ" за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019, що зареєстрована для товарів 05 класу МКТП, не відповідає умовам надання правової охорони, у зв`язку з чим суд першої інстанції дійшов заснованого на законі висновку про визнання зазначеного свідоцтва недійсним на підставі підпункту "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Щодо вимоги про зобов`язання УКРНОІВІ внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (похідна вимоги до відповідача-2) колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність".

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності" від 23.08.2016 за №585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

16.06.2020 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" за №703-IX, який набрав чинності 14.10.2020 року (в редакції 05.01.2022), яким було створено національний орган інтелектуальної власності та внесено зміни у відповідні закони, якими регулюються правовідносини в сфері інтелектуальної власності, зокрема і в Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №7, із наступними змінами), яким регулюються спірні правовідносини у даній справі.

Так, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" було доповнено статтею 2-1 наступного змісту: Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема: приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними НОІВ повідомляє про це у своєму Бюлетені (пункт 2 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки (пункт 3 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 №1267-р "Про національний орган інтелектуальної власності" визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. №703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Тож, тимчасово функції Національного органу інтелектуальної власності було покладено на ДП "Український інститут інтелектуальної власності".

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 №943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності", було визначено, що ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Вказане розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року №943-р набрало чинності з 08.11.2022 року, отже функції Національного органу інтелектуальної власності, зокрема, і щодо ведення Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки і внесення до Реєстру змін та відомостей, з 08.11.2022 перейшли від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Таким чином, враховуючи задоволення основних позовних вимог, апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції про обґрунтованість похідних вимог позивача про зобов`язання відповідача-2 внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України №263229 від 12.08.2019 на торговельну марку (знак) "ВЕНОРМ".

Стосовно заборони використання позначення ВЕНОРМ (похідна вимога до відповідача-3) колегія суддів зазначає наступне.

Використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) (абзац другий пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано (абзац третій пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет (абзац четвертий пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки (абзац п`ятий пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою (абзац четвертий пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

13.10.2020 між АТ "КЗКІФ "Оброк" (відповідач-1) та ТОВ "Тернофарма" (відповідач-3) укладено Ліцензійний договір №6 про передачу прав на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Вказана правова позиція викладена Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду у постановах від 29.05.2019 у справі №910/8180/17, від 04.07.2019 у справі №910/4947/18 і від 30.11.2023 у справі №910/10906/22.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (абзац п`ятий пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

На підтвердження факту порушення прав позивача, останнім до матеріалів справи додані фото упаковки лікарського засобу "ВЕНОРМ" у різних її упакуваннях. На упаковках значиться, що виробником є ТОВ "Тернофарм" (відповідач-3).

Продаж лікарського засобу "ВЕНОРМ" підтверджується також наданим позивачем фіскальним чеком від 14.09.2023 з аптеки, а також довідкою №150 від 27.09.2023 наданою ТОВ "Проксіма Рісерч Інтернешнл", що є власником Бази даних системи дослідження фармацевтичного ринку.

Ані в суді першої інстанції, ані в апеляційному господарському суді відповідачем-3 не заперечувався факт, що саме ТОВ "Тернофарм" є виробником лікарського засобу "ВЕНОРМ" відповідно до реєстраційного посвідчення №UA/18081.01.01 від 13.05.2020 та здійснює його продаж.

Отже, наявними в матеріалах справи доказами підтверджується та відповідачем-3 не заперечується факт використання позначення "ВЕНОРМ" в своїй господарській діяльності шляхом маркування товару (упаковки лікарського засобу) та пропонування такого товару до продажу.

Оскільки суд дійшов висновку, що торговельна марка (знак) "ВЕНОРМ" за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 на дату подання заявки №m201722747 від 12.10.2017 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацом п`ятим частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та абзацом другим пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", то позовні вимоги позивача до відповідача-3 про заборону використання всіма можливими способами позначення "ВЕНОРМ" стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України №230665 від 28.08.2017 на торговельну марку (знак) "НОРМОВЕН" є обґрунтованими і також підлягають задоволенню.

При цьому, посилання скаржника в апеляційній скарзі на зміну з 20.12.2023 відповідачем-3 графічного оформлення упаковки товару - лікарського засобу "ВЕНОРМ", колегією суддів до уваги не беруться з наступних мотивів.

Підставою позову у господарській справі №910/16187/23 (з урахуванням зміни підстав позову у позовній заяві в новій редакції), зокрема, є: протиправна (з порушенням прав позивача) реєстрація торговельної марки відповідача-1 ВЕНОРМ за заявкою №m201722747 від 12.10.2017, оскільки на дату подання заявки та на дату звернення до суду, на думку позивача, вона не відповідала умовам надання правової охорони, встановленим законом (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону №3689-XII в редакції від 21.05.2015), і внаслідок її використання на упаковці лікарського засобу ВЕНОРМ можна ввести в оману щодо позивача (абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону №3689-XII в редакції від 21.05.2015).

Колегія суддів зауважує, що оцінка схожості упаковок є обов`язковою при вирішенні питання про можливість внаслідок використання позначення ввести в оману споживача щодо виробника.

Крім того, позовна заява обов`язково повинна містити предмет позову та підстави позову. Підстави позову - це обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу. Саме предмет і підстава позову сприяють з`ясуванню наявності і характеру спірних правовідносин між сторонами, застосуванню необхідного способу захисту права, визначенню кола доказів, необхідних для підтвердження наявності конкретного цивільного права і обов`язку.

Позивач обрав спосіб захисту у господарській справі №910/16187/23 заборонити відповідачу-3 використовувати всіма можливими способами позначення "ВЕНОРМ" стосовно таких самих і споріднених товарів і послуг, для яких зареєстровано торговельну марку "НОРМОВЕН" (абз. 4, 5 п. 5 ст. 16 Закону №3689-XII, п. 3 ст. 495 ЦК України), а не припинити порушення (ч. 2 ст. 20 Закону №3689-XII). Відповідно, така заборона на використання всіма можливими способами позначення "ВЕНОРМ" носить компенсаторний характер і є наслідком факту порушення права, який вже мав місце - використання позначення "ВЕНОРМ" на упаковці товару з графічним зображенням, внаслідок якого ці позначення можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація такого позначення ("ВЕНОРМ") з торговельною маркою ("НОРМОВЕН").

Колегія суддів зазначає, що зміна відповідачем-3 в ході розгляду справи №910/16187/23 зовнішнього вигляду упаковки не впливає на позовні вимоги, заявлені до такої зміни, оскільки не відміняє самого факту використання позначення "ВЕНОРМ" на упаковці товару з графічним зображенням, внаслідок якого (такого використання) ці позначення можна сплутати, зокрема може виникнути асоціація такого позначення ("ВЕНОРМ") з торговельною маркою ("НОРМОВЕН"), тобто не відміняє самого факту порушення, що вже відбулося.

Так, Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам (постанови Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі №338/180/17, від 11.09.2018 у справі №905/1926/16, від 30.01.2019 у справі №569/17272/15-ц, від 02.07.2019 у справі №48/340, від 22.10.2019 у справі №923/876/16).

Застосування судом того чи іншого способу захисту має приводити до відновлення порушеного права позивача без необхідності повторного звернення до суду. Судовий захист повинен бути повним та відповідати принципу процесуальної економії, тобто забезпечити відсутність необхідності звернення до суду для вжиття додаткових засобів захисту. Такі висновки викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 22.09.2020 у справі №910/3009/18, від 19.01.2021 у справі №916/1415/19, від 16.02.2021 у справі №910/2861/18.

Оскільки законом (абз. 4, 5 п. 5 ст. 16 Закону №3689-XII, п. 3 ст. 495 ЦК України) чітко унормовано право забороняти використання торговельної марки, а у даному спорі порушення права позивача охоплюється неправомірним використанням торговельної марки, тому обраний позивачем спосіб заборони використання торговельної марки є ефективним і законним, оскільки фактично є не забороною діяльності, а є лише забороною використання знаків, які призводять до сплутування у діяльності різних осіб, а зміна відповідачем-3 графічного оформлення упаковки товару - лікарського засобу "ВЕНОРМ" під час розгляду справи в суді першої інстанції не має жодного правового значення для даної справи, оскільки виходять за межі визначеної позивачем підстави позову.

Щодо визнання недійсним наказу МОЗ України №1128 від 13.05.2020 та зобов`язання припинити дію реєстраційного посвідчення №UA/18081.01.01 від 13.05.2020 (похідні вимоги до відповідача-4) колегія суддів зазначає наступне.

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (пункт 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси (частина 1 статті 21 Цивільного кодексу України).

Кожний суб`єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб`єктів захищаються шляхом, зокрема, визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб`єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб`єкта господарювання (абзац третій частини 2 статті 20 Господарського кодексу України).

Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом (частина 1 статті 9 Закону України "Про лікарські засоби").

Державна реєстрація лікарського засобу здійснюється МОЗ на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ (далі - Центр) у визначеному МОЗ порядку (пункт 3 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 №376).

Виключення лікарського засобу з інформаційного та еталонного фондів Державного реєстру здійснюється у зв`язку із закінченням строку дії його державної реєстрації або на підставі наказу МОЗ України про припинення (скорочення) дії реєстраційного посвідчення (пункт 5 Порядку ведення Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженого наказом МОЗ України від 08.05.2014 №314).

Матеріалами справи підтверджується, що згідно наказу Міністерства охорони здоров`я України від 13.05.2020 №1128 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунологічних препаратів), в тому числі лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), та внесення змін до реєстраційних матеріалів)" було зареєстровано лікарський засіб "ВЕНОРМ" виробництва ТОВ "Тернофарм".

На підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 13.05.2020 №1128 видано реєстраційне посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2020.

Матеріалами справи підтверджується, що позначення "ВЕНОРМ", яке за висновками суду не відповідало на момент подання заявки умовам правової охорони, використовується відповідачем-3 для випуску лікарського засобу за реєстраційним посвідченням №UA/18081/01/01 від 13.05.2020.

Отже, у даному випадку саме наказ Міністерства охорони здоров`я України від 13.05.2020 №1128 (в його оспорюваній частині) і згадане реєстраційне посвідчення були і залишаються необхідними передумовами введення лікарського засобу "ВЕНОРМ" у цивільний оборот, а отже і для порушення права інтелектуальної власності позивача.

Крім того, формальне дотримання Міністерством охорони здоров`я України існуючої процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над правом власника зареєстрованої торговельної марки забороняти використання позначення та не повинне ставити під сумнів виключний характер прав на таку торговельну марку.

Визнання недійсним, у тому числі частково, акта державного органу (в даному разі Міністерства) не визначається законом як захід відповідальності, а є одним із передбачених законом способів захисту порушених прав та законних інтересів (пункт 10 частини другої статті 16, стаття 21 ЦК України).

Вище наведені висновки узгоджуються із висновками Верховного Суду викладеними у постанові від 26.02.2019 у справі №910/7661/17.

Статтею 5 ГПК України передбачено захист господарським судом прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, державних та суспільних інтересів у спосіб, визначений, зокрема, законом.

У рішенні Європейського суду з прав людини зі справи "Чагал проти Сполученого королівства" від 15.11.1996 названий Суд зазначив, що норма статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони вирішені в правовій системі тієї чи іншої країни.

Як вказано у статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), Члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності передбачаються іншим законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду; ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар`єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

Отже, колегія суддів погоджується з правомірним висновком суду першої інстанції, що заявлені позивачем до Міністерства охорони здоров`я України (відповідача-4) позовні вимоги відповідають ефективному способу захисту порушених прав позивача, а відтак також підлягають задоволенню.

Щодо заяв відповідачів-1, -3 про застосування наслідків пропуску строків позовної давності до заявлених позивачем позовних вимог, суд зазначає, що відповідно до приписів ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

За приписами статті 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

При цьому, позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

Тобто суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позову. Отже, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушено право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушено, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Якщо ж суд встановить, що право або охоронюваний законом інтерес позивача дійсно порушено, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору (сторона спірних правовідносин за конкретною позовною вимогою), суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за неповажності причин її пропущення, наведених позивачем. (Аналогічна правова позиція щодо вирішення питання позовної давності, яка є сталою, міститься у численних постановах Великої Палати Верховного суду, зокрема, від 18.01.2023 року у справі №488/2807/17, від 06.09.2023 року у справі №910/18489/20.

Відтак, оскільки судом встановлено підстави для задоволення позову, в даному випадку підлягає розгляду та дослідженню заяви відповідачів-1, -3 про застосування строку позовної давності, поважності причин її пропуску та можливого застосування відповідних наслідків пропуску такого строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Апелянт стверджує, що з дати публікації відомостей - 12.08.2019 в бюлетені №15/2019 "Промислова власність" про реєстрацію знаку для товарів і послуг "ВЕНОРМ" за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019, позивач дізнався про можливе порушення його прав такою реєстрацією.

Отже, за твердженнями скаржника, керуючись статтями 256, 257, 261 ЦК України, починаючи з 12.08.2019 (дата публікації відомостей про реєстрацію спірного знака для товарів і послуг) позивач мав право звернутись до суду з даним позовом у межах трирічного строку позовної давності - до 12.08.2022. Натомість, звернувся до господарського суду лише у жовтні 2023 року, тобто після спливу строку позовної давності.

Верховний Суд у постанові від 28.05.2020 року у справі №910/13119/17 зазначив, що для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об`єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд. При цьому, суд касаційної інстанції виходив з того, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду з позовами щодо визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку.

З урахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, що строк позовної давності має рахуватись, починаючи з дати виникнення конфлікту на ринку між учасниками спору, а відповідно і конкуренції двох торгівельних позначень, а саме з дати початку використання спірного позначення як відповіадчем-1, так і відповідачем-3.

Згідно даних обсягів роздрібних продажів на території України лікарських засобів, що випускаються під торговельними марками "НОРМОВЕН" та "ВЕНОРМ" у грошовому та натуральному (кількісному) вираженні сумарно по роках з 01.06.2020 по 31.07.2023, наведених у довідці ТОВ "Проксіма Рісерч Інтернешнл" вих. №150 від 27.09.2023, за період 2020, 2021, 2022, 2023 років позивачем під торговельною маркою "НОРМОВЕН" реалізовано сукупно 378 225 упаковок на загальну суму 68 750 628,00 грн., тоді як за аналогічний період продукції відповідача-3 під торговельною маркою "ВЕНОРМ" реалізовано сукупно 85 упаковок на загальну суму 17 129,00 грн.

Як зазначалось вище, для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою (абзац четвертий пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Отже, якщо виходити з того, що відповідач-1 та відповідач-3 почали фактично використовувати торговельну марку "ВЕНОРМ" у спосіб, передбачений пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (нанесення маркування на упаковку та здійснення продажу лікарських засобів під торговельною маркою) з 13.10.2020, то позовна давність мала б спливати 13.10.2023.

Однак, Законом України №540-ІХ від 30.03.2020 "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України доповнені, зокрема, пунктом 12 у відповідності до якого під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину.

Постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", установлено з 12 березня 2020 р. до 22 травня 2020 року на всій території України карантин.

В подальшому дія карантину відповідними постановами Кабінету Міністрів України неодноразово продовжувалась.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 09.12.2020 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (з урахуванням внесених змін) дія карантину на всій території України, встановленого постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020, була продовжена до 30.06.2023 року.

Постановою Кабінету Міністрів України №651 від 27.06.2023 "Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", відмінено з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Таким чином, з наведеного вбачається, що карантин діяв на всій території України з 12.03.2020 по 30.06.2023.

Разом з тим, Законом України №2120-ІХ від 15.03.2022 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" в редакції, чинній на дату подання позову (17.10.2023), Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України доповнені, зокрема, пунктом 19, згідно якого у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки, визначені статтями 257-259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продовжуються на строк його дії.

Указом Президента України №64/2022 від 24.04.2022, який затверджений Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022 із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб.

В подальшому відповідними указами Президента України дія воєнного стану в Україні неодноразово продовжувалася та на сьогоднішній день воєнний стан триває.

З урахуванням наведеного, колегія суддів зазначає, що позивачем подано даний позов у межах встановлених законом строків позовної давності, які були продовжені на строк його дії в Україні воєнного стану, що спростовує відповідні доводи апеляційної скарги.

В силу положень процесуального законодавства та численної практики Верховного Суду судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Крім того, відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права. За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі "Хаджинастасиу проти Греції", національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію; у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Кузнєцов та інші проти російської федерації" зазначено, що ще одним завданням вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи "Серявін та інші проти України", "Проніна проти України").

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Трофимчук проти України" зазначив, що, хоча п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Таким чином, судом апеляційної інстанції в повній мірі досліджено та надано оцінку всім наявним у справі доказам та обставинам справи, а доводи скаржника щодо неправильного застосування судом норм матеріального та процесуального права і неповноти з`ясування обставин, що мають значення для справи, не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку.

Інші доводи скаржника судом апеляційної інстанції відхиляються як такі, що не впливають на суть прийнятого судового рішення і не потребують детальної відповіді з огляду на прийняте судом рішення у справі.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними, недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного судового рішення не вбачається.

Згідно ст. 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, у спорах, що виникають з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки апеляційним судом не встановлено підстав для задоволення апеляційної скарги АТ "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк" та скасування рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 року у даній справі, така апеляційна скарга залишається без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін. Судові витрати, пов`язані із розглядом справи в суді апеляційної інстанції, згідно ст.129 ГПК України, покладаються на скаржника.

Керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд "Оброк" на рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 у справі №910/16187/23 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 у справі №910/16187/23 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

4. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 22.05.2025 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді С.В. Сотніков

В.О. Пантелієнко