РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2025Справа № 910/8173/24

За позовом Малого приватного підприємства "Алекс"

до 1. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна"

про визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Данилюк М.Д.

Представники учасників справи:

від позивача: Ромащенко Д.О., Дрюк Н.О.

від відповідача-1: Козелецька Н.О.

від відповідача-2: Сівовна Ю.В.

В судовому засіданні 17.04.2025 року, відповідно до положень ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення, повідомлено представників позивача та відповідачів, що повне рішення буде складено 01.05.2025

СУТЬ СПОРУ:

До Господарського суду міста Києва від Малого приватного підприємства "Алекс" (далі - МПП "Алекс", позивач) надійшла позовна заява до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна" (далі - ТОВ "Аква-Поляна", відповідач-2), у якій позивач просить суд:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 341225 від 13.12.2023 року на торговельну марку «Поляна Купіль*3», яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна";

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 341225 від 13.12.2023 року на торговельну марку «Поляна Купіль*3», та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки позивача згідно свідоцтв України № 22301 та № 97361, та торговельна марка відповідача-2 згідно свідоцтва України № 341225 є схожими настільки, що їх можна сплутати, і тому торговельна марка відповідача-2 не відповідає умові надання правової охорони відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2024 вказаний позов був прийнятий до розгляду, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання, сторонам надана можливість реалізувати свої процесуальні права та обов`язки.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.07.2024 було задоволено заяву МПП "Алекс" б/н від 28.06.2024 року "Про забезпечення позову", заборонено ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" до набрання законної сили рішенням суду у справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо торговельної марки за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 року, в тому числі зміни щодо імені фізичної особи - власника (власників) або повного найменування юридичної особи - власника (власників) і/або адреси власника (власників) свідоцтва, зміни, пов`язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва, а також здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності "Промислова власність".

22.07.2024 від відповідача-1 надійшов відзив на позов, у якому останній проти позову заперечив, зазначив, що рішення про реєстрацію торговельної марки за відповідачем-2 та видача відповідного свідоцтва України була здійснена відповідно до вимог Закону України Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116. При цьому, висновком експертизи за заявкою відповідача-2 № m 2021 29046 на торговельну марку від 06.10.2023 № 192019/ЗМ/23, проведеної згідно зі ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", було встановлено, що заявка відповідає формальним вимогам ст. 7 Закону і заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони. Також позивачем недоведено належними доказами порушення, оспорення або невизнання його прав чи законних інтересів.

23.07.2024 від відповідача-2 надійшов відзив на позов, у якому ТОВ "Аква-Поляна" проти позову заперечило, зазначило, що експертний висновок не звільняє позивача від надання інших доказів для підтвердження вимог за позовом, та такий висновок не має переваги над іншими доказами. Також вказав, що незважаючи на наявність спільного елемента, за сукупністю фонетичних, графічних та сематичних ознак порівнюваних знаків торгівельних марок позивача та відповідача-2, останні в цілому створюють різне загальне враження та в цілому не асоціюються між собою.

29.07.2024 від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1, а 27.08.2024 - відповідь на відзив відповідача-2 у якій позивач проти доводів, викладених у відзивах відповідача-1 та відповідача-2 заперечив, вважав їх безпідставними. Також разом з відповіддю на відзив позивач просив долучити висновок експертів ДП "Центр судової експертизи та експертних досліджень" № 004-ТТМ/24 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.07.2024 та акт приймання-передачі наданих послуг № Е/64/24 від 30.07.2024. У цьому ж клопотанні просив поновити процесуальний строк для подання вказаних доказів до матеріалів справи. Розглянувши вказане клопотання, суд ухвалою, занесеною до протоколу судового засідання від 09.09.2024 задовольнив клопотання позива про поновлення процесуального строку та долучив до матеріалів справи надані докази

03.09.2024 від відповідача-2 надійшли заперечення на відповідь на відзив, у яких ТОВ "Аква-Поляна" заперечувало проти доводів, зазначених у відповіді на відзив позивача.

19.09.2024 та 26.09.2024 від відповідача-2 надійшли додаткові пояснення. Разом із додатковими поясненнями від 19.09.2024 відповідач-2 просив долучити додаткові докази до матеріалів справи, а саме - копію висновку експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024, звіту ТОВ «Соціополіс» про соціологічне опитування, докази, пов`язані з висновком експертів. У цьому ж клопотанні просив поновити процесуальний строк для подання вказаних доказів до матеріалів справи. Розглянувши вказане клопотання, суд ухвалою, занесеною до протоколу судового засідання від 09.09.2024 задовольнив клопотання відповідача-2 про поновлення процесуального строку та долучив до матеріалів справи надані докази.

31.10.2024 представник відповідача-2 заявив клопотання про зупинення провадження у даній справі до розгляду господарської справи № 910/12782/24 за позовом ТОВ "Аква-Поляна" до ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та МПП "Алекс" про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії, що розглядається Господарським судом міста Києва, у якому суд ухвалою, занесеною до протоколу судового засідання від 16.01.2025, відмовив з наступних підстав.

Згідно з приписами ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у разі об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі. Суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Зі змісту наведеної норми випливає, що причиною зупинення провадження у справі є об`єктивна неможливість її розгляду до вирішення пов`язаної з нею іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства. Метою зупинення провадження у справі до розгляду пов`язаної з нею справи є виявлення обставин, підстав, фактів, що не можуть бути з`ясовані та встановлені у даному процесі, проте, які мають значення для конкретної справи, провадження у якій зупинено. Під об`єктивною неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі.

У даному випадку суд врахував, що наявність вказаного позову у справі № 910/12782/24 не перешкоджає розгляду даної справи № 910/8173/24 та матеріали цієї справи дозволяють суду самостійно встановити та надати правову оцінку усім фактам та обставинам, викладеним сторонами у своїх заявах по суті позову, зокрема, дійсності/недійсності свідоцтва України № 341225 від 13.12.2023. Отже, суд визнав клопотання відповідача про зупинення провадження у справі безпідставним та необґрунтованим, а тому відмовив у його задоволенні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2025, занесеною до протоколу судового засідання, підготовче провадження у справі було закрите, розгляд справи призначено по суті.

Після закриття підготовчого провадження від відповідача-2 (17.03.2025) надійшло клопотання про зупинення провадження у даній справі до розгляду господарської справи № 910/12782/24, яке суд залишив без розгляду як таке, що було подане поза межами визначеного законом процесуального строку та без заяв про його поновлення, на підставі ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 207 ГПК України, відповідно до положень яких право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку; заяви, клопотання, документи, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, суд залишає без розгляду у зв`язку із пропуском процесуального строку для їх подання.

У судовому засіданні під час розгляду справи по суті 17.04.2025 представники позивача свої вимоги підтримали та обґрунтували, просили їх задовольнити.

Представник відповідача-1 та представник відповідача-2 проти позову заперечили з підстав, зазначених у відзивах та інших заявах по суті справи, просили відмовити у задоволенні позову.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

МПП "Алекс" є власником зареєстрованої:

- 17.12.2001 в Україні торговельної марки «Поляна Купель» за свідоцтвом України № 22301, класи Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): 05, 32 42;

- 25.09.2008 в Україні торговельної марки «Поляна Купель-5» за свідоцтвом України № 97361, класи Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): 05, 32.

МПП "Алекс" використовує вказані торговельні марки за свідоцтвами № 22301 та № 97361 для маркування мінеральної природної лікувально-столової води власного виробництва, що видобувається із свердловини З-Р Полянського родовища.

Проте, позивачу стало відомо, що ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" було видано свідоцтво України на торговельну марку «Поляна Купіль*3» (словесно-зображувальна) № 341225 (дата реєстрації 13.12.2023 за заявкою № m202129046 від 06.12.2021), яка отримала правову охорону за наступним класом МКТП: 32, що належить ТОВ "Аква-Поляна".

13.12.2023 ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" було опубліковане в офіційному електроному бюлетні НОІВ «Промислова власність» № 50/2023 від 13.12.2023 відомості про видачу свідоцтва України № 341225 на вказану ТМ.

Звертаючись з даним позовом, позивач зазначає, що торговельна марка «Поляна Купіль*3» (словесно-зображувальна) (свідоцтво України на торговельну марку № 341225) не відповідала умовам надання правової охорони на дату подання заявки (06.12.2021), оскільки є схожою настільки, що її можна сплутати з зареєстрованими за позивачем ТМ, зокрема, за свідоцтвами України № 22301 та № 97361. Отже, свідоцтво України на торговельну марку № 341225 має бути визнано недійсним повністю через невідповідність торговельної марки умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Вирішуючи спір по суті заявлених вимог, суд виходить з наступного.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України).

Відповідно до ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. При цьому, використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

З частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг;

- можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;

- можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, сьомому і восьмому цього пункту, можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

- торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв`язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;

- комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

- торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Частиною 1 ст. 499 ЦК України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Судом встановлено, що позивач є власником зареєстрованих: 1) 17.12.2001 в Україні торговельної марки «Поляна Купель» (дата подання заявки на торговельну марку 30.06.2000) за свідоцтвом України № 22301, класи МКТП: 05, 32 42; 2) 25.09.2008 в Україні торговельної марки «Поляна Купель-5» (дата подання заявки на торговельну марку 18.07.2007) за свідоцтвом України № 97361, класи МКТП: 05, 32.

Як зазначає позивач, торговельна марка «Поляна Купіль*3» (словесно-зображувальна) за свідоцтвом України № 341225 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожою настільки, що її можна сплутати із вказаними торговельними марками (свідоцтва України № 22301 та № 97361), власником яких є позивач.

Суд зазначає, що до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є оспорювана торговельна марка такою, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а також чи є така торговельна марка схожа настільки, що її можна сплутати з торговельними марками «Поляна Купель» за свідоцтвом № 22301 та «Поляна Купель-5» за свідоцтвом № 97361.

Частинами 2, 3 ст. 426 ЦК України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Суд зазначає, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Так, у матеріалах справи міститься висновок Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності № 350/1-2/24 від 06.06.2024, на вирішення якого були поставлені наступні питання:

- чи є торговельна марка «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 (заявка № m202129046 від 06.12.2021) для всіх товарів 32 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою «Поляна Купель» за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 (заявка № від 30.06.2000)?;

- чи є торговельна марка «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 (заявка № m202129046 від 06.12.2021) для всіх товарів 32 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою «Поляна Купель-5» за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 (заявка m200711806 від 18.07.2007)?

Судові експерти дійшли висновку, що:

- торговельна марка «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 (заявка № m202129046 від 06.12.2021) для всіх товарів 32 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою «Поляна Купель» за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 (заявка № від 30.06.2000);

- торговельна марка «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 (заявка № m202129046 від 06.12.2021) для всіх товарів 32 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою «Поляна Купель-5» за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 (заявка m200711806 від 18.07.2007).

При цьому, судовими експертами у висновку № 350/1-2/24 від 06.06.2024 було встановлено, що:

- товари 32 класу МКТП для яких зареєстровано торговельну марку «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 є тими самими/спорідненими з товарами 32 класу МКТП для яких зареєстровано торговельну марку «Поляна Купель» за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001; торговельна марка «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 34125 від 13.12.2023 та торговельна марка «Поляна Купель» за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001, є схожими за фонетичними, сематичними та графічними ознаками;

- товари 32 класу МКТП для яких зареєстровано торговельну марку «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 є тими самими/спорідненими з товарами 32 класу МКТП для яких зареєстровано торговельну марку «Поляна Купель-5» за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008; торговельна марка «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 34125 від 13.12.2023 та торговельна марка «Поляна Купель-5» за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008, є схожими за фонетичними, сематичними та графічними ознаками.

Також у матеріалах справи міститься висновок ДП "Центр судової експертизи та експертних досліджень" № 004-ТТМ/24 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.07.2024, на вирішення якого були поставлені аналогічні питання, що і на експертне дослідження, зазначені у висновку № 350/1-2/24 від 06.06.2024. Також у висновку № 004-ТТМ/24 від 29.07.2024 досліджувалось питання чи є торговельна марка «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 (заявка № m202129046 від 06.12.2021) для товару 32 класу МКТП "мінеральні води (напої)", для якого вона зареєстрована такою, що може ввести в оману щодо товару, зокрема, щодо його властивості, якості?

У вказаному висновку судові експерти дійшли наступних висновків, що:

- торговельна марка «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 (заявка № m202129046 від 06.12.2021) для всіх товарів 32 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою «Поляна Купель» за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 (заявка № від 30.06.2000);

- торговельна марка «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 (заявка № m202129046 від 06.12.2021) для всіх товарів 32 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою «Поляна Купель-5» за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 (заявка m200711806 від 18.07.2007);

- торговельна марка «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023 (заявка № m202129046 від 06.12.2021) для товару 32 класу МКТП "мінеральні води (напої)", для якого вона зареєстрована є такою, що може ввести в оману щодо товару, зокрема, щодо його властивості, якості.

З матеріалів справи вбачається, що висновок експерта № 350/1-2/24 від 06.06.2024 складений кваліфікованими експертами (Чабанець Т., Фоя О., Мотузка К.), а висновок № 004-ТТМ/24 від 29.07.2024 - кваліфікованими експертами Стародубовим І.В., Ткачук Т., відповідно до вимог чинного законодавства.

У вказаних висновках зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384 Кримінального кодексу України експерти обізнані.

Крім того, висновки № 350/1-2/24 від 06.06.2024 та № 004-ТТМ/24 від 29.07.2024 містять докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті цього висновки та відповіді на питання, поставлені експертам, обґрунтовані, дані висновки складені у порядку, визначеному законодавством, а тому вони приймаються судом в якості належних та допустимих доказів в розумінні ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України.

Верховний Суд неодноразово вказував, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 910/18036/17, від 23.10.2019 у справі № 917/1307/18, від 18.11.2019 у справі № 902/761/18, від 04.12.2019 у справі № 917/2101/17, від 25.06.2020 у справі № 924/233/18).

Проте, наданий відповідачем-2 висновок № 101 від 13.09.2024 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, суд не приймає у якості належного доказу на підтвердження відповідачем-2 своїх доводів у справі, оскільки цей висновок не містить жодної інформації, яка б стосувалась оскаржуваної у даній справі торговельної марки «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225.

У даному висновку на розгляд експертів ставились питання, що стосувались виключно торговельних марок № 22301 «Поляна Купель» та № 97361 «Поляна Купель-5», без дослідження із торговельною маркою «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225.

Щодо наданого відповідачем-2 звіту про соціологічне опитування щодо визначення схожості спірної торговельної марки з торговельними марками «Поляна Купель» та «Поляна Купель-5», відповідно до якого більше 30 % респондентів зазначили, що вказані ТМ є певною мірою схожими, але не настільки, щоб їх можливо було сплутати, то суд зазначає, що значення має сама можливість сплутування спірних торговельних марок, що є достатнім для встановлення невідповідності торговельної марки умовам надання правової охорони. Вказана позиція викладена Верховним Судом у постанові від 15.01.2019 у справі № 910/11735/17, від 02.10.2023 у справі № 910/14228/21.

Крім того, звіт про соціологічне опитування не спростовує висновків експертів, викладених у експертних висновках № 350/1-2/24 від 06.06.2024 та № 004-ТТМ/24 від 29.07.2024, що є належними доказами у даній справі, з підстав зазначених вище.

Статтею 431 ЦК України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно зі ст. 73, 74, 76 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи, а вірогідні докази - це ті, які на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно зі ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Указані норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 ГПК України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Оцінивши надані сторонами докази, суд приходить до висновку про невідповідність умовам надання правової охорони торговельної марки відповідача-2 «Поляна Купіль*3» за свідоцтвом України № 341225 від 13.12.2023, встановленим ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв`язку з чим наявні підстави для визнання недійсним повністю свідоцтва України № 341225 від 13.12.2023 на торговельну марку «Поляна Купіль*3», яке належить ТОВ "Аква-Поляна".

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, зокрема і на підставі ч. 4 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.

Пунктом 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3 вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність".

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності" від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

16.06.2020 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", який набрав чинності 14.10.2020 року (в редакції 05.01.2022), яким було створено національний орган інтелектуальної власності та внесено зміни у відповідні закони, якими регулюються правовідносини в сфері інтелектуальної власності, зокрема і в Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, із наступними змінами), яким регулюються спірні правовідносини у даній справі.

Так, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" було доповнено статтею 2-1 наступного змісту: Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема: приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267-р "Про національний орган інтелектуальної власності" визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. N 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Тож, тимчасово функції Національного органу інтелектуальної власності було покладено на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року № 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності", було визначено, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Вказане розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року № 943-р набрало чинності з 08.11.2022 року, отже функції Національного органу інтелектуальної власності, зокрема, і щодо ведення Реєстру торгівельних марок і внесення до Реєстру змін та відомостей, з 08.11.2022 перейшли від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

За наведених обставин, у зв`язку із задоволенням вимоги про визнання свідоцтва України на торговельну марку № 341225 від 13.12.2023 недійсним, позовні вимоги МПП "Алекс" про зобов`язання ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 341225 від 13.12.2023 року на торговельну марку «Поляна Купіль*3», та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності "Промислова власність" є обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню.

Отже, позов МПП "Алекс" суд задовольняє у повному обсязі.

Враховуючи наведені приписи ч. 9 ст. 129 ГПК України та задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача-2, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст. 73, 86, 129, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 341225 від 13.12.2023 року на торговельну марку «Поляна Купіль*3», яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна".

3. Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 341225 від 13.12.2023 року на торговельну марку «Поляна Купіль*3», та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна" (89313, Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Поляна, вул. Духновича, 104, ідентифікаційний код 31859085) на користь Малого приватного підприємства "Алекс" (89313, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Поляна, вул. Сонячна, 63, ідентифікаційний код 22070018) 6 056 (шість тисяч п`ятдесят шість) грн 00 коп. судового збору.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 01.05.2025

Суддя О.В. Котков