ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2025 р. м.Київ Справа№ 910/12782/24

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Станіка С.Р.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Зінченко А.С.

за участю представників учасників справи згідно з протоколом судового засідання від 08.04.2025:

від позивача: Сівовна Ю.В.

від відповідача-1: Козелецька Н.О.

від відповідача-2: Ромащенко Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали апеляційної скарги

Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна",

на ухвалу Господарського суду міста Києва

від 04.02.2025 (повний текст якого складений 11.02.2025)

у справі №910/12782/24 (суддя Котков О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна"

до 1. Державної організації "Український національний офіс

інтелектуальної власності та інновацій"

2. Малого приватного підприємства "Алекс"

про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів та

послуг та зобов`язання вчинити дії

В С Т А Н О В И В:

Короткий зміст позовних вимог, заперечень на позов та рух справи

17 жовтня 2024 року до Господарського суду міста Києва через систему «Електронний суд» від Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Поляна» (позивач) надійшла позовна заява б/н від 16.10.2024 року до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (відповідач-1) та Малого приватного підприємства «Алекс» (відповідач-2), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 22301 від 17.12.2001 року (заявка № від 30.06.2000 року);

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 97361 від 25.09.2008 року (заявка № m200711806 від 18.07.2007 року);

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 22301 від 17.12.2001 року (заявка № від 30.06.2000 року);

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 97361 від 25.09.2008 року (заявка № m200711806 від 18.07.2007 року).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що МПП «Алекс» є єдиним власником прав на словесні торговельні марки за свідоцтвами України на знак для товарів та послуг № 22301 та № 97361, які містять позначення «Поляна Купель» та «Поляна Купель - 5». Обидві торговельні марки мають ознаки загальновживаності, тому не відповідають умовам та вимогам для надання їм правової охорони, що є підставою для визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів та послуг № 22301 та № 97361.

07.11.2024 року через систему «Електронний суд» від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що спірні позначення на дату подання заявок повністю відповідали умовам надання правової охорони, встановлених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

07.01.2025 року через відділ діловодства суду від Малого приватного підприємства «Алекс» надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що позивачем не доведено невідповідність оскаржуваних торговельних марок умовам правової охорони щодо інших товарів та послуг для яких вони заявлені та зареєстровані. Крім того, відповідач-2 зазначає, що наданий позивачем Висновок експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024 року складаний з порушенням методики та законодавства, містить неповні відповіді на питання, необґрунтовану дослідницьку частину, засновану на припущеннях, що призвело до хибних висновків за результатами дослідження.

10.01.2025 через відділ діловодства суду від Малого приватного підприємства «Алекс» надійшло клопотання б/н від 10.01.2025 «Про призначення експертизи», яке мотивоване тим, що наданий позивачем Висновок експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024 (1) не враховує релевантні редакції Закону про торговельні марки, які діяли станом на дати подання заявок на оскаржувані торговельні марки; (2) ґрунтується на неналежних доказах та припущеннях судових експертів; (3) не містить дослідження усіх запитуваних ознак умови правової охорони «описовість» що оскаржуваних торговельних марок, а також відповіді на питання 3 і 4 у частині перелічених критеріїв; (4) не містить дослідження відповідності оскаржуваних торговельних марок умові правової охорони «загальновживаність» на дати подання заявок. На твердження відповідача-2, відповідність оскаржуваних торговельних марок умовам правової охорони на дати подання заявок щодо товарів 5 класу «мінеральні води лікарські» та 32 класу «мінеральні води» МКТП є фактичною обставиною, яка підлягає встановлення правомірності чи безпідставності заявлених позовних вимог.

21.01.2025 через систему «Електронний суд» від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшли пояснення на клопотання про призначення експертизи, в яких відповідач-1 вважає заявлене клопотання обґрунтованим, з огляду на те, що (1) наданий позивачем висновок експерта не містить досліджень та відповідей на питання про те, чи є зареєстровані знаки для товарів і послуг відповідача-2 загальновживаними як позначення товарів певного виду та чи складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; (2) дослідження проводилося на підставі неналежних, недопустимих та неповних вихідних даних, а дослідницька частина висновку є суперечливою, що призвело до помилкових висновків про невідповідність спірних позначень умовам надання правової охорони.

Короткий зміст ухвали місцевого господарського суду та мотиви її постановлення

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2025:

- призначено у справі № 910/12782/24 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26);

- на вирішення експертів поставити наступні питання:

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що не мав розрізняльної здатності для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи є знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 року таким, що не мав розрізняльної здатності для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, та не набув такої внаслідок використання на дату подання заявки №m200711806 - 18.07.2007?

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що вказував на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи складається знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 року лише з позначень чи даних, що були описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків або у зв`язку з ними, зокрема вказували на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки №m200711806- 18.07.2007?

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що був загальновживаним, як позначення товарів певного виду, а саме товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи складається знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України №97361 від 25.09.2008 року лише з позначень чи даних, що були загальновживаними, як позначення товарів певного виду, а саме товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки №m200711806- 18.07.2007?

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що був загальновживаним терміном для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи складається знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 року лише з позначень, що були загальновживаними термінами для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки №m200711806- 18.07.2007?

- ухвалу та матеріали справи № 910/12782/24 надіслано до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

- відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попереджено експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

- зобов`язано учасників судового процесу надати на вимогу експерта всі необхідні для проведення судової експертизи документи.

- оплату витрат по проведенню судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покладено на відповідача-2 - Мале приватне підприємство "Алекс", відповідно до рахунку, виставленого Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

- провадження у справі № 910/12782/24 зупинено на час проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвала суду першої інстанції мотивована тим, що для повного та вичерпного з`ясування обставин, що мають істотне значення для справи, зокрема, для встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, якими суд не володіє, суд дійшов висновку про наявність обставин щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги та узагальнення її доводів

Не погоджуючись із ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна", звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2025 та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні клопотання відповідача-2 про призначення судової експертизи.

Узагальнені доводи апеляційної скарги зводяться до того, що судом першої інстанції при постановленні ухвали порушено норми матеріального та процесуального права, ухвала суду першої інстанції була прийнята при неповному дослідженні доказів та з`ясуванні обставин, що мають значення для справи, висновки суду не відповідають обставинам справи.

Скаржник посилався на те, що:

- у клопотанні відповідач 2 вказує на застосування у висновку експертів № 101 нерелевантного законодавства, і на його думку, це призвело до хибних висновків за результатами дослідження, проте, більшість змін у законодавстві, що відбулися під час існування спірних відносин, носять технічний характер та не впливають на зміст норм Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- у висновку експертів обґрунтовано невідповідність оскаржуваних ТМ в частині вимог, що існувала на дату подання заявок (релевантним), і тій, що була додана при внесенні змін, і це пояснюється ціллю довести, що оскаржувані ТМ не мали й, попри їх використання відповідачем 2, усе ще не набули розрізняльної здатності;

- застосування експертами у тому числі пізніх редакцій закону не впливає на правильність Висновку експертів № 101 та не є підставою для призначення нової експертизи.

- у висновку експертів № 101 при дослідженні використано належні матеріали, вказаний висновок є повним, жодні припущення у ньому відсутні;

- позивач не вбачає необхідності у призначенні та проведенні експертизи за ознакою загальновживаності оскаржуваних ТМ, адже наявність такої ознаки доводиться наданими до справи матеріалами, а оскаржувана ухвала не містить жодного обґрунтування потреби у призначенні експертизи саме в цій справі, мотивів прийняття доводів відповідача 2 та відхилення заперечень позивача;

- призначивши експертизу суд першої інстанції визнав доведеними зазначені відповідачем 2 обставини помилковості та неповноти висновку експертів № 101, не врахувавши при цьому ряд обставин, що свідчать про зворотне;

- відповідач 2 намагається використати та реалізувати уже втрачену ним процесуальну можливість (процесуальне право на звернення із клопотанням про призначення експертизи), що у своє чергу призведе до нерозумного та недоцільного затягування розгляду провадження у справі, а отже - завдасть шкоди процесуальним правам та інтересам інших сторін;

- клопотання про експертизу подане відповідачем 2 із суттєвим та грубим порушенням процесуального строку без поважних та належних для того підстав, а отже - мало бути залишене без задоволення судом першої інстанції, проте, всупереч положенням ч. 1 ст. 81 ГПК України, суд першої інстанції прийняв до розгляду та частково задовольнив клопотання про експертизу, фактично здійснивши такі дії поза межами процесуальних строків підготовчого провадження, ще більше затягнувши розгляд справи через зупинення провадження, що призводить до порушення розумних строків розгляду спору;

- задоволення клопотання про експертизу та призначення експертизи - є порушенням принципу процесуальної економії та порушено баланс інтересів сторін провадження;

- суд першої інстанції не продемонстрував жодної оцінки, аналізу, врахування чи відхилення позицій сторін, наданих ними доказів, не обґрунтував потреби у призначенні експертизи чи неналежність як доказу уже наявних у справі висновків, і тим самим суд першої інстанції порушив вимоги вмотивованості та обґрунтованості судового рішення, положення ч. 1 ст. 99, п. 3 ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 236 ГПК України;

- оскаржуваною ухвалою проведення експертизи доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, і обрання судом першої інстанції саме цієї експертної установи є необґрунтованим та здійснене без урахування ключових обставин справи, і вказана експертна установа не була запропонована жодною зі сторін для проведення експертизи у справі, водночас, сторони не досягли згоди щодо експертної установи та осіб судових експертів;

- у матеріалах справи наявна копія Висновку експертів № 350/1-2/24 від 06.06.2024 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, підготовленого судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України на замовлення відповідача 2 для подання до суду, і у підготовці такого експертного висновку брали участь одразу три судові експерти цієї експертної установи - Тетяна Чабанець, Катерина Мотузка, Оксана Фоя; зазначений висновок був наданий відповідачем 2 як доказ у справі № 910/8173/24 щодо схожості до ступеня змішування оскаржуваних ТМ та ТМ Позивача "ПОЛЯНА КУПІЛЬ-3 Аква-Поляна", і зі змісту висновку експертів № 350/1-2/24 вбачається, що експерти вказують на схожість оскаржуваних ТМ та ТМ "ПОЛЯНА КУПІЛЬ-3 Аква-Поляна", чим фактично констатовано охороноздатність оскаржуваних ТМ;

- за доводами скаржника, високоймовірно, що у підготовці висновку за оскаржуваною ухвалою братимуть участь ті ж експерти (або окремі з них), за участі яких підготовлено Висновок експертів № 350/1-2/24, які нададуть відповідні висновки, і проведення експертизи судовими експертами порушуватиме принципи об`єктивності, неупередженості та незалежності при проведенні судової експертизи;

- наразі відсутні будь-які доводи та докази упередженості експертів НДІ Інтелектуальної власності (зокрема - Дорошенка О. Ф. та Мінченко Н. В.) щодо обставин справи та їх відношення до справи в цілому.

Короткий зміст відзивів на апеляційну скаргу

03.04.2025 через канцелярію Північного апеляційного господарського суду від відповідача-1 через систему «Електронний суд», у встановлений судом строк надійшов відзив на апеляційну скаргу, і прийнятий судом апеляційної інстанції до розгляду у відповідності до ст. 263 Господарського процесуального кодексу України, в якому відповідач-1 проти доводів апеляційної скарги заперечував, просив суд апеляційної інстанції залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржувану ухвалу залишити без змін, як таку, що постановлена з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Зокрема, відповідач-1 посилався на те, що:

- твердження скаржника про те, що призначення та проведення експертизи за ознакою загальновживаності наразі не є необхідним, оскільки наявність такої ознаки доводиться наданими до справи матеріалами - помилкові та не відповідають фактичним обставинам справи;

- висновок № 101 не може бути прийнятий у якості належного та допустимого доказу, оскільки дослідження проводились судовими експертами на підставі неналежних, недопустимих та неповних вихідних даних, а дослідницька частина висновку є суперечливою, і як наслідок, це призвело до помилкових висновків про невідповідність спірних позначень умовам надання правової охорони;

- експертизу об`єктів права інтелектуальної власності відповідач-2 пропонував доручити атестованим судовим експертам Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (вул. Костанайська, 6, м. Київ, 03118) або Державного підприємства «Центр судової експертизи та експертних досліджень» (вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601, адреса фактичного місцезнаходження: вул. Глибочицька, 40-Ф, офіс 501, м. Київ, 04052);

- відповідачем 1 було підтримано вказане клопотання, зокрема, щодо доручення проведення судової експертизи об`єктів права інтелектуальної власності атестованим судовим експертам Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» (вул. Костанайська, 6, м. Київ, 03118), який є державною спеціалізованою науково-дослідною установою судових експертиз Міністерства юстиції України;

- позивач заперечував проти задоволення клопотання відповідача 2, але разом з тим пропонував доручити проведення експертизи судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенку О.Ф. та Мінченко Н.В.;

- отже, сторонами у справі не було досягнуто взаємної згоди стосовно обрання експертної установи, у зв?язку з чим судом на підставі частини третьої статті 99 ГПК України самостійно обрано експертну установу та доручено проведення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України;

- суб`єктивна думка скаржника є оціночною і не може свідчити про наявність обґрунтованих сумнівів у безсторонності, необ`єктивності та упередженості судового експерта, який є повністю незалежним при здійсненні ним експертної діяльності;

- суд першої інстанції вмотивовано дійшов обґрунтованого висновку щодо задоволення клопотання відповідача 2 про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності з метою повного та вичерпного з`ясування обставин, що мають істотне значення для справи, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань;

- питання, поставлені на вирішення судової експертизи, повністю відповідають нормам законодавства в сфері правової охорони знаків для товарів і послуг, зокрема, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакціях, чинних на дати подання відповідних заявок на знаки для товарів і послуг), розділу V Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, та корелюються з предметом доказування у цій справі.

07.04.2025 через канцелярію Північного апеляційного господарського суду від відповідача-2 через систему «Електронний суд», у встановлений судом строк надійшов відзив на апеляційну скаргу, і прийнятий судом апеляційної інстанції до розгляду у відповідності до ст. 263 Господарського процесуального кодексу України, в якому відповідач-2 проти доводів апеляційної скарги заперечував, просив суд апеляційної інстанції залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржувану ухвалу залишити без змін, як таку, що постановлена з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Зокрема, відповідач-2 посилався на те, що:

- суд першої інстанції вірно врахував, що позивачем Висновок експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024 (1) не враховує релевантні редакції Закону про торговельні марки, які діяли станом на дати подання заявок на оскаржувані торговельні марки; (2) ґрунтується на неналежних доказах та припущеннях судових експертів; (3) не містить дослідження усіх запитуваних ознак умови правової охорони «описовість» що оскаржуваних торговельних марок, а також відповіді на питання 3 і 4 у частині перелічених критеріїв; (4) не містить дослідження відповідності оскаржуваних торговельних марок умові правової охорони «загальновживаність» на дати подання заявок;

- загальновживаність оскаржуваних ТМ це фактична обставина, яка входить до предмету доказування у цій справі, і встановлення загальновживаності оскаржуваних ТМ потребує спеціальних знань у сфері іншій, ніж право;

- висновок експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024 не може братися судом до уваги під час встановлення обставин, які входять до предмету доказування у цій справі;

- аргументи апеляційної скарги є суб?єктивною незгодою з оскаржуваною ухвалою та експертною установою, якій суд першої інстанції доручив проведення експертного дослідження;

- суд першої інстанції обгрунтував необхідність призначення судової експертизи у справі та дотримався балансу інтересів;

- оскільки питання відповідності або невідповідності оспорюваних ТМ є фактичною обставиною, яку можливо встановити лише за допомогою спеціальних знань, саме висновок експерта є належним засобом доказування у цій справі без якого вказані обставини встановити неможливо;

- суд першої інстанції законно та обгрунтовано призначив судову експертизу у справі, з дотриманням принципів змагальності, диспозитивності та пропорційності;

- клопотання про призначення експертизи подано з дотриманням процесуальних строків, зокрема встановлених в ухвалі від 22.10.2024 (до закінчення підготовчого провадження), і подання такого клопотання не можна вважати клопотанням про витребування доказів, як стверджує скаржник;

- зважаючи на те, що сторони запропонували різні експертні установи, а отже не дійшли взаємної згоди, суд правомірно доручив проведення експертизи установі, яку не запропонувала жодна із сторін, а саме - доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України;

- обставини, які встановлювали судові експерти Тетяна Чабанець, Катерина Мотузка, Оксана Фоя у висновку № 350/1-2/24 не мають жодного значення у справі про визнання недійсним оспорюваних ТМ, оскільки ці обставини не спростовують та не доводять підстав для відмови у наданні правової охорони оспорюваним ТМ, і вказаний висновок не стосується предмету доказування у цій справі;

- суд першої інстанції правильно визначив, що у справі необхідно призначити судову експертизу для того, щоб встановити обставини, які входять до предмету доказування, та потребують залучення спеціальних знань, оскільки сукупність обставин, визначених ч. 1 ст. 99 ГПК України - дотримана.

Дії суду апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційної скарги по суті

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.02.2025 апеляційну скаргу у справі №910/12782/24 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Станік С.Р., судді: Сотніков С.В., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2025 витребувано з місцевого господарського суду матеріали справи №910/12782/24.

26.02.2025 через підсистему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна" надійшла заява про поновлення строку на подання апеляційної скарги у справі №910/12782/24 з огляду на те, що повний текст оскаржуваної ухвали від 04.02.2025 отримано позивачем - 11.02.2025 о 18 год 08 хв (через підсистему ЄСІКС).

04.03.2025 до Північного апеляційного господарського суду від Малого приватного підприємства "Алекс" надійшли заперечення проти відкриття апеляційного провадження, які обґрунтовані тим, що повний текст оскаржуваної ухвали складено та підписано 11.02.2025 і відповідно до цього останній день на подачу апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2025 у справі №910/12782/24 сплив - 21.02.2025. Водночас скаржником апеляційна скарга сформована за допомогою підсистеми ЄСІКС - 24.02.2025, що порушує строки оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2025 у справі №910/12782/24 передбачені ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

20.03.2025 на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду з суду першої інстанції надійшли матеріали справи №910/12782/24.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.03.2025 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна" про поновлення пропущеного процесуального строку на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2025 у справі №910/12782/24-задоволено, поновлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна" пропущений процесуальний строк апеляційного оскарження на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2025 у справі №910/12782/24, відкрито апеляційне провадження у справі №910/12782/24 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2025, розгляд справи призначено на 08.04.2025.

Позиції учасників справи та явка представників сторін у судове засідання

В судовому засіданні 08.04.2025 представник скаржника(позивача) - Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна" підтримав доводи апеляційної скарги, просив суд апеляційної інстанції скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2025 та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні клопотання відповідача-2 про призначення судової експертизи.

Представники Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (відповідач-1) та Малого приватного підприємства «Алекс» (відповідач-2) заперечували проти доводів апеляційної скарги з підстав, зазначених у відзивах, просили апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржувану ухвалу залишити без змін, як таку, що постановлена з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Обставини справи, встановлені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції

Як підтверджується наявними матеріалами справи, МПП «Алекс» є власником прав на словесні торговельні марки, які містять позначення Поляна Купель, а саме: ТМ "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ" - Свідоцтво на торговельну марку № 22301 від 17.12.2001 (заявка № від 30.06.2000); ТМ "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" - Свідоцтво на торговельну марку № 97361 від 25.09.2008 (заявка № m200711806 від 18.07.2007). Торговельні марки можна описати наступним чином:

(1) торговельна марка "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ" є словесною, виконана у два рядки шрифтом з гарнітурою Times New Roman, жирним накресленням, всі літери заголовні. До складу торговельної марки входить два слова "Поляна" та "Купель". Колір виконання не зазначено;

(2) торговельна марка "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" є словесною, виконана шрифтом з гарнітурою Times New Roman, жирним накресленням, всі літери заголовні. До складу торговельної марки входить два слова "Поляна" та "Купель", і цифра "5", яка відокремлена від слів дефісом. Колір виконання не зазначено.

В обґрунтування підстав для визнання свідоцтв на оскаржувані торговельні марки недійсними позивач надав Висновок експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024.

У Висновку експерти дійшли наступних висновків:

(1) ТМ "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ" не притаманна індивідуальність, складається виключно із словосполучення "Поляна Купель", яке відображає конкретну ідею, пов`язану мінеральною водою родовища "Поляна Купель" Свалявського району Закарпатської області, не відокремлену від природи цієї мінеральної води, як продукту, та яке традиційно слугує для зазначення місця видобутку цієї мінеральної води;

(2) ТМ "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" не притаманна індивідуальність через наявність у її складі домінуючого словосполучення "Поляна Купель", яке відображає конкретну ідею, пов`язану з мінеральною водою родовища "Поляна Купель" Свалявського району Закарпатської області, не відокремлену від природи цієї мінеральної води, як продукту. Використання словосполучення "Поляна Купель" у ТМ кількох виробників для товарів 5 та 32 класів МКТП призводить до того, що оскаржувані ТМ не набули розрізняльної здатності внаслідок свого використання.

У Висновку зазначено, що оскаржувані ТМ за формою свого вираження та за смисловим характером (змістом) не мали та не набули індивідуальних ознак (ознак дистинктивності), за допомогою яких споживач мав би можливість вирізняти товари 5 та 32 класів МКТП (мінеральні води) одних осіб з поміж таких самих товарів інших осіб, та отримувати певну інформацію щодо товару та особи, яка пропонує цей товар. Оскаржувані ТМ не мають розрізняльної здатності (вказують на родовище видобування мінеральних вод, відображають нормативно-визначений хімічний склад води, є аналогічними до інших ТМ того ж класу товарів); оскаржувані ТМ є описовими (вказують на географічне місце походження товару, опосередковано вказують на склад товару); оскаржувані ТМ є загальновживаними (термін Поляна Купель став видовим поняттям стосовно мінеральних вод, є загальновживаним терміном).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2025:

- призначено у справі № 910/12782/24 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26);

- на вирішення експертів поставити наступні питання:

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що не мав розрізняльної здатності для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи є знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 року таким, що не мав розрізняльної здатності для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, та не набув такої внаслідок використання на дату подання заявки №m200711806 - 18.07.2007?

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що вказував на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи складається знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 року лише з позначень чи даних, що були описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків або у зв`язку з ними, зокрема вказували на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки №m200711806- 18.07.2007?

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що був загальновживаним, як позначення товарів певного виду, а саме товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи складається знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України №97361 від 25.09.2008 року лише з позначень чи даних, що були загальновживаними, як позначення товарів певного виду, а саме товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки №m200711806- 18.07.2007?

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що був загальновживаним терміном для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи складається знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 року лише з позначень, що були загальновживаними термінами для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки №m200711806- 18.07.2007?

- ухвалу та матеріали справи № 910/12782/24 надіслано до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

- відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попереджено експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

- зобов`язано учасників судового процесу надати на вимогу експерта всі необхідні для проведення судової експертизи документи.

- оплату витрат по проведенню судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покладено на відповідача-2 - Мале приватне підприємство "Алекс", відповідно до рахунку, виставленого Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

- провадження у справі № 910/12782/24 зупинено на час проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвала суду першої інстанції мотивована тим, що для повного та вичерпного з`ясування обставин, що мають істотне значення для справи, зокрема, для встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, якими суд не володіє, суд дійшов висновку про наявність обставин щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновками суду першої інстанції в ухвалі, в оскаржуваній частині, з огляду на наступне.

Мотиви та джерела права, з яких виходить суд апеляційної інстанції при прийнятті постанови

Ч. 1 статті 255 Господарського процесуального кодексу України визначено, що окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції, зокрема про призначення експертизи (п. 11), про зупинення провадження у справі (п. 11).

Згідно з ч. 1 статті 271 Господарського процесуального кодексу України визначено, що апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно зі статтею 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи п вилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, оцінивши наявні у справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Північний апеляційний господарський суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з ст. 76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Статтею 79 Господарського процесуального кодексу України визначено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу (ч. 2 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України).

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза) (ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ч. 4 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України).

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну (ч. 5 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України).

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта (ч. 6 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України).

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів (ч. 7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг; можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження; можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності; відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду; містять географічні зазначення (у тому числі для алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.

Як вірно встановлено судом першої інстанції, і що перевірено судом апеляційної інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Поляна» подало позоов до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (відповідач-1) та Малого приватного підприємства «Алекс» (відповідач-2), в якому просило:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 22301 від 17.12.2001 року (заявка № від 30.06.2000 року);

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 97361 від 25.09.2008 року (заявка № m200711806 від 18.07.2007 року);

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 22301 від 17.12.2001 року (заявка № від 30.06.2000 року);

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 97361 від 25.09.2008 року (заявка № m200711806 від 18.07.2007 року).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що МПП «Алекс» є єдиним власником прав на словесні торговельні марки за свідоцтвами України на знак для товарів та послуг № 22301 та № 97361, які містять позначення «Поляна Купель» та «Поляна Купель - 5». Обидві торговельні марки мають ознаки загальновживаності, тому не відповідають умовам та вимогам для надання їм правової охорони, що є підставою для визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів та послуг № 22301 та № 97361.

Також, в обґрунтування підстав для визнання свідоцтв на оскаржувані торговельні марки недійсними позивач надав Висновок експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024.

В свою чергу, відповідач-2 зазначав у клопотанні про призначенні експертизи про те, що наданий позивачем Висновок експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024 (1) не враховує релевантні редакції Закону про торговельні марки, які діяли станом на дати подання заявок на оскаржувані торговельні марки; (2) ґрунтується на неналежних доказах та припущеннях судових експертів; (3) не містить дослідження усіх запитуваних ознак умови правової охорони «описовість» що оскаржуваних торговельних марок, а також відповіді на питання 3 і 4 у частині перелічених критеріїв; (4) не містить дослідження відповідності оскаржуваних торговельних марок умові правової охорони «загальновживаність» на дати подання заявок. На твердження відповідача-2, відповідність оскаржуваних торговельних марок умовам правової охорони на дати подання заявок щодо товарів 5 класу «мінеральні води лікарські» та 32 класу «мінеральні води» МКТП є фактичною обставиною, яка підлягає встановлення правомірності чи безпідставності заявлених позовних вимог.

Статтею 1 Закону України "Про судову експертизу" передбачено, що судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Спеціальні знання - це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Згідно з ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Судова експертиза призначається лише в разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи, питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися після вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Отже, експертиза призначається судом у випадку необхідності встановлення фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних знань, та які мають суттєве значення для правильного вирішення спору по суті.

Колегія суддів зазначає, що для з`ясування дійсних обставин даної справи щодо відповідності/невідповідності спірних торгових марок умовам надання правової охорони необхідні спеціальні знання, тобто такі обставини можуть бути підтверджені висновком експерта.

Слід також зазначити, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (такий висновок міститься у постанові Верховного Суду від 06.02.2020 у справі №910/2503/18).

Пунктами 5.1 та 5.2 розділу V Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства Юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), визначено, що основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав. При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі (встановлення обставин відповідності знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 22301, 97361 умовам надання правової охорони, зокрема, з`ясування питання чи не відносяться вони до позначень, що є загальновживаними символами і термінами), а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань у відповідній галузі науки щодо дослідження об?єктів інтелектуальних прав, якими суд не володіє, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про правомірність призначення судом першої інстанції судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Також, суд апеляційної інстанції враховує, що експертизу об`єктів права інтелектуальної власності відповідач-2 пропонував доручити атестованим судовим експертам Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (вул. Костанайська, 6, м. Київ, 03118) або Державного підприємства «Центр судової експертизи та експертних досліджень» (вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601, адреса фактичного місцезнаходження: вул. Глибочицька, 40-Ф, офіс 501, м. Київ, 04052), а відповідачем-1 було підтримано вказане клопотання, зокрема, щодо доручення проведення судової експертизи об`єктів права інтелектуальної власності атестованим судовим експертам Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» (вул. Костанайська, 6, м. Київ, 03118), який є державною спеціалізованою науково-дослідною установою судових експертиз Міністерства юстиції України. Проте, позивач заперечував проти задоволення клопотання відповідача 2, але разом з тим пропонував доручити проведення експертизи судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенку О.Ф. та Мінченко Н.В.

З огляду на викладене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що сторонами у справі не було досягнуто взаємної згоди стосовно обрання експертної установи, у зв?язку з чим судом на підставі частини третьої статті 99 Господарського процесуального кодексу України самостійно обрано експертну установу та доручено проведення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Крім того, суд апеляційної інстанції враховує, що вказаний Центр створено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 № 984-р, він належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважений здійснювати судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності, зокрема, проводить судові експертизи і експертні дослідження пов`язані торговельними марками (знаками для товарів і послуг). Тобто, Центр є державною спеціалізованою науково-дослідною установою судових експертиз Міністерства юстиції України.

Натомість, як зазначено у листі Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 27.01.2025 № 20-АЗ, залученого позивачем до матеріалів господарської справи, вказаний інститут не входить до переліку державних спеціалізованих установ, визначеного статтею 7 Закону України «Про судову експертизу», а експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., що працюють у складі інституту, здійснюють судово-експертну діяльність відповідно до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5.

З урахуванням наведеного вище, доводи скаржника в частині заперечення призначеної судом першої інстанції експертної установи - є необгрунтованими та відхиляються судом апеляційної інстанції як підстава для скасування оскаржуваної ухвали суду першої інстанції.

Доводи скаржника про те, що у матеріалах справи наявна копія Висновку експертів № 350/1-2/24 від 06.06.2024 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, підготовленого судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України на замовлення відповідача 2 для подання до суду, і у підготовці такого експертного висновку брали участь одразу три судові експерти цієї експертної установи - Тетяна Чабанець, Катерина Мотузка, Оксана Фоя; зазначений висновок був наданий відповідачем 2 як доказ у справі № 910/8173/24 щодо схожості до ступеня змішування оскаржуваних ТМ та ТМ Позивача "ПОЛЯНА КУПІЛЬ-3 Аква-Поляна", і зі змісту висновку експертів № 350/1-2/24 вбачається, що експерти вказують на схожість оскаржуваних ТМ та ТМ "ПОЛЯНА КУПІЛЬ-3 Аква-Поляна", чим фактично констатовано охороноздатність оскаржуваних ТМ, і за доводами скаржника, високоймовірно, що у підготовці висновку за оскаржуваною ухвалою братимуть участь ті ж експерти (або окремі з них), за участі яких підготовлено Висновок експертів № 350/1-2/24, які нададуть відповідні висновки, і проведення експертизи судовими експертами порушуватиме принципи об`єктивності, неупередженості та незалежності при проведенні судової експертизи - судом апеляційної інстанції відхиляються як підстава для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки, по-перше, доводи скаржника в цій частині щодо ймовірної упередженості експертів є припущеннями. По-друге, згідно з частинами першою, другою, третьою статті 69 Господарського процесуального кодексу України, експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи. Експерт може призначатися судом або залучатися учасником справи. Експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання. Стаття 4 Закону України «Про судову експертизу» визначає гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку: визначеним законом порядком призначення судового експерта; забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи; існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду; створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням; кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків; можливістю призначення повторної судової експертизи; присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи. Незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов`язаний, зокрема: провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок; заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі. Інші обов`язки судового експерта передбачаються процесуальним законодавством (стаття 12 Закону України «Про судову експертизу»).

Також, пунктом 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), на експерта покладаються обов`язки, зокрема, щодо заявлення самовідводу за наявності передбачених законодавством обставин. Згідно з пунктом 2.4 згаданої Інструкції експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, складений для подання до суду та відмова експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків передбачена статтями 384, 385 Кримінального кодексу України.

Також, суд апеляційної інстанції враховує, що пунктом 4 оскаржуваної ухвали судом першої інстанції відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» попереджено експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

Крім того, суд апеляційної інстанції зазначає. що учасники справи не обмежені у своїх правах, обумовлених ч. 2 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України щодо заявлення відводу експерту, які можуть бути ними реалізовані у встановленому законом порядку.

Доводи скаржника про те, що клопотання про експертизу подане відповідачем 2 із суттєвим та грубим порушенням процесуального строку без поважних та належних для того підстав, а отже - мало бути залишене без задоволення судом першої інстанції, проте, всупереч положенням ч. 1 ст. 81 ГПК України, суд першої інстанції прийняв до розгляду та частково задовольнив клопотання про експертизу, фактично здійснивши такі дії поза межами процесуальних строків підготовчого провадження, ще більше затягнувши розгляд справи через зупинення провадження, що призводить до порушення розумних строків розгляду спору - судом апеляційної інстанції відхиляються, з огляду на те, що клопотання про призначення експертизи подано з дотриманням процесуальних строків, зокрема встановлених у пункті 9 ухвали Господарського суду міста Києва від 22.10.2024 (до закінчення підготовчого провадження), і подання такого клопотання не є клопотанням про витребування доказів в розумінні ст. ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 9 Конституції України та беручи до уваги ратифікацію Законом України від 17.07.1997 N475/97-ВР Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Першого протоколу та протоколів N 2,4,7,11 до Конвенції та прийняття Закону України від 23.02.2006 "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди також повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 року) та рішення Європейського суду з прав людини як джерело права.

Пунктом 1 ст. 6 Конвенції визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що право на доступ до суду має бути ефективним.

Реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожна держава-учасниця Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких - не допустити судовий процес у безладний рух. Разом із тим не повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, оскільки доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним рішення ЄСПЛ у справі "Жоффр де ля Прадель проти Франції" від 16.12.1992).

Розумність тривалості судового розгляду має визначатися з огляду на обставини справи та наступні критерії: складність справи, поведінка заявника та компетентних органів, а також важливість предмета позову для заявника у справі (рішення ЄСПЛ у справі "Фрідлендер проти Франції").

Виходячи з предмету та підстав заявленого позову, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що судом першої інстанції при постановленні оскаржуваної ухвали обґрунтовано та наведено підстави щодо дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмету доказування та які не можуть бути самостійно з`ясовані судом на підставі наявних матеріалів справи, а також обгрунтовано підстави, з яких суд першої інстанції вважав, що підтвердити чи спростувати обставини, на які посилаються сторони, можливо лише шляхом залучення особи, яка володіє спеціальними знаннями (експерта), зокрема в контексті ініційованого спору. При цьому, дотримання розумного строку розгляду спору буде дотримано, адже на час зупинення провадження відповідні процесуальні строки також зупиняються.

Крім того, доводи скаржника про те, що у висновку експертів обґрунтовано невідповідність оскаржуваних торгових марок в частині вимог, що існувала на дату подання заявок (релевантним), і тій, що була додана при внесенні змін, і це пояснюється ціллю довести, що оскаржувані торгових марок не мали й, попри їх використання відповідачем 2, усе ще не набули розрізняльної здатності, застосування експертами у тому числі пізніх редакцій закону не впливає на правильність Висновку експертів № 101 та не є підставою для призначення нової експертизи, і про те, що у висновку експертів № 101 при дослідженні використано належні матеріали, вказаний висновок є повним, жодні припущення у ньому відсутні - судом апеляційної інстанції відхиляються як підстава для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки оцінка змісту наявних у справі документів, як і їх оцінка як доказів в підтвердження або спростовування певних обставин, здійснюється судом першої інстанції на стадії розгляду справи по суті.

При цьому, при здійсненні даного апеляційного провадження судом апеляційної інстанції також не здійснювалась оцінка саме змісту поданих доказів на предмет наявності або відсутності правових підстав для задоволення або відмови у задоволенні позовних вимог, а межі апеляційного провадження стосувались саме оскаржуваної ухвали суду першої інстанції щодо процесуальних підстав призначення судової експертизи.

За наведених підстав, доводи скаржника про те, що експертне дослідження в рамках даного судового спору є неінформативним доказом та призведе до ігнорування принципу процесуальної економії, як і порушить баланс інтересів сторін - судом апеляційної інстанції відхиляються як необгрунтовані та безпідставні.

Також, судом апеляційної інстанції відхиляються і доводи скаржника про те, що суд першої інстанції не продемонстрував жодної оцінки, аналізу, врахування чи відхилення позицій сторін, наданих ними доказів, не обґрунтував потреби у призначенні експертизи чи неналежність як доказу уже наявних у справі висновків, і тим самим суд першої інстанції порушив вимоги вмотивованості та обґрунтованості судового рішення, положення ч. 1 ст. 99, п. 3 ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 236 ГПК України, оскільки вказані доводи спростовуються мотивувальною частиною оскаржуваної ухвали, в якій суд першої інстанції надав як оцінку доводам сторін, документам, так і обгрунтував відповідну потребу у призначенні судової експертизи.

З огляду на викладене, з метою правильного вирішення спору і попередження необґрунтованого втручання у права учасників справи в право на визначений об?єкт інтелектуальної власності на певній правовій підставі, суд першої інстанції обгрунтовано призначив судову експертизу, зупинивши провадження у справі.

Крім того, усі інші доводи, посилання та обгрунтування учасників справи судом апеляційної інстанції враховані при розгляді апеляційної скарги, проте, є такими, що не спростовують висновків суду апеляційної інстанції у даній постанові щодо оскаржуваної ухвали в частині оспорюваних скаржником питань.

Висновки суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги

Ч. 1 статті 276 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Статтею 280 Господарського процесуального кодексу України визначено, що підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є:

1) неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи;

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими;

3) невідповідність висновків суду обставинам справи;

4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.

З огляду на викладене, Північний апеляційний господарський суд визнає, що доводи скаржника викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків господарського суду першої інстанції, викладених в оскаржуваній ухвалі, ухвала суду першої інстанції постановлена з повним і достовірним встановленням всіх фактичних обставин, а також з дотриманням норм процесуального та матеріального права, у зв`язку з чим, обумовлені ст. 277, 280 Господарського процесуального кодексу України підстави для скасування ухвали Господарського суду м. Києва від 04.02.2025 у справі №910/12782/24 - відсутні за наведених скаржником доводів.

Розподіл судових витрат

Судовий збір за оскарження ухвали суд першої інстанції покладається на скаржника з огляду на приписи ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 129, 240, 255, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква-Поляна" на ухвалу Господарського суду м. Києва від 04.02.2025 у справі №910/12782/24 - залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду м. Києва від 04.02.2025 у справі №910/12782/24 - залишити без змін.

4. Судовий збір за подачу апеляційної скарги залишити за скаржником.

5. Матеріали справи №910/12782/24 повернути до Господарського суду м. Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до суду касаційної інстанції у господарських справах, яким є Верховний Суд, шляхом подачі касаційної скарги в порядку, строки та випадках, визначених ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Касаційна скарга на постанову подається протягом 20 днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Дата підписання повного тексту постанови: 23.04.2025.

Головуючий суддя С.Р. Станік

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко