ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"23" квітня 2025 р. Справа№ 910/16653/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Доманської М.Л.

Козир Т.П.

розглянувши матеріали за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Агронта"

на рішення господарського суду м.Києва від 01.06.2020р.

(повний текст складено 17.06.2020р.)

у справі №910/16653/19 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH)

до 1.ТОВ "Агронта"

2.Державну організацію (далі - ДО) "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2019 року Компанія Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) (далі - позивач, Компанія) звернулася до господарського суду м.Києва з позовом до ТОВ "Агронта" (далі - відповідач-1, Товариство) про визнання недійсними належних Товариству свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг, зареєстровані для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) та зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - відповідач-2, Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовної заяви позивач зазначав, що:

- Компанія є власником свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг "Басфоліар", зареєстрований для товарів 01 класу МКТП "добривні хімікати для ґрунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)" та міжнародної реєстрації №394701 на знак для товарів та послуг "BASFOLIAR", зареєстрований для товарів 01 класу МКТП "хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)";

- позначення за свідоцтвами України: №219491, №222864 та №249242 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг позивача, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з п.3 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- позначення за свідоцтвами України: №219491, №222864 та №249242 можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що є підставами для відмови у наданні правової охорони згідно з п.2 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- викладене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту "а" п.1 ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За наслідками розгляду заявлених позовних вимог рішенням господарського суду м.Києва від 01.06.2020р. у справі №910/16653/19 позов Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) було задоволено, визнано недійсними належні ТОВ "Агронта" свідоцтва України: №219491 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків; №222864 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків; №249242 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для послуг 35 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків, зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864 та №249242 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; здійснено розподіл судових витрат.

Судове рішення обґрунтоване тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 та №249242 не відповідали умовам надання правової охорони на момент подання заявок на їх реєстрацію, оскільки могли ввести в оману щодо особи Компанії - виробника добривних хімікатів для ґрунту, добривних сумішей, добрива, солі (добрива), а також є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Компанії.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Агронта" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду м.Києва від 01.06.2020р. у даній справі та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги відповідач-1 посилається на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

За наслідками розгляду заявлених в апеляційній скарзі вимог постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021р. рішення господарського суду м.Києва від 01.06.2020р. у справі №910/16653/19 було скасовано, у задоволенні позову компанії Компо Експерт ГмбХ відмовлено.

В обґрунтування підстав для скасування рішення суду першої інстанції та відмови у задоволенні позовних вимог судом апеляційної інстанції зазначено про вірогідність доказів (в тому числі і висновком судової експертизи) на підтвердження відсутності обставин невідповідності спірних торгових марок, належних відповідачу, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Компанії про визнання недійсним оспорюваних свідоцтв. Також суд апеляційної інстанції зазначив, що оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Укрпатенту внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію, також належить відмовити.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.11.2021р. касаційну скаргу позивача було задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021р. у справі №910/16653/19 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

За висновками касаційного господарського суду, судом апеляційної інстанції залишено поза увагою, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг має досліджуватись на відповідність умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Тобто, перш за все, суд мав дослідити, чи набули знаки, зареєстровані за спірними свідоцтвами України, розрізняльну здатність станом на дату подання заявки про реєстрацію такого знака.

Окрім того, суд апеляційної інстанції, зазначаючи у постанові про наявність у справі трьох висновків експертизи, всупереч приписам ст.269 ГПК України, не надав власної оцінки висновкам експертів від 22.11.2019р. №19/23/2-1/28-ЕД/19 та від 14.02.2020р. №1293, обмежившись лише посиланням на те, що висновок від 22.11.2019р. №19/23/2-1/28-ЕД/19 був покладений в основу рішення, зокрема, встановлення обставин невідповідності спірних торговельних позначень, а висновок від 14.02.2020р. №1293 не прийнятий місцевим господарським судом.

При цьому судом апеляційної інстанції надано оцінку лише складеному висновку експертів від 17.02.2021р. №184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який і був покладений в основу постанови суду, відповідно судом не було надано оцінку іншим доказам, наявним у матеріалах справи та досліджених судом першої інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022р. апеляційну скаргу ТОВ "Агронта" було задоволено; рішення господарського суду м.Києва від 01.06.2020р. скасовано; прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову Компанії до Товариства та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864 та №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії. Стягнуто з Компанії на користь Товариства 17 289,00 грн. витрат зі сплати судового збору та 28 634,39 грн. витрат на проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

За результатом дослідження зібраних у справі доказів апеляційний господарський суд дійшов висновків про:

- недоведеність Позивачем доводів і тверджень про те, що спірні торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками належними Позивачу, а також;

- недоведеність Позивачем належними доказами невідповідності спірних торговельних марок умовам надання правової охорони;

- відсутність у зв`язку з цим і підстав для задоволення позовних вимог.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.07.2022р. касаційну скаргу позивача було задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022р. у справі №910/16653/19 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

За висновками касаційного господарського суду, при дослідженні однорідності чи спорідненості товарів, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг (торговельні марки), аналізується сфера призначення товару або послуги, враховуючи галузь і мету застосування товару або послуги, чого судом апеляційної інстанції зроблено не було. Також судом апеляційної інстанції не надано оцінку іншим доказам, наявним у матеріалах справи та дослідженим судом першої інстанції

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/16653/19 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: ОСОБА_1., суддів: Ходаківська І.П., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2022р. було прийнято апеляційну скаргу ТОВ "Агронта" на рішення господарського суду м.Києва від 01.06.2020р. у справі №910/16653/19 до провадження складі колегії суддів: головуючий суддя - ОСОБА_1., судді - Ходарківська І.П., Доманська М.Л.; зобов`язано учасників справи надати свої пояснення щодо висловлених позицій Верховним Судом у постанові від 14.07.2022р. в письмовій формі протягом десяти днів з дня вручення ухвали, але не пізніше 19.08.2022р.; розгляд апеляційної скарги призначено на 06.09.2022р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.11.2022р. було замінено сторону у справі №910/16653/19 її процесуальним правонаступником, а саме - Державне підприємство "Українский інститут інтелектуальної власності" () на Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" () та вирішено інші процесуальні питання.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023р., серед іншого, клопотання Компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності було задоволено; призначено повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі №910/16653/19; проведення повторної експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6); витрати на проведення повторної експертизи покладено на Компанію Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH); зупинено апеляційне провадження по справі № 910/16653/19 до закінчення проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.03.2024р. було поновлено апеляційне провадження у справі №910/16653/19 з 25.03.2024р.; розгляд справи №910/16653/19 призначено на 25.03.2024р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.03.2024р. направлено справу №910/16653/19 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для проведення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначеної відповідно до ухвали від 21.08.2023р.; попереджено експерта (експертів), які будуть проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України; зупинено апеляційне провадження по справі №910/16653/19 до закінчення проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

30.09.2024р. до апеляційного суду від Компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) надійшло клопотання, згідно якого заявник просить зробити запит в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) щодо готовності судової експертизи №4886/24-53 і строків завершення іі проведення.

Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду від 09.12.2024р., у зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_1 рішенням Вищої ради правосуддя від 19.11.2024р. №3349/0/15-24 у відставку, призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/16653/19.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматичного визначення складу колегії суддів від 09.12.2024р., справу №910/16653/19 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді: Тарасенко К.В., Євсіков О.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2024р. апеляційну скаргу ТОВ "Агронта" на рішення господарського суду м.Києва від 01.06.2020р. у справі №910/16653/19 прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду.

06.03.2025р. до апеляційної інстанції від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов лист №4021/6903-4-24/53 від 27.02.2025р. про направлення висновку експерта №4886/24-53 від 19.02.2025р. та повернення матеріалів справи №910/16653/19 до апеляційного суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2025р. поновлено апеляційне провадження у справі №910/16653/19; розгляд апеляційної скарги призначено на 24.04.2025р.

Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду від 23.04.2025р., у зв`язку з відпусткою суддів Євсікова О.О. з 21.04.2025р. по 25.04.2025р. та Тарасенко К.В. з 23.04.2025р. по 25.04.2025р., призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/16653/19.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматичного визначення складу колегії суддів від 23.04.2025р., справу №910/16653/19 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді: Доманська М.Л., Козир Т.П.

Враховуючи викладене, керуючись ст.234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

У Х В А Л И В:

1.Прийняти до свого провадження апеляційну скаргу ТОВ "Агронта" на рішення господарського суду м.Києва від 01.06.2020р. у справі №910/16653/19.

2.Розгляд апеляційної скарги ТОВ "Агронта" на рішення господарського суду м.Києва від 01.06.2020р. у справі №910/16653/19 призначити на 05.05.2025р. о 10 год. 30 хв., який відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1А, (зал судових засідань № 1).

3.Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді М.Л. Доманська

Т.П. Козир