ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.04.2025 Справа№914/1077/25

За заявою:ОСОБА_1 , м. Львів
про:забезпечення позову
у справі:№914/1077/25
за позовом:ОСОБА_1 , м. Львів
до відповідача-1:Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб»», м. Львів
до відповідача-2:Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Метрика», м. Львів
про:визнання договору недійсним
Суддя Крупник Р.В.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 (надалі ОСОБА_1 , Заявник, Позивач) до Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб» (надалі ПП «Ескулаб») та Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Метрика» (надалі ТОВ «Метрика») про визнання недійсним Договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності на торгівельні марки № 1/ТМЕСК від 17.02.2025 (надалі Договір № 1/ТМЕСК).

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що ОСОБА_1 є учасником ПП «Ескулаб» з часткою у статутному капіталі підприємства в розмірі 43%. Іншими учасниками підприємства є ОСОБА_2 з часткою у статутному капіталі підприємства в розмірі 43% та ОСОБА_3 з часткою у статутному капіталі підприємства в розмірі 14%. У позивача з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 тривалий час існує корпоративний конфлікт.

За оскаржуваним Договором № 1/ТМЕС ПП «Ескулаб» у складі дирекції в особі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 передало ТОВ «Метрика» належні підприємству майнові права інтелектуальної власності на усі торгівельні марки ПП «Ескулаб», які є основним його активом. Вказаний договір містить очевидні ознаки недійсності та порушує корпоративні права та інтереси позивача.

Зокрема, підставами недійсності Договору № 1/ТМЕС ОСОБА_1 зазначає такі обставини:

1) Оспорюваний договір передбачає відчуження торговельних марок належних ПП «Ескулаб», загальна вартість яких становить 21 002 200,00 грн., а відтак згоду на його укладення відповідно до підпункту «м» пункту 13.3, підпункту 13.27.9 пункту 13.27 Статуту та статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» мають надавати загальні збори учасників.

2) Договір № 1/ТМЕС укладено нелегітимним складом дирекції ПП «Ескулаб», оскільки Міністерством юстиції України задоволено скаргу позивача та скасовано реєстраційні дії щодо зміни дирекції ПП «Ескулаб» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.11.2024 за №059022291.

3) ОСОБА_3 , укладаючи оспорюваний договір діяв недобросовісно, адже Договір № 1/ТМЕС укладено між пов`язаною особою ТОВ «Метрика», директором якого є сам ОСОБА_3 та якому достовірно відомо про факт скасування реєстраційної дії від 14.11.2024 за №059022291.

Ухвалою суду від 07.04.2025 відкрито провадження у справі №914/1077/25, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено 05.05.2025 на 09:30 год.

Разом із позовною заявою ОСОБА_1 подав до суду заяву про вжиття заходів забезпечення позову (вх. №1390/25 від 03.04.2025), в котрій він просить:

1) заборонити ПП «Ескулаб» до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну та/або припинення будь-яких прав на знаки для товарів і послуг торговельні марки, в тому числі (але не виключно) розпоряджатися будь-яким чином та у будь-якій спосіб, передавати повністю або частково право власності та/або майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки за вказаними свідоцтвами, укладати з будь-якими особами ліцензійні та будь-які інші правочини щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельні марки, заборони передавати права та відмовлятися від прав щодо:

- торговельної марки «ЕСКУЛАБ аналізи» (дата реєстрації знаку: 26.10.2020, порядковий номер заявки m201830092, дата подання заявки: 20.12.2018, очікувана дата закінчення строку дії реєстрації: 20.12.2028, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №285337 від 26.20.2020);

- торговельної марки «ESCULAB» (дата реєстрації знаку: 05.02.2025, порядковий номер заявки m202311519, дата подання заявки: 03.07.2023, індекси Ніццької класифікації: Кл.35, Кл.36, Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №358456 від 05.02.2025);

- торговельної марки «ЕСКУЛАБ» (дата реєстрації знаку: 05.02.2025, порядковий номер заявки m202311334, дата подання заявки: 29.06.2023, індекси Ніццької класифікації: Кл.35, Кл.36, Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №358447 від 05.02.2025);

- торговельної марки «Діагностичний центр е» (дата реєстрації знаку: 10.10.2017, порядковий номер заявки m201607266, дата подання заявки: 05.04.2016, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №232754 від 10.10.2017);

- торговельної марки «+ ЕСКУЛАБ» (дата реєстрації знаку: 10.10.2017, порядковий номер заявки m201607265 дата подання заявки: 05.04.2016, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №232753 від 10.10.2017);

- торговельної марки «е-club» (дата реєстрації знаку: 03.03.2020, порядковий номер заявки m202004507, дата подання заявки: 03.03.2020, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №315665 від 02.03.2022), або відмовлятися від цих торговельних марок повністю або частково до набрання рішенням у справі законної сили.

2) заборонити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (надалі УКРНОІВІ) до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо передачі ПП «Ескулаб» третім особам повністю або частково права власності (користування) на наступні торговельні марки:

- торговельної марки «ЕСКУЛАБ аналізи» (дата реєстрації знаку: 26.10.2020, порядковий номер заявки m201830092, дата подання заявки: 20.12.2018, очікувана дата закінчення строку дії реєстрації: 20.12.2028, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №285337 від 26.20.2020);

- торговельної марки «ESCULAB» (дата реєстрації знаку: 05.02.2025, порядковий номер заявки m202311519, дата подання заявки: 03.07.2023, індекси Ніццької класифікації: Кл.35, Кл.36, Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №358456 від 05.02.2025);

- торговельної марки «ЕСКУЛАБ» (дата реєстрації знаку: 05.02.2025, порядковий номер заявки m202311334, дата подання заявки: 29.06.2023, індекси Ніццької класифікації: Кл.35, Кл.36, Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №358447 від 05.02.2025);

- торговельної марки «Діагностичний центр е» (дата реєстрації знаку: 10.10.2017, порядковий номер заявки m201607266, дата подання заявки: 05.04.2016, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №232754 від 10.10.2017);

- торговельної марки «+ ЕСКУЛАБ» (дата реєстрації знаку: 10.10.2017, порядковий номер заявки m201607265 дата подання заявки: 05.04.2016, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №232753 від 10.10.2017);

- торговельної марки «е-club» (дата реєстрації знаку: 03.03.2020, порядковий номер заявки m202004507, дата подання заявки: 03.03.2020, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №315665 від 02.03.2022), або щодо надавання дозволів (видачі ліцензій) будь-які особі на їх використання, або припинення їх дії у зв`язку із повною або частковою відмовою власника зазначених свідоцтв до набрання рішенням у справі законної сили або стосовно припинення дії зазначених свідоцтв України на торговельні марки за заявою власника про відмову від свідоцтв повністю чи частково, а також здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності.

3) заборонити ТОВ «Метрика», а також іншим особам використовувати наступні торговельні марки:

- торговельної марки «ЕСКУЛАБ аналізи» (дата реєстрації знаку: 26.10.2020, порядковий номер заявки m201830092, дата подання заявки: 20.12.2018, очікувана дата закінчення строку дії реєстрації: 20.12.2028, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №285337 від 26.20.2020);

- торговельної марки «ESCULAB» (дата реєстрації знаку: 05.02.2025, порядковий номер заявки m202311519, дата подання заявки: 03.07.2023, індекси Ніццької класифікації: Кл.35, Кл.36, Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №358456 від 05.02.2025);

- торговельної марки «ЕСКУЛАБ» (дата реєстрації знаку: 05.02.2025, порядковий номер заявки m202311334, дата подання заявки: 29.06.2023, індекси Ніццької класифікації: Кл.35, Кл.36, Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №358447 від 05.02.2025);

- торговельної марки «Діагностичний центр е» (дата реєстрації знаку: 10.10.2017, порядковий номер заявки m201607266, дата подання заявки: 05.04.2016, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №232754 від 10.10.2017);

- торговельної марки «+ ЕСКУЛАБ» (дата реєстрації знаку: 10.10.2017, порядковий номер заявки m201607265 дата подання заявки: 05.04.2016, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №232753 від 10.10.2017);

- торговельної марки «е-club» (дата реєстрації знаку: 03.03.2020, порядковий номер заявки m202004507, дата подання заявки: 03.03.2020, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №315665 від 02.03.2022), при наданні послуг чи продажу товарів, маркованих (під брендом) цими торговельними марками, при рекламуванні (у тому числі в мережі Інтернет) товарів та послуг, маркованих цими торговельними марками до набрання рішенням у справі законної сили.

Заяву про вжиття заходів до забезпечення позову ОСОБА_1 обґрунтовує тим, що на підставі Договору №1/ТМЕС, який є предметом оскарження, відповідачі вчиняють активні дії щодо перереєстрації права власності на торговельні марки з ПП «Ескулаб» на ТОВ «Метрика». Зокрема, з листів УКРНОІВІ прослідковується те, що ПП «Ескулаб» надав вказаній організації листи про відкликання заявок на реєстрацію частини торговельних марок («ESCULAB», «ЕСКУЛАБ») та надав згоду на реєстрацію цих торговельних марок за іншою юридичною особою. Крім цього, УКРНОІВІ подано заяви про опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомостей про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, а також сплачено збір за перереєстрацію права власності на торгівельні марки.

Як зазначає позивач, якщо відбудеться реєстрація торговельних марок, які належать ПП «Ескулаб» за ТОВ «Метрика», він буде позбавлений можливості ефективно захистити та поновити свої права в межах даної справи. У разі завершення процедури відчуження спірних торговельних марок на користь ТОВ «Метрика», виконання можливого рішення суду в даній справі та повернення назад у власність підприємства торговельних марок буде утруднено, або унеможливлено, через виникнення суб`єктивних прав в ТОВ «Метрика» на ці об`єкти цивільно-правового обороту і, як наслідок, необхідність для позивача за їх захистом звертатися з іншими позовами за участі таких суб`єктів.

Крім цього, не зважаючи на те, що згідно із пунктом 4.1 Договору № 1/ТМЕС права інтелектуальної власності переходять до ТОВ «Метрика» після їх державної реєстрації, останнє, якому відмовлено у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, уже станом на зараз (до такої реєстрації) використовує торговельні марки «ЕСКУЛАБ» в своїй діяльності. А тому, надаючи медичні послуги населенню (споживачам) під торговельною маркою «ЕСКУЛАБ», за відсутності відповідної ліцензії та правової підстави, ТОВ «Метрика» вводить їх в оману та дискредитує бренд «ЕСКУЛАБ».

Відповідно до частини 1 статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Розглянувши подану заяву про вжиття заходів до забезпечення позову (вх. №1390/25 від 03.04.2025), суд зазначає таке.

Відповідно до статті 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, а також з інших підстав, визначених законом.

Інститут вжиття заходів забезпечення позову є одним із механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту.

Забезпечення позову за правовою природою є засобом запобігання можливим порушенням прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, метою якого є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову. При розгляді заяви про вжиття заходів до забезпечення позову суд не досліджує та не вирішує спір по суті.

Перелік заходів забезпечення позову наведено у статті 137 ГПК України, згідно із пунктами 2 та 4 частини першої якої позов забезпечується забороною відповідачу вчиняти певні дії, а також забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

При цьому, умови застосування заходів забезпечення позову залежать від характеру позовних вимог.

Так, у випадку пред`явлення позову майнового характеру, рішення суду за котрим потребуватиме вчинення дій примусового характеру, умовою застосування заходів є можливість істотного ускладнення чи унеможливлення виконання рішення суду.

У випадку звернення до суду з позовними вимогами немайнового характеру, судове рішення у разі задоволення яких не вимагатиме примусового виконання, то умовою застосування заходів є можливість істотного ускладнення чи унеможливлення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

При цьому в таких немайнових спорах має досліджуватися, чи не призведе невжиття заявленого заходу забезпечення позову до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав, оскільки позивач не зможе їх захистити в межах одного судового провадження за його позовом без нових звернень до суду (аналогічна позиція викладена в постанові Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 16.08.2018 у справі №910/1040/18).

Під час вирішення питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви та заяви про забезпечення позову, спір у справі №914/1077/25 виник з приводу торговельних марок «ЕСКУЛАБ аналізи», «ESCULAB», «ЕСКУЛАБ», «Діагностичний центр е», «+ ЕСКУЛАБ» та «е-club», які перебували у власності ПП «Ескулаб» та на підставі Договору №1/ТМЕС було відчужено на користь ТОВ «Метрика». Предметом позову виступають вимоги про недійсність цього Договору.

Позов в даній справі подано ОСОБА_1 , котрий згідно з Витягом з ЄДР №19 від 26.03.2025 є учасником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Ескулаб» із часткою статутного капіталу в розмірі 43%.

Позовні вимоги мотивовані тим, що спірний Договір №1/ТМЕС було укладено від імені ПП «Ескулаб» (1) нелегітимним складом дирекції в особі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та з перевищенням наданих повноважень дирекції як органу управління підприємства; (2) за відсутності рішення загальних зборів учасників ПП «Ескулаб» про укладення такого договору; (3) Договір №1/ТМЕС укладено між пов`язаними особами. Укладенням оскаржуваного договору порушуються корпоративні права ОСОБА_1 на управління підприємством та отримання прибутку від його діяльності, в т.ч. на отримання вартості частки у разі виходу з підприємства, оскільки торговельні марки є брендом та основним активом ПП «Ескулаб» при наданні медичних послуг і їх відчуження фактично призводить до припинення його господарської діяльності.

При розгляді заяви про забезпечення позову суд, перш за все, зазначає, що він обізнаний із системно впровадженою позицією Верховного Суду, що договори, укладені посадовою особою (виконавчим органом) господарського товариства без передбаченої статутом згоди загальних зборів, не порушують прав та інтересів учасників такого товариства, а тому останні не вправі оскаржувати ці договори.

Разом з тим, наведена правова позиція згідно практики цього ж Суду не є абсолютною та передбачає наявність виняткових обставин для застосування принципу «проникнення за корпоративну завісу».

Слід вказати, що в позовній заяві ОСОБА_1 наголошує на існуванні цих обставин та необхідності застосування даного принципу, наводячи при цьому відповідні мотиви (наявність тривалого корпоративного конфлікту між учасниками ПП «Ескулаб», неможливість відновлення в реєстрі легітимного складу дирекції підприємства, фактичне припинення діяльності ПП «Ескулаб» у зв`язку із відчуженням торговельних марок, під брендом яких надавалися медичні послуги, тощо) та надаючи докази на їх підтвердження.

Дослідження наявності/відсутності виняткових обставин та оцінку доводам позивача про можливість «проникнення за корпоративну завісу» суд надаватиме при розгляді справи №914/1077/25 по суті, за результатами чого буде ухвалене відповідне рішення. Оцінка судом цих обставин, станом на момент розгляду заяви про забезпечення позову, виходить за межі компетенції суду. Однак, наявність відповідних доводів позивача виключає «абсолютність» усталеної правової позиції про неможливість оскарження учасником товариства договорів, укладених посадовими особами (виконавчим органом) цього товариства.

А тому, при розгляді даної заяви суд, беручи до уваги, що позивачем подано позов немайнового характеру, досліджуватиме чи не призведе невжиття заявленого заходу забезпечення позову до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав через позбавлення позивача права захистити їх в межах одного судового провадження без нових звернень до суду.

З цього приводу необхідно зазначити, що оскаржуваний Договір №1/ТМЕС за своїм правовим характером є консенсуальним, тобто укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх його істотних умов. Разом з тим, ТОВ «Метрика» набуває право власності на торговельні марки, що виступають об`єктом передачі за цим Договором не з моменту його укладення та не з моменту їх передачі ПП «Ескулаб».

Так, відповідно до пункту 4.1 Договору № 1/ТМЕС до набувача переходять майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки з моменту державної реєстрації їх переходу від власника до набувача у порядку визначеному чинним законодавством України або міжнародними нормами у сфері інтелектуальної власності.

Такий порядок визначено, зокрема, Інструкцією про надання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за №718/5909 (надалі Інструкція).

За змістом пункту 2.1 Інструкції для публікації в бюлетені та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання знака до Державної служби подаються такі документи:

- заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей;

- договір або нотаріально засвідчений витяг з нього в трьох примірниках;

- документ про сплату збору за опублікування відомостей;

- довіреність, оформлену з дотримання вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа;

- довіреність на ім`я представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, від правонаступника власника свідоцтва, якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України.

Державна служба, зокрема, протягом двох місяців від дати надходження до неї заяви та правильно оформлених документів приймає рішення про публікацію та готує відомості для публікації в бюлетені та вносить відомості до реєстру договорів (пункт 3.2 Інструкції).

Таким чином, з наведеного вбачається, що ТОВ «Метрика» набуде права власності на торговельні марки ПП «Ескулаб», які виступають об`єктом відчуження за Договором №1/ТМЕС протягом двох місяців від дати подання УКРНОІВІ, який згідно Розпорядження КМУ №943 від 28.10.2022 здійснює повноваження Національного органу інтелектуальної власності, заяви про публікацію та внесення до реєстру відомостей та всіх доданих до неї документів.

Слід зазначити, що набуття ТОВ «Метрика» права власності на торговельні марки «ЕСКУЛАБ аналізи», «ESCULAB», «ЕСКУЛАБ», «Діагностичний центр е», «+ ЕСКУЛАБ» та «е-club» істотно вплине на можливість справедливого та ефективного захисту прав позивача в межах розгляду справи №914/1077/25. Зокрема, факт такого набуття зробить неефективною позовну вимогу позивача про визнання недійсним Договору №1/ТМЕС без пред`явлення нових вимог про застосування наслідків його недійсності (вимог про скасування державної реєстрації відомостей внесених до реєстру), що слугуватиме самостійною підставою для відмови в задоволенні позовних вимог (див. наприклад постанову КГС ВС від 06.12.2023 у справі №922/872/22).

В цей же час, з огляду на неможливість одночасної зміни предмету та підстав позову, ОСОБА_1 буде позбавлений можливості заявити вимогу про застосування наслідків недійсності Договору №1/ТМЕС в межах розгляду справи №914/1077/25.

Долученими до заяви про забезпечення позову доказами підтверджується та обставина, що 19.02.2025 ТОВ «Метрика» звернулося до УКРНОІВІ із заявою (вх. №8065/2025) про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на всі торговельні марки від ПП «Ескулаб» до ТОВ «Метрика».

До заяви від 19.02.2025 товариством додано оскаржуваний Договір №1/ТМЕС в трьох примірниках, а також платіжні доручення про сплату збору за опублікування відомостей (платіжні доручення від 17.02.20205 за номерами 1328, 1329, 1330, 1331, 1332 та 1333).

Крім цього, ПП «Ескулаб» надало УКРНОІВІ листи від 31.01.2025:

- про надання безвідкличної згоди на використання ТОВ «Метрика» торговельних марок №m202501543 та №m202501545;

- про відмову від прав на заявку про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг №m202311519, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та №m202004509.

Відтак, з наведеного вбачається, що ПП «Ескулаб» та ТОВ «Метрика» вчинили всі залежні від них дії для зміни власника торговельних марок, що виступають об`єктом відчуження за Договором №1/ТМЕС.

А тому, суд доходить висновку, що заява позивача в частині наведення обставин, що слугують підставою для необхідності вжиття заходів до забезпечення позову є обґрунтованою та документально доведеною. Невжиття судом відповідних заходів може призвести до порушення вимог щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав позивача в межах розгляду даної справи.

В листі №1189/2802-04-2025 від 19.02.2025 УКРНОІВІ повідомила ОСОБА_1 , що підставою для вжиття заходів запобігання вчиненню будь-яких реєстраційних дій щодо об`єктів права інтелектуальної власності, які належать ПП «Ескулаб» може бути виключно судове рішення.

З огляду на вказане, суд вважає обґрунтованою заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову в частині заборони УКРНОІВІ до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо передачі ПП «Ескулаб» третім особам повністю або частково права власності (користування) на торговельні марки, які виступають об`єктом відчуження за Договором №1/ТМЕС.

Вказаний захід забезпечення позову, на думку суду, є пропорційним предмету позову у справі №914/1077/25, запроваджує законні обмеження, наявність яких дозволить створити належні умови для розгляду судом позову по суті за звичайною процедурою, а в разі задоволення позову сприятиме ефективному захисту прав позивача в межах одного судового провадження без нових звернень до суду.

Натомість, заява про забезпечення позову в частині заборони ПП «Ескулаб» до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну та/або припинення будь-яких прав на знаки для товарів і послуг торговельні марки, які є предметом Договору №1/ТМЕС задоволенню не підлягає, оскільки доданими до неї доказами підтверджується та обставина, що всі залежні від нього дії, які спрямовані на зміну та/або припинення прав, вказане підприємство вже вчинило. А тому цей захід забезпечення позову не захистить порушених, на думку позивача, прав.

Не підлягає задоволенню також заява в частині вимог про заборону ТОВ «Метрика», а також іншим особам використовувати спірні торговельні марки при наданні послуг чи продажу товарів, маркованих (під брендом) цими торговельними марками, при рекламуванні (у тому числі в мережі Інтернет) товарів та послуг, маркованих цими торговельними марками до набрання рішенням у справі законної сили.

Зокрема, відповідний захід забезпечення не є пропорційним (адекватним) предмету позову у справі №914/1077/25 і невжиття судом цього заходу не призводить до неможливості захисту порушених прав позивача в межах одного провадження.

Підсумовуючи все викладене вище, заява ОСОБА_1 про забезпечення позову (вх. №1390/25 від 03.04.2025) підлягає задоволенню частково.

Відповідно до частини 1 статті 141 ГПК України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).

Виходячи з обставин даної справи та заходу забезпечення позову, який застосовується, на думку суду, відсутні підстави для вжиття заходів зустрічного забезпечення.

Так, обраний захід не спричиняє збитків ПП «Ескулаб», оскільки обмежує право останнього лише на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та їх передачу третім особам (ТОВ «Метрика»), однак не позбавляє його прав на використання торговельних марок у власній господарській діяльності, основним видом якого є загальна медична практика згідно з Витягом з ЄДР.

Крім цього, вжитий судом захід забезпечення позову не спричиняє збитків ТОВ «Метрика» у зв`язку із затримкою переходу права власності на торговельні марки та можливості їх використання в господарській діяльності останнього. Зокрема, як вбачається зі свідоцтв на торговельні марки, права на котрі підлягають відчуженню за Договором №1/ТМЕС, а також інших матеріалів доданих до заяви про забезпечення позову, вказані торговельні марки використовуються в медичній практиці та рекламування цієї практики. В цей же час, згідно з Наказом МОЗ України №184 від 31.01.2025 ТОВ «Метрика» було відмовлено у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Підсумовуючи все викладене вище, керуючись статтями 136-140, 144, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення позову (вх. №1390/25 від 03.04.2025) задовольнити частково.

2. Вжити заходи до забезпечення позову до набрання законної сили рішенням суду у справі №914/1077/25, а саме: заборонити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вул. Годзенка Дмитра, буд. 1; ) вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо передачі Приватним підприємством «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб» третім особам (Товариству з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Метрика») повністю або частково права власності (користування) на наступні торговельні марки:

- торговельної марки «ЕСКУЛАБ аналізи» (дата реєстрації знаку: 26.10.2020, порядковий номер заявки m201830092, дата подання заявки: 20.12.2018, очікувана дата закінчення строку дії реєстрації: 20.12.2028, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №285337 від 26.20.2020);

- торговельної марки «ESCULAB» (дата реєстрації знаку: 05.02.2025, порядковий номер заявки m202311519, дата подання заявки: 03.07.2023, індекси Ніццької класифікації: Кл.35, Кл.36, Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №358456 від 05.02.2025);

- торговельної марки «ЕСКУЛАБ» (дата реєстрації знаку: 05.02.2025, порядковий номер заявки m202311334, дата подання заявки: 29.06.2023, індекси Ніццької класифікації: Кл.35, Кл.36, Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №358447 від 05.02.2025);

- торговельної марки «Діагностичний центр е» (дата реєстрації знаку: 10.10.2017, порядковий номер заявки m201607266, дата подання заявки: 05.04.2016, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №232754 від 10.10.2017);

- торговельної марки «+ ЕСКУЛАБ» (дата реєстрації знаку: 10.10.2017, порядковий номер заявки m201607265 дата подання заявки: 05.04.2016, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №232753 від 10.10.2017);

- торговельної марки «е-club» (дата реєстрації знаку: 03.03.2020, порядковий номер заявки m202004507, дата подання заявки: 03.03.2020, індекс Ніццької класифікації: Кл.44, Свідоцтво України на торговельну марку №315665 від 02.03.2022), або щодо надавання дозволів (видачі ліцензій) Товариству з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Метрика» на їх використання, або припинення їх дії у зв`язку із повною або частковою відмовою власника зазначених свідоцтв або стосовно припинення дії зазначених свідоцтв України на торговельні марки за заявою власника про відмову від свідоцтв повністю чи частково, а також здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності.

3. В решті заяви ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення позову (вх. №1390/25 від 03.04.2025) - відмовити.

4. Заходи зустрічного забезпечення не застосовувати.

5. Дана ухвала є виконавчим документом. Строк пред`явлення ухвали до виконання - протягом трьох років, починаючи з 08.04.2025.

6. Сторонами у виконавчому провадженні за даною ухвалою є:

Стягувач: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_3 ).

Боржник-1: Приватне підприємство «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб» (79069, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 313; ).

Боржник-2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Метрика» (79069, Львівська обл., місто Львів, вул.Шевченка Т ., будинок 315; ).

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення, однак може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені ст.ст. 254-259 ГПК України.

Веб-адреса сторінка суду http://lv.arbitr.gov.ua на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.

Суддя Крупник Р.В.