РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

20.02.2025Справа № 910/9659/22

За позовом Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України"

до 1. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання недійсним рішення

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Салацька О.В.

Представники учасників справи:

від позивача Барбашин С.Д.;

від відповідача-1 не з`явилися;

від відповідача-2 Гладюк О.О.

В судовому засіданні 20.02.2025 року, відповідно до положень ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення, повідомлено представників позивача та відповідача-2, що повне рішення буде складено 18.03.2025 року.

СУТЬ СПОРУ:

23 вересня 2022 року до Господарського суду міста Києва від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України" (позивач) надійшла позовна заява б/н від 22.09.2022 року до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:

- визнати недійсним рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" № 133275/ЗМ/22 від 25.07.2022 року про відмову в реєстрації торговельної марки та затвердження висновку кваліфікаційної експертизи № 131229/ЗМ/22 від 20.07.2022 року за заявкою на торговельну марку № m202002737 від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України";

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" провести кваліфікаційну експертизу та прийняти рішення про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m202002737 від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що рішення Укрпатенту № 133275/ЗМ/22 від 25.07.2022 року є протиправним та підлягає скасування, оскільки: не прийнято відповідного закону, який мав би визначати порядок використання державних символів; на законодавчому рівні не визначено компетентного органу з надання дозволу на включення до складу позначення зображення, що зображує або імітує державні символи; постановою Касаційного адміністративного суду ВСУ від 10.01.2019 року у справі № 826/6726/16 було визнано право позивача на захист прав інтелектуальної власності щодо аналогічних заявок та визначено, що відсутність компетентного органу з надання відповідних дозволів на включення до складу позначення державних символів не може слугувати перешкодою у реалізації права на реєстрацію торговельної марки; НААУ вже є власником зареєстрованої торговельної марки за заявкою m201317457, позначення якої є тотожним до позначення за заявкою m202002737 відповідно до якої Відповідач відмовив у реєстрації торговельної марки; НААУ використовує у своїй діяльності позначення за заявкою m202002737 протягом тривалого часу, що свідчить про набуття розрізняльної здатності серед фахівців у сфері права; зображувальні елементи позначення за заявкою m202002737 не є імітацією Малого Державного Герба України, а складаються з чорнильниці в якій стоїть перо, стилістично зображених воріт з обох сторін від основного зображення та стилістично вираженого листа старовинного паперу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2022 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи № 910/9659/22 здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 18.10.2022 року.

В підготовчих засіданнях 18.10.2022 року та 10.11.2022 року судом оголошувалася перерва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2022 року прийнято до розгляду заяву Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України" про зміну предмета позову, задоволено клопотання б/н від 08.11.2022 року "Про залучення співвідповідача" Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України" у справі № 910/9659/22, залучено до участі у справі в якості відповідача-2 - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", підготовче засідання відкладено на 13.12.2022 року.

В підготовчих засіданнях 13.12.2022 року, 10.01.2023 року, 24.01.2023 року, 23.02.2023 року, 28.03.2023 року та 11.04.2023 року судом оголошувалась перерва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.05.2023 року призначено у справі № 910/9659/22 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та зупинено провадження у справі на час проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

17.08.2023 року через відділ діловодства суду від Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України супровідним листом № 764//769-16-23/7 від 07.08.2023 року були повернуті матеріали справи № 910/9659/22 без висновку експерта у зв`язку із не проведенням оплати за проведення експертизи № 104, тому ухвала Господарського суду міста Києва від 04.05.2023 року залишена без виконання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.08.2023 року поновлено провадження у справі № 910/9659/22, підготовче засідання призначено на 19.09.2023 року.

В підготовчих засіданнях 19.09.2023 року, 17.10.2023 року, 21.11.2023 року та 12.12.2023 року судом оголошувалася перерва.

У зв`язку з перебуванням судді Коткова О.В. 19.12.2023 року у відпустці, підготовче засідання, призначене на 19.12.2023 року о 12:30 не відбулося, підготовче засідання призначено на 23.01.2024 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2024 року призначено у справі № 910/9659/22 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі № 910/9659/22 зупинено на час проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

01.03.2024 року матеріали справи були направлені до експертної установи.

21.06.2024 року Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз супровідним листом № 12976/4302-4-24/53 від 21.06.2024 року були повернуті матеріали справи № 910/9659/22 разом з висновком експерта № 2483/24-53 від 18.06.2024 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2024 року поновлено провадження у справі № 910/9659/22, підготовче засідання призначено на 01.08.2024 року.

29.07.2024 року до Господарського суду міста Києва від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України" надійшли письмові пояснення, в яких позивач зазначає, що висновок експерта № 2483/24-53 від 18.06.2024 року є належним доказом, оскільки судова експертиза проведена фахівцем державної установи; судовий експерт Ковальова Н.М. має вищу освіту у сфері інтелектуальної власності; у висновку експерта вказано, що експерт попереджений (обізнаний) про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

31.07.2024 року через систему «Електронний суд» від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшла заява № 5924/2801-01-24 від 31.07.2024 року «Про виклик судового експерта для надання пояснень щодо висновку». Вказана заява обґрунтована тим, що за результатами аналізу висновку експерта № 2483/24-53 від 18.06.2024 року було виявлено ряд недоліків, які вказують на те, що даний висновок є необґрунтованим, а застосовані підходи, використані експертом, є методично некоректними, суперечливими, що негативно вплинуло на аргументацію дослідження, тому такий висновок викликає у сумніви у його правильності.

В підготовчому засіданні 01.08.2024 року судом оголошувалася перерва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2024 року викликано в підготовче засідання судового експерта Ковальову Наталію Миколаївну для надання усних пояснень щодо висновку експерта № 2483/24-53 від 18.06.2024 року, підготовче засідання відкладено на 20.08.2024 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2024 року повторно викликано в підготовче засідання судового експерта Ковальову Наталію Миколаївну для надання усних пояснень щодо висновку експерта № 2483/24-53 від 18.06.2024 року, підготовче засідання відкладено на 17.09.2024 року.

В підготовчому засіданні 17.09.2024 року судом оголошувалася перерва.

За ч. 4 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.

Так, в підготовчому засіданні 17.09.2024 року судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження, яка занесена до протоколу судового засідання, та призначено справу № 910/9659/22 до судового розгляду по суті на 12.11.2024 року.

25.09.2024 року до Господарського суду міста Києва від експерта Ковальової Наталії Миколаївни надійшли письмові пояснення, в яких надано відповіді на питання, які викликали сумніви у його правильності.

01.10.2024 року до Господарського суду міста Києва від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності. В обґрунтування клопотання УКРНОІВІ посилається на те, що зважаючи на наявність у справі декількох висновків, які протирічать один одному та те, що Висновок експерта № 2483/24-53 викликає сумніви у його правильності та обґрунтованості, а пояснення експерта не допомогли з`ясувати причини застосування експертом при дослідженні методично некоректних підходів, використання суперечливої аргументації, необґрунтованість зроблених експертами висновків, та не усунули його неясність та необґрунтованість Висновку, виникає необхідність для призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Вказане клопотання на підставі ч. 2 ст. 207 Господарського процесуального кодексу України суд залишив без розгляду, виходячи з наступного.

Статтею 194 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

У відповідності до приписів ч. 1 ст. 207 Господарського процесуального кодексу України головуючий з`ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи.

При цьому, імперативною нормою ч. 2 ст. 207 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Оскільки подане клопотання не містить обґрунтувань поважних причин, з яких таке не було заявлене в підготовчому провадженні, а також приймаючи до уваги, що воно подане після закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті, тому вказане клопотання залишається судом без розгляду.

04.11.2024 року до Господарського суду міста Києва від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України" надійшли письмові пояснення, в яких позивач зазначає, що позовні підстави позову ґрунтуються на тому, що (1) відсутній компетентний орган, на якого покладені повноваження здійснювати видачу дозволів на використання у позначенні державних символів; (2) ненадання заявником дозвільного документа від нествореного компетентного органу не є підставою для відмови у реєстрації позначення; (3) висновками експертизи встановлено, що позначення не є імітацією Малого Державного Герба України, не містить елементів, які імітують зображення Малого Державного Герба України.

В судовому засіданні 12.11.2024 року, 17.12.2024 року та 06.02.2025 року судом оголошувалася перерва.

В судовому засіданні 20.02.2025 року представник позивача позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити позов. Представник відповідача-2 проти позовних вимог заперечив та просив суд відмовити в позові.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2020 року позивачем було подано до відповідача-1 заявку на знак для товарів і послуг. Заявці було присвоєно порядковий номер m202002737. Відповідно Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків зазначена заявка подана у 16, 35, 41, 45 класах.

22.11.2021 року відповідач-1 склав повідомлення № 155946/ЗМ/21 від 22.11.2021 року про необхідність надання документу, що підтверджує право заявника (НААУ) на використання у складі позначення зображення, що, нібито, імітує Малий Державний Герб України.

12.04.2022 року позивач надіслав відповідачу-1 відповідь про неможливість подання запитуваного документа з об`єктивних причин - відсутність запитуваного компетентного органу в Україні.

10.06.2022 року відповідач-1 склав повідомлення № 106519/ЗМ/22 від 10.06.2022 року про можливу відмову у реєстрації знаку відносно усього переліку товарів і/або послуг, з огляду на те, що заявлене позначення не може бути зареєстроване як торговельна марка для товарів 16 класу та послуг 35, 41, 45 класів, тому, що до його складу входить елемент, який імітує зображення Малого Державного Герба України, на використання якого у складі позначення відсутня згода відповідного компетентного органу.

24.06.2022 року позивач надіслав відповідачу-1 лист з наведенням відповідних мотивів, доводів та доказів про те, що заявлене позначення на законних підставах має бути зареєстровано у якості торговельної марки.

20.07.2022 року відповідач-1 склав Висновок № 131229/ЗМ/22 від 20.07.2022 року про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який затверджений рішенням Укрпатенту № 133275/ЗМ/22 від 25.07.2022 року про відмову в реєстрації торговельної марки. У Висновку зазначено, що заявлене позначення, нібито, не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки до його складу входить елемент, який імітує зображення Малого Державного Герба України, на використання якого у складі позначення відсутня згода відповідного компетентного органу.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 липня 2016 року, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 10.01.2019 року, якою визнано протиправними та скасовано рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знаків, оформлені у вигляді висновків про невідповідність позначень умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційних експертиз за заявками № m 2013 17447, № m 2013 17457, № m 2013 17445 та № m 2013 17446; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 23 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 23-Н від 25 січня 2016 року; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 47-Н від 28 січня 2016 року; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 48-Н від 28 січня 2016 року; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 49-Н від 28 січня 2016 року; зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України провести повторні кваліфікаційні експертизи та прийняти рішення про реєстрацію знаку по заявкам недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України» № m 2013 17447, № m 2013 17457, № m 2013 17445 та № m 2013 17446.

У постанові від 10.01.2019 року Верховний Суд зазначив, що «відсутність встановленого порядку використання Державного герба України, як це передбачено статтею 20 Конституції України, прийняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку його використання, нестворення відповідного компетентного органу з покладенням на нього відповідних функцій унеможливлює виникнення у заявника обов`язку дотримання правових положень щодо отримання згоди у такого компетентного органу на використання позначень, які зображують або імітують державний герб та в силу вимог Основного закону, не можуть вважатись елементами порядку використання Державного герба України у знаках для товарів і послуг на час виникнення спірних відносин».

Під час розгляду справи № 826/6726/16 суди дійшли висновку, що не створення на державному рівні органу, що передбачений законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивача.

На твердження позивача, заявка № m201317457, яка була предметом дослідження в межах розгляду справи № 826/6726/16 та заявка № m202002737, яка є предметом розгляду у даній містять єдину відмінність - зображувальні елементи у чорно-білому варіанті та кольоровому варіанті. Подане позначення за заявкою № m202002737 може викликати асоціацію з Державним гербом України, але не імітувати його.

На підтвердження викладених у позовній заяві обставин позивач надав висновок експерта № 1344 від 06.01.2023 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом Дорошенком О.Ф. на замовлення Керівника Секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Вадима Красника.

Висновком експерта від 06.01.2023 року № 1344 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеним судовим експертом Дорошенком О.Ф. встановлено, що позначення за заявкою № m202002737 не містить елементів, які імітують зображення Малого Державного Герба України.

Відповідач-1 у відзиві на позовну заяву проти позовних вимог заперечив. Заперечення відповідача-1 мотивовані тим, що позначення за заявкою № m202002737 не може бути зареєстроване як торговельна марка для товарів 16 класу та послуг 35, 41, 45 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, тому що до його складу входить елемент, який імітує зображення Малого Державного Герба України, на використання якого у складі позначення відсутня згода відповідного компетентного органу. У позначенні за заявкою № m202002737 відтворені та використані основні геральдичні характеристики Малого Державного Герба України без дотримання встановлених пропорцій, зокрема у схожому виконанні відтворено бокові елементи, застосовано схожу зовнішню форму, симетрію, але замість середнього рамена (зубця) у заявленому позначенні зображено старовинну чорнильницю, в якій стоїть перо. Схожість зазначених ознак на наведених зображеннях може викликати у споживачів враження про наявність у зображенні позначення за заявкою № m202002737 зв`язку з державою Україна, оскільки до складу зображувальної частини заявленого позначення входить елемент, який імітує зображення Малого Державного Герба України. З огляду на відсутність дозволу на використання позначення за заявкою № m202002737 Укрпатент діяв в межах повноважень, а рішення про відмову в реєстрації знака за вказаною заявкою прийнято на підставі п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідач-2 у відзиві на позовну заяву проти позовних вимог заперечив. Заперечення відповідача-2 мотивовані тим, що на даний час законодавчо не визначений компетентний орган, який має надавати дозвіл на використання державної символіки та порядок її використання. діюче законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності унеможливлює надання правової охорони позначенню, яке є наслідуванням державної символіки України, а заявлене позивачами позначення містить елемент, який імітує зображення Малого Державного герба України.

На підтвердження викладених у відзиві обставин відповідач-2 надав висновок експерта № 198-03/23 від 22.03.2023 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Соповою К.А. на замовлення Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» О. Орлюк.

Висновком експерта від 22.03.2023 року № 198-03/23 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеним судовим експертом Соповою К.А. встановлено, що позначення за заявкою № m202002737 містить у своєму складі елементи, які імітують зображення Малого Державного Герба України.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з приписами статті 20 Конституції України державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Суд враховує, що згідно з Указом Президента України «Питання щодо використання державних символів України» від 09 лютого 2001 року № 79/2001, з метою визначення порядку використання державних символів України на період до законодавчого врегулювання зазначеного питання, Кабінету Міністрів України доручено подати проект тимчасового порядку використання державних символів України, зокрема у знаках для товарів і послуг вітчизняних виробників.

Проте, Кабінетом Міністрів України такий тимчасовий порядок прийнято не було.

Стаття 20 Конституції України не визначає законодавчі умови використання державних символів, проте вона не регулює відносини щодо включення зображень державних символів до знаків для товарів і послуг. Можливість включення зображень державних гербів до знаків для товарів і послуг передбачена статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якої, позначення, які зображують або імітують, зокрема, державні герби можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Пунктом 4.3.1.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 визначено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється: чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Якщо позначення, заявлено на реєстрацію як знак, складається виключно з позначень, зазначених у пункті 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», або заявником не надано документ, що підтверджує право на використання таких позначень як елементів, що не охороняються, то заявка підлягає відхиленню, про можливість якого заявнику надсилається повідомлення у порядку, передбаченому пунктом 4.5 Правил.

Тобто, вказаними положеннями Правил затверджено відповідний алгоритм дій щодо подання та процедури розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Разом з цим, відсутність встановленого порядку використання Державного герба України, як це передбачено статтею 20 Конституції України, неприйняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку його використання, нестворення відповідного компетентного органу з покладенням на нього відповідних функцій унеможливлює виникнення у заявника обов`язку дотримання правових положень щодо отримання згоди у такого компетентного органу на використання позначень, які зображують або імітують державні герб та в силу вимог Основного закону, не можуть вважатись елементами порядку використання Державного герба України у знаках для товарів і послуг на час виникнення спірних відносин.

Таким чином, спір, що є предметом розгляду, виник через відсутність згоди компетентного органу на включення елементів державного герба до знаків для товарів і послуг, поданих позивачем на реєстрацію.

Оскільки в Україні на час ухвалення відповідачем-1 оскаржуваного рішення був відсутній орган, який би був компетентним надавати згоду на включення до знаку для товарів і послуг позначень, які зображують або імітують державні герби, суд дійшов висновку, що нестворення на державному рівні органу, що передбачений законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивача.

У відповідності до ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно із ст. 99 Господарського процесуального кодексу України Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Так, враховуючи наявність у матеріалах справи висновків експертизи № 1344 від 06.01.2023 року та № 198-03/23 від 22.03.2023 року, які містять протилежні висновки, з метою з`ясування обставин чи позначення за заявкою № m202002737 містить у своєму складі елементи, які імітують зображення Малого Державного Герба України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2024 року призначено у справі № 910/9659/22 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи є зображувальне позначення за заявкою № m202002737 імітацією Малого Державного Герба України?

- Чи містить позначення за заявою № m202002737 у своєму складі елементи, які імітують зображення Малого Державного Герба України?

У висновку експерта № 2483/24-53 від 18.06.2024 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлено наступне:

1. Зображувальне позначення за заявкою № m202002737 не є імітацією Малого Державного Герба України;

2. Позначення за заявкою № m202002737 у своєму складі не містить елементи, які імітують зображення Малого Державного Герба України.

Згідно із ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

У відповідності до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Із матеріалів висновку експерта № 2483/24-53 від 18.06.2024 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності вбачається, що він обґрунтований, містить докладний опис проведених досліджень, чіткі висновки з поставлених перед експертами питань, містить підпис експерта про його попередження щодо кримінальної відповідальності за надання завідомо неправдивого висновку та за відмову від надання висновку за ст. 384, 385 Кримінального кодексу України, а будь-яких обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, судом не встановлено.

Відтак, надані Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз висновок є належним та допустимим в розумінні ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказом у справі.

Надавши правову кваліфікацію вказаним обставинам, наданим доказам суд вважає, що наявні правові підстави вважати, що заявлене позначення за заявою № m202002737 не є імітацією Малого Державного Герба України та не містить у своєму складі елементи, які імітують зображення Малого Державного Герба України, відтак відповідає умовам надання правової охорони.

Крім того, при розгляді справи суд враховує висновки Окружного адміністративного суду міста Києва, викладені у постанові від 27.07.2016 року, яка залишена без змін постановою Верховного Суду від 10.01.2019 року, якою визнано протиправними та скасовано рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знаків, оформлені у вигляді висновків про невідповідність позначень умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційних експертиз за заявками № m 2013 17447, № m 2013 17457, № m 2013 17445 та № m 2013 17446; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 23 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 23-Н від 25 січня 2016 року; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 47-Н від 28 січня 2016 року; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 48-Н від 28 січня 2016 року; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 49-Н від 28 січня 2016 року; зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України провести повторні кваліфікаційні експертизи та прийняти рішення про реєстрацію знаку по заявкам недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України» № m 2013 17447, № m 2013 17457, № m 2013 17445 та № m 2013 17446.

У постанові від 10.01.2019 року Верховний Суд зазначив, що «відсутність встановленого порядку використання Державного герба України, як це передбачено статтею 20 Конституції України, прийняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку його використання, нестворення відповідного компетентного органу з покладенням на нього відповідних функцій унеможливлює виникнення у заявника обов`язку дотримання правових положень щодо отримання згоди у такого компетентного органу на використання позначень, які зображують або імітують державний герб та в силу вимог Основного закону, не можуть вважатись елементами порядку використання Державного герба України у знаках для товарів і послуг на час виникнення спірних відносин».

Таким чином, під час розгляду справи № 826/6726/16 суди дійшли висновку, що не створення на державному рівні органу, що передбачений законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивача.

Згідно з ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Судом встановлено, що заявка № m201317457, яка була предметом дослідження в межах розгляду справи № 826/6726/16 та заявка № m202002737, яка є предметом розгляду у даній містять відмінність, зокрема, зображувальні елементи у чорно-білому варіанті та кольоровому варіанті.

Встановивши обставини даної справи та надавши відповідну правову оцінку зібраним у справі доказам, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про те, що заявлене до реєстрації позначення за заявою № m202002737 не є імітацією Малого Державного Герба України та не містить у своєму складі елементи, які імітують зображення Малого Державного Герба України, відтак відповідає умовам надання правової охорони, тому рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" № 133275/ЗМ/22 від 25.07.2022 року про відмову в реєстрації торговельної марки та затвердження висновку кваліфікаційної експертизи № 131229/ЗМ/22 від 20.07.2022 року за заявкою на торговельну марку № m202002737 від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України" підлягає визнанню недійсним за встановлених судом вище обставин.

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини, виходячи з системного аналізу положень чинного законодавства та матеріалів справи в цілому, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Приймаючи до уваги встановлені судом факти та обставини, що були наведені вище, суд дійшов висновку, що викладені відповідачами у відзивах заперечення на позов не спростовують зазначених позивачем в позові доводів за встановлених вище судом фактів та обставин.

З приводу висвітлення всіх доводів відповідача суд враховує практику Європейського суду з прав людини, який у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

У рішенні Суду у справі Трофимчук проти України №4241/03 від 28.10.2010 року Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод сторін.

Відповідно до ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Судові витрати по сплаті судового збору в сумі 4962,00 грн. відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача-1, оскільки спір у даній справі виник внаслідок неправильних дій відповідача-1.

Керуючись ст. 73, 86, 129, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (ідентифікаційний код 31032378, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26) № 133275/ЗМ/22 від 25.07.2022 року про відмову в реєстрації торговельної марки та затвердження висновку кваліфікаційної експертизи № 131229/ЗМ/22 від 20.07.2022 року за заявкою на торговельну марку № m202002737 від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України" (ідентифікаційний код 38488439, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 5-й поверх).

3. Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (ідентифікаційний код 44673629, адреса: 01601, м. Київ, вул. Дмитра Годзенка (Глазунова), 1) провести кваліфікаційну експертизу та прийняти рішення про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m202002737 від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України"(ідентифікаційний код 38488439, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 5-й поверх).

4. Стягнути з Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (ідентифікаційний код 31032378, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26) на користь Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України"(ідентифікаційний код 38488439, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 5-й поверх) судовий збір - 4962,00 грн. (чотири тисячі дев`ятсот шістдесят дві гривні).

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 18.03.2025р.

Суддя О.В. Котков