ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2025 р. Справа№ 910/14228/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Мальченко А.О.

Тищенко А.І.

за участю секретаря судового засідання Сороки П.М.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засідання від 04.02.2025,

розглянувши матеріали апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг", Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022

у справі № 910/14228/21 (суддя Єрмак Т.Ю.)

за позовом Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE

до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (Відповідач - 1)

2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (правонаступник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", Відповідач - 2)

про визнання недійсними свідоцтв та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі №910/14228/21 позовні вимоги Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE задоволено повністю; визнано недійсним частково свідоцтво України №244584 від 10.07.2018 на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи"; визнано недійсним свідоцтво України №273705 від 25.03.2020 на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансмісії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму."; визнано недійсним свідоцтво України №273706 від 25.03.2020 на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму."; визнано недійсним свідоцтво України №273707 від 25.03.2020 на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму."; зобов`язано Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код 31032378) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України на торговельні марки №244584 від 10.07.2018, №273705 від 25.03.2020, №273706 від 25.03.2020 та №273707 від 25.03.2020, про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність"; вирішено видати наказ; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" використовувати торговельну марку за свідоцтвом України №244584 для товарів "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи" та торговельні марки за свідоцтвами України №273705, №273706 та №273707 для товарів: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму."; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" на користь Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) судовий збір у розмірі 10 215 грн 00 коп; вирішено видати накази; стягнуто з Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код 31032378) на користь Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) судовий збір у розмірі 10 215 грн 00 коп; вирішено видати наказ.

Приймаючи дане рішення, місцевий господарський суд дійшов висновку, що станом на дату подання заявок оспорювані торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 та абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон; у редакції, діючій на момент виникнення спірних правовідносин).

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Сігмаінжиніринг" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у даній справі повністю та прийняти нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду у відповідній частині, Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі № 910/14228/21 в частині стягнення з Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" на користь Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE судовий збір у розмірі 10 215 грн 00 коп та прийняти нове рішення, яким стягнути судовий збір у розмірі 20430 грн з ТОВ "Сігмаінжиніринг".

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 (Головуючий суддя: Пантелієнко В.О., судді Гарник Л.Л., Сотніков С.В.) апеляційну скаргу ТОВ "Сігмаінжиніринг" задоволено; апеляційну скаргу Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" задоволено частково; рішення Господарського суду м.Києва від 22.06.2022 по справі №910/14228/21 скасовано; прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE до ТОВ "Сігмаінжиніринг", ДП "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсними свідоцтв та зобов`язання вчинити дії у повному обсязі; стягнуто з Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, оф. 25; ідентифікаційний код 39297237) 30 645, 00 грн. понесених судових витрат за подання апеляційної скарги.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 заяву ТОВ "Сігмаінжиніринг" про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 в частині стягнення судового збору в розмірі 30 645 грн за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду м.Києва від 22.06.2022 залишено без розгляду. Заяву ТОВ "Сігмаінжиніринг" про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 задоволено. Доповнено резолютивну частину постанови Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 у справі №910/14228/21 після пятого абзацу абзацами наступного змісту: "Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, оф. 25; ідентифікаційний код 39297237) судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 112 668 грн. Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, оф. 25; ідентифікаційний код 39297237) витрати, пов`язані із залученням експертів та проведенням експертизи у розмірі 100 000 грн.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.01.2023 клопотання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про заміну сторони у справі №910/14228/21 його правонаступником задоволено. Замінено співвідповідача у справі №910/14228/21 - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" його правонаступником - Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 02.02.2023 касаційні скарги компанії KAESER KOMPRESSOREN SE задоволено частково; скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 у справі №910/14228/21; справу №910/14228/21 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 (Головуючий суддя: Остапенко О.М., судді Отрюх Б.В., Копитова О.С.) апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі №910/14228/21 залишено без задоволення; апеляційну скаргу Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" задоволено; рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі №910/14228/21 в частині розподілу судових витрат по сплаті судового збору скасовано; прийнято в скасованій частині нове рішення, яким стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, оф. 25; ідентифікаційний код 39297237) на користь Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) 20430,00 грн. судового збору за подання позовної заяви; в решті рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі №910/14228/21 залишено без змін; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м. Київ, вул. Болсуновська,8, оф.25; ідентифікаційний код 39297237) на користь Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) 40860,00 грн. судового збору за подання касаційної скарги та 76282,42 грн. судових витрат, пов`язаних із проведенням судової експертизи у справі; доручено Господарському суду міста Києва видати наказ; у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" про вирішення питання про судові витрати у справі №910/14228/21 відмовлено.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.10.2024 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "СІГМАІНЖИНІРИНГ" задоволено частково; скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 у справі №910/14228/21; справу №910/14228/21 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/14228/21 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л. судді: Мальченко А.О., Тищенко А.І.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.11.2024 прийнято апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" та Державного підприємства "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі №910/14228/21 до свого провадження. Розгляд апеляційних скарг призначено на 12.12.2024 о 13 год. 45 хв. Надано учасникам справи право на подання пояснень щодо висновків, викладених у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.10.2024. Встановлено строк до 02.12.2024 на подання пояснень щодо висновків, викладених у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.10.2024.

28.11.2024 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суд від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшли письмові пояснення щодо постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.10.2024.

29.11.2024 через систему "Електронний суд" до Півнінчного апеляційного господарського суд від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" надійшли письмові пояснення щодо постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.10.2024.

11.12.2024 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суд від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" надійшли додаткові обґрунтування щодо необхідності дослідження наданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" доказів, в яких заявник просив поновити строк подання відповідачем-1 доказів апеляційному суду. Дослідити під час апеляційного розгляду справи та надати відповідну правову оцінку і врахувати при вирішенні питання щодо призначення експертиз, прийнятті постанови тощо, надані відповідачем-1: документи, отримані ним від ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" документи (додані на компакт диску до заперечень від 22.01.2024 на висновок експертизи від 21.11.2023 №400/1/23), висновок експертизи від 16.01.2024 №42/12-23 експертів Дорошенка О.Ф. та Мінченко Н.В., рецензію Прохорова-Лукіна Г.В. на висновок експертизи від 21.11.2023 №400/1/23.

11.12.2024 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" надійшло клопотання про призначення експертизи, в якій скаржник просить призначити у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Сім`ї Бродський (колишня Смоленська), 6); на вирішення експертизи поставити питання: 1. Чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника? 2. Чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 схожими із торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 450057, № 1017804, № 1216180, №1235616, №1216803, № 1216804, № 1216184 настільки, що їх можна сплутати?

11.12.2024 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суд від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" надійшло клопотання про визнання висновку експертизи недопустимим доказом, в якому заявник просить визнати висновок експерта Жили Б.В. №212 від 28.05.2021 недопустимим доказом; не приймати висновок експерта Жили Б.В. №212 від 28.05.2021 в якості доказу, як недопустимий доказ; врахувати той факт, що рішення суду першої інстанції від 22.06.2022 ґрунтується на недопустимому доказі під час апеляційного перегляду цього рішення.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2024 виправлено описки, допущені у вступній та резолютивній частині ухвали Північного апеляційного господарського суду від 19.11.2024 у справі № 910/14228/21, зазначенно, що вірною назвою Відповідача - 2 слід вважати: Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2024 у розгляді апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг", Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі № 910/14228/21 оголошено перерву на 30.01.2025 о 13 год. 45 хв.

21.01.2025 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суд від Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE надійшли додаткові пояснення у справі, у яких заявник просить відмовити відповідачу в поновленні строку на подання доказів у справі та відмовити відповідачу в долученні до матеріалів справи додаткових доказів.

21.01.2025 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суд від Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE надійшли заперечення, у яких заявник просить відмовити Відповідачу 1 в задоволенні клопотання про визнання висновку експертизи недопустимим.

21.01.2025 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суд від Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE надійшли заперечення проти призначення у справі судової експертизи.

30.01.2025 через канцелярію Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.01.2025 у розгляді апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг", Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі № 910/14228/21 оголошено перерву на 04.02.2025 о 09 год. 45 хв.

03.02.2025 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суд від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" надійшли письмові пояснення, в яких заявник просить залишити клопотання про призначення експертизи без розгляду.

У судове засідання 04.02.2025 з`явились представники усіх учасників справи.

Колегією суддів ставилось на обговорення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" про поновлення строку та долучення до матеріалів справи доказів.

Колегією суддів враховано, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" подав новий доказ, який не існував на час прийняття оскаржуваного судого рішення - Висновок експертизи від 16.01.2024 № 42/12-23.

Виходячи з принципу змагальності сторін, сторони повинні подати всі докази на підтвердження своєї позиції саме в суді першої інстанції.

Крім того, Верховний Суд у постанові від 11.09.2019 у справі № 922/393/18 зробив висновок, що неіснування певних доказів на момент постановлення рішення суду першої інстанції взагалі виключає можливість прийняття судом апеляційної інстанції таких додаткових доказів незалежно від інших причин неподання позивачем таких доказів до суду.

Навпаки, саме допущення такої можливості судом апеляційної інстанції матиме наслідком порушення норм процесуального права, а також принципу правової визначеності, ключовим елементом якого є однозначність та передбачуваність правозастосування, а отже, системність та послідовність у діяльності відповідних органів, насамперед судів (Постанова ВС від 27.07.2022 у справі № 754/695/20).

Суд відхиляє клопотання щодо поновлення строку на подання цього доказу. Врахування судом апеляційної інстанції такого доказу було б за вказаних обставин порушенням норм процессуального права, принципу правової визначеності.

Враховуючи викладене, суд не бере до уваги цей доказ та відмовляє Товариству з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" у задоволенні клопотання про долучення до матеріалів справи у якості доказу Висновку експертизи від 16.01.2024 № 42/12-23.

Водночас, колегія суддів враховуватиме під час оцінки доказів Рецензію щодо Висновку експертизи від 21.11.2023 № 400/1/23, враховуючи висновки Верховного Суду, які викладено у постанові від 24.10.2024 у справі № 910/14228/21 з метою дотримання принципу змагальності сторін, відповідно до якого здійснюється судочинство у господарських судах, а також статті 86 ГПК України у контексті всебічності, повноти, об`єктивності та безпосередності дослідження наявних у справі доказів, оскільки по своїй суті ця Рецензія не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази.

Враховуючи, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" не підтримало подане 11.12.2024 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суду клопотання про призначення екпертизи, та наявність заперечень учасників справи щодо задоволення відповідного клопотання, суд апеляційної інстанції, оцінивши матеріали даної справи, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" про призначення екпертизи та надання правової оцінки і врахування, наданих відповідачем-1 документів, які отримано на запит від 30.10.2023 від ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», що додані на компакт диску до заперечень від 22.01.2024 на висновок експертизи від 21.11.23 №400/1/23.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" просив задовольнити свою апеляційну скаргу, рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі № 910/14228/21 скасувати. Прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову. Представник скаржника підтримав також апеляційну скаргу

Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Представник Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" просила суд апеляційної інстанції задовольнити свою апеляційну скаргу. Скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі № 910/14228/21 в частині стягнення з Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" на користь Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) судовий збір у розмірі 10 215 грн 00 коп. Представник скаржника не заперечував щодо задоволення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг".

Представник Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE заперечував проти задоволення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг". Просив суд апеляційної інстанції залишити без змін оскаржуване судове рішення. Щодо апеляційної скарги Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" - поклався на розсуду суду.

Згідно із ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" обґрунтована порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. Скаржник зазначає, що судом першої інстанції неправильно оцінено та досліджено наданий позивачем висновок №212 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, оскільки при проведенні експертизи не було додержано вимог законодавства. Апелянт зазначає, що експерту Жилі Б.В. було надано для дослідження та експертом, в свою чергу, проведено дослідження торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 450057, яка не діє на території України. Цим експерт порушив вимоги приписів пункту 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5. Апелянт зазначає, що спірні торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE, в свою чергу позначення відповідача мало розрізняльну здатність станом на дату подання заявки 06.12.2016, що у сукупності є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог. Так, скаржник зазначає, що в матеріалах справи наявні документально підтверджені відомості, які стосуються періоду до 06.12.2016 про використання в розумінні п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" позначення ТОВ "Сігмаінжиніринг" на товарах та в якості комерційного позначення в діловій документації на бланках листів, в презентації. Встановлення розрізняльної здатності дає підстави вважати, що відповідач 1, використовуючи оспорювані позначення, вже був відомий споживачам з 2012. Скаржник зазначає, що така категорія, як омана, має визначатися з огляду позиції споживача. Оманливість визначається на основі комплексного аналізу, в тому числі відомості виробника. Так, щоб вводити в оману щодо виробника позивач, зокрема, повинен довести відомість виробника і асоціацію торговельних марок саме з його особою. Підтвердження тільки схожості позначень не достатньо для застосування норм саме абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". При вирішенні питання щодо здатності позначення до введення в оману необхідно враховувати асоціації, які позначення може викликати у пересічного споживача, та фактичну обґрунтованість таких асоціацій щодо комерційного джерела походження товару. Тому місцевим судом помилково застосовано норми матеріального права, а саме, абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки даний висновок місцевого суду не відповідає фактичним обставинам справи.

В апеляційній скарзі Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" зазначає, що задовольняючи у повному обсязі заявлені позовні вимоги, місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про покладення витрат позивача по сплаті судового збору на обох відповідачів у рівних частинах (по 10 215,00 грн.). Скаржник зазначає, що у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на національний орган з питань інтелектуальної власності, якщо його було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством. Скаржник зазначає, що оскільки Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" діяла у відповідності з принципами, встановленими ст. 19 Конституції України, а саме, на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", і судом не було встановлено обставин того, що Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" було порушено вимоги законодавства України щодо процедури при проведенні експертизи об`єктів інтелектуальної власності, беручи до уваги, що задоволені позовні вимоги до відповідача-2 є похідними вимогами позивача, відсутністі підстави для покладення витрат позивача по сплаті судового збору на відповідача-2.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" слід задовольнити. Рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі № 910/14228/21 слід скасувати. Прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Передаючи на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду справу №910/14228/21, Верховний Суд у постанові від 24.10.2024 дійшов наступних висновків.

Судом апеляційної інстанції не було надано оцінки наведеним аргументам відповідачів, що мало своїм наслідком не з`ясування обставин, які є визначальними, вагомими і ключовими для вирішення цього господарського спору, ураховуючи предмет, підстави позову та предмет доказування.

« 8.53Оскаржувана постанова приписам норм процесуального права не відповідає, виходячи з такого.

8.54. Відповідач-1 неодноразово та послідовно вказував на те, що:

- спірні торговельні марки є такими, які не можуть вважатись схожими до ступеня сплутування з торговельною маркою, яка належить позивачу, з огляду на графічне семантичне (смислове) та часткове фонетичне відрізнення;

- торговельна марка за свідоцтвом України №2244584 є комбінованою;

- фірмове (комерційне) найменування відповідача-1 ("Сігмаінжиніринг") відтворює словесні частини зареєстрованих на нього торгівельних марок, як юридична особа зареєстроване ще в 2012 році;

- використання відповідачем-1 своїх торговельних марок почалось задовго до подання заявок на їх реєстрацію, а саме - ще з 2013 року, що підтверджується матеріалами справи;

- відповідно до частини першої статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача);

- тобто, оскільки відповідач-1 має право попереднього користування, то незалежно від визнання недійсними належних йому свідоцтв на знаки для товарів і послуг він має право продовжувати використовувати свої позначення (знаки);

- ні в оскаржуваному рішенні, ані в оскаржуваній постанові не були застосовані норми статті 500 ЦК України.

8.55. Разом з тим, і відповідач-2 наводив суду апеляційної інстанції критичні зауваження стосовно Висновку №212 і Висновку №400/1/23, які були залишені поза увагою, а саме про таке:

щодо Висновку №212, Організація вказала, зокрема, таке:

- експерт при дослідженні словесних елементів "SIGMA ENGINEERING" торговельної марки за свідоцтвом України №244584, "Сігма Інжиніринг" торговельної марки за свідоцтвом України №273705, "Сигма Инжиниринг" торговельної марки за свідоцтвом України №273706, "Sigma Engineering" торговельної марки за свідоцтвом України №273706 визначив, що слова "Инжиниринг - Інжиніринг - Engineering" є слабкими неохороноздатними елементами, а тому три слова "Сигма - Сігма - Sigma" є сильними елементами, та на цій підставі, а саме: на підставі фонетичної, графічної та семантичної схожості сильних елементів "Сигма - Сігма - Sigma" із торговельною маркою "Sigma" робить висновок про схожість оспорюваних торговельних марок із торговельною маркою "Sigma" до ступеню сплутування;

- відповідно за правових приписів нормативно правових актів в сфері інтелектуальної власності під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. Експерт, в свою чергу, досліджує схожість лише сильних елементів, проте взагалі не досліджує графічну, фонетичну та семантичну схожість знаків в цілому;

- разом з тим, відповідно до пункту 11.1.6 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 №91 (далі - Методичні рекомендації) під час порівняння знаків береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості;

- пунктом 11.1.5 Методичних рекомендацій визначено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи та при цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення;

- експерт не враховує зазначені приписи Методичних рекомендацій;

- експерту було надано для дослідження та експертом, в свою чергу, проведено дослідження торговельної марки за міжнародною реєстрацією №450057, яка не діє на території України. Цим експерт порушив вимоги приписів пункту 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, так як експерт не вказав стан об`єкту, а саме про те, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 450057 не діє на території України;

щодо Висновку №400/1/23 відповідач-2 вказав, зокрема, таке:

- експерти дійшли висновку щодо спорідненості товарів 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 із товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616, що є неправильним;

- всупереч власним твердженням, експерти не дослідили повний перелік товарів 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №273705, №273706, №273707 та не встановили, що не всі товари 07 класу МКТП за свідоцтвами України №273705, №273706, №273707 є спорідненими із товарами 07 класу МКТП за міжнародною реєстрацією №1235616, наприклад, такі товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №273705, №273706, №273707, як: "сільськогосподарське знаряддя, крім ручного знаряддя з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати; автоматичні якорі морські; аерографи для фарбування; аероконденсатори; алмази склорізальні (частини машин); барабани (частини машин); бетономішалки (машини); блоки; бобіни (частини машин); бобіни для ткацьких верстатів; борони; борошномельні машини; букси для шийок валів (частини машин); бульдозери; бункери (вивантажувальні механічні); бурові вишки плавучі або неплавучі; бурові коронки (частини машин) та інші", не є спорідненими із товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616;

- у пункті 11.2.7 Методичних рекомендацій визначено, що спорідненість товарів повинна встановлюватись лише тоді, коли знаки є тотожними чи дуже схожими. Змішування може виникнути тоді, коли споживчі характеристики товарів різних виробників є або однаковими, або схожими. Під час оцінки схожості товарів можуть братися до уваги такі критерії спорідненості товарів, як рід (вид) товарів, їх споживчі характеристики та функціональне призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів і надання послуг, коло споживачів тощо. При встановленні спорідненості товарів необхідно також враховувати можливий спосіб продажу товарів (супермаркети, спеціалізовані магазини), оскільки супермаркети розмивають уявлення споживача про походження товарів, тоді як купуючи товари у спеціалізованих магазинах споживачі ймовірно можуть сприймати ці товари як такі, що мають спільне комерційне джерело їх походження. Таким чином, під час вирішення питання щодо спорідненості товарів визначається принципова ймовірність виникнення у споживача уявлення про належність цих товарів одному виробнику;

- реєстрація знаків для товарів і послуг здійснюється для конкретних товарів або послуг, які розподілені по класам МКТП виключно в адміністративних цілях. Як наслідок класифікація товарів не може слугувати головним аргументом при вирішенні питання про спорідненість товарів або послуг;

- приналежність товарів та/або послуг до одних і тих же класів МКТП не може розглядатися в якості підстави для автоматичного визнання товарів та/або послуг спорідненими (однорідними).

- відповідно до правових приписів нормативно-правових актів в сфері інтелектуальної власності під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи;

- згідно із пунктом 11.1.6 Методичних рекомендацій під час порівняння знаків береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості;

- відповідно до пункту 11.1.5 Методичних рекомендацій позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи та при цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення;

- останнім абзацом пункту 11.1.9 Методичних рекомендацій передбачено, що смислове значення позначень може виступати як самостійний критерій схожості. Різниця у смисловому значенні може сприяти визнанню порівнюваних позначень несхожими, незважаючи на їхню звукову подібність;

- оспорювані торговельні марки та протиставлена торговельна марка мають в частині словесного елементу загальне слово "Sigma";

- наявність загального слова "Sigma" створює лише незначну візуальну подібність, якої недостатньо для підтвердження ймовірності плутанини з боку споживачів;

- є методично неправильним штучно розбивати торговельну марку на частини та визначати схожість лише за однією частиною, необхідно надавати необхідної ваги будь-яким іншим ознакам та обставинам, якими не можна знехтувати і які сприяють формуванню загального враження від знаків в цілому;

- а тому, незважаючи на наявність загального слова "Sigma", за сукупною дією ознак порівнюваних торговельних марок, останні в цілому створюють різне загальне зорове враження та в цілому не асоціюються один з одним;

- експерти при здійсненні дослідження не враховували зазначені приписи Методичних рекомендацій.

8.56. Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що судом апеляційної інстанції не було надано оцінки наведеним вище аргументам відповідачів, що мало своїм наслідком не з`ясування обставини, які є визначальними, вагомими і ключовими для вирішення цього господарського спору, ураховуючи предмет, підстави позову та предмет доказування.

8.57. Враховуючи викладене, у цій постанові вище, постанова суду апеляційної інстанції зазначеним вимогам процесуального закону (статті 86, 104, 236, 237, 316 ГПК України) не відповідає.

8.58. Також, знайшли підтвердження доводи скаржника стосовно рецензії Прохорова-Лукіна Г.В. на висновок експертизи від 21.11.2023 №400/1/23, яка була подана відповідачем разом із запереченням на вказаний висновок, з огляду на таке.

8.59. Оскаржувана постанова не містить оцінки судом апеляційної інстанції вказаної рецензії, що є порушенням статей 86 і 269 ГПК України.

8.60. Суд неодноразово та послідовно вказував, що рецензія по своїй суті не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази. Експерт, який надає рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку. З огляду на викладене, до рецензії не можуть бути застосовані ті вимоги, які передбачені для висновку експерта.

8.61. При цьому згідно зі статтями 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

8.62. Отже, не здійснення судом апеляційної інстанції оцінки рецензії на судову експертизу, яка надана Товариством, має наслідком порушення принципу змагальності сторін, відповідно до якого здійснюється судочинство у господарських судах, а також статті 86 ГПК України у контексті всебічності, повноти, об`єктивності та безпосередності дослідження наявних у справі доказів.

8.63. Близькі за змістом правові позиції, викладені Верховним Судом зокрема у постановах від 01.08.2019 у справі №912/2635/17, від 15.01.2021 у справі №922/2216/18, від 29.09.2021 у справі № 569/4688/15.

8.64. Стосовно доводів скаржника щодо необґрунтованого відхилення судом апеляційної інстанції нових доказів, то Верховний Суд виходить з того, що вони знайшли частково своє підтвердження. Верховний Суд наголошує, що обґрунтування відхилення судом клопотань про долучення доказів у кожній конкретній справі підлягає оцінці, зокрема, через призму стадій судового розгляду справи та проваджень господарського процесу на якій заявлене клопотання, від предмету, підстав позову, предмета доказування, повноважень суду та межі розгляду справи у відповідному провадженні, тощо. Водночас, з огляду на обставини цієї справи та характер спірних правовідносин в ній, враховуючи, що Верховний Суд постановою від 02.02.2023 у цій справі скасував постанови Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 та від 21.11.2022, а справу передав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з міркувань зазначених в ній у зв`язку з тим, що суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права, що мало своїм наслідком не встановлення обставин, на підставі наданих сторонами доказів, що є визначальними, вагомими і ключовими, у Суду відсутні підстави для однозначного висновку, що докази, про які зазначало Товариство і клопотало долучити під час нового розгляду, зокрема рецензію на судову експертизу, у контексті частини третьої статті 269 ГПК України оцінено, досліджено і обгрунтовано через призму: (1) виняткового випадку - подання на висновок судової експертизи, проведеної на виконання ухвали суду апеляційної інстанцій в цій справі, (2) предмета доказування у цій справі; (3) належності, допустимості доказів.

Здійснивши перевірку правильності застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваного рішення, з урахуванням висновків, викладених у вищевказаній постанові Верховного Суду від 24.10.2024 у даній справі, оцінивши доводи апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" , суд апеляційної інстанції дійшов висновку про наявність підстав для задоволення скарг, враховуючи наступне.

Як зазначає позивач, підставою для звернення до суду є захист позивачем свого права як власника знаку для товарів і послуг "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 для товарів 7 класу МКТП.

Компанія є власником міжнародних реєстрацій №450057, №1017804, №1216180, №1235616, №1216803, №1216804 та №1216184 торговельних марок «Sigma-Profil», «Sigma», «SIGMA», «Sigma Air Manager», «Sigma Control», які зареєстровані, зокрема, для товарів 7 класу МКТП.

ТОВ «Сігмаінжиніринг» були подані заявки на реєстрацію наступних торговельних марок:

- заявка від 06.12.2016 №m 2016 27245 на реєстрацію торговельної марки «SIGMA ENGINEERING»; за результатами розгляду було видано свідоцтво України №244584 для товарів 7 класу МКТП «Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати»;

- заявка від 19.07.2018 №m 2018 16947 на реєстрацію торговельної марки «Сігма Інжиніринг»; за результатами розгляду заявки було видано свідоцтво України №273705 для товарів 7 та 42 класу МКТП;

- заявка від 19.07.2018 №m 2018 16948 на реєстрацію торговельної марки «Сигма Инжиниринг»; за результатами розгляду заявки було видано свідоцтво України №273706 для товарів 7 та 42 класу МКТП;

- заявка від 19.07.2018 №m 2018 16949 на реєстрацію торговельної марки «Sigma Engineering»; за результатами розгляду заявки було видано свідоцтво України №273707 для товарів 7 та 42 класу МКТП.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 та абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону.

На переконання позивача, вказані торговельні марки відповідача 1 - є схожими з торговельною маркою позивача "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для однорідних товарів 7 класу МКТП, а також спірні торговельні марки є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника.

Згідно з ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 01.12.2004 №18-рп/2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 статті 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі - в редакції, чинній на момент подання заявок №m 2016 27245, №m 2018 16947, №m 2018 16948, №m 2018 16949) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 6 вказаного Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

З огляду на наведене, оскільки позивач вважає, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, та є схожими до ступеня змішування зі знаком "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616, власником якого є позивач, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є знаки за оспорюваними свідоцтвами такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а також чи є такі знаки схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією №1235616.

При цьому слід зазначити, що у даній справі спір виник у сфері інтелектуальної власності, а саме, щодо здійснення прав на торговельні марки.

Так, за твердженням позивача, він є власником торговельної марки "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616, яка є словесним позначенням та складається з напису, виконаного латинськими літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкова є заголовною, а інші - рядковими.

Торговельна марка за свідоцтвом України №244584 є комбінованим позначенням та складається з: словесного елементу у вигляді англомовного напису з розміщених одне під іншим двох слів, виконаних заголовними латинськими літерами оригінального друкованого шрифту, чорного кольору на білому тлі та, частково, білого кольору на чорному тлі; зображувального елементу у вигляді великої літери грецького алфавіту - "сігма", виконаної оригінальним шрифтом чорного кольору на білому тлі, що виконує роль обрамлення для словесного елементу.

Торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України №273705 є словесним позначенням та складається з україномовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних кириличними літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкові літери слів є заголовними, а інші - рядковими.

Торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 є словесним позначенням та складається з російськомовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних кириличними літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкові літери слів є заголовними, а інші - рядковими.

Торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 є словесним позначенням та складається з англомовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних латинськими літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі.

Позивачем до матеріалів справи надано висновок експерта від 28.05.2021 №212 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем (далі - Висновок №212).

На розгляд експерта поставлені такі питання:

- чи є товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельними марками за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707, спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616;

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів;

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника, враховуючи те, що Компанія є власником серії раніше зареєстрованих стосовно товарів 7 класу МКТП торговельних марок зі спільним елементом "Sigma" за міжнародними реєстраціями №№450057, 1017804, 1216180, 1235616, 1216803, 1216804, 1216184.

За наслідками проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовий експерт Жила Б.В. зробив такі висновки:

- з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616, є спорідненими такі товари 07 класу МКТП, наведені у свідоцтвах України №№244584, 273705, 273706, 273707 на торговельні марки, як: верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму;

- стосовно таких, наведених у свідоцтві України №244584, товарів 07 класу МКТП, як: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту), торговельна марка за вказаним свідоцтвом є схожою з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно таких, наведених у свідоцтвах України №№273705, 273706, 273707, товарів 07 класу МКТП (згідно з переліком зазначеним вище у пункті 1), торговельні марки за вказаними свідоцтвами є схожими з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати;

- торговельна марка за свідоцтвом України №244584 є такою, що може ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтві товарів 07 класу МКТП машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту);

- торговельні марки за свідоцтвами України №№273705, 273706, 273707 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 07 класу МКТП (згідно з переліком зазначеним вище у пункті 1).

На спростування доводів позивача, відповідач-1 подав суду першої інстанції висновок експерта від 27.12.2021 №02-12/21, викладений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Андрєєвою А.В (далі - Висновок №02-12/21).

На вирішення експерта поставлені такі питання:

- чи мало позначення за свідоцтвом України №244584 розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016;

- чи є комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №244584 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи;

- чи є словесна торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України №273705 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- чи є словесна торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- чи є словесна торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією.

За наслідками проведення експертизи експерт дійшов таких висновків:

- позначення за свідоцтвом України №244584 мало розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016;

- комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №244584 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи;

- словесна торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України № 273705 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- словесна торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- словесна торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.09.2023, з власної ініціативи призначено у справі №910/14228/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

На вирішення судової експертизи поставлено такі питання:

- чи є товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707, спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616;

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів;

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 такими, що, при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника.

За результатами проведеної комісійної судової експертизи складено висновок експертів від 21.11.2023 №400/1/23 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок №400/1/23), у якому експерти дійшли таких висновків:

- товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707, є спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616;

- торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 є схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів;

- торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 є такими, що при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника.

При цьому згідно зі статтями 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Колегією суддів, крім іншого, надано оцінку доводам, викладеним у Рецензії щодо Висновку експертизи від 21.11.2023 № 400/1/23, враховуючи висновки Верховного Суду, які викладено у постанові від 24.10.2024 у справі № 910/14228/21, з метою дотримання принципу змагальності сторін, відповідно до якого здійснюється судочинство у господарських судах, а також статті 86 ГПК України у контексті всебічності, повноти, об`єктивності та безпосередності дослідження наявних у справі доказів, оскільки по своїй суті дана Рецензія не є повторною чи додатковою експертизою. У вказаній Рецензції експерт, який надав вказану рецензію, оцінив, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку вказаного у Рецензії висновку, що оцінено судом у сукупності з іншими поясненнями сторін та доказами у справі.

Північний апеляційний господарський суд вказує, що за змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

В силу положень статті 73 ГПК України, висновок експерта є одним із засобів доказування.

Як визначено ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що висновок експерта, у розумінні положень процесуального законодавства, є рівноцінним засобом доказування у справі поряд з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його як доказу здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України. Така правова позиція наведена у постановах Верховного Суду від 12.02.2020 у справі № 910/21067/17, від 15.06.2021 у справі № 916/2479/17, від 04.04.2023 у справі № 908/807/18 та від 16.04.2024 у cправі №916/913/23.

У Постанові від 15.06.2021 у справі № 916/2479/17 Верховний Суд наголосив, що: "… дослідження висновку експерта - це процесуальна дія, спрямована на одержання з висновку експерта відомостей про факти судом і доведення їх до сприйняття учасників процесу. Суд зобов`язаний особисто сприйняти наданий йому висновок експерта з метою його правильної оцінки при винесенні рішення. Досліджуючи висновок експерта, суд повинен перевірити дотримання прав осіб, які беруть участь у справі, під час призначення та проведення експертизи, а також чи було їм надано можливість ознайомитися з висновком експертизи.

При перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з`ясувати: чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатність поданих експертові об`єктів дослідження; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Згідно зі статтею 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні".

Колегія суддів апеляційної інстанції зауважує, що не має значення кількість висновків експертів, наявних в матеріалах справи, а має значення саме суть кожного висновка експерта. Тому, при здійсненні оцінки доказів, необхідно оцінювати не кількість висновків, а зміст кожного висновку.

Згідно з ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання

Надаючи оцінку Висновку №212, судом апеляційної інстанції встановлено, що його складено на замовлення позивача кваліфікованим атестованим судовим експертом Жилою Б.В., кваліфікація судового експерта за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями", 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" (свідоцтво Міністерства юстиції України №1065 дійсне до 30.01.2022).

У висновку зазначено, що експерта попереджено про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Оцінюючи зазначений Висновок експерта в сукупності із іншими наявними у матеріалах справи доказами, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що вказаний Висновок експерта не відповідає вимогам всебічності, повноти, об`єктивності і обґрунтованості та, як наслідок, викликає сумніви у їх правильності, з огляду на наступне.

Колегія суддів зауважує, що пунктом 11.1.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 №91 (далі - Методичні рекомендації) визначено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи та при цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення.

Відповідно до пункту 11.1.6 Методичних рекомендацій під час порівняння знаків береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Експерт Жила Б.В. не врахував зазначені приписи Методичних рекомендацій.

Враховуючи викладене, під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

Водночас, експерт при дослідженні словесних елементів "SIGMA ENGINEERING" торговельної марки за свідоцтвом України №244584, "Сігма Інжиніринг" торговельної марки за свідоцтвом України №273705, "Сигма Инжиниринг" торговельної марки за свідоцтвом України №273706, "Sigma Engineering" торговельної марки за свідоцтвом України №273706 безпідставно визначив, що слова "Инжиниринг - Інжиніринг - Engineering" є слабкими неохороноздатними елементами, а тому три слова "Сигма - Сігма - Sigma" є сильними елементами, та на цій підставі, а саме: на підставі фонетичної, графічної та семантичної схожості сильних елементів "Сигма - Сігма - Sigma" із торговельною маркою "Sigma" зробив необгрунтований висновок про схожість оспорюваних торговельних марок із торговельною маркою "Sigma" до ступеню сплутування.

Отже, експерт дослідив схожість лише сильних, на його думку, елементів, проте, взагалі не дослідив графічну, фонетичну та семантичну схожість знаків в цілому, що є порушенням вищевказаних Методичних рекомендацій.

Крім того, експерт не врахував правові приписи Методичних рекомендацій, визначені останнім абзацом пункту 11.1.9, яким передбачено, що смислове значення позначень може виступати як самостійний критерій схожості. Різниця у смисловому значенні може сприяти визнанню порівнюваних позначень несхожими, незважаючи на їхню звукову подібність.

Експерт дійшов висновку, що оспорювані торговельні марки є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 7 класу МКТП, а саме, відносно Позивача, на підставі схожості цих оспорюваних торговельних марок із торговельною маркою Позивача.

Проте, оманливість позначення (абзац 5 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII) є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення.

Критерій можливості введення в оману має суб`єктивний характер, оскільки омана ототожнюється з помилкою, хибною уявою, породженою недосконалістю пізнавальних здібностей людини, і даний критерій, як такий, залежить від об`єму відповідних знань конкретного споживача.

Припис абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 11 Закону № 3689-XII (пункт 13 постанови Верховного Суду від 15.01.2019 у справі № 910/11735/17).

Обставини, зазначені в абзаці 5 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII та в абзаці 2 пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони (пункт 12 постанови Верховного Суду від 15.01.2019 у справі № 910/11735/17).

Відповідно до пункту «В» статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883: товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Тобто така категорія, як омана, має визначатися з огляду позиції споживача. Оманливість визначається на основі комплексного аналізу, в тому числі відомості виробника. Підтвердження тільки схожості позначень не достатньо для застосування норм саме абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону № 3689- XII.

Колегія суддів також враховує, що експерту було надано для дослідження та експертом, в свою чергу, проведено дослідження торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 450057, яка не діє на території України. Цим експерт порушив вимоги приписів пункту 4.12 розділу IV Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, так як експерт не вказав стан об`єкту, а саме про те, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 450057 не діє на території України.

Оцінюючи Висновок від 21.11.2023№400/1/23, колегія суддів вбачає, що експертами Чабанець Т.М., Фоя О.А. не вказано, які матеріальні об`єкти досліджували експерти у висновку. Посилання на джерела, у яких описані застосовані експертами методи досліджень, у висновку відсутні, що свідчить про недостатню визначеність методичної бази дослідження.

У розділі «Опис об`єктів дослідження» (стор. 5-22) без посилань на конкретні документи з числа наданих на експертизу матеріалів справи експертами наведені описи досліджуваних об`єктів, що складаються із зображень торговельних марок, коротких описів їх графічних ознак, та бібліографічних даних щодо власників, дат реєстрацій, номерів заявок і дат їх подання, кольору, та переліків товарів/послуг за відповідними класами МКТП.

Водночас, експертами не встановлені види (типи) шрифтів, якими виконані словесні елементи знаків, фонетичні та семантичні їх ознаки у цьому розділі не описані та не досліджені, домінуючі елементи торговельних марок не визначені, внесок у розрізняльну здатність окремих елементів знаків не досліджувався. Отже, роздільні (аналітичні) дослідження об`єктів проведені неповно.

Крім того, експерти не розрізнюють поняття «однорідність товарів (послуг)» та «спорідненість товарів (послуг)», що є істотною методичною помилкою, оскільки ці поняття не є тотожними.

При цьому поза увагою експертів Чабанець Т.М. та Фоя О.А. залишилось те, що не всі товари 07 класу МКТП є машинами, верстатами чи двигунами, оскільки до цього класу входять пристрої, які не відносяться до машин, верстатів чи двигунів, наприклад «гончарні круги».

Твердження про те, що товари 07 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707, є спорідненими з товарами 07 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 1235616 відносяться до «одного виду - машини (частини машин), двигуни» є помилковим, оскільки поняття «машини» є родовим поняттям і позначає широкий клас предметів, об`єднаних загальною ознакою. У свою чергу, ознаки, які виокремлюють визначене коло предметів (вид) у межах цього більш широкого класу, мають назву видових.

Такі ознаки товарів 07 класу МКТП, стосовно яких зареєстровані досліджувані знаки, експертами Чабанець Т.М. та Фоя О.А. взагалі не були досліджені. Так, експерти не дослідили ознаки, за якими визначається спорідненість товарів 07 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 та за міжнародною реєстрацією № 1235616, наприклад, таких товарів, як, «жорна млинові» та «резервуари для стисненого повітря [частини машин]».

Умови і канали збуту товарів 07 класу МКТП в Україні експертами Чабанець Т.М. та Фоя О.А. не досліджені. Наприклад, цілком очевидно, що умови і канали збуту одного товару, відрізняються від умов і каналів збуту іншого товару.

«Спеціалізоване коло споживачів» та характеристики таких споживачів вказаними експертами не визначені. Між тим, багато товарів 07 класу МКТП є товарами тривалого використання та досить високої вартості. Експерти не врахували, що до товарів тривалого використання значної вартості, споживачі відносяться досить пильно і уважно, часто отримують консультації фахівців, а тому ймовірність змішування торговельних марок у даному випадку невелика.

Результати порівняння фонетичних ознак словесних елементів досліджуваних торговельних марок викладено у таблиці 1 «Таблиця 1. Зіставлення фонетичних ознак торговельних марок за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616» (стор. 29 від 21.11.2023№400/1/23).

Аналіз відомостей, викладених у цій таблиці, свідчить, що у більшості випадків експерти акцентували увагу лише на збігу фонетичних ознак словесних елементів «сігма/sigma» і не звертали увагу на очевидну розбіжність фонетичних ознак порівнюваних об`єктів в цілому внаслідок наявності у складі торговельних марок за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 словесних елементів «інжиніринг/engineering». Тобто, експерти проігнорували вищевказані положення відносно того, що під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи (п. 11.1.5 Методичних рекомендацій).

Отже, порівняльне дослідження фонетичних ознак словесних елементів «sigma» та «engineering» проведене методично неправильно, а зроблений за результатами порівняння фонетичних ознак словесних елементів досліджуваних знаків висновок про те, що «досліджувані позначення за наявністю близьких та співпадаючих звуків, розташуванням близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного та за рахунок повного входження торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1235616 у склад торговельних марок за свідоцтвами України № 244584, 273705, 273706, 272707, є схожими за фонетичними ознаками» є необ`єктивним та викликає сумніви у правильності, тому не береться судом до уваги.

Оцінюючи висновок експерта від 27.12.2021 №02-12/21, колегією суддів встановлено, що вказаний висновок підготовлений кваліфікованим судовим експертом, а саме: Андрєєвою А.В.

Зазначений висновок складено відповідно до вимог законодавства, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено.

Відтак, вказаний висновок судової експертизи визнається судом апеляційної інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Крім того, висновок містить докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті нього висновки та відповіді на питання, поставлені експерту, обґрунтовані.

Судовим експертом при проведенні дослідження використано правильну нормативну та методологічну базу з питання дослідження розрізняльної здатності, схожості/несхожості ознак знаків, питання спорідненості товарів/послуг, досліджено питання введення в оману щодо особи, детально зроблено опис об`єктів дослідження.

У вказаному експертному Висновку експертом надано наступний опис об`єктів дослідження:

Знак 1 - (торговельна марка «SIGMA ENGINEERING» за свідоцтвом України №244584),

Знак 2 - (торговельна марка «Сігма Інжиніринг» за свідоцтвом України № 273705),

Знак 3 - (торговельна марка «Сигма Инжиниринг» за свідоцтвом України № 273706),

Знак 4 - (торговельна марка «Sigma Engineering» за свідоцтвом України №273707).

Міжнародна реєстрація 1 - (торговельна марка позивача "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616).

Колегія суддів звертає увагу, що експерт Андрєєва А.В. досліджувала знаки в цілому, зокрема, досліджено графічну, фонетичну та семантичну схожість знаків в цілому, як і досліджено графічну, фонетичну та семантичну схожість домінуючих елементів Знаків.

Колегія суддів погоджується з висновками експерта, що схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елемента достатньо, щоб виключити схожість. Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у цьому разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.

Як встановлено експертом Андрєєвою А.В., в наданих матеріалах наявні документи, що підтверджують ступінь інформованості українських споживачів і споживачів-фахівців та взаємозв`язок позначення "Sigma Engineering" з особою ТОВ «СІГМА ІНЖИНІРИНГ» станом на 06.12.2016. Само по собі позначення "Sigma Engineering" не є видовим, ані родовим, не є описовим, не є загальноприйнятим символом чи терміном, не вживається замість або як номенклатурна назва товарів, внаслідок свого характеру та ознак самого об`єкту дослідження його слід вважати оригінальним та штучно створеним (фантазійним) позначенням, яке саме по собі є високодистинктивним. Враховуючи це, і на підставі відомостей з наданих матеріалів позначення "Sigma Engineering" цілком було здатним бути визнаним у якості ідентифікатора товарів 7 класу МКТП («Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати») з комерційного джерела ТОВ «СІГМА ІНЖИНІРИНГ» в Україні українськими споживачами станом на дату 06.12.2016.

Як зазначено експертом Андрєєвою А.В., здатність позначення до введення в оману відносно виробника може бути обумовлена: тотожністю або схожістю до ступеня змішування позначення певного виробника з позначенням або позначеннями (в тому числі зареєстрованими як знаки для товарів і послуг), що використовуються іншими виробниками стосовно таких самих або споріднених товарів (послуг); тотожністю або схожістю до ступеня змішування позначення певного виробника з комерційним (фірмовим) найменуванням, належним іншим виробникам та використовується стосовно таких самих або споріднених товарів (послуг); схожістю до ступеня змішування позначення певного виробника з промисловим зразком (зразками), що належать іншим виробникам та використовуються стосовно таких самих або споріднених товарів (послуг); семантичним значенням позначення, яке не відповідає дійсним характеристикам виробника (наприклад, якщо до складу позначення входить абревіатура «НВО» (науково-виробниче об`єднання), а власник торговельної марки не проводить наукової роботи). При вирішенні питання щодо здатності позначення до введення в оману необхідно враховувати асоціації, які позначення може викликати у пересічного споживача, та фактичну обґрунтованість таких асоціацій щодо комерційного джерела походження товару.

Фактичні відомості щодо будь-якого факту, що споживач внаслідок утворених асоціацій породжених у його свідомості сприйняттям знаків 1-4, які б насправді не відповідали дійсності, був введений в оману щодо особи - компанії КАЙЗЕР КОМПРЕССОРЕН СE, - відсутні. А відтак має досліджуватись сама можливість введення споживачів в оману, яка виникає внаслідок ймовірного утворення у споживачів певних уявлень (асоціацій), які не відповідають дійсності.

Досліджуючи саме ймовірність введення в оману споживача щодо особи - компанії КАЙЗЕР КОМПРЕССОРЕН СE, яка виробляє товари 7 класу МКТП із застосуванням позначення за Міжнародною реєстрацією 1, слід враховувати, що введення в оману може відбуватись внаслідок того, що таке позначення є тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати, наприклад, з позначенням, що застосовується на товари чи при наданні послуг, чи іншим комерційним позначенням для таких самих чи споріднених товарів.

При дослідженні ймовірності (можливості) введення в оману споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар, необхідно враховувати саме ознаки та характеристики самих об`єктів дослідження (знаків,позначень), оскільки саме їх ознаки та характеристики здатні викликати або породжувати неправдиві асоціації.

Як встановлено експертом Андрєєвою А.В.:

позначення "Sigma Engineering" мало розрізняльну здатність станом на дату подання заявки 06.12.2016;

товари 7 класу МКТП «машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти» для яких зареєстровано Знак 1 та товари «машини та апарати для стиснення повітря, вакуумування та забезпечення витрати (що входять до цього класу), компресори (машини), у тому числі поршневі та гвинтові компресори; двигуни, крім двигунів для наземних транспортних засобів; машини для відсмоктування повітря; верстати, муфти та приводні ремені, крім призначених для використання в наземних транспортних засобах; муфти валів, що є машинами», для яких діє Міжнародна реєстрація 1 є такими самими;

товар 7 класу МКТП для якого зареєстровано Знак 1 «з`єднувачі» є спорідненим за призначенням з товарами «двигуни, крім двигунів наземних транспортних засобів» для яких діє Міжнародна реєстрація 1;

товар 7 класу МКТП для якого зареєстровано Знак 1 «зчепи/зчеплення» є спорідненим за призначенням з товарами «машини та апарати для стиснення повітря, вакуумування та забезпечення витрати (що входять до цього класу), компресори (машини), у тому числі поршневі та гвинтові компресори; машини для відсмоктування повітря», для яких діє міжнародна реєстрація 1;

домінуючим елементом у складі Знаку 1 є композиція Sigma Engineering;

домінуючим елементом у складі Міжнародної реєстрації 1 є словесний елемент Sigma;

словесні елементи Знаку 1 та Міжнародної реєстрації 1 в цілому та їх домінуючі елементи не схожі за графічними (візуальними) ознаками;

словесні елементи Знаку 1 та Міжнародної реєстрації 1 в цілому та їх домінуючі елементи не схожі за фонетичними ознаками;

словесні елементи Знаку 1 та Міжнародної реєстрації 1 в цілому та їх домінуючі елементи не схожі за семантичними ознаками;

домінуючим елементом у складі Знаку 2 є словосполучення «сігма інжиніринг»;

домінуючим елементом у складі Знаку 3 є словосполучення «сигма инжиниринг»;

домінуючим елементом у складі Знаку 4 є словосполучення «sigma engineering»;

домінуючим елементом у складі Міжнародної реєстрації 1 є словесний елемент «Sigma»;

словесні елементи Знаків 2-4 та Міжнародної реєстрації 1 в цілому та їх домінуючих елементів за графічними (візуальними) ознаками не проводилось, оскільки словесні знаки як такі позбавлені відмітних графічних ознак;

досліджувані Знаки 2-4 та Міжнародна реєстрація 1 в цілому та їх домінуючі елементи не схожі за семантичними ознаками.

При дослідженні ймовірності (можливості) введення в оману споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги, необхідно враховувати саме ознаки та характеристики самих позначень, оскільки саме ознаки та характеристики позначень здатні викликати або породжувати неправдиві асоціації.

Таким чином, детальне дослідження ознак і елементів досліджуваних об`єктів, а саме, результати порівняльних досліджень графічних, фонетичних та семантичних ознак домінуючих елементів досліджуваних об`єктів та самих Знаків 1-4 та Міжнародної реєстрації 1, дало підстави для висновків про відсутність схожості до ступеню змішування Знаків 1-4 із Міжнародною реєстрацією 1 для таких самих та споріднених товарів.

Відсутність схожості свідчить про відсутність ймовірності сплутування (змішування) порівнюваних Знаків 1-4 із Міжнародною реєстрацією 1.

Відсутність такої ймовірності, як вказано вище, повністю виключає можливість помилкової ідентифікації та сприйняття споживачем для споріднених товарів та таких самих товарів позначень (в досліджуваному випадку Знаків 1-4) як іншого знаку (в досліджуваному випадку Міжнародної реєстрації 1).

Крім цього, як зазначає експерт, відповідно до відомостей наданих на дослідження компанія ТОВ "Сігмаінжиніринг", , що є власником Знаків 1-4:

- була заснована 10.07.2014,

- ТОВ «СІГМА ІНЖИНІРІНГ», , буда заснована 23.08.2012, і є пов`язаними - вони мають спільного засновника та види діяльності за КВЕД;

-є компанією, яка отримала Сертифікат авторизованого дистриб`ютора компанії Donaldson, та займається запчастинами для промислового обладнання для видаляння пилу, вихідних газів і завислих краплин рідини виробництва компанії Donaldson;

- є компанією, яка згідно листа-підтвердження від 31.12.2020 є авторизованим дистриб`ютором продукції виробництва Дональдсон Індастріал Фільтрейшн Груп та є партнером з 2011, має підтримку компанії Дональдсон Польща Сп.з.о.о. у галузі продажів та інженерії, яка надає допомогу в розробці для забезпечення правильного ефективного застосування та встановлення продукції виробників уловлювачів вихлопних газів/пилоуловлювачів з масляним фільтром: та фільтрувальними елементами;

- є компанією, яка згідно листа-підтвердження від 18.11.2013 є уповноваженим торговим партнером лінійки продукції компанії Дональдсон Індастріал Фільтрейшн Груп до 2016 і має повну підтримку Відділу експорту Дональдсон Фільтрейшн (ВБ) Лтд. у галузі продажів та інженерії, яка надає допомогу в розробці для забезпечення правильного ефективного застосування та встановлення продукції виробників уловлювачів вихлопних газів/пилоуловлювачів з масляним фільтром та фільтрувальними елементами;

- є компанією, яка у липні 2013 підписала Дистриб`юторську угоду на промислову систему фільтрації повітря між Дональдсон Фільтрейшн Гб ЛТД та отримала зобов`язання щодо річного обсягу продажів на рік у розмірі 300 тис. евро;

-є компанією, яка налічує штат понад 30 співробітників, має офіс та склад запасних деталей, аеродинамічну лабораторію у м.Києві;

- є компанією, яка бере участь у спільних роботах з НТУУ КПІ ім. Ігоря Сикорського, проводить спільне проектування з провідними проектними Інститутами;

- є компанією, яка веде новинну стрічку, датовану ще з 2012 (згідно з протоколом від 04.11.2021 № 1 з огляду на фіксації інформації з мережі Інтернет, а саме, сторінки веб-сайту «sigmaengineering.ua» який доступний за посиланням https://sigmaengineering.ua/news/:) та використовує логотип на своєму веб-сайті industry-air.com (відповідно до Довідки ТОВ «Хостінг Україна» від 17.11.2021.

Експертом Андрєєвою А.В. обґрунтовано встановлено, що на підставі викладеного та з урахуванням ведення діяльності компанії ТОВ «СІГМА ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «СІГМАІНЖИНІРІНГ» (згідно з наданими відомостями) в Україні, враховуючи встановлену наявність розрізняльної здатності позначення "Sigma Engineering" станом на 06.12.2016, враховуючи період тривалості використання позначення "Sigma Engineering", враховуючи встановлену відсутність схожості до ступення сплутування між досліджуваними Знаками 1-4 та Міжнародною реєстрацією 1, власником якої є компанія КАЙЗЕР КОМПРЕССОРЕН СЕ, ймовірність (можливість) введення в оману споживача щодо особи - власника Міжнародної реєстрації 1 - компанії КАЙЗЕР КОМПРЕССОРЕН СЕ - виключена.

Як зазначено експертом Андрєєвою А.В., аналіз наданих на дослідження матеріалів свідчить про те, що Знаки 1-4 за своїми ознаками та характеристиками, можуть викликати і породжувати у споживачів лише правдиві асоціації, пов`язані з певним виробником - ТОВ "Сігмаінжиніринг". Наведене свідчить про можливість появи асоціацій у споживача про сприйняття Знаків 1-4 на товарах 7 класу МКТП, для яких ці знаки зареєстровані, з певним виробником ТОВ "Сігмаінжиніринг" і не призведе до введення в оману щодо особи, яка виробляє відповідні товари - КАЙЗЕР КОМПРЕССОРЕН СЕ. Знаки 1-4 при застосуванні їх для товарів 7 класу МКТ, для яких ці знаки зареєстровані, з урахуванням викладеного та результатів дослідження щодо відсутності схожості з Міжнародною реєстрацією 1 жодним чином не буде породжувати асоціацій у свідомості споживача, пов`язані з виробником, які б насправді не відповідали дійсності та які би могли призвести до того, що споживач міг би бути введений в оману щодо відповідної особи. Відтак, торговельні марки за свідоцтвами України №№ 244584, 273705, 273706, 273707 (Знаки 1-4) не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо КАЙЗЕР КОМПРЕССОРЕН СЕ.

За результатом дослідження зібраних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, судова колегія дійшла висновку, що позивачем не доведено, що торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 не відповідають умовам надання правової охорони, що вказані торговельні марки відповідача є схожими з торговельною маркою позивача "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для однорідних товарів 7 класу МКТП, а також спірні торговельні марки є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника, у зв`язку з чим відсутні підстави для задоволення позову, у тому числі щодо похідної позовної вимоги про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" використовувати торговельну марку за свідоцтвом України №244584 для товарів "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи" та торговельні марки за свідоцтвами України №273705, №273706 та №273707 для товарів: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму."

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Оцінюючи оскаржуване рішення суду першої інстанції, через призму застосування принципів оцінки доказів та аргументації своїх висновків, викладених в Рішенні ЄСПЛ від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", судова колегія зазначає, що пункт 1 статті 6 Конвенції не зобов`язує національні суди надавати детальну відповідь на кожен аргумент заявника (сторони у справі); суди зобов`язані давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматися як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент; межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення; питання чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає із статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки в світлі конкретних обставин справи (пункти 21, 23 Рішення).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 275 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.

Згідно із частиною першою 1 статті 277 Господарського процесуального кодексу України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: нез`ясування обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, встановленим обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Отже, доводи, викладені Товариством з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" у апеляційній скарзі, були досліджені в суді апеляційної інстанції, встановлені судом обставини справи спростували відповідні висновки суду першої інстанції, якими обґрунтовано оскаржуване судове рішення, а тому колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" слід задовольнити. Рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі № 910/14228/21 слід скасувати. Прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Враховуючи відмову у задоволенні позову, апеляційна скарга Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" також підлягає задоволенню, відсутні підстави для покладення судових витрат у справі на відповідача - 2. Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати у справі покладаються на позивача.

У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), №37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

Керуючись ст.ст.129, 269, 270, 275, 277, 282, 283, 284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг", Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" задовольнити.

Рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі № 910/14228/21 скасувати.

Прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Матеріали справи № 910/14228/21 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Порядок та строк оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст складено 11.02.2025

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді А.О. Мальченко

А.І. Тищенко