УХВАЛА

про призначення експертизи та зупинення провадження у справі

м. Київ

04.02.2025Справа № 910/12782/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Поляна»

до 1. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

2. Малого приватного підприємства «Алекс»

про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

Суддя Котков О.В.

Представники учасників справи:

від позивача Мужик Л.І.;

від відповідача-1 Козелецька Н.О.;

від відповідача-2 Ромащенко Д.О., Дрюк Н.О.

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2024 року до Господарського суду міста Києва через систему «Електронний суд» від Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Поляна» (позивач) надійшла позовна заява б/н від 16.10.2024 року до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (відповідач-1) та Малого приватного підприємства «Алекс» (відповідач-2), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 22301 від 17.12.2001 року (заявка № від 30.06.2000 року);

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 97361 від 25.09.2008 року (заявка № m200711806 від 18.07.2007 року);

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 22301 від 17.12.2001 року (заявка № від 30.06.2000 року);

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 97361 від 25.09.2008 року (заявка № m200711806 від 18.07.2007 року).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що МПП «Алекс» є єдиним власником прав на словесні торговельні марки за свідоцтвами України на знак для товарів та послуг № 22301 та № 97361, які містять позначення «Поляна Купель» та «Поляна Купель - 5». Обидві торговельні марки мають ознаки загальновживаності, тому не відповідають умовам та вимогам для надання їм правової охорони, що є підставою для визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів та послуг № 22301 та № 97361.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2024 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/12782/24, ухвалено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 19.11.2024 року.

07.11.2024 року через систему «Електронний суд» від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що спірні позначення на дату подання заявок повністю відповідали умовам надання правової охорони, встановлених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

12.11.2024 року через систему «Електронний суд» від Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Поляна» надійшла відповідь на відзив, в якій позивач проти доводів відповідача-1 заперечив, посилаючись на їх необґрунтованість, заперечення відповідача-1 не впливають на підстави позовних вимог щодо неохороноздатності оскаржуваних торговельних марок.

В підготовчих засіданнях 19.11.2024 року та 10.12.2024 року судом оголошувалася перерва.

07.01.2025 року через відділ діловодства суду від Малого приватного підприємства «Алекс» надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що позивачем не доведено невідповідність оскаржуваних торговельних марок умовам правової охорони щодо інших товарів та послуг для яких вони заявлені та зареєстровані. Крім того, відповідач-2 зазначає, що наданий позивачем Висновок експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024 року складаний з порушенням методики та законодавства, містить неповні відповіді на питання, необґрунтовану дослідницьку частину, засновану на припущеннях, що призвело до хибних висновків за результатами дослідження.

10.01.2025 року через відділ діловодства суду від Малого приватного підприємства «Алекс» надійшло клопотання б/н від 10.01.2025 року «Про призначення експертизи», яке мотивоване тим, що наданий позивачем Висновок експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024 року (1) не враховує релевантні редакції Закону про торговельні марки, які діяли станом на дати подання заявок на оскаржувані торговельні марки; (2) ґрунтується на неналежних доказах та припущеннях судових експертів; (3) не містить дослідження усіх запитуваних ознак умови правової охорони «описовість» що оскаржуваних торговельних марок, а також відповіді на питання 3 і 4 у частині перелічених критеріїв; (4) не містить дослідження відповідності оскаржуваних торговельних марок умові правової охорони «загальновживаність» на дати подання заявок. На твердження відповідача-2, відповідність оскаржуваних торговельних марок умовам правової охорони на дати подання заявок щодо товарів 5 класу «мінеральні води лікарські» та 32 класу «мінеральні води» МКТП є фактичною обставиною, яка підлягає встановлення правомірності чи безпідставності заявлених позовних вимог.

В підготовчих засіданнях 14.01.2025 року та 16.01.2025 року судом оголошувалася перерва.

21.01.2025 року через систему «Електронний суд» від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшли пояснення на клопотання про призначення експертизи, в яких відповідач-1 вважає заявлене клопотання обґрунтованим, з огляду на те, що (1) наданий позивачем висновок експерта не містить досліджень та відповідей на питання про те, чи є зареєстровані знаки для товарів і послуг відповідача-2 загальновживаними як позначення товарів певного виду та чи складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; (2) дослідження проводилося на підставі неналежних, недопустимих та неповних вихідних даних, а дослідницька частина висновку є суперечливою, що призвело до помилкових висновків про невідповідність спірних позначень умовам надання правової охорони.

В підготовчому засіданні 28.01.2025 року судом оголошувалася перерва.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши матеріали справи в цілому, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Як встановлено судом, МПП «Алекс» є власником прав на словесні торговельні марки, які містять позначення Поляна Купель, а саме: ТМ "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ" - Свідоцтво на торговельну марку № 22301 від 17.12.2001 (заявка № від 30.06.2000); ТМ "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" - Свідоцтво на торговельну марку № 97361 від 25.09.2008 (заявка № m200711806 від 18.07.2007). Торговельні марки можна описати наступним чином: (1) торговельна марка "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ" є словесною, виконана у два рядки шрифтом з гарнітурою Times New Roman, жирним накресленням, всі літери заголовні. До складу торговельної марки входить два слова "Поляна" та "Купель". Колір виконання не зазначено; (2) торговельна марка "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" є словесною, виконана шрифтом з гарнітурою Times New Roman, жирним накресленням, всі літери заголовні. До складу торговельної марки входить два слова "Поляна" та "Купель", і цифра "5", яка відокремлена від слів дефісом. Колір виконання не зазначено.

В обґрунтування підстав для визнання свідоцтв на оскаржувані торговельні марки недійсними позивач надав Висновок експертів № 101 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2024 року.

У Висновку експерти дійшли наступних висновків:

(1) ТМ "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ" не притаманна індивідуальність, складається виключно із словосполучення "Поляна Купель", яке відображає конкретну ідею, пов`язану мінеральною водою родовища "Поляна Купель" Свалявського району Закарпатської області, не відокремлену від природи цієї мінеральної води, як продукту, та яке традиційно слугує для зазначення місця видобутку цієї мінеральної води;

(2) ТМ "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" не притаманна індивідуальність через наявність у її складі домінуючого словосполучення "Поляна Купель", яке відображає конкретну ідею, пов`язану з мінеральною водою родовища "Поляна Купель" Свалявського району Закарпатської області, не відокремлену від природи цієї мінеральної води, як продукту. Використання словосполучення "Поляна Купель" у ТМ кількох виробників для товарів 5 та 32 класів МКТП призводить до того, що оскаржувані ТМ не набули розрізняльної здатності внаслідок свого використання.

У Висновку зазначено, що оскаржувані ТМ за формою свого вираження та за смисловим характером (змістом) не мали та не набули індивідуальних ознак (ознак дистинктивності), за допомогою яких споживач мав би можливість вирізняти товари 5 та 32 класів МКТП (мінеральні води) одних осіб з поміж таких самих товарів інших осіб, та отримувати певну інформацію щодо товару та особи, яка пропонує цей товар. Оскаржувані ТМ не мають розрізняльної здатності (вказують на родовище видобування мінеральних вод, відображають нормативно-визначений хімічний склад води, є аналогічними до інших ТМ того ж класу товарів); оскаржувані ТМ є описовими (вказують на географічне місце походження товару, опосередковано вказують на склад товару); оскаржувані ТМ є загальновживаними (термін Поляна Купель став видовим поняттям стосовно мінеральних вод, є загальновживаним терміном).

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг; можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження; можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності; відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду; містять географічні зазначення (у тому числі для алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (заява № 61679/00) зазначається, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу (ст. 100 Господарського процесуального кодексу України) та надає експерту матеріали, необхідні для проведення експертизи (ст. 102 Господарського процесуального кодексу України).

У відповідності до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Відповідно до п. 2. Постанови Пленуму ВГС України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012 року судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Особа набуває права та несе обов`язки експерта після оголошення (вручення) їй ухвали про призначення експертизи та попередження про відповідальність. Тільки за цих умов висновок експерта набуває доказової сили. Невиконання цих вимог робить неможливим використання висновку експерта як доказу у справі. Тому не можуть розглядатись як висновок експерта і бути підставою для відмови у призначенні експертизи акти ревізії, калькуляції, інші висновки спеціалістів, навіть якщо вони надані на запит суду, адвоката, сторони. За необхідності з`ясування зазначених у таких документах обставин судом може бути призначена експертиза, яка буде вважатись первинною.

Відповідно до п. 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Враховуючи вищевикладене, для повного та вичерпного з`ясування обставин, що мають істотне значення для справи, зокрема, для встановлення встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, якими суд не володіє, суд дійшов висновку про наявність обставин щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Витрати по оплаті судової експертизи покладаються на відповідача-2.

За п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись ст. 99, 100, 182, 228, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/12782/24 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26).

2. На вирішення експертів поставити наступні питання:

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що не мав розрізняльної здатності для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи є знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 року таким, що не мав розрізняльної здатності для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, та не набув такої внаслідок використання на дату подання заявки №m200711806 - 18.07.2007?

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що вказував на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи складається знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 року лише з позначень чи даних, що були описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів 5 класу "мінеральні води лікарські» та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків або у зв`язку з ними, зокрема вказували на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки №m200711806- 18.07.2007?

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що був загальновживаним, як позначення товарів певного виду, а саме товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи складається знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 року лише з позначень чи даних, що були загальновживаними, як позначення товарів певного виду, а саме товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки №m200711806- 18.07.2007?

ПОЛЯНА

- Чи є знак для товарів і послуг "КУПЕЛЬ" за свідоцтвом України № 22301 від 17.12.2001 року таким, що був загальновживаним терміном для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки № - 30.06.2000?

- Чи складається знак для товарів і послуг "ПОЛЯНА КУПЕЛЬ-5" за свідоцтвом України № 97361 від 25.09.2008 року лише з позначень, що були загальновживаними термінами для товарів 5 класу "мінеральні води лікарські" та 32 класу "мінеральні води" Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на дату подання заявки №m200711806- 18.07.2007?

3. Ухвалу та матеріали справи № 910/12782/24 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

4. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Зобов`язати учасників судового процесу надати на вимогу експерта всі необхідні для проведення судової експертизи документи.

6. Оплату витрат по проведенню судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покласти на відповідача-2 - Мале приватне підприємство «Алекс», відповідно до рахунку, виставленого Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

7. Провадження у справі № 910/12782/24 зупинити на час проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвала набирає законної сили 04 лютого 2025 року.

Ухвала підлягає оскарженню в порядку передбаченому ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 11 лютого 2025 року.

Суддя О.В. Котков