РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.11.2024Справа № 910/11219/19

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Ломаки В.С.,

за участю секретаря судового засідання: Видиш А.В.

розглянувши у порядку загального позовного провадження матеріали справи

за позовом Компанії Маттел, Інк.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Паритет-Тойс"

про припинення порушення авторського права та стягнення компенсації,

За участі представників сторін:

від позивача: Кожокар О.Ю. за довіреністю від 12.06.2024 року;

Семеній Ю.М. за довіреністю від 12.06.2024 року;

від відповідача: не з`явився.

Вільний слухач: Никоненко А.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Маттел, Інк. (далі - позивач, Компанія) звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Паритет-Тойс" (далі - відповідач, Товариство) про:

- заборону Товариству здійснювати використання скульптури, що являє собою форму голови ляльки "Barbie CEO" (далі - Скульптура), зокрема відтворення, переробку, будь-яку зміну, розповсюдження примірників Скульптури, шляхом імпорту, виготовлення, розповсюдження, продажу, пропонування для продажу та рекламування ляльок "Ася" із використанням Скульптури, протягом дії виключних майнових прав на Скульптуру;

- стягнення з Товариства на користь Компанії компенсації за порушення авторського права на Скульптуру в розмірі 20 070,00 грн.

Обґрунтовуючи пред`явлені вимоги, позивач посилався на те, що він має авторське право на Скульптуру, що являє собою форму голови ляльки "Barbie". Проте, відповідач імпортує та продає ляльки "Ася" з відтворенням Скульптури, авторське право на яку належить позивачу. Разом із тим, позивач не надавав Товариству жодного дозволу на використання Скульптури у будь-якій формі та будь-яким способом, у зв`язку з чим вважає, що використання Скульптури відповідачем є неправомірним. У той же час, Товариство могло обрати будь-яку форму голови ляльки "Ася", в якій була б використана така ж ідея молодої дівчини, проте яка б не відтворювала Скульптуру ляльки Barbie. Обравши саме відтворення Скульптури голови ляльки Barbie, відповідач намагається збільшити свої прибутки за рахунок репутації та досягнень Компанії. У зв`язку з наведеними обставинами, позивач вирішив звернутися до суду з даним позовом для захисту своїх законних прав та інтересів.

Ухвалою від 23.08.2019 року господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі № 910/11219/19, вирішив здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження, призначив підготовче засідання на 17.09.2019 року, а також витребував у відповідача та Державної фіскальної служби України додаткові докази у справі.

12.09.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва від Державної фіскальної служби України надійшла витребувана судом інформація.

16.09.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва відповідач подав клопотання про відкладення підготовчого засідання та надання додаткового строку для подання відзиву на позов, а також витребуваних судом документів.

Ухвалою від 17.09.2019 року господарський суд міста Києва продовжив строк проведення підготовчого провадження у справі № 910/11219/19 на 30 днів та відклав підготовче засідання на 22.10.2019 року.

25.09.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшов відзив відповідача від 25.09.2019 року на позовну заяву, в якому останній заперечив проти задоволення вимог Компанії з огляду на те, що "Barbie CEO № 98-20548" не відповідає умовам надання авторсько-правової охорони згідно з чинним законодавством України, означений об`єкт не використовується в якості голови для моделей ляльок "Ася", а наданий Компанією висновок експерта є необґрунтованим та неналежним. Також Товариство вказало, що наданий позивачем розрахунок компенсації за порушення авторського права, а також сама вимога щодо її стягнення, не відповідають засадам розумності та справедливості. Крім того, у відзиві на позовну заяву відповідач у порядку статті 90 Господарського процесуального кодексу України поставив позивачу ряд запитань.

09.10.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла відповідь позивача від 08.10.2019 року на відзив, в якій Компанія зазначила про безпідставність аргументів відповідача, оскільки:

- скульптура охороняється авторським правом України, у тому числі Законом України "Про авторське право і суміжні права", статтею 433 Цивільного кодексу України, Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів від 09.09.1886 року, яка чинна в Україні з 25.10.1995 року;

- скульптура охороняється незалежно від її місця розташування згідно з пунктом 6 статті 2 Конвенції;

- скульптура містить всі ознаки для надання їй охорони, а саме: містить всі ознаки оригінальності (тобто є твором, якого не існувало раніше), є результатом творчої праці та має матеріальну (об`єктивну) форму вираження у моделях В5805-1 та 20548;

- твердження відповідача про те, що скульптура мала б охоронятися в якості промислового зразка, а не об`єкта авторського права, є надуманими. Навіть якщо об`єкт може охоронятися в якості промислового зразка (чи іншого об`єкта права інтелектуальної власності), законодавство України не запобігає охороні такого об`єкта в якості об`єкта авторського права за умови, що даний об`єкт відповідає умовам охорони об`єкта авторського права;

- авторське право охороняє не ідеї, а лише об`єктивні вираження таких ідей. Це означає, що авторське право не охороняє ідею голови ляльки (великі очі, прямий ніс, повні губи), а охороняє матеріальну форму, у якій виражена ідея, тоді як такою матеріальною формою у даному випадку є Скульптура;

- відмінності у макіяжі, такі як колір тіней на повіках, зачіска ляльки "Barbie" та ляльки "Ася", не мають значення для справи, оскільки це не змінює факту порушення прав на Скульптуру;

- наданий позивачем висновок експерта є належним доказом у справі;

- правомірне використання торговельної марки "Ася" не означає дотримання авторського права Компанії.

Крім того, позивач надав відповідь на поставлені йому відповідачем у відзиві на позовну заяву запитання.

22.10.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла заява позивача від 22.10.2019 року, в якій останній збільшив розмір майнових позовних вимог та просив суд стягнути з Товариства компенсацію за порушення авторського права на Скульптуру в загальній сумі 928 850,63 грн.

Ухвалою від 22.10.2019 року господарський суд міста Києва відклав підготовче засідання на 29.10.2019 року.

29.10.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшло клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведення якої останній просив доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

У підготовчому засіданні 29.10.2019 року суд прийняв до розгляду заяву позивача від 22.10.2019 року про збільшення розміру позовних вимог, у зв`язку з чим справа розглядається в редакції означеної заяви, відповідно має місце нова ціна позову (в частині майнових вимог), виходячи з якої вирішується спір.

Ухвалою від 29.10.2019 року господарський суд міста Києва відклав підготовче засідання на 19.11.2019 року.

30.10.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення відповідача від 29.10.2019 року № 1654-02/2019 щодо надання документів у справі, а також заперечення від 28.10.2019 року № 1654-02/2019 на відповідь на відзив на позовну заяву.

14.11.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли пояснення позивача щодо заявленого Товариством клопотання про призначення судової експертизи.

15.11.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли заперечення позивача щодо письмових пояснень Товариства стосовно надання витребуваних судом документів.

18.11.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва Компанія подала додаткові документи для долучення до матеріалів справи.

18.11.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли заперечення Товариства від 18.11.2019 року № 1654-02/2019 на відповідь на відзив на позовну заяву, з урахуванням заяви Компанії про збільшення розміру позовних вимог.

19.11.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва позивач подав додаткові пояснення від 18.11.2019 року щодо заявленого відповідачем клопотання про призначення у справі судової експертизи, в яких заперечив проти проведення експертизи та доручення її виконання Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

У підготовчому засіданні 19.11.2019 року представник позивача заявив клопотання про розгляд даної справи впродовж розумних строків.

Ухвалою від 19.11.2019 року господарський суд міста Києва, з метою дотримання процесуальних прав сторін, принципів рівності сторін перед законом і судом, змагальності, диспозитивності та пропорційності, а також виконання завдань підготовчого провадження, відклав підготовче засідання на 10.12.2019 року.

21.11.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшов відзив Товариства від 20.11.2019 року № 1654-02/2019 на позовну заяву, з урахуванням заяви Компанії про збільшення розміру позовних вимог. До вищевказаного відзиву відповідач долучив висновок експерта від 15.11.2019 року № 50-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений на замовлення відповідача судовим експертом Петренком С.А., згідно з яким відповідно до результатів дослідження, наведених у таблиці 1, форма голови ляльки Асі за виконанням окремих її елементів відрізняється від форми твору СЕО Barbie. Тобто, голова ляльки Асі з позиції виконання її форми, форми окремих елементів, не є відтворенням твору СЕО Barbie. Отже, ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, зроблено висновок про те, що лялька Ася не є відтворенням чи примірником твору СЕО Barbie № 98-20548 (В5805-01, 20548), майнові права на який належать Компанії.

02.12.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла відповідь позивача від 29.11.2019 року на відзив на позовну заяву, з урахуванням заяви Компанії про збільшення розміру позовних вимог.

09.12.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли доповнення відповідача від 09.12.2019 року № 1654-02/2019 до клопотання про призначення судової експертизи, в яких Товариство висловило заперечення проти доручення проведення експертизи судовому експерту Соповій К.А. та виклик в якості спеціаліста ОСОБА_1

09.12.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення Компанії щодо призначення у справі судової експертизи.

10.12.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення позивача від 10.12.2019 року, в яких останній вказав на те, що відповідач імпортує в Україну та реалізує на території України "Ляльки з аксесуарами Ася", у голові яких використана Скульптура. Таким чином, у даній справі слід встановити, чи використана Скульптура, що є тривимірним об`єктом, в головах ляльок "Ася". Позивач не погодився з доводами відповідача в частині того, що матеріали справи не містять тривимірної Скульптури, оскільки матеріали справи містять модель Скульптури під номером 20548, на яку виданий Сертифікат про реєстрацію авторського права у США № VA 945-179 від 01.04.1999 року, та модель В5805-1. Моделі скульптури - додатки 26, 27 до позову, а Сертифікат - додаток 5 до позову. Модель В5805-1 є збільшеною у масштабі на 6 % копією моделі 20548. Обидві моделі є однією і тією самою Скульптурою. При цьому, для додаткового підтвердження того, що наявні у матеріалах справи моделі 20548 та В5805-1 є справжніми примірниками Скульптури, позивач надав нотаріально посвідчену копію аффідевіту (письмових свідчень під присягою) законного представника позивача Рі Міяке, який додатково підтвердив, що наявні в матеріалах справи примірники Скульптури є справжніми, а авторське право на Скульптуру зареєстроване згідно Сертифікату № VA 945-179 від 01.04.1999 року.

Одночасно, позивачем заявлено клопотання про поновлення пропущеного строку для подання додаткових доказів у справі.

10.12.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли заперечення відповідача від 10.12.2019 року № 1654-02/2019 на відповідь на відзив на уточнену позовну заяву, в яких Товариство вказало, що за змістом позовної заяви єдиною підставою для звернення з позовом до відповідача є незаконне використання твору Barbie CEO № 98-20548, авторське право на який належить Компанії відповідно до Сертифікату про реєстрацію авторського права США № VA 945-179 від 01.04.1999 року. На підтвердження наявності права на вказаний об`єкт позивач долучив під пунктом 5 до позовної заяви засвідчену копію Сертифікату про реєстрацію авторського права у США № VA 945-179 від 01.04.1999 року, в якій, серед іншого, присутні зображення в усіх ракурсах оригінального твору. Окрім засвідченої копії фотографій усіх ракурсів оригіналу об`єкта, позивачем до позову було долучено інші додатки під номером 26, 27 під назвою "примірник (модель) скульптури під номером 20548", "примірник (модель) скульптури під номером В5805-1". Товариство звернуло увагу на те, що Компанією додатки № 26, 27 визначені саме примірниками твору, що згідно з приписами статті 1 Закону України "Про авторське право та суміжні права" означає долучення до позовної заяви ймовірних копій об`єкта. На думку відповідача, враховуючи те, що єдиним та допустимим засобом з`ясувати питання щодо того, чи є лялька Ася відтворенням належного позивачу об`єкта, є порівняння оригіналу об`єкта з оригіналом ляльки Ася, за умови ненадання позивачем суду оригіналу належного йому об`єкта, релевантним порівнянням вказаних об`єктів є виключно співставлення їх фото зображень в усіх ракурсах. Більше того, жодною методикою проведення експертних досліджень об`єктів інтелектуальної власності не встановлено заборони щодо порівняння тривимірних об`єктів за допомогою їх фото в усіх ракурсах. За таких обставин, відповідач вказав, що твердження позивача щодо некоректності проведених експертних досліджень не відповідають дійсності.

Також, у вищевказаних запереченнях відповідач вказав про те, що розрахунок суми компенсації за порушення авторського права Компанією було здійснено неправильно, оскільки не враховано, що позовні вимоги стосуються лише голови ляльки Ася, тоді як товар "лялька Ася з аксесуарами", реалізація якого проводиться на законних підставах на території України, пропонується до продажу в комплекті з одягом, тілом ляльки, аксесуарами, в упаковці. Замовлений товар придбавався у КНР та доставляється відповідачу в зібраному вигляді, у зв`язку із чим, без відповідного експертного дослідження проведення позивачем будь-яких інших обрахунків вартості реалізації належного відповідачу товару не можна визнати виправданим та правильним.

10.12.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшло клопотання відповідача від 10.12.2019 року № 1654-02/2019 про долучення додаткових доказів до матеріалів справи, зокрема Експертного висновку від 05.12.2019 року № 8_ЦЕОР_ мистецтвознавчого дослідження, складеного Центром експертизи, оцінки та реставрації культурних цінностей Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, за змістом якого об`єкт на фото (належний Компанії твір CEO Barbie № 98-20548) є тривимірною незавершеною у виготовленні частиною більшого антропоморфного об`єкту, представляє собою технічний зразок форми жіночої голови, заготовкою форми голови ймовірно ляльки. Зображення голови технічного зразка в усіх наявних ракурсах на Фото 1 (Іл. 1), Фото 2 (Іл. 2), Фото 3 (Іл. 3), Фото 4 (Іл. 4) дозволяє стверджувати про невідповідність вказаного об`єкта критеріям оригінальності, новизни та авторської індивідуальності на творчому рівні, достатньому для визначення об`єкту як твору образотворчого мистецтва - скульптури.

Ухвалою від 10.12.2019 року господарський суд міста Києва відклав підготовче засідання на 14.01.2020 року.

08.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла заява позивача від 08.01.2020 року про призначення у справі судової експертизи, в якій Компанія просила суд поставити на вирішення експерта наступні запитання:

- чи містить твір СЕО Barbie № 98-20548, майнові права на який належать Маттел, Інк та примірники якого містяться в матеріалах справи, ознаки об`єкта авторського права та якого саме, зокрема, чи містить вказаний твір СЕО Barbie № 98-20548 ознаки твору образотворчого мистецтва, скульптури тощо?

- як співвідносяться (співпадають, відрізняються, у якій саме частині та в якій мірі) геометричні розміри (форма) голів товару "Лялька з аксесуарами Ася", примірники яких наявні у матеріалах справи, без волосся, із наявними у матеріалах справи примірниками твору СЕО Barbie № 98-20548 (моделі 20548 та В5805-1), з урахуванням масштабу?

- чи має місце використання, зокрема, шляхом відтворення (повного або часткового), переробки, зміни твору СЕО Barbie № 98-20548, майнові права на який належать Маттел, Інк та примірники якого наявні в матеріалах справи, у головах примірників товару "Лялька з аксесуарами Ася", наявних у матеріалах справи?

08.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача від 08.01.2020 року про долучення до матеріалів справи доказів - примірників ляльок Ася (артикули 35052, 35055, 35084, 35054, 35081, 35105, 35089, 35130, 35066, 35124, 35068, 35102, 35139, 35078, 35104, 35053, 35128, 35125, 35058, 35059, 35134, 35136, 35082, 35141, 35115, 35076, 35051) та копії чеку від 30.12.2019 року, що підтверджує купівлю ляльок Ася 35105, 35089, 35130, 35066, 35124, 35068, 35102, 35139, 35078, 35104, 35053, 35128, 35125, 35058, 35059, 35134, 35136, 35082, 35141, 35115, 35076, 35051.

09.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла заява позивача щодо поданих Товариством доказів, а саме: щодо експертного висновку ЦЕОР від 05.12.2019 року в сфері мистецтвознавства. Одночасно, у вищевказаній заяві позивач просив суд поновити строк для подання доказів та долучити до матеріалів справи роздруківку публікації з Вікіпедії стосовно терміну "мистецька копія", а також поновити строк для подання доказів та долучити до матеріалів справи аффідевіт (письмові свідчення під присягою) автора Скульптури, пані ОСОБА_2, та переклад витягу з аффідевіту.

10.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшло клопотання відповідача від 09.01.2020 року № 1654-02/2020 про долучення до матеріалів справи доказу та поновлення строку для подання доказу в справі - копії Висновку експерта за результатами проведення семантико-текстуальної експертизи від 04.01.2020 року.

Також, 10.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли заперечення відповідача від 09.01.2020 року № 1654-02/2020 щодо поданого позивачем клопотання про долучення додаткових доказів у справі, а саме нотаріально засвідченої копії аффідевіту, оскільки він, на думку відповідача, є неналежним доказом у справі, а Компанією не обґрунтовано неможливість подання означеного доказу разом із позовною заявою.

14.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли доповнення відповідача від 14.01.2020 року № 1654-02/2020 до клопотання про призначення експертизи від 29.10.2019 року, в яких Товариство просило суд зобов`язати Компанію надати у розпорядження експерта оригінал твору СЕО Barbie № 98-20548 та поставити на вирішення експертизи наступні запитання:

- чи є належний Маттел.Інк. твір СЕО Barbie № 98-20548 (В5805-01б, 20548) об`єктом авторського права, а саме скульптурою в розумінні законодавства України, яке діяло на час звернення до суду?

- чи можна вважати ляльку Ася відтворенням чи примірником твору СЕО Barbie № 98-20548 (В5805-01б, 20548), майнові права на який належать Маттел.Інк.?

Проведення експертизи відповідач просив суд доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Крім того, 14.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення відповідача від 14.01.2020 року № 1654-02/2020 до відзивів на позовну заяву, в яких Товариство вказало про відсутність у позивача підстав для звернення за захистом авторського права та необґрунтованість розрахунку компенсації за порушення авторського права.

14.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва позивач подав письмові пояснення щодо заперечень відповідача про долучення до матеріалів справи аффідевіту.

Ухвалою від 14.01.2020 року господарський суд міста Києва відклав підготовче засідання на 29.01.2020 року.

24.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення позивача від 24.01.2020 року.

У підготовчому засіданні 29.01.2020 року суд розглянув клопотання позивача про залучення спеціаліста у сфері адитивних технологій Приходька Д.В. для здійснення 3D-сканування та зіставлення моделей Скульптури та голів ляльок Ася, та відмовив в його задоволенні, оскільки згідно з пунктом 1.4. Інструкції визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта.

Одночасно, суд залишив без задоволення клопотання Компанії про залучення до участі у справі ОСОБА_1 та виклик його до суду, в зв`язку з недоцільністю.

Разом із тим, ухвалою від 29.01.2020 року господарський суд міста Києва призначив у справі № 910/11219/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. На вирішення експертизи суд поставив наступні запитання:

- чи містить твір СЕО Barbie № 98-20548, майнові права на які належать Компанії Маттел, Інк. та примірники якого містяться в матеріалах справи, ознаки об`єкта авторського права та якого саме, зокрема, чи містить вказаний твір СЕО Barbie № 98-20548 ознаки твору образотворчого мистецтва, скульптури тощо?

- чи має місце використання, зокрема, шляхом відтворення (повного або часткового), переробки, зміни твору СЕО Barbie № 98-20548, майнові права на який належать Компанії Маттел, Інк. та примірники якого наявні в матеріалах справи, у головах примірників товару "Лялька з аксесуарами Ася", наявних у матеріалах справи?

Крім того, означеною ухвалою суд зупинив провадження у справі № 910/11219/19 на час проведення судової експертизи.

21.02.2020 року господарський суд міста Києва направив матеріали справи № 910/11219/19 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення експертизи.

26.04.2024 року матеріали справи № 910/11219/19 та висновок експерта від 09.04.2024 року № 6863/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі повернулися на адресу суду.

Враховуючи наведені обставини, ухвалою від 13.05.2024 року господарський суд міста Києва поновив провадження у справі № 910/11219/19 та призначив її до розгляду в підготовчому засіданні на 05.06.2024 року.

Разом із тим, підготовче засідання, призначене у даній справі на 05.06.2024 року, не відбулося, у зв`язку з оголошенням у місті Києві повітряної тривоги.

Ухвалою від 05.06.2024 року господарський суд міста Києва призначив підготовче засідання у справі № 910/11219/19 на 10.07.2024 року.

08.07.2024 року через систему "Електронний суд" надійшли письмові пояснення позивача від 05.07.2024 року щодо висновку експерта та заява про уточнення позовних вимог, в яких Компанія просила суд заборонити Товариству здійснювати використання Скульптури, зокрема, її переробку, будь-яку зміну, а також розповсюдження примірників переробок Скульптури, а саме імпорт, виготовлення, розповсюдження, продаж, пропонування для продажу та рекламування Ляльок з аксесуарами Ася, виготовлених із використанням Скульптури шляхом переробки, протягом строку дії виключних майнових прав на Скульптуру, а також стягнути з Товариства на користь Компанії за порушення авторського права на Скульптуру в розмірі 928 850,63 грн.

08.07.2024 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла заява директора Адвокатського об`єднання "САЄНКО ХАРЕНКО" про припинення представництва інтересів Товариства у даній справі.

У підготовчому засіданні 10.07.2024 року суд прийняв до розгляду заяву Компанії про уточнення позовних вимог, а також відклав підготовче засідання на 31.07.2024 року.

У підготовчому засіданні 31.07.2024 року суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 14.08.2024 року.

До початку призначеного підготовчого засідання 14.08.2024 року через систему "Електронний суд" надійшло клопотання позивача про долучення до матеріалів справи роздруківок веб-сторінок інтернет-магазину, які містять пропозицію про продаж Ляльки "Ася".

У підготовчому засіданні 14.08.2024 року суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 18.09.2024 року.

У підготовчому засіданні 18.09.2024 року суд долучив до матеріалів справи подані позивачем 14.08.2024 року через систему "Електронний суд" докази.

Ухвалою від 18.09.2024 року господарський суд міста Києва закрив підготовче провадження у справі № 910/11219/19 та призначив її до судового розгляду по суті на 16.10.2024 року.

У судових засіданнях 16.10.2024 року та 06.11.2024 року оголошувалися перерви відповідно до 06.11.2024 року та 27.11.2024 року.

У судовому засіданні 27.11.2024 року представники позивача підтримали вимоги, викладені у позовній заяві, з урахуванням заяви від 22.10.2019 року про збільшення розміру позовних вимог, та наполягали на їх задоволенні.

Відповідач про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином та в установленому законом порядку, проте явку свого уповноваженого представника у призначене на 27.11.2024 року судове засідання не забезпечив, будь-яких заяв чи клопотань на адресу суду не направив.

У судовому засіданні 27.11.2024 року проголошену вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників позивача, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Компанія була заснована у 1945 році у місті Ель Сегундо, Каліфорнія (США) та є однією з найбільших світових компаній з виробництва іграшок за обсягами доходу. Група компаній Маттел представлена у близько 40 країнах та територіях світу, її товари продаються у більш ніж 150 країнах, а її штат складає понад 20 000 працівників.

Позивач є виробником оригінальних іграшок під відомими брендами, зокрема, Barbie, Monster High, Ever After High, Fisher-Price, Hot Wheels, Matchbox, які є надзвичайно популярними у світі, у тому числі на території України.

Лялька "Barbie" є лялькою, яка являє собою реалістичне зображення молодої дівчини та виготовляється з 1959 року. Лялька "Barbie" стала найпопулярнішою іграшкою в історії Компанії. За час існування ляльок "Barbie" у всьому світі реалізовано понад 1 мільярд ляльок. Це свідчить про те, що ляльки "Barbie" є однією з найбільш вигідних та популярних ліній іграшок.

Компанія має авторське право на скульптуру, яка являє собою форму голови ляльки "Barbie CEO" (Скульптура). Реєстрація авторського права на Скульптуру (повна назва "CEO Barbie 98-20548") підтверджується Сертифікатом про реєстрацію авторського права у США від 01.04.1999 року № VA945-179 (далі - Сертифікат), належним чином засвідчена копія якого (з перекладом на українську мову) наявна у матеріалах справи. Згідно з наведеним Сертифікатом, Скульптура є похідним твором від "Скульптури голови ляльки Neptune's Daughter BARBIE [Neptune's Daughter BARBIE doll head sculpture]", та була завершена у 1998 році.

В обґрунтування пред`явлених у даній справі вимог Компанія посилалася на те, що Товариство імпортує в Україну та продає "Ляльки з аксесуарами" Ася в упаковці, на зворотній стороні якої зазначено: Виробник та імпортер в Україні: Товариство, вул. Академіка Туполєва, 17, м. Київ, 04128, Україна. Ляльки "Ася" пропонуються до продажу в багатьох магазинах роздрібної торгівлі, включаючи "Будинок іграшок", "Епіцентр", супермаркети, зокрема "NOVUS", а також через мережу Інтернет.

Разом із тим, Скульптура використовується в якості голови для моделей Ляльки Ася висотою приблизно 28-30 см, що підтверджується, зокрема, висновком експерта від 17.05.2019 року № 001-КНВ/19 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Експерт встановив, що Скульптура є об`єктом авторського права, адже містить ознаки оригінальності та є результатом творчої праці. У той же час, голова ляльки Ася відрізняється від голови ляльки Barbie лише тим, що над очима ляльки Ася є додатковий колір тіней - фіолетовий, та вуха у ляльки Ася проколоті для носіння сережок. Такі відмінності не впливають на загальне сприйняття голів як таких, що є практично ідентичними. Крім того, результати 3D сканування показали, що збіг Скульптури та голів ляльок Ася склав 99 %, а відхилення склало лише 1 % (що могло бути зумовлене наявними залишками волосся у зразку голови ляльки, що підлягав скануванню).

Оскільки позивач не надавав Товариству жодного дозволу на використання Скульптури у будь-якій формі та будь-яким способом, таке використання Скульптури відповідачем є неправомірним. У той же час, Товариство могло обрати будь-яку форму голови ляльки "Ася", в якій була б використана така ж ідея молодої дівчини, проте яка б не відтворювала Скульптуру ляльки Barbie. Обравши саме відтворення Скульптури голови ляльки Barbie, відповідач намагається збільшити свої прибутки за рахунок репутації та досягнень Компанії.

У зв`язку з наведеними обставинами, позивач вирішив звернутися до суду з даним позовом для захисту своїх законних прав та інтересів, в якому, з урахуванням заяви від 22.10.2019 року про збільшення розміру позовних вимог, просив суд заборонити Товариству здійснювати використання Скульптури, що являє собою форму голови ляльки "Barbie CEO", зокрема відтворення, переробку, будь-яку зміну, розповсюдження примірників Скульптури, шляхом імпорту, виготовлення, розповсюдження, продажу, пропонування для продажу та рекламування ляльок "Ася" із використанням Скульптури, протягом дії виключних майнових прав на Скульптуру, а також стягнути з відповідача на користь Компанії компенсацію за порушення авторського права на Скульптуру в розмірі 928 850,63 грн.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази за своїм, внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, та безпосередньому їх дослідженні, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з такого.

Частинами 1, 2 статті 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Закон України "Про приєднання до Конвенції" від 31.05.1995 року № 189/95-ВР, дата набрання чинності для України: 25.10.1995 року) (далі - Конвенція) передбачено, що термін "Літературні і художні твори" охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, графіки і літографії; фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним фотографії; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії, архітектури або наукам.

Проте, за законодавством країн Союзу зберігається право приписати, що літературні і художні твори або будь-які певні їх види не підлягають охороні, якщо вони не закріплені в тій або іншій матеріальній формі.

Відповідно до частин 1-3 статті 5 Конвенції щодо творів, з яких авторам надається охорона на підставі цієї Конвенції, автори користуються в країнах Союзу, крім країни походження твору, правами, які надаються нині або будуть надані в подальшому відповідними законами цих країн своїм громадянам, а також правами, особливо надаваними цією Конвенцією.

Користування цими правами і здійснення їх не пов`язані з виконанням будь-яких формальностей; таке користування і здійснення не залежать від існування охорони в країні походження твору. Отже, крім установлених цією Конвенцією положень, обсяг охорони, рівно як і засоби захисту, що забезпечують автору охорону його прав, регулюються виключно законодавством країни, в якій виникає потреба в ній.

Охорона в країні походження регулюється внутрішнім законодавством. Проте, якщо автор не є громадянином країни походження твору, відносно якого йому надається охорона на підставі цієї Конвенції, він користується в цій країні такими ж правами, як і автори - громадяни цієї країни.

Слід зазначити, що як Україна, так і Сполучені Штати Америки є країнами-учасниками Бернського союзу та входять до Союзу для охорони прав авторів на їх літературні та художні твори.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) відтворення - це виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп`ютер.

Розповсюдження об`єктів авторського права і (або) суміжних прав - це будь-яка дія, за допомогою якої об`єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об`єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об`єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

Твір образотворчого мистецтва - це скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо.

Частиною 1 статті 420 Цивільного кодексу України передбачено, що до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать літературні та художні твори.

Відповідно до пункту 1 частини 1 та частини 2 статті 433 Цивільного кодексу України об`єктами авторського права є твори, а саме літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності.

Твори є об`єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Згідно з частинами 1-3 статті 15 Закону до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб`єктом авторського права.

Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення творів;

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

3) публічну демонстрацію і публічний показ;

4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

5) переклади творів;

6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;

7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп`ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп`ютер;

11) імпорт примірників творів.

Цей перелік не є вичерпним.

Частинами 1, 4 статті 52 Закону передбачено, що за захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб`єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.

При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні передбачених договором умов використання творів і (або) об`єктів суміжних прав, використанні творів і об`єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав суб`єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право, зокрема, звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення; подавати позови до суду про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту.

За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп`ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб`єктом авторського права і (або) суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України.

Зі змісту вищенаведених нормативних приписів чинного законодавства вбачається, що вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Аналогічна правова позиція викладена у пункті 2.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

Заперечуючи проти позову, Товариство посилалося на те, що "Barbie CEO № 98-20548" не відповідає умовам надання авторсько-правової охорони згідно з чинним законодавством України. Так, для того, щоб називатися "скульптурою", відповідний об`єкт має бути твором образотворчого мистецтва, бути результатом творчої праці та містити ознаки оригінальності, а для отримання належної правової охорони твір скульптури має об`єктивно знаходитися на території України (пункт г) частини 1 статті 3 Закону). Проте, об`ємне зображення голови людини, на переконання відповідача, не можна визнати оригінальним або таким, що є результатом творчої праці автора.

Однак, такі заперечення не беруться судом до уваги з огляду на те, що за умовами частини 2 статті 8 Закону охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у частині першій цієї статті (у тому числі твори образотворчого мистецтва, до яких відносяться скульптури), як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

Відповідно до статті 6 Закону іноземці та особи без громадянства, відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності, мають однакові з особами України права, передбачені цим Законом.

За змістом частини 1 статті 3 Закону його дія поширюється на твори, зазначені у частині першій статті 8 цього Закону, і об`єкти суміжних прав, зазначені у статті 35 цього Закону, а також твори та об`єкти суміжних прав, які охороняються відповідно до міжнародних договорів України.

У той же час, стаття 2 Конвенції прямо відносить твори скульптури до літературних і художніх творів.

Судом враховано, що за умовами пункту 6 статті 2 Конвенції твори, зазначені у цій статті, користуються охороною у всіх країнах Союзу. Ця охорона здійснюється на користь автора і його правонаступників.

Слід зазначити, що Скульптура містить всі ознаки для надання їх охорони в якості об`єкта авторського права в Україні: містить ознаки оригінальності (тобто є твором, якого не існувало раніше), є результатом творчої праці та має матеріальну (об`єктивну) форму вираження у моделях В5805-1 та 20548.

Суд звертає увагу на те, що авторське право виникає в силу факту створення інтелектуальною творчою працею автора або співавторів твору науки, літератури і мистецтва. Твір вважається створеним з моменту первинного надання йому будь-якої об`єктивної форми з урахуванням суті твору (зокрема, письмової форми, електронної форми, речової форми). Якщо не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею.

Аналогічна правова позиція викладена у пункті 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 року № 5 "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав".

Більше того, як було зазначено вище, реєстрація авторського права позивача на Скульптуру (повна назва "CEO Barbie 98-20548") підтверджується Сертифікатом про реєстрацію авторського права у США від 01.04.1999 року № VA945-179 (далі - Сертифікат), належним чином засвідчена копія якого (з перекладом на українську мову) наявна у матеріалах справи.

Обґрунтовуючи відсутність підстав для задоволення вимог Компанії, Товариство також зазначало про те, що з наданого позивачем зображення "оригінальної голови ляльки Barbie", в якій начебто використана Скульптура, не вбачається за можливе встановити, про яку саме версію випуску ляльки Barbie йде мова.

Однак, такі заперечення спростовуються матеріалами справи, у тому числі висновком експерта від 17.05.2019 року № 001-КНВ/19 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

У відзиві на позовну заяву Товариство вказувало на необхідність врахування того факту, що відповідач не є безпосереднім виробником ляльки "Ася", а імпортує вказаний товар до України з метою його подальшого продажу кінцевим споживачам. Безпосереднє виробництво ляльок "Ася" здійснюється фабрикою, яка знаходиться на території Китайської Народної Республіки.

Водночас, відповідно до пунктів а), г) статті 50 Закону порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, є вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їхні майнові права, визначені статтями 15, 17, 27, 39-41 цього Закону, з урахуванням умов використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтями 21-25, 42, 43 цього Закону, а також зловживання посадовими особами організації колективного управління службовим становищем, що призвело до невиплати або неналежних розподілу і виплати винагороди правовласникам, а також ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп`ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення.

Враховуючи наведене, імпорт та розповсюдження на території України товару з використанням Скульптури становить порушення авторських прав Компанії на означену Скульптуру.

Також, відповідач вказував на безпідставність тверджень позивача щодо того, що лялька "Ася" є відтворенням саме відомої ляльки "Barbie", оскільки ідея щодо ляльки-підлітка зі світлим волоссям, блакитними очима та усміхненим виразом обличчя не є новою чи оригінальною та такою, що захищається авторським правом. Крім того, враховуючи висновок експерта від 17.05.2019 року № 001-КНВ/19, можна стверджувати, що є конкретні риси обличчя, які відрізняються, а такими рисами обличчя, як кирпатий ніс, пухлі губи та широко посаджені очі, володіють десятки тисяч дівчат.

Разом із тим, вищенаведені твердження не спростовують обґрунтованості вимог Компанії, оскільки відмінності у макіяжі, такі як колір тіней на повіках, зачіска ляльки "Barbie" та ляльки "Ася", на які посилався відповідач у відзиві на позовну заяву, не впливають на обґрунтованість вимог позивача та фактично не входять до безпосереднього предмета доказування у справі, підставою позову в якій є використання Товариством саме Скульптури.

Аргументи Товариства про те, що творчим мотиватором для створення образу ляльки "Ася" слугувала лялька Cheerleader Doll, виготовлена Collegiate Doll Company, а також посилання відповідача на голову першої ляльки "Barbie" (виготовленої у 1959 році) також не свідчать про відсутність підстав для задоволення вимог Компанії та не спростовують її вимог і наведених на їх обґрунтування обставин.

Слід зазначити, що на підтвердження обґрунтованості позовних вимог Компанія посилалася на виконаний на замовлення представника позивача - адвоката Семеній Ю.М. судовим експертом Кісіль Наталією Валеріївною висновок експерта № 001-КНВ/19 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.05.2019 року (т. 1, а.с. 58-97). На вирішення означеної експертизи були поставлені наступні питання:

1. Чи містить ознаки об`єкта авторського права твір скульптури - форма голови ляльки Барбі, майнові права на який належать Компанії?

2. Чи має місце відтворення об`єкту авторського права - твору скульптури - форми голови ляльки Барбі, майнові права на який належать Компанії, у товарі "Лялька з аксесуарами" Ася ® A-Style Item № 35100 та Item № 35050)?

Для проведення дослідження експертові були надані матеріали та об`єкти, зокрема: товар "Лялька з аксесуарами" Ася ® A-Style (Item № 35100), в оригінальній упаковці (дата виробництва - липень 2018 року, виробник та імпортер в Україні: Товариство) та чек від 28.03.2019 року, що підтверджує покупку; товар "Лялька з аксесуарами" Ася ® A-Style (Item № 35050), в оригінальній упаковці (дата виробництва - липень 2018 року, виробник та імпортер в Україні: Товариство) та чек від 16.04.2019 року, що підтверджує покупку; зразок скульптури (форма голови) ляльки Барбі (Mattel, Inc.) В5805-1; зразок скульптури (форма голови) ляльки Барбі (Mattel, Inc.) 20548; товар "Barbie in A Mermaid Tale", в оригінальній упаковці. Made in Indonessia. Manufactured for Mattel.

З метою проведення повного дослідження і здійснення 3D сканування голів ляльки Барбі (Mattel, Inc.) та ляльок з товару Ася ® A-Style, та подальшої обробки даних з використанням програмного забезпечення VOLUME TECHNOLOGIES та програми GEOMAGIC DESIGN X, використання функцій математичного суміщення отриманих 3D моделей, а також функцій аналізу відхилення елементів 3D моделей, до проведення експертизи залучено фахівця ОСОБА_1, який має вищу технічну освіту, кваліфікацію "інженер-механік" (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), стаж роботи у сфері адитивних технологій з 2012 року. На вирішення фахівця поставлені проміжні питання: які відхилення геометричних розмірів мають місце у моделей 20548 та В5805-1 голів ляльки Барбі (Mattel, Inc.) при 3D скануванні із застосуванням масштабу? які відхилення геометричних розмірів мають місце у моделі В5805-1 голови ляльки Барбі (Mattel, Inc.) та головах ляльок з товару Ася ® A-Style Item № 35100 та Item № 35050?

За результатами дослідження фахівець ОСОБА_1. встановив, що відхилення в значній частині геометрії поверхні порівнюваних моделей голови ляльки Барбі (Mattel, Inc.) (В5805-1) та ляльки з товару "Лялька з аксесуарами" Ася ® A-Style (Item № 35050) складає близько 1 %, відповідно збіг у формі моделей складає до 99 %; відхилення в значній частині геометрії поверхні порівнюваних моделей голови ляльки Барбі (Mattel, Inc.) (В5805-1) та ляльки з товару "Лялька з аксесуарами" Ася ® A-Style (Item № 35100) складає не більше 1 %, відповідно збіг у формі моделей складає до 99 %.

Проведене дослідження дає підстави для висновку про те, що у товарі "Лялька з аксесуарами" Ася ® A-Style (Item № 35100 та Item № 35050) має місце відтворення об`єкту авторського права - твору скульптури (форми голови ляльки Барбі), майнові права на який належать Компанії.

Відтак, у висновку № 001-КНВ/19 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.05.2019 року експерт зазначив, що твір скульптури - форма голови ляльки Барбі, майнові права на який належать позивачу, містить ознаки об`єкта авторського права, у той час як у даному випадку має місце відтворення об`єкту авторського права - твору скульптури (форми голови ляльки Барбі) у товарі "Лялька з аксесуарами" Ася ® A-Style (Item № 35100 та Item № 35050).

Заперечуючи проти обґрунтованості означеного висновку експерта, Товариство вказувало на те, що останній всупереч вимогам чинного процесуального законодавства був замовлений особою, яка не була учасником справи. Відповідач вказував, що наведений висновок був складений 17.05.2019 року, тоді як позовна заява Компанії датована 16.08.2019 року, а провадження у справі № 910/11219/19 відкрито господарським судом міста Києва 23.08.2019 року. Відтак, на час замовлення та проведення експертизи Компанія не набула статусу учасника справи № 910/11219/19, що свідчить про відсутність в експерта правових підстав для підготовки та складання висновку № 001-КНВ/19.

Однак, вказані заперечення не беруться судом до уваги з огляду на таке.

Відповідно до частин 1, 2 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами, як, зокрема, висновками експертів.

Згідно з частинами 1, 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 3 статті 98 Господарського процесуального кодексу України прямо передбачено, що висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

За умовами частин 1, 5 статті 101 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Зі змісту висновку експерта № 001-КНВ/19 вбачається, що експертизу проведено на підставі договору; висновок підготовлений для подання до господарського суду міста Києва. Відповідно до вимог частини 5 статті 101 Господарського процесуального кодексу України експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України.

Суд також звертає увагу на таке.

Частина 1 статті 1 Закону України "Про судову експертизу" визначає, що судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб (частина перша статті 71 цього Закону).

Пункт 1.8 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, передбачає, що підставою для проведення експертизи відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовим зверненням особи у випадках, передбачених законом, в якому обов`язково зазначаються її реквізити, номер справи або кримінального провадження або посилання на статтю закону, якою передбачено надання висновку експерта, перелік питань, що підлягають вирішенню, а також об`єкти, що підлягають дослідженню.

Системний аналіз наведених положень процесуального законодавства дозволяє констатувати, що висновок експерта може бути підготовлений як на підставі ухвали суду про призначення експертизи, так і на замовлення учасника справи; у разі подання учасником справи до суду висновку експерта, складеного на його замовлення, у такому висновку має бути зазначено, що його підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. При цьому інша сторона може подати до суду заяву про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, і в разі, якщо суд визнає наявність таких підстав, зазначений висновок не приймається судом до розгляду;

ЄСПЛ неодноразово вказував, що початок "вирішення спору" щодо своїх "прав та обов`язків цивільного характеру" пов`язується з поданням цивільного позову (рішення від 21.06.2007 року в справі "Редька проти України" (Redka v. Ukraine), заява № 17788/02, від 10.12.2009 року в справі "Васильчук проти України" (Vasilchuk v. Ukraine), заява № 31387/05).

Період, коли тривало провадження щодо процесуальних питань, має розглядатись як частина розгляду справи по суті та, відповідно, як частина вирішення спору щодо прав та обов`язків цивільного характеру (рішення ЄСПЛ від 01.03.2018 року в справі "Літвінюк проти України" (Litvinyk v. Ukraine), заява № 55109/08).

У постанові від 22.11.2023 року в справі № 712/4126/22 (провадження № 14-123цс23) Велика Палата Верховного Суду зауважила, що внаслідок розвитку суспільних відносин у сфері процесуального законодавства, які знайшли своє відображення у внесених змінах до процесуальних кодексів Законом від 15.12.2017 року № 2147-VIII, задля забезпечення єдності судової практики щодо вирішення питання можливості відшкодування стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, витрат на складення висновку експерта, виготовленого та отриманого на замовлення сторони у справі до відкриття провадження в такій справі, необхідно відступити від висновку, висловленого в постановах Верховного Суду: у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 16.12.2020 року в справі № 824/647/19-а (провадження № К/9901/31359/20) та від 13.07.2021 року в справі № 640/19089/20 (провадження № К/9901/22986/21), у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 20.07.2022 року в справі № 524/710/21 (провадження № 61-1693св22), у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.05.2023 року в справі № 914/3881/21.

Наведені висновки додатково свідчать про можливість подання стороною та врахування судом висновку експерта, виготовленого та отриманого на замовлення сторони у справі до відкриття у ній провадження.

Заперечуючи проти позову, відповідач також посилався на те, що всупереч вимогам закону дослідження, результати якого були оформлені висновком експерта № 001-КНВ/19, було проведено не експертом самостійно, а із залученням фахівця - ОСОБА_1.

Проте, наведені заперечення також оцінюються судом критично з огляду на таке.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

За умовами статті 9 Закону України "Про судову експертизу" атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України. Особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

Переліки видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах (Додатки 6, 7 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 року № 301/5) не передбачають такий вид/підвид експертиз, як експертиза у сфері адитивних технологій. Відтак, відсутні й судові експерти з відповідними спеціальностями, що водночас не може бути підставою для не проведення експертизи та не встановлення обставин, що мають значення для справи.

Слід також зазначити, що фахівець Горобей Костянтин Юрійович не брав безпосередньої участі у проведенні судової експертизи як такої, оскільки самостійно не досліджував та не надавав відповідей на поставлені на вирішення експертизи запитання, а фактично надавав лише технічну допомогу з проведення відповідних вимірів з метою забезпечення неупередженості дослідження.

Посилання відповідача у запереченнях на те, що Країни-учасниці Конвенції залишають за собою право визначати сферу застосування законів, віднесених до творів прикладного мистецтва і до промислових рисунків і моделей (промислових зразків) також не спростовують обґрунтованості вимог Компанії та не підтверджують віднесення Скульптури саме до промислових зразків.

Заперечуючи проти вимог Компанії, відповідач також звертав увагу на складений 15.11.2019 року на його замовлення судовим експертом Петренком Сергієм Анатолійовичем висновок експерта № 50-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для використання у господарській справі № 910/11219/19.

Так, на вирішення відповідної експертизи Товариством було поставлене питання: чи можна вважати Ляльку Асю відтворенням чи примірником твору СЕО Barbie № 98-20548 (В5805-01, 20548), майнові права на який належать Компанії?

З матеріалів справи вбачається, що для проведення дослідження експертові були надані: лялька Ася в картонній упаковці (1 прим.); копія апостильованого перекладу заяви про реєстрацію авторського права на твір під назвою СЕО Barbie № 98-20548, зареєстрований під номером VA 945-179, із зображенням твору СЕО Barbie № 98-20548 (18 арк., 1 прим.); копія позовної заяви про порушення авторського права та стягнення компенсації (11 арк., 1 прим.).

Згідно з висновком від 15.11.2019 року № 50-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для використання у господарській справі № 910/11219/19, експерт встановив, що Лялька Ася не є відтворенням чи примірником твору СЕО Barbie № 98-20548 (В5805-01, 20548), майнові права на який належать Компанії.

Разом із тим, суд критично оцінює означений висновок, оскільки предметом дослідження у даному випадку (у даній справі) є не факт відтворення твору СЕО Barbie № 98-20548 (В5805-01, 20548) у ляльці Ася, а дослідження факту відтворення об`єкту авторського права - твору скульптури - форми голови ляльки Барбі (тобто Скульптури, а не ляльки як такої), майнові права на який належать Компанії, у товарі "Лялька з аксесуарами" Ася.

Крім того, зі змісту висновку експерта від 15.11.2019 року № 50-01 вбачається, що предметом дослідження та порівняння була не власне Скульптура, а лише копія апостильованого перекладу заяви про реєстрацію авторського права на твір під назвою СЕО Barbie № 98-20548, зареєстрований під номером VA 945-179, із зображенням твору СЕО Barbie № 98-20548.

У той же час, матеріали справи містять модель Скульптури під № 20548, на яку виданий Сертифікат про реєстрацію авторського права у США від 01.04.1999 року № VA945-179, та модель В5805-1. Модель В5805-1 є збільшеною у масштабі на 6 % копією моделі № 20548, і обидві наведені моделі фактично є однією і тією ж Скульптурою, на підтвердження чого позивач надав суду, зокрема, нотаріально засвідчену копію аффідевіту законного представника Компанії Рі Міяке.

Також, судом не береться до уваги й наданий Товариством експертний висновок від 05.12.2019 року № 8_ЦЕОР_, виконаний експертом Карповим Віктором Васильовичем, за змістом якого належний Компанії твір СЕО Barbie № 98-20548 є тривимірною незавершеною у виготовленні частиною більшого антропоморфного об`єкту, представляє собою технічний зразок форми жіночої голови, заготовкою форми голови ймовірно ляльки, а зображення голови технічного зразка в усіх наявних ракурсах дозволяє стверджувати про невідповідність вказаного об`єкта критеріям оригінальності, новизни та авторської індивідуальності на творчому рівні, достатньому для визначення об`єкта як твору образотворчого мистецтва - скульптури.

Так, у матеріалах справи відсутні належні докази на підтвердження того, що Карпов Віктор Васильович, який склав висновок від 05.12.2019 року № 8_ЦЕОР_ на підставі листа-замовлення Товариства, є атестованим судовим експертом.

Наданий відповідачем складений на підставі його листа-замовлення доцентом кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка Доценко Оленою Леонідівною висновок експерта від 04.01.2020 року за результатами проведення семантико-текстуальної експертизи значення словосполучень "копія скульптури", "переробка скульптури", "відтворення скульптури", "примірник скульптури" у контексті Закону, також не свідчить про необґрунтованість позовних вимог Компанії, оскільки не спростовує використання Скульптури у голові ляльок Ася, та фактично зводиться до тлумачення норм Закону як нормативно-правового акту, у той час як питання права не можуть бути предметом висновку експерта.

Суд зазначає, що у числі немайнових прав автора законом передбачено право на недоторканість твору, яке полягає у недопущенні без згоди автора внесення будь-яких змін до твору, в тому числі додаткових текстів (включаючи коментарі, передмови, пояснення), ілюстрацій, редакторської та іншої правки тощо.

Право на недоторканість твору стосується таких змін твору, які не пов`язані зі створенням нового твору на основі наявного. Відповідна зміна може мати місце виключно зі згоди автора (іншої особи, якій належить авторське право), що повинна бути ясно виражена; за відсутності доказів того, що згода була ясно виражена, вона не може вважатися одержаною.

Відтворення твору, тобто виготовлення одного чи кількох примірників твору або його частини в будь-якій матеріальній формі з комерційною метою, не є порушенням виключних майнових прав на твір лише в тому випадку, коли у момент виготовлення такого примірника (примірників) або його частини сам твір використовується правомірно, як-от з дозволу суб`єкта майнових прав на твір чи в інших випадках, передбачених законом. Відтак порушенням виключних майнових прав на твір є виготовлення одного чи кількох примірників, здійснене з контрафактного примірника або за неправомірного доведення до загального відома (в тому числі при неправомірному розміщенні в мережі Інтернет).

Вирішення питання про те, чи відбулося використання спірного твору шляхом його відтворення (повністю або частково) та чи мало місце створення похідного твору як самостійного об`єкта авторського права може потребувати спеціальних знань, а отже призначення судової експертизи.

Аналогічна правова позиція викладена у пунктах 38, 42 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

Як було зазначено вище, ухвалою від 29.01.2020 року господарський суд міста Києва призначив у справі № 910/11219/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. На вирішення експертизи суд поставив наступні запитання:

- чи містить твір СЕО Barbie № 98-20548, майнові права на які належать Компанії Маттел, Інк. та примірники якого містяться в матеріалах справи, ознаки об`єкта авторського права та якого саме, зокрема, чи містить вказаний твір СЕО Barbie № 98-20548 ознаки твору образотворчого мистецтва, скульптури тощо?

- чи має місце використання, зокрема, шляхом відтворення (повного або часткового), переробки, зміни твору СЕО Barbie № 98-20548, майнові права на який належать Компанії Маттел, Інк. та примірники якого наявні в матеріалах справи, у головах примірників товару "Лялька з аксесуарами Ася", наявних у матеріалах справи?

Згідно зі складеним 09.04.2024 року на виконання вищенаведеної ухвали висновком експерта № 6863/20-53 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності твір СЕО Barbie № 98-20548, майнові права на які належать Компанії та примірники якого містяться в матеріалах справи, містить ознаки об`єкта авторського права, зокрема скульптури як твору образотворчого мистецтва.

Так, за змістом висновку експерта № 6863/20-53, твір CEO Barbie № 98-20548 є самостійно створеним автором оригінальним твором із застосування певної міри творчості - з "адаптації дизайну та додатковою творчою роботою". Цей твір має ознаки тривимірної об`ємної "круглої" скульптури; що зумовлює необхідність дотримання реальних пропорцій зображуваного об`єкта, та може слугувати основою для тиражування. Надані експерту на дослідження примірники твору - Скульптури, які виготовлені із синтетичних полімерних матеріалів та які містять знак охорони авторського права "© MATTEL, INC. 1998" на потилиці та номер моделі "20548" або "В5805-1" у верхній частині задньої сторони, включаючи ті примірники, які були надані представниками Компанії в Україні, є справжніми примірниками Скульптури.

Таким чином, твір CEO Barbie № 98-20548, майнові права на які належать Компанії та примірники якого наявні у матеріалах справи, містить ознаки об`єкта авторського права, зокрема скульптури як твору образотворчого мистецтва.

Слід зазначити, що для дослідження питання стосовно використання відповідачем Скульптури, експертом було здійснено порівняння ознак двох об`єктів - Скульптуру (модель "В5805-1", яка є збільшеною у масштабі на 6 % копією моделі "20548") та голову примірника товару "Лялька з аксесуарами Ася". Результати порівняння було викладені у Таблиці 9 Висновку № 6863/20-53. Відповідно до результатів вказаного порівняння, переважна більшість ознак є схожими. Створені порівнюваними об`єктами образи сприймаються зорово схожими. Збіжних ознак двох порівнюваних об`єктів виявлено 32, відмінних - 9. Разом із тим, незначні зміни Скульптури при збереженні певної форми вираження частин обличчя лицевої частини Скульптури, взаємного розташування частин та пропорцій цього розташування (тобто при збереженні більшості ознак первинного твору), при помітній зміні форми голови та загальної конфігурації обличчя за контуром у головах примірників товару "Лялька з аксесуарами Ася", містять ознаки переробки; що не заважає впізнаваності в цілому певного образу молодої жінки, відтвореного саме у такій формі.

При цьому, експерт взяв до уваги наступне: кирпатий ніс, пухкі губи та широко посаджені очі є ідеєю певного виду обличчя ляльки. Ця ідея не належить Компанії, а є суспільним надбанням. Однак, авторським правом, яке належить позивачу, охороняється особливе вираження такої ідеї та авторське право забороняти конкурентам копіювати риси обличчя ляльки Барбі, які використовує Компанія. Таким чином, навіть якщо характерні особливості можуть бути описані як стандартні або типові, вони не можуть бути вільно скопійовані.

Таким чином, експерт встановив, що наявні відмінні ознаки у порівнюваних об`єктах є результатом переробки, зміни твору CEO Barbie № 98-20548, майнові права на який належать Компанії та примірники якого наявні в матеріалах справи, у головах примірників твору "Лялька з аксесуарами Ася". Разом із тим, переробкою є: зміна жанру раніше існуючого твору в результаті переробки або зміни твору в межах одного і того ж жанру з метою пристосування його до інших умов використання.

Враховуючи наведене, експерт встановив, що має місце використання шляхом переробки, зміни твору СЕО Barbie № 98-20548, майнові права на який належать Компанії та примірники якого наявні в матеріалах справи, у головах примірників товару "Лялька з аксесуарами Ася", наявних у матеріалах справи.

З матеріалів справи вбачається, що Товариство імпортувало ряд моделей "Лялька з аксесуарами Ася", представлених на час звернення Компанії до суду з даним позовом, зокрема, на вебсайті http:asja.ua/?language=ua. На означеному сайті було представлено 47 моделей ляльок Ася різних серій: "Сяй як діамант", "Таємниця русалки", "Подорож", "Джинсовий стиль", "Модне весілля", "Романтичний стиль", "Модний мікс", "Блискучий стиль", "Міський стиль", "Модні зачіски", "Модні кольори", "Прогулянка з собачкою", "Сімейна прогулянка", "Я люблю взуття", "А-стиль". Наведені обставини підтверджуються наданою позивачем копією Експертного висновку за результатами проведення фіксації і дослідження місту веб-сторінок у мережі Інтернет від 24.07.2019 року № 98/2019-ЕВ (т. 1, а.с. 128-153).

Враховуючи те, що Інтернет-ресурс за посиланнями: http:asja.ua був доступними для перегляду потенційним користувачам на стаціонарних комп`ютерах, ноутбуках, планшетах і смартфонах, використання спірного об`єкта авторського права відповідає визначенню "публічне сповіщення" (доведення до загального відома), яке наведене у статті 1 Закону (передача за згодою суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль, у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті).

Слід зазначити, що на момент прийняття судом рішення у даній справі Інтернет-посилання: http:asja.ua є неактивним, проте наведені обставини не спростовують доводів Компанії та не свідчать про відсутність факту порушення авторських прав позивача, підтвердженого належними доказами, наявними у матеріалах справи.

Крім того, ляльки Ася пропонувалися до продажу в багатьох магазинах роздрібної торгівлі, докази купівлі ляльок Ася підтверджуються наявними у матеріалах справи чеками від 02.06.2017 року (артикули товарів - 35053, 35052, 35054), від 02.06.2017 року (артикул товару - 35055), від 19.08.2017 року (артикул товару - 35084), від 11.02.2019 року (артикули товару - 35054, 35081) (мережа роздрібної торгівлі "Будинок іграшок" за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 33/44); від 28.03.2019 року (А-стиль, артикул товару - 35100) (магазин "NOVUS" за адресою: місто Київ, вулиця Георгія Кірпи, 5); від 16.04.2019 року (артикул товару - 35050) (будівельний гіпермаркет "Епіцентр К" за адресою: місто Київ, вулиця Берковецька, 6-в). У позовній заяві Компанія вказувала, що у всіх моделях придбаних ляльок Ася та інших моделях ляльок Ася, представлених для продажу, використана однакова форма голови, тобто Скульптура.

З матеріалів справи вбачається, що з метою врегулювання спору листом від 19.05.2017 року № 2518/01 позивач звернувся до Товариства з проханням припинити порушення авторських прав Компанії та негайно припинити будь-яке використання Скульптури, включаючи, але не обмежуючись, відтворення та використання Скульптури як частини товару, зокрема, у ляльці Ася; негайно припинити виготовлення, імпорт та будь-яке розповсюдження ляльок Ася та будь-яких інших товарів із використанням Скульптури; негайно вилучити з обігу ляльки Ася та будь-які інші товари, які порушують авторське право Компанії на Скульптуру або іншим чином імітують оригінальну ляльку "Barbie". Крім того, позивач просив у строк до 05.06.2017 року надати йому письмове підтвердження та докази виконання вимог, викладених в означеному листі, інформацію про постачальників/виробників ляльки Ася, обсягів поставок та реалізації ляльки Ася у 2016-2017 роках, із підтверджуючими документами, а також письмове зобов`язання не порушувати права інтелектуальної власності Компанії будь-яким чином у майбутньому.

У відповідь на вказане звернення позивача Товариство направило Компанії лист від 26.05.2017 року № 624/1, в якому повідомило про те, що відповідач вживає усіх заходів для того, щоб розібратися в ситуації, що склалася; розпочате внутрішнє розслідування з приводу означеного інциденту, за результатами якого Товариство прийме відповідні рішення та повідомить Компанію про характер та зміст зазначених рішень.

Крім того, Товариство просило позивача надати зразки ляльки Barbie в упаковці (для можливості ідентифікації) та ляльки Ася, які використовувалися при здійсненні відповідного дослідження, та копії розрахункових документів про їх придбання.

У відзиві на позов Товариство посилалося на вчинення ним усіх дій, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту. За таких обставин, Товариство вказувало про наявність підстав для висновку про відсутність в його діях умислу щодо ймовірного порушення авторського права позивача на Скульптуру.

Разом із тим, з матеріалів справи вбачається, що Товариство, належним чином повідомлене про вимоги позивача та про стверджуване порушення його прав, фактично не задовольнило вимог Компанії, викладених у листі позивача від 19.05.2017 року № 2518/01 (а також в адресованому відповідачу повторному листі про припинення порушення від 10.08.2017 року № 2518/01-01), та не припинило порушення авторських прав позивача на Скульптуру, що свідчить про наявність у Товариства відповідного умислу.

Відповідно до частин 2, 3 статті 13 Цивільного кодексу України при здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Як було зазначено вище, відповідно до частини 1 статті 52 Закону за захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб`єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.

При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні передбачених договором умов використання творів і (або) об`єктів суміжних прав, використанні творів і об`єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав суб`єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право, зокрема, вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення; звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення; подавати позови до суду про відшкодування моральної (немайнової) шкоди; подавати позови до суду про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Згідно з підпунктом г) частини 2 статті 52 Закону суд має право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення - як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Зі змісту нормативних законодавчих приписів вбачається, що компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб`єкта авторського права та/або суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав, а розмір збитків суб`єкт такого права доводити не зобов`язаний. Водночас розмір доведених збитків має враховуватися господарським судом у визначенні розміру компенсації.

Кожен окремий факт протиправного використання об`єктів авторського та/або суміжних прав, в тому числі неодноразове використання одного й того самого об`єкта, становить самостійне порушення і може бути підставою для застосування відповідальності у вигляді стягнення компенсації.

У позовній заяві Компанія вказувала, що вона не надавала ліцензій (дозволів) на використання самої Скульптури як окремого об`єкта.

Відповідно до частини 2 статті 33 Закону авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Відтак, для визначення суми, яка повинна була бути сплачена Товариством, у разі його звернення до позивача із заявою про надання дозволу на використання Скульптури, слід застосовувати Додаток № 3 "Мінімальні ставки авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або) опублікування творів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва" (далі - Мінімальні ставки) до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 року № 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об`єктів авторського права і суміжних прав".

Згідно з пунктом 4 означеного Додатку мінімальні ставки авторської винагороди щодо творів живопису, графіків, скульптур, художньої фотографії, декоративно-ужиткового мистецтва, що використовуються як елементи оформлення промислової продукції (шкатулок, коробок, сумок, футлярів, пакетів, упаковок, обкладинок, етикеток, поштових марок, флаконів, спортивних, кондитерських та інших виробів) становлять 1 % відпускної ціни за партію промислової продукції.

Зважаючи на викладене, Компанія просила суд стягнути з Товариства компенсацію за порушення авторського права на Скульптуру у потрійному розмірі від суми, яка передбачена Мінімальними ставками, тобто 3 % відпускної ціни за кожну партію ляльок Ася, яка була імпортована та/або реалізована відповідачем.

Заперечуючи проти вимог Компанії, Товариство вказувало на те, що вимога позивача про стягнення компенсації за порушення авторського права на Скульптуру в потрійному розмірі від суми, яка передбачена Мінімальними ставками, тобто 3 % відпускної ціни за кожну партію ляльок Ася, яка була імпортована та/або реалізована відповідачем, не відповідає вимогам справедливості та законності. Крім того, позивач не врахував того, що Товариство не здійснює продаж голів ляльок Ася, а такий товар пропонується до продажу з тілом, одягом, аксесуарами та в упаковці, що свідчить про відсутність можливості визначити окрему вартість голови ляльки Ася.

Проте такі заперечення не беруться судом до уваги з огляду на те, що про факт та конкретні обставини порушення Товариством авторських прав позивача на Скульптуру відповідач був обізнаний принаймні з моменту отримання листа Компанії від 19.05.2017 року № 2518/01. Крім того, матеріали справи містять адресований відповідачу лист Компанії від 10.08.2017 року № 2518/01-01, в якому позивач повторно вимагав від Товариства припинити порушення авторських прав Компанії.

Проте, незважаючи на отримання цих листів, Товариство не вчинило належних дій, направлених на припинення зазначеного позивачем порушення.

Слід зазначити, що Товариство не надало суду витребувану в нього ухвалою від 23.08.2019 року інформацію про поставки ляльок Ася, які були ввезені відповідачем на територію України, тобто по яких Товариство виступало імпортером та/або декларантом та/або одержувачем у період з 2016 року, із зазначенням наступних відомостей по кожній поставці (партії): дати поставки та реквізитів митних декларацій, кількості одиниць товару кожного артикулу, ціни одиниці товару кожного артикулу, за якою товар ввозився на територію України, а також інформацію про реалізацію відповідачем будь-яким особам на території України у період з 2016 року, із зазначенням наступних відомостей по кожній реалізації кожної партії: дати реалізації, кількості одиниць реалізованого товару кожного артикулу, ціни реалізації товару.

У той же час, аналогічна інформація була витребувана судом у Державної фіскальної служби України. Так, надана на вимогу суду Державною фіскальною службою України інформація щодо поставок ляльок Ася містить фактурну та митну вартість цих ляльок, імпортованих відповідачем у період з 01.01.2016 року по 02.09.2019 року: загальна фактурна вартість: 30 961 687,76 грн.; загальна митна вартість: 31 497 221,11 грн.

Згідно з пунктом 1.2 Наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2012 року № 581 "Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами" (чинного на час виникнення спірних правовідносин та звернення Компанії до суду з даним позовом) фактурна вартість товару - ціна товару, що переміщується через митний кордон України, та зазначена в рахунку-фактурі (фактурі-проформі, касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів).

Відповідно до статті 49 Митного кодексу України митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Зі змісту наданих позивачем фіскальних чеків від 02.06.2017 року, від 19.08.2017 року, від 11.02.2019 року, від 28.03.2019 року та від 16.04.2019 року вбачається, що вартість реалізації (відпускної ціни) ляльок Ася становить від 81,00 грн. до 319 грн. (94,90 грн., 241,90 грн., 319,90 грн., 99,90 грн., 179,90 грн., 104,00 грн., 81,00 грн.), середня вартість (ляльок Ася, докази придбання яких наявні у матеріалах справи) - 186,92 грн.

У той же час, середня фактурна вартість однієї ляльки Ася становить 57,70 грн.

З огляду на викладене, Компанія вказувала, що для цілей визначення розміру компенсації у даній справі може бути застосована фактурна вартість імпортованих ляльок Ася (30 961 687,76 грн.), оскільки вона у будь-якому випадку є значно нижчою, ніж відпускна ціна, а відтак застосування фактурної вартості однозначно не призведе до завищення розміру компенсації.

Суд звертає увагу на те, що у визначенні розміру такої компенсації господарським судам необхідно виходити з конкретних обставин справи і загальних засад цивільного законодавства, встановлених статтею 3 Цивільного кодексу України, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності.

Розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеню вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об`єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

У визначенні суми компенсації господарський суд має виходити з того розміру мінімальної заробітної плати, який установлено на час прийняття судом відповідного рішення.

У той же час, кожен окремий факт протиправного використання об`єктів авторського та/або суміжних прав, в тому числі неодноразове використання одного й того самого об`єкта, становить самостійне порушення і може бути підставою для застосування відповідальності у вигляді стягнення компенсації.

Більше того, за інформацією, наданою Державною фіскальною службою України (лист від 09.09.2019 року № 17528/5/99-99-0716 з інформацією на електронному носієві - диску, т. 2, а.с. 9-10), Товариство імпортувало, у тому числі, окремо самі голови ляльок Ася.

За інформацією, наведеною в даному листі Державної фіскальної служби України, відповідач здійснював імпорт ляльок Ася щонайпізніше з січня 2016 року. За цей період Товариством імпортовано ляльок Ася на загальну суму принаймні 30 961 687,76 грн.

У вказаному листі Державна фіскальна служба України також повідомила, що пошук інформації здійснювався за кодом ЄДРПОУ та за конкретною назвою ляльки "Ася" за даними електронних копій митних декларацій Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС станом на 03.09.2019 року. Однак, враховуючи можливість різного написання назв торгівельних марок та моделей, зазначений пошук може не забезпечувати повного охоплення усіх митних оформлень (у період з 01.01.2016 року по 02.09.2019 року).

Відтак, заявлена позивачем до стягнення сума компенсації за умисне порушення Товариством авторських прав позивача, з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог, яка становить 928 850,63 грн. (30 961 687,76 грн. * 1 % * 3), визнається судом обґрунтованою.

Слід також зазначити, що наведена сума є у 33 рази меншою, ніж фактурна вартість ввезених Товариством протягом вищезазначеного періоду на територію України ляльок Ася, а відтак наданий Компанією розрахунок компенсації за порушення його авторських прав на Скульптуру відповідає принципам справедливості, добросовісності та розумності.

З огляду на вищевикладене, оскільки відповідачем порушено авторське право позивача на твір - Скульптуру, а наданий позивачем розрахунок розміру відповідної компенсації та порушення таких прав є обґрунтованим, суд дійшов висновку про задоволення вимог Компанії про заборону Товариству здійснювати використання Скульптури, зокрема відтворення, переробку, будь-яку зміну, розповсюдження примірників скульптури, шляхом імпорту, виготовлення, розповсюдження, продажу, пропонування для продажу та рекламування ляльок "Ася" із використанням Скульптури, протягом строку дії виключних майнових прав на Скульптуру, а також стягнення з відповідача на користь позивача компенсації за порушення авторського права на Скульптуру в розмірі 928 850,63 грн.

Частиною 3 статті 13 та частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Згідно з частиною 2 статті 13 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Вказані положення означають, що закон встановлює рівні можливості сторін і гарантує їм право на захист своїх інтересів. Принцип рівності учасників судового процесу перед законом і судом є важливим засобом захисту їх прав і законних інтересів, що унеможливлює будь-який тиск однієї сторони на іншу, ущемлення будь-чиїх процесуальних прав. Це дає змогу сторонам вчиняти передбачені законодавством процесуальні дії, реалізовувати надані їм законом права і виконувати покладені на них обов`язки.

Згідно з частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За змістом статті 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Водночас обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (стаття 77 Господарського процесуального кодексу України).

За умовами статті 78 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

При цьому, суд зазначає, що інші доводи учасників справи не спростовують встановлених судом обставин та не можуть впливати на законність судового рішення.

Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Трофимчук проти України").

Приймаючи до уваги все вищевикладене в сукупності, а також зважаючи на те, що відповідачем не надано належних та допустимих доказів на спростування наведених вище висновків, позовні вимоги Компанії, з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог, підлягають задоволенню.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно з пунктом 1 частини 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи (до яких, у тому числі, віднесено витрати, пов`язані із залученням спеціалістів, експертів та проведенням експертизи), у разі задоволення позову покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 2, 13, 73, 74, 76-80, 86, 129, 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Паритет-Тойс" (04128, Україна, місто Київ, вулиця Академіка Туполєва, будинок, 17; ) здійснювати використання скульптури, що являє собою форму голови ляльки "Barbie CEO", зокрема відтворення, переробку, будь-яку зміну, розповсюдження примірників скульптури, шляхом імпорту, виготовлення, розповсюдження, продажу, пропонування для продажу та рекламування ляльок "Ася" із використанням скульптури, протягом строку дії виключних майнових прав на скульптуру.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Паритет-Тойс" (04128, Україна, місто Київ, вулиця Академіка Туполєва, будинок, 17; ) на користь Компанії Маттел, Інк. (Mattel, Inc.) (333 Контінентал Бульвар, Ель-Сегундо, Каліфорнія, 90245, Сполучені Штати Америки) компенсацію за порушення авторського права на скульптуру в розмірі 928 850 (дев`ятсот двадцять вісім тисяч вісімсот п`ятдесят) грн. 63 коп., 56 298 (п`ятдесят шість тисяч двісті дев`яносто вісім) грн. 40 коп. витрат, пов`язаних із залученням спеціалістів, експертів та проведенням експертизи, а також 15 853 (п`ятнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят три) грн. 76 коп. витрат по сплаті судового збору.

4. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

5. Відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

6. Згідно з частиною 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено та підписано 09.12.2024 року.

Суддя В.С. Ломака