УХВАЛА

04 грудня 2024 року

м. Київ

Справа № 910/8781/23

Провадження № 12-64гс24

Велика Палата Верховного Суду у складі:

судді-доповідача Власова Ю. Л.,

суддів Булейко О. Л., Гриціва М. І., Єленіної Ж. М., Желєзного І. В., Кишакевича Л. Ю., Короля В. В., Кривенди О. В., Мазура М. В., Мартєва С. Ю., Пількова К. М., Ступак О. В., Ткача І. В., Ткачука О. С., Усенко Є. А., Шевцової Н. В.

перевірила наявність підстав для передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 року (у складі колегії: головуючий суддя Остапенко О. М., судді: Доманська М. Л., Отрюх Б. В.)

у справі

за позовом«Єврокеш» С.А. (Eurocash S.A.)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К», 2) Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

про припинення дії свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії, та

ВСТАНОВИЛА:

1. У червні 2023 року «Єврокеш» С.А. (Eurocash S.A.) (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» (далі - ТОВ «Домінус-К», відповідач 1) та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - УКРНОІВІ, відповідач 2), в якому просив:

- достроково припинити дію свідоцтва на торговельну марку № 34485 на території України повністю, а саме для всіх послуг 35, 41 та 42 класів МКТП, для яких надана правова охорона;

- зобов`язати відповідача 2 внести до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки відомості про дострокове припинення дії свідоцтва № 34485 для всіх послуг 35, 41 та 42 класів МКТП на території України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельна марка «EUROCASH» за свідоцтвом України № 34485, власником якої є ТОВ «Домінус-К», не використовується товариством на території України протягом останніх п`яти років, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на таку торговельну марку. Такі дії відповідача 1, також перешкоджають позивачу отримати на території України правову охорону чотирьох торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 1633683 від 21 червня 2021 року, № 1633015 від 21 червня 2021 року, № 1633016 від 21 червня 2021 року та № 1633014 від 21 червня 2021 року.

Відповідач 1 у відзиві на позовну заяву вимоги позивача не визнав, зазначив, що є законним власником торгової марки «EUROCASH», яку, всупереч доводам позивача, активно використовує відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

2. Рішенням Господарського суду міста Києва від 30 квітня 2024 року у справі № 910/8781/23 у задоволенні позову відмовлено.

Суд першої інстанції встановив, що відповідач 1 набув права на використання спірного знаку для товарів і послуг від попереднього власника 25 серпня 2020 року, тоді як позивач звернувся із цим позовом до суду 05 червня 2023 року.

На підставі викладеного суд дійшов висновку, що передбачений законодавством п`ятирічний строк безперервного невикористання такого знаку для товарів та послуг не сплив, тобто відсутні правові підстави, передбачені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для дострокового припинення дії належного відповідачу 1 свідоцтва на знак для товарів і послуг, оскільки законом не передбачена відповідальність нового власника знаку на товари і послуги у зв`язку з недобросовісним користуванням попереднім власником своїми правами на цей знак.

3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 року рішення місцевого господарського суду у справі № 910/8781/23 скасоване та ухвалено нове рішення про часткове задоволення позову: достроково припинено дію свідоцтва України № 34485 на торговельну марку на території України в частині всіх послуг 35 та 42 класів МКТП, для яких надана правова охорона; зобов`язано відповідача 2 внести до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України № 34485 для всіх послуг 35 та 42 класів МКТП на території України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що ТОВ «Домінус-К» не надало належних доказів на підтвердження своїх доводів про постійне використання ним спірної торговельної марки. Також апеляційний господарський суд посилався на неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального права, а саме Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та статті 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковану Законом України № 1678-VII від 16 вересня 2014 року. Згідно із висновком суду апеляційної інстанції чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у залежність від зміни особи власника свідоцтва, тоді як відповідач 1 мав оцінити наявний ризик при укладенні договору з попереднім власником стосовно передачі прав та одразу з 25 серпня 2020 року здійснювати власні заходи, спрямовані на використання спірної торговельної марки в Україні.

Посилаючись на пункт 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», апеляційний суд зазначив, що правове значення в цьому випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше п`яти років); причини невикористання. При цьому обов`язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва. Докази, які можуть підтвердити використання знаку для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду. Таким чином, п`ятирічний період, протягом якого торговельна марка «EUROCASH» мала почати використовуватись в Україні, триває з 30 травня 2018 року по 29 травня 2023 року (переддень подання позовної заяви засобами поштового зв`язку).

4. ТОВ «Домінус-К» звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (далі - Касаційний господарський суд) з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.

Касаційна скарга ТОВ «Домінус-К» обґрунтована пунктом 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), а саме тим, що апеляційний господарський суд в оскаржуваному судовому рішенні застосував норми права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (далі - Касаційний цивільний суд) від 09 червня 2021 року у справі № 757/34959/18-ц.

5. Ухвалою від 02 жовтня 2024 року Касаційний господарський суд відкрив касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою.

29 жовтня 2024 року відповідач 2 звернувся до Касаційного господарського суду із клопотанням про передачу справи № 910/8781/23 на розгляд Великої Палати Верховного Суду у зв`язку із наявністю виключної правової проблеми, оскільки існує протилежна судова практика у справах № 760/9576/16-ц та № 757/34959/18-ц щодо застосування частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо питання вирахування передбаченого Законом п`ятирічного строку безперервного невикористання торговельної марки, як підстави для її дострокового припинення.

Касаційний господарський суд ухвалою від 07 листопада 2024 року передав справу № 910/8781/23 на розгляд Великої Палати Верховного Суду, однак з підстав, передбачених частиною третьою статті 302 ГПК України, вказавши на необхідність відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів іншого касаційного суду, а саме в постанові Касаційного цивільного суду від 09 червня 2021 року у справі № 757/34959/18-ц.

Колегія суддів Касаційного господарського суду не погодилася із висновком, викладеним у постанові Касаційного цивільного суду у справі № 757/34959/18-ц, про те, що з дати отримання особою прав на використання спірного знаку для товарів і послуг від попереднього власника, а саме з публікації відомостей про передачу йому вказаних прав станом на час звернення позивача до суду із цим позовом у липні 2018 року не сплив передбачений Угодою про асоціацію п`ятирічний строк безперервного невикористання такого знаку для товарів та послуг, а тому є безпідставними висновки судів попередніх інстанцій щодо наявності правових підстав, передбачених Законом, для дострокового припинення дії належного відповідачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку з невикористанням останнім цього знаку без поважних причин протягом п`ятирічного строку. При вирішенні справи № 757/34959/18-ц, згідно із висновком Касаційного цивільного суду, суди попередніх інстанцій не врахували, що законом не передбачена юридична відповідальність нового власника знака на товари і послуги у зв`язку з недобросовісним користуванням попереднім власником своїми правами на цей знак.

Необхідність відступу від зазначеного висновку Касаційний господарський суд обґрунтовує тим, що:

- згідно з пунктом 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково;

- при цьому, згідно із статтею 198 Угоди про асоціацію сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання;

- отже, і Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», і Угода про асоціацію встановлюють вимогу щодо безперервного використання саме торговельної марки, а не щодо безперервного використання торговельної марки конкретним власником, який може періодично змінюватись.

Касаційний господарський суд в ухвалі про передання справи № 910/8781/23 на розгляд Великої Палати Верховного Суду посилався на те, що відповідно до змісту статті 1113 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 16, 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у результаті укладення та державної реєстрації договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, в тому числі, на торговельну марку (підстави переходу до відповідача 1 права на спірну торговельну марку), до нового власника в повному обсязі переходять як права, так і обов`язки. Тобто, після передачі права власності на торговельну марку «EUROCASH» за свідоцтвом № 34485 на користь відповідача 1 перейшли усі обов`язки, які мав попередній власник, зокрема, обов`язок використовувати спірну торговельну марку безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Чинне законодавство України, згідно із доводами колегії суддів Касаційного господарського суду, не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку у залежність від зміни особи власника свідоцтва, у той час як відповідач 1 мав оцінити наявний ризик при укладенні договору з попереднім власником стосовно передачі прав та одразу з 25 серпня 2020 року та здійснювати власні заходи, спрямовані на використання спірної торговельної марки в Україні.

6. Відповідно до частини третьої статті 302 ГПК України суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об`єднаної палати, передає справу на розгляд Великої Палати, якщо така колегія (палата, об`єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об`єднаної палати) іншого касаційного суду.

Оскільки Касаційний господарський суд висловив намір відступити від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об`єднаної палати) іншого касаційного суду, а також з огляду на відсутність висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати Верховного Суду, справа № 910/8781/23 підлягає розгляду Великою Палатою Верховного Суду.

Згідно із частиною першою статті 301 ГПК України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження. Частиною третьою цієї ж статті встановлено, що розгляд справ у суді касаційної інстанції здійснюється у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

Відповідно до частини другої статті 120 ГПК України суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання, якщо їх явка не є обов`язковою. При цьому у частині другій статті 121 цього Кодексу зазначено, що ухвала, якою суд повідомляє про призначення судового засідання, повинна містити, зокрема, вказівку про те, що участь особи не є обов`язковою.

Керуючись статтями 120, 121, 145, 233 - 235, 301, 302 ГПК України, Велика Палата Верховного Суду

УХВАЛИЛА:

1. Прийняти до розгляду справу № 910/8781/23 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 року.

2. Призначити справу № 910/8781/23 до розгляду Великою Палатою Верховного Суду в порядку спрощеного позовного провадження на 05 лютого 2025 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8.

3. Повідомити учасників справи, що їх явка не є обов`язковою.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач Ю. Л. Власов
Судді: О. Л. Булейко С. Ю. Мартєв
М. І. Гриців К. М. Пільков
Ж. М. Єленіна О. В. Ступак
І. В. Желєзний І. В. Ткач
Л. Ю. Кишакевич О. С. Ткачук
В. В. Король Є. А. Усенко
О. В. Кривенда Н. В. Шевцова
М. В. Мазур