ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2024 р. Справа№ 910/4724/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Пантелієнка В.О.

Доманської М.Л.

за участю секретаря судового засідання Карпової М.О.

у присутності представників сторін:

від позивача: Сєрова О.О. на підставі ордеру

від відповідача-1: Запорожець Л.Г. згідно Витягу з ЄДР

від третьої особи на стороні відповідачів: Гусєв С.І. на підставі ордеру

розглянувши апеляційну скаргу Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) на рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 року

у справі №910/4724/21 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед)

до 1. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

2. Dongguan Usupso Trading Co.,Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "МІНІСО/УКРАЇНА/"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Атамі"

про визнання недійсними свідоцтва України №289929, заборону здійснення

будь-якого використання позначень "USUPSO" і "" та

зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

У березні 2021 року Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед; далі - Мінісо) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ДП "Український інститут інтелектуальної власності", Dongguan Usupso Trading Co.,Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.; далі - Дунгуань), індивідуального підприємця Вей Лея та фізичної особи - підприємця Деменєва Ю.О. про:

- визнання недійсним свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO", володільцем якого є Дунгуань щодо всіх зазначених у свідоцтві України №289929 товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Укрпатенту внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO" стосовно всіх вказаних у свідоцтві товарів МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання повністю недійсною міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO", володільцем якої є індивідуальний підприємець Вей Лей, щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації №1384081 товарів і послуг МКТП;

- зобов`язання Укрпатенту повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною повністю на території України міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO" стосовно всіх вказаних у міжнародній реєстрації товарів і послуг МКТП;

- заборону Дунгуань, індивідуальному підприємцю Вей Лею, ФОП Деменєву Ю.О. здійснювати будь-яке використання позначення "USUPSO", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "MINISO" за свідоцтвом України №256518, власником якого є позивач, без згоди Мінісо, щодо всіх наведених у свідоцтві України №256518 товарів МКТП та споріднених з ними;

- заборону Дунгуань, індивідуальному підприємцю Вей Лею, ФОП Деменєву Ю.О. здійснювати будь-яке використання позначення "", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "" за свідоцтвом України №240288, власником якого є позивач, без згоди Мінісо, стосовно наведених у свідоцтві України №240288 товарів і послуг МКТП та споріднених з ними, зокрема, заборонити використання позначення "" із закінченням "SO", графічною частиною зображення білого кольору у вигляді "смайлу", червоного кольору та ієрогліфів білого кольору;

- зобов`язання ФОП Деменєва Ю.О. демонтувати внутрішні і зовнішні вивіски та змінити назву магазину "USUPSO" за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 17, ТЦ "Ашан Rive Gauche" із використанням позначення "" з закінченням "SO", графічною частиною зображення білого кольору у вигляді "смайлу", червоного кольору та ієрогліфів білого кольору, в термін, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання рішенням з даної справи законної сили.

В обґрунтування поданого позову Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) зазначає, що Мінісо є власником свідоцтва України №256518 на торговельну марку "MINISO", зареєстровану для товарів 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 та 32 класів МКТП та свідоцтва України №240288 на торговельну марку "", зареєстровану для послуг 35 класу МКТП;

13.01.2021 Дунгуань видано свідоцтво України №289929 на торговельну марку "USUPSO" для товарів 18, 25, 28 класів МКТП;

01.11.2017 торговельна марка "USUPSO" отримала міжнародну реєстрацію №1384081 для товарів і послуг 3, 9, 14, 16, 21, 35 класів МКТП, власником якої є індивідуальний підприємець Вей Лей; спірне позначення було поширено і отримало правову охорону на території України 04.01.2018;

Відтак, спірні позначення неправомірно використовуються відповідачами через те, що вони схожі з раніше зареєстрованим позивачем знаком настільки, що їх можна сплутати; крім того, торговельна марка позивача подана на реєстрацію раніше від позначень відповідачів-2,3;

ФОП Деменєв Ю.О., здійснюючи підприємницьку діяльність на території України, використовує позначення "".

Позивач зазначає, що не надавав дозволу жодному з відповідачів використовувати торговельну марку "" за свідоцтвом України №240288.

Позначення "" використовується ФОП Деменєвим Ю.О. при зовнішньому та внутрішньому оформленні магазинів роздрібної торгівлі товарами для дому, на етикетках, вивісках, пакетах, рекламних постерах та купонах, в офіційних соціальних мережах "USUPSO" тощо.

Крім того, у відповіді на адвокатський запит позивача ТОВ "Атамі" вказало про те, що воно використовує позначення "USUPSO" на підставі чинного договору, що підтверджує наданий дозвіл власником реєстрації; позивачу відомо, що Товариство пропонує укласти франчайзингові договори щодо використання спірних позначень фізичним особам - підприємцям; зокрема, Товариство надало дозвіл ФОП Деменєву Ю.О. на використання спірних позначень; вказаний факт підкреслює пов`язаність діяльності ФОП Деменєва Ю.О. та Товариства, а отже й усіх відповідачів загалом.

Заперечуючи проти позову відповідач-1 наголосив на тому, що при проведенні експертизи заявки №m201805115 останній не порушив жодної з вимог законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, діяв у відповідності з принципами, встановленими статтею 19 Конституції України, а саме на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг.

Міжнародна реєстрація №1384081 на торговельну марку "USUPSO" діє на території України у повному обсязі з 01.11.2017; власником міжнародної реєстрації №1384081 є фізична особа Вей Лей.

Словесні позначення відповідача-2 та відповідача-3 із словесним позначенням позивача візуально, та фонетично несхожі.

Правова охорона за свідоцтвом України №289929 на торговельну марку "USUPSO", була надана саме словесному позначенню "USUPSO", а комбінованому позначенню, у тому вигляді, у якому його використовує відповідач-4, правова охорона не надавалася.

Порушення прав позивача на стадії проведення експертизи та видачі свідоцтва відсутнє, а тому відсутні підстави для визнання свідоцтва України №289929 недійсним відповідно до статті 19 Закону, також відсутнє порушення щодо використання відповідно до статті 16 Закону, тобто відсутнє перешкоджання використанню позивачем свого позначення "" за свідоцтвом України №240288; в даному випадку дії відповідача-4 є недобросовісною конкуренцією.

Так, якщо певний суб`єкт господарювання вбачає у діях іншої особи; порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, він вправі звернутися до органів Антимонопольного комітету України з відповідною вмотивованою заявою про порушення його прав.

Окрім того, неправомірний спосіб використання зареєстрованої торговельної марки її власником не є підставою для визнання свідоцтва України №289929 недійсним відповідно до статті 19 Закону, а є недобросовісною конкуренцією.

Відповідно позовні вимоги до відповідача-3 не підлягають розгляду за правилами господарського судочинства, оскільки володільцем міжнародної реєстрації №1384081 на позначення "USUPSO" є фізична особа Вей Лей, а тому провадження у справі підлягає закриттю, на підставі пункту 1 частини першої статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2022, зокрема, замінено у справі неналежного відповідача-4 - ФОП Деменєва Ю.О. на належного - ФОП Рублевську Т.А.; залучено до участі у справі ТОВ з іноземними інвестиціями "МІНІСО/УКРАЇНА/" як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача; залучено до участі у справі Товариство як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2022, зокрема, закрито провадження у справі в частині позовних вимог Miniso Hong Kong Limited до індивідуального підприємця Вей Лея про визнання повністю недійсною міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO", володільцем якої є індивідуальний підприємець Вей Лей, щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації №1384081 товарів і послуг МКТП.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2023 замінено у справі неналежного відповідача-4 - ФОП Рублевську Т.А. належним - ФОП Деменєвим Ю.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.10.2023, зокрема, закрито провадження у справі в частині позовних вимог Miniso Hong Kong Limited до ФОП Деменєва Ю.О.

За наслідками розгляду позовних вимог рішенням Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 року у справі №910/4724/21 у задоволені позову відмовлено в повному обсязі з огляду на недоведеність позивачем заявлених вимог належними та допустимими доказами.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Miniso Hong Kong Limited звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 року у справі №910/4724/21 та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі; судові витрати покласти на відповідачів.

В поданій апеляційній скарзі позивач посилається на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

За твердженням скаржника, місцевий суд неповністю дослідив наданий позивачем висновок експертизи щодо подібності позначень, перейняв на себе не притаманні суду функції експерта та дійшов помилкових висновків що торгівельні марки "MINISO" та "USUPSO" не є подібними.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.03.2024 вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Копитова О.С., Сотніков С.В.

Ухвалою суду від 20.03.2024 вищевказаною колегією суддів відкладено вирішення питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) на рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 у справі №910/4724/21, повернення даної апеляційної скарги або залишення її без руху до надходження матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду та витребувано у Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/4724/21.

28.03.2024 року супровідним листом Господарського суду міста Києва №910/4724/21/1773/24 від 27.03.2024 року витребувані матеріали даної справи надійшли до Північного апеляційного господарського суду.

01.04.2024 року суддею Сотніковим С.В. заявлено самовідвід у справі №910/4724/21, який мотивовано наявністю обставин, які виключають можливість участі вказаного судді у розгляді даної апеляційної скарги, за наслідками розгляду якого ухвалою суду від 01.04.2024 року вказану заяву про самовідвід у справі №910/4724/21 задоволено, а матеріали справи передано для здійснення визначення складу судової колегії у відповідності до положень ГПК України.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.04.2024 справу №910/4724/21 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Копитова О.С., Доманська М.Л.

Ухвалою суду від 03.04.2024 вищевказаною колегією суддів відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) на рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 р у справі №910/4724/21, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 16.05.2024 за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

У поданому через систему "Електронний суд" відзиві на апеляційну скаргу УКРНОІВІ просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.05.2024 для розгляду справи №910/4724/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Доманська М.Л., Пантелієнко В.О.

Ухвалою суду від 15.05.2024 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/4724/21 за апеляційною скаргою Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) на рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 року.

В судовому засіданні 16.05.2024 року ухвалою суду, зокрема, відкладено розгляд справи №910/4724/21 на 26.09.2024 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі; зобов`язано Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року здійснити переклад на англійську мову документів, визначених в резолютивній частині даної ухвали; зупинено провадження у справі №910/4724/21.

03.06.2024 року через відділ документального забезпечення суду на виконання вимог ухвали суду від 16.05.2024 року від скаржника надійшли документи по справі №910/4724/21.

Враховуючи необхідність проведення судового засідання, призначеного на 26.09.2024 року, ухвалою суду від 24.06.2024 року поновлено провадження у справі №910/4724/21.

Судове засідання, призначене на 26.09.2024 року, не відбулось у зв`язку із оголошенням тривалої повітряної тривоги у місті Києві.

Після усунення обставин, що зумовили неможливість розгляду справи ухвалою суду від 26.09.2024 року розгляд справи №910/4724/21 призначено на 14.11.2024 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

Представник скаржника в судовому засіданні 14.11.2024 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 року у справі №910/4724/21 та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Представники відповідача-1 та третьої особи на стороні відповідача в судовому засіданні проти доводів скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Представники відповідача-2 та третьої особи на стороні позивача в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

14.11.2024 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення присутніх представників учасників провадження у справі, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 року у даній справі - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, Мінісо є власником свідоцтва України №256518 на торговельну марку "MINISO", зареєстровану для товарів 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 і 32 класів МКТП (дата подання заявки №m201705998 - 21.03.2017; дата реєстрації - 10.04.2019) та свідоцтва України №240288 на торговельну марку "", зареєстровану для послуг 35 класу МКТП (дата подання заявки №m201706000 - 21.03.2017; дата реєстрації - 10.04.2018).

Дунгуань є власником свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO", зареєстровану для товарів 18, 25 і 28 класів МКТП (дата подання заявки №m201805115 - 01.03.2018; дата реєстрації - 13.01.2021).

Скаржник вважає, що торговельна марка "USUPSO" за свідоцтвом України №289929 схожа з раніше зареєстрованою торговельною маркою "MINISO" настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до ч.1 ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Відповідно до пункту 3 постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23.12.1993 №3771-XII: відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки; свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки №m201805115 за свідоцтвом України №289929 на торговельну марку "USUPSO" для товарів 18, 25, 28 класів МКТП є 01.03.2018.

Станом на 01.03.2018 діяв Закон в редакції зі змінами, внесеними Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" від 09.04.2015 №317-VIII, що набрав чинності 21.05.2015.

Згідно зі статтею 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (пункт 1 статті 5 Закону).

Пунктом 1 статті 10 Закону передбачено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Під час проведення експертизи як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (далі - Правила). застосовуються Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 №91 (далі - Рекомендації).

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.05.2017 №730 "Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності" уповноважено Укрпатент, зокрема: виконувати функції закладу експертизи, передбачені Законами України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на зазначення походження товарів" та правилами, встановленими на їх основі.

Відповідно до пункту 15 статті 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Тобто, експертиза заявки по суті складається, зокрема, з перевірки наявності підстав для відмови у наданні позначенню правової охорони, зазначених у пункті 3 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 11.1.2 Рекомендацій та пункту 4.3.2.4 Правил під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість із знаками чи позначеннями, зазначеними у пункті 3 статті 6 Закону закладом експертизи здійснюються наступні поетапні дії:

1) проводиться пошук тотожних або схожих позначень серед позначень, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні, або права на які набуті іншою особою до зазначеної дати, а також серед знаків, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, визнані добре відомими в Україні Апеляційною палатою або судом відповідно до статті 25 Закону;

2) визначається ступінь схожості заявленого позначення та виявлених під час пошуку позначень, для чого здійснюється порівняльний аналіз заявленого позначення із позначеннями, виявленими за результатами пошуку, та встановлюється тотожність або ступінь схожості позначень;

3) з`ясовується чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати знак, спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

Дунгуань подано заявку №m201805115 про реєстрацію торговельної марки для товарів 3, 9, 14, 18, 21, 25, 28 класів та послуг 35 класу МКТП.

За заявкою №m201805115 проведені формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил, під час якої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом.

При проведенні кваліфікаційної експертизи вказаної заявки заявлене позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом, зокрема, абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону: чи не є воно схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні, чи не є воно таким, що може ввести в оману щодо послуги або особи, яка її надає. При цьому, використовувалась інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Згідно з пунктом 4.5.1 Правил якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в статті 6 Закону, для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг.

Укрпатентом було надіслано Дунгуань повідомлення від 03.02.2020 №11464/ЗМ/20 щодо можливої відмови у реєстрації знака за заявкою №m201805115 відносно частини товарів і/або послуг, а саме: для всіх товарів 3, 9, 14, 21 класів та послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "USUPSO", раніше зареєстрованим в Україні на ім?я Wei Lei, (CN) (міжнародна реєстрація від 01.11.2017 №1384081) стосовно споріднених товарів та послуг.

Пунктом 4.5.3 Правил передбачено, що заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення відомства надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення.

Відповідно до пункту 4.5.4 Правил якщо заявник не надав у встановлені строки відповідь щодо пропозицій Відомства, то рішення приймається на підставі наявних матеріалів заявки.

Закладом експертизи листом від 14.04.2020 №39470/3M/20 у відповідь на лист Дунгуань від 03.04.2020 було продовжено строк для надання мотивованого заперечення.

Однак, Дунгуань не скористався своїм правом, наданим пунктом 4.5.3 Правил, та не надав мотивовану відповідь.

Згідно з пунктом 3 статті 10 Закону кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, чи торговельної марки за міжнародною реєстрацією відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його НОІВ.

Отже, за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m201805115 закладом експертизи 05.11.2020 було винесено висновок (№120624/ЗМ/20) про відповідність знака умовам надання правової охорони відносно частини товарів, який було затверджено Укрпатентом.

Таким чином, при проведенні експертизи заявки №m201805115 та винесені рішення про реєстрацію знака та видачу свідоцтва №289929 Укрпатент не порушив жодної з вимог законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, діяв у відповідності з принципами, встановленими ст. Конституції України, а саме на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом.

Абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до підпункту "а" пункту 4.3.2.1 Правил не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім?я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Процедура встановлення схожості порівнюваних словесних позначень є комплексною триетапною процедурою, під час проведення якої окремо досліджується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість знаків (пункт 4.3.2.6 Правил).

Згідно з пунктом 11.1.5 Рекомендацій встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, мають розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

Порівнюючи словесні позначення Дунгуань за свідоцтвом України №289929 із словесним позначенням позивача за свідоцтвом України №256518, з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості, вбачається, що:

- словесне позначення Дунгуань "USUPSO" за свідоцтвом України №289929: словесний елемент складається з одного слова, виконаний стилізованими літерами латинського алфавіту, всі літері заголовні однакового розміру, чорного кольору, знак є частиною фірмового найменування заявника;

- словесне позначення Мінісо "MINISO" за свідоцтвом України №251618: словесний елемент складається з одного слова, виконаний стилізованим шрифтом латинським алфавітом, всі літері заголовні однакового розміру, чорного кольору, є фантазійним словом.

Тобто, зазначене словесне позначення Дунгуань із словесним позначенням Мінісо візуально, та фонетично несхожі.

Статтею 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до статті 20 Закону порушенням прав власника свідоцтва є будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з пунктом 2 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Пунктом 4 статті 16 Закону передбачено, що використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до абзаців четвертого і п`ятого пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Так, звертаючись до суду з даним позов, позивач в обґрунтування своїх тверджень посилається на висновок експерта від 22.02.2021 №83/1-02/21, складений судовим експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, та соціологічне опитування.

На вирішення експертизи було поставлено, зокрема, наступні питання:

1. Чи є торговельна марка "USUPSO" за міжнародною реєстрацією №1384081 та торговельна марка "USUPSO" за свідоцтвом України №289929 схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою "MINISO" за свідоцтвом України №256518?

2. Чи є позначення "" схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "" за свідоцтвом України №240288?

3. Чи є позначення "", яке використовується при оформленні магазинів USUPSO, схожим з позначенням"", яке використовує Компанія Мінісо Гонконг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) настільки, що це може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання?.

Так, при відповіді на перше питання експерт зазначила, що при визначенні схожості позначень необхідно провести дослідження, яке складається з двох взаємопов`язаних стадій: 1) порівняння товарів і послуг відповідних торговельних марок; 2) порівняння самих торговельних марок та визначення їх схожості.

При порівнянні самих торговельних марок "USUPSO" і "MINISO" та визначенні їх схожості експерт визначила, що досліджувані знаки є частково схожими за фонетичними ознаками та схожими за графічними ознаками.

Проте, оцінюючи висновок експерта Сопової К.А. від 22.02.2021 №83/1-02/21, судом встановлено, що експертом не було взято до уваги, що "корінь" слів, тобто перші чотири літери з шести є фонетично та візуально абсолютно різні та зчитуються як два різних слова з однаковими закінченнями "SO".

Крім того, експерт дійшла висновку щодо схожості досліджуваних знаків на підставі аналізу способу використання позначення "USUPSO" у складі комбінованого позначення, яке не має правової охорони.

Наведений аналіз не містить належного дослідження питання схожості саме зареєстрованих позначень "USUPSO" і "MINISO", про що правомірно наголошено судом першої інстанції.

Окрім того, слід зазначити, що у другому та третьому питаннях експерт аналізує чи є використання позначення "USUPSO" у складі комбінованого позначення шляхом розміщення його на червоному квадраті, що не має правової охорони, схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "" за свідоцтвом України №240288.

Однак, слід зазначити, що неправомірний в даному випадку спосіб використання зареєстрованої торговельної марки її власником не є підставою згідно статті 19 Закону для визнання свідоцтва України №289929 недійсним.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими доказами.

При цьому, згідно зі ст.ст. 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до частин першої та другої статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За ч. 1 ст. 78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Разом з тим, суд враховує, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.02.2020 зі справи №910/21067/17.

Відтак, суд першої інстанції повністю виконав вимоги статті 104 ГПК України щодо вмотивованого відхилення судом висновку експерта та правомірно не прийняв його у якості належного доказу по справі з метою мотивування рішення суду, оскільки він не містить інформації, що входить до предмету доказування у даній справі.

Колегія суддів також не вбачає підстав для прийняття у якості належного та допустимого доказу по справі наявного в матеріалах справи Звіту Центру соціальних технологій "Соціополіс" про соціологічне опитування "Оцінка споживачами ступеню схожості та ймовірності сплутування торговельних марок MINISO та USUPSO", проведеного у період з 14.12.2020 по 23.12.2020.

Так, згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно матеріалів справи, датою подання заявки №m201805115 на реєстрацію знака є 01.03.2018, а тому відповідність заявленого позначення умовам правової охорони перевіряється на вказану дату.

Отже, результати проведеного в кінці 2020 року опитування серед споживачів в даному випадку не можуть підтверджувати обставини початку 2018 року через відсутність у даному дослідженні ретроспективної ознаки.

Таким чином, апеляційний господарський суд погоджується з висновками суду першої інстанції та зазначає, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами обставин тотожності знаків позивача та відповідача, торговельні марки "USUPSO" і "MINISO" є абсолютно різними, жодних підстав вважати їх схожими немає, а відтак відсутні підстави для визнання недійсним свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO" та заборони Дунгуань здійснювати будь-яке використання позначення "USUPSO".

Посилання скаржника на те, що ані відповідачі, ані треті особи не висловлювали жодних заперечень щодо висновку експерта, то такі твердження не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки відповідач-1 та третя особа на стороні відповідача висловлювали відповідні заперечення, зокрема в тій частині, що правова охорона за свідоцтвом України №289929 була надана саме словесному позначенню, проте експертом досліджувалось інше позначення, а саме комбіноване позначення, правова охорона якому не надавалась.

Стосовно тверджень апелянта про те, що суд першої інстанції перебрав на себе функції експерта, які не мав перебирати, колегія суддів зазначає, що матеріали справи містять Висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений на замовлення позивача, тому твердження про те, що суд встановив обставини справи без застосування спеціальних знань (без допомоги експертного дослідження), перебравши на себе функції експерта, не відповідає дійсності.

Як було зазначено вище, за приписами статті 104 ГПК України суд має справо відхилити висновок експерта за єдиної умови - таке відхилення має бути вмотивовано, що судом першої інстанції і було зроблено у повній мірі, належним чином обґрунтувавши та зазначивши, чому він не може вважатися належним та вірогідним доказом, який містить інформацію щодо предмета доказування у розумінні статей 76 та 79 ГПК України; процесуальний закон у статті 104 ГПК України містить чітке положення про те, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу, що було в повній мірі реалізовано судом.

Посилання скаржника на порушення судом першої інстанції норм процесуального права, оскільки не призначено судову експертизу за власною ініціативою колегією суддів також відхиляються, оскільки призначення судом з власної ініціативи судової експертизи є правом суду, а не обов`язком.

Окрім цього таке право може бути реалізовано судом за сукупності двох умов, передбачених частиною 1 статті 99 ГПК України:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів,

Як вбачається з матеріалів справи, необхідна сукупність двох зазначених частиною 1 статті 99 ГПК України умов призначення судової експертизи у справі відсутня, оскільки у справі є лише один висновок експерта, наданий стороною, та відсутній інший суперечливий йому висновок.

Таким чином, оскільки суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для визнання недійсним свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO" та заборони Дунгуань здійснювати будь-яке використання позначення "USUPSO", то і похідні вимоги щодо зобов`язання ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO" стосовно всіх вказаних у свідоцтві товарів МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", також не підлягають задоволенню.

З приводу вимоги про заборону Дунгуань здійснювати будь-яке використання позначення "", то матеріали справи не містять жодних доказів виконання саме Дунгуань наведеного позначення, а тому колегією суддів також відхиляються.

В силу положень процесуального законодавства та численної практики Верховного Суду судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Крім того, відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права. За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі "Хаджинастасиу проти Греції", національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію; у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Кузнєцов та інші проти російської федерації" зазначено, що ще одним завданням вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи "Серявін та інші проти України", "Проніна проти України").

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Трофимчук проти України" зазначив, що, хоча п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Таким чином, судом апеляційної інстанції в повній мірі досліджено та надано оцінку всім наявним у справі доказам та обставинам справи, а доводи скаржника щодо неправильного застосування судом норм процесуального права і неповноти з`ясування обставин, що мають значення для справи, не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку.

Інші доводи скаржника судом апеляційної інстанції відхиляються як такі, що не впливають на суть прийнятого судового рішення і не потребують детальної відповіді з огляду на прийняте судом рішення у справі.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними, недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного судового рішення не вбачається.

Відповідно до ст. 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до положень п.2 ч.1 ст.129 ГПК України, у спорах, що виникають з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки апеляційним судом не встановлено підстав для задоволення апеляційної скарги Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) та скасування рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 року у даній справі, така апеляційна скарга залишається без задоволення, а оскаржувана ухвала суду першої інстанції - без змін. Судові витрати, пов`язані із розглядом справи в суді апеляційної інстанції, згідно ст.129 ГПК України, покладаються на скаржника.

Керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) на рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 року у справі №910/4724/21 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 року у справі №910/4724/21 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

4. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 09.12.2024 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді В.О. Пантелієнко

М.Л. Доманська