РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30.07.2024Справа № 910/16187/23

Господарський суд міста Києва у складі:

Судді - Бондаренко-Легких Г. П.

за участю секретаря - Данилюк М. Д.

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи №910/16187/23

За позовом Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38)

До 1) Акціонерного товариства «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» (04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 16)

2) Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1)

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Тернофарма» (46010,м. Тернопіль, вул. Фабрична, буд. 4)

4) Міністерство охорони здоров`я України (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7)

про захист прав інтелектуальної власності

За участі представників сторін:

Від позивача: Дитинюк Я. Л., адвокат, дов. б/н від 06.02.2024;

Від відповідача-1,3: Барсученко О. В., адвокат, ордер АІ № 1498368 від 21.11.2023;

Від відповідача-2: Козелецька Н. О., самопредставництво, трудовий договір б/н від 13.12.2022;

Від відповідача-4: не прибув;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

17.10.2023 року Приватне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод» (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» (відповідач-1) та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Тернофарм" (відповідач-3) та Міністерство охорони здоров`я України (відповідач-4), в якому просить суд:

- визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ", яке належить Акціонерному товариству «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» (відповідач-1);

- зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (ідентифікаційний код 44673629; вул. Годзенка Дмитра, будинок 1) (відповідач-2) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ" та повідомити про це у офіційному електронному бюлетені НОІВ.

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Тернофарм" (ідентифікаційний код 35414585; 46010, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Фабрична, будинок 4) (відповідач-3) використовувати всіма можливими способами позначення "ВЕНОРМ" стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у Свідоцтві України № 230665 від 28.08.2017 на знак для товарів і послуг НОРМОВЕН.

- визнати недійсним Наказ Міністерства охорони здоров`я України (відповідач-4) №1128 від 13.05.2020 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунологічних препаратів), в тому числі лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), та внесення змін до реєстраційних матеріалів» в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу з торговельним найменуванням "ВЕНОРМ" (реєстраційне посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2020).

- зобов`язати Міністерство охорони здоров`я України (відповідач-4) припинити дію реєстраційного посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2020 на лікарський засіб «ВЕНОРМ», заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернофарм" (ідентифікаційний код 35414585; 46010, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Фабрична, будинок 4).

18.10.2023 року, після подання позовної заяви, позивач подав заяву про забезпечення позову, в якій просить суд вжити заходи забезпечення позову у спосіб:

- до набрання законної сили рішення суду у господарській справі № 910/16187/23 заборонити Акціонерному товариству «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» (ідентифікаційний код 43643478; 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 16) передавати у будь-який спосіб повністю або частково іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку "ВЕНОРМ" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 263229 від 12.08.2019, або відмовлятися від зазначеного свідоцтва України повністю або частково;

- до набрання законної сили рішення суду у господарській справі № 910/16187/23 заборонити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (ідентифікаційний код 44673629; 01601, місто Київ, вул. Годзенка Дмитра, будинок 1) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно передання Акціонерним товариством «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» виключних майнових права інтелектуальної власності на торговельну марку "ВЕНОРМ" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 263229 від 12.08.2019 третім особам або про відмову Акціонерного товариства «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» від Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 263229 від 12.08.2019 на торговельну марку "ВЕНОРМ" та повідомляти про це у офіційному електронному бюлетені НОІВ.

20.10.2023 суд ухвалою задовольнив заяву позивача та вжив заходи забезпечення позову шляхом:

1) заборони Акціонерному товариству «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» (ідентифікаційний код 43643478; 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 16) передавати у будь-який спосіб повністю або частково іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку "ВЕНОРМ" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 263229 від 12.08.2019, або відмовлятися від зазначеного свідоцтва України повністю або частково;

2) заборонити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (ідентифікаційний код 44673629; 01601, місто Київ, вул. Годзенка Дмитра, будинок 1) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно передання Акціонерним товариством «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» виключних майнових права інтелектуальної власності на торговельну марку "ВЕНОРМ" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 263229 від 12.08.2019 третім особам або про відмову Акціонерного товариства «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» від Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 263229 від 12.08.2019 на торговельну марку "ВЕНОРМ" та повідомляти про це у офіційному електронному бюлетені НОІВ.

31.10.2023 суд ухвалою відкрив провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначив на 21.11.2023, зобов`язав позивача не пізніше дати призначеного судового засідання подати до суду додаткові письмові пояснення щодо клопотання про призначення судової експертизи, яке заявлене у позові, зокрема, щодо неможливості отримання висновку експерта самостійно.

15.11.2023 до суду від відповідача-1 надійшов відзив, в якому відповідач-1 клопоче про застосування строків позовної давності.

16.11.2023 до суду від відповідача-3 надійшов відзив, в якому відповідач-3 також клопоче про застосування строків позовної давності.

17.11.2023 до суду від відповідача-4 надійшов відзив.

18.11.2023 до суду від позивача надійшла заява про зміну предмета позову разом із позовною заявою в новій редакції, в якій позивач просить суд:

- визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ";

- зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (ідентифікаційний код 44673629; вул. Годзенка Дмитра, будинок 1) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг ВЕНОРМ та повідомити про це у офіційному електронному бюлетені НОІВ.

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Тернофарм" (ідентифікаційний код 35414585; 46010, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Фабрична, будинок 4) - використовувати всіма можливими способами позначення "ВЕНОРМ" стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у Свідоцтві України № 230665 від 28.08.2017 на знак для товарів і послуг НОРМОВЕН.

- визнати недійсним Наказ Міністерства охорони здоров`я України №1128 від 13.05.2020 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунологічних препаратів), в тому числі лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), та внесення змін до реєстраційних матеріалів» в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу з торговельним найменуванням «ВЕНОРМ» (реєстраційне посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2020).

- зобов`язати Міністерство охорони здоров`я України припинити дію реєстраційного посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2020 на лікарський засіб «ВЕНОРМ», заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернофарм" (ідентифікаційний код 35414585; 46010, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Фабрична, будинок 4).

У судовому засіданні 21.11.2023 суд на місці ухвалив: (1) зобов`язати відповідача-1 на наступне судове засідання надати належним чином засвідчену копію договору про надання правової допомоги на підставі якого був виписаний ордер, (2) задовольнити заяву позивача про зміну предмета позову, (3) установити строк сторонам для подачі заяв по суті до 16.01.2024, (4) оголосити перерву у підготовчому судовому засіданні до 16.01.2024.

30.11.2023 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1 .

01.12.2023 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-3.

11.01.2024 до суду від відповідача-1 надійшли доповнення до відзиву.

11.01.2024 до суду від відповідача-3 надійшли доповнення до відзиву.

15.01.2024 до суду від позивача надійшли заяви про поновлення процесуального строку на подання доказів та про долучення до матеріалів справи доказів (висновки експертів, докази понесення судових витрат).

16.01.2024 до суду від відповідача-3 надійшов супровідний лист з додатком.

У судовому засіданні 16.01.2024 суд на місці ухвалив: (1) долучити до матеріалів справи докази подані позивачем, (2) залишити заяви позивача про поновлення строку для подання доказів без розгляду, оскільки, позивач подав відповідні докази у строк встановлений судом, (3) відкласти підготовче судове засідання на 02.04.2024.

13.02.2024 до суду від відповідача-4 надійшло клопотання про долучення доказів.

20.02.2024 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи (висновку експерта).

29.02.2024 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи (висновок експерта).

21.03.2024 до суду від позивача надійшли додаткові пояснення до висновків експертів, що наявні у матеріалах справи.

02.04.2024 до суду від відповідача-2 надійшли письмові пояснення на висновки експертів.

02.04.2024 до суду надійшли спільні письмові пояснення відповідача-1 та відповідача-3 щодо висновків експертів, які наявні в матеріалах справи.

У судовому засіданні 02.04.2024 суд на місці ухвалив: (1) задовольнити усне клопотання позивача про залишення клопотання позивача, що викладене у позовній заяві про призначення судової експертизи - без розгляду, (2) закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті на 14.05.2024.

У судовому засіданні 14.05.2024 суд на місці ухвалив відкласти судове засідання на 23.05.2024.

У судовому засіданні 23.05.2024 суд на місці ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні на 16.07.2024.

27.05.2024 до суду від відповідача-4 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

У судовому засіданні 16.07.2024 суд на місці ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні по суті до 30.07.2024.

18.07.2024 до суду від відповідача-1 надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

У судове засідання 30.07.2024 прибули представники позивача, відповідача-1, 2, 3. Заслухавши виступ у судових дебатах представників сторін, що прибули у судове засідання, які підтримали власні правові позиції, що викладені у заявах по суті справи, Суд -

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини, що стали підставою спору (підстави позову).

Приватне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод» є власником прав інтелектуальної власності на торговельну марку «НОРМОВЕН» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №230665 від 28.08.2017 (заявка №m201601942 від 05.02.2016), що зареєстрована для товарів 05 класу МКТП: Фармацевтичні препарати; ліки для людини; лікарські засоби для лікування хронічної венозної недостатності; ангіопротектори; капіляростабілізуючі засоби; біофлавоноїди на фармацевтичні потреби; дієтичні добавки для людей; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); поживні (харчові) добавки; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; вітамінні препарати; лікувальні чаї, напої, настої і настоянки; лікарський чай для худнення; лініменти (рідкі мазі); льодяники лікувальні; магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби.

Позивач використовує торговельну марку для виробництва лікарських засобів за торгівельним найменуванням «НОРМОВЕН» понад 17 років (реєстраційне посвідчення №UA/4475/01/01 від 26.04.2006, від 02.11.2010, від 23.09.2015, від 10.02.2020). Також, позивач стверджує, що у 2022 році розширив власну лінійку препаратів торговельної марки «НОРМОВЕН», зареєструвавши лікарський засіб «НОРМОВЕН 1000» (реєстраційне посвідчення №UA/19787/01/01 від 19.12.2022).

Втім, 14.09.2023 представник позивача виявив у продажу на території України і закупив лікарський засіб під торгівельним найменуванням «ВЕНОРМ» (реєстраційне посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2022).

У маркуванні лікарського засобу «ВЕНОРМ» використано належну Акціонерному товариству «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» (надалі - АТ «КЗКІФ «Оброк», відповідач-1) торговельну марку «ВЕНОРМ» за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 (заявка №m20172247 від 12.10.2017), що зареєстрована для товарів 05 класу МКТП: Амінокислоти на медичні потреби; антибіотики; бактерицидні засоби; бальзами на медичні потреби; бинти для перев`язування; еліксири (фармацевтичні препарати); анестетики; імуностимулятори на медичні потреби; капсули для ліків; ліки для людей; лікувальні напої (мікстури); лікувальні настої; лініменти; цукерки на медичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; препарати з мікроелементами для людей або тварин; настоянки на медичні потреби; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; послаблювальні засоби; проносні препарати; жарознижувальні засоби; антисептики; проти паразитарні препарати; сиропи на фармацевтичні потреби; снодійні засоби; сульфаміди (ліки); таблетки на фармацевтичні потреби; трав`яні чаї на медичні потреби; фармацевтичні препарати; ензими на медичні потреби; ферменти на фармацевтичні потреби; ензимні препарати на медичні потреби; фунгіциди (протигрибкові препарати); дієтичні харчові продукти, призначені на медичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на медичні потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; цукерки лікувальні; фармацевтичні препарати для догляду за шкірою.

На думку позивача, торговельна марка "ВЕНОРМ" за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 є схожою з торговельною маркою "НОРМОВЕН" за свідоцтвом України №230665 від 28.08.2017, що належить ПрАТ «Київський вітамінний завод», настільки, що її можна сплутати з такою торговельною маркою позивача, яка була зареєстрована раніше.

У зв`язку з вищенаведеним, позивач, керуючись:

- абзацом другим частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 21.05.2015 року - звертається з позовом до відповідача-1 (АТ «КЗКІФ «Оброк»), як до власника спірного свідоцтва України №263229 від 12.08.2019;

- частиною 2 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції чинній на дату подання позову - звертається до відповідача-2 (ДО «УКРНОІВІ»), як до установи, що виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, який веде Держаний реєстр свідоцтв України на торговельні марки;

- абзацом 4-5 пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції чинній на дату подання позову - звертається до відповідача-3 (ТОВ «Тернофарма»), як до виробника лікарського засобу «ВЕНОРМ»;

- звертається до відповідача-4 (Міністерства охорони здоров`я), як до суб`єкта, який видав спірний наказ від 13.05.2020 №1128 про реєстрацію лікарського засобу «ВЕНОРМ»;

2. Предмет позову.

Предметом позову є матеріально-правові вимоги позивача до відповідачів:

- визнати недійсним повністю Свідоцтво України №263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ" (до відповідача-1);

- зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (ідентифікаційний код 44673629; вул. Годзенка Дмитра, будинок 1) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України №263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг ВЕНОРМ та повідомити про це у офіційному електронному бюлетені НОІВ (до відповідача-2);

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Тернофарм" (ідентифікаційний код 35414585; 46010, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Фабрична, будинок 4) - використовувати всіма можливими способами позначення "ВЕНОРМ" стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у Свідоцтві України № 230665 від 28.08.2017 на знак для товарів і послуг НОРМОВЕН (до відповідача-3);

- визнати недійсним Наказ Міністерства охорони здоров`я України №1128 від 13.05.2020 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунологічних препаратів), в тому числі лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), та внесення змін до реєстраційних матеріалів» в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу з торговельним найменуванням «ВЕНОРМ» (реєстраційне посвідчення № UA/18081/01/01 від 13.05.2020) (до відповідача-4);

- зобов`язати Міністерство охорони здоров`я України припинити дію реєстраційного посвідчення № UA/18081/01/01 від 13.05.2020 на лікарський засіб «ВЕНОРМ», заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернофарм" (ідентифікаційний код 35414585; 46010, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Фабрична, будинок 4) (до відповідача-4);

3. Доводи позивача щодо суті позовних вимог.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельна марка "ВЕНОРМ" за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019, що належить відповідачу-1, та позначення за якою використовується відповідачем-3 при маркуванні власного товару, не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацом п`ятим частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та абзацом другим частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції на момент подання заявки №m201722747 від 12.10.2017.

Зокрема, на думку позивача, позначення «ВЕНОРМ» є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельною маркою «НОРМОВЕН» згідно свідоцтва України №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованою на ім`я позивача для таких самих і споріднених товарів (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), а торговельна марка (знак) «ВЕНОРМ» є схожою з торговельною маркою (знаком) "НОРМОВЕН" за свідоцтвом України № 230665 від 28.08.2017, що належить позивачу, настільки, що її можна сплутати з такою торговельною маркою позивача, яка була зареєстрована раніше щодо особи виробника (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ), що підтверджується наступним:

- позначення позивача «НОРМОВЕН», яке належить позивачеві, та відповідача-1 «ВЕНОРМ» зареєстровано для таких самих і споріднених товарів - лікарських засобів, які виробляє як відповідач-3 (виробник ТОВ "Тернофарм"), так і позивач (ПАТ "Київській вітамінний завод"), а саме мають ідентичне призначення, форму випуску, умови та канали збуту, коло споживачів, а також відпускаються без рецепту;

- слово «ВЕНОРМ» є анаграмою «НОРМОВЕН», що зумовлює фонетичну схожість позначень;

- торговельні марки позивача та відповідача-1 є фантазійними, такими, що не мають конкретного значення, і мають фонетичну та графічну схожість, отже, при їх використанні для позначення лікарських засобів, дієтичних добавок, такі торговельні марки можуть викликати у свідомості споживача однакові асоціації від їх сприйняття (як звукового, так і візуального);

- при цьому, позивач зазначає, що назва препарату не відіграє вирішальну роль при їх виборі, оскільки, споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари, споживач сприймає упаковку та не аналізує окреме слово, яке до того ж є анагрмаою.

- висновки експерта, що надані відповідачем-1 є неналежними та недопустимими доказами у розумінні статті 76-77 ГПК України, оскільки, є неповним експертними дослідженнями;

З урахуванням постанови Верховного Суду від 28.05.2020 у справі №910/13119/17 початок перебігу строку давності для звернення до суду з даним позовом розпочався з початком використання спірного позначення на ринку, а саме з 2020 року.

У відповідності до пункту 12 та пункту 19 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, строк позовної давності під час дії карантину продовжувався на строку дії такого карантину, а з початком повномасштабного вторгнення росії на територію України строк позовної давності зупиняється на строк дії воєнного стану. Отже, позивач зазначає, що ним не пропущено строку позовної давності при звернення до суду з даним позовом.

4. Заперечення відповідачів щодо суті позовних вимог.

Відповідач-1 проти задоволення позовних вимог заперечує з наступних підстав:

- позначення «ВЕНОРМ» та «НОРМОВЕН» не мають фонетичної схожості, а також не схожі семантично та графічно, або іншим чином та не асоціюється з позначенням «НОРМОВЕН» і у споживача не виникає жодних асоціацій, що можуть ввести в оману щодо виробника лікарського засобу;

- так само жодна з упаковок лікарського засобу «ВЕНОРМ» виробництва ТОВ «Тернофарм» не викликає асоціацій з торговельною маркою позивача «НОРМОВЕН» або виробником ПрАТ «Київський вітамінний завод», оскільки, відповідач-3 (ТОВ «Тернофарм») на даний момент використовує іншу упаковку лікарського засобу (в матеріалах справи наявна упаковка, яка раніше використовувалась при виробництві лікарського засобу "Венорм" (біло зелена з двома лініями червоного та синього кольорів) та зразки упаковки, що були змінені, які мають біло-синьо-червоне забарвлення);

- за таких обставин, торговельна марка «ВЕНОРМ» за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 була зареєстрована у відповідності до норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів у послуг»;

- позивач знав про реєстрацію позначення «ВЕНОРМ» з 13.05.2020 - з моменту реєстрації лікарського засобу МОЗ України і мав можливість звернутись до суду з позовом за захистом своїх прав, починаючи з 12.08.2019 до 12.08.2022 (з урахуванням загального строку позовної давності). Отже, позивачем подано даний позов у жовтні 2023 року з пропуском строку позовної давності, у зв`язку з чим у задоволенні позову слід відмовити;

- висновки експертів, що надані позивачем не можуть вважатись обґрунтованими та об`єктивними.

Відповідач-2 не подав суду відзиву у строк, визначений ухвалою суду від 31.10.2023, натомість, у своїх письмових поясненнях (зареєстровані 02.04.2024 року судом) щодо висновків експертів, зазначив, що висновки експертів, що надані позивачем (Висновок експертизи № 47/11-20223 від 13.12.2023 ( експертиз Мінченко Н.В. та Дорошенко О.Ф.) та Висновок експертизи СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 ( експерт Голова І.Г) не можуть вважатись належними, достовірними та допустимими доказами, проте висновки експертів, що надані відповідачем-1 (висновок від 30.01.2024 року за № 02-01/2024 та висновок № 02-02/2024 (експерт Андреєва А.В.) є такими. Також відповідач-2 зазначив, що можливість введення в оману споживачів щодо виробника товару за спірним позначенням - виключена.

Відповідач-3 проти задоволення позовних вимог заперечує з аналогічних підстав як і відповідач-1, проте додає, що відповідач-3 використовує упаковку лікарського засобу, про яку вказує позивач у позові лише з липня 2023 року, з 15.05.2020 по липень 2023 відповідач-3 випускав лікарський засіб «ВЕНОРМ» з іншою упаковкою, а з 20.12.2023 відповідачем-3 введена в дію нова упаковка лікарського засобу. Вказані упаковки та упаковки лікарського засобу позивача виконані різними шрифтами, кольорами, що не може вводити в оману споживача щодо виробника товару (упаковки лікарських засобів позивача та три різні упаковки лікарського засобу, що виробляється відповідачем-3 долучені до матеріалів справи).

Відповідач-4 проти задоволення позовних вимог заперечує та зазначає, що Міністерство охорони здоров`я України при видачі наказу від 13.05.2020 №1128 діяло на підставі, в межах повноважень та у спосіб передбачений Конституцією України, Законом України «Про лікарські засоби», а також згідно затверджених порядків, що регламентують процедуру реєстрації лікарських засобів.

5. Оцінка доказів судом та висновки суду.

Спір у справі виник у зв`язку з невідповідністю позначення «ВЕНОРМ» за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019, умовам надання правової охорони визначеним абзацом п`ятим частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та абзацом другим частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції, що діяла на момент подання заявки №m201722747 від 12.10.2017.

Отже, до предмету доказування у даній справі входять наступні обставини:

- можливість внаслідок використання позначення «ВЕНОРМ» на упаковці лікарського засобу «ВЕНОРМ» відповідача-3 ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби «НОРМОВЕН» та «НОРМОВЕН 1000» - позивача (абзац п`ятий частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

- невідповідності позначення відповідача-1 «ВЕНОРМ» умовам надання правової охорони, а саме: схожість настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельною маркою «НОРМОВЕН» згідно свідоцтва України №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованою на ім`я позивача для таких самих і споріднених товарів (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг")

З урахуванням предмету позовних вимог, їх юридичних та фактичних підстав, суд визначає, що суду необхідно надати відповіді на такі ключові питання:

(5.1.) чи наявні підстави для визнання недійсним свідоцтва України №263229 від 12.08.2019 (основна вимога до відповідача-1);

(5.2.) чи наявні підстави для зобов`язання УКРНОІВІ внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (похідна вимога до відповідача-2);

(5.3.) чи наявні підстави для заборони використання позначення ВЕНОРМ (похідна вимога до відповідача-3);

(5.4.) чи наявні підстави для визнання недійсним наказу МОЗ України №1128 від 13.05.2020 та для зобов`язання припинити дію реєстраційного посвідчення №UA/18081.01.01 від 13.05.2020 (похідні вимоги до відповідача-4);

(5.5.) чи сплив строк позовної давності на момент звернення позивача з даним позовом до суду у жовтні 2023;

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, Суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

5.1. Щодо визнання недійсним свідоцтва України №263229 від 12.08.2019 (основна вимога до відповідача-1).

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом (частина 1 статті 418 Цивільного кодексу України).

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (частина 3 статті 418 Цивільного кодексу України).

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини 1 статті 155 Господарського кодексу України та частини 1 статті 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (частина 1 статті 492 Цивільного кодексу України).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Як вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України №263229 від 12.08.2019, власником якого є відповідач-1, заявку на реєстрацію знаків для товарів і послуг «ВЕНОРМ» № m201722747 було подано 12.10.2017.

На дату подання заявки №m201722747 від 12.10.2017 чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 09.04.2015, яка діяла з 21.05.2015.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (частина 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 09.04.2015).

Не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абзац п`ятий частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 09.04.2015).

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 09.04.2015).

Тобто частина 2 та частина 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" фактично визначають три різці підстави, що можуть слугувати у відмові в наданні правової охорони знаку для товарів та послуг (торгівельній марці).

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг (абзац другий пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги (абзац третій пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (абзац п`ятий пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (підпункт "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Судом встановлено, що позивач використовує торговельну марку (знак) «НОРМОВЕН» в своїй господарській діяльності для товарів віднесених до 05 класу МКТП. Відповідач-1 та відповідач-3 в своїй господарській діяльності використовують торговельну марку (знак) «ВЕНОРМ» також для товарів віднесених до 05 класу МКТП (при цьому, власником свідоцтва на торгівельну марку "ВЕНОРМ" є відповідач-1).

Вирішуючи спори, пов`язані із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення в зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарський суд, якщо схожість не має очевидного характеру, може призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (постанова Верховного Суду від 13.08.2019 у справі № 910/6920/17; аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного Суду від 06.02.2020 № 910/2503/18).

У розумінні частини 3 статті 98 та частини 1 статті 101 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта може бути наданий також на замовлення учасника справи.

В матеріали справи сторонами у порядку статті 98, 101 Господарського процесуального кодексу України надані висновки експертів, складені на замовлення учасників справи, а саме:

- Висновок експертів Дорошенка О. Ф. та Мінченко Н. В. №47/11-2023 від 13.12.2023 за результатам проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності (том 2, а.с. 111- 128) (надалі - Висновок експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 або Висновок № 1), та Висновок експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Голови І. Г. №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 (том 2, а.с. 129-143) (надалі - Висновок експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 або Висновок № 2), що надані позивачем та складені на його замовлення;

- Висновок експерта Андрєєвої А. В. №02-01/2024 від 30.01.2024 (том 2, а.с. 224-272) (надалі - Висновок експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 або Висновок № 3) та Висновок експерта Андрєєвої А. В. №02-02/2024 від 29.02.2024 (том 3, а.с. 5-31) (надалі - Висновок експерта №02-02/2024 від 29.02.2024 або Висновок № 4) за результатами проведення дослідження об`єктів інтелектуальної власності, що надані відповідачем-1 та складені на його замовлення.

Відповідно до Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 (том 2, а.с. 111- 128), експерти Дорошенко О. Ф. та Мінченко Н. В. дійшли наступних висновків:

1. Позначення ВЕНОРМ за заявкою №m201722747, зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом України №263229, станом на дату подання заявки №m201722747 від 12.10.2017 та станом на дату подання позовної заяви (17.10.2023) було та є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати, з торговельною маркою за свідоцтвом України №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованого на ім`я АТ «Київський вітамінний завод» для тих самих і споріднених товарів.

2. Позначення за заявкою №m201722747 від 12.10.2017, зареєстроване у якості торговельної марки за свідоцтвом України №263229, використане на упаковці лікарського засобу «ВЕНОРМ» виробництва ТОВ «Тернофарм», є таким, що внаслідок такого його використання воно може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари - лікарські засоби «НОРМОВЕН» (реєстраційне посвідчення №UA/4475/01/01 від 21.09.2020) та «НОРМОВЕН 1000» (реєстраційне посвідчення №UA/19787/01/01 від 15.12.2022), - АТ «Київський вітамінний завод».

Відповідно до Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 (том 2, а.с. 129-143) експерт Голова І. Г. дійшла наступних висновків:

1. Станом на дату подання заявки №m201722747 від 12.10.2017 та станом на дату подання позовної заяви (17.10.2023) позначення ВЕНОРМ є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельною маркою НОРМОВЕН за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованого на ім`я АТ «Київський вітамінний завод» для тих самих і споріднених товарів 05 класу, перелік яких наведено у таблиці 1 дослідницької частини висновку.

2. Позначення ВЕНОРМ за заявкою №m201722747 від 12.10.2017, використане на упаковці лікарського засобу «ВЕНОРМ» ТОВ «Тернофарм», є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари - лікарські засоби «НОРМОВЕН» (реєстраційне посвідчення №UA/4475/01/01 від 21.09.2020) та «НОРМОВЕН 1000») (реєстраційне посвідчення №UA/19787/01/01 від 15.12.2022), - АТ «Київський вітамінний завод».

Отже, експерти Дорошенко О. Ф. , Мінченко Н. В. та Голова І. Г дійшли до однакових по своїй суті висновків.

Натомість, відповідно до Висновку експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 (том 2, а.с. 224-272), експерт Андрєєва А. В. дійшла наступних висновків:

1. Товари 05 класу МКТП за Свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 на торговельну марку «ВЕНОРМ», є такими самими або спорідненими із товарами 05 класу МКТП, щодо яких зареєстрована торговельна марка «НОРМОВЕН» згідно Свідоцтва України на знак для товарів і послуг « 230665 від 28.08.2017.

2. Торговельна марка «ВЕНОРМ» за Свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 за заявкою №m201722747 від 12.10.2017 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «НОРМОВЕН» згідно Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованою на ім`я АТ «Київський вітамінний завод» для таких самих і споріднених товарів.

Відповідно до Висновку експерта №02-02/2024 від 29.02.2024 (том 3, а.с. 5-31), експерт Андрєєва А. В. дійшла наступного висновку:

1. Знак для товарів і послуг «ВЕНОРМ» за Свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 (заявка №m201722747 від 12.10.2017), який заснований на зображеннях лицьових сторін упакувань лікарського засобу «ВЕНОРМ» виробництва ТОВ «Тернофарм» (упакування №1 та упакування №2) не є таким, що внаслідок його використання в такому вигляді може ввести в оману споживача щодо особи АТ «Київський вітамінний завод», яке виробляє товари - лікарські засоби «НОРМОВЕН» та «НОРМОВЕН 1000».

Отже, експерт Андрєєва А. В. прийшла до протилежних висновків, аніж експерти Дорошенко О. Ф., Мінченко Н. В. та Голова І. Г.

Оцінюючи Висновок експертів №47/11-2023 від 13.12.2023, Висновок експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023, що надані позивачем та Висновки експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024, що надані відповідачем-1, суд врахував такі обставини.

У висновках зазначено, що експерти обізнані про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також те, що висновки експертів підготовлені для подання до господарського суду в якості доказу при розгляді господарської справи №910/16187/23.

Досліджувані знаки для товарів і послуг є словесними і відповідно визначення їх схожості необхідно проводити за правилами визначення схожості словесних позначень.

Загальні підходи до встановлення схожості чи тотожності позначень визначені в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116, в редакції чинній станом на дату подання заявки (надалі - Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг).

Згідно з п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг - до позначень, що є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг - позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

провести пошук тотожних або схожих позначень;

визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг - при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до п. 4.3.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг - словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Суд констатує, що торговельна марка (знак) «ВЕНОРМ» та торговельна марка (знак) «НОРМОВЕН» є словесними.

У Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023, експертами було встановлено, що однорідні та споріднені товари 05 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 (заявка №m201722747 від 12.10.2017) «ВЕНОРМ», є тими самими та спорідненими із товарами 05 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «НОРМОВЕН» за свідоцтвом України №230665 від 28.08.2017.

У Висновках експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024, експертом було встановлено, що досліджувана торговельна марка «ВЕНОРМ» та торговельна марка «НОРМОВЕН» призначені для позначення товарів 05 класу МКТП, зокрема, товарів «Фармацевтичні препарати; ліки для людини». Таким чином, досліджувані торговельні марки застосовуються для маркування товарів 05 класу МКТП, які є такими самими, а саме товарів «Фармацевтичні препарати; ліки для людини». Тобто, фактично експерт Андрєєва А. В. проводила дослідження тотожності та спорідненості лише окремих товарів 05 класу МКТП за якими зареєстровані торговельні марки (знаки).

У Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023, зазначено, що порівнюванні позначення «ВЕНОРМ» та «НОРМОВЕН» мають у своєму складі співпадаючі звукосполучення [норм] та [вен] та не дивлячись на розбіжність у їх розташуванні все ж порівнюванні позначення є схожими за вимовою. У Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 зазначено, що об`єкт дослідження «ВЕНОРМ» є анаграмою об`єкта дослідження «НОРМОВЕН» (переставлення літер у слові, завдяки чому утворюється нове значення, прочитуване у зворотному напрямку), та досліджувані об`єкти є фонетично схожими.

Отже, у Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 експерти дійшли висновків про те, що досліджувані об`єкти є фонетично схожими.

Натомість, у Висновках експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024 встановлено відсутність фонетичної схожості порівнюваних торговельних марок (знаків). Зокрема, експерт прийшов до висновків, що порівнювані об`єкти хоч і збігаються за наявністю у їх складовій літеросполучення [норм], проте ці частини різняться за вимовою, оскільки у складі торговельної марки «НОРМОВЕН» звук [о] наголошений, а у складі торговельної марки «ВЕНОРМ» звук [о] ненаголошений. Щодо звукосполучення [вен] експерт описав власні дослідження, проте кінцевого висновку щодо його використання у двох порівнюваних торговельних марках не навів.

З приводу власне самої фонетичної (не)схожості, з урахуванням сталої та послідовної правової позиції Верховного Суду, викладеної зокрема, у постановах від 20.02.2018 у справі № 922/3136/16, від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16, від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17, суд враховує, що при порівнянні протиставленої торговельної марки (знаку) «ВЕНОРМ» та раніше зареєстрованої торговельної марки (знаку) «НОРМОВЕН» їх фонетична (не) схожість є менш важливим фактором, оскільки, під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари; споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово.

У Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 зазначено, що порівнювані торговельні марки (знаки) є схожими за візуальними (графічними) ознаками. У Висновках експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024 зазначено про наявність схожості досліджуваних об`єктів у їх домінуючих елементах за графічними (візуальними) ознаками. Проте, на думку, експерта, словесна торговельна марка позбавлена відмітних графічних ознак. Таким чином, все ж таки за усіма висновками експертів порівнювані позначення є схожими за графічними (візуальними) ознаками.

У Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023, експерти зазначили, що досліджувані торговельні марки хоч і є фантазійними, втім, за рахунок використання у своєму складі однакових значущих морфем «норм» та «вен», утворених від тих самих слів «норма» та «вена», мають однакове смислове значення та викликають однакові асоціації від їх сприйняття у фармацевтиці. Тому, при їх використанні для позначення лікарських засобів, які мають схожі фармакологічні властивості, торговельні марки (знаки) можуть викликати у свідомості споживача однакові асоціації від їх сприйняття (в тому числі у зв`язку із специфікою назв лікарських засобів). Отже, за висновком експертів порівнювані знаки є також схожими за смисловими (семантичними) ознаками.

У Висновках експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024 щодо семантичних ознак, експерт зазначив, що обидві лексеми «нормовен» та «венорм» мають спільну ознаку - належать до складних (за будовою) слів, проте побудовані за різними методами: «нормовен» - методом основоскладання «норма» і «вена», які поєднані сполучним голосним ненаголошеним звуком [о]; «венорм» - шляхом використання моделі накладання слів «норма» і «вена», що не є анаграмою.

Суд зазначає, що у всіх чотирьох висновках експерти констатували, що досліджувані торговельні марки (знаки) не містять у словниках, не мають словникового тлумачення, отже є вигаданими, фантазійними, тобто такими, що не мають конкретного значення.

Проте, суд враховує, що зазвичай, назви лікарських засобів в силу їх особливостей несуть інформацію про властивості і переваги препаратів, що не враховано у Висновках експерта №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024.

Враховуючи, що порівнювані торговельні марки зареєстровані для товарів 05 класу МКТП, існує висока вірогідність того, що морфеми «вен» та «норм», які входять до складу цих знаків - покликані викликати асоціації із фармацевтичними властивостями цих товарів.

Отже, побудова слів «НОРМОВЕН» та «ВЕНОРМ» різними методами саме по собі на спростовує їх утворення за допомогою одних і тих самих слів «норма» та «вена», що є більш зрозумілим пересічному споживачу, мають певне значення (тлумачення) у фармацевтиці, через що набувають певного семантичного значення.

Саме тому, у Висновку експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновку експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023, на переконання суду, експерти прийшли більш обґрунтованого висновку про те, що як позначення «НОРМОВЕН», так і позначення «ВЕНОРМ» у свідомості пересічного споживача створює образ певних споживчих (лікувальних) властивостей цього препарату, шляхом поєднання смислового значення двох слів, які його утворюють, а саме, викликає асоціацію, пов`язану з приведенням вен людини у нормальний стан (норму) за допомого лікування цим препаратом.

Отже, судом приймається, що порівнювані знаки є також схожими за смисловими (семантичними) ознаками.

Висновки експертів мають оцінюватись судом з урахуванням обставин справи з погляду споживача (пересічного або обізнаного), оскільки, сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні, що узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною у пункті 53 постанови від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16.

Суд також враховує правову позицію викладену у пунктах 55-56 зазначеної постанови Верховного Суду від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16, згідно з якою схожість до ступеня змішування базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість. Під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово.

Таким чином, оскільки, суди повинні оцінювати висновки експертиз з точки зору пересічного споживача, суд вважає, що в даному випадку також важливим є дослідження обставин фактичного використання знаку з урахуванням упаковки.

На дослідження експертам Дорошенку О. Ф. , Мінченко Н. В. та Голові І. Г. позивачем було надано для порівняння чотири упаковки лікарських засобів «НОРМОВЕН», «НОРМОВЕН 1000» виробництва АТ «Лікарський вітамінний завод», та «ВЕНОРМ» виробництва ТОВ «Тернофарм», дослідивши які, експерти встановили, що лікарські засоби випускаються у схожих упаковках (кольорове оформлення), що додатково сприяє введенню споживачів в оману відносно виробника товару.

Таким чином, при встановленні обставин використання торговельної марки відповідача-1, як такої яка може ввести в оману щодо її виробника та схожості її до ступеня сплутування з торговельною маркою позивача, судовими експертами Дорошенком О. Ф., Мінченко Н. В. (Висновок експертів №47/11-2023 від 13.12.2023), Головою І. Г. (Висновок експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ) досліджувались спорідненість (однорідність) товарів; схожість досліджуваних позначень; звукові (фонетичні) ознаки; семантичні (смислові) ознаки; графічні (візуальні) ознаки, а також питання щодо можливості сплутування споживачем товарів різних виробників з урахуванням їх упаковки.

Натомість, експерт Андрєєвої А. В. у своєму Висновку експерта №02-02/2024 від 29.02.2024 зазначила, що при проведенні досліджень порівняння упакувань лікарського засобу «ВЕНОРМ» з упакуванням лікарських засобів «НОРМОВЕН» та «НОРМОВЕН 1000» не проводилось, оскільки, на думку експерта, питання стосується лише торговельної марки «ВЕНОРМ».

Втім, з огляду на підстави позову, на переконання суду, оцінка схожості упаковок є обов`язковою при вирішенні питання про можливість внаслідок використання позначення ввести в оману споживача щодо виробника такого товару.

Суд констатує, що позивачем було надано суду в якості речових доказів зразки лікарського засобу «НОРМОВЕН» та «НОРМОВЕН 1000» у відповідних упаковках виробництва АТ «Київській вітамінний завод», а також лікарського засобу «ВЕНОРМ» у відповідних упаковках у трьох різних графічних оформленнях виробництва ТОВ «Тернофарм» (використання трьох різних упакувань підтверджується і самим відповідачем-3 у своєму відзиві та доповненнях до відзиву). Оцінивши надані суду упакування лікарських засобів з точки зору пересічного споживача, суд встановив, що такі упакування дійсно є схожими.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи висновки експертів в їх сукупності з точки зору пересічного споживача, суд приймає як належні та допустимі докази - Висновок експертів Дорошенка О.Ф., Мінченко Н. В. №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновок експерта Голови І. Г. №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023, що подані позивачем, як такі, що узгоджуються з іншими матеріалами справи і містять більш змістовні відповіді на порушувані питання. Суд вважає, що за своїми фонетичними, семантичними, графічними ознаками словесні позначення «НОРМОВЕН» та «ВЕНОРМ», що використовуються в якості назв лікарських засобів є схожими і доступними до сплутування пересічним споживачем, оскільки, утворені за рахунок домінуючого складання двох слід «норма» та «вена», а відмінний порядок їх написання не спростовує можливість сплутування, спільного асоціювання зазначених позначень з рахуванням специфіки побудови назв лікарських засобів у фармацевтиці.

Водночас, суд не приймає Висновки експерта Андрєєвої А. В. №02-01/2024 від 30.01.2024 та №02-02/2024 від 29.02.2024, що подані відповідачем-1, як належні та допустимі докази, оскільки, не вважає, що висновки експерта, які викладені у ньому є змістовними та належним чином обґрунтованими. Зокрема, висновки експерта Андрєєвої А. В. не враховують особливості обігу лікарських засобів та складання назв лікарських засобів, а також не містить порівняння упакувань лікарських засобів.

Висновок експертів №47/11-2023 від 13.12.2023 та Висновок експерта №СЕ-19-23/67238-ІВ від 11.12.2023 з більшою вірогідністю підтверджують доводи позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованим на ім`я позивача для таких самих товарів (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Суд також враховує, що як зазначив Верховний Суд у пункті 5.19 постанови від 17.12.2020 у справі №910/9435/19, враховуючи те, що назви фармацевтичних препаратів, які можуть бути зареєстровані як торгівельні марки мають свої особливості реалізації на ринку, зокрема, застосування яких можливе за призначенням лікаря або рекомендацією фахівця, то в даному випадку назва препарату не відіграє вирішальну роль при їх виборі. Саме тому при вирішенні питання щодо встановлення обставин однорідності товарів (лікарських засобів, фармацевтичних препаратів) судам необхідно враховувати також умови та канали збуту, коло споживачів.

Експерти у всіх чотирьох висновках відзначили, що відповідно до Інструкцій для медичного застосування лікарських засобів «НОРМОВЕН», «НОРМОВЕН 1000» та «ВЕНОРМ», останні відносяться до безрецептурних лікарських засобів та мають спільні канали збуту (аптечні мережі, лікувальні заклади, Інтернет), а також ідентичне коло споживачів.

Таким чином, враховуючи, що порівнювані торговельні марки (знаки) зареєстровані для товарів 05 класу МКТП, на переконання суду, існує висока вірогідність того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (торговельною маркою) за свідоцтвом України №230665 від 28.08.2017, раніше зареєстрованим на ім`я позивача для таких самих товарів (абзац другий частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Крім того, суд враховую, що позивач почав раніше виробляти та зареєстрував лікарський засіб "НОРМОВЕН" (з 2006 року) та надав до позовної заяви докази значних вкладень та витрат (додаток № 15, № 17, № 21, № 22, № 23, № 24 тощо), які свідчать про вкладення значних коштів в просування назви лікарського засобу "НОРМОВЕН" на ринку, а також надав докази реалізації в рекламування вказаного лікарського препарату.

В той же час як відповідач-1 як власник свідоцтва на знак для товарів та послуг подав заявку на реєстрацію знаку лише в 2017 року, та відповідач-3 як виробник лікарського засобу зареєстрував лікарський засіб та почав виробництво в 2020 роках, що на переконання суду додатково свідчить про те, що пересічному споживачу торгівельна марка позивача вже була відома, і він міг припускати, що використання схожого словесного позначення також свідчить про виробництво даного товару позивачем.

Слід зауважити, що Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17, від 25.06.2020 у справі №924/233/18).

Відтак, з більшою вірогідністю торговельна марка (знак) відповідача-1 «ВЕНОРМ» за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019, що зареєстрована для товарів 05 класу МКТП не відповідає умовам надання правової охорони, у зв`язку з чим, зазначене свідоцтво підлягає визнанню недійсним на підставі підпункту "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

5.2. Щодо вимоги про зобов`язання УКРНОІВІ внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (похідна вимоги до відповідача-2)

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

16.06.2020 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" за № 703-IX, який набрав чинності 14.10.2020 року (в редакції 05.01.2022), яким було створено національний орган інтелектуальної власності та внесено зміни у відповідні закони, якими регулюються правовідносини в сфері інтелектуальної власності, зокрема і в Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, із наступними змінами), яким регулюються спірні правовідносини у даній справі.

Так, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" було доповнено статтею 2-1 наступного змісту: Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема: приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними НОІВ повідомляє про це у своєму Бюлетені (пункт 2 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки (пункт 3 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 червня 2020 р. №703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Тож, тимчасово функції Національного органу інтелектуальної власності було покладено на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року № 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності", було визначено, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Вказане розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року № 943-р набрало чинності з 08.11.2022 року, отже функції Національного органу інтелектуальної власності, зокрема, і щодо ведення Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки і внесення до Реєстру змін та відомостей, з 08.11.2022 перейшли від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

За таких обставин, враховуючи задоволення основних позовних вимог, похідні вимоги позивача про зобов`язання відповідача-2 внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України №263229 від 12.08.2019 на торговельну марку (знак) «ВЕНОРМ», також є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

5.3. Щодо заборони використання позначення ВЕНОРМ (похідна вимога до відповідача-3).

Використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) (абзац другий пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано (абзац третій пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет (абзац четвертий пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки (абзац п`ятий пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою (абзац четвертий пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

13.10.2020 між АТ «КЗКІФ «Оброк» (відповідач-1) та ТОВ «Тернофарма» (відповідач-3) укладено Ліцензійний договір №6 про передачу прав на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 (том 1, а.с. 164-166).

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Вказана правова позиція викладена у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 29.05.2019 зі справи №910/8180/17, від 04.07.2019 зі справи №910/4947/18 і від 30.11.2023 зі справи №910/10906/22.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (абзац п`ятий пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

На підтвердження факту порушення прав позивача, останнім до матеріалів справи додані упаковки лікарського засобу «ВЕНОРМ» у трьох різних упакуваннях по одному примірнику. На упаковках значиться, що виробником є ТОВ «Тернофарм» (відповідач-3).

Продаж лікарського засобу «ВЕНОРМ» підтверджується також наданим позивачем фіскальним чеком від 14.09.2023 з аптеки (том 1, а.с. 57), а також довідкою №150 від 27.09.2023 наданою ТОВ «Проксіма Рісерч Інтернешнл», що є власником Бази даних системи дослідження фармацевтичного ринку (том 1, а.с. 76-77).

Відповідач-3 у своєму відзиві (надійшов до суду 16.11.2023) та доповненні до відзиву (надійшло до суду 11.01.2024) підтверджує, що саме ТОВ «Тернофарм» є виробником лікарського засобу «ВЕНОРМ» відповідно до реєстраційного посвідчення №UA/18081.01.01 від 13.05.2020 (том 1, а.с. 196-197) та здійснює його продаж.

Отже, наявними в матеріалах справи доказами та самим відповідачем-3 підтверджується факт використання позначення «ВЕНОРМ» в своїй господарській діяльності шляхом маркування товару (упаковки лікарського засобу) та пропонування такого товару до продажу.

Оскільки, судом у пункті 5.1. розділу 5 мотивувальної частини даного рішення визнано, що торговельна марка (знак) «ВЕНОРМ» за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019 на дату подання заявки №m201722747 від 12.10.2017 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацом п`ятим частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та абзацом другим пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», то позовні вимоги позивача до відповідача-3 про заборону використання всіма можливими способами позначення «ВЕНОРМ» стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України №230665 від 28.08.2017 на торговельну марку (знак) «НОРМОВЕН» є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

При цьому, суд звертає увагу на те, що можливість захисту порушеного права позивача шляхом припинення дій, що порушують його права, є такими, що узгоджуються з положеннями статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки фактично є не забороною діяльності, а є лише забороною використання знаків, які призводять до сплутування у діяльності різних осіб.

5.4. Щодо визнання недійсним наказу МОЗ України №1128 від 13.05.2020 та зобов`язання припинити дію реєстраційного посвідчення №UA/18081.01.01 від 13.05.2020 (похідні вимоги до відповідача-4).

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (пункт 1 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси (частина 1 статті 21 Цивільного кодексу України).

Кожний суб`єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб`єктів захищаються шляхом, зокрема, визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб`єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб`єкта господарювання (абзац третій частини 2 статті 20 Господарського кодексу України).

Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом (частина 1 статті 9 Закону України «Про лікарські засоби»).

Державна реєстрація лікарського засобу здійснюється МОЗ на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ (далі - Центр) у визначеному МОЗ порядку (пункт 3 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376).

Виключення лікарського засобу з інформаційного та еталонного фондів Державного реєстру здійснюється у зв`язку із закінченням строку дії його державної реєстрації або на підставі наказу МОЗ України про припинення (скорочення) дії реєстраційного посвідчення (пункт 5 Порядку ведення Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженого наказом МОЗ України від 08.05.2014 №314).

Матеріалами справи підтверджено, що згідно наказу Міністерства охорони здоров`я України від 13.05.2020 №1128 (том 1, а.с. 82) «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунологічних препаратів), в тому числі лікарських засобів для лікування коронавірусної хворобо ти (COVID-19), та внесення змін до реєстраційних матеріалів) було зареєстровано лікарський засіб «ВЕНОРМ» виробництва ТОВ «Тернофарм».

На підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 13.05.2020 №1128 видано реєстраційне посвідчення №UA/18081/01/01 від 13.05.2020 (том 1, а.с. 196-197).

Матеріалами справи підтверджено, що позначення «ВЕНОРМ», яке за висновками суду не відповідало на момент подання заявки умовам правової охорони, використовується відповідачем-3 для випуску лікарського засобу за реєстраційним посвідченням №UA/18081/01/01 від 13.05.2020.

Отже, у даному випадку суд враховує наступне:

- саме наказ Міністерства охорони здоров`я України від 13.05.2020 №1128 (в його оспорюваній частині) і згадане реєстраційне посвідчення були і залишаються необхідними передумовами введення лікарського засобу «ВЕНОРМ» у цивільний оборот, а, отже, і для порушення права інтелектуальної власності позивача;

- формальне дотримання Міністерством охорони здоров`я України існуючої процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над правом власника зареєстрованої торговельної марки забороняти використання позначення та не повинне ставити під сумнів виключний характер прав на таку торговельну марку;

- визнання недійсним, у тому числі частково, акта державного органу (в даному разі Міністерства) не визначається законом як захід відповідальності, а є одним із передбачених законом способів захисту порушених прав та законних інтересів (пункт 10 частини другої статті 16, стаття 21 Цивільного кодексу України).

Вище наведені висновки суду узгоджуються із висновками Верховного Суду викладеними у постанові від 26.02.2019 у справі №910/7661/17.

Статтею 5 ГПК України передбачено захист господарським судом прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, державних та суспільних інтересів у спосіб, визначений, зокрема, законом.

У рішенні Європейського суду з прав людини зі справи "Чагал проти Сполученого королівства" від 15.11.1996 названий Суд зазначив, що норма статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони вирішені в правовій системі тієї чи іншої країни.

Як вказано у статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), Члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності передбачаються іншим законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду; ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар`єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

Отже, суд вважає, що заявлені позивачем до Міністерства охорони здоров`я України (відповідача-4) позовні вимоги відповідають ефективному способу захисту порушених прав позивача, а відтак підлягають задоволенню.

5.5. Щодо строку позовної давності.

Відповідно до ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Відповідач-1 та відповідач-3 стверджують, що з дати публікації відомостей - 12.08.2019 в бюлетені №15/2019 «Промислова власність» про реєстрацію знаку для товарів і послуг «ВЕНОРМ» за свідоцтвом України №263229 від 12.08.2019, позивач дізнався про можливе порушення його прав такою реєстрацією.

Отже, за твердженнями відповідачів-1,3, керуючись статтями 256, 257, 261 ЦК України, починаючи з 12.08.2019 (дата публікації відомостей про реєстрацію спірного знака для товарів і послуг) позивач мав право звернутись до суду з даним позовом у межах трирічного строку позовної давності - до 12.08.2022. Натомість, звернувся до господарського суду лише у жовтні 2023 року, тобто після спливу строку позовної давності.

Верховний Суд у постанові від 28.05.2020 року у справі № 910/13119/17 зазначив, що для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об`єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд. При цьому, суд касаційної інстанції виходив з того, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду з позовами щодо визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку.

З урахуванням викладеного, суд погоджується із твердженнями позивача, що строк позовної давності має відліковуватись, починаючи з дати виникнення конфлікту на ринку між учасниками спору, а відповідно і конкуренції двох торгівельних позначень, а саме з дати початку використання спірного позначення як відповіадчем-1, так і відповідачем-3.

Згідно даних обсягів роздрібних продажів на території України лікарських засобів, що випускаються під торговельними марками «НОРМОВЕН» та «ВЕНОРМ» у грошовому та натуральному (кількісному) вираженні сумарно по роках з 01.06.2020 по 31.07.2023, наведених у довідці ТОВ «Проксіма Рісерч Інтернешнл» вих. №150 від 27.09.2023 (том 1, а.с. 76-77), за період 2020, 2021, 2022, 2023 років позивачем під торговельною маркою «НОРМОВЕН» реалізовано сукупно 378 225 упаковок на загальну суму 68 750 628,00 грн, тоді як за аналогічний період продукції відповідача-3 під торговельною маркою «ВЕНОРМ» реалізовано сукупно 85 упаковок на загальну суму 17 129,00 грн.

Як зазначалось судом вище, для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою (абзац четвертий пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Отже, якщо виходити з того, що відповідач-1 та відповідач-3 почали фактично використовувати торговельну марку «ВЕНОРМ» у спосіб передбачений пунктом 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (нанесення маркування на упаковку та здійснення продажу лікарських засобів під торговельною маркою) з 13.10.2020, то позовна давність мала б спливати 13.10.2023.

Однак, Законом України № 540-ІХ від 30.03.2020 «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України доповнені, зокрема, пунктом 12 у відповідності до якого під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину.

Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», установлено з 12 березня 2020 р. до 22 травня 2020 р. на всій території України карантин.

В подальшому дія карантину відповідними постановами Кабінету Міністрів України неодноразово продовжувалась.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з урахуванням внесених змін) дія карантину на всій території України, встановленого постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020, була продовжена до 30.06.2023 року.

Постановою Кабінету Міністрів України № 651 від 27.06.2023 «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», відмінено з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Таким чином, з наведеного вбачається, що карантин діяв на всій території України з 12.03.2020 по 30.06.2023.

Законом України № 2120-ІХ від 15.03.2022 «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України доповнені, зокрема, пунктом 19 у відповідності до якого у період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, перебіг позовної давності, визначений цим Кодексом, зупиняється на строк дії такого стану (в редакції Закону України № 3450-ІХ від 08.11.2023).

Указом Президента України № 64/2022 від 24.04.2022, який затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022 із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб.

В подальшому відповідними указами Президента України дія воєнного стану в Україні неодноразово продовжувалася та на сьогоднішній день воєнний стан триває.

Суд звертає увагу відповідача на те, що пункт 19 «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України передбачає зупинення строків позовної давності на час дії воєнного стану в Україні.

Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення (частина 3 стаття 263 Цивільного кодексу України).

З урахуванням наведеного, позивачем подано даний позов у межах встановлених законом строків позовної давності.

За таких обставин, суд відмовляє у задоволенні заяв відповідача-1 та відповідача-3 про застосування наслідків позовної давності.

Узагальнені висновки:

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими і доведеними та відповідно такими, що підлягають задоволенню.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Суд додатково інформує, що згідно частини 7 статті Господарського процесуального кодексу України у зв`язку із задоволенням позовних вимог у повному обсязі заходи забезпечення позову, що вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2023 діятимуть протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

6. Розподіл судових витрат.

У позовній заяві в новій редакції (після зміни предмета позову) позивач зазначив, що попередній (орієнтовний) розмір понесених ним судових витрат становить 82 562, 00 грн, що складаються із:

- судового збору за подання позовної заяви у розмірі 13 420, 00 грн;

- судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 1 342, 00 грн;

- витрат на оплату послуг за надання ефірної довідки по рекламній активності торговельних марок «НОРМОВЕН» та «ВЕНОРМ» у розмірі 11 220, 00 грн;

- витрат на оплату послуг по проведенню маркетингових та інформаційно-аналітичних досліджень у розмірі 30 000, 00 грн;

- витрат на проведення експертизи у розмірі 40 000, 00 грн.

Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо) (частина 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України).

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи (частина 1 статті 123 Господарського процесуального кодексу України).

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи (пункт 2 частини 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України)

пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (пункт 4 частини 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України).

На підтвердження понесення судових витрат на оплату послуг по проведенню маркетингових та інформаційно-аналітичних досліджень у розмірі 30 000, 00 грн позивач також надав суду платіжну інструкцію №468813 від 15.11.2023 (том 2, а.с. 83). Такими судовими витратами позивач вважає отриману довідку ТОВ «Геміус Україна» з дослідженням рекламної активності знаку «НОРМОВЕН» (том 1, а.с. 65), що була надана в ході виконання маркетингових послуг ТОВ «Ностра Україна» на підставі укладеного Договору №2023-Н-1 про надання рекламних послуг від 25.04.2023 (том 2, а.с. 78-82).

Дослідивши вище наведені докази на підтвердження понесення витрат позивача, суд прийшов до висновку, що витрати на проведення маркетингових досліджень у розмірі 30 000, 00 грн не є судовими витратами, а є витратами які понесені позивачем в результаті здійснення власної господарської діяльності з своїми контрагентами. Крім того, жодних доказів того, що довідка ТОВ «Геміус Україна» була отримана позивачем саме в процесі надання ТОВ «Ностра Україна» маркетингових послуг матеріали справи не містять.

Відтак, витрати позивача по проведенню маркетингових та інформаційно-аналітичних досліджень у розмірі 30 000, 00 грн суд не вважає судовими витратами пов`язаними з вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, як те передбачено статтею 123 Господарського процесуального кодексу України.

З аналогічних підстав суд не здійснює розподіл судових витрат позивача зі сплати послуг за надання ефірної довідки по рекламній активності торговельних марок (том 1, а.с. 66-75) у розмірі 11 220, 00 грн, про що надана платіжна інструкція №334117 віл 29.09.2023 (том 1, а.с. 63).

Отже, витрати позивача по проведенню маркетингових та інформаційно-аналітичних досліджень у розмірі 30 000, 00 грн та витрати зі сплати послуг за надання ефірної довідки по рекламній активності торговельних марок у розмірі 11 220, 00 грн суд вважає необґрунтованими, а відтак, не здійснює їх розподіл.

Решта заявлених позивачем витрат суд вважає обґрунтованими.

В матеріалах справи наявні докази на понесення позивачем судових витрат зі сплати судового збору за подання позовної заяви у розмірі 13 420, 00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією №326120 від 22.09.2023 (том 1, а.с. 92), зі сплати судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 1 342, 00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією №357116 від 18.10.2023 (том 1, а.с. 127), витрат на проведення експертизи у розмірі 11 472, 00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією №469196 від 27.11.2023 (том 2, а.с.110), а також у розмірі 80 000, 00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією №469191 від 27.11.2023 (том 2, а.с. 144).

Тобто, розмір понесених позивачем витрат становить 106 234, 00 грн, що перевищує розмір заявлених судових витрат у попередньому (орієнтовному) розрахунку. Зокрема, в попередньому (орієнтовному) розрахунку позивач зазначав про понесення ним витрат на проведення експертиз у розмірі 40 000, 00 грн, але фактично заявлено до стягнення витрати на проведення експертизи у розмірі 91 472, 00 грн, тобто фактично у 2,5 разів більшому розмірі.

Якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, істотно перевищує суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім випадків, якщо сторона доведе, що не могла передбачити такі витрати на час подання попереднього (орієнтовного) розрахунку (частина 6 статті 129 Господарського процесуального кодексу України).

При цьому, позивач жодним чином не обґрунтував суду про те, що він не міг передбачити розмір витрат на проведення експертизи на момент звернення з позовом, оскільки, як вбачається зі змісту позовної заяви, останній планував подати висновки експертів з питань інтелектуальної власності, а відтак, мав можливість та повинен був поцікавитись про актуальну вартість проведення експертних досліджень з відповідних питань.

Таким чином, суд здійснює розподіл витрат позивача на проведення експертиз з урахуванням розміру, що заявлений позивачем у попередньому (орієнтовному) розрахунку судових витрат у розмірі 40 000, 00 грн.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України за результатами розгляду справи обґрунтовані судові витрати позивача по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову та позовної заяви в частині вимог заявлених до відповідачів - 1, 2, покладаються на відповідача - 1, як власника оскаржуваного знаку, який за висновками суду, визнано недійсним, судові витрати позивача по сплаті судового збору за подання позовної заяви в частині вимог заявлених до відповідачів - 3, 4, покладаються на відповідача - 3, як особи, яка була заявником на реєстрацію лікарського засобу та яку зобов`язано припинити порушення.

Судові витрати позивача на проведення експертиз суд покладає солідарно на відповідача-1 та відповідача-3.

На підставі викладеного, керуючись статтями 13, 73-77, 86, 129, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» - задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ".

3. Зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (ідентифікаційний код 44673629; вул. Годзенка Дмитра, будинок 1) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України №263229 від 12.08.2019 на знак для товарів і послуг "ВЕНОРМ" та повідомити про це у офіційному електронному бюлетені НОІВ.

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Тернофарм" (ідентифікаційний код 35414585; 46010, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Фабрична, будинок 4) - використовувати всіма можливими способами позначення "ВЕНОРМ" стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у Свідоцтві України № 230665 від 28.08.2017 на знак для товарів і послуг "НОРМОВЕН".

5. Визнати недійсним Наказ Міністерства охорони здоров`я України №1128 від 13.05.2020 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунологічних препаратів), в тому числі лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), та внесення змін до реєстраційних матеріалів» в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу з торговельним найменуванням «ВЕНОРМ» (реєстраційне посвідчення № UA/18081/01/01 від 13.05.2020);

6. Зобов`язати Міністерство охорони здоров`я України припинити дію реєстраційного посвідчення № UA/18081/01/01 від 13.05.2020 на лікарський засіб «ВЕНОРМ», заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернофарм" (ідентифікаційний код 35414585; 46010, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Фабрична, будинок 4).

7. Стягнути з Акціонерного товариства «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «Оброк» (ідентифікаційний код: 43643478, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 16) на користь Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38; ідентифікаційний код: 43643478) 5 368 (п`ять тисяч триста шістдесят вісім) грн 00 коп. - судового збору за подання позовної заяви, 1 342 (одна тисяча триста сорок дві) грн 00 коп. - судового збору за подання заяви про забезпечення позову, 20 000 (двадцять тисяч) грн 00 коп. - витрат на проведення експертиз.

8. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тернофарм" (ідентифікаційний код 35414585; 46010, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Фабрична, будинок 4) на користь Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38; ідентифікаційний код: 43643478) 8 052 (вісім тисяч п`ятдесят дві) грн 00 коп. - судового збору за подання позовної заяви та 20 000 (двадцять тисяч) грн 00 коп. - витрат на проведення експертиз.

9. Решту судових витрат позивача покласти на останнього.

10. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 27.11.2024.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких