ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

15.11.2024м. СумиСправа № 920/694/24

Господарський суд Сумської області у складі судді Вдовенко Д.В.,

за участю секретаря судового засідання Кириченко-Шелест А.Г.,

Розглянувши в порядку загального позовного провадження справу № 920/694/24

за позовом Фізичної особи підприємця Кривича Костянтина Володимировича ( АДРЕСА_1 )

до відповідача Фізичної особи підприємця Цимбала Володимира Дмитровича ( АДРЕСА_2 )

про зобов`язання вчинити дії, стягнення 39 000 грн 00 коп.,

представники учасників справи:

від позивача Жаворонков П.Є.;

від відповідача Якименко О.І.;

УСТАНОВИВ:

Позивач подав позовну заяву, в якій просить суд: 1) заборонити відповідачу використовувати для магазинів позначення ОПТОВИЧОК, яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою ОПТОВИЧОК (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010); 2) припинити порушення прав позивача, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) № 129905 від 11.10.2010, шляхом зобов`язання відповідача демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину ОПТОВИЧОК, розташованого за адресою: м. Суми, Ковпаківський район, проспект Перемоги, буд. 111; 3) стягнути з відповідача 39000,00 грн. збитків (упущеної вигоди).

Ухвалою від 18.06.2024 Господарський суд Сумської області прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 920/694/24; призначив підготовче засідання з повідомленням сторін на 18.07.2024, 12:40; надав відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву; надав позивачу семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив; надав відповідачу семиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечень.

Копія ухвали суду про відкриття провадження у справі від 18.06.2024 була надіслана відповідачу за адресою місцезнаходження та отримана останнім 20.06.2024, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення.

Ухвалою від 28.06.2024 господарський суд задовольнив заяву представника позивача (вх. № 2979 від 28.06.2024) про участь у судовому засіданні у справі № 920/694/24 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

02.07.2024 відповідач подав відзив на позовну заяву (вх. № 3735 від 02.07.2024), в якому просить суд: в частині позовних вимог закрити провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України; в іншій частині відмовити у задоволенні позовних вимог. Відповідач зазначає, що 21.06.2024 на виконання позовних вимог звернувся до рекламної агенції, яка встановлювала попередню вивіску, для термінового демонтажу вивіски на магазині ОПТОВИЧОК та до податкової для зміни на касовому апараті в чеках відповідача назви магазину з ОПТОВИЧОК на Оптова Комора. 28.06.2024 відповідачем замінено касовий апарат і чеки на продукцію. Станом на 01.07.2024 вже повністю демонтована вивіска та замінена на нову, що підтверджується фотознімками, рахунком-фактури від 21.06.2024 та видатковою накладною від 01.07.2024 про демонтаж та встановлення (фактично заміну) вивіски фасадної на магазині відповідача за адресою: м. Суми, проспект Перемоги, 111. Таким чином відповідачем добровільно було змінено позначення на не схоже до ступеня змішування із торгівельною маркою ОПТОВИЧОК, а також демонтовано вивіски і рекламні матеріали магазину, відповідно, добровільно припинено порушення прав позивача, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) №129905 від 11.10.2010. Зазначені обставини є підставою для закриття провадження у справі в частині вимог про зобов`язання вчинити дії відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України. Відповідач зазначає, що під час обрання назви магазину не був обізнаний щодо факту належності позивачу права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг ОПТОВИЧОК. Така необізнаність відповідача пов`язана з наявністю великої кількості інших магазинів з аналогічною та похідними назвами, що підтверджується інформацією з офіційних джерел в мережі Інтернет google пошуку. Торгова марка позивача базується в Полтавській області, а магазин відповідача в Сумській області, що дає підстави вважати, що відповідач не мав реальної можливості дізнатися про наявність магазинів з такою назвою. Хоча назви магазинів і збігаються, зовнішній вигляд вивісок абсолютно різний, різна форма, шрифт напису та кольори. Жодного належного та допустимого доказу на підтвердження розміру втраченої вигоди, в тому числі детального розрахунку, позивачем не надано. Вимоги позивача в частині стягнення з відповідача збитків (втраченої вигоди) ґрунтуються виключно на суб`єктивних припущеннях, не підтверджені жодним належним та допустимим доказом та по суті є гіпотетичним твердженням. Відповідач зазначає, що нерідко знаходиться за межами міста без можливості вийти на зв`язок, так як, окрім діяльності фізичної особи-підприємця (роздрібна торгівля), займається ще й капеланською діяльністю. Коли позивач намагався зв`язатися з відповідачем стосовно назви, надсилав претензію та позовну заяву, відповідач знаходився на навчанні пов`язаному з капеланською діяльністю. Попередній орієнтовний розрахунок судових витрат відповідача становить 5000,00 грн. за надання професійної правничої допомоги адвокатом та за направлення поштової кореспонденції згідно з квитанціями.

02.07.2024 відповідач подав заяву (вх. № 3005 від 02.07.2024), в якій просить суд закрити провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України в частині позовних вимог щодо заборони використовувати для магазинів позначення ОПТОВИЧОК, яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою ОПТОВИЧОК (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) та щодо припинення порушення прав позивача, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) № 129905 від 11.10.2010, шляхом зобов`язання відповідача демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину ОПТОВИЧОК, розташованого за адресою: м. Суми, Ковпаківський район, проспект Перемоги, буд. 111. Відповідач зазначає, що станом на 01.07.2024 вивіска демонтована.

02.07.2024 відповідач подав заяву (вх. № 3734 від 02.07.2024), в якій просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, оскільки представник відповідача з 06.07.2024 до 22.07.2024 перебуватиме у відпустці.

05.07.2024 позивач подав пояснення (вх. № 1974 від 05.07.2024), в яких просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі. Позивач зазначає, що відповідач не заперечує факту використання у своїй господарській діяльності позначення вивіски та напис на чеках касового апарату свого магазину ОПТОВИЧОК та, відповідно, порушення прав інтелектуальної власності позивача. Відповідачу було достеменно відомо про необхідність укладення з позивачем ліцензійного договору та виплату позивачу коштів за використання торговельної марки ОПТОВИЧОК; використання торговельної марки ОПТОВИЧОК здійснено відповідачем з прямим умислом, з метою уникнення фінансових зобов`язань та ухилення від сплати роялті за використання торговельної марки ОПТОВИЧОК. Щодо упущеної вигоди та розрахунків позивач зазначає, що вартість використання у господарській діяльності торгової марки ОПТОВИЧОК складає 9000,00 грн. в квартал; розмір збитків визначається виходячи з вартості використання торгівельної марки за період з 31.03.2023 до 09.05.2024. Упущена вигода власника знаку чи патенту не може бути менше, ніж розмір роялті, який порушник мав би сплатити для отримання ліцензії на використання об`єкта. Використовуючи ТМ без згоди власника позбавляє його права одержати дохід у вигляді ліцензійного платежу (роялті), який він міг би отримувати, якби його право надавати згоду не було б порушене.

10.07.2024 позивач подав відповідь на відзив (вх. № 2014 від 10.07.2024), в якій просить суд задовольнити позов. Позивач зазначає, що за посиланням https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/simple/ можна було отримати всю необхідну інформацію про знак для товарів та послуг ОПТОВИЧОК перед зверненням до Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради для отримання дозволу та погодження паспорту вивіски ОПТОВИЧОК. Дана інформація є загальнодоступною. Тобто у відповідача була змога ознайомитись з даною інформацією перед використанням у своїй господарській діяльності знаку для товарів та послуг ОПТОВИЧОК за адресою просп. Перемоги, 111 в м. Суми. Твердження відповідача про те, що він нерідко знаходиться за межами міста без можливості вийти на зв`язок, не заслуговують на увагу, оскільки відповідач не надав жодних доказів знаходження на навчанні пов`язаному з капеланською діяльністю. У відзиві відповідач зазначає про заміну назви магазину, однак згідно з інформацією щодо реєстрації назви "Оптова комора" заявником виступає не відповідач, а інша особа.

Судове засідання 18.07.2024 по справі № 920/694/24 не відбулось, у зв`язку з перебуванням судді Вдовенко Д.В. на лікарняному з 16.07.2024 до 18.07.2024.

Ухвалою від 19.07.2024 господарський суд призначив підготовче засідання з повідомленням сторін на 22.08.2024, 10:15; забезпечив участь представника позивача у судовому засіданні 22.08.2024 о 10 год. 15 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

21.08.2024 відповідач подав письмові пояснення на відповідь на відзив (вх. № 4808 від 21.08.2024), в яких просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі. Відповідач зазначає, що відповідно до відповіді АТ "УКРПОШТА" на запит № 1.10.004.-19805-24 від 24.07.2024 не підтверджено той факт, що відповідач отримував будь-яке повідомлення від позивача. Щодо нової назви магазину, відповідач зазначає, що разом з іншою особою прийняли рішення про співпрацю. Оскільки відповідачем було змінено назву, напис на фіскальному чеку з назвою, що є обов`язковим реквізитом такого документу, вивіску на магазині, правопорушення припинилось.

21.08.2024 відповідач подав заяву про виклик свідка (вх. 3805 від 21.08.2024), в якій просить суд допитати в якості свідка відповідача ОСОБА_1 .

Через загрозу безпеці учасників справи та працівників суду, у зв`язку з тим, що з 09 год. 33 хв. до 11 год. 53 хв. 22.08.2024 у Сумській області була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram - каналу, що інформує про повітряну тривогу "Тривога. Сумська область"), судове засідання у справі 22.08.2024 не відбулось.

Ухвалою від 22.08.2024 господарський суд призначив підготовче засідання з повідомленням сторін на 10.09.2024, 11:00; забезпечив участь представника позивача у судовому засіданні 10.09.2024 об 11 год. 00 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

10.09.2024 позивач подав клопотання (вх. № 2693 від 10.09.2024), в якому просить суд долучити до матеріалів справи № 920/694/24 додаткові докази.

Через загрозу безпеці учасників справи та працівників суду, у зв`язку з тим, що з 10 год. 17 хв. до 17 год. 52 хв. 10.09.2024 у Сумській області була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram - каналу, що інформує про повітряну тривогу "Тривога. Сумська область"), судове засідання у справі 10.09.2024 не відбулось.

Ухвалою від 11.09.2024 господарський суд призначив підготовче засідання з повідомленням сторін на 18.09.2024, 15:30; забезпечив участь представника позивача у судовому засіданні 18.09.2024 о 15 год. 30 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Ухвалою від 18.09.2024 господарський суд задовольнив заяву представника відповідача (вх. № 4176 від 18.09.2024) про участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

У судовому засіданні 18.09.2024 за участю представників позивача та відповідача, суд роз`яснив відповідачу положення ст. 87-89 ГПК України (щодо заяви про виклик свідка); суд постановив: протокольну ухвалу про продовження відповідачу та позивачу строку для подання доказів по справі разом з відповідними поясненнями та клопотаннями відповідно до ст. 119 ГПК України; протокольну ухвалу про оголошення перерви у підготовчому засіданні до 07.10.2024, 12:30; забезпечення участі представників позивача та відповідача у судовому засіданні 07.10.2024 о 12 год. 30 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

18.09.2024 відповідач подав додаткові пояснення (вх. № 2779 від 18.09.2024), в яких просить суд врахувати правову позицію суду в аналогічній справі № 924/495/24, яка була розглянута Господарськиим судом Хмельницької області. Відповідач зазначає, що позивачем не доведено належними доказами період незаконного використання торгівельної марки "ОПТОВИЧОК", не надано детального розрахунку упущеної вигоди, а тому розмір збитків є безпідставним та необґрунтованим.

20.09.2024 позивач подав додаткові пояснення (вх. № 2805 від 20.09.2024), в яких просить суд задовольнити позовні вимоги. Позивач зазначає, що рішення суду у справі №924/495/24 не набрало законної сили та оскаржується в апеляційному порядку. Позивач просить суд врахувати правову позицію суду в аналогічній справі № 922/1779/24, яка була розглянута Господарським судом Харківської області (рішення суду набрало законної сили). Позивач також звертає увагу суду на позицію КГС ВС щодо розрахунку упущеної вигоди (збитків) та стандартів доказування розміру, викладену у постанові від 30 вересня 2021 року у справі № 922/3928/20.

04.10.2024 відповідач подав клопотання (вх. № 3018 від 04.10.2024), в якому просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

У судовому засіданні 07.10.2024, за участю представника позивача (в режимі відеоконференції), суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 15.10.2024, 14-00; протокольну ухвалу про забезпечення участі представників позивача та відповідача у судовому засіданні 15.10.2024 о 14 год. 00 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС; протокольну ухвалу про повідомлення відповідача про дату, час і місце судового засідання в порядку ст. 120 ГПК України.

14.10.2024 відповідач подав клопотання (вх. № 5774/24 від 14.10.2024), в якому просить суд долучити до матеріалів справи заяву свідка з додатками на підтвердження викладених у відповідній заяві обставин.

14.10.2024 відповідач подав заяву (вх. № 5775 від 14.10.2024), в якій просить суд провести підготовче засідання без участі відповідача.

У судовому засіданні 15.10.2024, за участю представника позивача (в режимі відеоконференції), суд постановив протокольну ухвалу про витребування у відповідача доказів, на які вказує відповідач у клопотанні (вх. № 5774 від 14.10.2024), а саме доказів направлення клопотання, заяви свідка і доданих до неї документів позивачу; встановлення відповідачу дводенного строку на подання суду таких доказів (до 17.10.2024 включно); протокольну ухвалу про оголошення перерви в підготовчому засіданні до 22.10.2024, 15:00; протокольну ухвалу про забезпечення участі представників позивача та відповідача у судовому засіданні 22.10.2024 о 15 год. 00 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

15.10.2024 відповідач подав клопотання (вх. № 3176 від 15.10.2024), в якому просить суд долучити докази направлення позивачу заяви свідка з додатками, зокрема фіскальний чек від 11.10.2024.

Ухвалою від 22.10.2024 господарський суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті у судовому засіданні з повідомленням сторін на 13.11.2024, 14:30; забезпечив участь представників позивача та відповідача у судовому засіданні 13.11.2024 о 14 год. 30 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

У судовому засідання 13.11.2024 господарський суд постановив протокольну ухвалу про оголошення перерви в судовому засіданні до 15.11.2024, 14-00; забезпечив участь представників позивача та відповідача у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для подання доказів в обґрунтування своїх позицій по справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, господарський суд, в межах наданих йому повноважень, створив належні умови для реалізації учасниками процесу своїх прав.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов таких висновків.

ОСОБА_2 є власником знаку для послуг класу 35, на які зареєстровано знак - торгівельну марку «ОПТОВИЧОК» відповідно до свідоцтва України №129905 від 11.10.2010 на знак для товарів і послуг та свідоцтва на торговельну марку №333013 від 17.05.2023 року. Вказане також підтверджується рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 02.12.2015 про опублікування в офіційному бюлетені Промислова власність та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак, відповідно до якого, право власності на знак для послуг класу 35, на які зареєстровано знак, свідоцтво України 129905 передається ОСОБА_2 .

9 травня 2024 року позивач дізнався, що відповідач в своїй господарській діяльності незаконно використовує знак для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК», а саме на магазині за адресою АДРЕСА_3 , розміщено вивіску з зображенням знаку для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» без отримання відповідної згоди власника об`єкта інтелектуальної власності на його використання.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що відповідач при здійсненні своєї діяльності у магазині продовольчих товарів «ОПТОВИЧОК», використовує позначення, схоже до ступеня змішування із зареєстрованою для таких самих послуг торгівельною маркою «ОПТОВИЧОК», права на яку належать позивачу. Використання знаку для товарів і послуг у своїй господарській діяльності кваліфікується Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» як використання знаку, що вимагає дозволу його власника. Жодних дозволів позивач відповідачу не надавав. Заборона використовувати для магазинів позначення «ОПТОВИЧОК», яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою «ОПТОВИЧОК», забезпечить припинення несанкціонованого використання зареєстрованого знаку «ОПТОВИЧОК», що прямо передбачено статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». У зв`язку з відмовою відповідача та/або його небажанням демонтувати вивіску і рекламні матеріали магазину «ОПТОВИЧОК» для захисту своїх законних прав та інтересів позивач змушений звертатися до суду щодо припинення порушення прав шляхом зобов`язання відповідача демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину «ОПТОВИЧОК». Також, за використання торгівельної марки «ОПТОВИЧОК» без правових підстав, позивач нарахував відповідачу збитки (упущену вигоду) за період з 31.03.2023 до 09.05.2024 в розмірі 39 000 грн. 00 коп., виходячи з розміру роялті за ліцензійними договорами на використання знаку, що укладаються позивачем з іншими особами.

Відповідно до ст.418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст.154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами, зокрема Законом України «Про авторське право і суміжні права», Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». До цих відносин застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими нормативними актами.

За приписами ст. 155 Господарського кодексу України об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, в тому числі, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом. Умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом. Свідоцтво надає право його власнику забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом(ст. 494 ЦК України).

Відповідно до ст.1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" торговельна марка це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України.

Згідно зі ст. 5 Закону правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Статтею 21 Закону передбачений судовий порядок для захисту прав на знак для товарів і послуг.

Відповідно до ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Статтею 20 Закону визначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду.

Розмір відшкодування збитків визначається судом з урахуванням упущеної вигоди або доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним прав власника свідоцтва.

Розмір компенсації визначається судом на підставі обсягу порушення, вини порушника та інших обставин, що мають істотне значення. При цьому розмір компенсації не може бути меншим ніж розмір винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання прав на торговельну марку, щодо якої виник спір. У разі якщо порушення прав власника свідоцтва відбулося ненавмисно і без недбалості, розмір компенсації дорівнює розміру винагороди, яка була б сплачена за надання такого дозволу.

Стягнення компенсації застосовується судом замість відшкодування збитків на розсуд власника свідоцтва.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

Загальні підходи до встановлення схожості чи тотожності позначень визначені у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995, які були чинними на час виникнення спірних правовідносин (втрата чинності 18.09.2024).

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до п. 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За змістом статті 492 Цивільного кодексу України торгівельна марка фактично носить вирізняльну функцію, тобто індивідуалізує виробника товарів і послуг з поміж інших осіб, які виробляють такі самі або споріднені товари (послуги), а сприйняття знаку на товари і послуги пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні.

Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово.

Суд встановив, що ОСОБА_2 є власником знаку для послуг класу 35 (демонстрування та рекламування товарів, послуги щодо імпорту-експорту; послуги постачання для інших (закуповування харчових продуктів, алкогольних і безалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, супутніх товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві та просуванню товарів, включаючи системи заохочення покупців, розміщування в одному місці на користь іншим особам асортименту харчових продуктів, алкогольних і безалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, супутніх товарів, для забезпечування покупцям зручного огляду, вибору та придбання цих товарів у закладах оптової та роздрібної торгівлі; оформляння вітрин; послуги щодо оформляння торгових залів на комерційні або рекламні потреби), на які зареєстровано знак - торгівельну марку «ОПТОВИЧОК» відповідно до свідоцтва України №129905 від 11.10.2010 на знак для товарів і послуг та свідоцтва на торговельну марку №333013 від 17.05.2023.

Відповідач, відповідно до інформації з ЄДРПОУ, здійснює господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Наявними в матеріалах справи доказами підтверджується факт використання відповідачем для магазину позначення "ОПТОВИЧОК", яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою «Оптовичок». Зазначена обставина підтверджується фотоматеріалами фасаду магазину та вивіски з відображенням торгівельної марки "ОПТОВИЧОК", чеком від 09.05.2024 щодо придбання товару у магазині відповідача, в якому зазначено, що оплата товару здійснюється на рахунок ФОП Цимбал В.Д., магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , копією паспорту вивіски відповідача № 2262, погодженого Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 31.03.2023.

Докази отримання відповідачем у позивача дозволу на використання відповідного позначення в матеріалах справи відсутні.

Посилання відповідача на те, що він не міг знати про право власності позивача на торгівельну марку суд вважає необґрунтованими, оскільки відомості про зареєстровані торгівельні марки наявні у загальному доступі і позивач, перед погодженням паспорту вивіски магазину (найменування магазину), не був позбавлений можливості перевірити інформацію у відповідних реєстрах торгівельних марок.

Оскільки факт використання відповідачем для магазину позначення, схожого до ступеня змішування із торгівельною маркою "ОПТОВИЧОК" підтверджується наявними в матеріалах справи доказами суд вважає правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню вимоги позивача щодо заборони відповідачу використовувати для магазинів позначення ОПТОВИЧОК, яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою ОПТОВИЧОК (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010).

Враховуючи, що після звернення позивача з позовом до суду та відкриття судом провадження у справі відповідач демонтував вивіску магазину, що підтверджується фотоматеріалами, доданими до відзиву, позивач підтверджує відсутність спору в цій частині, суд закриває провадження у справі відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України щодо вимог позивача про припинення порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) № 129905 від 11.10.2010 шляхом зобов`язання відповідача демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину ОПТОВИЧОК, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Щодо вимог про стягнення упущеної вимоги.

Відповідно до частин першої третьої статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв`язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду у постанові від 17 вересня 2024 року у справі № 910/3022/22 неодержаний дохід (упущена вигода) - це розрахункова величина втрат очікуваного приросту в майні, що базується на доказах, які підтверджують реальну можливість отримання потерпілим суб`єктом господарювання певних грошових сум, якби учасник відносин у сфері господарювання не допустив правопорушення.

Позивач (кредитор) має довести, що він міг і повинен був отримати визначені доходи, і тільки неправомірні дії відповідача (боржника) стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток.

Тобто вимоги про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди мають бути належним чином обґрунтовані, підтверджені конкретними підрахунками і доказами про реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів, але не отриманих через винні дії відповідача.

Наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання доходу ще не є достатньою підставою для його стягнення, оскільки у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки у розмірі доходів, які б могли бути реально отримані за звичайних обставин (мають реальний, передбачуваний та очікуваний характер).

Відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди має свою специфіку, обумовлену низкою факторів, що зумовлено, зокрема, особливістю правової природи категорії збитків у вигляді упущеної вигоди, оскільки момент вчинення правопорушення упущена вигода є лише можливою (майбутньою), а не наявною майновою втратою, а її розмір допустимо встановити лише приблизно, із деякими припущеннями, адже досить складним є визначення розміру тих втрат, які ще не сталися (не наступили фізично), позаяк невідомо, які чинники могли б мати вплив на прибуток.

При визначенні (обчисленні) розміру упущеної вигоди першочергове значення має урахування критерію звичайних обставин (умов цивільного/господарського обороту), за яких кредитор мав достатні очікування на отримання відповідного доходу в разі належного виконання боржником своїх обов`язків.

При цьому звичайними обставинами (умовами цивільного/господарського обороту) фактично є типові (нормальні) обставини (умови) комерційного обігу (функціонування ринку), а не теоретично, потенційно можливі, особливо сприятливі ситуації, що мали місце під час неналежного виконання боржником своїх обов`язків.

Іншим критерієм, який необхідно враховувати при визначенні (розрахунку) розміру упущеної вигоди, є критерій розумності витрат.

Сутнісний зміст цього критерію та необхідність урахування при розрахунку упущеної вигоди обумовлений принципами зобов`язального права та загальними засадами цивільного законодавства - керівними ідеями, з яких мають виходити усі без виключення учасники цивільних відносин.

Визначаючи розмір збитків у вигляді упущеної вигоди, необхідно також враховувати функцію, яку повинно виконувати відповідне відшкодування. Такою функцією передусім є компенсаційна функція, яка виходить з неприпустимості збагачення потерпілої сторони зобов`язання (кредитора) та визначає своїм завданням компенсацію кредитору дійсних негативних наслідків порушення його прав. Іншими словами, відновлення майнового стану кредитора за рахунок боржника має здійснюватися з розрахунку еквівалентності, співмірності між собою відшкодування та збитків.

У цьому контексті, дослідження і перевірка розміру та складу заявленої до стягнення суми неодержаних доходів (упущеної вигоди) має суттєве значення для правильного вирішення спору.

Суд встановив, що факт неправомірного використання відповідачем для магазину позначення «Оптовичок» схожого до ступеня змішування з торгівельною маркою підтверджується наявними в матеріалах справи доказами.

Вимоги позивача про стягнення упущеної вигоди базуються на розрахунку суми доходів (прибутку), які позивач міг би одержати у разі укладання відповідачем ліцензійного договору із позивачем (власником торговельної марки) за яким, відповідно, позивач міг отримати дохід у вигляді ліцензійних платежів (роялті) за весь період неправомірного використання торговельної марки.

Період неправомірного використання торговельної марки визначений позивачем з 31.03.2023 (дата погодження відповідачу паспорту вивіски для магазину) до 09.05.2024.

Позивач зазначає, що з 2015 року укладає ліцензійні договори щодо використання торгівельної марки.

В матеріалах справи наявний ліцензійний договір № 31/ЗО/23 від 30.06.2023, укладений між позивачем та фізичною-особою підприємцем Бутенко А.Д., за умовами якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії договору і за винагороду (роялті), що сплачується ліцензіатом, невиключну ліцензію на право використання (без передачі права продажу або здійснення відчуження ліцензіатом) знака за свідоцтвами України №№ 129905, 159080 на знак для товарів і послуг «Оптовичок», та промислових зразків по патентам України № 19938 на промисловий зразок «Комплект рекламно-інформаційних вивісок» та № 22451 на промисловий зразок «Рекламно-інформаційна вивіска» на всій території України.

Відповідно до п. 1.2. договору, ліцензіату надається право використовувати знак за свідоцтвами України №№ 129905, 159080 для позначення таких послуг: Клас 35 Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП): влаштовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування та рекламування товарів; влаштовування презентацій і дегустацій; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; сприяння продажеві та просуванню товарів, включаючи системи заохочення покупців, у тому числі: влаштовування дисконтних систем, проведення конкурсів, розіграшів, аукціонів та виставок-продажів; рекламування; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту харчових продуктів, алкогольних і безалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, супутніх товарів для забезпечування покупцям зручного огляду, вибору та придбання цих товарів у закладах оптової та роздрібної торгівлі; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів.

Згідно з п. 1.3. договору ліцензіату надається право використовувати рекламно-інформаційні матеріали із застосуванням промислових зразків по патентам України №№ 19938, 22451.

Ліцензіар надає ліцензіату право використання комерційного досвіду та ділової репутації магазинів «Оптовичок» в частині організації роздрібного продажу продуктів харчування та супутніх товарів.

Строк ліцензії складає два роки.

Територія: Україна.

За умовами п. 3.1. договору за надане право використання знака за свідоцтвом України №№129905, 159080 та промислових зразків по патентам України №№ 19938, 22451 ліцензіат сплачує ліцензіару ліцензійну винагороду у вигляді роялті в розмірі 9000 грн. за квартал (три місяці) використання.

Таким чином винагорода у 9000 грн. встановлена за право використання не лише торгівельної марки, а також промислових зразків по патентам України №№ 19938, 22451, на неправомірне використання яких відповідачем позивач у позові не посилається.

Доказів на підтвердження того, що позивач міг і повинен був отримати дохід у вигляді винагороди у розмірі 9000 грн. за квартал (три місяці) за ліцензійним договором про надання права на використання торгівельної марки, без надання права використання рекламно-інформаційних матеріалів із застосуванням промислових зразків по патентам України №№ 19938, 22451, позивач не подав.

Крім цього, ліцензійний договір, наданий позивачем, укладений 30.06.2023. Водночас позивач для розрахунку збитків визначив період неправомірного використання торговельної марки з 31.03.2023. Доказів на підтвердження укладення ліцензійних договорів з 2015 року (до 30.06.2023), в тому числі на підтвердження розміру винагороди за ліцензійними договорами у вигляді роялті в розмірі 9000 грн. за квартал (три місяці) використання торгівельної марки, позивач не подав, такі докази в матеріалах справи відсутні.

Суд зазначає, що саме позивач як особа, яка стверджує обставину завдання йому неправомірними діями відповідача збитків у формі упущеної вигоди, має обов`язок довести належними та допустимими доказами як реальність отримання вигоди у вигляді доходу від отримання ліцензійних платежів, так і розмір цього доходу.

Оскільки позивач не підтвердив, що за звичайних обставин, у разі укладення відповідачем з позивачем ліцензійного договору на використання торгівельної марки, позивач міг і повинен був отримати дохід у вигляді винагороди у розмірі 9000 грн. за квартал (три місяці) використання торгівельної марки, суд відмовляє у задоволенні позовних вимог про стягнення з відповідача збитків у вигляді упущеної вимоги в сумі 39 000 грн., оскільки заявлений до стягнення розмір не підтверджений належними доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 129 ГПК України судовий збір, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в дохід бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати судового збору.

З урахуванням приписів вказаної норми з відповідача в дохід бюджету підлягає стягненню судовий збір пропорційно розміру задоволених позовних вимог в сумі 2422 грн. 40 коп. (з урахуванням коефіцієнту 0,8 відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», враховуючи, що позовна заява подана суду в електронній формі).

Керуючись ст. 2, 13, 123, 129, 231, 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити Фізичній особі підприємцю Цимбалу Володимиру Дмитровичу ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) використовувати для магазинів позначення ОПТОВИЧОК, яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою ОПТОВИЧОК (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010).

3. Закрити провадження у справі в частині позовних вимог про припинення порушення прав Фізичної особи підприємця Кривича Костянтина Володимировича ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) № 129905 від 11.10.2010, шляхом зобов`язання Фізичної особи підприємця Цимбала Володимира Дмитровича демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: м. Суми, Ковпаківський район, проспект Перемоги, буд. 111.

4. У задоволенні позову в іншій частині відмовити.

5. Стягнути з Фізичної особи підприємця Цимбала Володимира Дмитровича ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) в дохід Державного бюджету України 2422 грн 40 коп. витрат по сплаті судового збору.

6. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

7. Відповідно до ст. 241, 256, 257 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складене та підписане суддею 25.11.2024.

Суддя Д.В. Вдовенко