ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2024 р. Справа№ 910/16586/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Яковлєва М.Л.

суддів: Козир Т.П.

Михальської Ю.Б.

за участю секретаря судового засідання: Гончаренка О.С.

за участю представників учасників справи згідно протоколу судового засідання від 19.11.2024 у справі №910/16586/18 (в матеріалах справи)

розглянувши у відкритому судовому засіданні

матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг»

на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023, повний текст якого складено 02.03.2023,

у справі № 910/16586/18 (суддя Котков О.В.)

за позовом 1. Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» (Zaforpo Ventures Limited, Республіка Кіпр)

2. Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited)

до 1. Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг»

3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж трейдінг компані»

4. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКНОІВІ)

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, на стороні позивача:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман»

треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, на стороні відповідача:

1. Приватне акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський склозавод»

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Малинівський склозавод»

3. Приватне акціонерне товариство «Вераллія Україна» (попередня назва Приватне акціонерне товариство «Консюмерс-скло-зоря»)

4. Приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів»

5.Товариство з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс»

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Лікеро-горілчаний завод «Прайм»

7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший український горілчаний стандарт»

8. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія»

9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ескада» (юридична особа за законодавством рф, код /772501001),

про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2018 року Компанія «І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед» звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» у якому просила:

- визнати недійсними повністю свідоцтва на знаки для товарів і послуг № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016, які зареєстровані на Товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг»;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016, зареєстровані на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» використання позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016, зареєстрованими на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» вилучити з цивільного обороту в Україні та інших країнах, куди здійснювались поставки, та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016: а саме: горілку «MEDOFF», «DIAMANT BY MEDOFF», місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція.

Справа розглядалась судами неодноразово.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2019 замінено позивача у справі Компанію «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» її правонаступником - Компанією «Зафорпо Венчез Лімітед».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.03.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.06.2020, позов задоволено повністю.

Вказані судові рішення мотивовані тим, що:

- позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з цим позовом, оскільки матеріали справи свідчать, що з 23.11.2018 саме Компанії належить право власності на знаки для товарів і послуг, для захисту яких вона звернулась до суду;

- наданий позивачем висновок судового експерта від 09.12.2019 №177 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності є належним та допустимим доказом у цій справі, оскільки містить докладний опис проведеного дослідження та є обґрунтованим, а також містить чіткі висновки з поставлених перед експертом питань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновків чи суперечливість їх іншим матеріалам справи, суду не надано;

- спірні позначення не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожими до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг позивача для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар;

- позивачем не пропущено строк позовної давності для звернення до суду з цим позовом, оскільки про порушення своїх прав позивач дізнався лише після 26.12.2018.

Постановою Верховного Суду від 01.10.2020 рішення Господарського суду міста Києва від 05.03.2020 та постанова Північного апеляційного господарського суду від 30.06.2020 у справі №910/16586/18 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

В постанові від 01.10.2020 Верховний суд зазначив, що судам для правильного вирішення даного судового спору необхідно було встановити та надати належну правову оцінку такому:

- чи пропустив строк позовної давності позивач - Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед», звертаючись до суду в грудні 2018 року з даним позовом;

- хто володів знаками за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 на період реєстрації спірних знаків;

- чи отримував відповідач 2 від власників знаків за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 письмові згоди на реєстрацію серії знаків для товарів та послуг, які містять позначення «MEDOFF» та «МЕДОФФ» на своє ім`я, а також чи укладав з ними відповідні угоди;

- початок виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень, зокрема, використання товарного знаку позивачем (в тому числі первинним позивачем) на ринку та початок використання спірних торгівельних марок на ринку відповідачем (відповідачами);

- коли Компанія «Зафорпо Венчез Лімітед» дізналась про реєстрацію спірних знаків, з огляду на те, що ця Компанія була вказана третьою особою у позові Компанії «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед», як особа, з якою укладено ліцензійний договір, а в подальшому як особа, яка набула право на знаки для товарів і послуг.

Верховний Суд вказав на те, що:

- судами попередніх інстанцій зазначеного вище встановлено не було, а відтак висновок судів попередніх інстанцій, що Компанія «Зафорпо Венчез Лімітед» дізналась про реєстрацію спірних знаків лише після 26.12.2018, тобто після передачі права власності є передчасним, а тому судові рішення у справі підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції;

- при новому розгляді справи судам попередніх інстанцій необхідно врахувати викладене, перевірити зазначені в цій постанові доводи, а також вагомі (визначальні) аргументи сторін у справі, дати їм належну правову оцінку і в залежності від встановленого вирішити спір відповідно до закону.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2021 у справі № 910/16586/18 про заміну сторони правонаступником, що викладена у протоколі судового засідання, замінено відповідача Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника у спірних правовідносинах - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Рішенням господарського суду міста Києва від 30.09.2021 у справі № 910/16586/18 позов задоволено частково:

- визнано недійсними повністю свідоцтва на знаки для товарів і послуг від 25.06.2014 №187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, які зареєстровані на товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг»;

- зобов`язано Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, зареєстровані на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» використання позначень за свідоцтвами від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, зареєстрованими на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» вилучити з цивільного обороту в Україні та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165: а саме: горілку «MEDOFF», «DIAMANT BY MEDOFF», місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція;

- у задоволенні позовних вимог щодо зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» вилучити товар з цивільного обороту на території інших країн - відмовлено.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що позначення, які містяться на відповідних товарах відповідача 2 та відповідача 3, є схожими до ступеня змішування із об`єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача. Також суд першої інстанції зазначив, що виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних свідоцтв для позивача - Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» відбулось саме в листопаді 2018 року.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 у справі № 910/16586/18 рішення Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 скасовано, прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний господарський суд зазначив, зокрема про те, що:

- захисту підлягає наявне законне порушене право (інтерес) особи, яка є суб`єктом (носієм) порушених прав чи інтересів та звернулася за таким захистом до суду. Тому для того, щоб особі було надано судовий захист, суд встановлює, чи особа дійсно має порушене право (інтерес), і чи це право (інтерес) порушено відповідачем;

- первісний позивач в обґрунтування права на позов також послався на те, що він, як власник пріоритетних Товарних знаків «MEDOFF» та «МЕДОФФ», Компанія «Зафорпо Венчез Лімітед» (яка на час подання даного позову була ліцензіатом первісного позивача щодо прав на торговельні марки, володіла виключною ліцензією на використання торговельних марок, що належали первісному позивачу) та ТОВ «НВП «Гетьман» (який на час подання даного позову був ліцензіатом Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» щодо прав на торговельні марки) лише мають намір користуватися торговими марками, за захистом прав на які звернувся первісний позивач, на ринку України одноособово;

- позивач у позові зазначив, що наявність реєстрації схожих знаків, на ім`я іншої особи буде завдавати істотної шкоди репутації торгових марок, власником яких є позивач;

- тобто, первісний позивач у позові посилається на можливість порушення його прав в майбутньому, проте не доводить існування порушеного права на час звернення з даним позовом;

- колегія суддів апеляційного суду звертає увагу, що передача прав на використання торговельних марок не є їх використанням на ринку товарів чи послуг. Станом на 10.12.2018 в матеріалах справи відсутні докази конфлікту інтересів сторін на ринку України щодо оспорюваних торговельних марок, відсутні докази конкуренції у використанні спірних торговельних марок між сторонами;

- в суді не доведено наявності між відповідними власниками торговельних марок позивача та відповідачами конкуренції, пов`язаної з використанням спірних позначень;

- враховуючи вищевикладене, на час звернення 10.12.2018 з даним позовом до суду у первісного позивача (процесуальним правонаступником якого є позивач у справі) відсутні порушені реєстрацією спірних торговельних марок відповідача 2 чи використанням цих торговельних марок на ринку України відповідачами 2, 3 права та/або охоронювані законом інтереси, за захистом яких він звернувся до суду з даним позовом;

- позивач при зверненні з даним позовом не довів, що у нього, як у зацікавленої особи виникло право на позов станом на 10.12.2018, а тому у позові про визнання недійсними відповідних свідоцтв, зареєстрованих на ім`я відповідача 2, слід відмовити.

Постановою Верховного Суду від 11.08.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 у справі № 910/16586/18 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Верховний Суд не погодився з висновками суду апеляційної інстанції з огляду на статтю 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (яку суд апеляційної інстанції не врахував), де зазначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Більш того, власник свідоцтва може підтверджувати використання торговельної марки особисто її використовуючи, так і надаючи ліцензію на її використання, що не було враховано апеляційним судом, вказавши на те, що апеляційний господарський суд помилково не застосував положення статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та зробив неправильні висновки про настання моменту порушення прав власника свідоцтва, що в свою чергу призвело до неправильного застосування судом статті 6 Закону 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» .

Також Верховним Судом вказано, що:

- суд першої інстанції встановив, що на період реєстрації спірних знаків знаками за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 володіло Товариство з обмеженою відповідальністю «Домані Групп». Знаки № 154730, №154731, №70974, №80902, №105725, №194247 12.09.2016 передані Компанії «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед», яка водночас була в період з 30.04.2014 до 18.10.2018 учасником відповідача 2, частка якого становила 100% від статутного капіталу останнього;

- місцевий господарський суд, дійшовши висновку про те, що Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед», процесуальним правонаступником якої була визнана Компанія «Зафорпо Венчез Лімітед», звернулася до суду 10.12.2018, тобто в межах трирічного строку позовної давності, з огляду на дату набуття Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» прав власності на знаки за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 (12.09.2016) залишив поза увагою досліджені судами попередніх інстанцій (на предмет дозволу на реєстрацію спірних знаків) угоди від 01.09.2011 та 01.04.2014 через призму положень статті 261 та 262 ЦК України.

За таких обставин Верховний Суд дійшов висновку про те, що судами попередніх інстанцій залишено поза увагою:

- обставини в період з 30.04.2014 до 18.10.2018, де Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» була учасником відповідача 2, частка якого становила 100% від статутного капіталу;

- досліджені угоди від 01.09.2011 та 01.04.2014 - на предмет об`єктивної можливість особи (первинного власника свідоцтв) знати про обставини порушення її прав. Суди також не надали оцінки тому, що зазначені угоди були надані для прийняття до уваги Укрпатенту при прийнятті рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2022 залучено до участі у справі в якості співвідповідача - Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі №910/16586/18 позов задоволено частково:

- визнано недійсними повністю свідоцтва на знаки для товарів і послуг №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016, які зареєстровані на ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг»;

- зобов`язано ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016, зареєстровані на ім`я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборонено ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» та ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» використання позначень за свідоцтвами №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016, зареєстрованими на ім`я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- зобов`язано ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» вилучити з цивільного обороту в Україні та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016: а саме: горілку «MEDOFF», «DIAMANT BY MEDOFF», місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція;

- в задоволенні позовних вимог щодо зобов`язання ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» вилучити товар з цивільного обороту на території інших країн - відмовлено.

При розгляді спору сторін по суті, суд першої інстанції дійшов висновку, що:

- матеріалами справи підтверджуються доводи позивача про те, що зареєстровані на ім`я відповідача 2 знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: №№ 187569, 187570, 187571, 187572, 187573, 187574, 187879, 188094, 188095, 193464, 215165 є «похідними» від серії знаків МЕДОФФ (MEDOFF), що на момент розгляду спору судом належать позивачеві, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками, які наразі належать позивачу, для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар;

- наявними в матеріалах справи доказами обставин, не підтверджується пов`язаних з існуванням саме агентських чи представницьких відносин між Товариством з обмеженою відповідальністю «Домані Групп» (правонаступником ТОВ «Ескада») та відповідачем 2 у розумінні приписів статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності. Крім того, ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності наділяє власника торгівельних марок правом перешкоджання реєстрації марки, якщо ним здійснюється використання торговельних марок в іноземній державі (в одній з країн Союзу), а заявка подана на реєстрацію марки, без його дозволу, від свого імені агентом чи представником такого власника в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, в іншій країні (в одній з країн Союзу), що свідчить про відсутність підстави для формування висновку щодо застосування до правовідносин сторін статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» стверджує, що реєстрація спірних свідоцтв відбулася із дозволу попереднього власника торговельних марок позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Домані групп» на підставі угод від 01.09.2011 та від 01.04.2014, проте зі змісту угоди від 01.09.2011 не слідує, що нею не передбачено право Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» на передачу прав стосовно реєстрації знаків іншим особам, зокрема і відповідачу 2, що свідчить про те, що реєстрація знаків за свідоцтвами України №№187569, 187570, 187879, 188094, 188095, 193464, 215165 на ім`я відповідача 2 здійснена без дозволу попереднього власника, а угодою від 01.04.2014 ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» уповноважено здійснювати реєстрацію знаків з 01.04.2014, тоді як заявки на реєстрацію знаків за свідоцтвами №№187571, 187572, 187573 та 187574 подані 16.07.2013 (раніше дати укладання угоди). Отже, наведені угоди від 01.09.2011 та від 01.04.2014 не можуть бути підставою для реєстрації спірних товарних знаків на ім`я відповідача 2;

- з урахуванням встановлених обставин, що спірні позначення не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, матеріалами справи доведено порушення прав позивача, за захистом яких останній звернувся до суду з даним позовом.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог про зобов`язання ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» вилучити з цивільного обороту в інших країнах, куди здійснювалась поставка товарів із застосуванням позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016, суд першої інстанції виходив з того юрисдикція господарського суду не поширюється на територію інших країн, як і територіальна дія належних позивачеві свідоцтв поширюється лише на територію України, а також зауважив на тому, що позивачем не надано доказів того, що поставка здійснювалась відповідачем 2 на територію інших країн, не вказано яких саме країн тощо, іншого судом не встановлено.

Щодо строку позовної давності до спірних правовідносин суд першої інстанції зазначив, що:

- для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК України при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об`єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд. Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення;

- на період реєстрації спірних знаків, знаками, правами за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 володіло Товариство з обмеженою відповідальністю «Домані Групп», зареєстроване за законодавством Російської Федерації;

- 12.09.2016 знаки № 154730, № 154731, № 70974, № 80902, № 105725, № 194247 були передані Компанії «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед», яка водночас була в період з 30.04.2014 до 18.10.2018 учасником відповідача 2, частка якого становила 100% від статутного капіталу останнього;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Домані Групп» та Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» надавали відповідачу 2 дозволи (ліцензії) на використання відповідних знаків. Протягом 2014 - 2018 відповідач 2 з дозволу власників знаків (як попереднього - ТОВ «Домані Групп», так і позивача у справі) використовував знаки за свідоцтвами України № 154730, № 154731 та інших на території України, здійснював організацію виробництва та продаж алкогольних напоїв маркованих відповідними знаками, проте 31.10.2018 дозвіл (ліцензія) відповідача 2 було скасовано. В листопаді 2018 власником знаків за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 став позивач, який 26.11.2018 надав право використання зазначених знаків третій особі на стороні позивача;

- позивач зазначає, що він не знав про реєстрацію за відповідачем 2 спірних знаків, при підписанні 23.11.2018 ліцензійного договору Компанія «І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед» повідомила позивача про існування «знецінених торговельних марок» (оскаржуваних торговельних марок), та про їх належність особі, яка пов`язана з нею (Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед») корпоративними зв`язками, та пообіцяла, що найближчим часом дозвіл на їх використання також буде наданий позивачу, проте, такі «знецінені» марки передані позивачу не були, що свідчить про те, що позивач дізнався про реєстрацію спірних знаків 23.11.2018, в день укладання ліцензійного договору та договору про передачу знаків з Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед»;

- зазначені обставини, а також інші обставини даної справи свідчать про виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень для позивача - Компанії «Зафорпо Венчез Ліміте» саме в листопаді 2018, в той час як позов у цій справі було подано 10.12.2018, тобто в межах трирічного строку позовної давності, виходячи з дати набуття Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» прав власності на знаки за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 (12.09.2016);

- вказане свідчить про те, що строк позовної давності не було пропущено позивачем при зверненні до суду, отже підстави для застосування строку позовної давності до відповідних вимог позивача відсутні.

Не погоджуючись з рішенням Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі №910/16586/18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

У обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт послався на те, що:

- суд першої інстанції не надав оцінку всім доводам учасників судового процесу (відповідач 2, відповідач 2, третя особа - ТОВ «Ескада») зокрема щодо: 1) відсутності порушень прав будь-яких осіб при реєстрації спірних позначень; 2) спливу строку позовної давності; 3) можливості для позивача пред`явити вимоги про невідповідність наданих йому гарантій продавцю; 4) зобов`язання позивача при придбанні позначень проявити розумну обачність та дослідити історію вибуття майна у попередніх власників; 4) відсутності доказів того, що позивач використовував свої позначення та/або представлений на ринку;

- судом першої інстанції не було враховано, що в період з 30.04.2014 до 18.10.2018 Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» була учасником відповідача 2, частка якого становила 100% від статутного капіталу, що свідчить про те, що первісний позивач мав можливість бути обізнаним про спірні знаки саме з 30.04.2014, а відтак строк позовної давності для звернення до суду з цим позовом пропущений;

- матеріали справи не містять доказів наявності конкуренції між позивачем та відповідачем 2, пов`язаної з використанням спірних позначень, відсутні документально підтвердженими даними випадки сплутування споживачами продукції, що призвело до порушення прав позивача;

- висновок експерта від 09.12.2019 № 17 не підтверджує, а лише констатує факт схожості марок, проте не підтверджує існування фактів порушень прав позивача реєстрацією спірних позначень за відповідачем 2.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.03.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» у справі №910/16586/18 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді Остапенко О.М., Доманська М.Л.

Листом № 910/16586/18/09.1-14/188/23 від 24.03.2023 у Господарського суду міста Києва витребувано матеріали справи №910/16586/18.

29.03.2023 від Господарського суду міста Києва до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали даної справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2023 заяву судді Північного апеляційного господарського суду Пантелієнка В.О. про самовідвід у справі №910/16586/18 задоволено, матеріали справи №910/16586/18 передано для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою у відповідності до положень п.п.17.4 п.17 ч.1 розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК України.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.04.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» у справі №910/16586/18 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді Отрюх Б.В., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.04.2023 прийнято до свого провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» у складі колегії суддів: головуючого судді Доманської М.В., суддів: Отрюх Б.В. та Грек Б.М., розгляд апеляційної скарги призначено на 10.05.2023 об 10:30,

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.04.2023 задоволено заяву судді Доманської М.Л. про самовідвід у справі №910/16586/18, матеріали справи №910/16586/18 передано для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою відповідно до положень ст. 32 ГПК України.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.04.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» у справі №910/16586/18 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді Коротун О.М., Сотніков С.В.

У зв`язку з перебуванням судді Коротун О.М. на лікарняному з 18.04.2023 розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/1464/23 від 24.04.2023 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16586/18.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.04.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» у справі №910/16586/18 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді Грек Б.М., Сотніков С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.04.2023 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі №910/16586/18, розгляд справи №910/16586/18 призначено на 18.05.2023 о 12:00 год..

10.05.2023 до суду від відповідача 4 надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому відповідач 4 проти задоволення апеляційної скарги не заперечив.

12.05.2024 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» надійшла заява про інформування суду про наявність підстав, що виключають участь судді у повторному розгляді справи, в якій заявник повідомив про те, що судді Остапенко О,М., Грек Б.М. та Сотніков С.В. приймали участь у розгляді цієї справи.

15.05.2023 до суду від позивача надійшли клопотання про:

- зобов`язання надати оригінали документів для огляду та долучення до матеріалів справи, а також належним чином (нотаріально) засвідчених перекладів документів, складених іноземною мовою;

- про призначення судової почеркознавчої експертизи;

- про витребування письмових доказів;

- про виключення ТОВ «Ескада» (Російська Федерація) із третіх осіб;

- долучення до матеріалів справи доказів.

17.05.2023 до суду від позивача надійшли клопотання про залучення третіх осіб до участі у справі та про витребування письмових доказів, а також пояснення щодо суті справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.05.2023 задоволено заяву суддів Остапенка О.М. та Грека Б.М. про самовідвід у справі №910/16586/18, матеріали справи передано для здійснення визначення складу судової колегії у відповідності до положень ГПК України .

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.05.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» у справі №910/16586/18 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Отрюх Б.В., судді Станік С.Р., Барсук М.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 заяву судді Північного апеляційного господарського суду Отрюха Б.В. про самовідвід у справі №910/16586/18 задоволено, матеріали справи №910/16586/18 передано для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою у відповідності до положень п.п.17.4 п.17 ч.1 розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК України.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.06.2023 справу № 910/16586/18 передано на розгляд колегії суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, суддя-доповідач), судді Агрикова О.В., Шапран В.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2023 постановлено прийняти до провадження та здійснювати апеляційний розгляд справи № 910/16586/18 по суті спочатку колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: Сотніков С.В. (головуючий), Агрикова О.В., Шапран В.В., призначено розгляд справи № 910/16586/18 в судовому засіданні на 26.06.2023 о 12 год. 30 хв.

У зв`язку з перебуванням судді Агрикової О.В., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/2189/23 від 19.06.2023 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16586/18.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.06.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» у справі №910/16586/18 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Сотніков С.В., судді Тарасенко К.В., Шапран В.В.

22.06.2024 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» надійшла заява про інформування суду про наявність підстав, що виключають участь судді у повторному розгляді справи, в якій заявник повідомив про те, що суддя Сотніков С.В. приймав участь у розгляді цієї справи.

В судовому засіданні 26.06.2023 оголошено перерву до 15.08.2023 о 12:30.

У зв`язку з перебуванням судді Шапрана В.В у відпустці та судді Тарасенко К.В. у відрядженні, розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/3035/23 від 14.08.2023 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16586/18.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.08.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» у справі №910/16586/18 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Сонтніков С.В., судді Кравчук Г.А., Шаптала Є.Ю.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.08.2023 заяву судді Сотнікова С.В. про самовідвід у справі №910/16586/18 задоволено, матеріали справи №910/16586/18 разом з апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 передано для здійснення визначення складу суду відповідно до ст. 32 ГПК України.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.08.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» у справі №910/16586/18 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Станік С.Р., судді Тищенко О.В., Шаптала Є.Ю.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 заяву колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Станіка С.Р., суддів: Тищенко О.В., Шаптала Є.Ю.. про самовідвід від розгляду справи № 910/16586/18 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 задоволено, матеріали справи № 910/16586/18 передано для здійснення повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для визначення складу суду в порядку, встановленому ч. 1 ст. 32 ГПК України.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.08.2023, справу № 910/16586/18 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді (судді доповідача) Яковлєв М.Л., суддів Тищенко А.І., Гончаров С.А..

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.09.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18 прийнято до свого провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя - Яковлєв М.Л.; судді: Тищенко А.І., Гончаров С.А., розгляд апеляційної скарги призначено на 18.10.2023 о 14:00 год.

У зв`язку з перебуванням судді Гончарова С.А., який не є головуючим суддею, у відрядженні розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/4173/23 від 12.10.2023 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16586/18.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.10.2023, визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя - Яковлєв М.Л.; судді: Іоннікова І.А., Тищенко А.І..

16.10.2023 до суду від позивача надійшло клопотання про залучення другого позивача.

16.10.2023 до суду від Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited) подано заяву про залучення співвідповідачем Гларона Менеджмент Лімітед (часткову заміну позивача).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.10.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18 прийнято до свого провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя - Яковлєв М.Л.; судді: Тищенко А.І., Іоннікова І.А., розгляд апеляційної скарги призначено на 01.11.2023 о 10:30 год.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2023 розгляд апеляційної скарги відкладено на 19.12.2023 о 10:00 год., учасникам судового процесу запропоновано в строк до 21.11.2023 надати свої письмові пояснення щодо поданих в суді апеляційної інстанції клопотань та заяви.

27.11.2024 до суду від відповідача 4 надійшли пояснення щодо поданих в суді апеляційної інстанції клопотань та заяви, в яких заявник проти задоволення клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи заперечив.

19.12.2023 до суду від відповідача 2 надійшли заперечення на клопотання позивача, в яких заявник просив відмовити позивачу у розгляді/задоволенні його клопотань.

В судовому засіданні 19.12.2023 колегія суддів дійшла висновку про те, що спочатку доцільним буде вирішити клопотання позивача та заяву Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited), в яких заявники просять замінити позивача - «Зафорпо Венчез Лімітед» (Zaforpo Ventures Limited) - правонаступником, у частині позовних вимог на підставі торговельної марки за свідоцтвом № 154731 на юридичну особу Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited), юридична особа з місцезнаходженням та за законодавством Республіки Маршаллові острови, адреса: Траст Компані Комплекс, Аджелтейк Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови, МН96960 (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, МН96960), реєстраційний номер 115075 та залучити її до участі у справі в якості співпозивача, або залучити останню до участі у справі в якості третьої особи на стороні позивача та надати можливість реалізації прав третьої особи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2023:

- відмовлено у задоволені клопотання позивача про залучення другого позивача у зв`язку з правонаступництвом частини прав;

- відмовлено у задоволені заяви Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited) про залучення співпозивачем в частині заміни позивача - «Зафорпо Венчез Лімітед» (Zaforpo Ventures Limited) - правонаступником, у частині позовних вимог на підставі торговельної марки за свідоцтвом № 154731 на юридичну особу Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited);

- залучено до участі в справі в якості третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited) юридична особа з місцезнаходженням та за законодавством Республіки Маршаллові Острови, адреса: Траст Компані Комплекс, Аджелтейк Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови, МН96960 (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, МН96960), реєстраційний номер 115075;

- розгляд апеляційної скарги відкладено на 15.02.2024 о 10:00 год.;

- зобов`язано позивача та Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited) в строк до 01.02.2024 подати до суду належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують перехід від позивача до Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited) права власності на торгівельну марку за свідоцтвом № 15431 (договір купівлі-продажу та докази його виконання тощо) або письмові пояснення в разі неможливості надати вказані документи повністю або в частині.

Також в судовому засіданні 19.12.2023 колегією суддів вирішено, з огляду на залучення до участі у справі третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited), розглянути всі інші клопотання після надання вказаній особі можливості надати свої письмові пояснення щодо поданих в суді апеляційної інстанції клопотань.

25.01.2024 до суду від позивача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі, у якому позивач просить:

- вжити заходи, визначені ст.ст. 367, 368 ГПК України, щодо надсилання судових документів (ухвал, викликів, повідомлень) третій особі - іноземній юридичній особі Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited), юридична особа з місцезнаходженням та за законодавством Маршалових островів, адреса: Траст Компані Комплекс, Аджелтейк Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови, MH96960 (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960), реєстраційний номер 115075, відповідно до вимог «Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» 1965 р.;

- зупинити провадження у справі відповідно до вимог ст. 228, 229 ГПК України до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги щодо вручення ухвали суду та повідомлення про судове засідання іноземної юридичної особи - третьої особи - Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited).

У зв`язку з перебуванням 15.02.2024 судді Іоннікової І.А. у відпустці розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/559/24 від 12.02.2024 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16586/18.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.02.2024, визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя - Яковлєв М.Л.; судді: Тищенко А.І., Гончаров С.А..

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2024 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18 прийняти до свого провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Яковлєв М.Л., судді: Тищенко А.І., Гончаров С.А..

14.02.2024 до суду від позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів, в якому заявник просить долучити до матеріалів та дати правову оцінку наступним документам:

- свідоцтво про реєстрацію компанії УІЛТОН СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [WILTON SERVICES LTD] від 14.11.2022;

- свідоцтво про реєстрацію доміцилювання/редоміцилювання компанії Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited) від 18.11.2022;

- свідоцтво про державну реєстрацію, склад учасників та посадових осіб компанії ГЛАРОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [GLARONA MANAGEMENT LIMITED] від 18.11.2022;

- свідоцтво про державну реєстрацію, склад учасників та посадових осіб компанії УІЛТОН СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД (WILTON SERVICES LTD) від 14.11.2022.

З огляду на те, що вказані документи надані на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2023, вказані документи колегією суддів приймаються як додаткові докази.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2024:

- замінено позивача - Компанію «Зафорпо Венчез Лімітед» (Zaforpo Ventures Limited) правонаступником, у частині позовних вимог на підставі торговельної марки за свідоцтвом № 154731 на юридичну особу Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited) юридична особа з місцезнаходженням та за законодавством Республіки Маршаллові Острови, адреса: Траст Компані Комплекс, Аджелтейк Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови, МН96960 (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, МН96960), реєстраційний номер 115075 змінивши її процесуальний статус з третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача, на позивача 2;

- розгляд апеляційної скарги призначено на 17.09.2024 о 10:00 год. Резервна дата судового засідання 08.10.2024 о 10:00 год.;

- позивача 1 зобов`язано в строк до 28.02.2024 надати суду три примірники належним чином (нотаріально) засвідчених перекладів на англійську мову таких документів: цієї ухвали Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2024; судового доручення про вручення за кордоном судових/позасудових документів; підтвердження про вручення документа; виклику (повідомлення) про день судового розгляду;

- витрати, пов`язані з перекладом документів та їх нотаріальним посвідченням, покладено на позивача 1;

- зобов`язано Міністерство юстиції України надіслати судове доручення Північного апеляційного господарського суду з документами, що підлягають врученню позивачу 2 - Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited) юридична особа з місцезнаходженням та за законодавством Республіки Маршаллові острови, адреса: Траст Компані Комплекс, Аджелтейк Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови, МН96960 (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, МН96960), Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами;

- Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited) зобов`язано в строк до 01.09.2024 подати до суду: письмові пояснення по суті спору із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються пояснення, а також документи, що підтверджують направлення вказаних пояснень учасникам судового процесу; письмові пояснення щодо поданих в суді апеляційної інстанції клопотань;

- задоволено клопотання Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» (Zaforpo Ventures Limited) про зупинення провадження у справі № 910/16586/18 та зупинено провадження у справі №910/16586/18.

Листом № 09.1-20/277/24 від 04.03.2024 до Міністерства юстиції України були направлені по два примірники належним чином (нотаріально) засвідчених перекладів на англійську мову ухвали Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2024 у справі № 910/16586/18, доручення про вручення документів та виклику (повідомлення) про день судового розгляду, а також два примірники перекладів на англійську мову підтвердження про вручення документа з афідевітом

16.09.2024 до суду від позивача 2 надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи та обґрунтування неможливості подання доказів у встановлений законом строк.

17.09.2024 до суду від відповідача 2 надійшли заперечення на клопотання позивача про долучення доказів до матеріалів справи та обґрунтування неможливості подання доказів у встановлений законом строк.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2024 провадження у справі № 910/16586/18 поновлено.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2024 повідомлено учасників справи про те, що наступне судове засідання з розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18 відбудеться 08.10.2024 о 10:00 год.

Листом № 09-18/765/24 від 24.09.2024 суд просив Міністерство юстиції України повідомити про те, чи вручено Глароні Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited) відповідні документи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.10.2024 розгляд апеляційної скарги відкладено на 22.10.2024 об 11:45 год.

18.10.2024 до суду надійшла копія листа Міністерства юстиції України № 143600///12.1.3 від 17.10.2024 до Міністерства закордонних справ України.

У зв`язку з перебуванням судді Тищенко А.І., яка не є головуючим суддею, у відпустці розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/3854/24 від 18.10.2024 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16586/18.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.10.2024, визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя - Яковлєв М.Л.; судді: Гончаров С.А., Агрикова О.В..

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2024 Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18 прийнято до свого провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Яковлєв М.Л., судді: Гончаров С.А., Агрикова О.В..

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2024 розгляд апеляційної скарги відкладено на 19.11.2024 о 10:15 год.

У зв`язку з перебуванням суддів Гончарова С.А. та Агрикової О.В. у відпустці розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/4392/24 від 18.11.2024 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16586/18.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.11.2024, визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя - Яковлєв М.Л.; судді: Козир Т.П., Михальська Ю.Б..

Крім того, 15.11.2024 через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» надійшла заява, в якій заявник просить надати можливість приймати участь в судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та системи відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.11.2024 Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18 прийнято до свого провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Яковлєв М.Л., судді: Козир Т.П., Михальська Ю.Б., заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» про проведення судового засідання в режимі відеоконференції задоволено.

Колегія суддів зазначає про те, що з наданих учасниками судового процесу під час апеляційного перегляду відзивів/пояснень/заперечень слідує наступне.

У відзиві на апеляційну скаргу відповідач 4 проти задоволення апеляційної скарги не заперечив, пославшись на те, що реєстрація торговельних марок за оспорюваними свідоцтвами здійснена без порушення прав позивача, при проведенні експертизи заявок та видачі оспорюваних свідоцтв України на торговельні марки не було порушено вимог законодавства України.

У поясненнях щодо суті справи позивач 1 хоча і заперечив проти задоволення апеляційної скарги відповідача 2, проте фактично не погодився з мотивувальною частиною рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18 та виклав свої доводи щодо необхідності зміни мотивувальної частини оскаржуваного рішення.

Колегія суддів зазначає про те, що саме з огляду на необхідність фактичного викладення мотивувальної частини рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18 позивачем 1 заявлені наступні клопотання:

1. про зобов`язання надати оригінали документів для огляду та долучення до матеріалів справи, а також належним чином (нотаріально) засвідчених перекладів документів, складених іноземною мовою, в якому позивач просить:

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» надати до матеріалів справи нотаріально засвідчені переклади з англійської та російської мови на українську мову та оригінали для долучення до матеріалів справи таких документів:

а) договір приєднання ТОВ «Домані груп» та ТОВ «Ескада» від 23.10.2017 («договор о присоединении ООО «Домани групп» к ООО «Ескада»);

б) «Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 05.02.2019, ООО «Домани групп»,

в) «лист записи» форма № Р50007, ООО «Эскада», 23.07.2018;

г) договору від 30.03.2014 між ТОВ «КВК» та ТОВ «ІБТ»;

ґ) договору від 31.03.2014 між ТОВ «КВК» та ТОВ «ІБТ»;

д) «Соглашение» від 01.04.2014 між ТОВ «Домані груп» та ТОВ «ІБТ»;

е) «Соглашение» від 01.02.201 б між ТОВ «Домані груп» та ТОВ «ІБТ»;

є) «Соглашение» від 01.09.2011 між ТОВ «Домані груп» та ТОВ «КВК»;

ж) листа ТОВ «Ескада» до ТОВ «ІБТ» від 16.05.2019;

з) протокол загальних зборів ТОВ «ІБТ» від 30.04.2014;

и) статут ТОВ «ІБТ», зареєстрований 14.10.2014;

і) протокол загальних зборів ТОВ «ІБТ» від 18.10.2018;

ї) договір про передачу обєктів інтелектуальної власності від 26.05.2016, ООО «Домані групп» та «І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД»;

й) лист «І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМТТЕД» від 28.11.2016;

к) «сублицензионный договор № 11/03/14-MF» від 11.03.2014 між Fors Developments Limited та «ООО «ИСТЕРН БЕВЕРИДЖ ТРЕЙДИНГ»;

л) «дополнительное соглашение к Сублицензионному договору № 11/03/14 от 11 марта 2014» від 15.12.2015 між Forsdell Developments Limited та «С «ИСТЕРН БЕВЕРИДЖ ТРЕЙДИНГ»;

м) оригінали документів (передавальних актів, тощо), що свідчать про реальний обсяг переданих прав та обов`язків, а також обсяг переданих документів, від ООО «Домани груп» до ООО «Эскада»;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ескада» надіслати всім учасникам справи копії цих документів, відповідно до ч. 9 ст. 80 ГПК України;

2. про призначення судової почеркознавчої експертизи, в якому позивач просить:

- призначити по справі № 910/16586/18 судову почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити наступні питання:

а) Годованцем Михайлом Дмитровичем чи іншою особою виконаний рукописний підпис у договорі від 30.03.2014 у розділі Підписи сторін, Правонаступник у графі «Директор __________М.Д. Годованець»; у Договорі від 31.03.2014 у розділі Підписи сторін, Правонаступник у графі «Директор М.Д. ____________Годованець»; Соглашении від 01.04.2014 у розділі Подписи сторон, Сторона 2 у графі «Директор ___________Годованец М.Д.»; заявах про заміну заявника, стосовно заявок №m201309228 від 28.05.2013, №m201309229 від 28.05.2013, №m201306309 від 10.04.2013, № m201306307 від 10.04.2013, № m201312501 від 16.07.2013, № m201312502 від 16.07.2013, № m201312503 від 16.07.2013, № m201312504 від 16.07.2013, № m201312505 від 16.07.2013, № m201312506 від 16.07.2013?

б) Радченком Володимиром Михайловичем чи іншою особою виконаний рукописний підпис у Заявах про реєстрацію знаку для товарів і послуг в Україні № m201312503 від 16.07.2013, № m201312504 від 16.07.2013, № m201312505 від 16.07.2013, № m201312506 від 16.07.2013, № m201312501 від 16.07.2013, № m201312502 від 16.07.2013 у графі «Підпис заявника або представника»; у Договорі від 30.03.2014 в розділі Підписи сторін, Правовласник у графі «Генеральний директор_________Радченко В.М.»; у Договорі від 31.03.2014 в розділі Підписи сторін, Правовласник у графі «Генеральний директор _______Радченко В.М.», у листах ТОВ «КВК» до Укрпатенту стосовно заявок № m201312503 від 16.07.2013, № m201312504 від 16.07.2013, № m201312505 від 16.07.2013, № m201312506 від 16.07.2013, №m201309228 від 28.05.2013, №m201309229 від 28.05.2013, №m201306309 від 10.04.2013, № m201306307 від 10.04.2013, № m201312501 від 16.07.2013 у графі «Генеральний директор _________Радченко В.М.»»?

в) Джонатаном Малколм Мастерс Вейлом, чи іншою особою виконаний рукописний підпис у Заявах про реєстрацію знаку для товарів і послуг в Україні №m201309228 від 28.05.2013, №m201309229 від 28.05.2013, №m201306309 від 10.04.2013, № m201306307 від 10.04.2013у графі «Підпис заявника або представника»; у «Соглашении о предоставлении прав на регистрацию знаков для товаров и услуг» від 01.09.2011 в розділі Підписи сторін, Сторона 2 у графі «Генеральний директор ________Дж. М.М. Вейл»?;

- проведення експертизи доручити Державному науково-дослідному експертно- криміналістичному центру МВС України за адресою: 03170 м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження: 01024 м. Київ, вул. Богомольця, 10);

- на час проведення судової експертизи провадження у справі зупинити.

3. про витребування письмових доказів, в якому позивач просить витребувати у Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (код ЄРДПОУ 44673629), адреса: 01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1 оригінали всіх матеріалів заявок на реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвами, що є предметом спору, а саме:

- Свідоцтво № 187569 від 25.06.2014 (заявка № m201312501 від 16.07.2013);

- Свідоцтво № 187570 від 25.06.2014 (заявка № m201312502 від 16.07.2013);

- Свідоцтво № 187571 від 25.06.2014 (заявка № m201312503 від 16.07.2013);

- Свідоцтво № 187572 від 25.06.2014 (заявка № m201312504 від 16.07.2013);

- Свідоцтво № 187573 від 25.06.2014 (заявка № m201312505 від 16.07.2013);

- Свідоцтво № 187574 від 25.06.2014 (заявка № m201312506 від 16.07.2013);

- Свідоцтво № 187879 від 10.07.2014 (заявка № m201306307 від 10.04.2013);

- Свідоцтво № 188094 від 10.07.2014 (заявка № m201309228 від 28.05.2013);

- Свідоцтво № 188095 від 10.07.2014 (заявка № m201309229 від 28.05.2013);

- Свідоцтво № 193464 від 25.11.2014 (заявка № m201306309 від 10.04.2013);

- Свідоцтво № 215165 від 10.08.2016 (заявка № m201506858 від 14.05.2015);

4. про долучення до матеріалів справи доказів (надійшло 15.05.2023 - примітка суду), в якому позивач просить поновити йому строк для подання доказів по справі та долучити до матеріалів справи докази - апостильований афідевіт Ніла Крістофера Джеймса Сміта з додатками та його нотаріальним засвідченим перекладом та дати їм правову оцінку;

5. про залучення третіх осіб до участі у справі, в якому позивач просить залучити до участі у справі у якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача юридичну особу: Форсделл Девелопментс Лімітед (Forsdell Developments Limited), реєстраційний номер компанії НОМЕР_1 , зареєстрована за законодавством Кіпру, адреса Посейдонс 1, Ледра Бізнес Центр Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр (Poseidonos, 1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus);

6. про витребування письмових доказів, в якому позивач просить витребувати у державного реєстратора ЦНАП Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації (адреса: 03020, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41, кімн. 232) матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг», ідентифікаційний код юридичної особи: 38679874, адреса державної реєстрації: вул.. Полковника Шутова, будинок 9А, офіс 520 А, м. Київ, 03113

7. про долучення доказів до матеріалів справи (надійшло 16.09.2023 - примітка суду), в якому позивач просить поновити йому строк для подання доказів по справі та долучити до матеріалів справи докази (належним чином засвідчені копії): висновку експерта від 19.03.2024 № СЕ-19/111-24/13941-ПЧ, складеного експертом Київського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; заяви адвоката Штанька В.А. вих..№ АВ-03.24-03 від 21.03.2024; листа старшого слідчого з ОВС ГСУ НП України № 47981-2024 від 01.04.2024.

Щодо вказаних клопотань та доводів позивача 1 про незгоду позивача з мотивувальною частиною рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18, колегія суддів зазначає про таке.

За приписами ч. 1 ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

На розгляді у колегії суддів перебуває апеляційна скарга відповідача 2, саме доводи та вимоги якої і є предметом розгляду у цьому апеляційному провадженні. При цьому у апеляційній скарзі відповідач 2 не посилається на обставини, які наведені позивачем 1 у поясненнях щодо суті справи.

В свою чергу позивач 1 не був позбавлений оскаржити мотивувальну частину рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18, проте таким правом не скористався.

За таких обставин у суду апеляційної інстанції відсутні підстави, як для розгляду заперечень позивача 1 проти мотивувальної частини рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18, так і для задоволення поданих ним для підтвердження наявності підстав для зміни мотивувальної частини рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18, клопотань.

З огляду на вказане, колегією суддів відмовляється у задоволенні перелічених вище клопотань.

Щодо клопотання позивача 1 про виключення ТОВ «Ескада» (Російська Федерація) із третіх осіб у зв`язку з припиненням юридичної особи, в якому позивач просить виключити Товариство з обмеженою відповідальністю «Ескада» (115114, Російська Федерація, м. Москва, Дербеневская наб., буд. 7, офіс 28В, ідентифікаційний код ) із складу третіх осіб у справі, колегія суддів зазначає про таке.

Вказане клопотання мотивоване тим, що згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (Російської Федерації - примітка суду) № ЮЄ9965-23-11740816 від 20.01.2023 вказану юридичну особу ліквідовано.

Щодо вказаного клопотання колегія суддів зазначає про те, що, враховуючи агресію РФ проти України та розрив дипломатичних відносин, а також фактичну неможливість перевірки дійсності виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № ЮЄ9965-23-11740816 від 20.01.2023 колегією суддів у задоволенні вказаного клопотання відмовляється.

При чому колегія суддів зазначає, що відмова у задоволенні вказаного клопотання не порушує права ані позивача 1, ані інших учасників справи, в той час як виключення ТОВ «Ескада» зі складу третіх осіб у випадку наявності у вказаної особи дієздатності може бути обов`язковою підставою для скасування судового рішення.

Станом на 19.11.2024 до Північного апеляційного господарського суду інших відзивів на апеляційну скаргу та клопотань від учасників справи не надходило.

Позивач 2, відповідачі 1 та 3, всі треті особи, окрім третьої особи 8, представників не направили, про причини неявки суду не повідомили.

Враховуючи належне повідомлення всіх учасників про час і місце судового розгляду апеляційної скарги, а також те, що явка представників учасників в судове засідання не визнана обов`язковою, колегія суддів дійшла висновку про розгляд апеляційної скарги у відсутність представників позивача 2, відповідачів 1 та 3, всіх третіх осіб, окрім третьої особи 8, за наявними матеріалами апеляційного провадження.

Під час розгляду справи представники відповідачів 1 та 3 апеляційну скаргу підтримали у повному обсязі та просили її задовольнити, представники позивача та третьої особи проти задоволення апеляційної скарги заперечили.

Згідно із ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Колегія суддів, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, обговоривши доводи апеляційної скарги та відзиву, заслухавши пояснення відповідачів 1, 3, позивач та третьої особи 8, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваного судового рішення, дійшла до висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - зміні чи скасуванню, з наступних підстав.

З матеріалів справи слідує, що станом на дату прийняття оскаржуваного рішення Компанія Зафорпо Венчез Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) була власником, зокрема, таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- свідоцтво №154730 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг «MEDOFF» (заявка від 12.01.2011), зареєстрованим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП);

- свідоцтво №154731 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ» (заявка від 12.01.2011), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №70974 від 15.01.2007 на знак для товарів і послуг «MEDOFF GOLD» (заявка від 16.03.2005), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №105725 від 10.04.2009 на знак для товарів і послуг «MEDOFF PLATINUM» (заявка від 21.01.2009), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №194247 від 10.12.2014 на знак для товарів і послуг «DIAMANT BY MEDOFF» (заявка від 16.10.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП.

Водночас, на даний час власником торгівельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_2 є Гларона Менеджмент Лімітед (Glarona Management Limited).

Права на знаки за вказаними свідоцтвами Компанія «Зафорпо Венчез Лімітед» набула з 26.12.2018 на підставі укладеної між Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» (первісним позивачем) та Компанією «Зафорпо Венчез Лімітед», угоди про передачу прав (assignment deed) від 23.11.2018, яка зареєстрована Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 26.12.2018 за №24345.

В свою чергу, на ім`я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» зареєстровано такі знаки для товарів і послуг:

- свідоцтво №187569 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КОРОЛІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187570 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ПЛАТИНУМ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187571 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187572 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КАЙЕН ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187573 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ОРИГІНАЛ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187574 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187879 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ КЕЛЬТ» (заявка від 10.04.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №193464 від 25.11.2014 на знак для товарів і послуг «MEDOFF KELT» (заявка від 10.04.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №188094 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «Горілка Медофф» (заявка від 28.05.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №188095 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «Водка Медофф» (заявка від 28.05.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №215165 від 10.08.2016 на знак для товарів і послуг «DIAMANT by MEDOFF (зобр.)» (заявка від 14.05.2015), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП.

До укладання між Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» та Компанією «Зафорпо Венчез Лімітед» угоди про передачу прав (assignment deed) від 23.11.2018 мали місце наступні обставини.

Знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №154730 («MEDOFF»), №154731 («МЕДОФФ»), №70974 («MEDOFF GOLD»), № 80902 («MEDOFF ЗНАК М`ЯКОСТІ»), № 105725 («MEDOFF PLATINUM»), № 194247 («DIAMANT BY MEDOFF») в 2013 - 2016 роках володіло ТОВ «Домани Групп» (правонаступником якого є третя особа 9 - ТОВ «Екскада»).

12.09.2016 згідно з рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 22.08.2016 реєстраційний номер - 20359 права на знаки за свідоцтвами № 154730, № 154731, № 70974, № 80902, № 105725, № 194247 передані Компанії «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» (первісному позивачеві).

При цьому відповідач 2 здійснював на ринку України торгівлю алкогольними напоями з використанням знаку для товарів та послуг MEDOFF та похідних від нього, будучи протягом 2014 - 2018 років єдиним власником ліцензії на використання знаків за свідоцтвами України № 154730, № 154731 та інших на території України, наданої йому відповідним правовласником.

З 31.10.2018 первісним позивачем дію зазначеної ліцензії про надання права на використання вказаних знаків було скасовано, про що відповідачу 2 було надіслано повідомлення.

З 17.10.2018 позивачем було скасовано дію ліцензії про надання відповідачу 3 права на використання знака для товарів і послуг MEDOFF за свідоцтвом № 154730, про що відповідачу 3 було надіслано повідомлення.

З 23.11.2018 ліцензія на право використання відповідних знаків була надана правовласником Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» за ліцензійним договором від 23.11.2018 (субліцензіатом Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» за ліцензійним договором від 26.11.2018 стало ТОВ «НВП «Гетьман»).

Згідно з твердженнями відповідача 2 реєстрацію вказаних знаків на своє ім`я відповідач 2 здійснив з дозволу ТОВ «Домани Групп». Зокрема, 01.04.2014 між ТОВ «Домани Групп» та відповідачем 2 було укладено угоду про надання прав на реєстрацію знаків для товарів та послуг, схожих із відповідними знаками, що належать ТОВ «Домани Групп».

Також в матеріалах справи міститься угода від 01.09.2011, укладена між ТОВ «Домани групп» і ТОВ «Кримська водочна компанія», п. 1 якої передбачено, що ТОВ «Домани групп», яке є власником торговельних марок за свідоцтвами №55331, №56308, №56143, №56162, №47268, №49406, №45272, №47015, №47016, №37247, №37250, уповноважує ТОВ «Кримська водочна компанія» здійснювати реєстрацію схожих знаків та також похідних від них.

З матеріалів заявок, на підставі яких відбулась реєстрація оскаржуваних свідоцтв за відповідачем 2 вбачається, що в процесі розгляду цих заявок було змінено особу заявника ТОВ «Кримская водочная компанія» на відповідача 2 - ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг», на якого і здійснено реєстрацію знаків.

Всі заявки (окрім заявки за свідоцтвом № 215165) за вказаними свідоцтвами були подані у 2013 році ТОВ «Кримська водочна компанія».

30.03.2014 та 31.03.2014 між відповідачем 2 та ТОВ «Кримська водочна компанія» були укладені договори про передавання відповідачу 2 виключних майнових прав на заявки на знаки для товарів і послуг, в тому числі щодо вказаних знаків.

У зв`язку з реорганізацією ТОВ «Домани Групп» шляхом приєднання до ТОВ «Ескада», правонаступником прав та обов`язків ТОВ «Домани Групп» є ТОВ «Ескада» з 23.07.2018.

Вказані факти встановлені судами при попередніх розглядах справи.

Позивач 1 стверджує, що вищезазначені знаки для товарів і послуг, зареєстровані на ім`я відповідача 2 за спірними свідоцтвами, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками, права на які набув позивач 1 стосовно наведених у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП та, з огляду на вказане звернувся до суду з цим позовом.

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги позивач 1, зазначає, що:

- позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача;

- споживачі, при звертанні уваги на знаки відповідача 2 будуть в першу чергу виділяти словесний елемент «MEDOFF», оскільки він є або може здатись їм знайомим, будь-яким графічним елементам споживачі можуть вже не приділяти уваги, оскільки вони не асоціюються напряму із словесним елементом та товарами, які виробляються;

- наявність реєстрацій на знаки для товарів і послуг зі спільним словесним елементом «MEDOFF», «МЕДОФФ» на ім`я двох різних осіб буде неодмінно вводити споживачів в оману;

- знаки позивача 1 є пріоритетними (раніше зареєстрованими) перед знаками відповідача 2, при цьому, знаки позивача є унікальними і забезпечують компанії виділення її товарів та послуг серед ряду інших товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами, зокрема, відповідачем 2;

- перше та загальне візуальне сприйняття знаків відповідача 2 дає всі підстави вважати зазначені знаки схожими до ступеню сплутування зі знаками позивача;

- знаки, що належать позивачу та відповідачу 2 є очевидно схожими семантично, оскільки в кожному знаку присутній словесний елемент «MEDOFF», «МЕДОФФ», який є оригінальним (сильним) елементом, а отже таким, на який падає логічний наголос і який безспірно має самостійне значення;

- незважаючи на припинення ліцензії відповідача 2 та відповідача 3 на використання знаків «MEDOFF», «МЕДОФФ», відповідачі 2, 3 продовжують користуватись відповідними торгівельними знаками та виробляти продукцію під такими торгівельними марками;

- висновки позивача 1 щодо схожості та оманливості оскаржуваних рішень підтверджуються висновком експерта № 177 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеним 09.12.2019;

- відповідач 1 не мав права реєструвати на ім`я відповідача 2 спірні знаки у зв`язку з тим, що ним до матеріалів заявок не було надано жодних документів та/або дозволів від попереднього власника на їх реєстрацію на ім`я відповідача 2;

- у заяві свідка від 24.03.2021 Джонатан Малком Мастерс Вейл стверджує, що угода про надання прав на реєстрацію товарів і послуг, яка укладена 01.09.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Домані Групп» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» ним не підписувалася;

- право на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд, пов`язане із захистом прав на торгівельні марки, Компанія «І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед» отримала після переходу виключних майнових прав на них до цієї компанії - 12.09.2016 (дати публікації рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 22.08.2016), відповідно, трирічний строк на подання позову Компанія «І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед» при зверненні до суду не пропустила;

- угодою від 01.09.2011 не передбачено право Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» на передачу прав стосовно реєстрації знаків іншим особам, а отже, реєстрація знаків за оскаржуваними свідоцтвами на ім`я відповідача 2 здійснена без дозволу попереднього власника, всупереч вимогам законодавства;

- в матеріалах справи відсутні докази, того, що реєстрація оскаржуваних позначень відбулася саме на підставі угод від 31.03.2014 та від 01.04.2014, та що Державна служба з інтелектуальної власності аналізувала такі угоди;

- власник виключних інтелектуальних прав може передавати лише ті права, якими володіє, тоді як передача прав на реєстрацію схожих знаків не передбачена чинним законодавством України;

- позивач 1 вважає, що для нього конфлікт між торговельними марками та оскаржуваними позначеннями почався з моменту надання ліцензії на використання відповідних торгівельних марок від 07.01.2019 Товариству з обмеженою відповідальністю «НВП «Гетьман», адже з даного моменту на ринку з`явилися схожі до ступеня змішування торговельні марки, зареєстровані для споріднених та ідентичних товарів і які належать різним особам, не пов`язаним між собою;

- при підписанні 23.11.2018 договору Компанія «І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед» повідомила позивача про існування «знецінених торговельних марок» (оскаржуваних торговельних марок), їх належність особі, яка пов`язана з нею корпоративними зв`язками, та пообіцяла, що найближчим часом дозвіл на їх використання також буде наданий позивачу;

- позивач 1 припускає, що строк позовної давності на захист прав на його торговельні марки може бути пропущений попередніми власниками відповідних торговельних марок, та просить визнати поважними причини пропуску строків позовної давності.

Відповідач 2 проти задоволення позовних вимог заперечив, пославшись на те, що:

- знаки для товарів і послуг відповідача 2 відповідають умовам надання правової охорони;

- у позивача 1 відсутні підстави вимагати визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв відповідача 2, оскільки ці свідоцтва були отримані за згодою власників торгівельних марок «MEDOFF» та «МЕДОФФ»;

- відповідач 2 протягом 2014 - 2018 років був єдиним власником ліцензії на використання знаків позивача на території України, і фактично здійснював використання знаків, замовляв виробництво продукції, маркованої торгівельними марками, контролював якість продукції, замовляв виробництво комплектуючих, організовував дистрибуцію готової продукції, на замовлення відповідача 2 здійснювалася розробка рецептур для напоїв, дизайну продукції, а відтак можливість введення споживачів в оману щодо виробника продукції маркованої торгівельними марками відповідача 2, які містять позначення «MEDOFF» та «МЕДОФФ» виключена, оскільки позивачем не надано доказів використання останнім відповідних торгівельних марок, адже на ринку України відсутня продукція позивача маркована вказаними знаками;

- посилання позивача 1 на той факт, що скасовані ліцензії, видані попереднім власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг, особою, яка не є стороною відповідних договорів, є безпідставними, та такими, що суперечать ст. 1113 ЦК України;

- факт здійснення офіційної публікації є достатнім для висновку про належне повідомлення будь-якої особи про реєстрацію і видачу відповідачу 2 спірних свідоцтв, а відтак позивач міг дізнатися і знав про видачу свідоцтв з відповідних дат офіційної публікації відомостей про їх видачу, а також мав оцінити при укладенні 28.11.2018 документу про передачу права на торгівельні марки ризики, пов`язані із такою датою публікації, зокрема, ризик збігу позовної давності.

Крім того, відповідач 2 заявив про застосування наслідків спливу позовної давності до заявлених позовних вимог, оскільки відповідно до ст. 262 ЦК України заміна сторін у зобов`язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності.

Відповідач 3 проти позовних вимог заперечив, пославшись на те, що:

- він не визнає обставини щодо скасування або недійсності/нечинності ліцензій на використання вказаних торгівельних марок, оскільки в силу приписів ч. 2 ст. 1113 ЦК України укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше;

- спірні знаки для товарів і послуг були зареєстровані за відповідачем 2 із дозволу тодішнього власника знаків, відповідно, позивач 1 як власник знаку не наділений правом перешкоджати відповідачу 2 у використанні ним спірних знаків (п. 2 ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності);

- знаки для товарів і послуг відповідача 2 та позивача не є схожими до ступеню змішування;

- позивач 1 не здійснює безпосереднє виготовлення продукції на території України, відповідно, не відомий ані ринку, ані пересічним споживачам, а тому у жодному разі не може асоціюватися із відповідачем 2 та його знаками.

Крім того, відповідач 3 заявив про застосування наслідків спливу позовної давності до заявлених позовних вимог.

Відповідач 4 проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що реєстрація торговельних марок за оспорюваними свідоцтвами здійснена без порушення прав позивача 1, при проведенні експертизи заявок та видачі оспорюваних свідоцтв України на торговельні марки не було порушено вимог законодавства України.

Треті особи 8 та 9 проти задоволення позовних вимог заперечили, посилаючись на те, що заявки на реєстрацію знаків для товарів та послуг за оскаржуваними свідоцтвами були подані ТОВ «Кримська водочна компанія» з дозволу власника знаків «MEDOFF» та «МЕДОФФ», а після передачі прав на заявки ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» також отримало від ТОВ «Домані Групп» право на реєстрацію знаків, схожих із знаками «MEDOFF» та «МЕДОФФ».

Крім того, третя особа 9 зазначила, що у справі відсутні докази, що відповідач 2 та позивач є конкурентами на одному ринку, та що позивач взагалі займає якусь нішу на ринку, і здійснював будь-яку діяльність з використанням знаків, власником яких він є, а також підтримула викладені у відзивах оводи.

В процесі розгляду справи позивач 1 набув право власності 100% на частку у статутному фонді ТОВ «Кримська водочна компанія», внаслідок чого третя особа 8 змінила свою правову позицію у справі та підтримала позовні вимоги в повному обсязі, а також вказувала, що дозволу на передачу прав на реєстрацію знаків відповідачеві 2 не надавала.

Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив частково, що колегія суддів вважає вірним, з огляду на таке.

Причиною виникнення спору у даній справі стало питання стосовно наявності чи відсутності підстав для визнання недійсними свідоцтва на знаки для товарів і послуг №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016.

Відповідно до ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним.

Згідно зі ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законам.

За змістом ч. 1 ст. 494 ЦК України та п. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на торгівельні марки» (далі Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Пункт 1 ст. 157 ГК України також визначає, що право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Частиною 2 ст. 494 ЦК України унормовано, що обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

За приписами ч. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом.

Статтею 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

При цьому, оскільки за змістом ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Зі змісту положень ч. 1 ст. 19 Закону (в редакції, що діяла на момент реєстрації оскаржуваних позначень) слідує, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

В п. 3 ст. 6 Закону (в редакції, що діяла на момент реєстрації оскаржуваних позначень) встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.

За приписами п. 4.3.2.8 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил).

Згідно з п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Як вірно встановлено судом першої інстанції, в матеріалах справи міститься висновок експерта № 177 від 09.12.2019 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Жилою Б.В. на замовлення позивача 1 у справі, яким встановлено, що:

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187569 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КОРОЛІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНА» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187571 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187572 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КАЙЕН ЕКСПОРТНА» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № 187573 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ОРИГІНАЛ ЕКСПОРТНА» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № 87574 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №70974 від 15.01.2007 знаком для товарів і послуг «MEDOFF GOLD» настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187570 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ПЛАТИНУМ ЕКСПОРТНА» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №105725 від 10.04.2009 знаком для товарів і послуг «MEDOFF PLATINUM» настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №188094 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «Горілка Медофф» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №188095 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «Водка Медофф», за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187879 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ КЕЛЬТ» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №193464 від 25.11.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «MEDOFF KELT», за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154730 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «MEDOFF» настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №215165 від 10.08.2016, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «DIAMANT by MEDOFF (зобр.)», за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №194247 від 10.12.2014 знаком для товарів і послуг «DIAMANT BY MEDOFF» настільки, що їх можна сплутати;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№187569, 187570, 187571, 187572, 187573, 187574, 187879, 188094, 188095, 193464, 194247, 215165 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника всіх, вказаних у свідоцтвах, товарів 33 класу МКТП.

При цьому, в дослідній частині висновку зазначено, що основними елементами оскаржуваних знаків, які мають братися до уваги при проведенні порівняльного дослідження, в тому числі, з огляду на зайняття домінуючого положення в складі знаків, є слово МЕДОФФ (MEDOFF), яке в свою чергу є єдиним елементом знаку за свідоцтвом №154731, чим і обумовлюється наявність між ними схожості до ступню змішування.

Відповідно до ст. 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Згідно зі ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, який, дослідивши висновок судового експерта від 09.12.2019 № 17 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, встановив, що вказаний висновок судового експерта містить докладний опис проведеного дослідження та є обґрунтованим, містить чіткі висновки з поставлених перед експертом питань, жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновків чи суперечливість їх іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано, з чого слідує, що вказаний висновок судового експерта є належним і допустимим доказом у даній справі. При цьому, у висновку зазначено, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 101 ГПК України експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 КК України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до Господарського суду міста Києва.

При цьому іншого висновку експерта із висновками, що відрізняються від тих, що надані експертом у вищезазначеному дослідженні матеріали справи не містять.

За таких обставин, суд першої інстанції цілком вірно прийняв висновок експерта № 177 від 09.12.2019 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеним судовим експертом Жилою Б.В. в якості належного та допустимого доказу у справі.

З наявними у матеріалах справи доказами підтверджуються доводи позивача 1 про те, що зареєстровані на ім`я відповідача 2 знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: №№ 187569, 187570, 187571, 187572, 187573, 187574, 187879, 188094, 188095, 193464, 215165 є «похідними» від серії знаків МЕДОФФ (MEDOFF), що на момент вирішення спору сторін по суті належали позивачу 1, що свідчить про те, що такі знаки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками, які наразі належать позивачу, для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Згідно з правовою позицією, яка викладена в постанові Верховного Суду від 13.08.2019 у справі № 910/6920/17 порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Щодо доводів відповідачів 2, 3 про реєстрацію спірних знаків для товарів і послуг за відповідачем 2 із дозволу колишнього власника знаків, що зараз належать позивачеві (ТОВ «Ескада» - правонаступника ТОВ «Домані груп»), та, відповідно, відсутність у позивачів, як теперішнього власників знаків, права перешкоджати відповідачу 2 у використанні ним спірних знаків, які ґрунтуються на положенням п. 2 ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, слід зазначити наступне.

За приписами статті 6 septies Паризької конвенції, яка є чинною для України з 25.12.1991, якщо агент або представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знаку від свого власного імені в одній або декількох таких країнах, власник має право запобігти реєстрації або вимагати її анулювання або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент або представник не надасть доказів, які виправдовують його дії. Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (І), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.

У пункті 77 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12 роз`яснено, що відповідно до пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, якщо агент або представник власника знака в одній з країн Союзу з охорони промислової власності подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації або вимагати її скасування, або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подає доказів, що виправдовують його дії. Зі змісту зазначеної статті випливає, що у тлумаченні термінів «агент» і «представник» господарським судам слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.

Метою ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності є захист принципів добросовісності, довіри та неприпустимості правопорушень з боку торговельного партнера, якому контрагент надає право використовувати свій знак з метою зміцнення і розширення позиції свого знаку на ринку.

Незважаючи на широке розуміння визначень «агент» та «представник» відповідні обставини - факт агентських відносин чи відносин представництва, мають бути підтверджені відповідними доказами. Факт таких відносин насамперед повинен підтверджуватися відповідними договорами (договір-купівлі продажу, поставки, дистрибуції). При цьому факт виникнення агентських або посередницьких відносин повинен мати місце до подачі заявки на реєстрацію знака.

При розгляді даної справи наявними в матеріалах справи доказами не підтверджено обставин, пов`язаних з існуванням саме агентських чи представницьких відносин між Товариством з обмеженою відповідальністю «Домані Групп» (правонаступником ТОВ «Ескада») та відповідачем 2 у розумінні приписів статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності. Крім того, ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності наділяє власника торгівельних марок правом перешкоджання реєстрації марки, якщо ним здійснюється використання торговельних марок в іноземній державі (в одній з країн Союзу), а заявка подана на реєстрацію марки, без його дозволу, від свого імені агентом чи представником такого власника в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, в іншій країні (в одній з країн Союзу).

Отже, як вірно встановлено судом першої інстанції, в даному випадку відсутні підстави для формування висновку щодо застосування до правовідносин сторін статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Щодо доводів про отримання письмової згоди відповідачем 2 від власника знаків за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 на реєстрацію схожих знаків для товарів і послуг слід зазначити наступне.

Відповідач 2 стверджує, що реєстрація спірних свідоцтв відбулася із дозволу попереднього власника торговельних марок позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Домані групп» на підставі угод від 01.09.2011 та від 01.04.2014, проте дослідивши зміст зазначених угод суд першої інстанції цілком вірно встановив, що:

- угодою від 01.09.2011 не передбачено право Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» на передачу прав стосовно реєстрації знаків іншим особам, зокрема і відповідачу 2;

- дозвіл власника знаку на реєстрацію іншою особою схожого позначення, є дією, яка вичерпується поданням заявки відповідною особою, яка отримала такий дозвіл, в даному випадку ТОВ «Кримська водочна компанія» і такий дозвіл не може бути переданий від імені власника знаку;

- отже, реєстрація знаків за свідоцтвами України №№187569, 187570, 187879, 188094, 188095, 193464, 215165 на ім`я відповідача 2 здійснена без дозволу попереднього власника. При цьому, доказів, що попередній власник знаків, які зараз належать позивачам, а саме ТОВ «Домані груп» надавало таку згоду відповідачеві 2 матеріали справи не місять;

- угодою від 01.04.2014 відповідача 2 уповноважено здійснювати реєстрацію знаків з 01.04.2014, тоді як заявки на реєстрацію знаків за свідоцтвами №№187571, 187572, 187573 та 187574 подані 16.07.2013 (раніше дати укладання угоди);

- за таких обставин угоди від 01.09.2011 та від 01.04.2014 не можуть бути підставою для реєстрації спірних товарних знаків на ім`я відповідача 2.

Вимоги до заявки встановлені статтею 7 Закону, і вказана стаття не містить положень із яких би вбачалося, що заявка на реєстрацію схожих позначень може бути подана за наявності письмової згоди власника основних позначень. Згідно зазначеної статті закону за дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Суд першої інстанції цілком вірно критично оцінив посилання відповідачів на положення ст. 1113 ЦК України та на обставини неправомірного припинення їх ліцензій з огляду на таке:

- Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата (за наявності укладених раніше ліцензійних договорів) на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі;

- в силу ч. 2 ст. 1113 ЦК України перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору;

- у застосуванні положень ч. 2 ст. 1110 ЦК України необхідно мати на увазі, що передбачена нею можливість відмови від ліцензійного договору не потребує для своєї реалізації звернення до суду (що не виключає можливості оскарження в суді обґрунтованості такої відмови). Відмова вважається такою, що відбулася, з моменту одержання ліцензіаром або ліцензіатом повідомлення про неї, якщо інше не передбачено договором.

Отже, з урахуванням встановлених обставин, що спірні позначення не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, порушені права позивача, за захистом яких він звернувся до суду, є доведеними.

Враховуючи викладене вище, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що позовні вимоги про визнання недійсними повністю свідоцтв на знаки для товарів і послуг № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016, зареєстрованих на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг», є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону (в редакції, яка діяла станом на дату звернення до суду з цим позовом), свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частинами 1, 2 ст. 20 Закону унормовано, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також: вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Отже, з огляду на те, що позначення, які містяться на товарах відповідача 2 та відповідача 3 є схожими до ступеня змішування із об`єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача, суд першої інстанції цілком вірно визнав, що позовні вимоги про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» використання позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016, зареєстрованими на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі, нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, а також зобов`язання відповідача 3 вилучити з цивільного обороту в Україні та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016: а саме: горілку «MEDOFF», «DIAMANT BY MEDOFF», місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Водночас, позовна вимога в частині зобов`язання ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» вилучити з цивільного обороту в інших країнах, куди здійснювалась поставка товарів із застосуванням позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016 не підлягає задоволенню, оскільки юрисдикція господарського суду не поширюється на територію інших країн, як і територіальна дія належних позивачеві свідоцтв поширюється лише на територію України. Поряд з цим, позивачем не надано доказів того, що поставка здійснювалась відповідачем-2 на територію інших країн, не вказано яких саме країн тощо, іншого судом не встановлено.

В частині позовних вимог про зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг слід зазначити таке.

Відповідно до п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

14.10.2020 набув чинності Закону України від 16.06.2020 № 703-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

У відповідності до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

За таких обставин суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що позовні вимоги про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України щодо визнання недійсними спірних свідоцтв та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Посилання апелянта на те, що матеріали справи не містять доказів наявності конкуренції між позивачем та відповідачем 2, пов`язаної з використанням спірних позначень, відсутні документально підтверджені даними випадки сплутування споживачами продукції, що призвело до порушення прав позивача та на те, що відсутні докази того, що позивач використовував свої позначення та/або представлений на ринку, колегією суддів до уваги не приймаються, оскільки ст. 20 Закону зазначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Про вказане зокрема і було зазначено Верховним Судом у постанові від 11.08.2022 у цій справі у обґрунтування наявності підстав для скасування постанови Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 у справі № 910/16586/18.

Колегія суддів зазначає про те, що не може бути підставою для відмови у задоволенні позову як можливість позивача пред`явити вимоги про невідповідність наданих йому гарантій продавцю, так і зобов`язання позивача при придбанні позначень проявити розумну обачність та дослідити історію вибуття майна у попередніх власників, оскільки вказане не спростовує наявність у позивача права вимагати усунення порушення своїх прав саме від їх порушника.

Щодо строку позовної давності до спірних правовідносин слід зазначити наступне.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 ЦК України).

Позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення. Термін позовної давності виконує кілька завдань, у тому числі забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу.

Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (пункт 1 статті 32 цієї Конвенції), наголошує, що позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення.

Механізм застосування позовної давності повинен бути достатньо гнучким, тобто, як правило, він мусить допускати можливість зупинення, переривання та поновлення строку позовної давності, а також корелювати із суб`єктивним фактором, а саме - обізнаністю потенційного позивача про факт порушення його права (пункти 62, 66 рішення від 20.12.2007 за заявою № 23890/02 у справі «Фінікарідов проти Кіпру»).

З урахуванням особливостей конкретних правовідносин початок перебігу позовної давності може бути пов`язаний з різними юридичними фактами та їх оцінкою управомоченою особою.

Порядок відліку позовної давності наведено у ст. 261 ЦК України. Зокрема, відповідно до частини першої цієї статті перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення (ч. 3 ст. 267 ЦК України).

Частинами 4,5 ст. 267 ЦК України передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Якщо позовні вимоги визнано обгрунтованими, а стороною у справі заявлено про сплив позовної давності, суд зобов`язаний застосувати до спірних правовідносин положення ст. 267 ЦК України та вирішити питання про наслідки такого спливу, тобто або відмовити в позові у зв`язку зі спливом позовної давності, або за наявності поважних причин її пропущення - захистити порушене право.

Для визначення моменту виникнення права на позов важливими є як об`єктивні (порушення права), так і суб`єктивні (особа дізналася або повинна була дізнатися про це порушення) аспекти. Порівняльний аналіз термінів «довідався» та «міг довідатися», що містяться в ст. 261 ЦК України, дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх майнових прав, а тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення свого цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, що також випливає із загального правила, встановленого статтею 74 ГПК України, про обов`язковість доведення стороною спору тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Таким чином, для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК України при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об`єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

Це право, зокрема, може бути пов`язане з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку тощо. Разом з тим, за певних конкретних обставин справи, таке право може виникати і з моменту реєстрації спірного знаку.

Подібні висновки наведені у Постановах Верховного Суду від 28.05.2020 року №910/13119/17, від 26.06.2018 та від 28.01.2020 у справі №910/20564/16, від 11.08.2022 у справі №910/16586/18 та від 19.08.2021 у справі №910/570/16.

Як вірно встановлено судом першої інстанції:

- на період реєстрації спірних знаків знаками за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 володіло Товариство з обмеженою відповідальністю «Домані Групп», зареєстроване за законодавством Російської Федерації;

- 12.09.2016 знаки № 154730, № 154731, № 70974, № 80902, № 105725, № 194247 були передані Компанії «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед», яка водночас була в період з 30.04.2014 до 18.10.2018 учасником відповідача 2, частка якого становила 100% від статутного капіталу останнього;

- з матеріалів справи слідує, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Домані Групп» та Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» надавали відповідачу 2 дозволи (ліцензії) на використання відповідних знаків. Протягом 2014 - 2018 відповідач 2 з дозволу власників знаків (як попереднього - ТОВ «Домані Групп», так і позивача у справі) використовував знаки за свідоцтвами України № 154730, № 154731 та інших на території України, здійснював організацію виробництва та продаж алкогольних напоїв маркованих відповідними знаками, проте 31.10.2018 дозвіл (ліцензія) відповідача 2 було скасовано. В листопаді 2018 власником знаків за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 став позивач, який 26.11.2018 надав право використання зазначених знаків третій особі на стороні позивача;

- позивач зазначає, що він не знав про реєстрацію за відповідачем 2 спірних знаків, при підписанні 23.11.2018 ліцензійного договору Компанія «І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед» повідомила позивача про існування «знецінених торговельних марок» (оскаржуваних торговельних марок), та про їх належність особі, яка пов`язана з нею (Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед») корпоративними зв`язками, та пообіцяла, що найближчим часом дозвіл на їх використання також буде наданий позивачу. Проте, такі «знецінені» марки передані позивачу не були. Відповідно, позивач дізнався про реєстрацію спірних знаків 23.11.2018, в день укладання ліцензійного договору та договору про передачу знаків з Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед»;

- зазначені обставини, а також інші обставини даної справи свідчать про виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень для позивача - Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» саме в листопаді 2018 року;

- матеріалами справи підтверджується, що Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед», процесуальним правонаступником якої є Компанія «Зафорпо Венчез Лімітед», з розглядуваним позовом звернулася до суду 10.12.2018, тобто в межах трирічного строку позовної давності, виходячи з дати набуття Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» прав власності на знаки за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 (12.09.2016);

- вказане свідчить про те, що позивачем при зверненні до суду строк позовної давності не було пропущено, отже підстави для застосування строку позовної давності до відповідних вимог позивача відсутні.

При цьому колегія суддів зазначає про те, що на дату винесення судом першою інстанції рішення позивачем у справі була саме Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед», для якої конфлікт на ринку щодо оспорюваних позначень виник саме в листопаді 2018 року. При цьому до дати набуття нею права на відповідні свідоцтва в неї була відсутня можливість для захисту своїх прав з огляду на фактичну відсутність таких прав.

Те, що з позовом до суду звернулась Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» вказаних вище висновків не спростовує.

Слід зауважити і на тому, що не звернення Компанії «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» до суду з цим позовом у період з 30.04.2014 до 18.10.2018 не може свідчить про іншу дату виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень для позивача 1 - Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед».

З огляду на вказані обставини, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про часткове задоволення позовних вимог. Рішення суду першої інстанції залишається без змін.

Щодо інших аргументів сторін колегія суддів зазначає, що вони були досліджені та не наводяться у судовому рішенні, позаяк не покладаються в його основу, тоді як Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (справа Серявін проти України, § 58, рішення від 10.02.2010). Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод (рішення Європейського суду з прав людини у справі Трофимчук проти України).

Дослідивши матеріали наявні у справі, апеляційний суд робить висновок, що суд першої інстанції дав належну оцінку доказам по справі та виніс законне обґрунтоване судове рішення, яке відповідає чинному законодавству, фактичним обставинам і матеріалам справи.

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновку місцевого господарського суду з огляду на вищевикладене.

Виходячи з вищевикладеного, колегія суддів вважає, що скаржник не довів обґрунтованість своєї апеляційної скарги, докази на підтвердження своїх вимог суду не надав, апеляційний суд погоджується із рішенням Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18, отже підстав для його скасування або зміни в межах доводів та вимог апеляційної скарги не вбачається.

Враховуючи вимоги та доводи апеляційної скарги, апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» задоволенню не підлягає.

Відповідно до приписів ст. 129 ГПК України судові витрати по сплаті судового збору за звернення з цією апеляційною скаргою покладаються на апелянта.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 129, 252, 263, 267-271, 273, 275, 276, 281-285, 287 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн беверідж трейдінг» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2023 у справі № 910/16586/18 залишити без змін.

3. Судові витрати зі сплати судового збору за подачу апеляційної скарги покласти на апелянта.

4. Повернути до Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/16586/18.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня складання її повного тексту.

Повний текст судового рішення складено 19.11.2024.

Головуючий суддя М.Л. Яковлєв

Судді Т.П. Козир

Ю.Б. Михальська