УХВАЛА

07 листопада 2024 року

м. Київ

cправа № 910/8781/23

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Колос І.Б. (головуючий), Булгакової І.В., Жайворонок Т.Є.,

за участю секретаря судового засідання Гибало В.О.,

представників учасників справи:

позивача - Компанії «Єврокеш» С.А. (Eurocash S.A.) - Ортинська М.Ю., адвокат (ордер від 23.08.2024),

відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» - Артамонова К.А., адвокат (ордер від 18.09.2024),

відповідача-2 - державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» - Фінагіна В.Б., в порядку самопредставництва,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

про передачу на розгляд Великої Палати Верховного Суду справи № 910/8781/23

за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К»

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.08.2024 (головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Доманська М.Л., Отрюх Б.В.)

у справі за позовом Компанії «Єврокеш» С.А. (Eurocash S.A.), (далі - Компанія)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» (далі - ТОВ «Домінус-К») та державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - Організація)

про припинення дії свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

У червні 2023 року Компанія звернулася до суду з позовом до ТОВ «Домінус-К» та Організації про припинення дії свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії, в якому просила суд:

- достроково припинити дію свідоцтва України № 34485 на торговельну марку на території України повністю, а саме для всіх послуг 35, 41 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), для яких надана правова охорона;

- зобов`язати Організацію внести до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України № 34485 для всіх послуг 35, 41 та 42 класів МКТП на території України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на те, що торговельна марка «EUROCASH» за свідоцтвом України № 34485, власником якої є ТОВ «Домінус-К», не використовується товариством на території України протягом останніх п`яти років та перешкоджає позивачу в отриманні на території України правової охорони чотирьом торговельним маркам за міжнародними реєстраціями № 1633683 від 21.06.2021, № 1633015 від 21.06.2021, № 1633016 від 21.06.2021 та № 1633014 від 21.06.2021.

За твердженням позивача, невикористання відповідачем-1 торговельної марки «EUROCASH» є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку.

Рішенням господарського суду міста Києва від 30.04.2024 зі справи № 910/8781/23 (суддя Котков О.В.) у задоволенні позову відмовлено з посиланням на те, що з дати отримання відповідачем-1 прав на використання спірного знаку для товарів і послуг від попереднього власника, а саме з 25.08.2020 станом на час звернення позивача до суду із цим позовом (05.06.2023) не сплив передбачений законодавством п`ятирічний строк безперервного невикористання такого знаку для товарів та послуг, а тому відсутні правові підстави, передбачені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для дострокового припинення дії належного відповідачу-1 свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку з невикористанням останнім цього знака без поважних причин протягом п`ятирічного строку.

За висновком місцевого господарського суду, законом не передбачена відповідальність нового власника знака на товари і послуги у зв`язку з недобросовісним користуванням попереднім власником своїми правами на цей знак.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.08.2024 зі справи рішення місцевого господарського суду скасоване та ухвалено нове рішення про часткове задоволення позову: достроково припинено дію свідоцтва України № 34485 на торговельну марку на території України в частині всіх послуг 35 та 42 класів МКТП, для яких надана правова охорона; зобов`язано Організацію внести до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України № 34485 для всіх послуг 35 та 42 класів МКТП на території України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Здійснено розподіл судових витрат.

Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано з посиланням, зокрема на те, що чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у залежність від зміни особи власника свідоцтва, тоді як відповідач-1 мав оцінити наявний ризик при укладенні договору з попереднім власником стосовно передачі прав та одразу з 25.08.2020 здійснювати власні заходи, спрямовані на використання спірної торговельної марки в Україні. Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше п`яти років); причини невикористання. При цьому обов`язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду. Таким чином, п`ятирічний період, протягом якого торговельна марка «EUROCASH» мала почати використовуватись в Україні, триває з 30.05.2018 по 29.05.2023 (переддень подання позовної заяви засобами поштового зв`язку).

За висновком суду апеляційної інстанції, відповідачем-1 порушено охоронюваний законом інтерес позивача для безперешкодної реєстрації та використання у господарській діяльності торговельної марки за заявленим позначенням у 35 класі МКТП. Крім того, оскільки зареєстрована за відповідачем-1 торговельна марка була подана на реєстрацію у 1998 році, то послуги з торгівлі товарами (пропонування їх до продажу та продаж) входили до 42 класу МКТП. У свою чергу, торговельна марка позивача подана на реєстрацію в 2021 році, коли відповідні послуги вже включено до 35 класу МКТП. Таким чином, охоронюваний законом інтерес позивача до безперешкодної реєстрації та використання у господарській діяльності торговельної марки за заявленим позначенням також порушено відповідачем-1 і в 42 класі МКТП.

Суд апеляційної інстанції, за результатом оцінки доказів у справі, дійшов висновку про те, що надані позивачем та наявні у справі докази у їх сукупності на підтвердження заявлених позовних вимог, є більш вірогідними, ніж докази на підтвердження протилежних доводів відповідача-1 щодо використання ним спірної торговельної марки, і, як наслідок, суд визнав доведеними позовні вимоги в частині невикористання відповідачем-1 торговельної марки «EUROCASH» за свідоцтвом № 34485 на території України протягом останніх п`яти років в частині всіх послуг 35 та 42 класу МКТП, для яких надана правова охорона. У зв`язку з наведеним суд дійшов висновку про наявність підстав для дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку в зазначеній частині.

Не погоджуючись із постановою суду апеляційної інстанції, ТОВ «Домінус-К» звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.

Касаційна скарга ТОВ «Домінус-К» (з урахуванням заяви про усунення недоліків касаційної скарги) обґрунтована з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Так, за доводами скаржника, апеляційним господарським судом в оскаржуваному судовому рішенні застосовані норми права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 09.06.2021 зі справи № 757/34959/18-ц.

Ухвалою Верховного Суду від 02.10.2024 відкрито касаційне провадження у справі № 910/8781/23 за касаційною скаргою ТОВ «Домінус-К» на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України.

У відзиві на касаційну скаргу Організація зазначила, зокрема, про те, що до функцій останньої не віднесено здійснення контролю за використанням торговельних марок їх власниками після здійснення державної реєстрації та видачі відповідних свідоцтв. Вимоги до Організації є похідними від основних щодо припинення дії свідоцтва. Тобто вимоги до Організації у спірних правовідносинах мають виключно технічно-реєстраційний характер.

Також у відзиві та окремо у поданому 14.10.2024 клопотанні Організація просила Суд розглядати касаційну скаргу без участі представника Організації, з урахуванням правової позиції, наведеної у відзиві Організації на касаційну скаргу.

Компанія у відзиві просила Суд залишити касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції без змін, з посиланням, зокрема, на законність та обґрунтованість судового рішення попередньої інстанції.

Згідно з ухвалою Суду від 28.10.2024 заяву Компанії про участь в судових засіданнях у справі № 910/8781/23 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів задоволено.

У судовому засіданні 07.11.2024 Суд дійшов висновку про можливість здійснювати розгляд касаційної скарги у справі без участі представника Організації, враховуючи, що участь учасників справи у судовому засіданні обов`язковою не визнавалася.

Від Організації 29.10.2024 надійшло клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, яке (клопотання) обґрунтоване з посиланням на наявність виключної правової проблеми і така передача, за доводами Організації, необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики (частина п`ята статті 302 ГПК України). Так, Організація зазначає, що існує протилежна судова практика у справах № 760/9576/16-ц та № 757/34959/18-ц щодо застосування частини четвертої статті 18 Закону, а саме щодо питання вирахування передбаченого Законом п`ятирічного строку безперервного невикористання торговельної марки, як підстави для її дострокового припинення.

Дослідивши доводи та аргументи, викладені у клопотанні Організації, касаційній скарзі, з урахуванням матеріалів справи у їх сукупності, відзивах на касаційну скаргу, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку про наявність підстав для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду в порядку частини третьої статті 304 ГПК України, оскільки колегія суддів вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів іншого касаційного суду.

Так, у постанові зі справи № 757/34959/18-ц (на яку посилається скаржник), яка ухвалена у подібних правовідносинах, зокрема, за змістовим критерієм, Верховний Суд, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення попередніх інстанцій про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії, та ухвалюючи нове рішення про відмову в позові, у застосування статті 18 Закону та статті 198 Угоди про асоціацію дійшов висновку про те, що суди попередніх інстанцій не врахували, що з дати отримання особою прав на використання спірного знаку для товарів і послуг від попереднього власника, а саме з публікації відомостей про передачу йому вказаних прав станом на час звернення позивача до суду із цим позовом у липні 2018 року не сплив передбачений Угодою про асоціацію п`ятирічний строк безперервного невикористання такого знаку для товарів та послуг, а тому дійшли безпідставного висновку щодо наявності правових підстав, передбачених Законом, для дострокового припинення дії належного відповідачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку з невикористанням останнім цього знаку без поважних причин протягом п`ятирічного строку. За висновком Верховного Суду, суди попередніх інстанцій при вирішенні цієї справи не врахували, що законом не передбачена юридична відповідальність нового власника знака на товари і послуги у зв`язку з недобросовісним користуванням попереднім власником своїми правами на цей знак.

Проте, колегія суддів у справі № 910/8781/23 вважає за необхідне відступити від зазначеного висновку Верховного Суду, який міститься у постанові зі справи № 757/34959/18-ц, у зв`язку з чим - передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, з огляду на таке.

У цій справі одним із ключових питань, яке постало перед Верховним Судом, є питання щодо застосування пункту 4 статті 18 Закону та частини першої статті 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) у контексті підстав для дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку (повністю або частково), та, відповідно обчислення передбаченого п`ятирічного строку безперервного невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

При цьому, згідно із статтею 198 Угоди про асоціацію сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Отже, і Закон, і Угода про асоціацію встановлюють вимогу щодо безперервного використання саме торговельної марки, а не щодо безперервного використання торговельної марки конкретним власником, який може періодично змінюватись.

Одним із видів правочинів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Згідно зі статтею 1113 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що є суб`єктом майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Майнові права інтелектуальної власності, набуття яких відповідно до положень цього Кодексу чи іншого закону пов`язується із їх державною реєстрацією, переходять до набувача за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності з моменту такої державної реєстрації (частина четверта статті 1113 ЦК У країни).

Статтею 16 Закону визначені права, що випливають із свідоцтва.

Статтею 17 Закону визначені також й обов`язки, що випливають із свідоцтва, а саме власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Тобто в результаті укладення та державної реєстрації договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, в тому числі, на торговельну марку, до нового власника в повному обсязі переходять як права, так і обов`язки, визначені статтями 16, 17 Закону.

Після передачі права власності на торговельну марку «EUROCASH» за свідоцтвом № 34485 на користь відповідача-1 до останнього перейшли усі обов`язки, які мав попередній власник, зокрема, обов`язок використовувати спірну торговельну марку безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку у залежність від зміни особи власника свідоцтва, у той час як відповідач-1 мав оцінити наявний ризик при укладенні договору з попереднім власником стосовно передачі прав та одразу з 25.08.2020 та здійснювати власні заходи, спрямовані на використання спірної торговельної марки в Україні.

Водночас вказана вище позиція колегії суддів у справі № 910/8781/23 щодо перебігу п`ятирічного строку невикористання торговельної марки незалежно від факту відчуження прав на таку торговельну марку новому власнику є протилежною висновку щодо застосування норм права, зокрема пункту 4 статті 18 Закону та частини першої статті 198 Угоди про асоціацію у подібних правовідносинах, викладеному в раніше ухваленому рішенні (постанові) Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 09.06.2021 зі справи № 757/34959/18-ц, відповідно до якого (висновку) перебіг цього строку має здійснюватися від дати отримання особою прав на використання спірного знаку для товарів і послуг від попереднього власника. З огляду на викладене вище, від зазначеного висновку колегія суддів судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов`язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду вважає за необхідне відступити.

На необхідність відступу від наведеного вище висновку у справі № 757/34959/18-ц також посилається Організація в клопотанні від 29.10.2024 про передачу справи № 910/8781/23 на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Колегія суддів також зазначає, що застосування передбаченого статтею 18 Закону та статтею 198 Угоди про асоціацію п`ятирічного періоду у залежності від зміни/не зміни власника свідоцтва на торговельну марку нівелює саму суть дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку і, в кінцевому рахунку, можливість реалізації дострокового припинення як таку. Вказане суперечить також принципу правової визначеності у застосуванні цих правових норм. Отже, колегія суддів вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів іншого касаційного суду.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

Згідно з частиною шостою статті 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Частиною четвертою статті 236 ГПК України передбачено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норми права, викладені в постановах Верховного Суду.

Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) зауважив, що одним із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, який, між іншим, вимагає щоб при остаточному вирішенні справи судами їх рішення не викликали сумнівів (BRUMARESCU v. ROMANIA, № 28342/95, § 61, рішення ЄСПЛ від 28.10.1999). Якщо конфліктна практика розвивається в межах одного з найвищих судових органів країни, цей суд сам стає джерелом правової невизначеності, тим самим підриває принцип правової визначеності та послаблює довіру громадськості до судової системи (LUPENI GREEK CATHOLIC PARISH AND OTHERS v. ROMANIA, № 76943/11, § 123, рішення ЄСПЛ від 29.11.2016). Судові рішення повинні бути розумно передбачуваними (S.W. v. THE UNITED KINGDOM, № 20166/92, § 36, рішення ЄСПЛ від 22.11.1995).

Надана судам роль в ухваленні судових рішень якраз і полягає в розвіюванні тих сумнівів щодо тлумачення, які існують, оскільки завжди існуватиме потреба з`ясувати неоднозначні моменти і адаптувати норми законодавства до обставин, які змінюються (VYERENTSOV v. UKRAINE, № 20372/11, § 65, рішення ЄСПЛ від 11.04.2013; DEL RIO PRADA v. SPAIN, № 42750/09, § 93, рішення ЄСПЛ від 21.10.2013).

Відповідно до частини третьої статті 302 ГПК України суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об`єднаної палати передає справу на розгляд Великої Палати, якщо така колегія (палата, об`єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об`єднаної палати) іншого касаційного суду.

Відповідно до частини першої статті 303 ГПК питання про передачу справи на розгляд палати, об`єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи.

Враховуючи наведене вище, клопотання Організації про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду підлягає задоволенню, справа № 910/8781/23 - передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду. При цьому підставою для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду колегія суддів визначає необхідність відступу від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду (у справі № 757/34959/18-ц) у складі колегії суддів іншого касаційного суду.

Керуючись статтями 234, 235, 302, 303 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про передачу справи № 910/8781/23 на розгляд Великої Палати Верховного Суду задовольнити.

2. Справу № 910/8781/23 разом із касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.08.2024 передати на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Колос

Суддя І. Булгакова

Суддя Т. Жайворонок