ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 рокуСправа № 912/3035/19

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.

при секретарі судового засідання Пастуховій А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №912/3035/19 від 05.11.2019

за позовом: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕФЕЙ" (далі - АТ "ЦЕФЕЙ"), код ЄДР 43506539, пр. Степана Бандери, 23, м. Київ, 04073

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Погрібної Любов Василівни (далі - ФОП Погрібна Л.В.), РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (далі - ТОВ "Маркхолдер"), код ЄДР 42772934, вул. Рекордна, 26Г, м. Запоріжжя, 69019

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

- ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 ), РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2

- ОСОБА_2 (далі - ОСОБА_2 ), РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3

про заборону використання знаків для товарів та послуг

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача - участі не брали;

від відповідача - участі не брали;

від третьої особи ТОВ "Маркхолдер" (в режимі відеоконференції) - адвокат Гриценко Ю.В., ордер серія АР №1113996 від 10.02.2023;

від третьої особи ОСОБА_1 - участі не брали;

від третьої особи ОСОБА_2 - участі не брали.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ТОВ "Маркхолдер" з вимогою заборонити ФОП Погрібній Л.В. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою розташування ювелірного магазину ( АДРЕСА_4 ).

В обґрунтування позовних вимог зазначено незаконне використання ФОП Погрібною Л.В. торгового знаку "УКРЗОЛОТО" за місцем здіснення господарської діяльності шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в АДРЕСА_4 , оскільки відповідачем не укладено відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер".

Ухвалою від 05.11.2019 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/3035/19 за правилами загального позовного провадження. Призначив підготовче засідання та встановив сторонам строк для подання заяв по суті справи.

Процесуальний рух справи детально відображено у відповідних ухвалах суду.

Відповідач згідно поданого відзиву №б/н від 28.11.2019 проти позову заперечив, просив суд відмовити у його задоволенні та стягнути з ТОВ "Макхолдер" на користь ФОП Погрібної Л.В. понесені витрати у зв`язку з наданням правничої (правової) допомоги у розмірі 12 500,00 грн. В обґрунтування заперечень вказав на те, що вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО" не є позначенням товарів (робіт, послуг), відповідно не є торгівельною маркою, тому позовна вимога не охоплюється правами щодо захисту права інтелектуальної власності на торгівельну марку, визначених ст. 426, 495 ЦК України. Відповідач зазначив також, що "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" використовує як твір образотворчого мистецтва у вигляді вивіски на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами цього твору. Водночас, на думку відповідача, суду не подано доказів наявності у ТОВ "Макхолдер" правосуб`єктності щодо реєстрації знаку для товарів та послуг під №124382 "УКРЗОЛОТО", використання його до дати реєстрації товариства та продовження дії вказаного свідоцтва у 2018 році.

ТОВ "Макхолдер" подано відповідь на відзив №7900/6 від 18.12.2019 з вимогою позов задовольнити у повному обсязі.

За клопотанням ТОВ "Макхолдер" господарський суд ухвалою від 21.01.2020 призначив у справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

До господарського суду надійшов висновок експерта №3655/20-53/20442/20-53 від 18.08.2020 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Згідно ухвали від 23.09.2021 господарський суд, зокрема, залучив до участі у справі третіх осіб та встановив строк для подання пояснень.

07.10.2021 до господарського суду надійшли пояснення №б/н від 06.10.2021 третьої особи - ОСОБА_1 .

За клопотанням відповідача ухвалою від 07.10.2021 господарський суд призначив у справі додаткову судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності. Провадження у справі на час проведення експертизи зупинив.

Листом №741/415-16-22/3 від 27.09.2022 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності повернуто матеріали справи №912/3035/19 без проведення судової експертизи.

Ухвалою від 22.07.2024 господарський суд поновив провадження у справі.

Через систему "Електронний суд" від третьої особи ОСОБА_2 надійшли пояснення №б/н від 26.07.2024.

За заявами №б/н від 23.07.2024 ТОВ "Маркхолдер" та №б/н від 01.08.2024 АТ "ЦЕФЕЙ" (в порядку ст. 52 ГПК України) господарський суд ухвалою від 01.08.2024 здійснив заміну позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника АТ "ЦЕФЕЙ". Залучив ТОВ "Маркхолдер" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача. Витребував у ТОВ "Маркхолдер" оригінал товарного чеку від 24.10.2019 та фіскального чеку №1047001 від 25.10.2019.

Від третьої особи ТОВ "Маркхолдер" надійшла заява №б/н від 08.08.2024 про намір стягнення витрат на правничу допомогу та пояснення №б/н від 12.08.2024. Крім того, згідно заяви №б/н від 09.08.2024 ТОВ "Маркхолдер" просило стягнути з відповідача судовий збір в розмірі 1 921,00 грн та витрати на експертизу в розмірі 19 612,80 грн.

09.08.2024 до господарського суду через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява №б/н від 09.08.2024 про зміну предмета позову (в порядку ч. 3 ст. 46 ГПК України) шляхом заборони ФОП Погрібній Л.В. використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Ухвалою від 15.08.2024 господарський суд прийняв заяву №б/н від 09.08.2024 позивача про зміну предмета позову (в порядку ч. 3 ст. 46 ГПК України) до розгляду, ухвалив подальший розгляд справи здійснювати з урахуванням нового предмета позову.

19.09.2024 господарський суд закрив підготовче провадження, призначив справу до судового розгляду по суті на 10.10.2024 - 15:30 год. та викликав в судове засідання для надання усних роз`яснень по висновку №3655/20-53/20442/20-53 від 18.08.2020 експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климову Наталію Борисівну.

Протокольними ухвалами: від 10.10.2024 оголошено перерву в судовому засіданні до 24.10.2024 - 15:30 год., від 24.10.2024 до 06.11.2024 - 11:30 год.

До господарського суду 01.11.2024 ТОВ "Маркхолдер" на виконання ухвали суду надало оригінал товарного чеку від 24.10.2019 та фіскального чеку №1047001 від 25.10.2019 для дослідження судом.

04.11.2024 в системі "Електронний суд" відповідачем сформовано клопотання про відкладення (перенесення) розгляду справи з відповідною вимогою. Протокольною ухвалою від 06.11.2024 господарський суд відмовив у задоволенні такого клопотання відповідача.

Від позивача 05.11.2024 через систему "Електронний суд" надійшла заява про розгляд справи без участі за якою позивач просить: провести розгляд справи 06.11.2024 року по справі №912/3035/19 без участі представника позивача - АТ "ЦЕФЕЙ"; позовні вимоги задовольнити в повному обсязі; заборонити відповідачу використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків; судові витрати стягнути з відповідача в повному обсязі. Докази щодо витрат на правничу допомогу будуть надані протягом 5-ти днів з дня ухвалення рішення у справі згідно ч. 8 ст. 129 ГПК. Крім цього позивач зазначив, що до експерта питань не має.

Учасники справи належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується довідками Господарського суду Кіровоградської області про доставку електронного листа.

Згідно з ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи, зокрема, у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників справи, господарський суд встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини сторін.

ТОВ "Маркхолдер" належало право власності на торговий знак "УКРЗОЛОТО" (далі - Торговий знак), що зареєстрований, зокрема, для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 Міжнародний класифікатор товарів та послуг). Право власності на знак засвідчується свідоцтвом №124382, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010.

У відповідності до інформації, опублікованої у виданні в сфері інтелектуальної власності "Промислова власність" Бюлетень №19, 2019, ТОВ "Маркхолдер" було власником Торгового знаку згідно рішення №25921.

ТОВ "Маркхолдер" стало відомо про незаконне використання Торгового знаку шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: АДРЕСА_5 . За місцем розташування зазначеного ювелірного магазину, господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснювала ФОП Погрібна Л.В. (РНОКПП НОМЕР_1 ). На підтвердження зазначеного ТОВ "Маркхолдер" надано копії: товарного чеку від 24.10.2019, фіскального чеку №1047001 від 25.10.2019 та фото розміщення вивіски за місцем розташування торгової точки.

За твердженням ТОВ "Маркхолдер" в порушення вимог законодавства, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер", відповідач незаконно використовує його за місцем здійснення господарської діяльності, тому права ТОВ "Маркхолдер" щодо виключного права використання Товарного знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) - відповідачем порушені.

Зазначені обставини стали підставою для звернення ТОВ "Маркхолдер" до суду з позовом.

При цьому, відповідач стверджував, що вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО" є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_4 від 11.10.2016, виданого на ім`я авторів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Згідно висновку №3655/20-53/20442/20-53 від 18.08.2020 експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності:

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку;

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382;

- позначення (напис) "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на вивісці ювелірного магазину на будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 за наявними матеріалами, не видається за можливе.

Згідно пояснення №б/н від 06.10.2021 третьої особи ОСОБА_1 , у спірний період приміщення магазину - ломбарду за адресою: АДРЕСА_4 перебуває у власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відповідно до договору купівлі - продажу від 11.03.2002.

Вперше ОСОБА_1 , як фізичною особою - підприємцем, позначення "УКРЗОЛОТО" було використано 18.02.2000 при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині по АДРЕСА_4 , згодом 31.07.2004 при відкритті відділів "Укрзолото" в оптово-роздрібному магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_6 та з 01.06.2007 по АДРЕСА_7 , пізніше 08.07.2010 при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині АТБ по АДРЕСА_8 (Велика Перспективна). Вперше ОСОБА_2 , як фізичною особою - підприємцем, позначення "УКРЗОЛОТО" було використано 03.09.2002 при відкритті відділу "Укрзолото" по АДРЕСА_9 , пізніше 01.05.2013 при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині АТБ по вул. Карла Маркса, 48 (Велика Перспективна).

Спеціалізацією даних відділів "Укрзолото" була роздрібна торгівля ювелірними виробами та годинниками.

Згодом, у період з 2006 року по 2010 рік на замовлення третіх осіб ПП "ДЦ Арт-Салон" вул. Мечникова, 16, м. Київ велися розробки та виготовлення рекламно-інформаційної продукції, а саме розроблення логотипу "УКРЗОЛОТО", інформаційні вивіски з використанням логотипу "Укрзолото" тощо.

Таким чином, починаючи з 2000 року та 2002 року третіми особами здійснено використання позначення "Укрзолото" при торгівлі ювелірними виробами, починаючи з 2006 року по 2010 роки розроблено логотип " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та іншу інформативну продукцію для позначення при торгівлі ювелірними виробами.

Наразі всі позначення на будинках по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 та АДРЕСА_14 замовлені та виготовлені задовго до реєстрації знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг "УКРЗОЛОТО" №124382 від 25.06.2010, а тим більше задовго до переходу прав на вказаний знак для товарів і послуг ТОВ "Маркхолдер".

Вказані обставити, зокрема, підтверджують фото позначення "УКРЗОЛОТО" з датою 24.05.2006.

На даний момент, на спірному приміщенні змонтоване позначенням "Укрзолото", що підтверджується фото вказаного позначення.

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зареєстрували твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО".

З прихильниками творчості ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зокрема, ФОП Руссо Т.В., ФОП Колісник К.С., ФОП Лимаренко В.В., ФОП Ком`яті О.Ю., ФОП Майданюк О.П., ФОП Погрібна Л.В укладені ліцензійні договори щодо використання вказаного твору.

Розглядаючи спір по суті, господарський суд зазначає таке.

Правовідносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон, в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), а також нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

Цивільний кодекс України визначає, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (ст. 418 ЦК України).

Статтею 420 ЦК України визначено, що до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом (ст. 426 ЦК України).

За приписами ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до ст. 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи.

Положеннями ст. 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до Закону знаком для товарів і послуг є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 1).

Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (ст. 5 Закону).

У ст. 16 Закону передбачено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (ч. 2). Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (ч. 4).

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5).

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору (ч. 8).

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За приписами ст. 21 Закону захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.

За правилами ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ст. 13).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ст. 86).

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

В свою чергу, п. 1 Розділу І наказу №730 від 18.05.2017 "Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності" Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - наказ), визначено, що видання державної системи правової охорони інтелектуальної власності становлять сукупність документів, що видаються на паперовому та дублюються на електронному носіях і є оперативним та вичерпним джерелом інформації про заявлені та зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності, а також нормативні акти та інші офіційні відомості й сповіщення.

Згідно з положеннями наказу до номенклатури видань у сфері правової охорони інтелектуальної власності входить, у тому числі Офіційний бюлетень "Промислова власність" - друковане періодичне видання, яке виходить 2 рази на місяць. Видання офіційного бюлетеня складається з двох книг: книги 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем"; книги 2 "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів". Книга 2, у свою чергу, засвідчує інформацію про заявлені та зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності, у тому числі щодо знаків для товарів і послуг. Окремо книга містить інформацію щодо передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг від попереднього власника свідоцтва, дійсному.

Відтак, у відповідності до інформації, опублікованої у офіційному бюлетені "Промислова власність" за №19, 2019 року, попередній власник свідоцтва - ОСОБА_3 здійснила передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак "УКРЗОЛОТО" ТОВ "Маркхолдер".

Так, наявними матеріалами справи підтверджено, що ТОВ "Маркхолдер" з 2019 року було власником на знак для товарів і послуг "УКРЗОЛОТО", який зареєстрований, у тому числі для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 МКТП), засвідченим свідоцтвом №124382, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010.

Відповідач з 11.10.2005 зареєстрована як фізична особа-підприємець, зокрема, з такими видами економічної діяльності: 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний); 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

ТОВ "Маркхолдер" зазначено, що за місцем розташування приміщення, в якому відповідачем здійснювалась торгівельна діяльність з продажу ювелірних виробів, розміщено вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО".

Обставини фактичного розміщення на будівлі за адресою: АДРЕСА_4 вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" не заперечено іншими учасниками під час розгляду справи.

Як стверджує відповідач у відзиві на позов, вказане позначення є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016, виданого на ім`я авторів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , яке використовується ФОП Погрібною Л.В. на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами.

Про вказане також зазначає третя особа - ОСОБА_1 в поясненнях до суду.

Під час розгляду справи, Міністерством економіки України згідно поданих до суду документів підтверджено реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачу Свідоцтва №68218 від 11.10.2016 авторам Білому Д.Б. і ОСОБА_2 .

Суд враховує, що законодавче регулювання об`єктів авторського права визначено Законом України "Про авторське право і суміжні права" (тут і далі в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), а торгівельних марок - Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Статтею 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" закріплено, що об`єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва. Авторові належить виключне право на використання твору, що дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом та надавати дозвіл чи заборону використання твору іншими особами (ст. 15). Використанням твору є його відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, опублікування, публічне виконання тощо.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарі і послуг" (в редакції, чинній на момент вирішення спору) торговельною маркою є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Тобто, торговельна марка використовується для позначення товарів чи послуг з метою виділення їх виділення серед інших подібних, що перебувають в обороті. За допомогою торгової марки споживачі повинні легко відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

Основною сферою застосування знаку для товарів і послуг є комерційна діяльність, оскільки він виконує функцію вирізнення товарів та послуг одного виробника від товарів та послуг іншого виробника.

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору в будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом. Основною функцією об`єктів авторського права є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у комерційній діяльності.

Таким чином, якщо особа, яка правомірно володіє об`єктом авторського права, почне маркувати таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії будуть розцінені як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і вважатимуться порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару та його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

З матеріалів справи слідує, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , на якому була розміщена вивіска з позначенням " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФОП Погрібна Л.В. здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів.

Вказане не заперечено відповідачем у відзиві на позов від 28.11.2019 та підтверджено наступними матеріалами справи:

- товарним чеком від 24.10.2019, в якому зазначено "УКРЗОЛОТО" та відомості про товар і його ціну, адреса: АДРЕСА_5 ;

- фіскальним чеком №1047001 від 25.10.2019, на якому зазначено податковий номер продавця - , який співпадає із реєстраційним номером облікової картки платника податків ФОП Погрібної Л.В.;

- фотокопіями розміщення вивіски за місцем розташування магазину;

- актом фіксації №1 від 06.11.2019;

- випискою з ЄДР, відповідно до якої видами економічної діяльності ФОП Погрібної Л.В. є: 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний); 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

При цьому, суд враховує, що важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування - спеціальні правила, яким суд має керуватися при вирішення справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та обґрунтованою.

На сьогодні існують такі основні стандарти доказування: "баланс імовірностей" (balance of probabilities) або "перевага доказів" (preponderance of the evidence); "наявність чітких та переконливих доказів" (clear and convincing evidence); "поза розумним сумнівом" (beyond reasonable doubt).

Законом України №132-IX від 20.09.2019 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" (набув чинності 17.10.2019), зокрема, внесено зміни до ГПК України та змінено назву статті 79 ГПК України з "Достатність доказів" на нову - "Вірогідність доказів" та викладено її у новій редакції, фактично впровадивши в господарський процес стандарт доказування "вірогідності доказів".

Стандарт доказування "вірогідності доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надати достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надати саме ту їх кількість, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.

Вказана правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 25.06.2020 у справі №924/233/18.

З урахуванням наведеного, враховуючи не подання відповідачем доказів на спростування доводів ТОВ "Маркхолдер", матеріалами справи підтверджується здійснення відповідачем торговельної діяльності за адресою: м. Кропивницький, вул. Правди, 1А.

За нормами ГПК України, висновок експерта є одним із засобів доказування (ст. 73).

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством (ч. 1 ст. 98).

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104).

Суд не встановив обґрунтованих підстав для відхилення висновку експерта №3655/20-53/20442/20-53 від 18.08.2020 та оцінює його за правилами, встановленими ст. 86 ГПК України (в сукупності й взаємозв`язку з іншими доказами у справі).

Разом з тим, відповідно до висновку №3655/20-53/20442/20-53 від 18.08.2020 через недостатність матеріалів для дослідження, експертом не надано відповідь на одне із питань експертизи (третє), яке є важливим для встановлення обставин справи, а саме: що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО", розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Правди, 1А - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016.

При цьому, за твердженням відповідача, ФОП Погрібна Л.В. використовувала "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" саме як твір образотворчого мистецтва на підставі ліцензійного договору від 02.01.2019, укладеного з авторами такого твору відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016.

Тому, після надходження до справи додаткових доказів, господарський суд за клопотанням відповідача відповідно до ухвали від 07.10.2021 призначив у справі додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено питання:

- Що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО", розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Правди, 1А - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

Витрати по проведенню вказаної експертизи покладено на відповідача.

Однак, вказана експертиза не проведена у зв`язку з несплатою її вартості (лист №741/415-16-22/3 від 27.09.2022 щодо господарської справи №912/3035/19 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності).

Таким чином, експертиза не проведена з вини відповідача, якою не здійснено оплату рахунку за її проведення.

Відповідно до ч. 4 ст. 102 ГПК України у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

З підстав викладеного та у відповідності до наведених вище доказів, суд дійшов висновку про підтвердження матеріалами справи, що використання позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці приміщення за адресою: АДРЕСА_4 є використанням знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010.

Натомість, твердження відповідача і третьої особи про те, що використання вказаного позначення на вивісці є способом використанням твору образотворчого мистецтва не підтверджено матеріалами справи.

Здійснення ФОП Погрібною Л.В. торгівельної діяльності з продажу ювелірних виробів в приміщенні, на якому розміщено вивіску " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є свідченням використання саме ФОП Погрібною Л.В. торгового знаку "УКРЗОЛОТО", право власності на який належить позивачу.

Посилання відповідача і третьої особи на те, що вказане позначення замовлялось і монтувалось іншими особами, не спростовує вказаного, оскільки за ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку для товарів та послуг визнається, в т.ч. нанесення його на вивіску, пов`язану з ним, з метою пропонування для продажу.

Як встановлено матеріалами справи, саме ФОП Погрібна Л.В. здійснювала продаж товарів, стосовно яких зареєстровано торговий знак позивача, в приміщенні з вивіскою, на якому нанесено позначення "УКРЗОЛОТО".

Приписи Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" однозначно закріплюють право на використання знаку для товарів і послуг тільки і виключно за власником (власниками) свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, або особою, якій ним передано право власності на знаки для товарів і послуг, або особою, якій власником свідоцтва надано дозвіл на використання відповідного знаку для товарів і послуг (ст. 16).

Отже, використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених законом.

Право власності на торгову марку "УКРЗОЛОТО" за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 ТОВ "Маркхолдер" відчужено, про що в матеріалах справи наявні докази, зокрема: копія договору про передачу прав власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг) від 30.06.2021, згідно з яким ТОВ "Маркхолдер" за винагороду передав право власності на торгову марку "УКРЗОЛОТО" за Свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382 на користь АТ "Цефей"; копія рішення №29314 від 19.10.2021; копія виписки з державного реєстру свідоцтв України від 27.10.2021, копія свідоцтва №124382.

З урахуванням того, що власником свідоцтва України №124382 від 25.06.2010 є АТ "Цефей", господарський суд ухвалою від 01.08.2024 здійснив заміну позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника - АТ "Цефей", а ТОВ "Маркхолдер" залучив до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

З матеріалів справи слідує, що ТОВ "Маркхолдер" не надавався ФОП Погрібній Л.В. дозвіл на використання знаку для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", а отже права позивача як правонаступника ТОВ "Маркхолдер" щодо виключного права використання Торгового знаку порушені відповідачем.

У відповідності до викладеного, господарським судом встановлено наявність порушеного права позивача, як правонаступника ТОВ "Маркхолдер", зі сторони відповідача на момент звернення до господарського суду.

При цьому, демонтаж вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" під час розгляду справи в суді, у тому числі з урахуванням зміни предмету позову, не доводить наявність підстав для закриття провадження у справі згідно з ст. 231 ГПК України.

За частиною 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Отже, заявлена позовна вимога, з урахуванням її зміни, закріплена законом та відповідає характеру порушеного права і забезпечує поновлення порушеного права, оскільки має вплив на порушника і припиняє порушення.

Наведеним вище спростовуються доводи відповідача щодо обрання позивачем неналежного способу захисту своїх прав.

За вказаних обставин, суд вважає наявними підстави для задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Разом з тим, суд враховує, що судові витрати, які складаються з судового збору в розмірі 1 921,00 грн та витрати, пов`язані з проведенням експертизи у справі в сумі 19 612,80 грн, понесені ТОВ "Маркхолдер", про що до матеріалів справи долучено платіжні доручення: №73374 від 29.10.2019 та №733962 від 14.05.2020.

З огляду на викладене, судовий збір та витрати на проведення судової експертизи у вказаних розмірах на переконання суду підлягають стягненню на користь ТОВ "Маркхолдер".

Учасниками справи зроблено заяви про подання доказів на підтвердження витрат на професійну правничу допомогу після ухвалення рішення суду.

Керуючись ст. 74, 76-77, 129, 221, 233, 236-241, 326-327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Заборонити Фізичній особі-підприємцю Погрібній Любові Василівні (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ) використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Погрібної Любові Василівни (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (код ЄДР 42772934, вул. Рекордна, 26Г, м. Запоріжжя, 69019) 1 921,00 грн судового збору та 19 612,80 грн судових витрат на судову експертизу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Копії рішення направити учасникам справи.

Повне рішення складено 12.11.2024.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.