РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

14.10.2024справа №910/149/24

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/149/24

за позовом Українсько-болгарського товариства з обмеженою відповідальністю «Пірана» (в?їзд Естакадний, буд. 3-А, м. Харків, 61080; ідентифікаційний код 22699101)

до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Годзенка Дмитра, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44673629) та

DANHSON-BG («Дансон-БГ» ООД; вул. Отец Паісій, 26, Радомир, 2400, Республіка Болгарія)

про визнання недійсним свідоцтва України №307170 на торговельну марку «» та зобов`язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Глотова С.О. (ордер від 20.12.2023 серія АХ №1187596; в режимі відеоконференції з використанням сервісу «Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом»);

відповідача-1 - Поліщук Н.В. (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);

відповідача-2 - не з`явився,

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Українсько-болгарське товариство з обмеженою відповідальністю «Пірана» (далі - Товариство) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним свідоцтва України №307170 на торговельну марку «», виданого на ім`я DANHSON-BG («Дансон-БГ» ООД; далі - Компанія), щодо товарів 03 класу та послуг 44 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - УКРНОІВІ) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки про визнання повністю недійсним свідоцтва України №307170 на торговельну марку «» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- Товариство є власником торговельної марки «» за свідоцтвом України №56042, зареєстрованої для товарів 03 і 05 класів та послуг 35 класу МКТП;

- Компанія є володільцем свідоцтва України №307170 на торговельну марку «», зареєстровану для всіх товарів 03 класу та всіх послуг 44 класу МКТП;

- на думку Товариства, торговельна марка, належна Компанії, є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «» за свідоцтвом України №56042.

2. Стислий виклад заперечень УКРНОІВІ

19.02.2024 УКРНОІВІ подано суду відзив на позов, в якому відповідач-1 заперечує проти задоволення позову, з огляду на те, що: свідоцтво України №307170 на торговельну марку видано на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та Законом, з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), безсторонньо (неупереджено), добросовісно та розсудливо; відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, що подаються до Установи, несе заявник; чинним законодавством України не передбачено повноваження Установи/закладу експертизи та спосіб, у якій вони можуть здійснювати перевірку автентичності поданих документів; торговельна марка «» за свідоцтвом України № 307170 не є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою «» за свідоцтвом України №56042; правова охорона за свідоцтвом України №56042 була надана саме словесному позначенню «», а позначенню у тому вигляді, у якому використовує позивач торговельну марку за свідоцтвом України №56042, а саме: із використанням додаткових зображень, кольорів, застосуванням оригінальної графіки в написанні словесного елемента, правова охорона не надавалася.

3. Процесуальні дії у справі

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2024 (суддя Картавцева Ю.В.) позовну заяву Товариства залишено без руху та встановлено позивачу семиденний строк з дня вручення даної ухвали для усунення недоліків позовної заяви.

23.01.2024 позивачем подано суду документи на виконання ухвали від 15.01.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 (суддя Картавцева Ю.В.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 14.05.2024; зобов`язано Товариство подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на болгарську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 у трьох примірниках в термін до 05.02.2024.

На виконання вимог ухвали суду 19.02.2024 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на болгарську мову ухвалу Господарського суду міста Києва від 30.01.20245 про відкриття провадження у справі у трьох примірниках.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.02.2024 (суддя Картавцева Ю.В.) у зв`язку зі зверненням Господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального Органу запитуваної Держави (Ministry of Justice of the Republic of Bulgaria (Bulgaria, 1040, Sofia, 1 Slavyanska Str) для вручення судових документів на території Республіки Болгарія провадження у справі зупинено.

16.04.2024 до суду повернулося судове доручення з судовими документами від Ministry of Justice of the Republic of Bulgaria (Bulgaria, 1040, Sofia, 1 Slavyanska Str), відповідно до якого вказані судові документи вручені адвокату Компанії Венеті Боневій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2024 (суддя Картавцева Ю.В.) провадження у справі поновлено.

14.05.2024 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 18.06.2024.

У зв`язку з відпусткою судді Картавцевої Ю.В. розпорядженням в.о. керівника апарату Господарського суду міста Києва від 13.06.2024 №01.3-16/929/24 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи, за результатами якого справу №910/149/24 передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2024 суддею Марченко О.В. справу прийнято до свого провадження; підготовче засідання призначено на 05.08.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2024 підготовче засідання відкладено на 09.09.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2024 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 14.10.2024.

Представник Компанії у судове засідання 14.10.2024 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про розгляд судом даного спору Компанія обізнана; відзиву на позовну заяву Компанією суду не подано.

Представник позивача у судовому засіданні 14.10.2024 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник УКРНОІВІ оголосила вступне слово та заперечила проти задоволення позовних вимог.

Суд, заслухавши вступне слово представників позивача і УКРНОІВІ, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники позивача і УКРНОІВІ виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 14.10.2024 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Товариство є власником торговельної марки «» за свідоцтвом України №56042, зареєстрованої для:

- товарів 03 класу МКТП, а саме «Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу.»;

- товарів 05 класу МКТП, а саме «Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев?язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу.»;

- послуг 35 класу МКТП, а саме «Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу.».

Позивач вказує, що зареєстрована ним торговельна марка добросовісно використовується Товариством з 2005 року, на підтвердження чого позивачем надано лист від поліграфічного підприємства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Імпрес», яким на замовлення Товариства друкувалися етикетки для дитячого шампуню із нанесеною на них торговельною маркою «Каченята КРЯ - КРЯ», з копіями видаткових накладних від 07.06.2005 №691/1 (наклад - 20 тис. комплектів) та від 21.02.2006 №200/1 (наклад - 20 тис. комплектів), а також макетом етикетки узгодженим сторонами до друку.

Станом на сьогодні під торговельною маркою «Каченята КРЯ - КРЯ» позивачем виробляється та продається по всій території України, в тому числі, але не виключаючи іншого, така дитяча косметика:

- шампунь «Каченята КРЯ - КРЯ з череди (ромашки), лаванди» (опис: м?яка формула серії дитячих шампунів-кондиціонерів сприятливо впливає на ніжну шкіру малюка, не подразнює слизову оболонку очей, не викликає алергічних реакцій. Захисні добавки забезпечують ніжний догляд за волоссям та шкірою голови дитини. Алантоїн пом?якшує волосся, регулює обмін речовин шкіри голови. Пакування: 210 мл) за посиланням: http://pirana.ua/ua/products/kids-cosmetics/shampun-kachenyata-krya-krya-z-ekstraktom-cheredi/

«», «» і «»;

- крем косметичний дитячий «зволожуючий» (опис: високий вміст D-пантенолу забезпечує активне загоєння подразненої шкіри, допомагає відновити поверхню шкіри після пошкоджень, а також є відмінним профілактичним засобом для щоденного застосування. Дбайливо доглядає за чутливою дитячою шкірою. Пакування: 150 мл) за посиланням http://pirana.ua/ua/products/kids-cosmetics/krem-kosmetichnii-dityachii-zvolozhuyuchii/

«»;

- молочко дитяче для тіла (опис :молочко ефективно оновлює та зміцнює природний баланс шкіри. Має легку текстуру, швидко вбирається і не залишає жирного блиску. Ідеально зволожує і освіжає шкіру після купання. Підходить для щоденного використання. Пакування: 230 мл) за посиланням http://pirana.ua/ua/products/kids-cosmetics/molochko-dityache-dlya-tila/

«»;

- олія дитяча (опис: олію можна використовувати для масажу, а також для щоденного дбайливого догляду за дитячою шкірою. Олія пом?якшує та зволожує шкірний покрив малюка, швидко знімаючи запалення. Легко вбирається. Ідеально підходить для обробки складочок, які схильні до запалень і попрілостей. При регулярному використанні шкіра стає більш м?якою і ніжною. Олія має антисептичні властивості, не містить барвників. Пакування: 230 мл) за посиланням http://pirana.ua/ua/products/kids-cosmetics/oliya-dityacha/

«»;

- дитячий крем «Каченята КРЯ - КРЯ з череди, ромашки» (опис: крем з екстрактом череди та аллантоїном має зволожуючий, пом`яжуючий та протизапальний ефект. Ефективно устраняє опрілість, дрібні подразнення та алергічні висипання ніжної шкіри, тому рекомендовано для використання під підгузник. Крем має приємний легким аромат, його легка текстура швидко вбирається і дарує відчуття комфорту) за посиланнями http://pirana.ua/ua/products/kids-cosmetics/dityachii-krem-kachenyata-krya-krya-z-ekstraktom-cheredi/ «» і «» та http://pirana.ua/ua/products/kids-cosmetics/dityachii-krem-kachenyata-krya-krya-z-ekstraktom-romashki/

«» і «».

У 2023 році Товариству стало відомо про торговельну марку «» за свідоцтвом України №307170, яка належить Компанії та зареєстрована для:

- товарів 03 класу МКТП, а саме «Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні зубні порошки і пасти; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати; абразиви; абразивне полотно; абразивне скляне полотно; абразивний папір; аерозолі для освіження подиху; алмазний пил (абразив); алюмінієві галуни (в`яжучі засоби); амбра (парфумерія); аміак (леткий луг) (мийний засіб); антиперспіранти (парфумерно-косметичні препарати); антистатики на побутові потреби; ароматизатори для напоїв (ефірні олії); ароматизатори для тістечок, тортів (ефірні олії); ароматизатори для харчових продуктів (ефірні олії); ароматичні палички; ароматичні речовини (ефірні олії); ароматичні суміші пелюсток (пахощі); бальзами, крім призначених на медичні потреби; басма (косметичний барвник); бергамотова олія; білила косметичні; блиск для губ; блискітки для нігтів; бодянова есенція; вагінальні промивальні засоби для особистої гігієни або для дезодорування; вазелін на косметичні потреби; вата на косметичні потреби; ватні палички на косметичні потреби; вибілювальна сода; вибілювальні препарати на косметичні потреби; вибілювальні препарати на побутові потреби; вибілювальні солі; візерунки перевідні на косметичні потреби; віск для взуття; віск для вусів; віск для депіляції; віск для паркетної підлоги; віск для підлоги; воски для вичиненої шкіри; вулканічний попіл для чищення; в`яжучі речовини на косметичні потреби; ганчірки, просочені мийними засобами для чищення; гаултерієва олія; гелі для вибілювання зубів; геліотропін; гераніол; гострильні препарати; грим; губна помада; дезодоранти для домашніх тварин; дезодоранти для людей або для тварин; детергенти, крім призначених для використання у виробничих процесах та на медичні потреби; духмяна вода; духмяна деревина; екстракти квітів (парфумерія); екстракти трав на косметичні потреби; ефірні есенції; ефірні олії кедрові; ефірні олії лимонні; ефірні олії цитронові; жавелева вода; жасминна олія; жири на косметичні потреби; забарвлювальні речовини для волосся; забарвлювальні речовини для туалетів; захисні препарати для вичиненої шкіри (полірувальні); знебарвлювальні препарати; знежирювачі, крім призначених для використання у виробничих процесах; іонон (парфумерія); камені для гоління (в`яжучі засоби); карбід кремнію (абразив); карбіди металів (абразиви); клеючі препарати для кріплення штучних вій; клеючі препарати для кріплення штучного волосся; клеючі препарати на косметичні потреби; колагенові препарати на косметичні потреби; кондиціонери для догляду за волоссям; кора мильного дерева для миття та прання; корунд (абразив); косметика для брів; косметика для дітей; косметика для тварин; косметичні маски; косметичні препарати для ванн; косметичні препарати для вій; косметичні препарати для догляду за шкірою; косметичні препарати для схуднення; кравецький віск; креми для взуття; креми для вибілювання шкіри; креми для вичиненої шкіри; креми для полірування; креми косметичні; крокус; крохмаль для надавання блиску білизні; крохмаль для прання; лавандова вода; лавандова олія; ладан; лаки для волосся; лаки для нігтів; лосьйони для волосся; лосьйони на косметичні потреби; лосьйони після гоління; масажні гелі, крім призначених на медичні потреби; масажні свічки на косметичні потреби; мастики протиковзні для підлоги; мигдалева олія; мигдалеве молоко на косметичні потреби; мийна сода для чищення; мило дезодорувальне; мило для гоління; мило для яскравлення текстилю; мило кускове; мило кускове туалетне; мило мигдалеве; мило проти надмірного потовиділення; мило проти пітніння ніг; мило; мускус (парфумерія); м`ята для парфумерних виробів; м`ятна есенція (ефірна олія); набори косметики; наждак; наждачне полотно; наждачний папір; наклейки декоративні на нігті; нейтралізанти для перманентного завивання; обкурювальні препарати (парфумерія); одеколони; олівці для брів; олівці косметичні; олії для догляду за тілом; олії для парфумів; олії на косметичні потреби; олії чистильні; олія скипидарна для знежирювання; ополіскувачі для порожнини рота, крім призначених на медичні потреби; основи для квіткових парфумів; осушувальні речовини для посудомийних машин; очищальне молочко для догляду за тілом; очищальні засоби для інтимної гігієни нелікувальні; очищальні розчини; парфуми; пасти для ременів для правлення бритв; патчі для очей гелеві на косметичні потреби; пемза; перекис водню на косметичні потреби; полірувальний віск; полірувальний папір; полірувальний порошок; полірувальні камені; полірувальні препарати для взуття; полірувальні препарати для меблів та підлоги; помади на косметичні потреби; пом`якшувачі тканин для прання; пральна синька; пральні препарати; препарати для ароматизації повітря; препарати для ванн, крім призначених на медичні потреби; препарати для вибілювання вичиненої шкіри; препарати для видаляння воску з підлоги (очищальні препарати); препарати для видаляння іржі; препарати для видаляння лаків; препарати для видаляння лакофарбового покриття; препарати для видаляння накипу на побутові потреби; препарати для видаляння плям; препарати для видаляння політур; препарати для випрямляння волосся; препарати для гоління; препарати для депіляції; препарати для догляду за нігтями; препарати для завивання волосся; препарати для замочування білизни; препарати для засмагання (косметичні); препарати для знімання макіяжу; препарати для макіяжу; препарати для надавання блиску (полірувальні); препарати для надавання блиску білизні; препарати для надавання блиску листю рослин; препарати для освіження подиху для особистої гігієни; препарати для полірування зубних протезів; препарати для розблоковування засмічених стічних труб; препарати для розгладжування (крохмалення); препарати для сухого чищення; препарати для чищення зубних протезів; препарати для чищення шпалер; препарати з алое вера на косметичні потреби; пристрої для ароматизації повітря з паличками-дифузорами; пудра для макіяжу; рідини для зняття лаку з нігтів; рідини для чищення вітрового скла; рідини протиковзні для підлоги; розчини для промивання очей, крім призначених на медичні потреби; сафрол; саше для духмянення білизни; серветки для дітей, просочені чистильними препаратами; серветки, просочені косметичними лосьйонами; серветки, просочені препаратами для знімання макіяжу; скипидар для знежирювання; смужки для вибілювання зубів; смужки для освіження подиху; сода лужна; солі для ванн, крім призначених на медичні потреби; сонцезахисні препарати; спринцювальні препарати для інтимної гігієни або для дезодорування (парфумерно-косметичні препарати); стиснене повітря в контейнерах для чищення або видаляння пилу; талькова присипка для догляду за тілом; терпени (ефірні олії); трепел для полірування; трояндова олія; туалетна вода; туш для вій; фарби для бороди; фарби для волосся; фарби косметичні; фітокосметичні препарати; футляри для губної помади; хімікати для яскравлення барв під час прання на побутові потреби; хна (косметичний барвник); чистильна крейда; чистильні препарати хімічні на побутові потреби; шампуні для домашніх тварин (нелікувальні препарати для догляду за тваринами); шампуні для тварин (нелікувальні препарати для догляду за тваринами); шампуні сухі; шампуні; шевський вар; шевський віск; шліфувальна шкурка; шліфувальне полотно; шліфувальні камені; шліфувальні препарати; штучні вії; штучні нігті.»;

- послуг 44 класу МКТП, а саме «Медичні послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей або тварин; послуги в сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; акушерські послуги; ветеринарна допомога; виготовляння вінків; виготовляння фармацевтами ліків за рецептами; воскова депіляція; гігієнічне та косметичне обслуговування домашніх тварин; доглядання газонів; знищування бур?янів; знищування шкідників у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; зоотерапія; імплантація волосся; компонування квітів; консультування щодо здоров`я; ландшафтне садівництво; ландшафтний дизайн; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; медичний скринінг; оздоровчі послуги спа-центрів; паліативна допомога; перукарські послуги; пірсинг; пластична хірургія; повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; послуги альтернативної медицини; послуги банку живих тканин; послуги банку крові; послуги будинків сестринського догляду; послуги візажистів; послуги громадських лазень; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги з ароматерапії; послуги з боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги з відновлювання лісів; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги оздоровчих закладів; послуги окулістів; послуги профілакторіїв; послуги психологів; послуги розсадників з вирощування рослин; послуги салонів краси; послуги санаторіїв; послуги саун; послуги соляріїв; послуги телемедицини; послуги турецьких лазень; послуги хоспісів; послуги центрів здоров`я; послуги щодо аквакультури; послуги щодо виправляння дефектів мови; послуги щодо запліднювання in vitro; послуги щодо манікюру; послуги щодо штучного запліднювання внутрішньоматкового; прокат вуликів; прокат медичного обладнання; прокат санітарного устатковання; прокат сільськогосподарського обладнання; прокат тварин на потреби садівництва; реабілітація наркозалежних пацієнтів; розводіння тварин; рослинна хірургія; садівництво; садіння дерев для знижування шкідливого впливу викидів вуглекислого газу; стоматологічні послуги; татуювання; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування; фізіотерапія; хіропрактика.».

Позовні вимоги мотивовано тим, що торговельна марка «» за свідоцтвом України №307170 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою позивача, що свідчать про невідповідність оспорюваних позначень умовам надання правової охорони; наведене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону.

Так, позивачем подано суду висновок експерта від 29.11.2023 №169-01, складений за результатами проведення експертизи об?єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої було поставлено таке питання:

«Чи є торговельна марка за Свідоцтвом України №307170 тотожною, або схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою за Свідоцтвом України №56042?».

За результатами експертного дослідження експерт дійшов такого висновку:

«Торговельна марка за Свідоцтвом України № 307170 є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України №56042».

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Частиною першою статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до частини другої статті 5 Закону об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (абзац перший пункту 3 статті 5 Закону).

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, можуть: ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження; ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з: торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони.

Згідно з частиною першою статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною першою статті 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно з частиною першою статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Статтею 78 ГПК України передбачено, що достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно зі статтею 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

ВИСНОВКИ

Отже, торговельна марка «» за свідоцтвом України №307170 не відповідала умовам надання правової охорони на момент подання заявки на її реєстрацію, оскільки є схожою настільки, що її можна сплутати, із торговельною маркою «» за свідоцтвом України №56042, володільцем якого є Товариство.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявні підстави визнати недійсним свідоцтво України №307170 на торговельну марку «».

Що ж до вимоги про зобов?язання УКРНОІВІ внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки про визнання повністю недійсним свідоцтва України №307170 на торговельну марку «» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», то відповідна вимога як похідна від основної (визнання недійсним свідоцтва) підлягає задоволенню з урахуванням припису пункту 2.3 Положення і частини другої статті 19 Закону.

Також позивач просить призначити до відшкодування судові витрати, понесені Товариством у зв?язку із розглядом даної справи, без урахування судового збору, у загальній сумі 114 000 грн, яка складається з: 60 000 грн витрат на професійну правничу допомогу; 30 000 грн витрат на проведення експертизи: 24 000 грн витрат позивача на перекладача.

Відповідно до пункту 3 частини першої та частиною третьою статті 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Частинами першою і третьою статті 123 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов?язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з частинами першою і другою статті 126 ГПК України витрати, пов?язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов?язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Згідно з пунктом 1 частини четвертої і частини п?ятої статті 129 ГПК України інші судові витрати, пов?язані з розглядом справи, покладаються у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує:

1) чи пов?язані ці витрати з розглядом справи;

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;

4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

За приписами частини восьмої статті 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв?язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п?яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

20.12.2023 Товариством (клієнт) та Глотовим Сергієм Олександровичем (адвокат) укладено договір №20-12/23 про надання правової допомоги, за умовами якого:

- клієнт доручає, а адвокат відповідно до чинного законодавства України бере на себе зобов?язання в якості правової допомоги здійснювати представницькі повноваження, захищати права і законні інтереси клієнта в обсязі та на умовах, встановлених даним договором та за домовленістю сторін в рамках першої інстанції за позовом про визнання недійсним свідоцтва України №3071770 на торговельну марку, яка має знаходиться в провадження Господарського суду міста Києва, за якою клієнт є позивачем (пункт 1.1);

- розмір гонорару за надання правової допомоги за предметом даного договору, що викладений в пункті 1.1 договору, складає фіксовану суму 60 000 грн (пункт 4.1);

- сума гонорару перераховується клієнтом на поточний рахунок адвоката протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання сторонами акта виконаних робіт (наданих послуг), який складається протягом трьох календарних днів з дати ухвалення рішення судом; підписаний сторонами акт виконаних робіт (наданих послуг) є підставою для проведення розрахунків (пункт 4.2.);

- оплата послуг (виконаних робіт) може проводитися клієнтом шляхом авансування (попередньої оплати) (пункт 4.3).

19.09.2024 адвокатом виставлено позивачу рахунок-фактуру №8-19-09-24 на суму 60 000 грн (послуги (роботи) - представництво інтересів в Господарському суді міста Києва зі справи №910/149/24; підстава - аванс на підставі пункту 4.3 договору від 20.12.2023 №20-12/23), яка була оплачена Товариством 23.09.2024 що підтверджується платіжною інструкцією №16755.

За змістом статті 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 зазначеного Закону).

Разом з тим згідно зі статтею 15 ГПК України суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом (стаття 16 ГПК України).

Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (пункт 12 частини третьої статті 2 ГПК України).

Метою впровадження цього принципу є забезпечення особі можливості; ефективно захистити свої права в суді, ефективно захиститись у разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до досудового вирішення спору.

Практична реалізація згаданого принципу в частині відшкодування витрат на професійну правничу допомогу відбувається в такі етапи:

1) попереднє визначення суми судових витрат на професійну правничу допомогу (стаття 124 ГПК України);

2) визначення розміру судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами (стаття 126 ГПК України): подання (1) заяви (клопотання) про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу разом з (2) детальним описом робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, і здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, та (3) доказами, що підтверджують здійснення робіт (наданих послуг) і розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи; - зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу.

3) розподіл судових витрат (стаття 129 ГПК України).

У розумінні положень частини п`ятої статті 126 ГПК України зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони у разі, на її думку, недотримання вимог стосовно співмірності витрат із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. Суд, враховуючи принципи диспозитивності та змагальності, не має права вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи.

Об?єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у постанові від 03.10.2019 зі справи №922/445/19 зазначила таке.

Загальне правило розподілу судових витрат визначене у частині четвертій статті 129 ГПК України. Разом із тим, у частині 5 наведеної норми цього Кодексу визначено критерії, керуючись якими суд (за клопотанням сторони або з власної ініціативи) може відступити від вказаного загального правила при вирішенні питання про розподіл витрат на правову допомогу та не розподіляти такі витрати повністю або частково на сторону, не на користь якої ухвалено рішення, а натомість покласти їх на сторону, на користь якої ухвалено рішення.

Зокрема, відповідно до частини 5 статті 129 ГПК України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

При цьому, на предмет відповідності зазначеним критеріям суд має оцінювати поведінку/дії/бездіяльність обох сторін при вирішенні питання про розподіл судових витрат.

Випадки, за яких суд може відступити від загального правила розподілу судових витрат, унормованого частиною четвертою статті 129 ГПК України, визначені також положеннями частин шостої, сьомої і дев`ятої статті 129 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на наведені положення законодавства, у разі недотримання вимог частини четвертої статті 126 ГПК України суду надано право зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, лише за клопотанням іншої сторони.

При цьому, обов?язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, що підлягають розподілу між сторонами (частини п?ята і шоста статті 126 ГПК України).

Водночас під час вирішення питання про розподіл судових витрат господарський суд за наявності заперечення сторони проти розподілу витрат на адвоката або з власної ініціативи, керуючись критеріями, що визначені частинами п?ятою - сьомою та дев?ятою статті 129 ГПК України, може не присуджувати стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, всі її витрати на професійну правову допомогу.

У такому випадку суд, керуючись частинами п?ятою - сьомою та дев?ятою статті 129 зазначеного Кодексу, відмовляє стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні понесених нею на правову допомогу повністю або частково, та відповідно не покладає такі витрати повністю або частково на сторону, не на користь якої ухвалено рішення. При цьому, в судовому рішенні суд повинен конкретно вказати, які саме витрати на правову допомогу не підлягають відшкодуванню повністю або частково, навести мотивацію такого рішення та правові підстави для його ухвалення. Зокрема, вирішуючи питання розподілу судових витрат, господарський суд має враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов?язаних зі сплатою судового збору, не повинен бути непропорційним до предмета спору. У зв?язку з наведеним суд з урахуванням конкретних обставин, зокрема ціни позову, може обмежити такий розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для конкретної справи.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи обставини даної справи, її складність, предмет та підстави позовних вимог, прийняття судом рішення про повне задоволення позовних вимог Товариства та обсяг наданих адвокатом послуг, суд дійшов висновку, що стягненню з Компанії підлягає 25 000 грн витрат на професійну правничу допомогу; у стягненні решти суми витрат на професійну правничу допомогу слід відмовити.

За змістом статті 127 ГПК України розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

17.11.2023 Товариством і фізичною особою - підприємцем Петренком Сергієм Анатолійовичем укладено договір № 40/2023 про надання послуг, за умовами якого:

- замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов?язання згідно з умовами даного договору надати юридичні послуги з проведення експертизи об?єктів інтелектуальної власності, підготовки за її результатами висновку, а також замовник зобов?язується прийняти від виконавця письмовий висновок експерта за результатами проведення експертизи та оплатити його (пункт 1.1);

- сторони домовились, що під послугами з проведення експертизи об?єктів інтелектуальної власності слід розуміти проведення дослідження щодо встановлення: «Чи є торговельна марка за Свідоцтвом України №307170 тотожною, або схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою за Свідоцтвом України №56042»? (пункт 1.2);

- за надані послуги відповідно до пункту 1.1 даного договору замовник виплачує виконавцю винагороду у сумі 30 000 грн, ПДВ не передбачено (пункт 3.1).

Згідно з платіжною інструкцією від 27.11.2023 №15803 позивачем було здійснено оплату за проведення експертизи на користь ФОП Петренка С.А. у сумі 30 000 грн.

Відтак, оскільки висновок експерта від 29.11.2023 №169-01, прийнятий судом як належний та допустимий доказ, наявні підстави для покладення на Компанію також витрат, понесених Товариством на проведення експертизи об?єктів інтелектуальної власності у сумі 30 000 грн.

Крім того, 07.12.2023 Товариством (замовник) і Приватним підприємством «Бюро перекладів «Анна Світ» (виконавець) укладено договір №1, за яким замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов?язання виконати письмовий переклад з української на болгарську мову (1 сторінка = 1 860 знаків з пропусками), редагування та їх оформлення, а також, у необхідності, нотаріальне засвідчення. Електронний варіант перекладу додається (пункт 1.1); вартість робіт, виходячи з обсягу замовлення та включаючи нотаріальне посвідчення документів, складає 22 200 грн (пункт 2.1).

22.12.2023 Товариством і виконавцем підписано акт виконаних робіт, згідно з яким вартість перекладу позовної заяви і додатних до неї документів склала 22 200 грн.

Крім того, 09.02.2024 Товариством і виконавцем підписано акт виконаних робіт, відповідно до якого вартість перекладу ухвали суду від 30.01.2024 склала 1 800 грн.

Оплата Товариством зазначено перекладу підтверджується платіжними інструкціями від 11.12.2023 №15871 на суму 22 200 грн і від 12.02.2024 №16031 на суму 1 800 грн.

Таким чином, стягненню з Компанії підлягає 24 000 грн витрат позивача на переклад позовної заяви і доданих до неї документів та ухвали суду.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на Компанію.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Українсько-болгарського товариства з обмеженою відповідальністю «Пірана» (в?їзд Естакадний, буд. 3-А, м. Харків, 61080; ідентифікаційний код 22699101) до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Годзенка Дмитра, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44673629) та DANHSON-BG («Дансон-БГ» ООД; вул. Отец Паісій, 26, Радомир, 2400, Республіка Болгарія) про визнання недійсним свідоцтва України №307170 на торговельну марку «» та зобов`язання вчинити дії задовольнити повністю.

2. Визнати повністю недійсним свідоцтво України №307170 на торговельну марку «», власником якого є DANHSON-BG («Дансон-БГ» ООД; вул. Отец Паісій, 26, Радомир, 2400, Республіка Болгарія).

3. Зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Годзенка Дмитра, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44673629) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки про визнання повністю недійсним свідоцтва України №307170 на торговельну марку «» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з DANHSON-BG («Дансон-БГ» ООД; вул. Отец Паісій, 26, Радомир, 2400, Республіка Болгарія) на користь Українсько-болгарського товариства з обмеженою відповідальністю «Пірана» (в?їзд Естакадний, буд. 3-А, м. Харків, 61080; ідентифікаційний код 22699101) 5 368 (п?ять тисяч триста шістдесят вісім) грн судового збору, 25 000 (двадцять п?ять тисяч) грн витрат на професійну правничу допомогу, 30 000 (тридцять тисяч) грн витрат на проведення експертизи і 24 000 (двадцять чотири тисячі) грн витрат позивача на послуги перекладача.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 29.10.2024.

Суддя Оксана Марченко