ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року

м. Київ

cправа № 910/14228/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Малашенкової Т.М. (головуючої), Бенедисюка І.М., Ємця А.А.,

за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,

представників учасників справи:

позивача - компанії KAESER KOMPRESSOREN SE (далі - Компанія, позивач) - Войков А.П. (адвокат),

відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "СІГМАІНЖИНІРИНГ" (Товариство, відповідач-1, скаржник) - Чернобай О.А. (адвокат),

відповідача-2 - державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" - (далі - Організація, відповідач-2) - Поліщук Н.В. (самопредставництво),

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства

на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 (головуючий - суддя Босий В.П.) та

постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 (головуючий - суддя Остапенко О.М., судді Копитова О.С., Отрюх Б.В.)

у справі за позовом Компанії

до Товариства, Організація

про визнання недійсним свідоцтв і зобов`язання вчинити дії.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

ВСТУП

Предметом судового розгляду є наявність/відсутність підстав для визнання недійсними свідоцтв відповідача-1 на торговельні марки.

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Компанія звернулася до суду з позовною заявою до Товариства та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Підприємство) про:

- визнання частково недійсним свідоцтва України №244584 на торговельну марку [] для товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи";

- визнання недійсними свідоцтв України №273705 ["Сігма Інжиніринг"], №273706 ["Сигма Инжиниринг"] та №273707 ["Sigma Engineering"] на торговельні марки для товарів 7 класу МКТП "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму";

- зобов`язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України на торговельну марку №244584 та визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки №273705, №273706 та №273707, про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборону відповідачу-1 використовувати торговельні марки за вказаними вище свідоцтвами.

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки, на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 та абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон; у редакції діючій на момент виникнення спірних правовідносин).

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанов судів апеляційної та касаційної інстанцій

2.1. Справа розглядалася судами неодноразово.

2.2. Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі №910/14228/21 позовні вимоги задоволено повністю.

2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 апеляційну скаргу Товариства задоволено, апеляційну скаргу Підприємства задоволено частково, рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі №910/14228/21 скасовано та прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

2.4. Постановою (додатковою) Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 заяву Товариства про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 в частині стягнення судового збору в розмірі 30 645 грн за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 залишено без розгляду; заяву відповідача-1 про вирішення питання про судові витрати у задоволено; доповнити резолютивну частину постанови Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 у справі №910/14228/21 після п`ятого абзацу абзацами такого змісту:

«Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сігмаінжиніринг» (01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, оф. 25; ідентифікаційний код 39297237) судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 112 668 грн.

Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сігмаінжиніринг» (01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, оф. 25; ідентифікаційний код 39297237) витрати пов`язаних із залученням експертів та проведення експертизи у розмірі 100 000 грн.

Зобов`язати господарський суд м.Києва видати відповідні накази».

2.5. Постановою Верховного Суду від 02.02.2023 у справі №910/14228/21 касаційні скарги Компанії задоволено частково; скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 у справі №910/14228/21; справу №910/14228/21 передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

2.6. За результатами нового розгляду, постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 у справі №910/14228/21, зокрема, апеляційну скаргу Товариства залишено без задоволення; апеляційну скаргу Організації задоволено; рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі №910/14228/21 в частині розподілу судових витрат по сплаті судового збору скасовано; прийнято в скасованій частині нове рішення, яким стягнуто з Товариства на користь Компанії 20 430 грн судового збору за подання позовної заяви; в решті рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі №910/14228/21 залишено без змін; стягнуто з Товариства на користь Компанії 40 860 грн судового збору за подання касаційної скарги та 76 282,42 грн судових витрат, пов`язаних із проведенням судової експертизи у справі; у задоволенні заяви Товариства про вирішення питання про судові витрати у справі №910/14228/21 відмовлено.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. Товариство, посилаючись на ухвалення судами попередніх інстанцій оскаржуваних судових рішень з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення, передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Також, скаржник просив судові витрати покласти на позивача.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1. У поданій касаційній скарзі (нова редакція) Товариство з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) вказує, що суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права (абзац другий пункт 3 статті 6 та пункт 5 статті 16 Закону) без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 17.12.2020 у справі №910/9435/19, від 27.10.2020 у справі №910/9438/19, а також не застосував висновок, викладений у постанові Верховного Суду від 06.02.2020 у справі №910/2503/18, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу.

4.2. Також скаржник з посиланням на пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України та пункти 1, 3 частини третьої статті 310 ГПК України зазначає, що судами першої і апеляційної інстанцій допущені порушення процесуального права, які одночасно є порушеннями норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), оскільки, суди не встановили важливі для правильного вирішення справи обставини, не дослідили зібрані у справі докази та не дали їм належну правову оцінку, а також суд апеляційної інстанції необґрунтовано відхилив клопотання відповідача-2 про призначення повторної експертизи.

4.3. Крім того, Товариство у касаційній скарзі (нова редакція) з посилання на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України зазначає на відсутності висновку Верховного Суду у подібних правовідносинах.

5. Позиція інших учасників справи

5.1. Від Організації до Суду надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому відповідач-2 підтримав касаційну скаргу відповідача-1 в частині доводів необґрунтованості рішень суду першої і апеляційної інстанцій по суті спору та заперечує в частині доводів необґрунтованості рішення суду апеляційної інстанції стосовно розподілу судових витрат.

5.2. У визначений Судом строк відзив на касаційну скаргу від Компанії не надійшов.

6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

6.1. Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що Компанія є власником міжнародних реєстрацій №1235616 [Sigma], №450057 [Sigma-Profil], №1017804 [Sigma], №1216180 [], №1216803 [Sigma Air Manager], №1216804 [Sigma Control] та №1216184 [Sigma Profil] торговельних марок, які зареєстровані, зокрема для товарів 7 класу МКТП.

6.2. Товариством подані такі заявки на реєстрацію торговельних марок:

- заявка від 06.12.2016 №m2016 27245 на реєстрацію торговельної марки ""; за результатами розгляду видано свідоцтво України №244584 для товарів 7 класу МКТП "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати";

- заявка від 19.07.2018 №m 2018 16947 на реєстрацію торговельної марки "Сігма Інжиніринг"; за результатами розгляду заявки видано свідоцтво України №273705 для товарів 7 та послуг 42 класів МКТП;

- заявка від 19.07.2018 №m 2018 16948 на реєстрацію торговельної марки "Сигма Инжиниринг"; за результатами розгляду заявки видано свідоцтво України №273706 для товарів 7 та послуг 42 класів МКТП;

- заявка від 19.07.2018 №m 2018 16949 на реєстрацію торговельної марки "Sigma Engineering"; за результатами розгляду заявки видано свідоцтво України №273707 для товарів 7 та послуг 42 класів МКТП.

6.3. Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 та абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону.

6.4. На переконання позивача, вказані торговельні марки відповідача є схожими з торговельною маркою позивача "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для однорідних товарів 7 класу МКТП, а також спірні торговельні марки є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника.

6.5. Суд апеляційної інстанції вказав, що:

- спір у справі виник у зв`язку з наявністю, на думку позивача, підстав для визнання недійсними свідоцтв України №244584, №273705, №273706 та №273707 для товарів 7 класу МКТП, а також зобов`язання відповідача-2 внести відповідні зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

- оскільки позивач вважає, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки, можуть ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар, та є схожим до ступеня змішування зі знаком "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616, власником якого є позивач, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є знаки за оспорюваними свідоцтвами такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а також чи є такі знаки схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією №1235616.

6.6. Суд апеляційної інстанції зазначив, що:

- за твердженням позивача, він є власником торговельної марки "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616, яка є словесним позначенням та складається з напису, виконаного латинськими літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкова є заголовною, а інші - рядковими;

- торговельна марка за свідоцтвом України №244584 є комбінованим позначенням та складається з: словесного елементу у вигляді англомовного напису з розміщених одне під іншим двох слів, виконаних заголовними латинськими літерами оригінального друкованого шрифту, чорного кольору на білому тлі та, частково, білого кольору на чорному тлі; зображувального елементу у вигляді великої літери грецького алфавіту - "сігма", виконаної оригінальним шрифтом чорного кольору на білому тлі, що виконує роль обрамлення для словесного елементу;

- торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України №273705 є словесним позначенням та складається з україномовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних кириличними літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкові літери слів є заголовними, а інші - рядковими;

- торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 є словесним позначенням та складається з російськомовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних кириличними літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкові літери слів є заголовними, а інші - рядковими;

- торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 є словесним позначенням та складається з англомовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних латинськими літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі.

6.7. Позивач зазначає, що словесна частина торговельної марки за свідоцтвом України №244584 та словесні торговельні марки за свідоцтвами України №273705, №273706 та №273707 складаються з двох елементів - сильних та слабких.

6.4.1. Зокрема, сильними елементами торговельних марок за вказаними свідоцтвами України, які мають братися до уваги при проведенні порівняльного дослідження, є написи "SIGMA", "Сігма", "Сигма", "Sigma", які є фонетично тотожними, графічно та семантично тотожними з торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616, чим обумовлюється наявність між ними схожості до ступеню сплутування. При цьому, присутність схожості до ступеню сплутування між сильними елементами торговельних марок за оскаржуваними свідоцтвами та торговельною маркою позивача призводить до того, що перші асоціюються з останнім в цілому, незважаючи на наявність відмінних другорядних елементів та ознак.

6.5. Позивачем до матеріалів справи надано висновок експерта від 28.05.2021 №212 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем (далі - Висновок №212).

6.5.1. На розгляд експерта поставлені такі питання:

- чи є товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельними марками за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707, спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616;

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів;

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника, враховуючи те, що Компанія є власником серії раніше зареєстрованих стосовно товарів 7 класу МКТП торговельних марок зі спільним елементом "Sigma" за міжнародними реєстраціями №№450057, 1017804, 1216180, 1235616, 1216803, 1216804, 1216184.

6.5.2. За наслідками проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовий експерт Жила Б.В. зробив такі висновки:

- з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616, є спорідненими такі товари 07 класу МКТП, наведені у свідоцтвах України №№244584, 273705, 273706, 273707 на торговельні марки, як: верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму;

- стосовно таких, наведених у свідоцтві України №244584, товарів 07 класу МКТП, як: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту), торговельна марка за вказаним свідоцтвом є схожою з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно таких, наведених у свідоцтвах України №№273705, 273706, 273707, товарів 07 класу МКТП (згідно з переліком зазначеним вище у пункті 1), торговельні марки за вказаними свідоцтвами є схожими з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати;

- торговельна марка за свідоцтвом України №244584 є такою, що може ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтві товарів 07 класу МКТП машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту);

- торговельні марки за свідоцтвами України №№273705, 273706, 273707 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 07 класу МКТП (згідно з переліком зазначеним вище у пункті 1).

6.6. На спростування доводів позивача, відповідач-1 подав суду першої інстанції висновок експерта №02-12/21 від 27.12.2021 року, вкладений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Андрєєвою А.В (далі - Висновок №02-12/21).

6.6.1. На вирішення експерта поставлені такі питання:

- чи мало позначення за свідоцтвом України №244584 розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016;

- чи є комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №244584 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи;

- чи є словесна торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України №273705 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- чи є словесна торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- чи є словесна торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією.

6.6.2. За наслідками проведення експертизи експерт дійшов таких висновків:

- позначення за свідоцтвом України №244584 мало розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016;

- комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №244584 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи;

- словесна торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України № 273705 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- словесна торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- словесна торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією.

6.7. Суд апеляційної інстанції вказав, що висновки експерта Андрєєвої А.В. мають протилежні результати дослідження ніж у висновку експерта Жили Б.В.

6.8. Суд апеляційної інстанції зазначив, що, оскільки, надані позивачем і відповідачем-1 та наявні в матеріалах справи висновки експертів, як докази у справі, відповідають вимогам статті 98, 101 ГПК України та можуть підтверджувати обставини, що становлять предмет доказування у даній справі згідно з положеннями частини другої статті 76 ГПК України, однак є взаємовиключними, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, ухвалою суду апеляційної інстанції від 19.09.2023, яка в установленому законом порядку не оскаржувалась та є чинною, з власної ініціативи суду призначено у справі №910/14228/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

6.8.1. На вирішення судової експертизи поставлено такі питання:

- чи є товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707, спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616;

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів;

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 такими, що, при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника.

6.8.2. За результатами проведеної експертизи складено висновок експертів №400/1/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.11.2023 (далі - Висновок №400/1/23), у якому експерти дійшли таких висновків:

- товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707, є спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616;

- торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 є схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів;

- торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 є такими, що, при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника.

6.9. Суд апеляційної інстанції вказав, в матеріалах справи наявні три висновки експертів: від 28.05.2021 №212 (складений на замовлення позивача), від 27.12.2021 №02-12/21 (складений на замовлення відповідача-1) та від 21.11.2023 №400/1/23 (судова експертиза), які підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.

6.10. При цьому, клопотання відповідача-1 про приєднання доказів по справі, а саме: документів, отриманих на адвокатський запит, стосовно міжнародних реєстрації позивача №450057, №1017804, №1216180, №1216184, №1216803, №1216804, №1235615, №1235616 та висновку експертів від 16.01.2024 №49/12-23 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений судовими експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення відповідача-1, не підлягає задоволенню, а відповідні докази судом апеляційної інстанції до уваги не прийнято, з огляду, зокрема, на таке:

- при поданні таких доказів, зокрема отриманих на адвокатський запит, скаржником не зазначено жодних об`єктивних обставин та не надано жодних доказів на підтвердження неможливості подання таких доказів місцевому господарському суду ще до прийняття оскаржуваного рішення;

- тобто, неподання суду першої інстанції доказів, які в подальшому було надано в суді апеляційної інстанції, залежало виключно від волевиявлення скаржника, тобто мало суб`єктивний характер;

- отже, судова колегія не вбачає в даному випадку виняткових обставин, з яким законодавство пов`язує можливість прийняття нових доказів в суді апеляційної інстанції;

- таким чином, скаржником в даному випадку не наведено достатнього та належного обґрунтування існування винятковості випадку, з яким пов`язано прийняття під час апеляційного провадження додаткових доказів, які не були предметом дослідження під час розгляду справи в суді першої інстанції;

- щодо висновку експертів від 16.01.2024 №49/12-23 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеного судовими експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення відповідача-1, то такий доказ не існував на момент прийняття рішення суду першої інстанції, що взагалі виключає можливість його прийняття судом апеляційної інстанції;

- крім того, на переконання колегії суддів, прийняття та дослідження судом апеляційної інстанції вказаних вище додаткових документів в якості доказу по справі порушуватиме принцип диспозитивності;

- за таких обставин, оскільки, в порушення свого обов`язку відповідачем-1 не надано таких доказів до дня прийняття оскаржуваного рішення суду, на час розгляду справи в суді першої інстанції вказані докази в матеріалах справи були відсутні і місцевий господарський суд не мав можливості їх дослідити, а скаржником, у свою чергу, не обґрунтовано об`єктивними причинами неможливість їх подання до суду першої інстанції, то колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про відсутність підстав під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції для їх прийняття до уваги у якості належних доказів на підтвердження викладених Товариством в апеляційній скарзі обставин.

6.11. Надаючи оцінку Висновку №212, судом апеляційної інстанції встановлено, що його складено на замовлення позивача кваліфікованим атестованим судовим експертом Жилою Б.В., кваліфікація судового експерта за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями", 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" (свідоцтво Міністерства юстиції України №1065 дійсне до 30.01.2022). У висновку зазначено, що експерта попереджено про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

6.11.1. Зазначений висновок містить відповіді на порушені питання та є обґрунтованими. При встановленні обставин щодо оманливості знаку та схожості до ступеня сплутування, судовим експертом досліджувались спорідненість (однорідність) товарів; схожість досліджуваних позначень; звукові (фонетичнні) ознаки; семантичні (смислові) ознаки; графічні (візуальні) ознаки; питання щодо можливості сплутування споживачем товарів різних виробників тощо.

6.11.2. За таких обставин, як вказує суд апеляційної інстанції, Висновок №212 правомірно прийнято судом як належний та допустимий доказ.

6.12. Щодо Висновку експерта №02-12/21 суд апеляційної інстанції зазначив, що його складено на замовлення відповідача-1 кваліфікованим експертом Андрєєвою А.В. відповідно до вимог чинного законодавства. У вказаному висновку зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно зі статтею 384 КК України експерт обізнаний.

6.12.1. Крім того, вказаний висновок містить докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті ним висновки та відповіді на питання, поставлені експерту, обґрунтовані, даний висновок складений у порядку, визначеному законодавством, а тому, як зазначає суд апеляційної інстанції, приймається судом в якості належних та допустимих доказів в розумінні статей 76, 77 ГПК України.

6.13. Суд апеляційної інстанції вказав, що, оскільки, надані сторонами та наявні в матеріалах справи висновки експертів, як докази у справі, відповідають вимогам статтям 98, 101 ГПК України та можуть підтверджувати обставини, що становлять предмет доказування у даній справі згідно з положеннями частини другої статті 76 ГПК України, однак є взаємовиключними, для усунення протиріч між відповідними експертизами апеляційним господарським судом 19.09.2023 з власної ініціативи призначено у справі №910/14228/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, за результатами якої судовими експертами Фоєю О.А. та Чабанець Т.М. складено висновок експертів №400/1/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.11.2023.

6.13.1. Оцінюючи вказаний висновок, колегією суддів апеляційної інстанції встановлено, що його складено судовими експертами, які є кваліфікованими судовими експертами з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями" та яких було попереджено про кримінальну відповідальність відповідно до статей 384, 385 КК України.

6.13.2. Під час проведення дослідження та складення відповідного висновку експертами були досліджені та проаналізовані всі матеріали господарської справи №910/14228/21, а також надані сторонам та наявні у ній докази.

6.13.3. Будь-яких істотних порушень положень законодавства, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, та методології при складенні такого висновку, які б вплинули на правильність, повноту та обґрунтованість висновку, судом апеляційної інстанції не встановлено, належних доказів на підтвердження якихось порушень не надано.

6.13.4. Також, судовим експертам не було заявлено відвід, що свідчить про відсутність у сторін сумнівів у кваліфікації вказаних експертів та їх заінтересованість в результатах судової експертизи.

6.13.5. Крім того, з метою надання додаткових роз`яснень щодо поданого Висновку №400/1/23 за клопотанням відповідача-1 викликано в судове засідання судових експертів Фою О.А. та Чабанець Т.М., поставлено їм питання, перелічені в резолютивній частині ухвали, та зобов`язано судових експертів Чабанець Т.М. та Фою О.А., у відповідності до частини третьої статті 69 ГПК України, надати суду у строк до 08.03.2024 обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання.

6.13.6. У судовому засіданні апеляційного господарського суду 21.03.2024 представниками сторін поставлено судовим експертам низку питань, на які експертами надано чіткі, ґрунтовні та вичерпні відповіді.

6.13.7. Крім того, на виконання ухвали суду експертами також надано письмові відповіді на поставлені їм питання, які долучено судом апеляційної інстанції до матеріалів справи.

6.13.8. Таким чином, зазначений висновок, який складено кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог законодавства, з урахуванням відповідей на поставлені питання щодо даного висновку, на думку суду апеляційної інстанції, є повним, вичерпним та обґрунтованим, відтак, визнано апеляційним судом належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами, в тому числі з Висновком №212, як наслідок в даному випадку відсутні підстави вважати Висновок №400/1/23 необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи.

6.13.9. За вказаних вище обставин, Висновок №400/1/23, на думку суду апеляційної інстанції, відповідає вимогам ГПК України, заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки, висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані сторонами більш вірогідними, належними і допустимими доказами у справі, як наслідок підлягає врахуванню судом під час прийняття рішення по суті спору.

6.14. Дослідивши матеріали справи, колегія суддів апеляційної інстанції за своїм внутрішнім переконанням вважає, що надані позивачем та наявні у справі докази у їх сукупності на підтвердження заявлених позовних вимог, зокрема, Висновок №212 та Висновок №400/1/23 за результатами проведення судової експертизи, є більш вірогідними, ніж докази на підтвердження протилежних доводів відповідача-1 щодо недоведеності позовних вимог, а тому вважає правомірним висновок суду першої інстанції про те, що торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 є схожими з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для товарів 07 класу МКТП, а також такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника.

6.15. Відтак, за допомогою спеціальних знань, зокрема, Висновком експерта №212 та Висновку №400/1/23, судом апеляційної інстанції встановлені обставини, які спростовують викладені відповідачем-1 в апеляційній скарзі доводи про відповідність торгівельних марок за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 3 та абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону.

6.16. З огляду на наведене, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що на дату подання заявок №m201627245, №m201816947, №m201816948, №m201816949 комбіноване позначення та словесні позначення "Сігма Інжиніринг", "Сигма Инжиниринг" та "Sigma Engineering" не відповідали умовам надання правової охорони, встановленими пунктом 3 та абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення позовних вимог та визнання свідоцтв на знак для товарів і послуг №244584, №273705, №273706, №273707 недійсними в заявленій частині.

6.17. Суд апеляційної інстанції вказав, що за таких обставин, враховуючи задоволення основних позовних вимог та беручи до ваги, що станом на дату подання позовної заяви та винесення оскаржуваного судового рішення Укрпатент виконував функції Національного органу інтелектуальної власності, який уповноважений здійснювати дії із внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також опублікування відповідної інформації в офіційному бюлетені "Промислова власність", похідні вимоги позивача про зобов`язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України №244584, №273705, №273706, №273707 щодо товарів 07 класу МКТП, зазначених у цьому рішенні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" також є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

6.18. Таким чином, на думку суду апеляційної інстанції, у зв`язку із визнанням частково недійсними свідоцтв відповідача-1, обґрунтованими та такими, що правомірно задоволені, є вимоги позивача про заборону Товариству використовувати торговельну марку за спірними свідоцтвами.

6.19. Суд апеляційної інстанції вказав, що, задовольняючи у повному обсязі заявлені позовні вимоги, місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про покладення витрат позивача по сплаті судового збору на обох відповідачів у рівних частинах (по 10 215 грн).

6.20. Суд апеляційної інстанції з цього приводу наголошує, що у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на національний орган з питань інтелектуальної власності, якщо його було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

6.21. Суд апеляційної інстанції вказує, що, оскільки, Укрпатент діяв у відповідності з принципами, встановленими статтею 19 Конституції України, а саме на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Закону, і судом не було встановлено обставин того, що Укрпатентом було порушено вимоги законодавства України щодо процедури при проведенні експертизи об`єктів інтелектуальної власності, беручи до уваги, що задоволені позовні вимоги до відповідача-2 є похідними вимогами позивача, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для покладення витрат позивача по сплаті судового збору, в тому числі, на відповідача-2.

6.22. Суд апеляційної інстанції вказав, що оскаржуване рішення місцевого господарського суду в частині розподілу судових витрат по сплаті судового збору прийнято з порушенням норм чинного законодавства, доводи відповідача-2, викладені в його апеляційній скарзі, знайшли своє підтвердження під час розгляду справи апеляційним господарським судом, а відтак наявні правові підстави для її задоволення та скасування рішення суду першої інстанції в наведеній частині з прийняттям нового рішення про стягнення з Товариства на користь Компанії судового збору за подання позовної заяви у повному обсязі.

6.23. У зв`язку із залишенням апеляційної скарги Товариства без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін в частині задоволених позовних вимог, судові витрати відповідача-1, пов`язані із розглядом справи в апеляційному суді, зокрема, судовий збір за подання апеляційної скарги та витрати на професійну правничу допомогу, покладаються на відповідача-1, у зв`язку із чим заява Товариства від 21.10.2022 про вирішення питання про судові витрати у справі №910/14228/21 задоволенню не підлягає, у свою чергу, витрати позивача по сплаті судового збору за подання касаційної скарги у розмірі 40 860 грн і витрати останнього на проведення судової експертизи у розмірі 76 282,42 грн покладаються на Товариство шляхом їх стягнення на користь Компанії.

7. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

7.1. Ухвалою Верховного Суду від 16.08.2024, зокрема, відкрито касаційне провадження у справі №910/14228/21 за касаційною скаргою на підставі пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України, та зазначено, що учасники справи мають право подати відзиви на касаційну скаргу до 02.09.2024 до Верховного Суду.

7.2. Від Компанії 03.09.2024 через підсистему «Електронний суд» надійшов відзив на касаційну скаргу.

7.3. Суд протокольною ухвалою від 17.09.2024 залишив вказаний відзив на касаційну скаргу без розгляду в силу приписів частини другої статті 118 ГПК України, ураховуючи клопотання та думку учасників справи, залучив його до матеріалів справи з огляду на статтю 42 ГПК України і оцінюватиме його як письмові пояснення у межах статті 300 ГПК України.

7.4. У судовому засіданні 17.09.2024 оголошено перерву до 01.10.2024.

7.5. У судовому засіданні 01.10.2024 оголошено перерву до 24.10.2024.

7.6. Від Товариства 18.10.2024 до Суду надійшли пояснення щодо питань касаційного розгляду.

7.7. Від Компанії 24.10.2024 до Суду надійшли додаткові пояснення у справі щодо окремих питань, що виникли під час розгляду справи.

7.8. Суд протокольною ухвалою від 24.10.2024 долучив вказані вище пояснення, з огляду на статтю 42 ГПК України до матеріалів справи, та оцінюватиме їх у межах статті 300 ГПК України.

7.9. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

7.10. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

7.11. Суд розглянув справу з дотриманням розумних строків, ураховуючи характер спірних правовідносин, які виникли у сфері захисту інтелектуальної власності, пояснення, доводи та заперечення сторін, кількісний склад учасників справи, відпустку судді доповідача.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

8. Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

8.1. Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства закріплених у частини третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.

8.2. Верховний Суд звертає увагу на те, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.

8.3. Касаційне провадження у справі відкрито на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України, за змістом якого підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку.

8.4. При цьому самим скаржником у касаційній скарзі з огляду на принцип диспозитивності визначаються підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено самим скаржником), покладається на скаржника.

8.5. Отже, відповідно до положень пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України касаційний перегляд з указаних мотивів може відбутися за наявності таких складових: (1) суд апеляційної інстанції застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду; (2) спірні питання виникли у подібних правовідносинах.

8.6. Верховний Суд звертається до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 21.03.2024 у справі №191/4364/21, ухвалах Великої Палати Верховного Суду від 22.05.2024 у справі №902/1076/24, від 09.08.2024 у справі №127/22428/21, постанов Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 11.11.2020 у справі №753/11009/19, від 27.07.2021 у справі №585/2836/16-ц, в яких означено, що висновок (правова позиція) - це виклад тлумачення певної норми права (або ряду норм), здійснене Верховним Судом (Верховним Судом України) під час розгляду конкретної справи, обов`язкове для суду та інших суб`єктів правозастосування під час розгляду та вирішення інших справ у разі існування близьких за змістом або аналогічних обставин спору.

8.7. При цьому наявності самих лише висновків Верховного Суду щодо застосування норми права у певній справі не достатньо, обов`язковою умовою для касаційного перегляду судового рішення є незастосування правових висновків, які мали бути застосовані у подібних правовідносинах у справі, в якій Верховних Суд зробив висновки щодо застосування норми права, з правовідносинами у справі, яка переглядається.

8.8. Що ж до визначення подібних правовідносин за пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, то в силу приписів статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд звертається до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 12.10.2021 у справі №233/2021/19, в якій визначено критерій подібності правовідносин:

- для цілей застосування приписів процесуального закону, в яких вжитий термін "подібні правовідносини", зокрема пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України та пункту 5 частини першої статті 296 ГПК України таку подібність слід оцінювати за змістовим, суб`єктним та об`єктним критеріями;

- з-поміж цих критеріїв змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером урегульованих нормами права та договорами прав і обов`язків учасників) є основним, а два інші - додатковими;

- подібність суд касаційної інстанції визначає з урахуванням обставин кожної конкретної справи [див. постанови від 27.03.2018 у справі №910/17999/16 (пункт 32); від 25.04.2018 у справі №925/3/17 (пункт 38); від 16.05.2018 у справі №910/24257/16 (пункт 40); від 05.06.2018 у справі №243/10982/15-ц (пункт 22); від 31.10.2018 у справі №372/1988/15-ц (пункт 24); від 05.12.2018 у справах №522/2202/15-ц (пункт 22) і №522/2110/15-ц (пункт 22); від 30.01.2019 у справі №706/1272/14-ц (пункт 22)]. Це врахування слід розуміти як оцінку подібності насамперед змісту спірних правовідносин (обставин, пов`язаних із правами й обов`язками сторін спору, регламентованими нормами права чи умовами договорів), а за необхідності, зумовленої специфікою правового регулювання цих відносин, - також їх суб`єктів (видової належності сторін спору) й об`єктів (матеріальних або нематеріальних благ, щодо яких сторони вступили у відповідні відносини).

8.9. Скаржник посилається на низку постанов, які вказані у пункті 4.1 цієї постанови, вказуючи, що суд апеляційної інстанції не застосував норми права без врахування висновків Верховного Суду.

8.10. Предметом розгляду у цій справі є:

- визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки;

- зобов`язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України на торговельну марку №244584 та визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки №273705, №273706 та №273707, про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборона відповідачу-1 використовувати торговельні марки за вказаними вище свідоцтвами.

8.10.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки, на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 [не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг] та абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону [не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу].

8.11. Предметом розгляду справи №910/9435/19 було:

- визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

- зобов`язання внести відомості про визнання недійсним чвідоцтв України на знаки для товарів і послуг до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені;

- визнання недійсними наказі Міністерства охорони здоров`я України (далі - МОЗ України) про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарських засобів.

- зобов`язання МОЗ України виключити з Державного реєстру лікарських засобів України інформацію про лікарські засоби;

- заборона використання всіма можливими способами позначень стосовно товарів і послуг таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України на знак.

8.11.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що реєстрація оспорюваних торговельних марок не відповідає умовам правової охорони та порушує права інтелектуальної власності позивача на його знак для товарів і послуг.

8.12. Предметом розгляду справи №910/9438/19 було:

- визнання недійсним частково (для товарів і послуг 05 класу МКТП для реєстрації знаків, для яких його зареєстровано) в Україні свідоцтво України на знак для товарів і послуг;

- зобов`язання внести відомості про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені;

- заборона здійснювати використання всіма можливими способами позначень стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України на знак для товарів і послуг, що належить позивачу.

8.12.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що реєстрація знака для товарів і послуг не відповідає умовам правової охорони та порушує права інтелектуальної власності позивача.

8.13. Предметом розгляду справи №910/2503/18 було:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг для всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів МКТП;

- зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг стосовно всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборона використовувати (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) позначення, а також інші позначення, схожі до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, майнові права на які належать позивачу.

8.13.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірне позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 та 3 статті 6 Закону оскільки, воно є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, та є схожим настільки, що його можна сплутати із товарами та послугами за міжнародними реєстраціями, зареєстрованими раніше на ім`я позивача для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг.

8.14. З огляду на викладене вище, у результаті аналізу змісту судових рішень у цій справі та у справах №910/9435/19, №910/9438/19, №910/2503/18, Суд дійшов висновку, що у контексті спірних правовідносин у вказаних справах, з урахуванням предмету (визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, заборона використання торговельної марки) та підставами позову, нормативно-правове регулювання (Закон), то правовідносини у вказаних справах є схожими.

8.15. Верховний Суд виходить з того, що неврахуванням висновку Верховного Суду є саме неврахування висновку щодо застосування норми права, а не будь-якого висновку, зробленого судом касаційної інстанції в обґрунтування мотивувальної частини постанови.

8.15.1. Неврахування висновку Верховного Суду щодо застосування норми права, зокрема, має місце тоді, коли суд апеляційної інстанції, посилаючись на норму права, застосував її інакше (не так, в іншій спосіб витлумачив тощо), ніж це зробив Верховний Суд в іншій справі.

8.15.2. Сама по собі різниця судових рішень не свідчить про безумовне підтвердження незастосування правового висновку.

8.16. Верховний Суд виходить з того, що неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню (частина третя статті 311 ГПК України).

8.17. Так, Верховним Судом у постановах від 17.12.2020 у справі №910/9435/19, від 27.10.2020 у справі №910/9438/19 та від 06.02.2020 у справі №910/2503/18 викладено правовий висновок такого змісту:

«У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта».

8.18. Слід зазначити, що касаційне провадження у даній справі також відкрито за касаційною скаргою на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.

8.19. Відповідно до приписів пункту 3 частини третьої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

8.20. Отже, по-перше, слід з`ясувати відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а по-друге, наявність/відсутність подібності правовідносин та наявність/відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

8.21. Втім, скаржник не навів норми права (матеріальної та/або процесуальної) стосовно якої, на його думку, відсутні висновки Верховного Суду щодо питання її застосування.

8.22. Не наведення норми права, щодо якої відсутній висновок стосовно її застосування, унеможливлює формулювання відповідного висновку Верховним Судом.

8.23. Суд розглядає доводи касаційної скарги у їх логічному взаємозв`язку у контексті пунктів 1 і 4 частини другої статті 287 ГПК України та зазначає таке.

8.24. Слід зазначити, що ця справа неодноразово розглядалася судами.

8.25. Так, у постанові від 02.02.2023 у цій справі Верховний Суд, передаючи справу на новий розгляд суду апеляційної інстанції, вказав, зокрема, таке:

- у даному випадку судом апеляційної інстанції встановлено, що відповідні висновки подано як позивачем (Висновок №212), так і відповідачем-1 (Висновок №02-12/21);

- зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що суд апеляційної інстанції зазначив, що висновок експертизи №212 як доказ, що ґрунтується на джерелах за правилом "про плоди отруєного дерева" не може братись до уваги при ухваленні судового рішення;

- водночас оскаржувана постанова не містить оцінки (статті 86 та 104 ГПК України) Висновку №212 як доказу в контексті належності (стаття 76 ГПК України), допустимості (стаття 77 ГПК України), достовірності (статті 78 ГПК України), вірогідності (стаття 79 ГПК України).

- що ж до Висновку №02-12/21, то оскаржувана постанова містить лише таке: зазначення особи, яка проводила експертизу, наявність у неї кваліфікації на проведення такого дослідження і обізнаність про кримінальну відповідальність в силу приписів статті 384 КК України; питання, які поставлені на вирішення експерта; висновки, які виснував експерт за результатами проведення експертизи;

- водночас суд апеляційної інстанції як і з Висновком №212, також не надав оцінки (статті 86 та 104 ГПК України) Висновку №02-12/21 як доказу в контексті належності (стаття 76 ГПК України), допустимості (стаття 77 ГПК України), достовірності (статті 78 ГПК України), вірогідності (стаття 79 ГПК України).

- Компанія під час апеляційного розгляду вказувала на порушення приписів статті 118 ГПК України Товариством, зазначивши про це у відзиві на апеляційну скаргу;

- водночас оскаржувана постанова не містить вказівок щодо позиції апеляційної інстанції стосовно доводів Компанії, зазначених у відзиві на апеляційну скаргу, про порушення процесуальних норм судом першої інстанції та подання відповідачем-1 доказів з порушенням строку;

- з огляду на викладене доводи скаржника щодо порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, а саме статті 86 ГПК України знайшли своє підтвердження.

8.26. Відповідно до частини першої статті 316 ГПК України вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

8.27. Отже, слід з`ясувати питання виконання/невиконання судом апеляційної інстанції під час нового розгляду вказівок, що містяться у постанові Верховного суду від 02.02.2023 у цій справі.

8.28. Так, за наслідками нового розгляду, суд апеляційної інстанції залишив рішення суду першої інстанції, яким задоволено позовні вимоги повністю, без змін.

8.29. Суд виходить з того, що причиною спору у цій справі стало питання про наявність/відсутність підстав для визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг.

8.30. Верховний Суд наголошує, що неодноразово та послідовно вказував на те, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

8.31. Узагальнені доводи касаційної скарги зводяться до того, що судами попередніх інстанцій допущено порушення норм процесуального права в контексті дослідження та оцінки висновків експертів і не призначення повторної судової експертизи за клопотанням відповідача-1, не долучення доказів, наданих після проведення судової експертизи.

8.32. Так, зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що до справи долучено три висновка експертів: від 28.05.2021 №212 (складений на замовлення позивача), від 27.12.2021 №02-12/21 (складений на замовлення відповідача-1) та від 21.11.2023 №400/1/23 (судова експертиза).

8.33. Верховний Суд виходить з того, що відповідно до частини першої статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

8.34. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї (частина друга статті 269 ГПК України).

8.35. Мета судового дослідження полягає у з`ясуванні обставин справи, юридичній оцінці встановлених відносин і у встановленні прав і обов`язків (відповідальності) осіб, які є суб`єктами даних відносин. Судове пізнання завжди опосередковане, оскільки спрямоване на вивчення події, що мала місце в минулому.

8.36. Повнота судового пізнання фактичних обставин справи передбачає, з одного боку, залучення всіх необхідних доказів, а з іншого, - виключення зайвих доказів. З усіх поданих особами, що беруть участь у справі, доказів суд повинен відібрати для подальшого дослідження та обґрунтування мотивів рішення лише ті з них, які мають зв`язок із фактами, що підлягають установленню.

8.37. До предмета доказування належить сукупність юридичних фактів матеріально-правового характеру, з якими закон пов`язує виникнення, зміну й припинення правовідносин між сторонами та на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень.

8.38. Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

8.39. Верховний Суд висновує, що відповідність процесуальної дії щодо оцінки доказів у справі має здійснюватись на підставі всебічного, повного, об`єктивного та безпосереднього дослідженні наявних у справі доказів, у порядку передбаченому статтею 86 ГПК України, з огляду на те, що встановлення фактичних обставин у конкретній справі залежить від всіх юридично значущих фактів і обставин, які складають предмет доказування, визначають фактичний склад у справі, що формується виходячи з предмету спору та підстав і заперечень сторін.

8.40. Відповідно до статті 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

8.41. Водночас оцінка (стаття 86 та 104 ГПК України) кожного висновку, долученого до матеріалів справи, має здійснюватися як доказу в контексті належності (стаття 76 ГПК України), допустимості (стаття 77 ГПК України), достовірності (статті 78 ГПК України), вірогідності (стаття 79 ГПК України).

8.42. Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що суд апеляційної інстанції, оцінюючи висновки експертів, які надані позивачем і відповідачем-1, вказав таке:

- стосовно Висновка №212:

зазначення особи, яка проводила експертизу, наявність у неї кваліфікації на проведення такого дослідження і обізнаність про кримінальну відповідальність в силу приписів статті 384 КК України;

питання, які поставлені на вирішення експерта;

висновки, які виснував експерт за результатами проведення експертизи;

- стосовно Висновка №02-12/21:

зазначення особи, яка проводила експертизу, наявність у неї кваліфікації на проведення такого дослідження і обізнаність про кримінальну відповідальність в силу приписів статті 384 КК України;

питання, які поставлені на вирішення експерта;

висновки, які виснував експерт за результатами проведення експертизи.

8.43. Також, суд апеляційної інстанції, зазначив, що Висновки №02-12/21 і №212 приймаються судом як належні та допустимі докази.

8.44. Призначаючи судову експертизу, суд апеляційної інстанції вказав, що, оскільки, надані позивачем і відповідачем-1 та наявні в матеріалах справи висновки експертів, як докази у справі, відповідають вимогам статей 98, 101 ГПК України та можуть підтверджувати обставини, що становлять предмет доказування у даній справі згідно з положеннями частини другої статті 76 ГПК України, однак є взаємовиключними, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, слід призначити судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

8.45. Стосовно Висновку №400/1/23, то суд апеляційної інстанції зазначив таке:

- зазначення осіб, які проводили експертизу, наявність у них кваліфікації на проведення такого дослідження і обізнаність про кримінальну відповідальність в силу приписів статті 384 КК України;

- питання, які поставлені на вирішення експертів;

- висновки, які виснували експерти за результатами проведення експертизи;

- під час проведення дослідження та складення відповідного висновку експертами були досліджені та проаналізовані всі матеріали господарської справи №910/14228/21, а також надані сторонам та наявні у ній докази;

- будь-яких істотних порушень положень законодавства, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, та методології при складенні такого висновку, які б вплинули на правильність, повноту та обґрунтованість висновку, судом не встановлено, належних доказів на підтвердження якихось порушень не надано;

- також судовим експертам не було заявлено відвід, що свідчить про відсутність у сторін сумнівів у кваліфікації вказаних експертів та їх заінтересованість в результатах судової експертизи;

- з метою надання додаткових роз`яснень щодо поданого Висновку №400/1/23 за клопотанням відповідача-1 викликано в судове засідання судових експертів Фою О.А. та Чабанець Т.М., поставлено їм питання, перелічені в резолютивній частині ухвали, та зобов`язано судових експертів Чабанець Т.М. та Фою О.А., у відповідності до частини третьої статті 69 ГПК України, надати суду у строк до 08.03.2024 обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання;

- у судовому засіданні апеляційного господарського суду 21.03.2024 представниками сторін поставлено судовим експертам низку питань, на які експертами надано чіткі, ґрунтовні та вичерпні відповіді;

- на виконання ухвали суду експертами також надано письмові відповіді на поставлені їм питання, які долучено судом до матеріалів справи;

- таким чином, зазначений висновок, який складено кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог законодавства, з урахуванням відповідей на поставлені питання щодо даного висновку, є повним, вичерпним та обґрунтованим, відтак визнано апеляційним судом належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами, в тому числі з Висновком №212, як наслідок в даному випадку відсутні підстави вважати Висновок №400/1/23 необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи;

- за вказаних вище обставин Висновок №400/1/23 відповідає вимогам ГПК України, заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані сторонами більш вірогідними, належними і допустимими доказами у справі, як наслідок підлягає врахуванню судом під час прийняття рішення по суті спору.

8.46. Втім, оскаржувана постанова не містить мотивації і аргументації, яким саме фактичним даним справи відповідає Висновок №400/1/23.

8.47. Крім того, судом апеляційної інстанції не виконано вказівки Верховного Суду, зазначені у постанові від 02.02.2023 у цій справі у контексті дослідження і оцінки висновків, які надані позивачем і відповідачем-1, до обставин справи за доводами сторін, оскільки, суд апеляційної інстанції фактично обмежився зазначенням осіб, які проводили експертизи, наявність у них кваліфікації на проведення такого дослідження і обізнаність про кримінальну відповідальність в силу приписів статті 384 КК України, цитування питань, які поставлені на вирішення експертів, висновків, які виснували експерти за результатами проведення експертизи та загальним висновком про належність і допустимість цих експертиз.

8.48. Разом з тим, суд касаційної інстанції у постанові від 02.02.2023 у цій справі наголошував на необхідності надання оцінки (статті 86 та 104 ГПК України) висновку як доказу в контексті належності (стаття 76 ГПК України), допустимості (стаття 77 ГПК України), достовірності (статті 78 ГПК України), вірогідності (стаття 79 ГПК України).

8.49. Відповідно до частини першої статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

8.50. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї (частина друга статті 269 ГПК України).

8.51. У пунктах 1 - 3 частини першої статті 237 ГПК України передбачено, що при ухваленні рішення суд вирішує, зокрема питання чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин.

8.52. Відповідно до положень статті 236 ГПК України законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права; обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

8.53. Втім, оскаржувана постанова вказаним вище приписам норм процесуального права не відповідає, виходячи з такого.

8.54. Відповідач-1 неодноразово та послідовно вказував на те, що:

- спірні торговельні марки є такими, які не можуть вважатись схожими до ступеня сплутування з торговельною маркою, яка належить позивачу, з огляду на графічне семантичне (смислове) та часткове фонетичне відрізнення;

- торговельна марка за свідоцтвом України №2244584 є комбінованою;

- фірмове (комерційне) найменування відповідача-1 («Сігмаінжиніринг») відтворює словесні частини зареєстрованих на нього торгівельних марок, як юридична особа зареєстроване ще в 2012 році;

- використання відповідачем-1 своїх торговельних марок почалось задовго до подання заявок на їх реєстрацію, а саме - ще з 2013 року, що підтверджується матеріалами справи;

- відповідно до частини першої статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача);

- тобто, оскільки відповідач-1 має право попереднього користування, то незалежно від визнання недійсними належних йому свідоцтв на знаки для товарів і послуг він має право продовжувати використовувати свої позначення (знаки);

- ні в оскаржуваному рішенні, ані в оскаржуваній постанові не були застосовані норми статті 500 ЦК України.

8.55. Разом з тим, і відповідач-2 наводив суду апеляційної інстанції критичні зауваження стосовно Висновку №212 і Висновку №400/1/23, які були залишені поза увагою, а саме про таке:

щодо Висновку №212, Організація вказала, зокрема, таке:

- експерт при дослідженні словесних елементів «SIGMA ENGINEERING» торговельної марки за свідоцтвом України №244584, «Сігма Інжиніринг» торговельної марки за свідоцтвом України №273705, «Сигма Инжиниринг» торговельної марки за свідоцтвом України №273706, «Sigma Engineering» торговельної марки за свідоцтвом України №273706 визначив, що слова «Инжиниринг - Інжиніринг - Engineering» є слабкими неохороноздатними елементами, а тому три слова «Сигма - Сігма - Sigma» є сильними елементами, та на цій підставі, а саме: на підставі фонетичної, графічної та семантичної схожості сильних елементів «Сигма - Сігма - Sigma» із торговельною маркою «Sigma» робить висновок про схожість оспорюваних торговельних марок із торговельною маркою «Sigma» до ступеню сплутування;

- відповідно за правових приписів нормативно правових актів в сфері інтелектуальної власності під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. Експерт, в свою чергу, досліджує схожість лише сильних елементів, проте взагалі не досліджує графічну, фонетичну та семантичну схожість знаків в цілому;

- разом з тим, відповідно до пункту 11.1.6 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 №91 (далі - Методичні рекомендації) під час порівняння знаків береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості;

- пунктом 11.1.5 Методичних рекомендацій визначено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи та при цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення;

- експерт не враховує зазначені приписи Методичних рекомендацій;

- експерту було надано для дослідження та експертом, в свою чергу, проведено дослідження торговельної марки за міжнародною реєстрацією №450057, яка не діє на території України. Цим експерт порушив вимоги приписів пункту 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, так як експерт не вказав стан об`єкту, а саме про те, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 450057 не діє на території України;

щодо Висновку №400/1/23 відповідач-2 вказав, зокрема, таке:

- експерти дійшли висновку щодо спорідненості товарів 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706, №273707 із товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616, що є неправильним;

- всупереч власним твердженням, експерти не дослідили повний перелік товарів 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №273705, №273706, №273707 та не встановили, що не всі товари 07 класу МКТП за свідоцтвами України №273705, №273706, №273707 є спорідненими із товарами 07 класу МКТП за міжнародною реєстрацією №1235616, наприклад, такі товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №273705, №273706, №273707, як: «сільськогосподарське знаряддя, крім ручного знаряддя з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати; автоматичні якорі морські; аерографи для фарбування; аероконденсатори; алмази склорізальні (частини машин); барабани (частини машин); бетономішалки (машини); блоки; бобіни (частини машин); бобіни для ткацьких верстатів; борони; борошномельні машини; букси для шийок валів (частини машин); бульдозери; бункери (вивантажувальні механічні); бурові вишки плавучі або неплавучі; бурові коронки (частини машин) та інші», не є спорідненими із товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616;

- у пункті 11.2.7 Методичних рекомендацій визначено, що спорідненість товарів повинна встановлюватись лише тоді, коли знаки є тотожними чи дуже схожими. Змішування може виникнути тоді, коли споживчі характеристики товарів різних виробників є або однаковими, або схожими. Під час оцінки схожості товарів можуть братися до уваги такі критерії спорідненості товарів, як рід (вид) товарів, їх споживчі характеристики та функціональне призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів і надання послуг, коло споживачів тощо. При встановленні спорідненості товарів необхідно також враховувати можливий спосіб продажу товарів (супермаркети, спеціалізовані магазини), оскільки супермаркети розмивають уявлення споживача про походження товарів, тоді як купуючи товари у спеціалізованих магазинах споживачі ймовірно можуть сприймати ці товари як такі, що мають спільне комерційне джерело їх походження. Таким чином, під час вирішення питання щодо спорідненості товарів визначається принципова ймовірність виникнення у споживача уявлення про належність цих товарів одному виробнику;

- реєстрація знаків для товарів і послуг здійснюється для конкретних товарів або послуг, які розподілені по класам МКТП виключно в адміністративних цілях. Як наслідок класифікація товарів не може слугувати головним аргументом при вирішенні питання про спорідненість товарів або послуг;

- приналежність товарів та/або послуг до одних і тих же класів МКТП не може розглядатися в якості підстави для автоматичного визнання товарів та/або послуг спорідненими (однорідними).

- відповідно до правових приписів нормативно-правових актів в сфері інтелектуальної власності під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи;

- згідно із пунктом 11.1.6 Методичних рекомендацій під час порівняння знаків береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості;

- відповідно до пункту 11.1.5 Методичних рекомендацій позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи та при цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення;

- останнім абзацом пункту 11.1.9 Методичних рекомендацій передбачено, що смислове значення позначень може виступати як самостійний критерій схожості. Різниця у смисловому значенні може сприяти визнанню порівнюваних позначень несхожими, незважаючи на їхню звукову подібність;

- оспорювані торговельні марки та протиставлена торговельна марка мають в частині словесного елементу загальне слово «Sigma»;

- наявність загального слова «Sigma» створює лише незначну візуальну подібність, якої недостатньо для підтвердження ймовірності плутанини з боку споживачів;

- є методично неправильним штучно розбивати торговельну марку на частини та визначати схожість лише за однією частиною, необхідно надавати необхідної ваги будь-яким іншим ознакам та обставинам, якими не можна знехтувати і які сприяють формуванню загального враження від знаків в цілому;

- а тому, незважаючи на наявність загального слова «Sigma», за сукупною дією ознак порівнюваних торговельних марок, останні в цілому створюють різне загальне зорове враження та в цілому не асоціюються один з одним;

- експерти при здійсненні дослідження не враховували зазначені приписи Методичних рекомендацій.

8.56. Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що судом апеляційної інстанції не було надано оцінки наведеним вище аргументам відповідачів, що мало своїм наслідком не з`ясування обставини, які є визначальними, вагомими і ключовими для вирішення цього господарського спору, ураховуючи предмет, підстави позову та предмет доказування.

8.57. Враховуючи викладене, у цій постанові вище, постанова суду апеляційної інстанції зазначеним вимогам процесуального закону (статті 86, 104, 236, 237, 316 ГПК України) не відповідає.

8.58. Також, знайшли підтвердження доводи скаржника стосовно рецензії Прохорова-Лукіна Г.В. на висновок експертизи від 21.11.2023 №400/1/23, яка була подана відповідачем разом із запереченням на вказаний висновок, з огляду на таке.

8.59. Оскаржувана постанова не містить оцінки судом апеляційної інстанції вказаної рецензії, що є порушенням статей 86 і 269 ГПК України.

8.60. Суд неодноразово та послідовно вказував, що рецензія по своїй суті не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази. Експерт, який надає рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку. З огляду на викладене, до рецензії не можуть бути застосовані ті вимоги, які передбачені для висновку експерта.

8.61. При цьому згідно зі статтями 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

8.62. Отже, не здійснення судом апеляційної інстанції оцінки рецензії на судову експертизу, яка надана Товариством, має наслідком порушення принципу змагальності сторін, відповідно до якого здійснюється судочинство у господарських судах, а також статті 86 ГПК України у контексті всебічності, повноти, об`єктивності та безпосередності дослідження наявних у справі доказів.

8.63. Близькі за змістом правові позиції, викладені Верховним Судом зокрема у постановах від 01.08.2019 у справі №912/2635/17, від 15.01.2021 у справі №922/2216/18, від 29.09.2021 у справі № 569/4688/15.

8.64. Стосовно доводів скаржника щодо необґрунтованого відхилення судом апеляційної інстанції нових доказів, то Верховний Суд виходить з того, що вони знайшли частково своє підтвердження. Верховний Суд наголошує, що обґрунтування відхилення судом клопотань про долучення доказів у кожній конкретній справі підлягає оцінці, зокрема, через призму стадій судового розгляду справи та проваджень господарського процесу на якій заявлене клопотання, від предмету, підстав позову, предмета доказування, повноважень суду та межі розгляду справи у відповідному провадженні, тощо. Водночас, з огляду на обставини цієї справи та характер спірних правовідносин в ній, враховуючи, що Верховний Суд постановою від 02.02.2023 у цій справі скасував постанови Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 та від 21.11.2022, а справу передав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з міркувань зазначених в ній у зв`язку з тим, що суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права, що мало своїм наслідком не встановлення обставин, на підставі наданих сторонами доказів, що є визначальними, вагомими і ключовими, у Суду відсутні підстави для однозначного висновку, що докази, про які зазначало Товариство і клопотало долучити під час нового розгляду, зокрема рецензію на судову експертизу, у контексті частини третьої статті 269 ГПК України оцінено, досліджено і обгрунтовано через призму: (1) виняткового випадку - подання на висновок судової експертизи, проведеної на виконання ухвали суду апеляційної інстанцій в цій справі, (2) предмета доказування у цій справі; (3) належності, допустимості доказів.

8.64.1. Враховуючи викладене, доводи касаційної скарги частково знайшли підтвердження, та наявні підстави для скасування оскаржуваної постанови та передачі справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

8.65. Доводи, наведені у відзиві на касаційну скаргу відповідачем-2, знайшли підтвердження у частині, що узгоджується з міркуваннями Суду, які наведені у цій постанові.

8.66. З огляду на те, що суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права, що мало своїм наслідком не встановлення обставин, на підставі наданих сторонами доказів, що є визначальними, вагомими і ключовими у цій справі у вирішенні даного спору, ураховуючи доводи касаційної скарги, які є нерозривними у їх сукупності, межі розгляду справи судом касаційної інстанції, імперативно визначені статтею 300 ГПК України, оскаржуване судове рішення підлягає скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

8.67. Верховний Суд, враховуючи рішення Європейського суду з прав людини від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" та від 28.10.2010 у справі "Трофимчук проти України", зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі істотні, вагомі питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах і приймає письмові, усні пояснення в тій мірі, в якій вони узгоджуються з мотивуванням цієї постанови.

9. Висновки за результатами розгляду касаційних скарг

9.1. Доводи скаржника про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права при прийнятті оскаржуваної постанови результатами перегляду справи в касаційному порядку частково знайшли своє підтвердження з мотивів, викладених у розділі 8 цієї постанови.

9.2. Порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права унеможливило встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення цієї справи, не можуть бути усунуті Верховним Судом самостійно в силу меж розгляду справи судом касаційної інстанції, визначеним у статті 300 ГПК України.

9.3. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

9.4. За таких обставин Верховний Суд вважає за необхідне касаційну скаргу задовольнити частково, оскаржувану постанову апеляційної інстанції у справі скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

9.5. Під час нового розгляду суду апеляційної інстанції слід звернути увагу на викладене у розділі 8 цієї постанови, надати належну правову кваліфікацію спірним правовідносинам, перевірити зазначені в цій постанові доводи та докази, а також вагомі (визначальні) аргументи сторін у справі, дати їм належну правову оцінку, і, в залежності від встановленого, вирішити питання розподілу витрат, пов`язаних з розглядом даної справи, відповідно до закону.

10. Судові витрати

10.1. Розподіл судових витрат відповідно до частини чотирнадцятої статті 129 ГПК України, не здійснюється, адже Суд не змінює та не ухвалює нового рішення, а скасовує оскаржувані судові рішення та передає справу на новий розгляд.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 310, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "СІГМАІНЖИНІРИНГ" задовольнити частково.

2. Скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 у справі №910/14228/21.

3. Справу №910/14228/21 передати на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Т. Малашенкова

Суддя І. Бенедисюк

Суддя А. Ємець