ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. ОдесаСправа № 915/1492/23
Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Л.В. Поліщук,

суддів: К.В. Богатиря, С.В. Таран,

секретар судового засідання В.М. Волковінська,

за участю представників сторін:

від позивача: Р.Ю. Шаповалов

від відповідача: не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції апеляційну скаргу Фізичної особи підприємця Суручан Катерини Володимирівни

на рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024 (суддя О.В. Ткаченко, м. Миколаїв, повний текст складено 06.06.2024)

у справі №915/1492/23

за позовом Фізичної особи підприємця Суручан Катерини Володимирівни

до відповідача: Фізичної особи підприємця Дергунова Сергія Володимировича

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торгову марку,

В С Т А Н О В И В :

Коротка історія справи. Короткий зміст та обґрунтування позовних вимог

У вересні 2023 року Фізична особа підприємець Суручан Катерина Володимирівна звернулась до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою до Фізичної особи підприємця Дергунова Сергія Володимировича, в якій просила:

-визнати дії Фізичної особи підприємця Дергунова Сергія Володимировича неправомірними та такими, що порушують права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «Mango», що належить позивачу за свідоцтвом на знак для товарів та послуг №265035;

-заборонити відповідачу використовувати позначення «Mango», що є схожим до ступеню змішування щодо знака для товарів та послуг «Mango», що належить позивачу за свідоцтвом на знак для товарів та послуг №265035 у господарській діяльності першого;

-вилучити із цивільного обороту та знищити продукцію, що реалізується відповідачем із застосуванням позначення «Mango» та порушує права інтелектуальної власності позивача.

В обґрунтування заявлених вимог Фізична особа підприємець Суручан Катерина Володимирівна послалась на те, що відповідач без дозволу позивача використовує схоже до ступеня змішування з торговою маркою позивача позначення для товарів та послуг, що є тотожним з товарами та послугами, щодо яких надана правова охорона у відповідності до свідоцтва №265035, що є порушенням статей 424, 426, 489, 490 Цивільного кодексу України та статей 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів та послуг».

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024 в задоволені позову відмовлено. Судові витрати покладено на позивача.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що найменування торговельних марок позивача та відповідача мають лише одне спільне слово «Mango», що не може трактуватися як використання виключної ідентифікації до позивача, оскільки вказане слово використовується багатьма торговельними брендами. Знаки торговельних марок позивача та відповідача мають різні форми (у позивача овальна, у відповідача квадратна); кольори, які використовуються позивачем, не є ідентичними з кольорами відповідача (червоний та золотий колір у позивача; чорно - білий у відповідача); також мають місце різні класи товарів та послуг (43 у позивача, 30 та 39 у відповідача).

Короткий зміст та обґрунтування вимог апеляційної скарги

Не погодившись з ухваленим рішенням суду, Фізична особа підприємець Суручан Катерина Володимирівна звернулася до Південно-західного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просила рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024 у справі 915/1492/23 скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Мотивуючи апеляційну скаргу, апелянт послалась на те, що суд першої інстанції не прийняв до уваги того факту, що відповідач використовує у своїй діяльності позначення, що є схожим до ступеня змішування з торговою маркою апелянта.

Зокрема, позивач зазначила, що у знака для товарів і послуг домінуючим є саме словесний елемент «Mango», адже саме словесний елемент превалює в смисловому і просторовому значенні над іншими елементами позначення (графічні елементи та інші словесні елементи слугують лише фоном), так само як і в можливих варіаціях використання позначення «Mango».

Важливим також є те, що сприйняття позначень саме пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні, оскільки використання позначень, як ідентифікація товарів та послуг виробника, спрямоване саме на пересічного споживача, який не має спеціальних знань та у своїх висновках керується загальним враженням та асоціаціями від знаку.

Також скаржник вказала на візуальну та фонетичну схожість позначення, що використовується відповідачем, із знаком для товарів та послуг, що належить позивачу.

Крім того, апелянт зауважила на семантичній схожості, зазначивши, що необхідно враховувати, що словесні елементи обох протиставлених знаків мають однакове семантичне навантаження. Сторони по справі є операторами послуг на одному ринку, є конкурентами, й пересічні споживачі не можуть бути обізнаними з різницею між ними, внаслідок чого вони будуть розцінюватись споживачами в якості одного оператора. При цьому, на переконання позивача, є очевидним, що відповідачем навмисно внесені незначні відмінності у словесний елемент з метою використання репутації позивача та введення споживачів в оману.

Крім того, Фізична особа підприємець Суручан Катерина Володимирівна зазначила, що місцевий господарський суд залишив поза увагою те, що дії відповідача носять ознаки недобросовісної конкуренції та вводять в оману споживачів, що спричиняє значні збитки апелянту, в тому числі репутаційні.

Позиція відповідача щодо апеляційної скарги

У відзиві на апеляційну скаргу відповідач просив залишити оскаржуване рішення суду без змін, а у задоволенні апеляційної скарги відмовити.

Зокрема, відповідач зазначив, що позивач, є власником торговельної марки «Cafe Mango Japanese & Thai» згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №265035 від 25.09.2019, зображення знаку має овальну форму в червоному та золотому кольорі, має клас послуг 43: Послуги із забезпечення японською та тайською їжею та напоями.

Згідно поданої позивачем заяви від 25.11.2021, опублікованої 11.01.2022, на додаткову реєстрацію торговельної марки «Mango sushi», торговельний знак має прямокутну форму в чорно-білому кольорі, має клас послуг 43: Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом та ін.

Як вказував відповідач, наразі позивач не має прав на торговельну марку «Mango sushi», а має право лише використовувати це найменування, оскільки заявка на право на торговельну марку лише подана.

В свою чергу, відповідачем 20.12.2021 подано заяву, опубліковану 15.02.2022, на реєстрацію торговельної марки «Mango sushi delivery», торговельний знак має квадратну форму, в чорному, помаранчевому, білому, червоному кольорах, має клас послуг 30: суші; спрінг роли; рис швидкого приготування та ін. та клас послуг 39: доставляння товарів, доставляння їжі, доставляння напоїв, доставляння суші.

Наразі відповідач, після проходження експертизи заявки, використовує свою торгову марку на підставі свідоцтва на торговельну марку №343566 від 14.02.2024, виданого Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Отже, на думку відповідача, найменування торговельних марок мають лише одне спільне слово «Mango», що не може трактуватись, як використання виключної ідентифікації до торговельної марки позивача, форми торговельних знаків відмінні, як і кольорова гама цих знаків. Також різний клас товарів та послуг.

Рух справи, заяви, клопотання, інші процесуальні дії в суді апеляційної інстанції

Апеляційну скаргу зареєстровано судом 01.07.2024 за вх.№2550/24.

Одночасно скаржником заявлено клопотання (вх.№2567/24 від 01.07.2024) про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.07.2024 для розгляду справи сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Л.В.Поліщук, суддів: К.В. Богатиря, С.В. Таран.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 04.07.2024 відкладено вирішення питання щодо можливості відкриття, повернення, залишення без руху або відмови у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Фізичної особи підприємця Суручан Катерини Володимирівни на рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024 у справі №915/1492/23 до надходження матеріалів справи на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду. Доручено Господарському суду Миколаївської області надіслати матеріали справи №915/1492/23 на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду.

16.07.2024 до суду апеляційної інстанції надійшли матеріали справи.

У зв`язку із перебуванням колегії суддів у відпустці з 08.07.2024 по 06.08.2024, питання щодо апеляційної скарги вирішувалося 07.08.2024.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.08.2024 апеляційну скаргу Фізичної особи підприємця Суручан Катерини Володимирівни на рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024 у справі №915/1492/23 залишено без руху з метою надання можливості скаржнику подати заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024 у справі №915/1492/23, в якій вказати інші поважні причини пропуску строку на подання апеляційної скарги.

Цією ж ухвалою суду від 07.08.2024 встановлено скаржнику строк для усунення недоліків, виявлених при поданні апеляційної скарги, протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

В межах встановленого ухвалою суду від 07.08.2024 строку, від апелянта надійшла заява про усунення недоліків апеляційної скарги (вх.№3199/24 від 19.08.2024).

Між тим, суддя-учасник колегії С.В. Таран з 17.08.2024 по 24.08.2024 перебувала у відрядженні відповідно до наказу в.о. голови суду від 07.08.2024 №213-в, а з 23.08.2024 по 08.09.2024 відповідно до наказу в.о.голови суду від 22.08.2024 №223-в у відпустці, з огляду на що питання щодо поновлення апелянту строку на подання апеляційної скарги вирішувалося 09.09.2024.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 09.09.2024 поновлено Фізичній особі підприємцю Суручан Катерині Володимирівні пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024 у справі №915/1492/23. Відкрито апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою. Встановлено відповідачу строк до 25.09.2024 для подання відзиву на апеляційну скаргу та роз`яснено учасникам справи про їх право у цей же строк подати до суду будь-які заяви чи клопотання з процесуальних питань, оформлені відповідно до статті 170 Господарського процесуального кодексу України, разом з доказами направлення копій таких заяв чи клопотань іншим учасникам справи. Зупинено дію рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024 у справі №915/1492/23.

25.09.2024 від представника Фізичної особи підприємця Дергунова Сергія Володимировича адвоката Родіонової В.Є. через систему «Електронний суд» надійшов відзив на апеляційну скаргу (вх.№2550/24/Д1 від 25.09.2024).

Будь-які інші заяви чи клопотання з процесуальних питань до суду апеляційної інстанції не надходили.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 30.09.2024 розгляд апеляційної скарги Фізичної особи підприємця Суручан Катерини Володимирівни на рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024 у справі №915/1492/23 призначено на 22.10.2024 об 11:00 год.

Відповідач про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлений належним чином, проте не скористався своїм правом участі у судовому засіданні апеляційної інстанції.

Приймаючи до уваги, що матеріали справи містять обсяг відомостей, достатній для розгляду апеляційної скарги, обов`язкова явка учасників справи в судове засідання апеляційної інстанції Південно-західним апеляційним господарським судом не визнавалась, правова позиція відповідача викладена письмово у відзиві на апеляційну скаргу, а частиною дванадцятою статті 270 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи, колегія суддів апеляційного господарського суду вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності в судовому засіданні відповідача або його представника.

У судовому засіданні, яке за клопотаннями представника скаржника проводилось в режимі відеоконференції, представник Фізичної особи підприємця Суручан Катерини Володимирівни надав усні пояснення, відповідно до яких підтримав доводи, що викладені в апеляційній скарзі, та просив її задовольнити.

За умовами частин першої, другої статті 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Заслухавши представника апелянта, дослідивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги та відзиву на неї, перевіривши правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, апеляційна інстанція встановила наступне.

Фактичні обставини справи

Згідно із свідоцтвом на знак для товарів і послуг №265035, зареєстрованим 25.09.2019 в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ОСОБА_1 є власницею знаку для товарів та послуг «Cafe Mango Japanese & Thai».

Бібліографічні дані за свідоцтвом наступні:

(181) очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 09.10.2027;

(210) номер заявки: m 2017 22442;

(220) дата подання заявки: 09.10.2017;

(450) дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня: 25.09.2019 бюл.№18;

(591) зазначення кольору чи поєднання кольорів, що охороняються: червоний, золотий;

(732) власник: ОСОБА_1 ;

(511) індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: Кл. 43: Послуги із забезпечування японською і тайською їжею та напоями;

(540) зображення знака:

Таким чином, згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №265035 від 25.09.2019 зображення знаку має овальну форму в червоному та золотому кольорі, має клас послуг 43.

Крім того, 25.11.2021 ОСОБА_1 подала заявку №m202127990, опубліковану 11.01.2022 (бюл. №2), на реєстрацію позначення «Mango sushi», заявлені кольори: чорний, білий, для товарів 43 класу: Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом; забезпечування устаткованням для наметового табору; замовляння місць в пансіонатах; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; надавання Інформації та порад щодо приготування страв; орендування приміщень для зустрічей; орендування тимчасового житла: пансіонати для тварин; послуги агентств із забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах); послуги барів; послуги будинків для людей похилого віку; послуги готелів; послуги дитячих ясел; послуги ідалень; послуги кальяних; послуги кафе; послуги кафетеріїв: послуги мотелів; послуги пансіонатів; послуги персонального шеф-кухаря; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; послуги ресторанів японської кухні; послуги ресторанів, що спеціалізуються на стравах з локшини удон та соба; послуги снек-барів; послуги таборів вихідного дня (забезпечування тимчасовим житлом); послуги туристичних баз; прикрашання кондитерських виробів; прикрашання харчових продуктів, прокат диспенсерів для питної води; прокат наметів; прокат обладнання для куховарення; прокат освітлювальної апаратури: прокат пересувних будівель; прокат стільців, столів, столової білизни, скляного посуду; резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла; служби прийому для тимчасового розміщування (керування прибуттям та відправленням); створювання композицій з харчових продуктів.

Як вбачається із заявки позивача №m202127990 від 25.11.2021, зображення знака має наступний вигляд:

Отже, згідно поданої заявки позивача №m202127990 від 25.11.2021, опублікованої 11.01.2022, на реєстрацію торговельної марки «Mango sushi», торговельний знак має прямокутну форму в чорно-білому кольорі, має клас послуг 43.

20.12.2021 ОСОБА_2 подано заяву №m202130269 про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні на реєстрацію торговельної марки «Mango sushi delivery», для класів послуг:

-30: Суші; спрінг роли; рис; рис швидкого приготування; бібімбап (рис, змішаний з овочами та яловичиною); васабі; гірчиця; водорості морські (приправа): імбир (прянощі); імбир консервований (приправа); імбир маринований (приправа) їстівний рисовий папір; журавлинний соус (приправа); заправки для салату; закуски на основі рису; карі (прянощі); кетчуп (соус); кориця (прянощі); майонез; місо (приправа); онігірі (рисові кульки); піци; приправи; прянощі; реліш (приправа); сенбей (рисові крекери); соуси (приправа), соєвий соус; страви з рисом як основним інгредентом сублімовані; томатний соус; фруктові соуси;

-39: Доставляння товарів; доставляння їжі; доставляння напоїв; доставляння суші.

Згідно опису знака, що міститься у поданій відповідачем заяві, торговельною маркою є словесно-зображальна композиція, що являє собою виконаний в два рядки напис «Mango sushi delivery», при цьому родзинкою марки є оригінальне виконання літери «о» у вигляді стилізованого зображення манго. Зазначення кольору (кольорової гами) знака: чорний, помаранчевий, білий, червоний.

Також, як вбачається із заявки відповідача, зображення має наступний вигляд:

Відтак, згідно поданої заявки відповідача на реєстрацію торговельної марки «Mango sushi delivery», торговельний знак має квадратну форму в чорному, помаранчевому, білому, червоному кольорах, має класи послуг 30, 39.

У подальшому, вже під час розгляду цієї справи судом першої інстанції, за ОСОБА_2 на підставі поданої ним заявки №m202130269 від 20.12.2021 зареєстровано торговельну марку, про що було видано свідоцтво на торговельну марку №343566, зареєстроване 14.02.2024 в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки.

Звертаючись з позовом, позивач зазначала, що нею було виявлено, що відповідач використовує у своїй комерційній діяльності позначення «Mango sushi delivery», що є схожим до ступеня змішування із зареєстрованою торговельною маркою позивача, а саме, що відповідач також використовує у своїй діяльності товари з нанесенням позначення «Mango», здійснює реалізацію таких товарів та пропонує послуги у сфері громадського харчування. Так, відповідачем відкрито сайт https:// https://mangosushi.com.ua/, на якому він позиціонує себе як оператор закладу громадського харчування під позначенням «Mango sushi delivery». На вказаному сайті відповідач пропонує до продажу чималу кількість товарів з використанням позначення «Mango sushi».

До позовної заяви позивач долучила скріншоти із сайту відповідача, як на підтвердження факту використання торгової марки з метою пропонування товару та послуг до продажу. Як на підтвердження факту здійснення реалізації відповідачем продукції з використанням позначення «Mango sushi», позивачем надано копію касового та розрахункового чеку, а також фото продукції.

На переконання позивача, торговельна марка відповідача «Mango sushi delivery» за візуальними, фонетичними та семантичними ознаками схожа з торговельною маркою позивача «Cafe Mango Japanese & Thai».

На цих підставах позивач просить задовольнити позовні вимоги та заборонити відповідачу використовувати позначення «Mango», що є схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів та послуг «Mango», що належить позивачу за свідоцтвом на знак для товарів та послуг №265035 у її господарській діяльності, а також вилучити із цивільного обороту та знищити продукцію, що реалізується відповідачем із застосуванням позначення «Mango» та порушує права інтелектуальної власності позивача.

Позиція суду апеляційної інстанції

Відповідно до частини першої статті 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів, послуг).

За приписами статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України. Міжнародною реєстрацією, в свою чергу, є міжнародна реєстрація торговельної марки, здійснена відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Таким чином, мета торговельної марки полягає у вирізненні одних товарів і послуг від інших.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки зокрема визнається нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано, застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно із статтею 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Відповідну норму також містить і пункт 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Пунктом четвертим статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Пунктом 3 цієї ж статті передбачено, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Абзацом п`ятим пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Згідно із пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу №72 від 20.08.1997) та які були чинними станом на час виникнення спірних правовідносин (надалі Правила), позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.6. Правил передбачено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

В якості підстави заявленого позову позивач зазначила, що відповідач без дозволу позивача використовує схоже до ступеня змішування з торговою маркою позивача позначення для товарів та послуг, що є тотожним з товарами та послугами, стосовно яких надана правова охорона у відповідності до свідоцтва №265035.

На думку позивача, тотожність та принципова схожість товарів та послуг відповідача та позивача є очевидною.

Натомість суд першої інстанції, оцінивши наявні в матеріалах справи докази, дійшов протилежного висновку, з яким погоджується суд апеляційної інстанції, що найменування торговельних марок позивача та відповідача мають лише одне спільне слово «Mango», що не може трактуватися як використання виключної ідентифікації до позивача, оскільки вказане слово використовується багатьма торговельними брендами.

Знаки торговельних марок позивача та відповідача мають різні форми (у позивача овальна, у відповідача квадратна); кольори, які використовуються позивачем не є ідентичними з кольорами відповідача (червоний та золотий колір у позивача; чорно - білий у відповідача); також мають місце різні класи товарів та послуг (43 у позивача, 30 та 39 у відповідача).

Крім того, у торговельній марці відповідача наявне оригінальне виконання літери «о» у вигляді стилізованого зображення манго.

Апеляційний суд вважає, що схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елемента достатньо, щоб виключити схожість. Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у цьому разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач, зазвичай, візуально сприймає знак, що позначає товари.

Водночас колегія суддів зазначає, що специфікою вирішення спорів, пов`язаних з інтелектуальною власністю, є те, що вони, як правило, стосуються спеціальних питань у сфері іншій, ніж право, що зумовлює необхідність залучення фахівців-експертів.

Для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака, чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком, які частини зображення є тотожними з іншим зображенням, чи є знаки схожими настільки, що їх можна сплутати, тощо) господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначити судову експертизу, не перебираючи на себе непритаманні суду функції експерта. Відповідні правові висновки неодноразово викладалися у постановах Верховного Суду.

У частині третій статті 2 Господарського процесуального кодексу України однією з основних засад (принципів) господарського судочинства визначено принцип змагальності сторін, сутність якого розкрита у статті 13 цього Кодексу.

Відповідно до частин першої, другої статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Принцип змагальності сторін полягає в тому, що сторони у процесі зобов`язані в процесуальній формі довести свою правоту, за допомогою поданих ними доказів переконати суд в обґрунтованості своїх вимог чи заперечень.

Отже, даний принцип забезпечує повноту дослідження обставин справи та покладення тягаря доказування на сторони.

Частиною першою статті 73 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

В силу частини першої статті 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до частини першої статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обов`язок із доказування необхідно розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Необхідність доводити обставини, на які учасник справи посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, в господарському процесі є складовою обов`язку сприяти всебічному, повному та об`єктивному встановленню усіх обставин справи, що передбачає, зокрема, подання належних доказів, тобто таких, що підтверджують обставини, які входять у предмет доказування у справі, з відповідним посиланням на те, які обставини цей доказ підтверджує.

Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом (стаття 14 Господарського процесуального кодексу України).

Судове рішення не може ґрунтуватися на припущеннях та містити неточності у встановленні обставин, які мають вирішальне значення для правильного вирішення спору, натомість висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки мають бути вичерпними, відповідати дійсності і підтверджуватися достовірними доказами.

Даний висновок Південно-західного апеляційного господарського суду повністю узгоджується з правовою позицією об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, викладеною в постанові від 05.06.2020 у справі №920/528/19.

З урахуванням викладеного, позивачем не доведено належними та допустимими доказами, у тому числі висновком експерта, що відповідач без дозволу позивача використовує схоже до ступеня змішування з торговою маркою позивача позначення для товарів та послуг, що є тотожним з товарами та послугами, стосовно яких надана правова охорона у відповідності до свідоцтва №265035, що має наслідком відмову у задоволенні позовних вимог.

Висновки суду апеляційної інстанції

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі «Серявін та інші проти України» зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

У справі «Трофимчук проти України» Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

В силу приписів статті 236 Господарського процесуального кодексу України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним та обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Згідно статті 276 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Доводи скаржника не спростовують висновків Господарського суду Миколаївської області про відмову у задоволенні позову, у зв`язку з чим підстав для зміни чи скасування оскаржуваного рішення колегія суддів не вбачає, а у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити.

Розподіл судових витрат

У зв`язку з відмовою у задоволенні апеляційної скарги відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору за її подання та розгляд покладаються на скаржника.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 276, 281 - 284 ГПК України,

Південно-західний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Фізичної особи підприємця Суручан Катерини Володимирівни залишити без задоволення.

2.Рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024 у справі №915/1492/23 залишити без змін.

3.Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги покласти на скаржника.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду у випадках і строки, передбачені ст.ст.287, 288 ГПК України.

Повний текст постанови складено 28.10.2024.

Головуючий суддя Л.В. Поліщук

Суддя К.В. Богатир

Суддя С.В. Таран