ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"03" жовтня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/1814/23

Господарський суд Одеської області у складі судді Степанової Л.В.

при секретарі судового засідання Чуйко О.О.

за участю представників сторін:

від позивача: Войков А.П. (приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції);

від відповідача: Краснопивцев О.К. адвокат;

від третьої особи: не з`явився;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ (228 Манхеттен Біч Блвд. Манхеттен Бітч, СА 90266 США) до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю СТІЛЛІ (65026, м. Одеса, пл. Грецька, 1, офіс 201-Б, ) за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеської митниці (65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21А, ) про визнання протиправним та скасування рішення та зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» в якому просить:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» здійснювати використання позначення у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli, незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ для товару взуття, а саме нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: всього 8784 пар. (Н330-*р.41-45 - 144 пари, Н319-*р.41-45 - 2240 пари, H310-*р.36-40 - 4000 пари, H353-* р.41-45 - 2400 пари), ввезеного за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3, Торговельна марка -STILLI. Країна виробництва - Китай. Імпортер: ТОВ СТІЛЛІ (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсівський, 9а, кв.73); Виробник/Експортер: HEBEI XIONG AN YIJIAWANG TRADING CO., LTD (no. 6. Youth hutong, Xinzhuangke village santai town, anxin county, Baoding city, Hebei province).

В обґрунтування позовних вимог Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ посилається на порушення Товариством з обмеженою відповідальністю СТІЛЛІ прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.05.2023 відкрито провадження у справі №916/1814/23, ухвалено справу розглядати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 20.06.2023 о 11:50.

В підготовчому засіданні від 20.06.2023 було оголошено перерву на 08.08.2023 о 12:20, про що зазначено у протоколі судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.06.2023 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеську митницю.

У зв`язку із перебуванням судді Степанової Л.В. у відпустці з 03.07.2023 по 17.08.2023 включно, підготовче засідання 08.08.2023 о 12:20 не відбулося.

Враховуючи повернення судді Степанової Л.В. з відпустки, ухвалою суду від 15.08.2023 призначено підготовче засідання на 30.08.2023 о 12:00.

В підготовчому засіданні від 30.08.2023 було оголошено перерву на 12.09.2023 о 11:00, про що зазначено у протоколі судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.08.2023 повідомлено учасників справи про дату та час підготовчого засідання.

Однак, у зв`язку із перебуванням судді Степанової Л.В. на лікарняному з 12.09.2023 включно, підготовче засідання 12.09.2023 о 11:00 не відбулося.

Враховуючи повернення судді Степанової Л.В. з лікарняного, ухвалою суду від 21.09.2023 призначено підготовче засідання на 17.10.2023 о 11:30 та повідомлено учасників справи про дату та час підготовчого засідання.

В підготовчому засіданні від 17.10.2023р було оголошено перерву на 24.10.2023р о 10:20, про що зазначено у протоколі судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 17.10.2023 повідомлено учасників справи про дату та час підготовчого засідання.

Однак, у зв`язку із перебуванням судді Степанової Л.В. на лікарняному з 19.10.2023, підготовче засідання 24.10.2023 о 10:20 не відбулося.

Враховуючи повернення судді Степанової Л.В. з лікарняного, ухвалою суду від 25.10.2023 призначено підготовче засідання на 14.11.2023 о 12:20 та повідомлено учасників справи про дату та час підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.11.2023 Призначено у справі №916/1814/23 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) та на вирішення експертів поставити наступне питання: «Чи є зображення стилізованого напису «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару - взуття типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: артикули H330-*, H319-*, H310-*, H353-* за митною декларацією №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3 від 21.03.2023р, схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II.?, витрати по оплаті судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ».

23.04.2024 за вх.суду№16562/24 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов супровідний лист разом із висновком експерта №964/24-53 від 15.04.2024.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.05.2024 поновлено провадження у справі №916/1814/23, призначено підготовче засідання на 23.05.2024 о 10:40, запропоновано учасникам справи надити пояснення щодо висновку експерта та викликано учасників справи у підготовче засідання.

Однак, у зв`язку із перебуванням судді Степанової Л.В. на лікарняному з 21.05.2024, підготовче засідання 23.05.2024 не відбулося.

Враховуючи повернення судді Степанової Л.В. з лікарняного, ухвалою суду від 06.06.2024 призначено підготовче засідання на 13.06.2024 о 12:30 та викликано учасників справи у підготовче засідання.

В підготовчому засіданні від 13.06.2024 було оголошено про закриття підготовчого засідання та призначення справи до розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.06.2024 закрито підготовче провадження у справі №916/1814/23, призначено справу до розгляду по суті на 16.07.2024 о 11:25 та викликано учасників справи у судове засідання.

В судовому засіданні від 16.07.2024 було оголошено перерву на 01.08.2024 о 11:40 про що зазначено в протоколі судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 16.07.2024 викликано учасників справи у судове засідання.

01.08.2024 за вх.суду№28880/24 позивач звернувся до суду з клопотанням про призначення повторної судової експертизи.

Суд, розглянувши клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи, відмовляє у його задоволенні, як необґрунтованому.

В судовому засіданні від 01.08.2024 було оголошено перерву на 10.09.2024 о 12:50 про що зазначено в протоколі судового засідання.

В судовому засіданні від 10.09.2024 було оголошено перерву на 03.10.2024 о 12:50 про що зазначено в протоколі судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.09.2024 викликано учасників справи у судове засідання.

В судовому засіданні від 03.10.2024 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення по справі №916/1814/23.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Як вказує позивач, він є відомим виробником спортивного одягу, інвентарю та спортивних аксесуарів, які мають характерний вигляд, що вирізняє його з-поміж інших виробників спортивного одягу та аксесуарів. Під час виробництва та продажу продукції позивач маркує свою продукцію товарними знаками, які отримали широку відомість серед споживачів та асоціюються виключно із продукцією, виробленою позивачем. Позивач володіє правами інтелектуальної власності на цілий ряд торговельних марок, зареєстрованих відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, дія яких поширена на Україну, які, серед інших, включають наступні міжнародні знаки: міжнародна реєстрація №1331651 знаку для товарів і послуг яка діє в Україні з 16.02.2017 зареєстрована для товарів 25 класу МКТП, зокрема для такого товару як «взуття»; міжнародна реєстрація №955117 знаку для товарів і послуг яка діє на території України у повному обсязі і продовжена 08.02.2018 на 10 років, зокрема для товарів 25 класу МКТП «взуття». Зазначені знаки для товарів і послуг (торговельні марки) були зареєстровані відповідно до порядку, передбаченого Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України з 25.12.1991.

Позивач зазначає, що він є одним з світових лідерів ринку в сегменті спортивного взуття та добросовісно використовує зазначені знаки на товарах, упаковці, у рекламі, у діловій документації, в мережі Інтернет тощо. Товари, марковані цими знаками тривалий час представлені в Україні і, відповідно, з ними обізнане широке коло українських споживачів. Зважаючи на досить тривалу реєстрацію знаків позивача на території України, останні мають високу дистинктивність серед широкого кола споживачів, а тому чітко асоціюється у свідомості споживача із продукцією, що вироблена позивачем. Отже, власнику торговельної марки належать виключні права на виготовлення, імпорт в Україну та реалізацію товарів з використанням вказаної торговельної марки.

Як зазначає позивач, із повідомлень Одеської митниці №2023/007/П01 від 23.03.2023 та № 2023/007/П02 від 28.03.2023 позивачу стало відомо про ввезення ТОВ «СТІЛЛІ» на митну територію України, за митною декларацією ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3 товару - «Взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: Всього 8784 пар. H330-* р.41-45 - 144 пар, H319-* р.41-45 - 2240 пар, H310-* р.36-40 - 4000 пар, H353-* р.41-45 - 2400 пар.», що мають ознаки використання торговельної марки №1331651 (МР №955117) у формі, що вирізняється від зареєстрованого знаку.

Позивач наполягає на тому, що між позивачем та відповідачем не має жодних комерційних зв`язків. Позивач вважає, що таке використання може ввести в оману споживачів. Незважаючи на встановлену законодавством заборону використання в своїй діяльності об`єкти права інтелектуальної власності без дозволу правовласника, відповідач, здійснюючи ввезення товарів на митну територію України, не дотримався встановлених законодавством вимог щодо отримання такого дозволу від Позивача, чим порушив вимоги ст. 495 ЦК України, а також ст. 16 Закону з огляду на наступне.

Згідно із п. 4.3.2.8, 4.3.2.6, 4.3.2.7. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 (далі Правила) ««Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. Зображувальні та об`ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об`ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об`ємні елементи»». Так, знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1331651, що належить позивачу, є словесним позначенням в оригінальному графічному виконанні, яке складається з вигнутої смуги, що утворює латинську букву «S». При цьому смуга складається з численних тонких горизонтальних ліній. При цьому, торговельна марка виконана без зазначення кольорів, що означає, що вона може використовуватись у будь-якому кольоровому виконанні та поєднанні кольорів. Вказаний знак зареєстрований для товарів 25 класу МКТП, зокрема «взуття». Так, знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №955117, що належить позивачу, є словесним позначенням в оригінальному графічному виконанні, яке складається з вигнутої смуги, що утворює нахилену латинську букву «S». Буква має подвійний світлий та темний абрис. При цьому, торговельна марка виконана без зазначення кольорів, що означає, що вона може використовуватись у будь-якому кольоровому виконанні та поєднанні кольорів. Вказаний знак зареєстрований для товарів 25 класу МКТП, зокрема «взуття».

Позивач вказує, що торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II, об`єднані спільним зображувальним елементом у вигляді вигнутої смуги, що утворює латинську букву «S». Всі позначення передають єдину концепцію, що стає тенденцією кожного наступного знака Компанії Skechers U.S.A., Inc. II, а саме - перша буква назви компанії - буква «S» у характерному графічному виконанні. Саме цей елемент становить основу серії знаків. Також, виходячи з інформації про компанію Skechers U.S.A., Inc. II позначення у вигляді латинської букви «S» наносяться на такий товар як взуття, на його бокові частини. Це звичайна практика виробників взуття, зокрема взуття для спорту та дозвілля. Незалежно від його кольорового виконання, яке є, нанесене на товар відповідача - «взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, є комбінованими. Позначення розташовані на язичку та/або на бокових частинах взуття ближче до задника чи посередині між шнурками та підошвою. Позначення складаються зі словесного елементу, яке може сприйматись як зображувальний елемент у вигляді вигнутої смуги, що утворює латинську букву «S», що має абрис. При цьому на початку та в кінці смуги присутні тонкі горизонтальні лінії. На середньому горизонтальному елементі букви «S» міститься словесний елемент «TILLI», виконаний дрібним шрифтом, друкованими латинськими буквами, курсивом, де букви «І» зображено у вигляді простих коротких вертикальних ліній. Оскільки торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117 є словесними (сприймаються також як зображувальні) позначеннями, а позначення на зразках взуття є комбінованими, схожість досліджуваних позначень повинна визначатись за правилами встановлення схожості комбінованих позначень.

Як вказує позивач, також, як фактична обставина, що підсилює загрозу сплутування порівнюваних торговельних марок і позначень на зразках взуття, може виступати використання серії знаків, в основі якої лежить один елемент. У такій ситуації нове позначення з тим же елементом може розглядатися споживачем як продовження зазначеної серії знаків та як позначення схоже настільки, що його можна сплутати з відповідною серією знаків. Елемент, покладений в основу серії знаків, може бути як словесним, так і зображувальним, а також представляти собою комбіноване позначення. Як правило, для того, щоб становити серію знаків, загальний елемент повинен знаходитись у їх складі в одній і тій же позиції.

Позивач зазначає, що згідно із Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі Методичні рекомендації) під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значущості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень». Відповідно до п. 10.1.12 Методичних рекомендацій у комбінованому позначенні, що складається із зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам`ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення. У пунктах 11.1.12 та 10.6 Методичних рекомендацій містяться правила визначення домінуючого положення певного елемента у зображенні знака при дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Значимість розташування словесного елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб. Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір його елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності. Отже, позначення вважається таким, що займає домінуюче положення в зображенні знака, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто, суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака».

Як наполягає позивач, при аналізі зображень досліджуваних позначень встановлено, що їх словесний (часто сприймається як зображувальний) елемент буква «S» є домінуючим елементом, за рахунок його розміру та впливу на зорове сприйняття позначення в цілому: буква «S» має значно більший розмір ніж словесний елемент «TILLI». Бува «S» є елементом, що у першу чергу привертає увагу, тоді як словесний елемент «TILLI» виконаний дрібним шрифтом, який або взагалі не є читабельним або сприймається як графічне виконання дрібними вертикальними лініями середнього елементу букви «S». Таким чином, елемент у вигляді букви «S» є основним та домінуючим елементом у зображенні досліджуваних позначень. Крім того, позначення на зразках взуття відрізняються від торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117 окремими деталями, а саме - через наявність словесного елементу, виконаного дрібним шрифтом на одному з елементів букви «S». Такі відмінності є незначними і не впливають на загальне зорове враження від порівнюваних позначень, яким є враження схожості. Відмінність окремих деталей у вигляді словесного елементу, який також може сприйматись як графічне виконання серединного елементу букви «S» слід віднести до несуттєвих, оскільки вони можуть бути не помічені пересічним споживачем, який не має нагоди порівняти два знаки одночасно. Схожими залишаються зовнішня форма, контур, вид, характер та семантика порівнюваних позначень. Водночас у серію торговельних марок входить буква «S» у різному графічному виконанні. Оскільки торговельні марки у вигляді букви «S» за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117 мають ознаки як словесного так і зображувального позначення, а домінуючим елементом позначень на зразках товарів є також буква «S», при визначенні схожості досліджуваних позначень та торговельних марок у першу чергу порівнюються їх елементи у вигляді букви «S» за правилами встановлення схожості зображувальних і словесних позначень.

Позивач вказує, що згідно з п. 11.1.11. Методичних рекомендацій, при визначенні подібності зображувальних і об`ємних позначень враховують наступні критерії: зовнішня форма, наявність чи відсутність симетрії; смислове значення; вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.); поєднання кольорів і тонів. Зазначені ознаки можуть враховуватися як кожна окремо, так і в різних поєднаннях. При порівнянні вказаних вище об`єктів, тобто торговельних марок заявника та позначення, використаного відповідачем, є очевидним, що вони схожі за рахунок наявності та графічного виконання однакового елементу у вигляді букви «S» та загального зорового враження. Відмінності у деталях не впливають на загальний висновок про схожість торговельних марок в цілому, оскільки згідно з рекомендацією ВОІВ власник має право застосовувати знак в різних варіантах, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Отже, порівнювані позначення і торговельні марки позивача є схожими до ступеня сплутування. Визначення факту однорідності товарів є визначальним для встановлення можливості сплутання/змішування товарів, на яких використовуються схожі позначення, а також можливості введення в оману щодо виробника. Згідно з п. 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів. Виходячи із вищенаведеної інформації, є очевидним, що товари, для яких на території України охороняються торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II, а також товари відповідача, на яких використано позначення відносяться до одного виду товарів, а саме взуття, тобто речей гардеробу, призначеного для носіння на ногах. Під час встановлення схожості знаків для товарів і послуг та визначення імовірності сплутування їх споживачем, характер порівнюваних об`єктів має враховуватись не абстрактно, а з урахуванням фактичних обставин їх використання, а особливо - набутої певною торговельною маркою репутації та відомості серед споживачів завдяки тривалому використанню та високій якості товарів/послуг, його відомості.

Як вже зазначалось, позивач є знаним в світі виробником спортивного одягу, взуття, зокрема, спортивного, та спортивних аксесуарів. Тому, завдяки тривалому використанню знаків для товарів і послуг вони чітко асоціюються у споживачів з продукцією, що виробляється позивачем. Із вказаного вище також випливає, що через схожість до ступеня сплутування позначення, використаного відповідачем на продукції з ознаками контрафактності, та знаків позивача існує ризик введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, тобто компанії Skechers U.S.A., Inc. II. Отже, у українського споживача може виникнути хибне уявлення, що товар, який ввозився відповідачем на митну територію України, був вироблений саме позивачем.

Позивач просить суд відновити порушені права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг у спосіб: припинення порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів. Необхідність застосування такого способу відновлення порушеного права як знищення виготовленого товару обумовлюється тим, що товар відповідача по-перше, містить на собі позначення, характерне лише для продукції, що виробляється позивачем, по-друге, знищення позначення як окремого елементу продукції вдається сумнівним, оскільки воно поєднано із боковою частиною взуття таким способом, який унеможливлює його відокремлення без повного пошкодження товару, по-третє, зазначене вище вказує на наявність обґрунтованих ризиків того, що навіть при усуненні позначення із товару відповідач намагатиметься повторно ввести в цивільний обіг товар із позначенням, схожим із знаком для товарів і послуг позивача. Можливість знищення товару, який порушує права інтелектуальної власності, гарантована також правовласнику відповідно до міжнародних договорів, обов`язкових для застосування на території України. Відповідно до ст. 237 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 за №1678-УП «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», сторони гарантують, що компетентні судові органи можуть вимагати за заявою заявника та без шкоди для відшкодування будь-яких збитків власнику права з причини порушення і без будь-якої компенсації відкликання з торговельних каналів, остаточне вилучення з торговельних каналів або знищення товарів, які, як виявилося, порушують право інтелектуальної власності. Якщо необхідно, компетентні судові органи можуть також вимагати знищення матеріалів і знарядь, які переважно використовуються для створення або виробництва таких товарів. Судові органи вимагають, щоб ці заходи здійснювались за рахунок порушника, якщо не виникають певні причини, щоб не робити цього.

Враховуючи викладене, позивач просить задовольнити позовні вимоги у повному обсязі, а саме: заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю СТІЛЛІ здійснювати використання позначення Н, а, , п, і, д у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli, незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ для товару взуття, а саме нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет та вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: всього 8784 пар. (Н330-*р.41-45 - 144 пари, Н319-*р.41-45 - 2240 пари, H310-*р.36-40 - 4000 пари, H353-* р.41-45 - 2400 пари), ввезеного за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3, Торговельна марка -STILLI. Країна виробництва - Китай. Імпортер: ТОВ СТІЛЛІ (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсівський, 9а, кв.73); Виробник/Експортер: HEBEI XIONG AN YIJIAWANG TRADING CO., LTD (no. 6. Youth hutong, Xinzhuangke village santai town, anxin county, Baoding city, Hebei province).

Відповідач проти позовних вимог заперечує посилаючись на те, що призупинення митного оформлення товарів було обґрунтоване підозрою на порушення прав інтелектуальної власності Skechers U.S.A., Inc. II на зображувальний знак для товарів і послуг (свідоцтво про міжнародну реєстрацію знака №1331651). 30.03.2023 за Актом №3 відповідачем були відібрані зразки відповідних артикулів взуття. 26.01.2023 Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України було надано висновок експертів №20/1-51/23, згідно з яким позначення у вигляді зображення стилізованого напису «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару - моделі взуття артикулів, зокрема Н330, Н319, Н310, Н353 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією №1331651 та №955117, правовласником яких є Skechers U.S.A., Inc. II. 28.04.2023 судовим експертом Ткачук Т. М. надано висновок експерта №G-003- ТТМ/23, згідно з яким зображення стилізованого позначення (напису) «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару - взуття типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: артикули Н330-*, Н319-*, Н310-*, Н353-* - не є схожим настільки, іцо його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією за №1331651, правовласником якого є Skechers U.S.A., Inc. II.

Відповідач наполягає на тому, що згідно з висновками експертів, на які посилається відповідач, використане на взутті зображення (напис) не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаками, правовласником яких є позивач. Оскільки використані ТОВ «СТІЛЛІ» позначення не є схожими до ступеню сплутування зі знаками, правовласником якого є позивач, то відсутній факт порушення прав інтелектуальної власності позивача, а тому вимоги позивача є безпідставними.

У своїй відповіді на відзив відповідача позивач зазначає, що висновки експертів 20/1-51/23 від 26.01.2023 та №G-003-ТТМ/23 від 28.04.2023 не відповідають вимогам ч. 5 ст. 101 ГПК України, а саме у висновках експертів не зазначено, що висновки підготовлено для подання до суду.

У своїх пояснення щодо позовних вимог третя особа зазначає, що після реєстрації об`єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, митні органи застосовують заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру. Перед повідомленням правовласника про можливе порушення його прав митний орган може запросити у правовласника будь-яку інформацію, яка може допомогти у підтвердженні або спростуванні наявності зазначеного порушення. Такий запит може містити виключно інформацію щодо фактичної або очікуваної кількості товарів, їх характеру, походження, а також зображення таких товарів. Якщо правовласник протягом трьох робочих днів подасть митному органу, що надіслав йому повідомлення, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності, то митне оформлення таких товарів призупиняється на строк, передбачений частиною другою статті 399 цього Кодексу, а декларант невідкладно інформується про причини призупинення, після чого вчиняються дії згідно з положеннями частин сьомої - п`ятнадцятої статті 399 цього Кодексу. У разі якщо правовласник у визначений частиною п`ятою цієї статті строк не подасть митному органу заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності, то митне оформлення товарів, що містять такий об`єкт права інтелектуальної власності, здійснюється в установленому порядку.

Третя особа вказує, що на виконання вимог статті 400 Кодексу, 23.03.2023, за ініціативою митного органу було прийнято Рішення № 2023/007 про призупинення митного оформлення товарів «Взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного H330-* р.41-45 - 144 пар, H319-* р.41-45 - 2240 пар, H310-* р.36-40 - 4000 пар, H353-* р.41-45 - 2400 пар. Всього 8784 пар. Торговельна марка -STILLI. Країна виробництва - Китай. Виробник: HEBEI XIONG'AN YIJIAWANG TRADING CO., LTD.» строком на 3 робочих дні, як таких, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності на зображувальний знак для товарів та послуг, майнові права на який, за свідоцтвом про міжнародну реєстрацію знака №1331651, належать компанії «SKECHERS U.S.A., INC. II», заявлених за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши наявні докази у сукупності та надавши їм відповідну правову оцінку, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права в разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб; використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом; умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч.ч.2-4 ст.426 ЦК України).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч.1 ст.492, ч.1 ст.493 ЦК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (ч.ч.1, 2 ст.495 ЦК України).

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч.ч.4, 5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, законом чи договором (ст.431 ЦК України).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде митний реєстр об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об`єкт права інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про об`єкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, надсилається всім органам доходів і зборів України. Після реєстрації об`єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів (ч.ч.1, 2, 4, 5 ст.398 Митного кодексу України).

Відповідно до п.17 ст.4 Митного кодексу України контрафактні товари - товари, що містять об`єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону; правовласник - особа, якій відповідно до закону належать майнові права на об`єкт права інтелектуальної власності, або особа, яка діє від її імені в межах наданих повноважень.

Згідно ч.1 ст.17 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» в Україні забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Як передбачено у п. 4.3.2.7. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.95 р. (далі -Правила) «зображувальні та об`ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об`ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об`ємні елементи».

Відповідно до п. 4.3.2.8., п. 4.3.2.5 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Під час встановлення схожості знаків для товарів і послуг та визначення імовірності змішування їх споживачем, характер порівнюваних об`єктів має враховуватись не абстрактно, а з урахуванням фактичних обставин їх використання, а особливо - набутої певним знаком репутації та відомості серед споживачів завдяки тривалому використанню та високій якості товарів/послуг, його свідомості. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг зазначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Положення ч.ч.1, 2 ст.432 ЦК України передбачають, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Відповідно до ст.237 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 за №1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», сторони гарантують, що компетентні судові органи можуть вимагати за заявою заявника та без шкоди для відшкодування будь-яких збитків власнику права з причини порушення і без будь-якої компенсації відкликання з торговельних каналів, остаточне вилучення з торговельних каналів або знищення товарів, які, як виявилося, порушують право інтелектуальної власності. Якщо необхідно, компетентні судові органи можуть також вимагати знищення матеріалів і знарядь, які переважно використовуються для створення або виробництва таких товарів. Судові органи вимагають, щоб ці заходи здійснювались за рахунок порушника, якщо не виникають певні причини, щоб не робити цього.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.ч.1, 2 ст.73, ч.ч.ч.1, 3 ст.74 ГПК України).

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ч.2 ст.76, ч.1 ст.77, ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України).

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Обов`язком суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти й об`єктивності з`ясування обставин справи та оцінки доказів.

Усебічність та повнота розгляду передбачає з`ясування всіх юридично значущих обставин та наданих доказів з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв`язками, відносинами і залежностями. Таке з`ясування запобігає однобічності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення.

У пунктах 1 - 3 частини першої статті 237 ГПК України передбачено, що при ухваленні рішення суд вирішує, зокрема питання чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин.

Тлумачення змісту ст. 79 ГПК України свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були (аналогічний висновок викладений у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.06.2020 у справі №924/233/18).

Такий підхід також узгоджується з судовою практикою Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції (пункт 1 статті 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні 23.08.2016 у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". … Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".

Як видно з матеріалів справи, із повідомлень Одеської митниці №2023/007/П01 від 23.03.2023 та № 2023/007/П02 від 28.03.2023 позивачу стало відомо про ввезення ТОВ «СТІЛЛІ» на митну територію України, за митною декларацією ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3 товару - «Взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: Всього 8784 пар. H330-* р.41-45 - 144 пар, H319-* р.41-45 - 2240 пар, H310-* р.36-40 - 4000 пар, H353-* р.41-45 - 2400 пар.», що мають ознаки використання торговельної марки №1331651 (МР №955117) у формі, що вирізняється від зареєстрованого знаку.

На замовлення позивача було проведено експертизу, згідно висновку експерта № 204-04/23 від 17.04.2023, відповідно до якої комбіновані позначення у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli, використане на зразках взуття за митною декларацією № UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3 від 21.03.2022, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II.

На замовлення відповідача було проведено експертизи згідно висновку №20/1-51/23, згідно з яким позначення у вигляді зображення стилізованого напису «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару - моделі взуття артикулів, зокрема Н330, Н319, Н310, Н353 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією №1331651 та №955117, правовласником яких є Skechers U.S.A., Inc. II. Згідно висноввку експерта №G-003- ТТМ/23, згідно з яким зображення стилізованого позначення (напису) «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару - взуття типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: артикули Н330-*, Н319-*, Н310-*, Н353-* - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією за №1331651, правовласником якого є Skechers U.S.A., Inc. II.

У зв`язку із існуванням розбіжностей наявних у матеріалах справи висновків наданих сторонами, на виконання ухвали суду від 14.11.2023 по справі №916/1814/23 Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України була проведена судова експертиза, за результатами якої судовим експертом складено висновок №964/24-53 від 15.04.2024, згідно якого комбіноване позначення у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli, використане на зразках взуття за митною декларацією ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3, не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №1331651 та №955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II. та таким, що може ввести в оману споживача стосовно виробника товару.

Так, позивачем заперечується правомірність результатів експертизи, наведених у висновку судового експерта Наталії Ковальової №964/24-53 від 15.04.2024, однак, судом за результатами дослідження даного висновку встановлено дотримання експертом під час проведення судової експертизи вимог визначених Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом МЮУ від 08.10.1998 року №53/5 та Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 №91 із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08.

Зокрема, з врахуванням призначення судом проведення судової експертизи Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України та направлення на адресу даної установи переданих суду зразків взуття типу "кросівки" за артикулами: Н330-*, Н319-*, H310-*, H353-*, не є доречними посилання позивача щодо відсутності зазначення у висновку № 964/24-53 від 15.04.2024 посилань на місце проведення експертизи. Висновок №964/24-53 від 15.04.2024 складений на бланку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який містить відповідну адресу - м. Київ, вул. Сім`ї Бродських, 6. Також, зауваження позивача на те, що експертом не проаналізовано належним та достатнім чином позначення відповідача та торгівельні марки позивача за ознаками схожості зображувальних позначень та за загальним зоровим враженням, викладення короткого порівняння позначень у вигляді таблиці не врахування розташування позначення на зразках товару та яке перше зорове враження воно має, відсутність аналізу домінуючих і другорядних графічних елементів в позначенні є безпідставними, оскільки, при дослідженні судом висновку експерта №964/24-53 від 15.04.2024 встановлено, що експертом були враховані та порівняні всі позначення та графічні елементи на наданих зразках, на підставі порівняння яких експертом було встановлено перевагу розбіжностей на наданих судом до експертної установи зразках, у зв`язку з чим, за результатами судової експертизи експертом встановлено не схожість зразків "кросівок" Skechers U.S.A., Inc. II. та митного товару ТОВ «Стіллі». Суд доходить висновку, що висновок судового експерта Наталії Ковальової №964/24-53 від 15.04.2024 є обґрунтованим та належним, тому приймається судом до уваги при ухваленні даного рішення.

Відтак, судом встановлено, що відповідач - ТОВ «Стіллі» не ввозив на територію України товар, маркований позначенням, яке не є таким, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №1331651 та №955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II. та таким, що може ввести в оману споживача стосовно виробника товару, у зв`язку з чим, на підставі вищевикладеного та повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог.

Відповідно до ст.3 Цивільного кодексу України загальними засадами цивільного законодавства є зокрема справедливість, добросовісність та розумність.

Згідно ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 79 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Принцип рівності сторін у процесі вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представляти справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони (п.87 рішення Європейського суду з прав людини у справі Салов проти України від 06.09.2005).

У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі Надточий проти України від 15.05.2008 зазначено, що принцип рівності сторін передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

Змагальність означає таку побудову судового процесу, яка дозволяє всім особам - учасникам певної справи відстоювати свої права та законні інтереси, свою позицію у справі.

Принцип змагальності є процесуальною гарантією всебічного, повного та об`єктивного з`ясування судом обставин справи, ухвалення законного, обґрунтованого і справедливого рішення у справі.

Одночасно, надаючи оцінку доводам учасників судового процесу судом враховано, що згідно ч.4 ст.11 Господарського процесуального України суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Положення означеної статті повністю узгоджуються з приписами ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Згідно ст.6 Конвенції з прав людини та основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Серявін та інші проти України» (SERYAVINOTHERS v.) вказано, що усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія A, N303-A, п.29). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії» (Suominen v. Finland), N37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (див. рішення у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» (Hirvisaari v. Finland), №49684/99, п.30, від 27 вересня 2001 року).

Згідно з усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v.) від 9 грудня 1994 року, серія А, № 303А, п. 29). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії» (Suominen v.), № 37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (див. рішення у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» (Hirvisaari v.), № 49684/99, п. 30, від 27 вересня 2001 року) (рішення Європейського суду з прав людини «Серявін та інші проти України»).

За таких обставин, приймаючи до уваги вищенаведене, а також оцінюючи надані документальні докази в їх сукупності, позовні вимоги Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеської митниці про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» здійснювати використання позначення у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli, незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ для товару взуття, а саме нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет та вилучення з цивільного обороту та знищення товару: взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: всього 8784 пар. (Н330-*р.41-45 - 144 пари, Н319-*р.41-45 - 2240 пари, H310-*р.36-40 - 4000 пари, H353-* р.41-45 - 2400 пари), ввезеного за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3, Торговельна марка -STILLI. Країна виробництва - Китай. Імпортер: ТОВ СТІЛЛІ (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсівський, 9а, кв.73); Виробник/Експортер: HEBEI XIONG AN YIJIAWANG TRADING CO., LTD (no. 6. Youth hutong, Xinzhuangke village santai town, anxin county, Baoding city, Hebei province), не підтверджені матеріалами справи та задоволенню не підлягають.

Згідно ч.ч.1, 3 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду. Положення п.2 ч.1 ст.129 ГПК України передбачають, що судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Зокрема відповідно до частини 5 статті 129 Господарського процесуального кодексу України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись. При цьому, на предмет відповідності зазначеним критеріям суд має оцінювати поведінку/дії/бездіяльність обох сторін при вирішенні питання про розподіл судових витрат. Випадки, за яких суд може відступити від загального правила розподілу судових витрат, унормованого частиною 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, визначені також положеннями частин 6, 7, 9 статті 129 цього Кодексу. Таким чином, зважаючи на наведені положення законодавства, у разі недотримання вимог частини 4 статті 126 Господарського процесуального кодексу України суду надано право зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, лише за клопотанням іншої сторони. При цьому, обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, що підлягають розподілу між сторонами (частини 5-6 статті 126 Господарського процесуального кодексу України).

08.07.2024 за вх.№26247/24 від відповідача до суду надійшло клопотання про розподіл судових витрат, в яких останній у разі відмови судом у задоволенні позовної заяви просить стягнути з позивача на його користь судові витрати на загальну суму 85346,46 грн, які складаються з 39909,66 грн витрат за проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності сплачених ТОВ «Глобал Експерт ЮА», оплата яких підтверджується платіжною інструкцією №617 від 20.04.2023 та 45436,80 грн витрат за проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності сплачених КНДІСЕ, оплата яких підтверджується платіжною інструкцією №1504 від 17.03.2024.

Так, у зв`язку з відмовою судом у задоволенні заявлених позовних вимог позивача йому не підлягає відшкодуванню за рахунок відповідача сплачений судовий збір. Між тим, за умови оплати відповідачем судових витрат за проведення судових експертиз на загальну суму 85346,46 грн, що підтверджується платіжними інструкціями №617 від 20.04.2023 та №1504 від 17.03.2024, судом підлягає стягненню з позивача на користь відповідача 39909,66 грн витрат за проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності ТОВ «Глобал Експерт ЮА» та 45436,80 грн витрат за проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності КНДІСЕ.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.04.2023 №916/1639/23 було вжито заходи забезпечення позову, а саме зупинено Одеською митницею митне оформлення товару: «Взуття типу «кросівки» халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: всього 8784 пар (H330-*р.41-45 - 144 пари, H319-*р.41-45 - 2240 пари, H310-*р.36-40 - 4000 пари, H353-*р.41-45 - 2400 пари), ввезеного за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 21.03.2023 № UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3, Торговельна марка - STILLI. Країна виробництва Китай. Імпортер: ТОВ «СТІЛЛІ» (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсівський, 9а, кв.73); Виробник/Експортер: HEBEI XIONG`AN YIJIAWANG TRADING CO., LTD (no. 6. Youth hutong, Xinzhuangke village santai town, anxin county, Baoding city, Hebei province)

Відповідно до ч. 9 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України у випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову.

Враховуючи, що судом відмовлено у задоволенні позову, заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою суду від 21.04.2023 №916/1639/23 підлягають скасуванню.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 79, 86, 129, 145, ст.ст. 232-241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. У позові Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ (228 Манхеттен Біч Блвд. Манхеттен Бітч, СА 90266 США) до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» (65026, м. Одеса, пл. Грецька, 1, офіс 201-Б, ) за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеської митниці (65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21А, ) про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» здійснювати використання позначення у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli, незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ для товару взуття, а саме нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет та вилучення з цивільного обороту та знищення товару: взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: всього 8784 пар. (Н330-*р.41-45 - 144 пари, Н319-*р.41-45 - 2240 пари, H310-*р.36-40 - 4000 пари, H353-* р.41-45 - 2400 пари), ввезеного за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3, Торговельна марка -STILLI. Країна виробництва - Китай. Імпортер: ТОВ СТІЛЛІ (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсівський, 9а, кв.73); Виробник/Експортер: HEBEI XIONG AN YIJIAWANG TRADING CO., LTD (no. 6. Youth hutong, Xinzhuangke village santai town, anxin county, Baoding city, Hebei province) - відмовити у повному обсязі.

2. Стягнути зі Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ (228 Манхеттен Біч Блвд. Манхеттен Бітч, СА 90266 США) на Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» (65026, м. Одеса, пл. Грецька, 1, офіс 201-Б, ) 39909,66грн за проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності сплачених на користь ТОВ «Глобал Експерт ЮА», 45436,80грн витрат за проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності сплачених на користь КНДІСЕ.

3. Судові витрати по сплаті судового збору покласти на позивача Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ (228 Манхеттен Біч Блвд. Манхеттен Бітч, НОМЕР_1 ).

4. Заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.04.2023 №916/1639/23 - скасувати.

Повне рішення складено 09 жовтня 2024 р.

Відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Л.В. Степанова