ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. ОдесаСправа № 916/3143/22
Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Філінюка І.Г.,

суддів: Аленіна О.Ю., Принцевська Н.М.

секретар судового засідання Чеголя Є.О.

за участю:

Компанії «ADIDAS AG» - адвокат Кравчук А.Б.;

Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли - адвокат Никишев О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Компанії «ADIDAS AG»

на рішення Господарського суду Одеської області від 18.04.2024

по справі №916/3143/22

за позовом: Компанії «ADIDAS AG»

до відповідачів:

1). Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли;

2).Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМ-БРОК»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Державна митна служба України в особі Одеської митниці

про визнання імпортованих товарів контрафактними, заборону здійснювати використання позначення на товарі, заборону введення у цивільний оборот та знищення товару

суддя суду першої інстанції Лічман Л.В.

місце винесення рішення: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, Господарський суд Одеської області.

Повний текст рішення складено та підписано: 29 квітня 2024.

ВСТАНОВИВ:

Компанія «ADIDAS AG» звернулась до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли (далі ФОП Махмудов), Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМ-БРОК» (далі ТОВ «ТМ-БРОК»), згідно якої просить:

- визнати імпортовані товари, подані до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021 «Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: «Olympia». Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR», імпортером яких є ФОП Махмудов, а декларантом ТОВ «ТМ-БРОК», контрафактними;

- заборонити ФОП Махмудову використовувати позначення, тотожні та схожі з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 настільки, що їх можна сплутати: при нанесенні її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, експорт (вивезення) та імпорт (ввезення), в тому числі шляхом імпорту (ввезення) в Україну товарів ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: «Olympia». Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR», поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021;

- заборонити ТОВ «ТМ-БРОК» використовувати позначення, тотожні та схожі з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 настільки, що їх можна сплутати: при нанесенні її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, експорт (вивезення) та імпорт (ввезення), в тому числі шляхом декларування імпорту (ввезення) в Україну товарів ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021;

- заборонити введення у цивільний оборот та знищити імпортовані товари, подані до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021 ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, імпортером яких є ФОП Махмудов, а декларантом ТОВ ,,ТМ-БРОК, за рахунок імпортера ФОП Махмудова;

- зобов`язати ФОП Махмудова компенсувати витрати, пов`язані із зберіганням на складі митного органу товарів ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, імпортером яких є ФОП Махмудов, а декларантом ТОВ ,,ТМ-БРОК, поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.07.2023 р. за заявою позивача залишено без розгляду позовну вимогу Компанії по справі № 916/3143/22 про зобов`язання ФОП Махмудова компенсувати витрати, пов`язані із зберіганням на складі митного органу товарів ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, імпортером яких є ФОП Махмудов, а декларантом ТОВ ,,ТМ-БРОК, поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021.

В обґрунтування позову Компанія посилається на те, що відповідачі порушують права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000, намагаючись ввести в Україну взуття, митне оформлення якого зупинено на теперішній час Митницею та на якому використано позначення (паралельно розташовані, під одним кутом, з рівними проміжками та однаковою шириною смуги), схоже до ступеня сплутування (асоціації) з торговельною маркою, належною Компанії.

Після подачі позову Компанією в установленому порядку ініційовано, а судом долучено до матеріалів справи речові докази (вісім пар взуття, відібрані з метою передачі їх на експертизу на виконання положень ч.12 ст.399 МК України), упаковані в один пакет, опечатаний печаткою експерта, та висновок експерта ОСОБА_1 від 16.11.2022 р. № 177-11/22, про замовлення якого Компанією повідомлено в позовній заяві та в якому судовий експерт вказав, що позначення у вигляді паралельних смуг, розміщене на бічній поверхні товару (взуття спортивне у кількості 8 пар на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри), заявленого за митною декларацією від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021, є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 730835.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 18.04.2024 у позові відмовлено.

Обґрунтування судового рішення.

Судом зазначено, що торговельна марка Компанії від 17.03.2000 за міжнародною реєстрацією № 730835 відрізняється від інших позначень тим, що містить 3 (не 4) смуги, які різко контрастують (суттєво відрізняються) у кольорі по відношенню до основного кольору взуття, в той час як на взутті з артикулами 140-11-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30 немає ніяких відмінностей між кольорами смуг та самого взуття, господарський суд доходить висновку про відсутність на взутті відповідача жодної з двох ознак торговельної марки № 730835, у зв`язку з чим вказує на повну відсутність тотожності позначень.

Щодо взуття спортивного з артикулами 200-40-WK та 110-12-N господарський суд зазначив, що на товарі з артикулом 200-40-WK розміщено 4 смуги, а не 3, чорного кольору, які різко контрастують у кольорі по відношенню до основного білого кольору взуття, а на товарі з артикулом 110-12-N розміщено 4 смуги, а не 3, білого кольору, які різко контрастують у кольорі по відношенню до основного чорного кольору взуття. Отже, одна з двох ознак торговельної марки № 730835 на взутті з артикулами 200-40-WK та 110-12-N присутня.

Крім того, з наданого на виконання ухвали суду висновку експерта Відокремленого структурного підрозділу державного підприємства ,,Інформаційні судові системи ,,Центр судової експертизи та експертних досліджень Ткачук Тетяни Миколаївни від 10.01.2024 р. № 004-ТТМ/23, складеного за результатами проведення призначеної судом експертизи у сфері інтелектуальної власності, вбачається, що позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні товару взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри, заявленого за митною декларацією № UA807200/2022/003021 від 07.10.2022 р., у кількості 8 пар, за артикулами 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30, не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835.

Не погодившись із вказаним судовим рішенням, Компанія «ADIDAS AG» звернулась до Південно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права просить: скасувати рішення Господарського суду Одеської області від 18.04.2024 у справі № 916/3143/22; ухвалити нове рішення, яким задовільнити позов компанії «Адідас АГ» («adidas AG») до Фізичної особи - підприємця Махмудова Нурулли Таги Огли та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМ-БРОК», за участю третьої особи - Одеської митниці, про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 повністю.

Узагальнені доводи апеляційної скарги.

Скаржник обґрунтовував свої позовні вимоги тим, що позначення, нанесені на спірне взуття, є схожими настільки, що внаслідок використання їх можна сплутати з Торговельною маркою Скаржника, зокрема, у разі введення в обіг таких товарів в господарський обіг у пересічного споживача можуть виникнути хибні асоціації таких Позначень з Торговельною маркою. Скаржник не обґрунтовував свої вимоги та не стверджував про тотожність зазначених Позначень з Торговельною маркою, а отже тотожність зазначених Позначень з Торговельною маркою не входила до предмету доказування та не мала розглядатися судом першої інстанції.

Судом першої інстанції було самостійно визначено 2 відмінні елементи Позначень, які на думку суду підтверджують те, що Торговельна марка відрізняється від Позначень, нанесених на спірному взутті, всупереч положенню Правил про те, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Суд не врахував, що Торговельна марка Скаржника є позиційною зображувальною, а отже схожість досліджуваних позначень повинна визначатись за правилами встановлення схожості зображувальних позначень з урахуванням місця розташування їх на зразках товарів.

Скаржник зауважує, що під час визначення ступеня схожості зображувальних і тривимірних (об`ємних) позначень найважливішим є саме перше враження, яке виникає при порівнянні позначень. Саме перше враження є найближчим до сприйняття знаків споживачами.

Скаржник зазначає, що кількість паралельних смуг (3 або 4) не характеризує зовнішню форму порівнюваних позначень, а є простим переліком їх складових елементів, а отже сама по собі кількість смуг не може розглядатися в якості ознак схожості або несхожості позначень.

Судом першої інстанції всупереч нормам матеріального права та процесуального права:

- не надано оцінки та не досліджені докази та ознаки, що можуть вказувати на схожість позначення та Торговельної марки,

- не встановлена схожість до ступеня сплутання, якщо може виникнути асоціація Позначень та Торговельної марки, а не тотожніть Торговельної марки та Позначень;

- не з`ясовано чи спірні товари є спорідненими з товарами, для яких отримано правову охорону для Торговельної марки Скаржника.

Скаржник вважає, що судом першої інстанції було помилково відхилені доводи Скаржника про те, що судом може бути здійснена оцінка доказів з точки зору пересічного споживача, тим самим порушено норми процесуального права, а саме: частину першу статті 104 ГПК України, згідно з якою висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 ГПК Кодексу, та не враховано сталу послідовну правову позицію Верховного суду, відповідно до якої сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні.

Суд в оскаржуваному рішенні не надав оцінку доказу - відповіді .№2307-07.23 від 07.07.2023 року на адвокатський запит, яким підтверджується, що Позивач продає товари з нанесеною Торговельною маркою з 1996 року. Позивач наносить Торговельну марку на бічну поверхню взуття в тому ж місці, під тим же кутом і нахилом на однаковій відстані одна від одної, що і Позначення на взутті Відповідача 1, а отже пересічний споживач вже звик до того, що Позивач використовує Торговельну марку в тому ж місці розташування взуття.

Суд в оскаржуваному рішенні не надав оцінку Рецензії як письмовому доказу, обмежившись лише посиланнями на те, що він прийняв рецензію як письмовий доказ.

Суд першої інстанції всупереч ст.ст. 76, 77, 78, 86 ГПК України не надав належну оцінку висновку експерта Ткачук Т.М. від 10.01.2024 року № 004-ТТМ/23, обмежившись лише коментарями на заперечення Позивача.

Судом не враховано преюдиційні обставини, які були встановлені у справі №916/1506/17.

Процесуальний рух справи в суді апеляційній інстанції.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи було визначено колегію суддів у складі: головуючого судді Філінюк І.Г. судді Аленін О.Ю., Богатир К.В., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.05.2024.

На момент надходження апеляційної скарги матеріали справи №916/3143/22 на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду не надходили.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 27.05.2024 доручено Господарського суду Одеської області невідкладно надіслати на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду матеріали справи №916/3143/22.

Відкладено вирішення питання щодо можливості відкриття, повернення, залишення без руху або відмови у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Компанії «ADIDAS AG» на рішення Господарського суду Одеської області від 18.04.2024 по справі №916/3143/22 до надходження матеріалів справи з суду першої інстанції.

29.05.2024 матеріали справи №916/3143/22 надійшли на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Південно-західний апеляційний господарський суд від 05.06.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії «ADIDAS AG» на рішення Господарського суду Одеської області від 18.04.2024 по справі №916/3143/22.

Призначено справу № 916/3143/22 до розгляду на 16.07.2024 о 12:30 год.У зв`язку з перебуванням судді Богатиря К.В. з 08.07.2024 по 06.08.2024, розпорядженням керівника апарату суду № 240 від 15.07.2024 призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.07.2024, для розгляду справи №916/3143/22 сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Філінюка І.Г., судді: Аленіна О.Ю., Принцевської Н.М.

Ухвалою Південно-західний апеляційний господарський суд від 15.07.2024 прийнято справу № 916/3143/22 до провадження у зміненому складі суддів: головуючий суддя Філінюк І.Г. судді: Аленін О.Ю., Принцевська Н.М.

Під час судового засідання 16.07.2024 в приміщенні Південно-західного апеляційного господарського суду відбулось вимкнення електропостачання.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 16.07.2024 оголошено перерву в судовому засіданні по справі № 916/3143/22 до 30.07.2024 о 15:00 год.

У зв`язку з перебуванням у відпустці судді Принцевської Н.М. з 30.07.2024 по 02.08.2024, розгляд справи № 916/3143/22 не відбувся, про що було складено довідку секретаря судового засідання від 30.07.2024.

Ухвалою Південно-західний апеляційний господарський суд від 05.08.2024 повідомлено учасників справи, про те, що розгляд справи № 916/3143/22 відбудеться 01.10.2024 о 15:30 год.

В судових засіданнях представник Компанії «ADIDAS AG» доводи та вимоги апеляційної скарги підтримав у повному обсязі.

Представник Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли в судових засіданнях у повному обсязі заперечувала щодо вимог апеляційної скарги, просив рішення Господарського суду Одеської області від 18.04.2024 залишити без змін.

Статтею 269 ГПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку встановлених судом першої інстанції фактичних обставин справи і їх повноту, проаналізувавши застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів встановила наступне.

Норми права.

Статтею 495 ЦК України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в т.ч. забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

В абз.4 ч.1 ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (із змінами) наведено визначення торговельної марки, під яким слід розуміти позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно ч.1 ст.4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (із змінами) іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов`язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (із змінами) встановлено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до ч.5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (із змінами) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Відповідно до ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (із змінами) будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України… На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено... Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати…

За правилами ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст.16 цього кодексу; суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності (п.2 ч.2); вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів (п.3 ч.2).

В ст.17 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-ХІІ (із змінами) закріплено, що в Україні забороняється …експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Позиція суду апеляційної інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи, 17.10.2022 Митниця оформила повідомлення № 2022/032/П01, яким довела до відома представника Компанії про призупинення митного оформлення заявленого в зоні діяльності Митниці за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 № UA 807200/2022/003021 товару (взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри у кількості 5330 пар торговельної марки «Olympia», виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company, країна-виробник: IR, відправник: Atlas Golsar Novin Vaziri, декларант: ТОВ «ТМ-БРОК», імпортер та власник товару: ФОП Махмудов) у зв`язку з підозрюю у порушенні прав інтелектуальної власності Компанії на позиційну торговельну марку «Три смужки» (номер 615 у митному реєстрі прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону). Компанія через свого представника письмово повідомила Митницю про те, що, виходячи з аналізу фотографічних матеріалів, підозрює існування порушень її прав інтелектуальної власності. ФОП Махмудов письмово заперечив проти знищення взуття, яке намагається імпортувати. В подальшому спір передано на вирішення господарського суду.

Компанія є власником прав на об`єкт права інтелектуальної власності торговельну марку ,, від 17.03.2000 за міжнародною реєстрацією № 730835. Словесний опис торговельної марки має наступний вигляд: ,»Торговельна марка складається з трьох смуг, що утворюють контраст по відношенню до основного кольору взуття; контури взуття служать для того, щоб показати, яким чином прикріплюється торговельна марка і не є складовою частиною торговельної марки».

Слово «контраст» в Словнику української мови має такі визначення: 1. Гостро виражена протилежність; 2. У живопису та фотографії велика, різка відмінність у яскравості або кольорі предметів.

Виходячи із зображення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 730835, її словесного опису та визначення слова «контраст», яке наведено в Словнику української мови, господарський суд вказує, що в розумінні абз.4 ч.1 ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» торговельна марка, за захистом прав на яку Компанія звернулась до суду, є позначенням, яке наноситься на взуття, яке відрізняється від товарів інших осіб тим, що на торговельній марці Компанії зображено 3 (три) смуги, які мають різку відмінність у кольорі по відношенню до основного кольору взуття.

З наявних у матеріалах справи речових доказів (8 пар зразків взуття, відібраних для проведення експертизи на замовлення правовласника) вбачається, що товар, який заявлено для декларування в режимі імпорт ФОП Махмудовим, має артикули 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30.

Спортивне взуття з артикулом: 110-11-N має чорний колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги чорного кольору; 140-11-N має чорний колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги чорного кольору; Green-30 має зелений колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги зеленого кольору; Green-20 має зелений колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги зеленого кольору; 140-22-N має зелений колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги зеленого кольору; 110-22-N має зелений колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги зеленого кольору.

Крім того, згідно висновку експерта Відокремленого структурного підрозділу державного підприємства ,,Інформаційні судові системи ,,Центр судової експертизи та експертних досліджень Ткачук Тетяни Миколаївни від 10.01.2024 р. № 004-ТТМ/23, наданого за результатами проведення призначеної судом експертизи у сфері інтелектуальної власності, позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні товару взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри, заявленого за митною декларацією № UA807200/2022/003021 від 07.10.2022 р., у кількості 8 пар, за артикулами 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30, не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835.

Отже матеріалами справи підтверджується, що торговельна марка Компанії від 17.03.2000 р. за міжнародною реєстрацією № 730835 відрізняється від інших позначень тим, що містить 3 (не 4) смуги, які різко контрастують (суттєво відрізняються) у кольорі по відношенню до основного кольору взуття, в той час як на взутті з артикулами 140-11-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30 немає ніяких відмінностей між кольорами смуг та самого взуття, місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про відсутність на взутті відповідача жодної з двох ознак торговельної марки № 730835, у зв`язку з чим вказує на повну відсутність тотожності позначень.

Щодо взуття спортивного з артикулами 200-40-WK та 110-12-N, так, на товарі з артикулом 200-40-WK розміщено 4 смуги, а не 3, чорного кольору, які різко контрастують у кольорі по відношенню до основного білого кольору взуття, а на товарі з артикулом 110-12-N розміщено 4 смуги, а не 3, білого кольору, які різко контрастують у кольорі по відношенню до основного чорного кольору взуття. Отже, одна з двох ознак торговельної марки № 730835 на взутті з артикулами 200-40-WK та 110-12-N присутня.

Колегія суддів не приймає доводи апеляційної скарги, що суд першої інстанції всупереч ст.ст. 76, 77, 78, 86 ГПК України не надав належну оцінку висновку експерта ОСОБА_2 від 10.01.2024 року № 004-ТТМ/23.

Так, згідно з приписами частини першої статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, що входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Належність доказів - це спроможність фактичних даних містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування, слугувати аргументами (посилками) у процесі встановлення об'єктивної істини. При цьому питання про належність доказів остаточно вирішується судом (близька за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 16.04.2019 зі справи № 925/2301/14, від 19.06.2019 зі справи № 910/4055/18).

Тобто, з усіх наявних у справі доказів суд повинен відібрати для подальшого дослідження та обґрунтування мотивів рішення лише ті з них, які мають зв'язок із фактами, що підлягають установленню при вирішенні спору. Отже, належність доказів нерозривно пов'язана з предметом доказування у справі, який, в свою чергу, визначається предметом позову.

Колегія суддів відзначає, що висновок експерта є одним із джерел одержання доказів, спростувати який іншими доказами, без проведення інших спеціальних досліджень (додаткової, повторної експертизи, тощо) досить непросто. Висновок експерта є доволі специфічним видом доказів, при його оцінці необхідно враховувати, що на відміну від інших доказів, він з`являться тоді, коли спірні відносини вже виникли, і вирішити їх у добровільному порядку неможливо, а тому саме висновок експерта може виступати тим об`єктивним критерієм, який допоможе встановити фактичні обставини спору.

Відповідно до статті 77 ГПК України допустимість доказів полягає у тому, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно з частиною першою 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

З матеріалів справи вбачається, позивачем надано експертний висновок.

Водночас, висновок експерта ОСОБА_1 від 16.11.2022 р. № 177-11/22, наданий на замовлення Компанії, обґрунтовано не прийнято судом першої інстанції, оскільки ще на стадії підготовчого провадження у господарського суду виникли обґрунтовані сумніви щодо правильності висновку, наданого на замовлення позивача (названий експерт вже неодноразово досліджувала об`єкти інтелектуальної власності на замовлення Компанії та кожного разу надавала висновки на її користь, доказом чого є відомості з Єдиного реєстру судових рішень; до клопотання відповідача про призначення експертизи додано рецензію від 15.06.2023 на висновок експерта ОСОБА_1 № 177-11/22 від 16.11.2022, оформлену судовим експертом вищого кваліфікаційного класу Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем, яку суд не розцінює саме як рецензію з урахуванням вимог до неї, які передбачено Порядком проведення рецензування висновків судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 № 335/5, проте враховує як письмовий доказ у розумінні п.1 ч.2 ст.73 ГПК України, вказуючи, що ОСОБА_3 являється визнаним фахівцем у галузі дослідження об`єктів інтелектуальної власності (зокрема, під його керівництвом розроблено Методику судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок), використану експертом ОСОБА_1 (п.9 використаної літератури згідно висновку № 177-11/22 від 16.11.2022 р.)), з огляду на що його фахова критика по відношенню до висновку експерта ОСОБА_1 прийнята до уваги суду). Сумніви в правильності висновку експерта ОСОБА_1 спричинили висновок господарського суду про необхідність призначення експертизи.

Так, суд першої інстанції враховуючи, що для повного та об`єктивного встановлення обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення спору у даній справі, а саме з`ясування того, чи є позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні спірного спортивного взуття, заявленого за митною декларацією № UA807200/2022/003021 від 07.10.2022, схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835, необхідні спеціальні знання; наявні обґрунтовані сумніви щодо правильності наданого на замовлення позивача висновку експерта ОСОБА_1 від 16.11.2022 р. № 177-11/22; відповідач не може самостійно ініціювати замовлення висновку експерта, адже він не має доступу до об`єктів дослідження (взуття), дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в порядку статті 99 ГПК України.

Відповідно до частини шостої статті 98 ГПК України у висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

За приписами пункту 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція), висновок експерта складається з обов`язковим зазначенням його реквізитів (найменування документа, дати та номера складання висновку, категорії експертизи (додаткова, повторна, комісійна, комплексна), виду експертизи (за галуззю знань) та трьох частин: вступної (Вступ), дослідницької (Дослідження) та заключної (Висновки).

У вступній частині висновку експерта зазначаються, зокрема, дата надходження документа про призначення експертизи (залучення експерта); найменування експертної установи та/або ім`я, прізвище, по батькові експерта; документ про призначення експертизи (залучення експерта), його найменування і дата складання, найменування органу та/або посада і прізвище особи, який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта); справа, за якою вона призначена (кримінальна, про адміністративне правопорушення, цивільна, господарська, адміністративна тощо, номер справи), або стаття закону, якою передбачено надання висновку експерта (у разі наявності);перелік об`єктів, що підлягають дослідженню, та зразків (у разі надходження).

Судом першої інстанції обґрунтовано відхилені доводи позивача про порушення експертом порядку проведення дослідження, внаслідок чого, на думку Компанії, висновок не є об`єктивним, вказуючи, що екпертом наведено детальний та зрозумілий опис власних дій, у т.ч. у таблицях, сформованих для взуття з кожним артикулом, де визначено головні ознаки, які суттєво відрізняють досліджувані позначення від торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 730835, впливаючи на їх сприйняття. При цьому, поставивши під сумнів доказове значення висновку експерта ОСОБА_2 , позивач чомусь не заявив клопотання про призначення повторної або додаткової експертизи чи про виклик експерта для допиту, помилково стведжуючи, що суд може самостійно здійснити оцінку товарів з точки зору пересічного споживача, та наполягаючи на врахуванні висновку експерта ОСОБА_1 , правильність якого раніше поставлено під обґрунтований сумнів.

Колегією суддів не встановлено будь-яких порушень положень законодавства та методології при складенні, зазначений висновок судової експертизи прийнято судом відповідно до вимог статті 86 ГПК України і визнано належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Стосовно доводів, що судом першої інстанції не враховано преюдиційні обставини, які були встановлені у справі №916/1506/17, колегія суддів зазначає, що в означеній справі обставини встановлені відносно Позивача у справі №916/506/17 щодо того, що товар іншого виробника ніж виробник по цій справі, на який нанесено 4 смужки є контрафактним згідно положень ст. 75 ГПК України не мають преюдиційного значення, оскільки відповідачі по цій справі, не приймали участь у справі №916/506/17, товар, про який йшлося у справі № 916/1506/17, мав інший вигляд та виробника. Відтак, жодних процесуальних передумов для врахування як преюдиційних для даної справи обставин по справі № 916/1506/17 не існує.

Інші наведені в апеляційних скаргах доводи не беруться до уваги з підстав, наведених у даній постанові суду та не можуть бути підставами для скасування рішення суду першої інстанції, оскільки вони не підтверджуються матеріалами справи, ґрунтуються на неправильному тлумаченні скаржником норм матеріального та процесуального права.

Висновки апеляційного господарського суду:

Згідно статті 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Будь-яких підстав для скасування рішення господарського суду за результатами його апеляційного перегляду колегією суддів не встановлено.

За вказаних обставин оскаржуване рішення господарського суду підлягає залишенню без змін, а апеляційні скарги залишенню без задоволення із віднесенням витрат на оплату судового збору за подачу апеляційних скарг на скаржників.

Керуючись статтями 129, 232, 233, 236, 240, 269, 270, 275, 276-277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Південно-західний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Компанії «ADIDAS AG» - залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду Одеської області від 18.04.2024 у справі №916/3143/22 залишити без змін.

Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги покласти на Компанію «ADIDAS AG».

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у строки, передбачені статтею 288 ГПК України.

Повний текст постанови складено 07.10.2024.

Головуючий суддя Філінюк І.Г.

Суддя Аленін О.Ю.

Суддя Принцевська Н.М.