ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року Справа № 903/806/23 (903/761/23)

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Маціщук А.В., суддя Філіпова Т.Л. , суддя Василишин А.Р.

секретар судового засідання Захарова М.О.

за участю представників сторін:

позивача Компанії PUMA SE (Пума СЕ, Німеччина) - адв. Войков А.П.

відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі" - адв. Краснопивцев О.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу позивача Компанії PUMA SE (Пума СЕ, Німеччина)

на рішення Господарського суду Волинської області від 08.05.2024 р.

постановлене у м. Луцьк, повний текст складено 20.05.2024 р.

та на додаткове рішення Господарського суду Волинської області від 28.05.2024 р.

постановлене у м. Луцьк, повний текст складено 30.05.2024 р.

у справі № 903/806/23 (903/761/23) (суддя Вороняк А.С.)

за позовом Компанії PUMA SE (Пума СЕ, Німеччина)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі"

про заборону здійснювати використання позначень, вилучення з цивільного обороту та знищення товару

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до рішення від 08.05.2024 р. Господарський суд Волинської області відмовив Компанії PUMA SE (Пума СЕ, Німеччина) у позові до відповідача ТОВ "Стіллі" про заборону здійснювати використання позначень, вилучення з цивільного обороту та знищення товару.

Відповідно до додаткового рішення від 28.05.2024 р. Господарський суд Волинської області задоволив клопотання ТОВ "Стіллі" про ухвалення додаткового рішення. Згідно з додатковим рішенням підлягає стягненню з Компанії PUMA SE (Пума СЕ, Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі" 94368,80 грн. витрат на проведення експертизи.

Не погоджуючись з рішеннями суду першої інстанції у справі № 903/806/23 (903/761/23), позивач Компанія PUMA SE (Пума СЕ, Німеччина) звернувся до Північно-західного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, у якій просить скасувати оскаржувані рішення та ухвалити нові, позов задовольнити повністю та відмовити у клопотанні ТОВ "Стіллі" про ухвалення додаткового рішення.

Стверджує, що відповідач при ввезенні товарів на митну територію України не дотримався встановлених законодавством вимог щодо отримання від позивача як правовласника дозволу на використання в своїй діяльності об`єктів права інтелектуальної власності, чим порушив вимоги ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Посилається на п. 37 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності і пояснює, що позиційні торговельні марки визначаються положенням, в якому вони з`являються або закріплені на певному виробі; графічне зображення може включати зображення або малюнок, що показує особливе положення знака на товарі, а також опис словами.

Пояснює, що торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Так, позначення, використані на імпортованій відповідачем продукції хоча і відрізняються деякими елементами (кількість смуг), однак в цілому не скасовує саме концепції, що об`єднує всю серію знаків - вигнутих смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця і тим самим описують цей рух.

Зазначає, що у висновку експерта від 17.07.2023 р. № 158-01, наданому відповідачем, та у висновку експертів від 19.02.2024 р. № 4504-Е, виконаного за ухвалою суду, експерти при проведенні порівняння позначень, на думку позивача, не враховують наведену вище концепцію, що призводить до невірних висновків. Вважає такі висновки неналежними доказами.

Вважає, що судом першої інстанції не враховано, що позначення, використані на товарі відповідача, мають однакове місце розташування, розмір та пропорції смуг в середній частині бічної поверхні взуття від підошви до задника; позначення на товарі та торговельні марки позивача мають незначні відмінності у деталях - менший кут вигину та кількість смуг.

Звертає увагу, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 426712 є позиційним зображувальним позначенням вигнутої смуги із зазначеним місцем розташування від середньої частини бічної поверхні взуття до задника. По-друге, законодавство не пов`язує негативні наслідки для порушника із самим способом нанесення торговельних марок правовласника. Так, диспозиція статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить в собі заборону будь-якого посягання на права власника свідоцтва, що передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Щодо додаткового рішення господарського суду Волинської області від 28.05.2024 р. скаржник зазначає, що у випадку задоволення апеляційної скарги, судові витрати, які також включатимуть витрати за проведення експертиз мають бути покладені на відповідача.

Просить рішення господарського суду Волинської області від 08.05.2024 р. у справі № 903/806/23 (903/761/23) скасувати повністю та ухвалити нове, яким позов задовольнити повністю. Додаткове рішення господарського суду Волинської області від 28.05.2024 р. у справі № 903/806/23 (903/761/23) скасувати повністю та ухвалити нове, яким в клопотанні відповідача відмовити повністю.

Відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіллі" подав відзив на апеляційну скаргу та вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Посилається на норми ч. 1 ст. 155 ГК України, ч. 1 ст. 420 ЦК України, ч. 3 ст. 5, ч. 5 ст. 16, ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та зазначає, що порушенням прав інтелектуальної власності на торговельну марку вважається використання будь-якого позначення (схожого чи тотожного до торговельної марки), якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати. Тобто наявність/відсутність порушення права інтелектуальної власності залежить від вирішення питання про наявність/відсутність можливості сплутування використаного зображення із зареєстрованою торговельною маркою.

Щодо висновку експерта № 222-07/23 від 14.07.2023 р., наданого позивачем, відповідач звертає увагу, що в порівняльній таблиці (арк. 14-15 висновку) експерт виокремлює лише подібні елементи і фактично досліджує лише частину позначення, натомість експерт не досліджує зображення на товарі відповідача вцілому, абсолютно ігноруючи умовно горизонтальні лінії. У зв`язку з цим висновок експерта не є таким, що наданий за результатом повного та об`єктивного дослідження, і суд першої інстанції правомірно відхилив його.

Щодо висновку експертів № 4504-Е від 19.02.2024 р., наданого за ухвалою суду, відповідач зазначає, що експертами встановлено, що позначення на товарі відповідача та торгівельні марки позивача не збігаються ні за зовнішньою формою, ні за видом та характером зображень, ні за смисловим значенням; натомість експертами встановлено, що досліджуваним позначенням не притаманні ознаки симетрії і це не впливає на загальне зорове враження пересічного споживача. Вважає, що експертний висновок надано у повній відповідності до вимог передбачених чинним законодавством методичних рекомендацій, а тому у суду першої інстанції були відсутні підстави не враховувати зміст вказаного висновку.

Просить у задоволенні апеляційної скарги ПУМА СЕ на рішення Господарського суду Волинської області від 08.05.2024 р. відмовити, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.

В судовому засіданні представник скаржника підтримав доводи апеляційної скарги, просив її задоволити, а рішення та додаткове рішення суду першої інстанції скасувати та позов задоволити.

Представник відповідача заперечив проти доводів апеляційної скарги з наведених у відзиві підстав, просить рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Розглянувши апеляційну скаргу, заслухавши у судовому засіданні пояснення представників сторін, вивчивши матеріали справи, наявні в ній докази, перевіривши оцінку обставин справи та повноту їх встановлення судом першої інстанції, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції при винесенні оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Північно-західного апеляційного господарського суду вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено наступне.

Матеріалами справи підтверджено, що за компанією ПУМА СЕ зареєстровано право інтелектуальної власності на торгівельну марку - знаки для товарів і послуг з міжнародними реєстраціями, а саме - міжнародна реєстрація № 426712 діє на території України у повному обсязі з 19.11.1976 р., міжнародна реєстрація № 439162 діє на території України у повному обсязі з 11.07.1978 р., міжнародна реєстрація № 1250838 діє на території Україні з 12.11.2014 р. /а.с. 111 120 у т.1/.

27.06.2023 р. Волинською митницею призупинено митне оформлення товарів Взуття жіноче типу Кросівки арт. 204*-960 пар строком на 10 робочих днів як таких, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності на зображувальну торговельну марку, зареєстровану в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності за номером 229, майнові права на яку належать компанії «PUMA SE», заявлених за митною декларацією типу ЕЕ від 25.06.2023 р. № UA500000/2023/914553.

Відповідно до вимог статті 399 Митного кодексу України повноважному представнику компанії «PUMA SE» в Україні Волинською митницею направлено повідомлення від 27.06.2023 р. № 7.3-17/7424 із інформацією про факт пред`явлення вказаних товарів до митного оформлення, причини та строки призупинення, найменування, адресу власника/декларанта товарів та іншою необхідною інформацією, зокрема, фотозображенням вказаних товарів, пред`явлених до митного контролю та митного оформлення за вказаною митною декларацією /а.с. 103 - 104 у т.1/.

29.06.2023 р. представником «PUMA SE» на адресу митниці направлено додаток 2 до повідомлення митниці про призупинення митного оформлення від 27.06.2023 р. № 7.3-17/7424 із зазначенням варіанта прийнятого правовласником рішення: « 1. Вважаю, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності та 1.1. Маю намір застосувати процедуру знищення товарів відповідно до ст. 401 Митного кодексу України. 1.4. Маю намір провести експертизу товарів з метою підтвердження порушення прав інтелектуальної власності; 1.7. Інше (зазначити). Прошу продовжити строк призупинення митного оформлення товарів на 10 робочих днів, оскільки компанія вважає, що вказані товари містять ознаки використання зазначеної торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 426712 без дозволу правовласника, а імпорт зазначених товарів є порушенням належних компанії майнових прав інтелектуальної власності на зазначену торговельну марку. Компанія буде вчиняти юридичні дії у відповідності до вимог Митного кодексу України для захисту своїх прав» /а.с. 106 107 у т.1/.

14.07.2023 р. експертом Соповою К.А. на замовлення представника компанії «PUMA SE» за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності складений висновок експерта № 222-07/23 /а.с. 88 97 у т.1/.

На вирішення експерта було поставлено наступне питання: «Чи є позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією типу ЕЕ від 25.06.2023 р. № UA500000/2023/914553, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE?»

Дослідженню експертом підлягали: 1) позначення, розміщені на бокових частинах зразка взуття, фотографії якого надані на дослідження за митною декларацією типу ЕЕ від 25.06.2023 р. № UA500000/2023/914553; 2) торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838.

Згідно з висновком експерта № 222-07/23 від 14.07.2023 р. позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією ЕЕ від 25.06.2023 р. № UA500000/2023/914553, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE.

До таких висновків експерт Сопова К.А. дійшла з урахуванням такого:

- оскільки торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 426712 є позиційним зображувальним позначенням, схожість досліджуваних позначень повинна визначатись за правилами встановлення схожості зображувальних позначень з урахуванням місця розташування їх на зразках продукції (їх позиції);

- оскільки торговельні марки за міжнародними реєстраціями № № 439162, 1250838 є зображувальними, схожість досліджуваних позначень повинна визначатись за правилами встановлення схожості зображувальних позначень;

- позначення мають схожу зовнішню форму (зображення вигнутих в одному напрямку смуг, які схожі на доріжки, що уходять вдалину);

- асиметричне зображувальне позначення (смуги мають різну ширину), розташовані у тому ж місці зі звуженням від підошви до задника взуття;

- однакове смислове значення позначень (комбінація простих фігур у вигляді об`єкту - вигнутих смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця і тим самим описують цей рух, що сприймається як доріжки, що уходять вдалину);

- однаковий вид та характер зображень (стилізовані смуги);

- схожі за загальним зоровим враженням (комбінація простих фігур є цілісним відмітним образом - позначенням, що виділяється на поверхні взуття контуром і сприяє запам`ятовуванню у свідомості споживача, що впливає на формування першого враження від позначень. Відмінність у внутрішніх деталях (більший кут вигину смуг, їх ширина або кількість смуг) не впливає на своєрідність самого позначення при зоровому сприйнятті, оскільки огляд об`єкту починається, як правило, з його зовнішнього контуру);

- однакове місце розташування, розмір та пропорції смуг в середній частині бічної поверхні взуття від підошви до задника (для знака за міжнародною реєстрацією № 426712);

- позначення на зразках взуття та торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 мають незначні відмінності у деталях: менший кут вигину смуг та кількість смуг.

В результаті проведеного дослідження експертом встановлено:

- позначення у вигляді смуг, розміщені на бічній поверхні зразків товарів, фотографії яких надані на дослідження, є схожими з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838;

- схожі з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838 позначення нанесені на такі самі товари, для яких торговельні марки зареєстровані, а саме товари 25 класу МКТП «взуття, в тому числі взуття для дозвілля»;

- позначення на бокових частинах зразків взуття можуть розглядатися споживачем як продовження серії торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838, а також як позначення, схожі настільки, що його можна сплутати з відповідною серією торговельних марок.

За висновком експерта використання схожих позначень на таких самих товарах, для яких зареєстровані досліджувані торговельні марки, буде викликати у споживача враження, що такі товари походять з єдиного джерела і належать одній особі, яка виробляє товар, а також є продовженням серії торговельних марок одного власника.

Вбачаючи порушення права інтелектуальної власності компанія PUMA SE 31.07.2023 р. звернулася до Господарського суду Волинської області з позовною заявою у якій просила:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Стіллі здійснювати використання позначення у вигляді вигнутих асиметричних смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SЕ для товару взуття жіноче, а саме - нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: Взуття жіноче типу Кросівки арт. 204*-960 пар.,, ввезеного за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023, одержувач/імпортер: ТОВ "Стіллі" (Україна 65032, м. Одеса, б.Лідерсівський,9а, кв.73); Відправник/Експортер: A&H TRAIDING CO. LTD (b/o HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORY MAOGONGKENG JILONG TOWN, HUIDONG COUNTRY, CHINA).

Відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю Стіллі подав до суду першої інстанції відзив на позовну заяву, до якого долучив висновок експерта № 158-01 від 17.07.2023 р. /а.с. 140 142, 149 156 у т.1/.

На вирішення експертизи об`єктів інтелектуальної власності було поставлено наступне питання: «Чи є позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-* - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, № 439162 та № 1250838, правовласником яких є ПУМА CE (PUMA SE)»?

Дослідженню експертом підлягали: торговельні марки за міжнародною реєстрацією №№ 426712; 439162; 1250838; позначення у вигляді смуг, що розміщена на бічній поверхні наданого на дослідження товару - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-*; інформація, яка міститься у наданих на дослідження документах та стосується зазначених вище об`єктів дослідження.

Згідно з висновком експерта № 158-01 від 17.07.2023 р. позначення у вигляді смуг, які розміщені на бічній поверхні товару - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-* - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, 439162, 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE).

До таких висновків експерт дійшов з урахуванням такого:

- в основу зовнішньої форми торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 покладено криволінійну смугу, яка звужується зліва до верху з права у умовному прямокутнику;

- на відміну від згадуваних торговельних марок за міжнародними реєстраціями, в основу зовнішньої форми позначення на бічних поверхнях товару взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-*, покладено криволінійні смуги, які пересікаються між собою в умовному прямокутнику, а саме: три криволінійні смуги, які звужуються зліва на право від низу до верху, перетинаються трьома смугами від «верху зліва» до «низу право». При цьому, товщина окремо взятої перетинаючої смуги не є сталою протягом її довжини;

- за видом та характером зображення криволінійних смуг торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 та позначення розміщеного на бічних поверхнях товару - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-* - різні;

- торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 та позначення розміщеного на бічних поверхнях товару - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-*, сприймаються споживачами за різними смисловими значеннями;

За результатом проведеного дослідження експертом Петренко С.А. встановлено:

- торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 і позначення, розміщене на бічних поверхнях наданого на дослідження зразка товару (взуття) - артикул BL21-*, не є схожими;

- торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 зареєстровані, а позначення, розміщене на бічних поверхнях наданого на дослідження зразка товару (взуття) - артикул BL21-*, використовуються для однорідних товарів 25 класу МКТП.

Господарський суд Волинської області з метою усунення розбіжностей, викладених наданих суду висновках експертів, які стосуються одних і тих самих фактичних даних, а також враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, призначив судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності /а.с. 268 272 у т.1/.

На вирішення експертизи поставлено наступне питання: «чи є позначення, що розміщенні на товарі взуття жіноче типу кросівки арт.:204* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?».

Дослідженню згідно висновку підлягали торговельні марки за міжнародною реєстрацією №№ 426712; 439162; 1250838 та позначення, які розташовані на бокових поверхнях взуття, фотознімки якого надано на дослідження.

Згідно з висновку експертів № 4504-Е від 19.02.2024 р. /а.с. 67 83 у т.2/, позначення, розміщені на зразку № 1 та зразку № 2 - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 р. - є несхожим настільки, що б його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, 439162, 1250838, права на які належить компанії PUMA SE (ПУМА СЕ, Німеччина) щодо однорідних товарів.

До таких висновків експерти дійшли з урахуванням такого:

- товари, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародною реєстрацією № 426712, № 439162, № 1250838 та товари, для яких використовується позначення у вигляді криволінійних пунктирних смуг, що пересікаються між собою (зразки товару, фотографії яких надано на дослідження) відносяться до одного виду - взуття; функціональне призначення цих товарів співпадає - товар призначений для захисту ступні, застосовується насамперед для теплового і механічного захисту ніг; звичні для споживачів джерела походження та спільні місця продажу (наприклад магазини взуття; речові ринки; інтернет магазини тощо); коло споживачів цих товарів - широке коло, оскільки товар призначений для різної вікової групи людей;

- торговельні марки за міжнародною реєстрацію № 426712, № 439162, №1250838 і позначення, що наявне на зразках № 1 та № 2 , фотографії яких надано на дослідження (взуття «кросівки») не збігаються за ознаками № 1; № 3 та № 4; встановлений при дослідженні збіг ознак № 2 не береться до уваги, оскільки досліджуваним позначенням не притаманні ознаки симетрії та збіг ознак № 5 не є суттєвим, оскільки не впливає на загальне зорове враження пересічного споживача; як це встановлено при дослідженні однорідності товарів, товари, для яких зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 426712 і товари, для яких використовується позначення на зразках № 1 та № 2, фотографії яких надано на дослідження є однорідними (спорідненими); таким чином, з урахуванням вищенаведеного, встановлений при порівняльному зіставленні розбіжність ознак позначення на наданому на дослідження зразку № 1 та № 2 і торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 426712 свідчить про не схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів є не схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 426712;

З урахуванням викладеного, результаті проведеного дослідження експертами Рубець К.В. та Зеліською М.Б. встановлено:

- товари, для яких використовуються торговельні марки за міжнародною, реєстрацією № 426712, № 439162, № 1250838 та товари, для яких використовується позначення на зразках товару, фотографії яких надано на дослідження є спорідненими та використовуються для класу 25 МКТТІ;

- торговельні марки за міжнародною реєстрацією № 426712, № 439162, № 1250838 та позначення розміщене на зразках товару, фотографії якого надані на дослідження не є схожими;

- позначення, що розміщенні на зразку № 1 та зразку № 2 - взуття жіноче типу «кросівки» арт.: 204* за митною декларацією типу ЕЕ №UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 є не схожими настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SE (ПУМА СЕ, Німеччина) щодо однорідних товарів;

- нанесення на бокові сторони зразка № 1 та зразка №2 позначень, яке є не схожим наскільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародною реєстрацією № 426712, № 439162, № 1250838 щодо однорідних товарів не може призвести до загрози сплутування споживачем позначення, яке нанесено на бокові частини взуття (зразок № 1 та зразок № 2) та торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838. Це в свою чергу не може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів, а також ввести в оману споживача щодо товару та особи виробника.

Відмовивши в задоволені позову суд першої інстанції виснував про недоведення позивачем обставини використання відповідачем такого позначення, яке можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838.

Суд першої інстанції критично оцінив наданий позивачем висновок експерта № 222-07/23 від 14.07.2023 р. та зазначив, що у порівняльній таблиці /а.с. 94 зв., 95 у т.1/ експерт досліджував лише частину позначення та виокремлював лише подібні елементи на позначенні відповідача, підсилюючи таким чином схожість. Натомість експерт не досліджує зображення, нанесене на товарі відповідача в цілому, абсолютно ігноруючи умовно горизонтальні лінії (порівнювалися лише 4 лінії, а не позначення вцілому). Тому суд оцінив висновок експерта Сопової К.А. як такий, що надано за результатом не повного та необ`єктивного дослідження.

Суд першої інстанції зазначив, що наданий відповідачем висновок експерта № 158-01 від 17.07.2023 р. та висновок експертів № 4504-Е від 19.02.2024 р. за результатом проведення судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності за матеріалами справи № 903/806/23(903/761/23) будується на дослідженні вцілому зображення (позначення) на бокових сторонах взуття. Тому суд виснував, що пересічним споживачем при зоровому огляді сприймається увесь кінцевий образ певної категорії товару, відповідно, як позначення так і виріб в цілому не сприймається як такі, що схожі та як такі, що можна сплутати із торгівельними марками позивача.

Колегія суддів з такими висновками суду першої інстанції погоджується, враховуючи наступне.

Статтею 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом (частина друга і третя статті 426 ЦК України).

Відповідно до статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).

Відповідно до норм статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" торговельна марка - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною п`ятою статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Як зазначав позивач у своїй позовній заяві, компанія ПУМА СЕ володіє правами інтелектуальної власності на цілий ряд торговельних марок, зареєстрованих відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, дія яких поширена на Україну, що становлять серію торговельних марок та підсилює загрозу сплутування торговельних марок позивача і позначень на товарі відповідача.

В позовній заяві були наведені приклади використання компанією Puma SE власних торговельних марок, і позивач доводить, що нове позначення з тим же елементом може розглядатися споживачем як продовження зазначеної серії знаків та як позначення схоже настільки, що його можна сплутати з відповідною серією знаків.

Суд першої інстанції при розгляді цієї справи дійшов висновку про недоведення позивачем обставини використання відповідачем такого позначення, яке можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою позивача, що відповідно виключає задоволення позовних вимог.

Згідно з нормами частини першої статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, що входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Належність доказів - це спроможність фактичних даних містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування, слугувати аргументами (посилками) у процесі встановлення об'єктивної істини. При цьому питання про належність доказів остаточно вирішується судом (близька за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 16.04.2019 р. у справі № 925/2301/14, від 19.06.2019 р. у справі № 910/4055/18).

Колегія суддів зазначає, що висновок експерта є одним із джерел одержання доказів, спростувати який іншими доказами, без проведення інших спеціальних досліджень (додаткової, повторної експертизи, тощо) досить непросто.

Відповідно до статті 77 ГПК України допустимість доказів полягає у тому, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Допустимість доказів має загальний і спеціальний характер. Загальний характер полягає в тому, що незалежно від категорії справ слід дотримуватися вимоги щодо отримання інформації з визначених законом засобів доказування з додержанням порядку збирання, подання і дослідження доказів. Спеціальний характер полягає в обов`язковості певних засобів доказування для окремих категорій справ чи забороні використання деяких із них для підтвердження конкретних обставин справи.

У даній справі експертні висновки були надані суду як позивачем, так і відповідачем. Суд першої інстанції, враховуючи, що експертні висновки надані сторонами є протилежними за змістом, та з метою усунення розбіжностей, викладених у вищевказаних висновках експертів, які стосуються одних і тих самих фактичних даних, а також враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини не можливо, дійшов правильного висновку щодо призначення судової експертизи в порядку статті 99 ГПК України, що узгоджується із вимогами ст. 76-77 ГПК України.

Згідно висновку № 4504-Е від 19.02.2024 р. за результатом проведення судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності проведеної на виконання ухвали суду у справі № 903/806/23 (903/761/23) /а.с. 67 83 у т.2/, позначення, розміщені на зразку № 1 та зразку № 2 - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 р. - не є схожим настільки, щоб його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, 439162, 1250838, права на які належить компанії PUMA SE (ПУМА СЕ, Німеччина) щодо однорідних товарів.

Судом апеляційної інстанції не встановлено будь-яких порушень норм законодавства та методології при складенні висновку, і висновок судової експертизи прийнято судом відповідно до вимог статті 86 ГПК України як належний та допустимий доказ у справі, який узгоджується з іншими доказами у справі як окремо, так і у їх сукупності.

Судом звертається увага, що відповідно до п. 11.1.5. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 р. № 91, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. При цьому у враженні споживача залишаються, як правило, відмітні елементи знака. Аналогічна позиція викладена у постановах Верховного Суду від 15.07.2019 р. у справі № 910/18587/16, від16.07.2024 р. у справі №916/1689/23.

Колегія суддів, дослідивши висновки експертів, виконані на підставі порівняльного аналізу стосовно смислового значення /а.с. 75 83 у т.2/, визначає, що на досліджуваних товарах стилізоване зображення фігури неправильної форми не сприймається як стилізоване зображення дороги вдалечину, яке викликає у споживача асоціацію з динамікою, рухом, прогресом, як описуються знаки за міжнародною реєстрацією торговельної марки позивача.

З урахуванням наведеного та керуючись стандартом більшої переконливості колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції про безпідставність тверджень позивача про те, що позначення та виріб в цілому сприймаються як такі, що схожі та можуть бути сплутані з торгівельними марками позивача за міжнародною реєстрацією за № 426712, 439162, 1250838.

Колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що скаржником не доведено, що суд першої інстанції встановив обставин, які мають суттєве значення у спорі, на підставі недопустимих доказів у справі. Так, судом першої інстанції досліджені висновки експертизи, надані як позивачем, так і відповідачем, а також призначена судова експертиза, і таким доказам надано належну правову оцінку. При цьому суд першої інстанції обґрунтовано відхилив висновок експерта № 222-07/23 від 14.07.2023 р., наданий позивачем, про що зазначено вище. Колегія суддів погоджується при цьому, що з висновку експерта № 222-07/23 від 14.07.2023 р. вбачається, що при порівнянні торговельних марок і зображень експерт фактично досліджував лише частину позначення, що нанесене на взутті відповідача (порівнювалися лише 4 лінії, а не позначення вцілому).

Оскаржуване рішення суду по суті спору колегія суддів вважає правильним, таким, що відповідає нормам ст.. 236 ГПК України.

Щодо додаткового рішення від 28.05.2024 р. у даній справі колегія суддів зауважує, що скаржник підставою для скасування такого рішення зазначає, що таке рішення є похідним від рішення по суті спору, тому просить про скасування додаткового рішення про розподіл судових витрат у разі скасування рішення по суті спору. Інших доводів про незаконність та необґрунтованість додаткового рішення скаржник у апеляційній скарзі не наводить.

Колегія суддів, керуючись ст..269 ГПК України, не встановила порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування додаткового рішення, або неправильне застосування норм матеріального права, а також враховуючи відсутність підстав для скасування рішення по суті спору, не встановила підстав для скасування додаткового рішення.

Підсумовуючи вищевикладене, за результатом перегляду рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги відповідно до ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що рішення Господарського суду Волинської області від 08.05.2024 р. та додаткове рішення Господарського суду Волинської області від 28.05.2024 р. у справі № 903/806/23 (903/761/23) відповідають матеріалам справи, ґрунтуються на чинному законодавстві і немає підстав для їх скасування чи зміни. Доводи апеляційної скарги не спростовують обґрунтованих висновків суду першої інстанції.

Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покладаються на скаржника згідно зі ст.129 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 275, 276, 281, 282 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу позивача Компанії PUMA SE (Пума СЕ, Німеччина) залишити без задоволення, рішення Господарського суду Волинської області від 08.05.2024 р. та додаткове рішення Господарського суду Волинської області від 28.05.2024 р. у справі № 903/806/23 (903/761/23) залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена у касаційному порядку визначеному Господарським процесуальним кодексом України.

Справу №903/806/23 (903/761/23) повернути господарському суду Волинської області.

Повний текст постанови складений 05.09.2024 р.

Головуючий суддя Маціщук А.В.

Суддя Філіпова Т.Л.

Суддя Василишин А.Р.