УХВАЛА

про призначення експертизи та зупинення провадження у справі

м. Київ

27.08.2024Справа № 910/12854/23

За позовом Фармацевтичного заводу «Польфарма» С.А. (Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.)

до 1. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

2. Астразенека АБ (ПАБЛ) (AstraZeneca AB) (PUBL)

про визнання патенту на винахід недійсним повністю

Суддя Котков О.В.

Представники учасників справи:

від позивача Мамуня О.С. ;

від відповідача-1 Козелецька Н.О.

від відповідача-2 Полікарпов А.О. ;

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2023 року до Господарського суду міста Києва від Фармацевтичного заводу «Польфарма» С.А. (Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.) (позивач) надійшла позовна заява б/н від 14.08.2023 року до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (відповідач-1) та Астразенека АБ (ПАБЛ) (AstraZeneca AB) (PUBL) (відповідач-2), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:

- визнати патент України № НОМЕР_1 на винахід «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» недійсним повністю;

- зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру України винаходів стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 77306 на винахід «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Астразенека АБ (ПАБЛ) (AstraZeneca AB) є власником патенту України № 77306 від 15.11.2006 року на винахід «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ», патент є чинним до 15.05.2028 року. Позивач зазначає, що винаходи за патентом України № НОМЕР_1 не відповідають умові патентноздатності «винахідницький рівень», тому не могли отримати правову охорону в України, що є підставою для визнання патенту України № 77306 від 15.11.2006 року недійсним.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2023 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/12854/23, ухвалено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 06.02.2024 року. Вказаною ухвалою постановлено надіслати Міністерству юстиції України документи з перекладом на шведську мову (ухвали Господарського суду міста Києва від 17.08.2023 року про відкриття провадження у справі № 910/12854/23 та позовної заяви б/н від 14.08.2023 року з доданими до неї документами) для їх подальшого направлення через дипломатичні канали учаснику судового процесу, юридичній особі-нерезиденту: Астразенека АБ (ПАБЛ) (AstraZeneca AB) (PUBL) та зупинено провадження у справі № 910/12854/23 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

В підготовчих засіданнях 06.02.2024 року, 14.03.2024 року, 16.04.2024 року, 02.05.2024 року, 06.06.2024 року, 13.06.2024 року судом оголошувалася перерва.

У зв`язку з перебуванням судді Коткова О.В. у період з 22.07.2024 року по 26.07.2024 року у відпустці, підготовче засідання, призначене на 23.07.2024 року не відбулося, підготовче засідання призначено на 06.08.2024 року.

06.08.2024 року через відділ діловодства суду від Фармацевтичного заводу «Польфарма» С.А. (Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.) надійшло клопотання про призначення судової експертизи, яке обґрунтоване наявністю у матеріалах справи взаємосуперечливих висновків експертів.

В підготовчому засіданні 06.08.2024 року судом оголошувалася перерва.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши матеріали справи в цілому, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що винахід за патентом України № НОМЕР_1 від 15.11.2006 року «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень».

Як вбачається з матеріалів справи, на підтвердження невідповідності спірного патенту на винахід умові патентоздатності «винахідницький рівень» позивачем було надано суду висновок експерта № 36-ОВМ/18 від 28.12.2023 року, складений експертом Оцалюком В.М. , та висновок експерта № 163-01 від 29.01.2024 року, складений експертом Петренком С.А.

Згідно висновку експерта № 36-ОВМ/18 від 28.12.2023 року винахід за патентом України № НОМЕР_1 «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень».

Згідно висновку експерта № 163-01 від 29.01.2024 року винахід за патентом України № НОМЕР_1 «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» за незалежними пунктами 1, 3, 4, 14 та 17 його формули.

В свою чергу, відповідачем-2 на спростування невідповідності спірного винаходу умові патентоздатності «винахідницький рівень» було надано суду висновок експертів № 16/1/24 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.03.2024 року, складений судовими експертами Чабанець Т.М. та Фоя О.А. , та висновок експерта № 02/24 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, пов`язаних із винаходами та корисними моделями від 12.04.2024 року, складений експертом Томачинською Л.А .

Згідно висновків експертів № 16/1/24 від 22.03.2024 року винахід за патентом України № НОМЕР_1 «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень».

Згідно висновку експерта № 02/24 від 12.04.2024 року винахід за патентом України № НОМЕР_1 «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень».

Отже, в матеріалах справи наявні 4 (чотири) протилежні висновки експертів щодо відповідності/невідповідності винаходу за патентом України № НОМЕР_1 від 15.11.2006 року «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» такій умові патентоздатності як «винахідницький рівень».

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (заява № 61679/00) зазначається, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу (ст. 100 Господарського процесуального кодексу України) та надає експерту матеріали, необхідні для проведення експертизи (ст. 102 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі) (ч. 3 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України).

У відповідності до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Відповідно до п. 2. Постанови Пленуму ВГС України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012 року судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Особа набуває права та несе обов`язки експерта після оголошення (вручення) їй ухвали про призначення експертизи та попередження про відповідальність. Тільки за цих умов висновок експерта набуває доказової сили. Невиконання цих вимог робить неможливим використання висновку експерта як доказу у справі. Тому не можуть розглядатись як висновок експерта і бути підставою для відмови у призначенні експертизи акти ревізії, калькуляції, інші висновки спеціалістів, навіть якщо вони надані на запит суду, адвоката, сторони. За необхідності з`ясування зазначених у таких документах обставин судом може бути призначена експертиза, яка буде вважатись первинною.

Відповідно до п. 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Отже, оскільки для повного та вичерпного з`ясування обставин, що мають істотне значення для справи, зокрема, для встановлення відповідності/невідповідності винаходу за патентом України № НОМЕР_1 від 15.11.2006 року «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» умові патентоздатності «винахідницький рівень», з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, якими суд не володіє, з огляду на наявність у матеріалах справи висновків судових експертів, які є взаємосуперечливими, суд дійшов висновку про наявність обставин щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Державному підприємству «Центр судової експертизи та експертних досліджень».

Витрати по оплаті судової експертизи покладаються на позивача.

За п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись ст. 99, 100, 182, 228, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/12854/23 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Державному підприємству «Центр судової експертизи та експертних досліджень» (01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5).

2. На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи відповідає винахід за патентом України № НОМЕР_1 «С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДНІ SGLT2 ІНГІБІТОРИ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» умові патентоздатності «винахідницький рівень»?

3. Ухвалу та матеріали справи № 910/12394/23 надіслати до Державного підприємства «Центр судової експертизи та експертних досліджень».

4. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Зобов`язати учасників судового процесу надати на вимогу експерта всі необхідні для проведення судової експертизи документи.

6. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на позивача - Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А. (Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.), відповідно до рахунку, виставленого Державним підприємством «Центр судової експертизи та експертних досліджень», докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

7. Провадження у справі № 910/12854/23 зупинити на час проведення судової експертизи.

Ухвала набирає законної сили 27 серпня 2024 року.

Ухвала підлягає оскарженню в порядку передбаченому ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 03 вересня 2024 року.

Суддя О.В. Котков