ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"02" вересня 2024 р. Справа №924/495/24

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Вибодовського О.Д., при секретарі судового засідання Гончарі І.М., розглянувши матеріали справи

за позовом ФОП Кривича Костянтина Володимировича, м.Кременчук, Полтавської області

до ФОП Михальчевської Іванни Степанівни, с.Левківка (з), Староконстянтинівського району, Хмельницької області

про зобов`язання припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ОПТОВИЧОК" та стягнення 69 666,67 грн. збитків (упущеної вигоди)

Представники сторін:

Від позивача: Жаворонков П.Є. - на підставі ордеру серії ВІ №1219307 від 21.05.2024р. (в режимі відеоконференції);

Від відповідача: Дем`янов С.М. - на підставі ордеру серії ВХ №1070795 від 04.06.2024р.

У судовому засіданні 02.09.2024р. відповідно до ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява ФОП Кривича Костянтина Володимировича, м.Кременчук, Полтавської області до ФОП Михальчевської Іванни Степанівни, с.Левківка (з), Староконстянтинівського району, Хмельницької області про зобов"язання припинити порушення майнових прав інтелектуальної власновті на знак для товарів і послуг "ОПТОВИЧОК" та стягнення 69 666,67 грн. збитків (упущеної вигоди).

Ухвалою суду від 22.05.2024р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження.

На адресу суду 24.05.2024р. від представника позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 27.05.2024р. клопотання представника позивача про проведення судових засідань в режимі відеоконференції задоволено.

На адресу суду 04.06.2024р. від представника відповідача надійшла заява про вступ у справу як представника.

Також на адресу суду 04.06.2024р. від відповідача надійшла заява про продовження строку для подання відзиву на позов та відкладення підготовчого засідання у справі на іншу дату.

Ухвалою суду від 05.06.2024р. продовжено відповідачу процесуальний строк для подання відзиву на позов та відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні суду на 26.06.2024р.

На адресу суду 24.06.2024р. від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому проти позову заперечує.

Також на адресу суду 25.06.2024р. від представника позивача надійшла відповідь на відзив (в порядку ст. 166 ГПК України), в якій позовні вимоги підтримував в повному обсязі.

Ухвалою суду, із занесенням до протоколу судового засідання, від 26.06.2024р. на підставі п.5 ст.233 ГПК України оголошено перерву в судовому засіданні до 16.07.2024р.

На адресу суду 15.07.2024р. від представника відповідача надійшли заперечення (на відповідь на відзив).

Ухвалою суду, із занесенням до протоколу судового засідання, від 16.07.2024р. на підставі п.5 ст.233 ГПК України закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 05.08.2024р.

Ухвалою суду, із занесенням до протоколу судового засідання, від 05.08.2024р. на підставі п.5 ст.233 ГПК України оголошено перерву в судовому засіданні до 26.08.2024р.

Ухвалою суду від 26.08.2024р. розгляд справи в судовому засіданні по суті перепризначено на 02.09.2024р. у зв`язку із оголошенням повітряної тривоги у м. Хмельницькому та Хмельницькій області.

Присутній в засіданні суду представник позивача (в режимі відеоконференції) позовні вимоги підтримав.

Представник відповідача заперечував проти задоволення позовних вимог.

Розглянувши матеріали справи, надані сторонами докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Відповідно до свідоцтва України №129905 на знак для товарів і послуг, рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 02.12.2015 року про опублікування в офіційному бюлетені Промислова власність та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до якого, право власності на знак для послуг класу 35, на які зареєстровано знак, свідоцтво України 129905 передається ОСОБА_1 та відповідно до свідоцтва на торговельну марку №333013 від 17.05.2023 року, ОСОБА_1 (далі - позивач) є власником на знак для послуг класу 35, на які зареєстровано знак - торгівельну марку "ОПТОВИЧОК".

08 квітня 2024 року позивач дізнався, що ФОП Михальчевська Іванна Степанівна (далі відповідач) в своїй господарській діяльності незаконно використовує знак для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК.

Використання здійснюється шляхом розміщення вивіски на магазині з зображенням знака для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» без отримання відповідної згоди власника об`єкта інтелектуальної власності на його використання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В якості доказів вказаних обставин, позивач надав копії фотографій (фото фасаду магазину та фото вивіски з відображенням торгівельної марки «ОПТОВИЧОК»), чек щодо придбання товару у магазині відповідача.

В чекові від 08.04.2024р. вказано, що оплата здійснювалась на рахунок ФОП Михальчевська І.С., а також вказано ЄДРПОУ та місце здійснення господарської діяльності ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ ).

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заяв на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995р. позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Тому, на думку позивача, відповідач при здійсненні своєї діяльності у магазині продовольчих товарів «ОПТОВИЧОК» (Хмельницька область, Старокостянтинівський р-н, село Старий Остропіль, вул. Центральна, буд. 2/15.), використовує позначення, схоже до ступеня змішування із зареєстрованою для таких самих послуг торгівельною маркою «ОПТОВИЧОК» по свідоцтву України №333013, права на яку належать позивачу, з огляду на те, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах; позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Позивач зауважує на завданні шкоди його діловій репутації через незаконне використання відповідачем позначення "ОПТОВИЧОК" для ідентичних послуг, яке призводить до змішування з діяльністю позивача і може бути розцінене, як використання заслуженої репутації мережі магазинів "ОПТОВИЧОК". Позивач вважає, що позначення "ОПТОВИЧОК", яке використовує у своїй діяльності Відповідач, і торгівельна марка "ОПТОВИЧОК" за свідоцтвом України №129905 та свідоцтвом України №333013 є тотожними за двома критеріями, а саме: вони тотожні по звучанню (фонетиці) і мають тотожне смислове навантаження (симетрична тотожність), посилаючись при цьому на пункти 4.3.2.4, 4.3.2.6, Правил складання, подання та розгляду заяв на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995р.

Позивач звертає увагу суду, що відповідачу було достеменно відомо про необхідність укладення з позивачем ліцензійного договору та виплату позивачу коштів за використання торговельної марки "ОПТОВИЧОК"; використання торговельної марки "ОПТОВИЧОК" здійснено відповідачем з прямим умислом, з метою уникнення фінансових зобов`язань та ухилення від сплати роялті за використання торговельної марки "ОПТОВИЧОК".

Позивач зазначає, що з 2015 року заключає ліцензійні договори предметом яких є:

1.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії цього Договору і за винагороду (згідно Податкового кодексу України п.14.1.225. роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об`єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп`ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау),- що сплачується Ліцензіатом, невиключну ліцензію на право використання (без передачі права продажу або здійснення відчуження Ліцензіатом) знака за свідоцтвами України №№ 129905, 159080 на знак для товарів і послуг "Оптовичок", та промислових зразків по патентам України № 19938 на промисловий зразок "Комплект рекламно-інформаційних вивісок" та № 22451 на промисловий зразок "Рекламно-інформаційна вивіска" на всій території України.

1.2. Ліцензіату надається право використовувати знак за свідоцтвами України №№129905, 159080 для позначення таких послуг: Клас 35 Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП):

Влаштовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування та рекламування товарів; влаштовування презентацій і дегустацій; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; сприяння продажеві та просуванню товарів, включаючи системи заохочення покупців, у тому числі: влаштовування дисконтних систем, проведення конкурсів, розіграшів, аукціонів та виставок_продажів; рекламування; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту харчових продуктів, алкогольних і безалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, супутніх товарів для забезпечування покупцям зручного огляду, вибору та придбання цих товарів у закладах оптової та роздрібної торгівлі; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів.

1.3. Ліцензіату надається право використовувати рекламно-інформаційні матеріали із застосуванням промислових зразків по патентам України №№ 19938, 22451.

1.4. Ліцензіар надає Ліцензіату право використання комерційного досвіду та ділової репутації магазинів "Оптовичок" в частині організації роздрібного продажу продуктів харчування та супутніх товарів.

1.5. Строк ліцензії складає два роки.

1.6. Територія: Україна.

Відповідно до розділу 3. Платежі ліцензійних договорів.

3.1. За надане Договором право використання знака за свідоцтвом України №№129905, 159080 та промислових зразків по патентам України №№19938, 22451 Ліцензіат сплачує Ліцензіару ліцензійну винагороду у вигляді роялті в розмірі 5000/9000 грн. за квартал (три місяці) використання, у наступному порядку: шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара в сумі 5000,00/9 000,00 грн, 00коп. щокварталу, але не пізніше 10-го числа місяця, слідуючого за звітним кварталом.

3.2. Операціі з виплат роялті згідно статті 196. ПКУ, п. 196.1, п.п. 196.1.6- це операції, що не є об`єктом оподаткування.

Отже, за твердженнями позивача, у випадку підписання договору та надання дозволу на використання у своїй господарській діяльності відповідача відповідно до пункту 3.1 ліцензійного/ліцензійних договору/договорів починаючи з дати відкриття 27.08.2021 року щокварталу але не пізніше 10-го числа місяця, слідуючого за звітним кварталом, ліцензіат сплачує ліцензіару ліцензійну винагороду у вигляді роялті в розмірі 5000/9000 грн.; розмір роялті визначається за період використання торговельної марки "ОПТОВИЧОК" за наступною формулою: розмір роялті за квартал ? період незаконного використання у своїй господарській діяльності торговельної марки "ОПТОВИЧОК" відповідачем (період незаконного використання з 27.08.2021р. 18.05.2024р.).

Так, в період з 12.07.2021 року розмір роялті складав 5000,00 грн., а з 30.06.2023 року розмір роялті складає 9000,00 грн. Як доказ зазначеного позивач надає договори та підтвердження оплати.

За використання торгівельної марки "ОПТОВИЧОК" без правових підстав, позивач нарахував відповідачу збитки (упущену вигоду) за період з 27.08.2021р. по 30.06.2023р. в розмірі 36 666,66 грн. 00 коп. (5000,00 х (22/3) місяці) та з 30.06.2023р. по 18.05.2024р. в розмірі 33 000 грн. 00 коп. (9000,00 х (11/3) місяці). Всього збитки (упущена вигода) становлять 69 666,67 грн.

Для досудового врегулювання спору позивач направив 10 квітня 2024 року Укрпоштою претензію про неправомірне використання торговельної марки на адресу: АДРЕСА_2 (адреса згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), що підтверджується описом вкладення у цінний лист від 10.04.2024 р. на ім`я ФОП Михальчевська Іванна Степанівна; накладною №463 та фіскальним чеком. Претензію відповідач отримав 17 квітня 2024 року, що підтверджується роздруківкою трекінгу відстежень на сайті за посиланням https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html. Претензія про неправомірне використання торговельної марки залишилась без відповіді.

10 квітня 2024 року позивач направив Укрпоштою відповідачу адвокатський запит щодо надання відповідей на наступні запитання:

1) З якої дати Ви здійснює діяльність у магазині під вивіскою «ОПТОВИЧОК» за адресою: Хмельницька область, Старокостянтинівський р-н, село Старий Остропіль, вул. Центральна, буд. 2/15?

2) З якої дати Ви використовує РРО у магазині під вивіскою «ОПТОВИЧОК» за адресою: Хмельницька область, Старокостянтинівський р-н, село Старий Остропіль, вул. Центральна, буд. 2/15?

3) На якій підставі Ви використовуєте позначення «ОПТОВИЧОК» на вивісці магазину за адресою: Хмельницька область, Старокостянтинівський р-н, село Старий Остропіль, вул. Центральна, буд. 2/15?

та у разі обґрунтування правомірності використання позначення «ОПТОВИЧОК» надати документи на підтвердження правомірності використання позначення «ОПТОВИЧОК», за наявності. Адвокатський запит направлено на адресу: АДРЕСА_2 (адреса згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), що підтверджується описом вкладення у цінний лист від 10.04.2024 р. на ім`я ФОП Михальчевська Іванна Степанівна; накладною №471 та фіскальним чеком.

Адвокатський запит відповідач отримав 17 квітня 2024 року, що підтверджується роздруківкою трекінгу відстежень на сайті за посиланням https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html.

Відповідь на адвокатський запит не надано.

Також 10 квітня 2024 року позивач направив Укрпоштою Голові Староостропільської громади адвокатський запит на наступну відому адресу: 31146, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Старий Остропіль, вул. Центральна, будинок 2/24, що підтверджується описом вкладення у цінний лист від 10.04.2024р.; накладною №480 та фіскальним чеком.

У відповідь від 18.04.2024 року № 275 на адвокатський запит Староостропільська сільська рада повідомила, що ФОП Михальчевська Іванна Степанівна (код НОМЕР_1 ) з заявою про надання дозволу на розміщення вивіски «ОПТОВИЧОК» на фасаді магазину за адресою: АДРЕСА_1 не зверталась, та дозвільні документи на розміщення вивіски Староостропільською сільською радою не надавались.

Відповідач проти позову заперечує, зазначає, що наявна на фасаді магазину ФОП Михальчевська І.С. вивіска "ОптовичОК!" не є тотожною із торговим знаком "ОПТОВИЧОК", свідоцтвом на який володіє позивач, та відрізняється від цього знаку у всіх своїх елементах. Зокрема відповідач наголошує на відсутності рамкм навколо слова "оптовичок", різному кольорі зображення, стилі виконання напису зазначеного слова, а саме виконанні абсолютно різними шрифтами, які мають зовсім не схожу та різну форму букв, відсутності звукової, графічної та смислової схожості.

На думку відповідача, позначення, яке використовувала ФОП Михальчевська І.С. не схоже до ступеня змішування за візуальним критерієм зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України 129905, тому не асоціюється в цілому зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом позивача, у зв`язку із чим, позначення відповідача, неможливо було сплутати із позначення позивача.

Окрім цього, відповідач зазначає, що позивачем на обґрунтування завданих йому збитків (упущеної вигоди) наведенні строки, протягом яких, на його думку, відповідач незаконно використовував торгівельну марку, розпочинаючи з 27 серпня 2021 року, тобто з часу реєстрації ФОП Михальчевська І.С.

Як зазначає відповідач, позивачем не надано суду жодного доказу на підтвердження вказаного факту. Єдиним доказом, який, ймовірно, задокументував факт наявності вивіски на магазині відповідача є копія чеку № від 08 квітня 2024 року та копія фотознімку розміщеної на магазині вивіски.

В той же час, сам чек не містить жодної інформації щодо використання ФОП Михальчевська І.С. торгового знаку «ОПТОВИЧОК» в своїй господарській діяльності, а наявне фотозображення вивіски жодним чином не вказує на час її розміщення саме з часу державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності та її використання саме відповідачем в прив`язці до здійснюваною нею діяльністю.

Тому, як наголошує відповідач, позивачем не доведено належним чином та відповідними доказами як сам факт використання ФОП Михальчевська І.С. товарного знаку «ОПТОВИЧОК», власником якого є ФОП Кривич К.В., так і строків такого використання, а тому вказаний розмір збитків є безпідставним та необґрунтованим.

В той же час відповідач стверджує, що вивіска «ОптовичОК!» була змонтована на її магазині лише 7 березня 2024 року ФОП Цвіркуном Олександром Сергійовичем на підставі договору №07/03-2024 від 07 березня 2024 року, копія якого додається до відзиву на позов та актом виконаних робіт №07/03 від 07.03.2024р., копія якого додається до заперечень на відповідь на відзив.

В подальшому, як зазначає відповідач, незважаючи на безпідставність вимог позивача, в квітні 2024 року вказана вивіска була демонтована відповідачем із фасаду магазину з метою уникнення звинувачень у вчиненні незаконних дій.

Аналізуючи подані докази, оцінюючи їх у сукупності, суд до уваги бере таке:

Відповідно до ч.1 ст.15 та ч.1 ст.16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно з ст.154 Господарського кодексу України (далі - ГК України) відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами, зокрема Законом України «Про авторське право і суміжні права», Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». До цих відносин застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими нормативними актами.

Відповідно до ст.418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст.420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Відповідно до ст.492 ЦК України одним з об`єктів права інтелектуальної власності є торговельна марка (знак для товарів і послуг). Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Для того, щоб порівняти зазначені об`єкти права інтелектуальної власності, потрібно проаналізувати сферу їх застосування.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом, як це визначено в статті 494 ЦК України.

Так, відповідно до ст.1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Свідоцтво дає його власнику право використання торговельної марки, а саме: право нанесення її на будь-який товар, для якого її зареєстровано, упаковку, яка містить такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; право зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування його для продажу; право пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); право застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої його зареєстровано; застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знаку визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, а також пропонування його для продажу, продаж. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знаку, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знаку. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (чч. 2, 4, 5 ст. 16).

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом.

З огляду на вищевикладене нормативно-правове обґрунтування вбачається, що основною сферою використання знаку для товарів і послуг є господарська діяльність, оскільки він виконує функцію вирізнення товарів та послуг одного виробника від товарів та послуг іншого виробника, а основною функцією об`єктів авторського права, у свою чергу є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у господарській діяльності.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, наведеними у свідоцтві. Власник відповідного свідоцтва може використовувати його лише для позначення тих класів товарів та послуг, перелік яких наведений у свідоцтві. Свідоцтво дає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати торгівельну марку без його згоди, якщо інше не передбачене Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право на використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право). Водночас відповідно до чч.1, 2 ст.13 ЦК України особа здійснює цивільні права в межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. Здійснюючи свої права, особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

Таким чином, якщо особа, яка володіє об`єктом авторського права, маркує таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії розцінюються як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і, в свою чергу, є порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Частина 2 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає, що об`єктом знаку може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Крім того, загальні підходи до встановлення схожості чи тотожності позначень визначені в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Статтею 21 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачений судовий порядок для захисту прав на знак для товарів і послуг.

Стаття 495 ЦК України також відносить до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки і виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до частини 3 статті 426 ЦК України використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до статті 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, позивач є власником на знак для послуг класу 35, на які зареєстровано знак - торгівельну марку "ОПТОВИЧОК" відповідно до свідоцтва України №129905 на знак для товарів і послуг, рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 02.12.2015 року про опублікування в офіційному бюлетені Промислова власність та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до якого, право власності на знак для послуг класу 35, на які зареєстровано знак, свідоцтво України 129905 передається ОСОБА_1 та відповідно до свідоцтва на торговельну марку №333013 від 17.05.2023 року.

08 квітня 2024 року він дізнався, що ФОП Михальчевська Іванна Степанівна (далі відповідач) в своїй господарській діяльності незаконно використовує знак для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК.

Використання здійснюється шляхом розміщення вивіски на магазині з зображенням знака для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» без отримання відповідної згоди власника об`єкта інтелектуальної власності на його використання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В якості доказів вказаних обставин, позивач надав копії фотографій (фото фасаду магазину та фото вивіски з відображенням торгівельної марки «ОПТОВИЧОК»), чек щодо придбання товару у магазині відповідача.

Отже ключовим моментом при доказуванні факту незаконного використання знаку для товарів і послуг є вирішення питання про схожість до ступеня змішуваності.

ФОП Михальчевська І.С. - відповідач по справі здійснює господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Торгівля здійснюється в магазині, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідач у відзиві на позовну заяву та запереченнях зазначає, що використовує у своїй господарській діяльності зовсім інший знак, з огляду на наступне: вивіска "ОптовичОК!" не є тотожною із торговим знаком "ОПТОВИЧОК", свідоцтвом на який володіє позивач, та відрізняється від цього знаку у всіх своїх елементах. Зокрема відповідач наголошує на відсутності рамкм навколо слова "оптовичок", різному кольорі зображення, стилі виконання напису зазначеного слова, а саме виконанні абсолютно різними шрифтами, які мають зовсім не схожу та різну форму букв, відсутності звукової, графічної та смислової схожості.

На думку відповідача, позначення, яке використовувала ФОП Михальчевська І.С. не схоже до ступеня змішування за візуальним критерієм зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України 129905, тому не асоціюється в цілому зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом позивача, у зв`язку із чим, позначення відповідача, неможливо було сплутати із позначення позивача.

Позивач зауважує на завданій шкоді його діловій репутації через незаконне використання відповідачем позначення ОПТОВИЧОК для ідентичних послуг, яке призводить до змішування з діяльністю позивача і може бути розцінене, як використання заслуженої репутації мережі магазинів ОПТОВИЧОК.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідачем не було надано до суду жодних доказів щодо наявності у нього свідоцтва або права використання щодо торгівельної марки ОПТОВИЧОК.

Будь-яких інших доказів на підтвердження своїх заперечень щодо наданих позивачем фотографій фасаду магазину, відповідачем до суду не надано, а посилання відповідача, що його позначення на вивісках суттєво відрізняються від торгової марки позивача, - спростовуються доказами, наявними у матеріалах справи.

Враховуючи вищевикладене, суд не приймає посилання відповідача, що позначення останнього на вивісці фасаду магазину суттєво відрізняються від торгової марки позивача, оскільки останні спростовуються матеріалами справи.

Враховуючи вищевикладене та наявні у матеріалах справи докази, суд визнає дії відповідача щодо використання у своїй діяльності позначення «ОптовичОК!» схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою "ОПТОВИЧОК" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010 року, власником якого є позивач.

Щодо позовних вимог про стягнення 69 666,97 грн. збитків (упущеної вигоди) суд зазначає наступне.

У силу частини 1 статті 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками відповідно до пункту 1 частини 2 статті 22 Цивільного кодексу України, зокрема, є втрати, які особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Збитки - це витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною у відповідності до статті 224 Господарського кодексу України.

Для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків за порушення договірних зобов`язань та/або відшкодування позадоговірної шкоди потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправна поведінка, збитки, причинний зв`язок між протиправною поведінкою боржника та збитками кредитора, вина боржника.

Відсутність хоча б одного із вище перелічених елементів, утворюючих склад цивільного правопорушення, звільняє боржника від відповідальності за порушення у сфері господарської діяльності, оскільки його поведінка не може бути кваліфікована як правопорушення.

У цивільному праві протиправною вважається поведінка, яка порушує імперативні норми права або санкціоновані законом умови договору, внаслідок чого порушуються права іншої особи (така поведінка особи може виявлятися у прийнятті нею неправомірного рішення або у неправомірній поведінці (діях або бездіяльності)).

Під збитками розуміється матеріальна шкода, що виражається у зменшенні майна потерпілого в результаті порушення належного йому майнового права, та (або) применшенні немайнового блага тощо.

Причинний зв`язок між протиправною поведінкою та заподіяними збитками виражається в тому, що протиправні дії заподіювача є причиною, а збитки є наслідком такої протиправної поведінки.

Вина заподіювача збитків є суб`єктивним елементом відповідальності і полягає в психічному ставленні особи до вчинення нею протиправного діяння і проявляється у вигляді умислу або необережності.

За загальними правилами розподілу обов`язку доказування кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (частини перша та третя статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

Окрім того, при визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання (частина четверта статті 623 ЦК України).

Так, упущеною вигодою є неодержаний (не отриманий) дохід, який кредитор міг реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено, а боржник додержувався правил здійснення господарської діяльності.

Неодержаний дохід (упущена вигода) - це розрахункова величина втрат очікуваного приросту в майні, що базується на доказах, які підтверджують реальну можливість отримання потерпілим суб`єктом господарювання певних грошових сум, якби учасник відносин у сфері господарювання не допустив правопорушення.

Відповідно до статті 22 ЦК України у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки, які б могли бути реально отримані при належному виконанні зобов`язання.

Тому, позивач (кредитор) має довести, що він міг і повинен був отримати визначені доходи, і тільки неправомірні дії відповідача (боржника) стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток (подібні за змістом висновки, викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.05.2018 у справі № 750/8676/15-ц (провадження №14-79цс18), постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.06.2020 у справі № 910/12204/17, від 16.06.2021 у справі № 910/14341/18).

Тобто, вимоги про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди мають бути належним чином обґрунтовані, підтверджені конкретними підрахунками і доказами про реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів, але не отриманих через винні дії відповідача.

Позивачем на обґрунтування завданих йому збитків (упущеної вигоди) наведенні строки, протягом яких, на його думку, відповідач незаконно використовував торгівельну марку, розпочинаючи з часу реєстрації ФОП Михальчевська І.С., а саме з 27 серпня 2021 року, проте не надано суду жодного доказу на підтвердження вказаного факту.

Судом встановлено, що додана до позовної заяви копія чеку не містить жодної інформації щодо використання відповідачем торгового знаку «ОПТОВИЧОК» в своїй господарській діяльності, а наявне фотозображення вивіски магазину жодним чином не вказує на час її розміщення саме з часу державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності та її використання саме відповідачем в прив`язці до здійснюваною нею діяльністю.

Натомість відповідач надав суду докази того, що вивіска «ОптовичОК!» була змонтована на магазині відповідача 7 березня 2024 року ФОП Цвіркуном Олександром Сергійовичем, що підтверджується копією договору №07/03-2024 від 07 березня 2024 року та копією акту виконаних робіт №07/03 від 07.03.2024р.

Позивачем не доведено належними доказами період незаконного використання торгівельної марки «ОПТОВИЧОК», не надано детального розрахунку упущеної вигоди, а тому вказаний розмір збитків є безпідставним та необґрунтованим.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст. 73 ГПК доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ч. 3 ст. 13, ст. 74 ГПК України).

Беручи до уваги наведені вище положення закону, враховуючи встановлені судом факти та зміст позовних вимог, суд вважає за належне позовні вимоги задовольнити частково, заборонити ФОП Михальчевська Іванна Степанівна ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) використовувати для магазинів позначення «ОПТОВИЧОК», яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) та припинити порушення прав ФОП Кривич Костянтина Володимировича, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) №129905 від 11.10.2010р., шляхом зобов`язання ФОП Михальчевська Іванна Степанівна ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Старий Остропіль, вул. Центральна, буд. 2/15. У стягненні 69 666,67 грн. збитків (упущеної вигоди) відмовити.

Відповідно до ст. 129 ГПК України витрати зі сплати судового бору у справі покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 74, 86, 129, 233, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Заборонити ФОП Михальчевська Іванна Степанівна ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) використовувати для магазинів позначення «ОПТОВИЧОК», яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010).

Припинити порушення прав ФОП Кривич Костянтина Володимировича, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) №129905 від 11.10.2010р., шляхом зобов`язання ФОП Михальчевська Іванна Степанівна ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Стягнути з ФОП Михальчевська Іванна Степанівна ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) в дохід державного бюджету (отримувач коштів ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), рахунок отримувача UA0026001, код класифікації доходів бюджету 22030106) 6 056,00 грн. (шість тисяч п`ятдесят шість грн. 00 коп.) - витрат по оплаті судового збору.

Видати наказ.

В решті позовних вимог відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів до Північно - західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст судового рішення складено та підписано 06.09.2024р.

Суддя О.Д. Вибодовський

Віддрук. 1 прим. - до справи;

Позивачу, представнику позивача, представнику відповідача - надіслати до електронного кабінету.

Відповідачу - 31180, с.Левківка (з), Староконстянтинівський район, Хмельницька область, вул Польова, буд.17 (рек. з повід.)