УХВАЛА

м. Київ

03.09.2024Справа № 910/3946/24

За позовом фізичної особи-підприємця Лаппи Андрія Віталійовича;

до фізичної особи-підприємця Зенченка Анатолія Михайловича;

про захист прав інтелектуальної власності.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Рябий І. П.

Представники:

Від позивача: Єрьомін С. В., адвокат, ордер серії АІ № 1610862 від 14.05.2024;

Жухевич О. В. адвокат, ордер серії АІ № 1580738 від 01.04.2024;

Від відповідача: Сулига С. О., адвокат, ордер серії АІ № 1583142 від 14.05.2024.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа-підприємець Лаппа Андрій Віталійович звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Фізичної особи-підприємця Зенченка Анатолія Михайловича про захист прав інтелектуальної власності, у якому просить суд зобов`язати відповідача припинити використання позначення "Universal Yoga" стосовно наведених та споріднених з наведеними у свідоцтві України на торговельну марку №315935 від 02.03.2022 р. послуг 41 класу МКТП, в мережі Інтернет, в тому числі в контенті веб-сайту https://yoga.kiev.ua; в рекламі, в діловій документації, у пошуковій мережі Google та будь-яким іншим способом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2024 позовну заяву залишено без руху.

10.04.2024 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2024 відкрито провадження у справі № 910/3946/24 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва № 01.3-16/921/24 від 12.06.2024 та протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.06.2024, справа № 910/3946/24 передана для розгляду судді Мандриченку О. В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.06.2024 справу № 910/3946/24 прийнято до провадження суддею Мандриченком О. В., підготовче засідання призначене на 16.07.2024.

У підготовчому засіданні 03.09.2024 розглядалося клопотання фізичної особи-підприємця Зенченка Анатолія Михайловича про призначення експертизи та проти задоволення якого заперечував представник позивача та за наслідком розгляду якого суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи (ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору у справі № 910/3946/24 є зобов`язати відповідача припинити використання позначення "Universal Yoga" стосовно наведених та споріднених з наведеними у свідоцтві України на торговельну марку №315935 від 02.03.2022 р. послуг 41 класу МКТП, в мережі Інтернет, в тому числі в контенті веб-сайту https://yoga.kiev.ua; в рекламі, в діловій документації, у пошуковій мережі Google та будь-яким іншим способом.

Суд зазначає, що до предмета доказування у даній справі входить з`ясування питання чи використано фізичною особою-підприємцем Зенченком Анатолієм Михайловичем торговельну марку за свідоцтвом України № 315935 у своїй господарській діяльності, зокрема у публікації "What is Universal Yoga", розміщеній на веб-сторінці: https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yoga/.

На думку позивача, фізична особа-підприємець Зенченко Анатолій Михайлович використовує зареєстровану торговельну марку за свідоцтвом України № 315935 у своїй господарській діяльності, зокрема у публікації "What is Universal Yoga", розміщеній на веб-сторінці: https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yoga/, без дозволу її власника.

На підтвердження своєї позиції, фізичною особою-підприємцем Лаппою Андрієм Віталійовичем надано висновок експертів № 56/03-2024 від 25.03.2024, який складений Дорошенком О. Ф. та Мінченко Н. В.

На вирішення експертів ставилося наступне питання: чи є позначення "Universal Yoga", використане на веб-сайті https://yoga.kiev.ua, схожим із зареєстрованою торговельною маркою "Universal Yoga" (комб.) за свідоцтвом України № 315935 від 02.03.2022, стосовно наведених у свідоцтві послуг 41 класу МКТП, та чи внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, чи може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою?

За наслідком проведення вказаної експертизи було складено висновок, відповідно до якого, позначення "Universal Yoga", використане на веб-сайті https://yoga.kiev.ua, є схожим із зареєстрованою торговельною маркою "Universal Yoga" (комб.) за свідоцтвом України № 315935 від 02.03.2022, стосовно наведених у свідоцтві послуг 41 класу МКТП, настільки, що їх можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Проте, на думку суду, позивачем, при замовленні висновку експертів, поставлене питання, відповідь на яке, саме в редакції позивача, не може входити до предмету доказування, оскільки таким його предметом є не встановлення схожості позначення "Universal Yoga", яке використане на веб-сайті https://yoga.kiev.ua, з зареєстрованою торговельною маркою "Universal Yoga" (комб.) за свідоцтвом України № 315935 від 02.03.2022, а є встановлення факту використання відповідачем на веб-сторінці: https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yoga/, зареєстрованої торговельної марки за свідоцтвом України № 315935.

Тобто, висновок експертів № 56/03-2024 від 25.03.2024, який складений Дорошенком О. Ф. та Мінченко Н. В. є неповним, а відповідь на поставлене питання не є ствердним в розрізі предмету спору.

При цьому суд зазначає, що при складенні вказаного висновку, експертами не досліджувалися усі документи, які наявні, станом на день винесення даної ухвали, в матеріалах справи.

В свою чергу відповідач вказує, що у публікації "What is Universal Yoga", розміщеній на веб - сторінці : https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yoga/ ним не використовувалася торговельна марка за свідоцтвом України № 315935, яка належить позивачу, а словосполучення " Universal Yoga" було використане при публікації на своєму веб-сайті англомовної оглядової статті про універсальну йогу як про один із поширених загальновідомих напрямів йоги та виключно з інформаційно-освітньою метою.

А відтак, враховуючи, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, суд, з метою всебічного, повного, об`єктивного розгляду справи, враховуючи принцип дизпозитивності та принципу рівності перед законом та судом, вважає необхідним призначити у справі № 910/3946/24 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Частиною 4 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція), основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу", особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Згідно з п.7 постанови № 4 від 23.03.2012 Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.

Враховуючи ту обставину, що для з`ясування питань, які виникли в ході судового розгляду справи, потрібні спеціальні знання, господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, оскільки він є профільною експертною установою з питань дослідження об`єктів інтелектуальної власності та має у розпорядженні атестованих судових експертів за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями".

Щодо питань, поставлених у клопотанні фізичної особи-підприємця Зенченка Анатолія Михайловича про призначення експертизи, суд вказує наступне.

Відповідач, у вказаному клопотанні, просить суд поставити на вирішення експерта наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 315935 таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 01.05.2010?

- чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 315935 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?

- чи є позначення "Universal Yoga", використане у публікації "What is Universal Yoga", розміщеній на веб-сторінці https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yogal, описовими щодо властивостей або інших якісних характеристик товару послуг, що надає відповідач ?

- чи може позначення "Universal Yoga", використане у публікації "What is Universal Yoga", розміщеній на веб-сторінці https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yoga/, викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про властивості чи інші якісні характеристики послуги, що надає відповідач а також чи є таке уявлення правдоподібним?

- чи існувала та була публічно доступна веб-сторінка https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yoga/ період з 01.05.2010 до 25.05.2020?

Суд вказує, що предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є фактичні дані та обставини справи про властивості, ознаки, закономірності створення й використання об`єктів інтелектуальної власності, їх вартість, завдані збитки та економічні операції щодо цих об`єктів, які мають значення для досудового розслідування чи судового провадження й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку.

Завдання, що ставляться на вирішення судового експерта, формуються виходячи із необхідності встановлення певних об`єктивних фактичних даних, які мають практичне значення для з`ясування істини у справі.

Ці завдання визначаються питаннями, поставленими перед судовим експертом або в порядку експертної ініціативи.

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені на вирішення експерту у сфері інтелектуальної власності, наводиться в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (із змінами й доповненнями), що затверджені наказом № 53/5, зокрема: чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?

У пункті 6.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, зокрема, про наступне:

"У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним); відповідність корисної моделі критерію патентоздатності "промислова придатність"; наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці".

При призначенні судової експертизи в сфері інтелектуальної власності слід конкретно визначати коло і зміст питань, що мають бути вирішені судовим експертом, а також обсяг необхідних для експертного дослідження матеріалів.

Суди повинні витребувати у сторін або інших осіб лише ті матеріали, які дійсно необхідні експертам для встановлення обставин по справі.

Важливим моментом також є те, що судова експертиза призначається виключно для встановлення обставин справи, які стосуються предмету доказування у справі.

Отже, питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об`єктам і матеріалам, які направляються на експертизу.

Однак, всі питання, які пропонуються відповідачем поставити на вирішення судової експертизи, не в повній мірі відповідають предмету спору, а окрема відповідь на них не надасть суду даних, що входять до предмета доказування, та може забезпечити додаткове навантаження в контексті часу, який необхідний для проведення експертизи.

А відтак, враховуючи наведене, з метою об`єктивного, неупередженого та повного вирішення спору, суд вважає за необхідне поставити на вирішення експерта наступні запитання:

- чи є позначення "Universal Yoga", використані у публікації "What is Universal Yoga", розміщеній на веб-сторінці: https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yoga/, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України № 315935?

- чи використано у публікації "What is Universal Yoga", розміщеній на веб-сторінці: https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yoga/ зареєстровану торговельну марку за свідоцтвом України № 315935?

За змістом п. 23 постанови № 4 від 23.03.2012 Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

У клопотанні відповідача 1 про призначення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності, останнім гарантовано оплату за проведення вказаної експертизи, а відтак суд приходить до висновку про покладення таких витрат саме на фізичну особу-підприємця Зенченка Анатолія Михайловича.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. 99, 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

У Х В А Л И В:

1. Клопотання фізичної особи-підприємця Зенченка Анатолія Михайловича про призначення у справі № 910/3946/24 експертизи об`єктів інтелектуальної власності задовольнити частково.

2. Призначити у справі № 910/3946/24 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

3. На вирішення експерта поставити наступні запитання:

- чи є позначення "Universal Yoga", використані у публікації "What is Universal Yoga", розміщеній на веб-сторінці: https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yoga/, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України № 315935?

- чи використано у публікації "What is Universal Yoga", розміщеній на веб-сторінці: https://yoga.kiev.ua/59-yoga-in-english/385-universal-yoga/ зареєстровану торговельну марку за свідоцтвом України № 315935?

4. Для проведення експертизи матеріали справи № 910/3946/24 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

5. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

6. Витрати по проведенню експертизи покласти на фізичну особу-підприємця Зенченка Анатолія Михайловича.

7. Провадження у справі № 910/3946/24 на час проведення експертизи та отримання висновку експерта зупинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені статями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 04.09.2024.

Суддя О.В. Мандриченко