РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2024Справа № 910/12260/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Яременко Т.Є., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Компанії АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED)

до 1) Компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab),

2) Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 - Приватне акціонерне товариство «Карлсберг Україна»

про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України

Представники:

від позивача: Шевченко О.Б.;

від відповідача-1: Костюк І.І.;

від відповідача-2: не з`явився;

третя особа: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED) (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) (далі-відповідач 1) та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі-відповідач 2), в якому просить суд:

- достроково припинити дію свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 10.03.2010 року щодо товарів 32 класу МКТП;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно дострокового припинення дії свідоцтв України НОМЕР_1 від 10.03.2010 року для товарів 32 класу МКТП, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ані відповідачем-1, ані будь-якими третіми особами з його дозволу не використовується на території України торговельна марка "+BATTERY" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для товарів 32 класу МКТП - "безалкогольні напої, а саме енергетичні напої" протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача до суду з даним позовом. Крім того, позивач зазначає, що дія такого свідоцтва № НОМЕР_1 порушує його права та інтереси на реєстрацію і використання ТМ позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 15.02.2024. Зокрема, зобов`язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на фінську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 07.08.2023 року про відкриття провадження у справі № 910/12260/23 у трьох примірниках та позовну заяву з додатками в трьох примірниках, в термін до 07.09.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.08.2023 за ініціативою суду внесено виправлення в ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.08.2023 про відкриття провадження у справі № 910/12260/23.

28.08.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що до функцій УКРНОІВІ законодавством не віднесено здійснення контролю за використанням торговельних марок їх власниками після здійснення державної реєстрації та видачі відповідних свідоцтв. Також, відповідач-2 просить суд розгляд справи проводити без участі представника УКРНОІВІ, з урахуванням правової позиції, викладеної у відзиві.

06.09.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заяву про продовження строків на виконання вимог ухвали суду, в якій позивач просить суд продовжити строк надання нотаріально засвідчених перекладів на фінську мову копій ухвали Господарського суду міста Києва від 07.08.2023 року про відкриття провадження у справі № 910/12260/23 у трьох примірниках та позовної заяви з додатками в трьох примірниках з встановленого судом терміну - 07.09.2023 до 14.09.2023 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2023 заяву Компанії АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED) про продовження строків на виконання вимог ухвали суду - задоволено. Продовжено позивачу процесуальний строк для подання до суду нотаріально засвідченого перекладу на фінську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 07.08.2023 про відкриття провадження у справі № 910/12260/23, позовної заяви з додатками та ухвали Господарського суду міста Києва від 16.08.2023 про виправлення описки у справі № 910/12260/23 - до 14.09.2023.

11.09.2024 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач на виконання вимог ухвали суду від 08.09.2023 подав нотаріально засвідчені переклади на фінську мову копій ухвали Господарського суду міста Києва від 07.08.2023 року про відкриття провадження у справі № 910/12260/23 та позовної заяви з додатками в трьох примірниках.

14.09.2023 Господарський суд міста Києва звернувся до уповноваженого органу запитуваної держави - Ministry of Justice (Unit for International Judicial Cooperation) з проханням про вручення за кордоном судових або позасудових документів (копії ухвали Господарського суду міста Києва від 07.08.2023 року про відкриття провадження у справі № 910/12260/23 та позовної заяви з додатками із нотаріально засвідченим перекладом зазначених документів на фінську мову) Компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab).

16.11.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1, зокрема зазначає, що 09.12.2022 відповідач здійснив ввезення в Україну енергетичних напоїв "BATTERY", отримувачем яких була філія ПрАТ «Карлсберг Україна», тож, на думку відповідача-1 - 09.12.2022 відбулося використання на території України торговельної марки "BATTERY" за свідоцтвом України № НОМЕР_1. Також, відповідач повідомляє, що 15.02.2023 між Компанією Оя Сінебрюхофф Аб та ПрАТ «Карлсберг Україна» укладено ліцензійну угоду № 0408/23 на використання торговельної марки "BATTERY", згідно свідоцтва № НОМЕР_1 від 10.03.2010.

26.01.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло підтвердження про вручення Компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) судових документів.

У судовому засіданні 15.02.2024 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 07.03.2024.

28.02.2024 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме висновок експерта за результатом проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 259 від 20.02.2024.

04.03.2024 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав відповідь на відзив, в якій, зокрема зазначає, що представлені у додатках до відзиву на позовну заяву приклади використання торговельної марки "BATTERY" відтворюють інший вигляд торговельної марки, ніж та, що зареєстрована за свідоцтвом № НОМЕР_1. Тож, на думку позивача, торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_1 не використовувалася в Україні для товарів 32 класу МКТП - «безалкогольні напої, а саме енергетичні напої» протягом останніх п`яти років до дати подання позову.

У судовому засіданні 07.03.2024 представник позивача надав заяву, в якій просить суд відкласти підготовче засідання на інший час і дату з метою надання можливості подати висновок експерта або надати позивачу можливість у разі закриття підготовчого засідання, приєднати до матеріалів справи відповідний висновок експерта.

Також, у судовому засіданні 07.03.2024 оголошено перерву до 28.03.2024.

25.03.2024 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) надійшли заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач-1, зокрема зазначає, що доводи позивача про використання торговельної марки "BATTERY" за свідоцтвом № НОМЕР_1 не у формі зареєстрованої торговельної марки спростовуються висновком експерта № 259 від 20.02.2024.

У судовому засіданні 28.03.2024 представник позивача подав заяву, в якій просить суд відкласти підготовче засідання на інший час і дату, а саме на два місяці з метою надання можливості подати до суду висновок експерта.

Розглянувши заяву позивача про відкладення підготовчого засідання, суд зазначає, що приписами Господарського процесуального кодексу України чітко визначені, як строки проведення підготовчого провадження, так і підстави для відкладення розгляду справи. Тож, необхідність подання стороною висновку експерта не є підставою для відкладення підготовчого засідання та, відповідно, суд обмежений строками визначеними процесуальним законодавством для розгляду справи, що виключають можливість відкладення підготовчого засідання на два і більше місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.03.2024 залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 - Приватне акціонерне товариство «Карлсберг Україна». Зокрема, зобов`язано Приватне акціонерне товариство «Карлсберг Україна» у строк до 24.04.2024 надати суду письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог та докази на підтвердження викладених обставин, з урахуванням положень ч. 3-7 ст. 165 ГПК. Підготовче засідання відкладено на 25.04.2024.

24.04.2024 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заяву про долучення до матеріалів справи доказів, а саме висновок експерта № 002-ТТМ/24 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23.04.2024.

24.04.2024 через відділ автоматизованого документообігу суду від Приватного акціонерного товариства «Карлсберг Україна» надійшли письмові пояснення, в яких третя особа зазначає, що ПрАТ «Карлсберг Україна» з грудня 2022 року інвестувало значні кошти та витратило значні ресурси для масштабного запуску продажу на території України енергетичних напоїв під брендом "BATTERY" та розпочало використання торговельної марки "BATTERY" внаслідок чого дана продукція активно реалізовується у торгових мережах України, а торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.03.2010 року використовується в господарській діяльності підприємства.

Підготовче засідання призначене на 25.04.2024 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Щербакова С.О. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.05.2024 призначено підготовче судове засідання на 23.05.2024.

23.05.2024 до суду надійшли пояснення відповідача-1 щодо висновку експерта № 002-ТТМ/24 від 23.04.2024, в яких, зокрема зазначає, що вказаний висновок експерта є неналежним доказом, оскільки складений з порушенням норм, які регламентують порядок проведення дослідження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2024 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/12260/23 призначено на 20.06.2024.

18.06.2024 через відділ автоматизованого документообігу суду від позивача надійшли письмові пояснення.

У судовому засіданні 20.06.2024 оголошено перерву до 08.08.2024.

У судовому засіданні 08.08.2024 оголошено перерву до 15.08.2024.

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представники відповідача-2 та третьої особи у судове засідання не з`явилися, однак про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України, учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі шляхом надсилання до електронного кабінету у порядку, визначеному законом, а в разі відсутності електронного кабінету - рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Згідно п. 2, ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України, днем вручення судового рішення є день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення до електронного кабінету особи.

Тож, судом було надіслано ухвалу від 08.08.2024 про виклик/повідомлення про судове засідання призначене на 15.08.2024 у даній справі в електронні кабінети відповідача-2 та третьої особи.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвала суду від 08.08.2024 отримана відповідачем-2 та третьою особою 09.08.2024, що підтверджується довідками Господарського суду міста Києва про доставку електронних листів, відповідно до яких документ (ухвала суду від 08.08.2024) доставлено в електронний кабінет відповідача-2 та третьої особи 08.08.2024 о 21:35 год та 21:45 год., відповідно.

Крім того, у поданому до суду 28.08.2023 відзиві на позовну заяву Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" просила суд розгляд справи проводити без участі представника УКРНОІВІ, з урахуванням правової позиції, викладеної у відзиві.

Приймаючи до уваги, що представники відповідача-2 та третьої особи були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-2 та третьої особи не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 15.08.2024 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як зазначає позивач, з 21.09.2007 року на території України діє свідоцтво України № НОМЕР_1 на торговельну марку «+BATTERY» (комбіноване) для товарів 25 та 32 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП), а саме:

- клас 25: Одяг, взуття, наголовні убори;

- клас 32: Безалкогольні напої, а саме енергетичні напої.

Власником вказаного свідоцтва є компанія Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab), що підтверджується Випискою з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо свідоцтва України № НОМЕР_1 від 21.09.2007.

Проте, як вказує позивач, дія свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку порушує права на торговельну марку позивача створюючи ризик введення в оману щодо особи, яка виробляє товар, .

Так, 10.05.2023 позивач подав заявку пpo реєстрацію торговельної марки «BATTERY» в Україні № m202307501 для товарів 32,33 класів МКТП. За результатами попереднього пошуку на схожість і тотожність позначень було виявлено зареєстровану торговельну марку «+BATTERY» (комбіноване) за свідоцтвом України № 19221 від 10.03.2010 року.

Позивач вказує, що Компанія АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED) здійснює управлінські функції, є засновником (100% статутного капіталу) і власником корпоративних прав ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ», та відповідно, використовує його виробничі потужності, зокрема, для виробництва напоїв, енергетичних напоїв, а також пов?язаний з реалізацією та просуванням такої продукції на ринок України та міжнародні ринки.

Позивач зазначає, що є лідером з продажу слабоалкогольних, безалкогольних напоїв енергетиків, в портфелі якого налічується 220 асортиментних позицій продукції: питна вода, слабоалкогольні напої, енергетики та безалкогольні напої, пиво, тобто товари, що відносяться до 32 класу МКТП. Його продукція виготовляється на сучасному заводі в м. Жашків Черкаської області.

Також, у позовній заяві позивач вказує, що ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ» набуло право власності на торговельну марку «BATTERY» ще задовго до подання заявки відповідачем- 1, а саме:

- 25.02.2004 ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ» було подано заявку № m на реєстрацію знака для товарів і послуг «BATTERY». За результатами проведеної експертизи одержано свідоцтво України № 58122 про що опубліковано в Бюлетені 16.01.2006, бюл. № 1/2006 (додаток 16). Проте, дію свідоцтва № 58122 не було продовжено, тому строк його дії закінчився 25.02.2014;

- 24.06.2014 TOB «HOBI ПРОДУКТИ» було подано заявку № 201408637 на реєстрацію знака для товарів і послуг «BATTERY», за результатами розгляду якої одержано свідоцтво України № 203534 від 10.09.2015;

- фактично права на торговельну марку у ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ», засновником якого на 100% статутного капіталу є позивач, виникли від дати подання заявки № m на знак для товарів і послуг «BATTERY», а саме з 25.02.2004.

- на даний час ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ» є власником словесної торговельної марки «BATTERY» за свідоцтвом України № 203534 від 26.04.2014 р., зокрема, для товарів 32 класу МКТП.

Позивач зазначає, що розпочав використовувати торговельну марку «BATTERY» та виробляти через свою підконтрольну компанію ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ» енергетичні напої марковані нею, а також 15.06.2023 р. ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ» на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 203534 зареєструвало доменне ім?я battery.ua, що підтверджується витягом із даними реєстрації whois, у зв`язку з чим оскаржувана торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_1 перешкоджає реєстрації торговельної марки позивача за заявкою № m202307501 у 32 класі МКТП та здійсненню його господарської діяльності.

Крім того, для захисту загального вигляду упаковки енергетичного напою позивачем подана заявка № s 2023 00534 від 22.06.2023 на промисловий зразок «ПЛЯШКА ДЛЯ НАПОЇВ (2 варіанта)», а тому, на думку позивача, дія торговельної марки «+BATTERY» за свідоцтвом НОМЕР_1 буде створювати можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП в Україні.

На підтвердження невикористання відповідачем-1 торговельної марки «+BATTERY» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 стосовно товарів, для яких її зареєстровано, протягом п`яти років до дати подання позовної заяви позивач посилається на наступні обставини та докази:

- відповідач-1 не використовує свою торговельну марку в мережі Інтернет стосовно товарів 32 класу МКТП. За результатами пошуку позивачем не знайдено жодних даних, які б свідчили про використання торговельної марки «+BATTERY» на території України, щодо виробництва, продажу, пропонування до продажу, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товарів під торговельною маркою «+BATTERY»;

- на запит позивача Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надано відповідь від 23.05.2023р. №Вих-5378/2023, в якій зазначено, що станом на 23.05.2023 до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки не вносились відомості про видачу ліцензій на використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1. Тож, торговельна марка «+ BATTERY» шляхом видачі ліцензії на використання іншим особам також не використовувалась;

- на запит позивача, щодо наявності у відповідача - 1 представництва на території України, Міністерство економіки України надало довідку від 29.05.2023 вих. № 4434-08/24982-07 в якій зазначено, що у Реєстрі представництв іноземних суб?єктів господарської діяльності, що ведеться Мінекономіки, відсутня інформація щодо реєстрації представництва компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Фінляндська Республіка);

- на запит позивача до Державної служби статистики України щодо наявності у відповідача - 1 представництва на території України, отримано відповідь від 31.05.2023 р. вих. № 15-1.3.-22/545Пі-23, що станом на 26.05.2023 відомості щодо представництва компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) до ЄДРПОУ не надходили;

- позивачем було зроблено запит до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо наявності потужностей на які видано експлуатаційний дозвіл у відповідача-1 та отримано відповідь від 04.07.2023 р. вих. № 11.2.2-4/14868 в якому зазначено, що відповідно до відомостей реєстру потужностей операторів ринку (ведеться в порядку затвердженому наказом Мінагрополітики від 10.02.2016 № 39 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за № 382/28512) та реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл (ведеться Держпродспоживслужбою в порядку затвердженому наказом Мінагрополітики від 10.02.2016 № 40 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.03.2016 р. за № 383/28513) інформація про потужність, яка належить іноземній компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) відсутня.

Отже, обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що торговельна марка «+ BATTERY» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не використовується в Україні протягом п`яти років для товарів 32 класу МКТП, що дає підстави для дострокового часткового припинення її дії, у зв`язку з чим позивач просить достроково припинити дію свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 10.03.2010 року щодо товарів 32 класу МКТП, а також зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно дострокового припинення дії свідоцтв України НОМЕР_1 від 10.03.2010 року для товарів 32 класу МКТП, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції станом на дату звернення до суду з вказаним позовом), торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, торговельна марка за яким не використовується в Україні протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Крім того, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином, наведені норми ст. 198 Угоди про асоціацію також передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Таким чином, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. При цьому, використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованої торговельної марки, а у разі відсутності такого використання, - обов`язок зазначення поважних причин, з яких торговельна марка не використовувалася, покладається на відповідача 1 - власника торговельної марки.

Так, на підтвердження факту використання знаку власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знаку є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

З огляду на наведене, для правильного вирішення даного судового спору істотне значення мають фактичні обставини, пов`язані як з існуванням на ринку України товару 32 класу МКТП, зазначеного у свідоцтві України № НОМЕР_1, так і з використанням такого товару «+ BATTERY» (безпосередньо або під його контролем).

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Як встановлено судом вище, Компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10.03.2010 на торговельну марку «+ BATTERY» щодо товарів 25 та 32 (безалкогольні напої, а саме енергетичні напої) класів МКТП

У відзиві на позовну заяву відповідач-1 вказує що компанія Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) є власником міжнародних реєстрацій та свідоцтв України щодо торговельних марок «+ BATTERY», зокрема оскаржуваного позивачем № НОМЕР_1.

Тож, на підтвердження використання на території України торговельної марки «+ BATTERY» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 відповідач-1 посилається на наступні обставини, а саме відповідач-1 вказує, що 09.12.2022 здійснив ввезення в Україну енергетичних напоїв «+BATTERY», отримувачем яких була Філія ПрАТ «Карлсберг Україна», що підтверджується митною декларацією та інвойсом.

Також, відповідно до матеріалів справи, Приватним акціонерним товариством «Карлсберг Україна» було укладеного договір про надання послуг № 2016/22 від 15.12.2022 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ІПСОС» та договір про надання послуг № 0172/23 від 19.01.2023 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОІНСАЙТ ЛАБ» щодо організації та проведення маркетингового дослідження на тему «Тестування концепції, а саме опису продукту, ціни, ситуацій споживання та іміджу безалкогольного енергетичного напою, що планується до записку під ТМ «BATTERY» та на тему «Ставлення споживачів енергетичних напоїв та/або споживачі СSD (солодких газованих напоїв) до (чотирьох) дизайнів енергетичних напоїв, які плануються до запуску під ТМ «BATTERY».

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що 15.02.2023 між Компанією Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) (ліцензіар) та Приватним акціонерним товариством «Карлсберг Україна» (ліцензіат) було укладено ліцензійну угоду №0408/23 на використання торговельної марки № НОМЕР_1, відповідно до якої ПрАТ «Карлсберг Україна» набуло виключної ліцензії на використання торговельної марки "+BATTERY" за свідоцтвом України НОМЕР_1, зареєстрованої для товарів 25 і 32 класів МКТП, а саме: клас 25: одяг, взуття, наголовні убори; клас 32: безалкогольні напої, а саме енергетичні напої.

Так, відповідно до пункту 1 ліцензійної угоди від 15.02.2023р. №0408/23 ПрАТ "Карлсберг Україна" має право виготовляти, упаковувати, здійснювати дистрибуцію, продаж, рекламу і стимулювання збуту продукції згідно з періодичними вказівками ліцензіара. При попередньому погодженні зі сторони ліцензіара, ліцензіат має право застосовувати усі необхідні заходи захисту прав на торговельну марку, яка є предметом договору, в тому числі, але не обмежуючись, направляти претензії, подавати позови проти тотожних та схожих торговельних марок, відміняти такі торговельні марки через їх невикористання.

Відповідач-1 також вказує, що 07.03.2023 та 31.03.2023 здійснено перші наливи продукції, зразки було відправлено до Фінляндії для контролю якості Ліцензіаром, на підтвердження чого додано до позовної заяви транспортну накладну DHL № та рахунок № 0604 від 06.04.2023.

07.04.2023 ПрАТ «Карлсберг Україна» звернулося до ТОВ «Кен Пак (Україна)» із заявкою на виробництво банок у квітні-червні 2023 року, серед яких зазначалися новинки - енергетичні напої «+BATTERY». Виробництво яких підтверджується видатковою накладною № К-00003632 від 15.05.2023

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що починаючи з березня 2023 року ПрАТ «Карлсберг Україна» замовляє послуги щодо розробки дизайну продуктів під торговельною маркою «+BATTERY», дизайну інформаційних матеріалів, створення рекламних банерів для зупинок, потягів метро, наклейок для дверей АЗС, а також рекламних відеороликів щодо продукції «BATTERY», що підтверджується додатковими угодами № 55 від 16.03.2023, № 56 від 11.04.2023, № 57 від 10.05.2023, № 64 від 11.09.2023 до договору № 2748/20 від 10.12.2020, укладеного ПрАТ «Карлсберг Україна» з ТОВ «Табаско ворлдвайд», а також додатковими угодами № 401 від 31.03.2023, № 420 від 28.04.2023, № 474 від 30.06.2023 до договору про виконання робіт і надання послуг №0859/21 від 01.04.2023, укладеного ПрАТ «Карлсберг Україна» з ТОВ «Вівід» та додатковими угодами № 84 від 15.09.2023, № 85 від 30,.06.2023, № 91 від 01.07.2023, № 123 від 31.07.2023 до договору про надання послуг № 0464/23 від 17.03.2023, укладеного ПрАТ «Карлсберг Україна» з ТОВ «ІНІШЕЙТІВ МЕДІА».

Факт надання вищезазначених послуг рекламної кампанії енергетичних продуктів «+BATTERY», підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, зокрема актами здачі-приймання робіт (наданих послуг) та звітами до вказаних актів, складених починаючи з березня 2023 року.

Також, 01.02.2023 року та 14.03.2023 ПрАТ «Карлсберг Україна» звернулося до торговельних мереж та магазинів, таких як Копійка Маркет, Файна-Маркет, Варус, групі компаній Fozzy Group (супермаркети «Сільпо», делікатес-маркети Le Silpo, оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому «Фора») щодо співпраці із продажу енергетичних напоїв «+BATTERY» та презентацію нового енергетичного напою. У квітні 2023 року ПрАТ «Карлсберг Україна» придбало в значних обсягах монетниці, постери, шелфтокери, вставки в цінникотримачі, стікери, перфоплівки з інформацією про енергетичні напої «+BATTERY», що підтверджується наявними в матеріалах справи договором поставки № 0833/23 від 17.04.2023, укладеного з ПрАТ «Карлсберг Україна» з ТОВ «Кондор Інновейшн», специфікацією від 17.04.2023, видатковими накладними № РН-0113 від 12.04.2023, № 167 від 21.04.2023, № 5-0481 від 26.04.2023, № РН-0124 від 28.04.2023, № РН-0122 від 28.04.2023.

Відповідач-1 вказує, що у березні-травні 2023 року з метою підтвердження високої якості продукції «+BATTERY» ПрАТ «Карлсберг Україна» було замовлено ряд випробувань, перевірок та аналізів цієї продукції, в результаті чого отримано:

- Сертифікати аналізу безалкогольних енергетичних ароматизаторах сильногазованих «Battery», «Battery EXOTIC», «Battery FRSH», «Battery MIX» від 03.04.2023.

- Протокол випробувань харчової продукції (напій «Battery») № 1284/23-х, затверджений 17.03.2023;

- Затвердження ПрАТ «Укрпиво» рецептури напоїв безалкогольних енергетичних сильногазованих «Battery», «Battery EXOTIC», «Battery FRSH», «Battery MIX» від 11.04.2023;

- Протокол спеціалізованої галузевої дегустаційної комісії з оцінки якості пива, безалкогольних, слабоалкогольних напоїв, зброджених напоїв, мінеральних і питних вод, сиропів та концентратів № 12 від 11.04.2023;

- Протокол випробувань харчової продукції (напої «Battery EXOTIC», «Battery FRSH», «Battery MIX») № 1818-1820/23-х, затверджений 12.04.2023;

- Звіт за результатом аналізу рецептур та текстів маркування напоїв безалкогольних енергетичних сильногазованих «Battery», «Battery EXOTIC», «Battery FRSH», «Battery MIX» виробництва ПрАТ «Карлсберг Україна» щодо відповідності вимогам діючого санітарного законодавства України № 3/28-А-715-23/52 від 24.04.2023;

- Експертний висновок Київської торгово-промислової палати № К-415 від 04.05.2023. 20.04.2023.

З матеріалів справи також вбачається, що за зверненням ПрАТ «Карлсберг Україна» напоям безалкогольним енергетичним Battery, Battery FRSH, Battery MIX, Battery EXOTIC було присвоєно ідентифікаційні номери всесвітньої системи GS1: свідоцтво № 64-2507 від 20.04.2023, свідоцтво № 64-2505 від 20.04.2023, свідоцтво № 64-2499 від 20.04.2023, свідоцтво № 64-2501 від 20.04.2023, свідоцтво № 64-2503 від 20.04.2023.

Крім того, 02.05.2023 ПрАТ «Карлсберг Україна» було отримано сповіщення про відвантаження Listex з метою покращення роздрібного продажу енергетичних напоїв «BATTERY» у найбільших торгових мережах України, зокрема Велика Кишеня, АТБ Маркет, АШАН, МЕТРО, FOZZY, Сильпо, ФОРА, NOVUS, VARUS, ЕКО-МАРКЕТ, ТАВРИЯ, ЛотОК, Ультрамаркет, КОЛО магазин у дома, Thrash, ТОВ «РОСТ».

У травні 2023 року ПрАТ «Карлсберг Україна» здійснювало поставку енергетичних напоїв «BATTERY» на території України, а також експортувало продукцію до Молдови, що підтверджується товарно-транспортними накладними та рахунками-фактури.

Тож, відповідач-1 вказує, що з грудня 2022 року до лютого 2023 року ПрАТ «Карлсберг Україна», як майбутній ліцензіат та після 15 лютого 2023 року, як ліцензіат за договором, інвестувало значні кошти для масштабного виходу на український ринок енергетичних напоїв під торговельною маркою «+BATTERY» та розпочало використання торговельної марки «+BATTERY», в результаті чого продукція успішно реалізовується у торгових мережах, а торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 активно використовується в господарській діяльності.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

В свою чергу, позивач заперечує проти використання торговельної марки «+BATTERY», за свідоцтвом України № НОМЕР_1 у формі зареєстрованої торговельної марки та зазначає, що представлені відповідачем-1 приклади використання торговельної марки «Battery» відтворюють значно інший вигляд торговельної марки, ніж та, що охороняється за свідоцтвом № НОМЕР_1. Приклади містять металеві банки з напоями «Battery», «Battery EXOTIC», «Battery FRSH», «Battery MIX». При цьому, торговельна марка, що використовується на банці напою «+ Battery» ПрАТ «Карлсберг Україна» суттєво відрізняється від зареєстрованої «+ BATTERY» торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1, що є порушенням загального принципу використання зареєстрованої торговельної марки, який закріплений у пункті 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме: торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Позивач вважає, що торговельна марка «+Battery», не використана у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у вигляді такої, що відрізняється лише окремими елементами від зареєстрованої за свідоцтвом № НОМЕР_1, що підтверджується значними відмінностями, а саме:

- виконанням напису «Battery» вертикально, а не горизонтально;

- виконанням математичного символу «плюс» (графічного елемента) у значно стилізованому вигляді;

- виконанням напису «Battery», а також графічного елемента «плюс» у кольорі;

- відсутністю прямокутника, виконаного у чорному кольорі, на якому розташовані словесний та графічний елемент;

- відмінністю у взаємному розташуванні словесного елемента «Battery» та графічного елементу «плюс»;

- розташуванням словесного елементу «Battery» окремо від стилізованого символу «плюс», що в деяких проекціях пляшки дає підставу сприймати словесний елемент окремо і тим самим вводити в оману споживача щодо дійсного власника торговельної марки. Крім того, позначення на інших продуктах - «Battery EXOTIC», «Battery FRSH», «Battery MIX» додатково відрізняються від зареєстрованого кольоровою гамою та іншими словесними елементами.

Проте, як вбачається з матеріалів справи, на спростування вищезазначених тверджень позивача, Компанією Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) було подано до суду Висновок експерта № 259 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.02.2024, складений судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем на замовлення відповідача-1, відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків:

1. Комбіноване позначення у вигляді зображення символу «+» та напису «BATTERY», застосоване на упаковці (металевій банці, місткість 0,33 л) напою енергетичного «BATTERY» (виробник Sinebrychoff, Kerava, Finland, штрих-код 300) та упаковці (металевій банці, місткість 0,5 л) напою безалкогольного енергетичного сильногазованого «BATTERY» (виробник ПрАТ «Карлсберг Україна», Київ, Україна, штрих-код 072) має форму, що відрізняється від зареєстрованої за свідоцтвом України № НОМЕР_1 торговельної марки лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності цієї торговельної марки.

2. Комбіноване позначення у вигляді зображення символу «+» та напису «BATTERY», застосоване на білбордах та інформаційних стійках у метро, має форму, що відрізняється від зареєстрованої за свідоцтвом України № НОМЕР_1 торговельної марки лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності цієї торговельної марки.

В свою чергу, Компанія АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED) на спростування доводів відповідача-1 та на підтвердження того, що торговельна марка, що використовується на банці напою «+ Battery» ПрАТ «Карлсберг Україна» суттєво відрізняється від зареєстрованої «+ BATTERY» торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 надала висновок експерта № 002-ТТМ/24 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23.04.2024, складеноий судовим експертом Ткачук Тетяною Миколаївною, на замовлення позивача.

З висновку експерта № 002-ТТМ/24 вбачається, що на вирішення експерта було поставлено наступні питання:

1. Чи є застосування позначення «+ Battery» на території України на товарах виробництва Oy Sinebrychoff Ab; Sinebrychoffinaukio 1, FI- 04250 KERAVA, Finland та ПрАТ «Карлеберг Україна», а також у рекламі та будь-яким іншим способом, яке вбачається з матеріалів судової справи у провадженні Господарського суду м. Києва № 910/12260/23 тотожним із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1?

2. Чи є використання торговельної марки «+ Battery» на території України на товарах виробництва Oy Sinebrychoff Ab; Sinebrychoffinaukio 1, FI-04250 KERAVA, Finland та ПрАТ «Карлсберг Україна», а також у рекламі та будь-яким іншим способом, яке вбачається з матеріалів судової справи у провадженні Господарського суду м. Києва № 910/12260/23 у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1?

У висновку № 002-ТТМ/24 експерт Ткачук Т.М. дійшла наступних висновків:

1. Застосування позначення «+ Battery» на території України на товарах виробництва Oy Sinebrychoff Ab; Sinebrychoffinaukio 1, F1-04250 KERAVA, Finland та ПрАТ «Карлеберг Україна», а також у рекламі та будь-яким іншим способом, яке вбачається з матеріалів судової справи у провадженні Господарського суду м. Києва № 910/12260/23 не є тотожним із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1, оскільки відрізняється елементами, а саме: різним розташуванням словесного елементу на товарі, напис виконаний вертикально; відрізняються кольоровим вирішенням; відсутністю зображення прямокутника, в центрі якого міститься напис і графічний елемент «+»; графічний елемент «+» по відношенню до словесного - «Battery» виконано у значно збільшеному вигляді; іншим чином зображено графічний елемент «+», а саме у вигляді: стилізованого зображення поєднання геометричних фігур, що утворюють плюс або хрест, нижня частина якого складається з двох прямокутників різної товщини.

2. Дослідження за поставленим 2 питанням не може бути проведено, оскільки воно є правовим та виходить за межі компетенції експертів у сфері інтелектуальної власності відповідно до наданих роз`яснень.

Згідно ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Оцінюючи висновок експерта № 259 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.02.2024 та висновок експерта № 002-ТТМ/24 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23.04.2024, суд зазначає, що зазначені висновки складені кваліфікованими атестованими судовими експертами Жилою Богданом Володимировичем та Ткачук Тетяною Миколаївною.

Крім того, у висновках зазначено, що експерти обізнані про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до ст. 384 Кримінального кодексу України.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням.

У частині 2 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України визначено, що експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати.

Як вбачається з висновку експерта № 002-ТТМ/24 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23.04.2024, складеного судовим експертом Ткачук Т.М. на замовлення позивача, для дослідження експертом отримані матеріали в електронному вигляді, а саме: відомості судової справи № 910/12260/23, що містяться у провадженні Господарського суду міста Києва.

Проте, суд зазначає, що в порушення норм ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, судовим експертом не зазначено які саме електронні матеріали справи № 910/12260/23 експерт використав під час складання висновку, враховуючи що вступна частина висновку не містить докладного переліку, в свою чергу, судова справа № 910/12260/23 сформована в паперовому вигляді та складається з 6 томів.

Відповідно до частин 1 та 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Також, одним із принципів господарського судочинства є принцип диспозитивності, який відповідно до статті 14 Господарського процесуального кодексу України полягає в тому, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Принцип змагальності не створює для суду обов`язок вважати доведеною та встановленою кожну обставину, про яку стверджує сторона. Відповідну обставину треба доказувати так, щоби реалізувати стандарт більшої переконливості, за яким висновок про існування певного факту з урахуванням досліджених доказів видається вірогіднішим, аніж протилежний (такий висновок наведено у постановах Великої Палати Верховного Суду від 18.03.2020 у справі № 129/1033/13-ц, від 16.11.2021 у справі № 904/2104/19, від 14.12.2022 у справі № 477/2330/18, Верховного Суду від 23.10.2019 у справі № 917/1307/18).

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи. Важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування - спеціальні правила, якими суд має керуватися при вирішення справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та обґрунтованою (такі висновки наведено у постанові Верховного Суду від 22.04.2021 у справі № 904/1017/20).

Так, відповідно до статті 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять у предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

17.10.2019 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 №132-IX, яким внесено зміни до ГПК України, зокрема змінено назву статті 79 ГПК з «Достатність доказів» на нову «Вірогідність доказів», викладено її у новій редакції, та фактично впроваджено в господарський процес новий стандарт доказування «вірогідності доказів».

За статтею 79 Господарського процесуального кодексу України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Щодо стандартів доказування, передбачених процесуальним законом, Верховний Суд неодноразово зазначав, що покладений на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність передбачає, що висновки суду можуть будуватися на умовиводах про те, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

Кожна із сторін судового спору самостійно визначає докази, які, на її думку, належним чином підтверджують або спростовують заявлені позовні вимоги. Суд з дотриманням вимог щодо всебічного, повного, об`єктивного та безпосереднього дослідження наявних у справі доказів визначає певну сукупність доказів, з урахуванням їх вірогідності та взаємного зв`язку, які, за його внутрішнім переконанням, дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, що входять до предмета доказування. Сторона судового спору, яка не погоджується з доводами опонента, має їх спростовувати шляхом подання відповідних доказів, наведення аргументів, надання пояснень тощо. Інакше принцип змагальності, задекларований у статті 13 ГПК України, втрачає сенс (такі висновки наведено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 21.06.2023 у справі № 916/3027/21).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (стаття 86 ГПК України).

За таких обставин висновок експерта № 002-ТТМ/24 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23.04.2024, складений експертом Ткачук Тетяною Миколаївною на замовлення позивача не приймається судом до розгляду як належний та допустимий доказ на підтвердження того, що торговельна марка, що використовується на банці напою «+ Battery» ПрАТ «Карлсберг Україна» суттєво відрізняється від зареєстрованої «+ BATTERY» торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1.

Інших доказів на підтвердження вищевказаних тверджень позивачем не надано.

В той же час, висновок експерта № 259 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.02.2024 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, суд зазначає, що ПрАТ «Карлсберг Україна» є особою, яка здійснює фактичне використання торговельної марки, за оскаржуваним свідоцтвом № НОМЕР_1 у своїй господарській діяльності шляхом, зокрема розробки дизайну продукції, проведення рекламної кампанії енергетичних продуктів та безпосередній продаж енергетичних напоїв «+ BATTERY». При цьому, як вбачається з матеріалів справи, підготовка до виробництва напоїв з використанням торговельної марки була розпочата ще з грудня 2022.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

На підтвердження факту використання знака, власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у пункті статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо) (висновок Касаційного господарського суду у складі колегії суддів Верховного суду у постанові від 01.02.2022р. у справі №910/10935/20).

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою..

Абзацом 1 п. 4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва.

Абзацом 6 п.4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання..

Суд зазначає, що оскільки ПрАТ «Карлсберг Україна» було розпочато підготовку до використання торговельної марки раніше, ніж за три місяці до подання відповідного позову до суду позивачем, то торговельна марка, за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є такою, що використовується на території України, а тому відсутні правові підстави для достроковово припинення дії свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 10.03.2010 року щодо товарів 32 класу МКТП.

Що стосується позовних вимог про зобов`язання Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно дострокового припинення дії свідоцтв України НОМЕР_1 від 10.03.2010 року для товарів 32 класу МКТП, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", то вони також задоволенню не підлягають, оскільки є похідними від основної вимоги, у задоволенні якої судом відмовлено.

Відповідно до статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги Компанії АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED) до Компанії Оя Сінебрюхофф Аб (Oy Sinebrychoff Ab) та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 - Приватне акціонерне товариство «Карлсберг Україна» про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України не підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 09.09.2024

Суддя С. О. Щербаков