ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2024 р. Справа№ 910/14863/22

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Поліщука В.Ю.

суддів: Пантелієнка В.О.

Доманської М.Л.

секретар судового засідання Новик В.М.,

розглянувши апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED),

на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року,

у справі № 910/14863/22 (суддя Мандриченко О.В.),

за первісним позовом ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED),

до відповідачів:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.),

2. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дистреко»,

про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки та зобов`язання вчинити дії,

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.)

до відповідачів:

1. ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED),

2. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дистреко»,

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії,

за участю представників сторін:

від ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) - Падох О.І.,

від ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.) - Сопільняк О.Ю.,

від Державної організації «УКРНОІВІ» - Гладюк О.О.,

від ТзОВ «Дистреко» - Коваль А.М.,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 у справі № 910/14863/22 в задоволенні первісного позову відмовлено повністю, зустрічний позов задоволено повністю, визнано недійсним Свідоцтво України НОМЕР_2 від 25.11.2008 року на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) (Фемістоклі Дерві 48, Сентеніал Білдінг,офіс 303, м.Нікосія, 1066, Республіка Кіпр), зобов`язано Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання недійсним повністю Свідоцтва України НОМЕР_2 від 25.11.2008 року та здійснити публікацію в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність", скасовано заходи забезпечення позову, стягнуто з ДЕСОККО ЛІМІТЕД судові витрати у справі.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі №910/14863/22 та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги по первісному позову в повному обсязі, прийняти нове рішення у справі № 910/14863/22, яким відмовити у задоволенні позовних вимог по зустрічному позову в повному обсязі.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.04.2024 року, апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) передано колегії суддів у складі: головуючий суддя Поліщук В.Ю., судді Пантелієнко В.О., Доманська М.Л.

25.04.2024 року до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 910/12523/18 у 10-ти томах та 1 том матеріалів оскарження ухвали Господарського суду м. Києва від 05.01.2023 року.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.04.2024 прийнято апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі №910/14863/22 року до провадження. Розгляд апеляційної скарги призначено на 21.05.2024 року. ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" та Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу до 16 травня 2024 року. ТзОВ "Дистреко" запропоновано надати письмові пояснення на апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) у строк до 16 травня 2024 року. Встановлено учасникам справи строк для подачі всіх заяв, клопотань, пояснень, заперечень в письмовій формі із доказами надсилання (надання) копій таких заяв та доданих до них доказів протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали, але не пізніше 20.05.2024 року.

Поряд з цим, не погоджуючись із рішенням Господарського суду міста Києва від 06.03.2024 року у справі №910/14968/22 (910/15368/23), СП "Вітмарк-Україна" в формі ТзОВ звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати повністю рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі №910/14968/22, прийняти нове судове рішення, яким задовольнити вимоги ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) за первісним позовом, а саме: - визнати недійсною міжнародну реєстрацію торгової марки НОМЕР_3 від 05.01.2007 року, права на яку належать ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" повністю; зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсною міжнародної реєстрації торгової марки НОМЕР_3 від 05.01.2007 року на території України повністю, та повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки НОМЕР_3 від 05.01.2007 року на території України повністю, у задоволенні позовних вимог ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" за зустрічним позовом про визнання недійсним повністю Свідоцтва України НОМЕР_2 від 25.11.2008 року на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) та зобов`язання вчинити дії - відмовити повністю.

Водночас, апеляційна скарга (п.п.1-2 прохальної частини) містить клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі № 910/14968/22 обґрунтоване тим, що 19.04.2024 року СП Вітмарк-Україна в формі ТзОВ, отримано електронний лист від компанії ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), в якому остання повідомила про оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року, при цьому скаржник зазначає, що не був стороною чи учасником справи, не отримував копії повного тексту оскаржуваного рішення.

Згідно з витягом з Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.05.2024 року, апеляційну скаргу (від 10.05.2024 року вх.№09.1-04.1/3522/24) СП "Вітмарк-Україна" в формі ТзОВ передано колегії суддів у складі: головуючий суддя Поліщук В.Ю. (суддя-доповідач), судді: Доманська М.Л., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2024 року у цій справі, апеляційну скаргу СП "Вітмарк-Україна" в формі ТзОВ, залишено без руху у зв`язку з відсутністю доказів надсилання одному з учасників справи копії апеляційної скарги і доданих до неї документів.

СП "Вітмарк-Україна" в формі ТзОВ на виконання вимог вказаної ухвали Північного апеляційного господарського суду було подано Заяву про усунення недоліків апеляційної скарги СП "Вітмарк-Україна" в формі ТзОВ та докази направлення апеляційної скарги від 09.05.2024 року на адресу представника ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (оригінал опису вкладень у цінний лист та поштових квитанцій).

13.05.2024 року від представника ТзОВ "Дистреко" адвоката Коваль А.М. до Північного апеляційного господарського суду надійшли Заперечення проти відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою СП "Вітмарк-Україна" в формі ТзОВ на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року.

13.05.2024 року від представника ТзОВ "Орхей-Віт" адвоката Сопільняк В.Ю. до Північного апеляційного господарського суду надійшли Заперечення проти відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою СП "Вітмарк-Україна" в формі ТзОВ на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року.

Вказані заперечення ТзОВ "Дистреко" та ТзОВ "Орхей-Віт" обґрунтовані обізнаністю СП "Вітмарк-Україна" в формі ТзОВ з фактом судового провадження у цій справі, відсутністю будь-яких згадок у тексті спірного рішення СП "Вітмарк-Україна" в формі ТзОВ.

13.05.2024 року до апеляційного господарського суду від представника УКРНОІВІ надійшов Відзив на апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД, відповідно до якого предсиавник УКРНОІВІ просить суд апеляційної інстанції рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 у справі № 910/14863/22, в частині відмови в задоволенні первісного позову про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки НОМЕР_3 та зобов`язання вчинити дії, залишити без змін, а апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД/DESOKKO LIMITED про скасування рішення Господарського суду міста Києва у вказаній частині та ухвалення нового рішення про задоволення позовних вимог по первісному позову в повному обсязі - без задоволення. Водночас, УКРНОІВІ просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі № 910/14863/22, в частині задоволення зустрічного позову про визнання недійсним Свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_1 та зобов`язання вчинити дії, апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД/DESOKKO LIMITED про скасування рішення Господарського суду міста Києва у вказаній частині задовольнити - прийняти нове рішення у справі № 910/14863/22, яким відмовити в задоволенні позовних вимог по зустрічному позову в повному обсязі.

15.05.2024 року до апеляційного господарського суду від представника ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.) надійшов Відзив на апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), відповідно до якого представник ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.) просить суд апеляційної інстанції залишити без задоволення апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), а рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі № 910/14863/22 - без змін.

15.05.2024 року від представника третьої особи надійшов відзив на апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), відповідно до якого представник третьої особи просить суд апеляційної інстанції залишити без задоволення апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), а рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі № 910/14863/22 - без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.06.2024 року поновлено СП Вітмарк-Україна в формі ТзОВ строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року справі №910/14968/22; прийнято апеляційну скаргу СП Вітмарк-Україна в формі ТзОВ на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі №910/14863/22 до провадження; залучено СП Вітмарк-Україна в формі ТзОВ до участі у справі №910/14863/22 (апеляційне провадження відкрито за апеляційною скаргою ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED); розгляд апеляційної скарги СП Вітмарк-Україна в формі ТзОВ здійснювати в межах судового провадження відкритого за апеляційною скаргою ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED).

14.06.2024 року до Північного апеляційного господарського суду надійшов Відзив ТзОВ «Дистреко» на апеляційну скаргу СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ, який водночас містить заяву про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ (п. 1 прохальної частини Відзиву).

14.06.2024 року до Північного апеляційного господарського суду надійшов Відзив ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.) на апеляційну скаргу СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ, який водночас містить заяву про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ (п. 1 прохальної частини Відзиву).

17.06.2024 року до Північного апеляційного господарського суду надійшов Відзив Державної організації «УКРНОІВІ» на апеляційну скаргу СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ, яким заявник просить закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою

СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ.

18.06.2024 року до Північного апеляційного господарського суду надійшов Відзив ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) на апеляційну скаргу СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ, в якому: ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) погоджується, що СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ є особою, яка наділена правом апеляційного оскарження у цій справі, у відповідності до ст. 254 ГПК України; ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) зазначає, що доводи апеляційної скарги СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ, повністю співпадають із доводами апеляційної скарги ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED).

18.06.2024 року до Північного апеляційного господарського суду надійшли Додаткові пояснення СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ до апеляційної скарги.

В судове засідання 18.06.2024 року з`явились представники ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ, ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.), ТзОВ «Дистреко», Державної організації «УКРНОІВІ».

Представник СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ просив, зокрема, залучити підприємство до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо педмета спору на стороні позивача за первісним позовом (відповідача-1 за зустрічним позовом), посилаючись на доводи, наведені в апеляційній скарзі СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ.

Представники ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.), ТзОВ «Дистреко», Державної організації «УКРНОІВІ» в судовому засіданні просили закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ, посилаючись на доводи, наведені у Відзивах від 14.06.2024 року та 17.06.2024 року.

Заслухавши доводи ДЕСОККО ЛІМІТЕД щодо поданої апеляційної скарги та доводи інших учасників судового засідання, колегія суддів апеляційного господарського суду оголосила у судовому засіданні перерву до 24.06.2024 року.

У судове засідання з`явились 24.06.2024 представники ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ, ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.), ТзОВ «Дистреко», Державної організації «УКРНОІВІ».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2024 року: клопотання Державної організації «УКРНОІВІ», наведене у Відзиві на апеляційну скаргу СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ від 17.06.2024 року про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ задоволено; Клопотання ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.), наведене у Відзиві на апеляційну скаргу СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ від 14.06.2024 року про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ задоволено; Клопотання ТзОВ «Дистреко», наведене у Відзиві на апеляційну скаргу СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ від 14.06.2024 року про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ задоволено. Апеляційне провадження за апеляційною скаргою СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі № 910/14863/22 закрито з підстав, визначених ч. 1 ст. 264 ГПК України. Клопотання СП «Вітмарк-Україна» в формі ТзОВ, наведене в п. 1,2 резолютивної частини Додаткових пояснень у справі від 17.06.2024 року, про приєднання доказів у справі залишено без розгляду.

Представник скаржника ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) під час апеляційного провадження підтримала апеляційну скаргу, просила господарський суд апеляційної інстанції задовольнити апеляційну скаргу, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 30 січня 2024 року у справі № 910/14863/22. Прийняти нове судове рішення у справі № 910/14863/22, яким задовольнити первісний позов та відмовити в задоволенні зустрічного позову.

Представники ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (ORHEI-VIT S.R.L.) та ТзОВ «Дистреко» просили суд апеляційної інстанції відмовити у задоволенні апеляційної скарги, оскаржуване судове рішення залишити без змін, обґрунтовуючи це доводами наведеними у Відзивах на апеляційну скаргу.

Представник УКРНОІВІ просила суд апеляційної інстанції залишити без задоволення апеляційну скаргу в частині оскарження рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні первісних позовних вимог, в цій частині рішення залишити без змін, водночас, підтримала вимоги апеляційної скарги про скасування рішення Господарського суду міста Києва в частині зустрічного позову та ухвалення нового рішення про відмову у задоволенні зустрічного позову, посилаючись при цьому на обставини що наведені у Відзиві на апеляційну скаргу.

Згідно із ч. 1 ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Апеляційна скарга мотивована порушенням господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. Скаржник, зокрема, зазначає, що рішення місцевого господарського суду щодо первісного позову є незаконним та необґрунтованим, оскільки суд здійснив невиправдане втручання в методи проведення експертизи та проявив надмірний формалізм в оцінці Висновку експерта № 188-02/23, визнав встановленими обставини щодо правомірності транслітерації оспорюваної ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2" без дослідження таких обставин та належної аргументації дій експерта з посиланням на чинне законодавство України. При цьому, скаржник вказує на порушення господарським судом першої інстанції принципу рівності сторін, щопризвело до прийняття судового рішення на підставі неналежних та недопустимих доказів.

Водночас, апелянт вказує, що спірне рішення суду щодо зустрічного позову є незаконним та необґрунтованим, оскільки місцевий господарський суд прийняв рішення на підставі неналежних доказів, не з`ясував обставин, що стосуються права ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» на звернення до суду та обставин щодо застосування строків позовної давності, та проявив надмірний формалізм в оцінці Висновку експерта № 02-11/2023.

По переконанню скаржника, Висновок експертів № G-002-CIB/23 є недопустимим доказом, оскільки, у вступній частині Висновку експертів не вказані ні спосіб доставки об`єктів дослідження експертній установі, ні вид упаковки таких об`єктів, не вказана кількість аркушів.

Крім цього, апелянт вказує, що при задоволенні вимог ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" та ТзОВ "Дистреко" щодо компенсації судових витрат, пов`язаних із розглядом справи, місцевий господарський суд компенсував витрати, пов`язані із залученням експертів попри те, що відповідні висновки експертів є неналежними та недопустимими доказами. Крім того, сума стягнутих з скаржника витрат на правову допомогу є не доведеною та не обгрунтованою.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши докази у справі, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування господарським судом першої інстанції норм чинного законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) слід залишити без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі № 910/14863/22 слід залишити без змін, з огляду на наступне.

ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом, в якому просило суд:

- визнати недійсною міжнародну реєстрацію торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року, права на яку належать ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) повністю;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року на території України повністю, та повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року на території України повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 року заяву Десокко лімітед про вжиття заходів забезпечення позову задоволено, до набрання рішенням законної сили у справі № 910/14739/21 вжито заходи забезпечення позову, а саме:

- заборонено ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) (Стр. Ундустріала, № 40 MID-2037, м. Кишинів, Республіка Молдова, ідентифікаційний код 176) повністю або частково відчужувати права щодо торговельної марки за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3 від 05.01.2007 року, а також надавати ліцензії на використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року будь-яким особам, а також відмовлятись від прав на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 повністю або частково;

- заборонено Національному органу інтелектуальної власності (НОІВ), функції якого виконує Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1, ідентифікаційний код 44673629) здійснювати будь-які реєстраційні дії, пов`язані з використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.01.2023 року відкрито провадження у справі № 910/14863/22 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2023 року у справі № 910/14863/22 апеляційну скаргу ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) задоволено частково, ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 року у справі №910/14863/22 в частині заборони ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) надавати ліцензії на використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року будь-яким особам скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення, яким у задоволенні заяви ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) про забезпечення позову в частині заборони ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) надавати ліцензії на використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року будь-яким особам відмовлено. В іншій частині ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 року у справі №910/14863/22 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2023 року, зокрема, залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 1, ТзОВ "Дистреко" та відкладено підготовче засідання до 13.06.2023 року.

11.09.2023 року до господарського суду від ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) надійшла зустрічна позовна заява, в якій заявник просив суд:

- визнати недійсним повністю Свідоцтво України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED);

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання недійсним повністю Свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2023 року вирішено: визнати поважними причини пропуску строку на подання зустрічного позову ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) та поновити строк на подання зустрічного позову; прийняти зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ОРХЕЙ-ВІТ (ORHEI-VIT S.R.L.) до розгляду та об`єднати в одне провадження з первісним позовом у справі № 910/14863/22 за правилами загального позовного провадження; розгляд зустрічного позову призначити разом з первісним у підготовчому засіданні 17.10.2023 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2023 року заяву ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) про вжиття заходів забезпечення зустрічного позову задоволено повністю, до набрання рішенням законної сили у справі № 910/14863/22 вжито заходи забезпечення зустрічного позову, а саме:

- заборонено ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) (Фемістоклі Дерві 48, Сентеніал Білдінг, офіс 303. м. Нікосія, 1066, Кіпр) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25 11 2008 року стосовно заявлених товарів 29, 32 класів МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг;

- заборонено Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1, ідентифікаційний код 44673629) вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року стосовно заявлених товарів 29, 32 класів МКТП або ж відмови від зазначеного Свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/14863/22 до судового розгляду по суті.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.03.2024 року у справі №910/14968/22 (910/15368/23) в задоволенні первісного позову відмовлено повністю, зустрічний позов задоволено повністю, визнано недійсним Свідоцтво України НОМЕР_2 від 25.11.2008 року на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), зобов`язано Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання недійсним повністю Свідоцтва України НОМЕР_2 від 25.11.2008 року та здійснити публікацію в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність", скасовано заходи забезпечення позову, стягнуто з ДЕСОККО ЛІМІТЕД судові витрати у справі.

Колегія суддів апеляційного господарського суду з вказаним висновком суду першої інстанції погоджується, враховуючи наступне.

ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) (далі також - позивач за первісним позовом, відповідач 1 за зустрічним позовом) є власником Свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Вказана реєстрація діє на території України з дати подання заявки, а саме з 15.12.2006 року.

Торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" зареєстрована для наступних товарів 29, 32 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП):

- клас 29: законсервовані, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; молоко та молочні продукти; боби законсервовані; бульйони; складники для готування бульйонів; бульйонні концентрати; варення; вершки збиті; вершки молочні; горох законсервований; джеми; заморожені фрукти, ягоди та овочі; зацукровані фрукти, ягоди і горіхи; кисломолочні продукти; кефір; йогурт; молоко; молочні напої з перевагою молока; молоко згущене; молочні і сирні десерти; ряжанка; сири; сири тверді; сирки глазуровані шоколадом; сирні палички; молочний крем з какао та горіхами; конфітюр; м`якуш фруктовий; м`ясні консерви; м`ясо законсервоване; овочеві консерви; овочеві салати; овочеві соки для куховарення; овочеві супи; овочі законсервовані; овочі скуховарені; оливки законсервовані; повидла; мармелад; масло; масло арахісове; масло шоколадне; масляний крем; поглазуровані цукром фрукти; подрібнені овочі в маринаді; риба законсервована; рибні консерви; рибні харчові продукти; соєве молоко (замінник молока); соєві боби законсервовані харчові; супи; суміші для готування супів; томатна паста; томатний сік для куховарення; фрукти законсервовані; фрукти зацукровані; фрукти, законсервовані спиртом; фруктова цедра; фініки; фісташки; фруктові желе, ягідно-фруктові, овочево-ягідні желе; фруктові закуски; фруктові компоти, узвари; фруктові консерви; фруктові салати; цибуля законсервована; яблучні пюре; пюре овочеве, фруктове та овочево-фруктове;

- клас 32: мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові напої; вода зельтерська; води (напої); води столові; газовані води; квас (безалкогольні напої); коктейлі неалкогольні; лимонади; мигдалеве молоко (напій); мінеральні води (напої); напої з молочної сироватки; нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки (напої); содова вода; соки фруктові; томатний сік (напій).

В свою чергу, ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) (далі також - відповідач 1 за первісним позовом, позивач за зустрічним позовом) є власником прав на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року для позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", зареєстрованим для товарів 29, 32 класів МКТП:

- клас 29: консервовані фрукти та овочі;

- клас 32: фруктові напої та фруктові і овочеві соки, безалкогольні напої з вмістом фруктів, нектари, натуральні фруктові соки без добавок, яблучні соки, виноградні соки, апельсинові соки, ананасові соки, грейпфрутові соки, вишневі соки, сливові соки, персикові соки, абрикосові соки, яблучно-смородинові соки, яблучно-вишневі соки, мультифруктові соки, овочеві соки, томатні соки, морквяні соки, яблучно-морквяні соки.

Водночас, позивач за первісним позовом вказував, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", зареєстрований за ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3 від 05.01.2007 року є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим за ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, стосовно наведених у свідоцтві товарів 29, 32 класу МКТП.

Також позивач за первісним позовом вказує, що публікація Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі також - відповідач 2 за первісним позовом, відповідач 2 за зустрічним позовом, УКРНОІВІ) в офіційному бюлетені "Промислова власність" та повідомлення Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності є реєстраційними діями щодо майнових прав, які необхідні для приведення у відповідність відомостей з Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності з фактичним статусом міжнародної реєстрації на торговельну марку відповідача 1 за первісним позовом та для повноцінного захисту прав та інтересів ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), оскільки саме УКРНОІВІ є єдиним суб`єктом, який має такі повноваження та, при цьому, позивач за первісним позовом не має можливості здійснити захист своїх порушених прав у позасудовому порядку.

Відповідач 1 за первісним позовом, заперечуючи проти задоволення позовних вимог ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), вказував, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року відповідає умовам надання правової охорони з огляду на те, що УКРНОІВІ проведені усі необхідні процедури у повній відповідності до чинного законодавства України щодо встановлення повної відповідності позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" усім вимогам надання правової охорони та територіального поширення дії міжнародної реєстрації на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_2" на території України.

Крім того, на думку відповідача 1 за первісним позовом, ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) пропущено строк позовної давності на звернення до суду з вказаними позовними вимогами.

В свою чергу відповідач 2 за первісним позовом, заперечуючи проти задоволення позовних вимог ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), вказував, що позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони та за результатом проведення кваліфікаційної експертизи торговельної марки за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року було встановлено, що вона відповідає умовам надання правової охорони і надано таку охорону в повному обсязі на території України, де така міжнародна реєстрація діє з 05.01.2007 року.

Крім того УКРНОІВІ вказує, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року не є схожою із торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати та вказує, що під час встановлення схожості позначення (що порівнюються) мають розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи, при цьому, за твердженнями відповідача 2 за первісним позовом, головним є перше зорове сприйняття оскаржуваних позначень, оскільки саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення.

ТзОВ "Дистреко" (далі - третя особа) надаючи пояснення по суті спору, вказує, що рішення Державної служби інтелектуальної власності України про територіальне поширення міжнародної реєстрації оспорюваної торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" на територію України, прийнято за результатами детальної експертизи позначення, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому дію відповідної міжнародної реєстрації було належним та законим чином поширено на територію України.

Водночас, третя особа вважає, що позовні вимоги є абсолютно безпідставними, недоведеними та необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню судом, оскільки базуються на порівнянні виключно словесних елементів торговельних марок.

При цьому, третя особа вказує, що має обґрунтоване припущення щодо того, що позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" є загальновживаним, зокрема, для соків та сокової продукції, а тому не може саме по собі визначати схожість порівнюваних позначень.

В свою чергу, ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) у зустрічному позові вказував на те, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року не відповідає встановленим чинним законодавством України умовам надання правової охорони, а саме: 1) складається лише з позначень, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, свідчать про якість, склад, властивості товарів і послуг; 2) вводить в оману щодо товарів чи послуг, зокрема, щодо їх властивості та якості та 3) не має розрізняльної здатності та не набула такої внаслідок її використання.

Відповідач 1 за зустрічним позовом, заперечуючи проти позовних вимог за зустрічним позовом, вказує на неналежність доказів, які в тому числі використовувалися при складенні висновків експертів, на відсутність описовості та оманливості торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1", а також на те, що вказана торговельна марка мала розрізняльну здатність та не втратила таку станом на дату подання заявки на її реєстрацію 15.12.2006 року.

Водночас, відповідач 1 за зустрічним позовом просив застосувати наслідки спливу строку позовної давності за зустрічним позовом.

Відповідач 2 за зустрічним позовом, заперечуючи проти вказаних позовних вимог, вказує, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" відповідала умовам надання правової охорони, оскільки, при проведенні кваліфікаційної експертизи, вказане позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, а усі твердження позивача за зустрічним позовом є необгрунтованими.

Приписами ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст.154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного Кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним, відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується Свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

В силу вимог ст. 499 ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року, яка набула чинності для України 25.12.1991 року, з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 року № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова №3771) визначає, що свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки (пункт 3).

Як встановлено ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції від 25.06.2003 року, що діяла на дату подання заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року (05.01.2007 року) та на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 (15.12.2006), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

За приписами ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції від 25.06.2003 року), обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується Свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції від 25.06.2003 року), не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції від 25.06.2003 року), свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються

такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

За змістом ст. 492 ЦК України, торгівельна марка фактично носить вирізняльну функцію, тобто індивідуалізує виробника товарів і послуг з поміж інших осіб, які виробляють такі самі або споріднені товари (послуги), а сприйняття знаку на товари і послуги пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг.

Колегія суддів господарського апеляційного суду відзначає, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (Постанова Верховного Суду від 13.08.2019 року у справі № 910/6920/17, аналогічна правова позиція міститься у Постанові Верховного Суду від 06.02.2020 року № 910/2503/18).

Північний апеляційний господарський суд вказує, що за змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

В силу положень статті 73 ГПК України, висновок експерта є одним із засобів доказування.

Як визначено ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що висновок експерта, у розумінні положень процесуального законодавства, є рівноцінним засобом доказування у справі поряд з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його як доказу здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України. Така правова позиція наведена у постановах Верховного Суду від 12.02.2020 року у справі № 910/21067/17, від 15.06.2021 року у справі № 916/2479/17, від 04.04.2023 року у справі № 908/807/18 та від 16.04.2024 року у cправі №916/913/23.

У Постанові від 15.06.2021 року у справі № 916/2479/17 Верховний Суд наголосив, що: "… дослідження висновку експерта - це процесуальна дія, спрямована на одержання з висновку експерта відомостей про факти судом і доведення їх до сприйняття учасників процесу. Суд зобов`язаний особисто сприйняти наданий йому висновок експерта з метою його правильної оцінки при винесенні рішення. Досліджуючи висновок експерта, суд повинен перевірити дотримання прав осіб, які беруть участь у справі, під час призначення та проведення експертизи, а також чи було їм надано можливість ознайомитися з висновком експертизи.

При перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з`ясувати: чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатність поданих експертові об`єктів дослідження; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Згідно зі статтею 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні".

У контексті доводів апеляційної скарги, господарський суд апеляційної інстанції зазначає, що суд першої інстанції, вирішуючи спір у цій справі, дослідив обставини справи та в межах визначених процесуальним законом повноважень щодо оцінки наявних у матеріалах справи доказів надав вірну оцінку наявним у матеріалах справи висновків експертиз та наведених у них тверджень разом із іншими доказами наявними у матеріалах справи за правилами, встановленими статтею 86 ГПК України.

При цьому, господарський суд першої інстанції вірно акцентував, що за змістом статті 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Так, у матеріалах справи містяться Висновок експерта № 188-02/23 від 23.02.2023 року, складений судовим експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, та Висновок експертів № G-002-CIB/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.08.2023 року, складеного судовими експертами Стародубовим І.В. та Ткачук Т. М .

За результатами проведеної експертизи щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг, експертом у Висновку експерта № 188-02/23 було встановлено, що:

- позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", зареєстроване як знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1", за Свідоцтвом № НОМЕР_1 , раніше заявленим на реєстрацію ДЕСОККО ЛІМІТЕД, для таких самих або споріднених з ними товарів 29 та 32 класів МКТП;

- позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 є схожим із зареєстрованою торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом № НОМЕР_1 , стосовно наведених у свідоцтві товарів 29 та 32 класів МКТП, настільки, що внаслідок його використання, ці позначення можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" із торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Однак, у Висновку експертів № G-002-CIB/23 від 30.08.2023 року міститься, зокрема: торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05 січня 2007 року не є схожою настільки, що її можна сплутати із раніше заявленою на реєстрацію торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року для таких самих або споріднених з ними товарів 29 та 32 класів МКТП.

Оцінюючи Висновок експертів № G-002-CIB/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.08.2023 року, який складений судовими експертами Стародубовим І.В. та Ткачук Т. М. , господарський суд першої інстанції вірно зауважив, що зазначений Висновок містить відповідь на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У цьому Висновку зазначено, що, відповідно до вимог ч. 5 ст. 101 ГПК України, експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що Висновок експерта підготовлений для подання до суду.

Висновок експертів № G-002-CIB/23 від 30.08.2023 року, за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для подання до Господарського суду міста Києва на замовлення третьої особи у справі № 910/14863/22, ТзОВ "Дистреко", згідно з Договором № Е-08/23 від 22.06.2023 року, складений кваліфікованими атестованими судовими експертами Стародубовим І.В. та Ткачук Т. М. , дослідження було проведено особисто експертами Стародубовим І.В. та Ткачук Т. М. , за адресою: вул. Грушевського, 28/2, н.п. 43, м. Київ, 01021 , без присутності інших осіб протягом періоду часу з 23.06.2023 року по 30.08.2023 року.

При цьому, як вірно вказав господарський суд першої інстанції, Стародубов І.В. має науковий ступінь кандидата юридичних наук, вищу технічну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), юридичну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" та 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 1798 від 24 червня 2016 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 09 червня 2022 року, подовжене у відповідності до наказу Міністерства юстиції України від 14.03.2022 року № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану" (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2022 року № 326/37662), до закінчення військового стану). Стаж експертної роботи з 04 квітня 2006 року. Робота у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

В свою чергу Ткачук Т. М. має вищу філологічну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст) та спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 1909 від 15 грудня 2017 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 25 травня 2024 року). Стаж експертної роботи з 02 жовтня 2007 року. Робота у сфері інтелектуальної власності з 2006 року.

Колегія суддів погоджується з висновком господарського суду першої інстанції, що Висновок експертів № G-002-CIB/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.08.2023 року відповідає наведеним вимогам і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним обставинам справи.

Таким чином, вказаний Висновок експертів № G-002-CIB/23, за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.08.2023 року вірно прийнято судом першої інстанції в якості належного та допустимого доказу

Як вірно встановив суд першої інстанції, Висновок експерта № 188-02/23 від 23.02.2023 року, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений на замовлення ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), на підставі Договору №221 від 10.01.2023 року та заяви про проведення експертизи від 26.12.2022, складений кваліфікованими атестованими судовим експертом Соповою К.А., яка має вищу юридичну освіту (освітній рівень "спеціаліст"), спеціальну вищу освіту з інтелектуальної власності (освітній рівень "спеціаліст"), науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань досліджень об`єктів інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (Свідоцтво про присвоєння кваліфікації (підтвердження кваліфікації) судового експерта № 10-22 від 20.01.2022 року, дійсне до 20.01.2025 року). Стаж експертної роботи з 2003 року. Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року. Дослідження проведено в період з 10 січня по 23 лютого 2023 року. При дослідженні були присутні виключно судовий експерт Сопова К.А.

Дослідивши зміст Висновоку експерта № 188-02/23 від 23.02.2023 року, суд першої інстанції погодився із доводами відповідача 2 за первісним позовом та третьої особи про те, що під час проведення дослідження експертом порівнювалися лише словесні елементи "ІНФОРМАЦІЯ_2" позначення за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 та "ІНФОРМАЦІЯ_1" позначення за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року. Сам Висновок містить прогалини та суперечності, а відтак, господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що вказаний Висновок експерта не відповідає вимогам всебічності, повноти, об`єктивності і ґрунтовності та, як наслідок, викликає сумніви у його правильності.

Водночас, господарським судом першої інстанції зазначено, що Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, (затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, у редакції Наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5) (далі - Інструкція № 53/5), визначає правові засади призначення судових експертиз та експертних досліджень судовими експертами державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованими судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, організації проведення експертиз, оформлення їх результатів, обов`язки, права та відповідальність експертів.

Пунктом 5.5 Інструкції № 53/5 визначено орієнтовний перелік питань експертизи об`єктів інтелектуальної власності, зокрема, щодо такої підстави для визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку як схожість до ступеню сплутування (із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг) Інструкція включає наступне питання: Чи є знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати?

На переконання колегії суддів апеляційної інстанції, суд першої інстанції вірно встановив, що на таке питання відповідає перша частина Висновку експерта № 188-02/23 від 23.02.2023 року (відповідь на питання № 1), а відповідь на питання № 2, - а саме схожість позначення саме внаслідок використання, не стосується предмета доказування у цій справі.

В матеріалах справи наявні відомості зі Спеціальної інформаційної системи (далі також - CIC) УКРНОВІ, відповідно до яких в Україні також зареєстровано 56 торговельних марок, що містять у собі загальний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_1" (ІНФОРМАЦІЯ_3).

Господарський суд першої інстанції вірно встановив, що усі наведені вище торговельні марки мають загальний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_1" і тому споживач звик до їх широкого використання різними виробниками протягом тривалого часу, у зв`язку з чим зазначений елемент втратив свою визначальну дистинктивність і не може визначати схожість оскаржуваних та протиставлених знаків.

Наявність загального елемента "ІНФОРМАЦІЯ_1" створює лише часткову та слабку звукову подібність, якої недостатньо для підтвердження ймовірності плутанини з боку споживачів.

Колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновком господарського суду першої інстанції, що методично є невірним штучно розбивати торговельну марку на частини та визначати схожість лише за однією частиною, необхідно враховувати розрізняльні і домінуючі компоненти і надавати необхідної ваги будь-яким іншим ознакам та обставинам, якими не можна знехтувати і які сприяють формуванню загального враження від знаків в цілому.

Водночас, місцевий господарський суд дійшов вірного висновку, що незважаючи на наявність спільного елемента, за сукупною дією звукових, графічних та смислових ознак порівнюваних знаків, останні в цілому створюють різне загальне зорове враження та в цілому не асоціюються між собою.

Всупереч наведеному, судовий експерт під час проведення дослідження перевіряла схожість протиставлених позначень саме за їх словесними частинами за правилами визначення схожості словесних позначень, в той час як ці словесні частини, які співставляла судовий експерт, є досить слабкими елементами.

Тобто, словесні частини обох порівнюваних позначень є доволі слабким елементом та часто використовується різними виробниками, що знижує її розрізняльну здатність в цілому, тому наявність таких елементів, що доволі часто включається до складу знака, на думку суддів апеляційної інстанції не може бути підставою для визнання таких позначень схожими до ступеню сплутування.

Саме тому обраний судовим експертом метод порівняння словесних частин, як домінуючих, є хибним та призвів до неправильного результату всього дослідження, про що вірно зазначено господарським судом першої інстанції.

Вказані твердження суду першої інстанції узгоджуються з висновками, що наведені у Постанові Верховного Суду від 15.07.2019 року у справі №910/18587/16, відповідно до яких: сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні (пункт 53); наявність у Знаку 2 оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається цим знаком (пункт 54); схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість (пункт 55); ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у даному разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова (пункт 56).

Згідно з ч. 4 ст. 236 ГПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

В силу ч. 6 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", висновки щодо застосування норм права, наведені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Крім того, господарський суд першої інстанції слушно зауважив, що у Висновку експерта № 188-02/23 від 23.02.2023 року не вказано де саме проводилась експертиза, а відтак при його складенні також не було додержано вимог ч. 6 ст. 98 ГПК України, з огляду на що господарський суд вважав цей Висновок неналежним доказом, а тому не враховув його при вирішенні справи.

При цьому, на переконання колегії суддів апеляційної інстанції, такі висновки господарського суду не спростовують доводи позивача за первісним позовом про те, що за відсутності доказів іншого, презюмується, що Висновок складений за адресою, зазначеною на бланку Висновку експерта № 188-02/23 від 23.02.2023 року, оскільки вказане твердження не узгоджується із приписами ГПК України та нормативними актами, які встановлюють необхідність зазначення чіткого місця безпосереднього проведення судової експертизи.

А відтак і витяг з Реєстру атестованих судових експертів, наданий позивачем за первісним позовом, не дозволяв господарському суду встановити місце проведення вказаної конкретної експертизи та не підтверджує, що такий Висновок був складений саме за адресою, зазначеною у вказаному Реєстрі.

Підсумовуючи наведене, враховуючи специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, яка полягає у тому, що оцінка доказів для цілей порівняння спірних знаків, зокрема, висновків експертів, здійснюється з точки зору пересічного споживача, враховуючи, що загальне зорове (візуальне) сприйняття спірних знаків абсолютно різне, порівнювані знаки не мають графічної схожості, відмінне звучання складу, на який падає наголос, господарський суд першої інстанції вірно прийняв в якості належного та допустимого доказу лише Висновок експертів № G-002-CIB/23 від 30.08.2023 року, який, в свою чергу, спростовує наведені позивачем за первісним позовом у первісній позовній заяві обставини щодо того, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_2", зареєстрована на ім`я відповідача 1 за первісним позовом, за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року є схожим настільки, що її можна сплутати із зареєстрованою на ім`я позивача торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, стосовно наведених у свідоцтві товарів 29, 32 класу МКТП.

Враховуючи це, господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що заявлені у первісному позові вимоги і доводи щодо наявності підстав для визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року, права на яку належать ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.), не знайшли свого підтвердження під час розгляду цієї справи, у зв`язку з чим у задоволенні цих вимог слід відмовити.

Відповідач 1 за первісним позовом та третя особа у своїх заявах по суті справи, а також у заявах про застосування строків позовної давності також зазначили про сплив строку позовної давності.

Відповідно до статей 256, 257 ЦК України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

За змістом частини першої статті 261 ЦК України, позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Велика Палата Верховного Суду у Постанові від 04.12.2018 року у справі №910/18560/16 (12-143гс18) вказала, що позовна давність може застосовуватися виключно, якщо позовні вимоги судом визнано обґрунтованими та доведеними: «Однак застосування положень про позовну давність та відмова в позові з цієї підстави здійснюється в разі, коли суд попередньо встановив наявність порушеного права, на захист якого подано позов, та обґрунтованість і доведеність позовних вимог».

Таким чином, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду та чи обґрунтовано і доведено позовні вимоги. У разі коли такі право чи інтерес не порушені чи позивачем не обґрунтовано і не доведено позовні вимоги, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Враховуючи, що місцевим господарським судом було відмовлено у задоволенні первісних позовних вимог через їх необґрунтованість і недоведеність, господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що заява відповідача 1 за первісним позовом та третьої особи про застосування строку позовної давності судом по суті не розглядається.

Враховуючи відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року, відсутні підстави для задоволення похідної вимоги про зобов`язання Національного органу інтелектуальної власності, функції якого виконує Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року на території України повністю та повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки НОМЕР_3 від 05.01.2007 на території України повністю.

З урахуванням наведенного, апеляційна інстанція вважає, що господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що позовні вимоги ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року, права на яку належать ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) та зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року на території України повністю, та повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року на території України, не підлягають задоволенню.

Поряд з цим, господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку про необхідність скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 року у справі № 910/14863/22 в частині, яка залишена без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2023 року у справі № 910/14863/22.

Водночас, колегія суддів апеляційної інстанції погоджкється з висновком суду першої інстанції щодо задоволення зустрічних вимог ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.), з огляду на наступне.

Як зазначалось вище, відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( у редакції від 25.06.2003 року, що діяла на дату подання заяви на міжнародну реєстрацію торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року (05.01.2007 року) та на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки за Свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.11.2008 року (15.12.2006 року), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

За приписами ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції від 25.06.2003 року), обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується Свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції від 25.06.2003 року), згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Припис абзацу п`ятого ч. 2 ст. 6 зазначеного Закону України є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується лише змісту заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення "вода" для горілчаних виробів; "французьке вино" на етикетці товару українського виробника), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні частини 3 статті 6 та частини 5 статті 16 цього Закону.

Схожі положення встановлені також ст. 193 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторонни (була ратифікована із заявою Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 року), відповідно до якої сторони встановлять підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки. Нижченаведені об`єкти не можуть бути зареєстровані як торговельні марки або у випадках, коли вони зареєстровані, можуть бути визнані недійсними,зокрема:

b) торговельні марки, які не мають жодної розрізняльної здатності;

c) торговельні марки, які складаються виключно з позначень або даних, які можуть використовуватися у торгівлі для вказівки на вид, якість, кількість, призначення, вартість, географічне походження або на час виготовлення товарів чи послуг або інші характеристики товарів чи послуг;

g) торговельні марки, які носять такий характер, що вводять споживача в оману, наприклад щодо характеру, якості або географічного походження товару чи послуги.

Так, відповідно до п. 4.3.1. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (затверджено Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила № 116) (в редакції від 22.09.1997 року, яка була чинна станом на момент подання заявки про реєстрацію знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", а саме 15.12.2006), перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до части 1 статті 5 та частин 1, 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно з п. 4.3.1.3. Правил № 116, При перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктом 4.3.1.4. Правил № 116 встановлено, що до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Як визначено п. 4.3.1.7 Правил № 116, до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об`єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників

Згідно з п. 4.3.1.9 Правил № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції від 25.06.2003 року), свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

За змістом ст. 492 ЦК України, торгівельна марка фактично носить вирізняльну функцію, тобто індивідуалізує виробника товарів і послуг з поміж інших осіб, які виробляють такі самі або споріднені товари (послуги), а сприйняття знаку на товари і послуги пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Як вірно зазначено господарським судом першої інстанції, схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, мають розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи, головним є перше зорове сприйняття оскаржуваних позначень, оскільки саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і

На підтвердження своїх позовних вимог, ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) надало до матеріалів справи Висновок експертів № 37/02-2023 від 06.04.2023 року, складений за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності атестованими судовими експертами Дорошенко О. Ф. та Мінченко Н. В.

Крім цього, в матеріалах справи (як вже зазначалося вище), є Висновок експертів №G-002-CIB/23 від 30.08.2023 наданий до місцевого господарського суду третьою особою.

За результатами проведеної комісійної експертизи, експертами у Висновку № 37/02-2023 від 06.04.2023 було встановлено, що:

- знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у Свідоцтві товарів 29, 32 класів МКТП, оскільки свідчать про якість та властивість товарів;

- знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року є таким, що вводить в оману щодо зазначених у свідоцтві товарів 29, 32 класів МКТП, зокрема, щодо їх властивості та якості, за умови, що зазначені товари не відносяться до натуральних продуктів (напоїв);

- знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року є таким, що складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо товарів "соки" або у зв`язку з ними, оскільки свідчать про якість та властивості товарів. При цьому, знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року є таким, що вводить в оману щодо товарів "соки", якщо вони містять у своєму складі інгредієнти неприродного походження (штучні або модифіковані), зокрема, щодо їх властивості та якості;

- позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року не має розрізняльної здатності для товарів 29, 32 класів МКТП.

У Висновку експертів № G-002-CIB/23 від 30.08.2023 року міститься, зокрема:

- торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року складається лише з позначень, що є описовими при використанні для зазначених у свідоцтві товарів 29, 32 класів МКТП, оскільки свідчать про якість та властивості товарів, за умови, що такі товарі є натурального походження;

- торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року може вводити в оману щодо зазначених у Свідоцтві товарів 29, 32 класів МКТП, зокрема, щодо їх властивості або якості, за умови, що такі товари матимуть не натуральний склад;

- торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року є такою, що складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо товарів "соки" або у зв`язку з ними, оскільки свідчать про якість та властивості товарів, та такою, що може вводити в оману щодо товарів "соки", зокрема, щодо їх властивості або якості, за умови, що такі товари матимуть не натуральний склад;

- позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" зареєстроване у якості торговельної марки за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року не має розрізняльної здатності для товарів 29, 32 класів МКТП.

В свою чергу, відповідач 1 за зустрічним позовом подав до суду Висновок експерта Андрєєвої А. В. № 02-11/2023 від 01.12.2023 року за результатами проведення дослідження об`єктів інтелектуальної власності.

За результатами проведеної експертизи, експертом у Висновку № 02-11/2023 від 01.12.2023 було встановлено, що:

- позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року мало розрізняльну здатність станом на дату 15.12.2006 для товарів 29 та 32 класу МКТП;

- знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні для зазначених у свідоцтві товарів 29, 32 класів МКТП та не є описовим;

- знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року не є таким, що складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо товарів "фруктові напої і фруктові соки; овочеві соки (напої); соки фруктові; томатний сік (напій)" або у зв`язку з ними; знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року не є таким, що вводить в оману щодо товарів "фруктові напої і фруктові соки; овочеві соки (напої); соки фруктові, томатний сік (напій)", а також позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", як таке не можна віднести до таких, що можуть ввести в оману.

Надаючи оцінку Висновку експертів № G-002-CIB/23, за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.08.2023 року, який складений судовими експертами Стародубовим І.В. та Ткачук Т. М. , господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що зазначений Висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. Так, у Висновку зазначено, що, відповідно до вимог ч. 5 ст. 101 ГПК України, експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий Висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що Висновок експерта підготовлений для подання до суду.

Висновок експертів № G-002-CIB/23 від 30.08.2023 року, за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для подання до Господарського суду міста Києва на замовлення учасника справи у справі № 910/14863/22, складений кваліфікованими атестованими судовими експертами Стародубовим І.В. та Ткачук Т. М. , дослідження було проведено особисто експертами Стародубовим І.В. та Ткачук Т. М. за адресою: вул. Грушевського, 28/2, н.п. 43, м. Київ, 01021 , без присутності інших осіб протягом періоду часу з 23.06.2023 року по 30.08.2023 року. Головою комісії призначено Стародубова І.В .

В цьому випадку, оцінивши наведений Висновок, господарським судом вірно встановлено, що Висновок експертів № G-002-CIB/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.08.2023 року відповідає переліченим вимогам і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним обставинам справи.

Зазначений Висновок експертів № G-002-CIB/23, за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.08.2023 року, правомірно прийнято місцевим господарським судом першої інстанції в якості належного та допустимого доказу.

Оцінюючи Висновок експертів № 37/02-2023, за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 06.04.2023 року, який складений судовими експертами Дорошенком О. Ф. та Мінченко Н. В. , господарським судом першої інстанції вірно встановлено, що цей Висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У Висновку зазначено, що, відповідно до вимог ч. 5 ст. 101 ГПК України, експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий Висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що Висновок експерта підготовлений для подання до суду.

Висновок експертів № 37/02-2023 від 06.04.2023 року, за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для подання до Господарського суду міста Києва на замовлення учасника справи у справі № 910/14863/22, складений кваліфікованими атестованими судовими експертами Дорошенком О. Ф. та Мінченко Н. В. , комісійна експертиза була проведена особисто експертами Дорошенком О. Ф. та Мінченко Н. В. за адресою: вул. К. Малевича, 11, 13 поверх, офіс 1303, м. Київ, 03150, без присутності інших осіб протягом періоду часу з 13.02.2023 року по 06.04.2023 року.

При цьому, місцевий господарський суд вірно зауважив, що Дорошенко О. Ф. має вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, вищу технічну освіту, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933 безстрокове, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 28.11.2008 року), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності - з 1997 року, стаж судово-експертної роботи - з 2001 року.

В свою чергу, Мінченко Н. В. має вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, вищу технічну освіту, вищу юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1849 видане 23 грудня 2016 року, строк дії до 10 лютого 2023 року (продовжено на період воєнного стану), стаж експертної роботи у сфері інтелектуальної власності з 2007 року.

А відтак, оцінивши наведений Висновок, господарським судом вірно встановлено, що Висновок експертів № 37/02-2023 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 06.04.2023 року відповідає вимогам нормативних актів і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним обставинам справи.

Вказаний Висновок експертів № 37/02-2023 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 06.04.2023 року правомірно прийнято місцевим господарським судом в якості належного та допустимого доказу.

Зазначеними Висновками комісійних експертиз підтверджено наявність обставин, на які ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) посилається як на підставу задоволення вимог за зустрічним позовом.

Крім цього, судом першої інстанції правомірно не прийнято до уваги доводи ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) про те, що Вказані висновки експертів не є належними доказами у справі, оскільки поставлене у них запитання про наявність розрізняльної здатності не містить вказівку на конкретну дату, а тому не може доводити обставини невідповідності оспорюваної торговельної марки умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки з огляду на наступне.

Як свідчать положення ч. 2 ст. 6, ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, зокрема, якщо такий знак складається із позначень, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

При цьому, у Висновку експертів № 37/02-2023 від 06.04.2023 року вказано, що експерти дійшли висновку, що позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" не мало розрізняльної здатності на дату подачі заявки № m200619903 (16.12.2006) та не набуло її в процесі використання.

У Висновку експертів № G-002-CIB/23 від 30.08.2023 року при вирішенні питання, поставленого перед експертами, предметом дослідження визначили те, чи відповідало позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, умовам у п. 4.3.1.4 Правил складання і подання заявки на видачу сідоцтва України на знак для товарів і послуг № 116.

Тобто, у вказаних Висновках експертів містяться чіткі та повні відповіді на поставлені питання, що доводять те, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 не мала розрізняльної здатності саме станом на дату подання заявки, а саме 16.12.2006 року та не набула такої внаслідок її використання.

З тих самих причин господарський суд першої інстанції вірно відхилив доводи ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) про те, що обставини, які підлягають доказуванню у цій справі, обмежуються саме датою подання заявки на реєстрацію оспорюваного позначення у якості торговельної марки, а відтак ряд доказів є неналежним, а тому і висновки експертів ґрунтуються на неналежних доказах.

Крім цього, при обґрунтуванні відповіді на питання про наявність чи відсутність розрізняльної здатності у оспорюваної торговельної марки, експерти у Висновку № 37/02-2023 від 06.04.2023 року вказали, що позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", при використанні його щодо товарів 29 та 32 класів МКТП, не має певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари одних осіб з поміж таких самих товарів інших осіб, тобто, використання цього позначення не допомагає споживачу відрізнити товар одного виробника від товарів іншого виробника. Таким чином, враховуючи надене, позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" не є придатним для вирізнення товарів 29, 32 класів МКТП, що виробляються однією особою, з поміж таких самих товарів 29, 32 класів МКТП, що виробляються іншими особами.

Як наслідок, при оцінці наявності у оспорюваної торговельної марки розрізняльної здатності, експертами було взято до уваги не лише докази використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" у складі інших торговельних марок та на товарах інших осіб, але й сама по собі здатність позначення вирізняти одні товари серед інших.

За таких обставин, місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про те, що наявні у матеріалах справи докази, зокрема, висновки експертів, зразки продукції із нанесенням оспорюваного позначення, приклади тривалого використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" у складі інших торговельних марок та на товарах інших осіб, у сукупності, належним чином підтверджують доводи ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) про невідповідність оспорюваного позначення умовам надання правової охорони.

При цьому, господарський суд першої інстанції вірно встановив, що Висновок експерта № 02-11/2023 від 01.12.2023 року, складений за результатами проведення дослідження об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений на замовлення адвоката Падох О. І., на підставі Договору №01-10/23 від 09.10.2023 року та заяви (звернення) №38827 від 06.10.2023 року, складений кваліфікованими атестованими судовим експертом Андрєєвою А. В., яка має вищу юридичну, економічну, спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності, освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", кваліфікацію за ступенем вищою освіти магістр у галузі знань "журналістика", кваліфікацію судового експерта, з правом проведення судових експертиз, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1910 від 15.12.2017 року, продовжене 10.12.2020 року та діє до 10.12.2023 року, що видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України) та стаж експертної роботи з досліджень об`єктів інтелектуальної власності з 2005 року.

Як визначено у вказаному Висновку, він складений 01.12.2023 року, особисто експертом Андрєєвою А. В. без присутності інших осіб за адресою реєстрації експерта, наведеної в Реєстрі атестованих судових експертів, Висновок підготовлений для подання до Господарського суду міста Києва у судовій справі № 910/14863/22.

Окрім цього, у Висновку експерта № 02-11/2023 від 01.12.2023 року вказано, що Андрєєва А. В. обізнана про те, що цей Висновок експерта буде подано до Господарського суду міста Києва як доказ, а також експерт обізнана про відповідальність, у тому числі кримінальну, згідно із статтею 384 Кримінального кодексу України, за надання завідомо неправдивого висновку, та про передбачені Законом України "Про судову експертизу" та чинним процесуальним законодавством права і обов`язки експерта.

Як вказувалось вище, відповідно до ч. 6 ст. 98 ГПК України, у висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

З наведеного вбачається, що у висновку експерта повинно бути зазначено коли та де був він складений.

Господарський суд першої інстанції вірно встановив, що у Висновку експерта № 02-11/2023 від 01.12.2023 не вказано, де саме з зазначенням конкретного міста, вулиці, та (при наявності), офісу його було складено.

Посилання експерта на те, що Висновок складено за адресою реєстрації експерта, наведеної в Реєстрі атестованих судових експертів, правомірно не прийняті судом, оскільки положеннями ст. 98 ГПК України на експерта покладено обов`язок, при складанні висновку, вказати місце де саме його було складено, без посилання на дані Реєстру атестованих судових експертів.

Водночас, місцевим господарським судом слушно зауважено, що, як вбачається з Висновку експерта № 02-11/2023 від 01.12.2023 року, Висновок складено 01.12.2023 року, при цьому експертом не вказано в який період часу його було складено.

Господарський суд першої інстанції вірно надав оцінку тій обставині, що Висновок експерта № 02-11/2023 від 01.12.2023 року має значний розмір та складається з 62 сторінок. При цьому, складення об`єктивного та обґрунтованого висновку за один день є неможливим з огляду на його значний об`єм, об`єм наданих матеріалів на дослідження, кількість використаної довідкової та спеціальної літератури, нормативних актів, методик.

Як наслідок цього, висновки наведені у Висновку експерта № 02-11/2023 від 01.12.2023 року суперечать висновкам, наведеним у Висновках експертів № 37/02-2023 від 06.04.2023 року та № G-002-CIB/23 від 30.08.2023 року, які визнані місцевим господарським судом належними та допустимими доказами у справі.

Як свідчить спірне рішення, господарським судом першої інстанції враховано, що відповідно до приписів ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Оцінюючи Висновок експерта № 02-11/2023 від 01.12.2023 року в сукупності із іншими наявними у матеріалах справи доказами, господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що вказаний Висновок експерта не відповідає вимогам всебічності, повноти, об`єктивності і обґрунтованості та, як наслідок, викликає сумніви у його правильності.

Згідно з з ст. 79 ГПК України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновком господарського суду першої інстанції, що Висновок експерта № 02-11/2023 від 01.12.2023 року не може бути прийнятий як більш вірогідний доказ, аніж Висновки експертів № 37/02-2023 від 06.04.2023 року та № G-002-CIB/23 від 30.08.2023 року, а відтак і не може бути визнаний належним та допустимим доказом у справі.

Враховуючи наведене, господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку про правомірність заявлених позовних вимог ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), враховуючи, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року не відповідає встановленим чинним законодавством України умовам надання правової охорони, позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" є описовим, не має розрізняльної здатності та не дозволяє виконати цьому позначенню основну дистинктивну функцію, тобто виділити товар одного виробника від товару іншого виробника.

Щодо поданої до господарського суду ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) заяви про застосування строків позовної давності до позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.).

Як вбачається з матеріалів справи, ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) 28.12.2022 року було подано до Господарського суду міста Києва позовну заяву про визнання недійсною міжнародну реєстрацію торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року, права на яку належать ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) повністю та зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року на території України повністю, та повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року на території України повністю.

В свою чергу, ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) подано до Господарського суду міста Києва зустрічну позовну заяву про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) та зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру Свідоцтва України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання недійсним повністю Свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність".

У Постанові від 13 березня 2019 року у справі № 916/3245/17 Велика Палата Верховного Суду прийшла до висновку про те, що ознаками зустрічного позову є його взаємопов`язаність із первісним позовом і доцільність його спільного розгляду з первісним позовом, зокрема коли позови виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

Крім того, у Постанові від 27 січня 2021 року у справі № 908/1688/20 Верховний Суд вказав, що зустрічний позов має на меті захист від первісного позову або заліком, або спростуванням його частково чи повністю, або розглядом в одному провадженні хоча й різних, але взаємопов`язаних вимог.

В свою чергу у Постанові Верховного Суду від 07 липня 2023 року у справі №914/234/23, вказано, що подання зустрічного позову, задоволення якого виключатиме повністю або частково задоволення первісного позову, має на меті довести відсутність у позивача матеріально-правової підстави на задоволення первісного позову через відсутність матеріальних правовідносин, з яких випливає суб`єктивне право позивача за первісним позовом.

Подібний Висновок наведений у Постановах Верховного Суду від 12.05.2022 року у справі № 910/7951/21, від 02.06.2022 року у справі № 922/4409/21.

Тобто, зустрічний позов у цій справі був поданий саме з метою довести відсутність у позивача матеріально-правової підстави на задоволення первісного позову через відсутність матеріальних правовідносин, з яких випливає суб`єктивне право позивача за первісним позовом.

Колегія суддів апеляційної інстанції погодужується з висновком господарського суду першої інстанції, що оспорюване право ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) виникло саме в момент звернення ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) із позовною заявою про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки НОМЕР_3 від 05.01.2007 року на території України повністю, а саме з 28.12.2022 року.

Таким чином, місцевий господарський суд дійшов вірного висновку, що посилання відповідача 1 за зустрічним позовом, на те, що трирічний строк для заявлення вимог про визнання спірного свідоцтва недійсними станом на дату подання зустрічної позовної заяви (11.09.2023 року) закінчився у зв`язку із тим, що ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) починаючи з 15.12.2006 року мало змогу дізнатись про те, що ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) є власником знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.11.2008 року, суперечить приписам ч. 1 ст. 261 ЦК України.

При цьому, місцевим господарським судом вірно встановлено, що матеріали справи не містять доказів того, що ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) зверталось до ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) з запереченнями, претензіями чи зауваженнями щодо схожості торговельних марок "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Крім цього, матеріали справи не містять доказів того, що ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) зверталось до ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) з запереченнями, претензіями чи зауваженнями щодо схожості торговельних марок "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2".

З огляду на це, місцевий господарський суд дійшов вірного висновку, що ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами у цій справі у межах трирічного строку позовної давності.

Поряд з цим, ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) звернулось до господарського суду з вимогою про зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання недійсним повністю Свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до абзацу 2 статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Зокрема, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" було доповнено статтею 2-1 наступного змісту: Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:

- приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

- видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок;

- опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей,

- надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

- здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

- ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

- інформування та надання роз`яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року №943-р "Про деякі питання Національного органу інтелектуальної власності" було визначено, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимог в частині визнання недійсним повністю Свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), господарський суд дійшов вірного висновку, що позовні вимоги позивача в частині зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання недійсним повністю Свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.11.2008 року та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність", є обґрунтованими, а тому позов у цій частині вимог також підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в судовмх засіданнях в їх сукупності, господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що позовні вимоги ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) підлягають задоволенню у повному обсязі.

Колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з доводами скаржника, що не має значення кількість висновків експертів, наявних в матеріалах справи, а має значення саме суть кожного висновка експерта. Тому, при здійсненні оцінки доказів та застосовуючи принцип вірогідностей доказів, необхідно оцінювати не кількість висновків, а зміст кожного висновку.

Водночас, в цьому випадку вказані доводи скаржника є необгрунтованими, оскільки у рішенні суду першої інстанції відсутня вказівка саме на кількісну перевагу висновків, відповідні твердження скаржника ґрунтуються на особистому помилковому сприйнятті тексту судового рішення. Господарським судом першої інстанції вірно було здійснено оцінку кожного з висновків як окремого доказу, в тому числі і проаналізовано зміст таких висновків. Лише надавши таку оцінку, суд дійшов висновку про суперечність Висновку експерта № 02-11/2023, щодо якого судом вже було встановлено дефекти форми, двом іншим Висновкам експертів у справі, які були визнані належними та допустимими доказами.

Колегія суддів апеляційної інстанції критично оцінює доводи скаржника щодо неналежності електронних доказів, з огляду на неможливість встановлення адреси веб-сайту чи веб-сторінки, оскільки вказані твердження спростовуються наявністю тих чи інших ідентифікаторів (QR-кодів, колонтитулів з адресою веб-сайту) на кожному із поданих доказів, або зазначення про те, що відповідні дані взято з офіційного джерела, що дозволяє встановити конкретне джерело походження та/або перевірити достовірність наданої інформації.

Таким чином, доводи скаржника щодо неналежності Висновків експертів № 37/02-2023 та № G-002-CIB/23 на підставі доктрини «плодів отруйного дерева» спростовано належністю та допустимістю відповідних доказів та їх належним врахуванням експертами під час проведення відповідних експертних досліджень.

Колегія суддів вважає без підставним доводи скаржника відносно того, що господарським судом першої інстанції здійснено втручання в методи проведення експертизи судовим експертом Соповою К. А. при складенні Висновку № 188-02/23, а також те, що суд першої інстанції перебрав на себе функції експерта, оскільки господарський суд першої інстанції правильно дослідив вказаний Висновок експерта.

Доводи скаржника стосовно того, що Висновок експертів № G-002-CIB/23 є недопустимим доказом, оскільки у вступній частині вказаного Висновку не зазначено, ні спосіб доставки об`єктів дослідження експертній установі, ні вид упаковки таких об`єктів, не вказана кількість аркушів не впливають на законність, об`єктивність та повноту експертного дослідження, правильність та обґрунтованість Висновку.

Крім того, на стор. 3 вказаного Висновку міститься підтвердження експертів про те, що «Матеріали, що надійшли, відповідають матеріалам, зазначеним у супровідних листах. Пошкоджень не виявлено, спосіб доставки та вид упаковки не вплинули на збереженість матеріалів». Таким чином, експертами, що були обізнані про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий Висновок, було підтверджено, що усі матеріали були надані їм на дослідження у спосіб та в упаковці, що не вплинули на збереженість матеріалів, а отже, і на законність, незалежність, об`єктивність та повноту експертного дослідження.

Колегія суддів критично оцінює доводи скаржника стосовно того, що Висновок експертів № G-002-CIB/23 є неналежним доказом, з огляду на те, що експертами транслітеровано торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_2" з порушенням вимог законодавства.

Колегія суддів зауважує, що наведене ДЕСОККО ЛІМІТЕД правило пункту 6.3.2. Методичних рекомендацій передбачає лише можливість транслітерації такого елемента, а не обов`язкову його транслітерацію.

Користуючись свободою, наданою чинним законодавством, зокрема, в частині вільного вибору методики дослідження, експерти здійснили саме практичну транскрипцію, а не транслітерацію позначення, та детально дослідили оспорювані позначення на предмет фонетичної схожості.

Таким чином, колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що скаржник підмінює поняття «транскрипція»/ «транслітерація».

Водночас, з зіставлення фонетичних ознак торговельних марок, що надане на стор. 47-48 Висновку експерта № G-002-CIB/23, вбачається, що навіть за умови використання транслітерації існує розбіжність у двох кінцевих літерах, що жодним чином не впливає на результат такого зіставлення, оскільки не змінює висновків за результатами такого співставлення (довжина позначень є різною (6 та 9 звуків), об`єкти дослідження мають різну кількість складів, а спільним є лише тотожні частини [натура], що є описовою та такою, що не має розрізняльної здатності, а тому досліджувані об`єкти мають різне звучання та не є схожими за фонетичними ознаками.

Колегія суддів апеляційного суду вважає належним чином необгрунтованими доводи скаржника щодо того, що судом першої інстанції проявлено надмірний формалізм в оцінці Висновку експерта № 188-02/23 та порушено принцип рівності учасників спору перед законом і судом.

Колегія суддів зауважує, що висновки господарського суду першої інстанції щодо оцінки вказаного Висновку експерта № 188-02/23 є результатом ретельного аналізу дійсних обставин справи із урахуванням принципів законності, змагальності сторін та диспозитивності, на підставі відповідних норм ГПК України.

Поряд з цим, судова колегія вважає недостатньо аргументованими доводи апеляційної скарги відносно того, що задоволення зустрічного позову виключить повністю задоволення первісного позову, оскільки на момент розгляду справи господарським судом першої інстанції було правильно встановлено наявність оспорюваного права та, відповідно, права на звернення ТзОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» до місцевого господарського суду із зустрічним позовом.

Інші доводи скаржника судом апеляційної інстанції відхиляються як такі, що не впливають на суть прийнятого спірного судового рішення і не потребують детальної відповіді з огляду на прийняте судом рішення у справі.

Щодо розподілу судових витрат, ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) просило суд першої інстанції стягнути з ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) судові витрати у розмірі 649 083, 90 грн.

Як вірно встановлено господарським судом першої інстанції, 06.12.2022 року між ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) (в тексті Договору - клієнт) та Адвокатським об`єднанням "Дубинський і Ошарова" (в тексті Договору - виконавець) укладено Договір №061222 (далі - Договір № 061222), відповідно до п. 1.1.,1.2. якого, за Договором клієнт доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання по здійсненню нижчезазначеного: надання юридичних послуг та правової допомоги; надання інших послуг, передбачених статутом виконавця та не заборонених діючим законодавством України.

За умовами п. 2.1. Договору № 061222, клієнт звертається до виконавця з проханням надати йому послуги, та/або представляти його у справах, які є у клієнта, або можуть виникнути у майбутньому.

Згідно з п. 2.2. Договору № 061222, формою звернення клієнта є доручення та/або інструкції, які мають бути здійснені письмово та підписані належною посадовою особою. У термінових випадках звернення клієнта може бути в усній формі, однак, з наступним підтвердженням письмово.

Як передбачено п. 6.1. Договору № 061222, виконавець регулярно, як правило, один раз на місяць виставляє клієнту рахунки.

Пунктом 6.2. Договору № 061222 визначено, що клієнт здійснює оплату банківським переказом на розрахунковий рахунок виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання рахунку.

Відповідно до п. 10.1., 10.2. Договору № 061222, цей Договір укладений на невизначений термін, і він є дійсним, доки одна з сторін не заявить про своє бажання його припинити. Договір може бути припинений за взаємною згодою сторін.

При цьому, у п. 11.1. Договору № 061222 визначено, що Договір набирає чинності з дати його підписання та діє до його припинення згідно з положеннями ст. 10 цього Договору.

Як вбачається з матеріалів справи, Листом № 250123/14125 від 25.01.2023 ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) звернулось до Адвокатського об`єднання "Дубинський і Ошарова" із проханням про підготовку та подачу апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.09.2023 року.

Додатковою угодою № 011207/22 до Договору № 061222 визначено, що загальна вартість наданих послуг не перевищуватиме 6500 євро.

Як вбачається з Акту № U33306 від 10.04.2023 про надання послуг, згідно рахунку №U33306 від 03.04.2023 року та виписки по рахунку за 04.04.2023 року з печаткою відповідного банку, ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) було сплачено послуги правової допомоги у розмірі 5 000,00 євро, що еквівалентно 198 805,00 грн.

Як вказувалось місцевим господарським судом, постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2023 року у справі № 910/14863/22, апеляційну скаргу ТзОВ"ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) задоволено частково, ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 у справі №910/14863/22 в частині заборони ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) надавати ліцензії на використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року будь-яким особам скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення, яким у задоволенні заяви ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) про забезпечення позову в частині заборони ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) надавати ліцензії на використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 від 05.01.2007 року будь-яким особам відмовлено. В іншій частині ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 року у справі №910/14863/22 залишено без змін.

В свою чергу, 07.04.2023 року між сторонами укладено Додаткову угоду № 010407/23 до Договору № 061222, в якій визначено, що враховуючи бажання клієнта повністю припинити дію Договору № 061222 від 06 грудня 2022 року з виконавцем, сторони спільно вирішили повністю припинити дію Договору № 061222 від 06 грудня 2022 року, починаючи з 07 квітня 2023 року.

Однак, 30.08.2023 року між ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) та Адвокатським об`єднанням "Дубинський і Ошарова" укладено Договір № 300823 (далі - Договір № 300823), відповідно до п. 1.1.,1.2. якого, за Договором клієнт доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання по здійсненню нижчезазначеного: надання юридичних послуг та правової допомоги; надання інших послуг, передбачених статутом виконавця та не заборонених діючим законодавством України.

За умовами п. 2.1. Договору № 300823, клієнт звертається до виконавця з проханням надати йому послуги, та/або представляти його у справах, які є у клієнта, або можуть виникнути у майбутньому.

Згідно з п. 2.2. Договору № 300823, формою звернення клієнта є доручення та/або інструкції, які мають бути здійснені письмово та підписані належною посадовою особою. У термінових випадках звернення клієнта може бути в усній формі, однак, з наступним підтвердженням письмово.

Як передбачено п. 6.1. Договору № 300823, виконавець регулярно, як правило, один раз на місяць виставляє клієнту рахунки.

Пунктом 6.2. Договору № 300823 встановлено, що клієнт здійснює оплату банківським переказом на розрахунковий рахунок виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання рахунку.

Відповідно до п. 10.1., 10.2. Договору № 300823, цей Договір укладений на невизначений термін, і він є дійсним, доки одна з сторін не заявить про своє бажання його припинити. Договір може бути припинений за взаємною згодою сторін.

При цьому у п. 11.1. Договору № 300823 визначено, що Договір набирає чинності з дати його підписання та діє до його припинення згідно з положеннями ст. 10 цього Договору.

Додатковою угодою № 013108/23 до Договору № 300823 сторонами погоджено, що загальна вартість наданих послуг не перевищуватиме 10 500 євро.

Як вбачається з Акту № U33318 від 01.12.2023 року про надання послуг згідно рахунку № U33318 від 13.09.2023 року та випискою по рахунку за дату 26.09.2023 року з печаткою відповідного банку, ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) було сплачено послуги правової допомоги у розмірі 10 040,00 євро (еквівалент 390 278, 90 грн).

Враховуючи наведене, оцінивши подані ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) докази на підтвердження понесених ним витрат, врахувавши Заперечення на Заяву про відшкодування судових витрат, які подані ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), виходячи з обставин справи, господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що витрати на професійну правничу допомогу, які пов`язані з розглядом цієї справи підлягають розподілу у розмірі 478 575, 00 грн, оскільки такі витрати співрозмірні з виконаною роботою.

Крім того, ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) просить стягнути з ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) понесені судові витрати, пов`язані з замовленням Висновка експертів №37/02-23 від 06.04.2023 року.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи (п. 2 ч. 3 ст. 123 ГПК України).

Так, Висновок експертів №37/02-23 від 06.04.2023 року прийнятий судом як належний та допустимий доказ у справі.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме копії Договору № 37/02-2023 від 13.02.2023 року, копії рахунку № 37 від 13.02.2023 року, копії платіжної інструкції № 96 від 15.02.2023 року та копії акту здавання-приймання робіт (надання послуг) від 31.03.2023 року Товариством з обмеженою відповідальністю "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.) понесено витрати, пов`язані з замовленням висновка експертів №37/02-23 від 06.04.2023 року у розмірі 60 000,00 грн.

Таким чином, місцевий суд дійшов вірного висновку про покладення на ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) понесених витрат ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.), пов`язаних з замовленням висновка експертів №37/02-23 від 06.04.2023 року у розмірі 60000,00 грн.

Відтак, з урахуванням наведеного, судові витрати ТзОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (ORHEI-VIT S.R.L.), які пов`язані з розглядом цієї справи покладаються на ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) у розмірі 538 575,00 грн.

Щодо заяви ТзОВ "Дистреко" про відшкодування судових витрат, апеляційний суд вказує наступне.

Наявність Договірних відносин між Адвокатським об`єднанням "Дубинський і Ошарова" та ТзОВ "Дистреко" підтверджується ордером серії АІ № 1408556 від 13 червня 2022 року, виданому на підставі Договору про надання правової допомоги № 221108 від 08 11 2022 року.

При цьому, слід вказати, що відповідно до висновку Верховного Суду у Постанові від 28.09.2023 року у справі № 686/31892/19, твердження про відсутність у матеріалах справи Договору про надання правової, як на підставу для скасування оскаржуваних судових рішень, не заслуговують на увагу за наявності у матеріалах справи ордеру серії, виданому на підставі Договору про надання правової допомоги.

ТзОВ "Дистреко" до матеріалів справи надало на підтвердження понесених витрат на правову допомогу наступні докази: рахунки № U35311 від 13.09.2023 року та № U35310 від 22.08.2023 року, виписки по рахунку за дату 12.09.2023 року за 08.11.2023 року, що підтверджують проведення платежів за відповідними рахунками Товариством з обмеженою відповідальністю "Дистреко".

Із вказаних доказів вбачається, що ТзОВ "Дистреко" у цій справі було понесено витрати на правову допомогу у розмірі 122 880 грн та 75 840 грн відповідно, що разом становить 198 720 (сто дев`яносто тисяч сімсот двадцять) грн.

Господарським судом першої інтанції враховано, що ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) подано клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги, в якій заявник просить відмовити у задоволенні Заяви ТзОВ "Дистреко" про відшкодування судових витрат, а у разі задоволення такої заяви - зменшити такі витрати до 14 000,00 грн.

Оцінивши подані ТзОВ "Дистреко" докази на підтвердження понесених ним витрат та беручи до уваги заперечення на заяву про відшкодування судових витрат, які подані ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), виходячи з обставин справи, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що витрати на професійну правничу допомогу, які пов`язані з розглядом цієї справи підлягають розподілу у розмірі 198 720, 00 грн, оскільки такі витрати співрозмірні з виконаною роботою та підтверджуються доказами, наявними у матеріалах справи.

Заперечуючи проти вказаних доводів, ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) вказувало на те, що третьою особою не дотримано вимог чинного законодавства для компенсації витрат на правову допомогу, а саме: не подано попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, не підтверджено розмір понесених витрат на правову допомогу, тому не вдається можливим встановити за які саме послуги було сплачено винагороду.

В той же час, господарським судом першої інстанції вірно зазначено, що вказані доводи повністю спростовуються доказами, що містяться у матеріалах справи, зокрема, із наданих ТзОВ "Дистреко" рахунків вбачається перелік послуг, за які має бути здійснена оплата, та вказана погодинна ставка адвоката із зазначенням кількості витрачених адвокатом годин.

Що ж стосується попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат на правову допомогу, то відповідно до ст. 124 ГПК України, у разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.

Водночас, господарським судом першої інстанції вірно зазначено, що неподання стороною попереднього розрахунку судових витрат не є безумовною підставою для відмови у відшкодуванні відповідних судових витрат (аналогічний Висновок наведено у Постанові Верховного Суду від 08.04.2021 року у справі № 161/20630/18).

Крім того, ТзОВ "Дистреко" просить стягнути з ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) понесені судові витрати, пов`язані з замовленням Висновка експертів № G-002-СІВ-23 від 30.08.2023 року.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи (п. 2 ч. 3 ст. 123 ГПК України).

Висновок експертів № G-002-СІВ-23 від 30.08.2023 прийнятий судом першої інстанції як належний та допустимий доказ у справі.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме копії Договору № Е/08/23 від 22.06.2023 року, копії рахунку-фактури № 24 від 22.06.2023 року та платіжної інструкції № 453 від 23.06.2023 року, Товариством з обмеженою відповідальністю "Дистреко" понесено витрати, пов`язані з замовленням висновка експертів № G-002-СІВ-23 від 30.08.2023 року у розмірі 79 819,32 грн.

Місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про покладення на ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) понесених витрат ТзОВ "Дистреко", пов`язаних з замовленням Висновка експертів № G-002-СІВ-23 від 30.08.2023 року у розмірі 79 819,32 грн.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 року у справі «Серявін та інші проти України» зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

У справі «Трофимчук проти України» Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

В силу приписів статті 236 ГПК України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним та обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Згідно статті 276 ГПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Місцевий господарський суд всебічно, повно та об`єктивно дослідив обставини справи, правильно визначив характер спірних правовідносин, надав оцінку поданим сторонами доказам та вірно застосував норми матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваного судового рішення.

Таким чином, доводи, наведені у апеляційній скарзі, не спростовують правомірність застосування відповідних норм чинного законодавства, якими обґрунтоване оскаржуване рішення суду першої інстанції, а тому колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з позицією місцевого господарського суду та доходить висновку про необхідність відмовити у задоволенні апеляційної скарги ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) та залишити оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі

№ 910/14863/22 - без змін.

Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги відповідно до ст. 129 ГПК України покладаються на скаржника.

Керуючись ст.ст 129,253-255,269,271,275,277,281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі № 910/14863/22 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2024 року у справі

№ 910/14863/22 залишити без змін.

3. Судові витрати, понесені у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції, покласти на скаржника.

4. Справу № 910/14863/22 повернути до Господарського суду міста Києва.

Повний текст складено 04.07.2024

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено

ст.ст. 287-289 ГПК України.

Головуючий суддя В.Ю. Поліщук

Судді В.О. Пантелієнко

М.Л. Доманська