СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м. Харків Справа № 922/3128/23

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Медуниця О.Є., суддя Істоміна О.А., суддя Радіонова О.О.

за участю секретаря судового засідання Гаркуши О.Л.,

представників:

від позивача Мосейчук А.І.;

від відповідача Сопільняк В.Ю. (у режимі відеоконференції);

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача (вх.763Х/3) на рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 (суддя Трофімов І.В., повний текст складено 27.02.2024) у справі №922/3128/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром", м.Харків,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді", м.Київ,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі ТОВ "Хладопром"), звернувся до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" (далі ТОВ "Три Ведмеді"), в якій (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) просить:

- заборонити ТОВ "Три Ведмеді" здійснювати використання позначення "Каштан" стосовно товарів 30 класу МКТП "морозиво", яке порушує права ТОВ "Хладопром" на визнану рішенням Солом`янського районного суду м.Києва від 19.11.2015 у справі №760/18843/15-ц добре відомою в Україні з 29.09.2000 відносно товарів 30 класу МКТП "морозиво" торговельну марку "Каштан", зокрема, шляхом: заборони нанесення позначення на упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку; заборони зберігання товару із нанесеним позначенням із метою пропонування для продажу, заборони пропонування товару із нанесеним позначенням для продажу, заборони продажу такого товару з нанесеним позначенням;

- заборонити ТОВ "Три Ведмеді" здійснювати використання позначення "Каштан" стосовно товарів 30 класу МКТП "морозиво", яке порушує права ТОВ "Хладопром" на зареєстровану, у тому числі, стосовно товару 30 класу МКТП "морозиво" торговельну марку "Каштан" за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001, зокрема, шляхом: заборони нанесення позначення на упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку, заборони зберігання товару із нанесеним позначенням із метою пропонування для продажу, заборони пропонування товару із нанесеним позначенням для продажу, заборони продажу такого товару з нанесеним позначенням.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 у справі №922/3128/23 позов задоволено.

В основу рішення покладено висновки суду про те, що відповідач неправомірно використовує позначення "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль"/"Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів, які використовуються відповідачем на упаковці товару 30 класу МКТП "морозиво" "Три ведмеді Каштан ваніль" та "Три ведмеді Каштан шоколад", зокрема шляхом нанесення його на упаковку, в якій міститься товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його до продажу, продаж, застосування зазначеного позначення в рекламі, що призводить до порушення виключних прав позивача на використання торговельних марок останнього.

Не погодившись із означеним рішенням, ТОВ "Три Ведмеді" звернулося до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, згідно з якою просить скасувати рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 у справі №922/3128/23 повністю та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог ТОВ «Хладопром».

На переконання апелянта, оскаржуване рішення є незаконним та необґрунтованим, з огляду на наступне:

- судом першої інстанції не з`ясовано обставин використання скаржником торговельних марок за свідоцтвами України №121585, №121586 у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки;

- місцевим господарським судом не з`ясовано обставин, пов`язаних із процесом реєстрації поданих ОСОБА_1 торговельних марок за заявками №m202002650 та №m202002654. ОСОБА_1 подано до Національного органу інтелектуальної власності заперечення на рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» щодо торговельних марок за заявками №m202002650 та №m202002654. Остаточне рішення щодо реєстрації чи відмови в реєстрації торговельних марок за заявками №m202002650 та №m202002654 не прийнято, а діловодство за заявками зупинено;

- суд не з`ясував обставини щодо відсутності факту сплутування споживачами належних позивачу торговельних марок зі словесним елементом «Каштан» з використовуваними відповідачем комбінованими позначеннями та неможливості виникнення у споживачів асоціацій з торговельними марками позивача;

- недоведеними є обставини вчинення скаржником певних дій, які кваліфікуються чинним законодавством України про торговельні марки як певні види використання позначення «Каштан»;

- Господарський суд Харківської області помилково визнав встановленими обставини наявності у позивача прав на добре відому в Україні торговельну марку «Каштан» та обставини вчинення скаржником дій, які позивач вважає порушенням своїх прав;

- висновки суду про відсутність підстав для застосування позовної давності не відповідають встановленим обставинам справи. Так, суд підтверджує, що позивач звертається до суду щодо неправомірного використання відповідачем позначень "Каштан" у складі комбінованих позначень, яке було виявлено позивачем у 2013 році, за 10 років до

подання ТОВ «Хладопром» позовної заяви. У той же час суд дійшов висновку про відсутність підстав для застосування наслідків пропуску позовної давності, з посиланням на те, що матеріали справи підтверджують, що вказані позначення відповідач почав використовувати з березня 2021 року;

- місцевий господарський суд, без врахування положень ст.99 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), робить висновок про відсутність тотожності/схожості спірних позначень із позначеннями торговельних марок за свідоцтвами України №121585, №121586 та невикористання відповідачем торговельних марок за цими свідоцтвами;

- справу було розглянуто неповажним складом суду з огляду на порушення судом правил територіальної підсудності при розгляді даної справи;

- оскаржуване рішення стосується прав та інтересів особи, яка не була залучена до участі у справі - ОСОБА_1 , який є власником торговельних марок за свідоцтвами України №121585, №121586, які використовує ТОВ «Три Ведмеді» у своїй господарській діяльності;

- судом першої інстанції порушено норми процесуального права при оцінці Висновків експертів №384/1/23 від 30.10.2023 та №230-11/23 від 16.11.2023;

- висновок суду про неналежність та недостовірність висновку соціологічного дослідження є безпідставним та таким, що суперечить вимогам чинного законодавства України, оскільки обставини, які встановлені висновком соціологічного опитування входять до предмету доказування у даній справі; такий доказ отримано з повним дотриманням законодавства; висновком соціологічного опитування доведено обставини, на які відповідач посилається як на підставу своїх заперечень;

- місцевим господарським судом неправильно застосовано норми матеріального права. Зокрема, застосовано положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції, яка є нечинною на момент вирішення спору (у редакції від 11.12.2019 замість редакції від 15.04.2023). Неправомірно застосовано Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України №228 від 15.04.2005, який не підлягає застосуванню (втратив чинність 25.05.2021). Не застосовано положень абз.5 ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які підлягали застосуванню.

За змістом апеляційної скарги відповідач, разом з іншим, повідомив суд про попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, що вже поніс та очікує понести скаржник (судові витрати на професійну правничу допомогу, витрати на оплату судового збору за подання апеляційної скарги, інші судові витрати, пов`язані з апеляційним розглядом справи №922/3128/23), складає 400 000,00 грн. Апелянт у порядку, передбаченому ч.8 ст.129 ГПК України здійснив заяву про те, що докази щодо розміру судових витрат, які він поніс та має понести у зв`язку з апеляційним розглядом справи №922/3128/23, будуть ним подані протягом 5 днів після ухвалення апеляційним судом судового рішення.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.03.2024 для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Медуниця О.Є., суддя Істоміна О.А., суддя Радіонова О.О.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 25.03.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Три Ведмеді" на рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 у справі №922/3128/23 та призначено розгляд означеної апеляційної скарги на 08.05.2024 о 12:45год.

Від ТОВ "Три Ведмеді" 15.04.2024 через підсистему «Електронний суд» отримано клопотання (вх.5266) про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 .

Через підсистему «Електронний суд» 16.04.2024 від ТОВ "Хладопром" отримано відзив на апеляційну скаргу (вх.5308; сформовано в підсистемі «Електронний суд» 15.04.2024, тобто у межах визначеного судом строку), за змістом якого заявник просить апеляційну скаргу ТОВ "Три Ведмеді" на рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 у справі №922/3128/23 залишити без задоволення, означене рішення - без змін; судові витрати покласти на відповідача.

За коротким змістом відзиву позивач звертає увагу на наступне:

- безпідставними є вказівки ТОВ «Три Ведмеді» про те, що судом першої інстанції не було досліджено правомірне використання відповідачем позначень "Каштан Ваніль"/"Каштан Шоколад", зареєстрованих як торговельні марки за свідоцтвами України №121585, №121586 на ім`я Ушмаєва Дмитра Ігоровича, на підставі ліцензійного договору від 31.12.2016, оскільки зазначена обставина не входить до предмету доказування у справі №922/3128/23, адже зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України №121585, №121586 відповідачем не використовуються з 2021;

- твердження відповідача про те, що ТОВ «Хладопром» не є власником добре відомого в Україні знака не ґрунтується на нормах чинного законодавства та спростовується висновками судів у справах №910/21300/17, №910/14162/17, №922/2017/17, №760/18843/15-ц;

- питанню щодо обґрунтованості підсудності справи вже надана оцінка Східним апеляційним господарським судом у постанові від 06.11.2023 у справі №922/3128/23;

- посилання відповідача на те, що рішення у справі може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_1 як власника торговельних марок за Свідоцтвами України №121585 та № НОМЕР_1 , не є спроможним, адже зазначені торговельні марки не є предметами спору та не стосуються предмета позову по справі №922/3128/23;

- у межах справи №922/3128/23 торговельні марки «Три Ведмеді» та «Хладик» не є предметом чи підставою позову, а тому висновки, викладені в соціологічному дослідженні, не стосуються предмету позову. Дослідження думки споживачів щодо можливості сплутування упаковок морозива торговельних марок «Три Ведмеді» та «Хладик» є неналежним та недопустимим доказом по справі;

- помилкове зазначення судом першої інстанції норм законодавства не в чинній редакції не має наслідком скасування відповідного судового рішення.

За змістом відзиву на апеляційну скаргу позивач, разом з іншим, зазначив попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вже поніс та які очікує понести у зв`язку з апеляційним розглядом справи №922/3128/23, які включають витрати на професійну правничу допомогу 150 000,00 грн. У порядку, передбаченому абз.2 ч.8 ст.129 ГПК України, позивач здійснив заяву про те, що докази, які підтверджують розмір судових витрат, які ТОВ «Хладопром» понесло та має понести у зв`язку із розглядом справи в суді апеляційної інстанції, будуть подані протягом п`яти днів після ухвалення судового рішення.

Від ТОВ "Хладопром" 01.05.2024 через підсистему «Електронний суд» надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи (вх.6118). За змістом означеного клопотання позивач просить поновити строк на подання доказів до матеріалів справи №922/3128/23 та приєднати до матеріалів справи №922/3128/23 в якості доказів копії письмового дозволу старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Петрова Данила №2335/119-94/24-2024 від 01.04.2024 та Висновку експерта №21401 від 02.02.2024 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000372 від 19.07.2023.

07.05.2024 від ТОВ "Три Ведмеді" через підсистему «Електронний суд» надійшли заперечення на клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи №922/3128/23 (вх.6390). За змістом означених заперечень відповідач просить: визнати причини пропуску процесуального строку для подання заперечень на клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи №922/3128/23 поважними та поновити строк скаржнику для подання даних заперечень; відмовити позивачу у клопотанні про поновлення строку для подання доказів; відмовити у долученні додаткових документів; у випадку задоволення клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, надати скаржнику достатній та розумний строк для надання у письмовому вигляді позиції щодо висновку експерта №21401 від 02.02.2024 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000372, як доказу.

Від ТОВ "Три Ведмеді" 07.05.2024 через підсистему «Електронний суд» отримано відповідь на відзив (вх.6394), за змістом якої відповідач просить визнати причини пропуску процесуального строку для подання відповіді на відзив на апеляційну скаргу поважними та поновити скаржнику пропущений строк для подання відповіді на відзив на апеляційну скаргу; врахувати означений документ при розгляді апеляційної скарги.

У судовому засіданні 08.05.2024, заслухавши пояснення представників сторін, з метою повного та всебічного дослідження матеріалів справи в їх сукупності, судова колегія Східного апеляційного господарського суду дійшла висновку про необхідність оголошення перерви в судовому засіданні до 27.05.2024 о 14:15год.

Через підсистему «Електронний суд» 24.05.2024 від ТОВ "Три Ведмеді" надійшли пояснення щодо конкретного виду морозива, до якого належить морозиво «Три Ведмеді Каштан Ваніль» та «Три ведмеді Каштан Шоколад» (вх.7234).

Від ТОВ "Хладопром" 27.05.2024 через підсистему «Електронний суд» отримано пояснення по справі (вх.7280), за змістом яких заявник, разом з іншим, просить поновити строк на подання доказів до матеріалів справи №922/3128/23 та приєднати до матеріалів справи №922/3128/23 в якості доказів копію відповіді Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» №98/04-24 від 15.04.2024 та витяг з ДСТУ 4733:2007.

У судовому засіданні 27.05.2024, за участі представників сторін, розглянувши клопотання ТОВ "Хладопром" про приєднання доказів до матеріалів справи (вх.6118 від 01.05.2024), судова колегія відмовила у його задоволенні (мотиви відмови зазначені в ухвалі суду від 27.05.2024). Разом з тим судова колегія дійшла висновку про необхідність оголошення перерви в судовому засіданні до 19.06.2024 о 14:15год.

Через підсистему «Електронний суд» 18.06.2024 від ТОВ «Хладопром» надійшли письмові пояснення (з урахуванням прийняття Верховним Судом постанови від 30.05.2024 по справі №910/6518/19) (вх.8233), за змістом яких позивач просить поновити ТОВ «Хладопром» строк на подання доказів до матеріалів справи №922/3128/23 та приєднати до матеріалів справи №922/3128/23 в якості доказів копії відповіді Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» №158/06-24 від 12.06.2024 та запиту ТОВ «Хладопром» №02/06 від 06.06.2024.

У судовому засіданні 19.06.2024, за участі представників сторін, судовою колегією розглянуто клопотання ТОВ "Три Ведмеді", заявлене за змістом відповіді на відзив, (вх.6394 від 07.05.2024), про визнання поважними причин пропуску процесуального строку для подання відповіді на відзив на апеляційну скаргу та поновленя скаржнику пропущеного строку для подання відповіді на відзив на апеляційну скаргу.

При цьому судом апеляційної інстанції враховано, що згідно з ч.1 ст.119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Отже, пропущений учасником процесуальний строк (строк, встановлений законом) може бути поновлений судом за умови вчинення учасником процесуальної дії, для вчинення якої було встановлено строк, подання учасником заяви про поновлення процесуального строку та визнання причин пропуску строку поважними, крім випадків, коли ГПК України встановлено неможливість такого поновлення.

Відповідно до ч.2 ст.119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Зі змісту наведеної норми випливає, що за заявою учасника справи може бути продовжений тільки строк, який встановлений судом і який не сплив на час звернення учасника справи із заявою. Разом з тим, на відміну від поновлення процесуального строку, вирішення судом питання про продовження процесуального строку не обумовлене вчиненням учасником процесуальної дії. Навпаки, процесуальний закон виходить з того, що процесуальний строк продовжується для вчинення процесуальної дії, яка ще не вчинена. Подібні правові висновки сформульовані у постанові Верховного Суду у складі об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 03.12.2018 у справі №904/5995/16, у постанові Верховного Суду від 29.05.2024 у справі №910/3508/22.

У контексті приписів ст.118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 25.03.2024 встановлено сторонам строк по 15.04.2024 для подання відзиву на апеляційну скаргу, заяв та/або клопотань (за наявності).

З огляду на наведене, враховуючи положення статей 118, 119 ГПК України, судова колегія відмовила у задоволенні клопотання відповідача про поновлення строку на подання відповіді на відзив на апеляційну скаргу, а саму відповідь на відзив суд апеляційної інстанції залишив без розгляду.

Суд апеляційної інстанції, разом з іншим, звертає увагу на те, що в обгрунтування клопотання про поновлення строку на подання відповіді на відзив на апеляційну скаргу відповіда зауважує на тому, що позивач подав відзив на апеляційну скаргу у останній день встановленого судом строку для його подання, а саме 15.04.2024, з огляду на що подання відповіді на відзи у строки, встановлені судом, не вбачалося за можливе.

Водночас, скаржник підтверджує факт отриманя відзиву на апеляційну скаргу 16.04.2024 у підсистемі «Електронний суд». У свою чергу, ним не обгрунтовано неможливість подання відповіді на відзив протягом трьох тижнів, у період з 16.04.2024 (дата отримання відзиву позивача на апеляційну скаргу) до 07.05.2024.

Разом з іншим, судова колегія залишала без розгляду отримані 24.05.2024 від ТОВ "Три Ведмеді" пояснення щодо конкретного виду морозива, до якого належить морозиво «Три Ведмеді Каштан Ваніль» та «Три ведмеді Каштан Шоколад» (вх.7234 від 24.05.2024), як такі, що подані після закінчення призначеного судом строку.

Східний апеляційний господарський суд у судовому засіданні 19.06.2024 також розглянув та відмовив у задоволенні:

- клопотання ТОВ "Хладопром", заявленого за змістом пояснень по справі (вх.7280 від 27.05.2024), про поновлення строку на подання доказів до матеріалів справи №922/3128/23 та приєднання до матеріалів справи №922/3128/23 в якості доказів копії відповіді Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» №98/04-24 від 15.04.2024 та витягу з ДСТУ 4733:2007;

- клопотання ТОВ «Хладопром», заявленого за змістом письмових пояснень (з урахуванням прийняття Верховним Судом постанови від 30.05.2024 по справі №910/6518/19) (вх.8233 від 18.06.2024), про поновлення строку на подання доказів до матеріалів справи №922/3128/23 та приєднання до матеріалів справи №922/3128/23 в якості доказів копій відповіді Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» №158/06-24 від 12.06.2024 та запиту ТОВ «Хладопром» №02/06 від 06.06.2024.

При розгляді означених клопотань судовою колегією враховано, що відповідно до ч.ч.1-3 ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Системний аналіз ст.80 ГПК України (подання доказів) та ст.269 ГПК України (межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції) свідчить про те, що докази, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, повинні існувати на момент звернення до суду з відповідним позовом, і саме на позивача покладено обов`язок подання таких доказів одночасно з позовною заявою. У свою чергу, на відповідача покладено обов`язок подати суду докази разом із поданням відзиву.

Така обставина, як відсутність доказів на момент ухвалення рішення суду, взагалі виключає можливість прийняття судом апеляційної інстанції додаткових доказів у порядку ст.269 ГПК України незалежно від причин неподання таких доказів. Навпаки, саме допущення такої можливості судом апеляційної інстанції матиме наслідком порушення вищенаведених норм процесуального права, а також принципу правової визначеності, ключовим елементом якого є однозначність та передбачуваність правозастосування, а отже системність та послідовність у діяльності відповідних органів, насамперед судів.

Розглянувши клопотання відповідача про залучення ОСОБА_1 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, судова колегія відмовила в його задоволенні з огляду на наступне.

В обґрунтування клопотання відповідач зазначає, що скаржник є виробником морозива «КАШТАН Ваніль» та «КАШТАН Шоколад» та використовує торговельні марки за свідоцтвами України №121585, №121586 на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016. Власником прав на торговельні марки за свідоцтвами України №121585, №121586 є ОСОБА_1 . Вказані торговельні марки використовуються відповідачем у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, що узгоджується з приписами Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». На переконання відповідача, у випадку задоволення позовних вимог, ТОВ «Три Ведмеді» не зможе використовувати торговельні марки за свідоцтвами України №121585, №121586 та, як наслідок, виконувати умови ліцензійного договору, а, отже, рішення у даній справі вплине на права та обов`язки ОСОБА_1 як власника торговельних марок. Вказане рішення вплине на право ОСОБА_1 як власника торговельних марок за свідоцтвами України №121585, № НОМЕР_1 надавати дозвіл на використання даних торговельних марок, а також отримувати винагороду за таке використання, перешкоджати неправомірному використанню торговельних марок, у тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до приписів ст.50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи (ч.1).

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (ч.2).

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (ч.3).

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч.4).

У розумінні ст.50 ГПК України підставою участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є їх заінтересованість у результатах вирішення спору, а саме: ймовірність виникнення в них у майбутньому права на позов або можливості пред`явлення до них позовних вимог зі сторони позивача чи відповідача.

Отже, у силу наведеної вище норми умовою для залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, як за ініціативою суду, так і за клопотанням відповідних осіб, є саме те, що рішення господарського суду може вплинути на їх права та обов`язки і в силу положень частини четвертої обов`язком суду є зазначення обставин, на які саме права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду.

Суд апеляційної інстанції звертає увагу, що у розглядуваному випадку предметом позову є заборона ТОВ «Три Ведмеді» здійснювати використання позначення «Каштан» стосовно товарів 30 класу МКТП «морозиво», яке порушує права ТОВ «Хладопром» на визнану рішенням Солом`янського районного суду м.Києва від 19.11.2015 у справі №760/18843/15-ц добре відомою в Україні з 29.09.2000 відносно товарів 30 класу МКТП «морозиво» торговельну марку «Каштан» та на зареєстровану, у тому числі, стосовно товару 30 класу МКТП «морозиво» торговельну марку «Каштан» за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001.

ТОВ «Хладопром» не заявлено позовних вимог про визнання недійсними торговельних марок за свідоцтвами України №121585 та №121586, які належать ОСОБА_1 та щодо яких у відповідача є право на використання на підставі ліцензійного договору. Відтак, безпідставними є твердження відповідача про те, що у випадку задоволення позовних вимог, ТОВ «Три Ведмеді» не зможе використовувати торговельні марки за свідоцтвами України №121585, №121586 та виконувати умови ліцензійного договору.

У розглядуваному випадку підставою позову є неправомірне використання відповідачем на упаковках своєї продукції (морозива) позначення «Каштан» у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи «Каштан ваніль»/«Каштан шоколад», «три ведмеді» та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів, які не є торговельними марками за свідоцтвами України №121585, №121586. Тобто, неправомірне використання позначення «Каштан» у складі комбінованих позначень не є тотожним неправомірному використанню зареєстрованих торговельних марок за свідоцтвами України №121585, №121586.

При цьому судова колегія зауважує, що матеріалами справи підтверджено, що з березня 2021 року відповідач не використовує торговельні марки, які мають за свідоцтвами України №121585 та №121586 правову охорону (про що докладніше заначено нище за текстом). Відповідач під час розгляду справи судом апеляційної інстанції пояснив, що використовує інший вид торговельних марок за свідоцтвами України №121586, №121585 у формі, що відрізняється від зареєстрованих торговельних марок.

У свою чергу, ОСОБА_1 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Три Ведмеді», звертався до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" із заявками №m202002650 та №m202002654 з метою реєстрації торговельних марок щодо позначень, які і використовує відповідач у своїй господарській діяльності на цей час з березня 2021 року, що свідчить про те, що використовувані відповідачем комбіновані позначення, які і є предметом дослідження у цій справі, не стосуються торгових марок за свідоцтвами України №121585 та №121586.

У суб`єкта підприємницької діяльності відсутні правові підстави двічи реєструвати одну й ту ж саму марку.

Отже, твердження відповідача про те, що рішення у справі №922/3128/23 вплине на права та обов`язки ОСОБА_1 , як власника торговельних марок за свідоцтвами України №121585 та №121586, не є обгрунтованими.

У судовому засіданні 19.06.2024 представник ТОВ "Три Ведмеді", разом з іншим, підтримав вимоги апеляційної скарги з мотивів, що були в ній викладені. Представник ТОВ "Хладопром" проти задоволення вимог апеляційної скарги заперечив, просив оскаржуване рішення залишити без змін.

Дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду встановила наступне.

22.02.1999 Відкрите акціонерне товариство "Київський холодокомбінат №2" звернулося до НДЦПЕ Держпатенту України із заявою (номер подання заявки 99020539) з проханням зареєструвати зазначене у заявці Позначення "Каштан" як знак для товарів і послуг на ім`я заявника.

Згідно з Рішенням від 30.03.2001 Відділом експертизи знаків для товарів, послуг та промислових зразків Українського інституту промислової власності прийнято рішення про реєстрацію знаку "Каштан" за заявкою №99020539.

Державною службою інтелектуальної власності України 16.04.2001 зареєстровано знак для товарів і послуг "Каштан" та видано ВАТ "Київський холодокомбінат №2" Свідоцтво на знак для товарів і послуг "Каштан" за №19356.

Інформацію про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг "Каштан" опубліковано в офіційному бюлетені №3 від 16.04.2001.

06.02.2011 Державний департамент інтелектуальної власності видав Рішення Акціонерному товариству закритого типу "Хладопром" про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг "Каштан" відповідно до Свідоцтва №19356 від 16.04.2001. Отже, Акціонерне товариство закритого типу "Хладопром" стало правонаступником свідоцтва на знак для товарів і послуг "Каштан" №19356 від 16.04.2001.

25.05.2011 внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України щодо зміни власника Свідоцтва №19356 від 16.04.2011 та опубліковано такі зміни в офіційному бюлетені "Промислова власність" №10 від 25.05.2011.

У зв`язку зі зміною організаційно-правової форми Акціонерного товариства закритого типу "Хладопром" на Приватне акціонерне товариство "Хладопром", 25.06.2014 внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Рішенням Солом`янського районного суду м.Києва від 19.11.2015 у справі №760/18843/15-ц визнано словесний знак для товарів і послуг "Каштан" добре відомим в Україні знаком Приватного акціонерного товариства "Хладопром" відносно товару 30 класу МКТП "морозиво" станом на 29.09.2000.

14.04.2016 Приватне акціонерне товариство "Хладопром" реорганізовано шляхом перетворення у ТОВ "Хладопром", яке зареєстроване відповідно до діючого законодавства України 15.04.2016 та відповідно до установчих документів є правонаступником усіх прав та обов`язків Приватного акціонерного товариства "Хладопром".

Як убачається з наявної в матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №19356 від 11.07.2016, у зв`язку із проведеною реорганізацією (перетворенням) внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг та опубліковано про такі зміни в офіційному бюлетені "Промислова власність" №13 від 11.07.2016.

Як зазначає позивач, ТОВ "Хладопром" є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг "Каштан" за №19356 від 16.04.2001, зареєстрованого, зокрема, для товару 30 класу МКТП "морозиво", торговельної марки "Каштан", а також власником торговельної марки "Каштан", визнаної добре відомою в Україні з 29.09.2000 відносно товару 30 класу МКТП "морозиво" рішенням Солом`янського районного суду м.Києва від 19.11.2015 у справі №760/18843/15-ц.

Позивачем та його ліцензіатами означені об`єкти права інтелектуальної власності використовуються в господарській діяльності.

Як зазначає відповідач, ТОВ "Три Ведмеді" на підставі ліцензійного договору від 31.12.2016 є користувачем позначень "Каштан Ваніль"/"Каштан Шоколад", зареєстрованих як торговельні марки за свідоцтвами України №121585, №121586.

За твердженнями позивача, у 2023 році ТОВ «Хладопром» зафіксовано факт неправомірного використання ТОВ «Три Ведмеді» позначення "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль"/"Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів, шляхом нанесення на упаковку товару 30 класу МКТП "морозиво", виробником якого є відповідач, без дозволу від ТОВ "Хладопром" на використання зазначеного позначення (зразки упаковок продукції відповідача із спірним позначенням і стилізованими малюнками ведмедів додані до матеріалів справи).

На підтвердження означеної обставини ТОВ «Хладопром» також надав чек ФН від 13.06.2023 на придбання морозива "Три Ведмеді Каштан Ваніль" та "Три Ведмеді Каштан Шоколад" у магазині "Продукти-122" (ТОВ "АТБ").

На переконання ТОВ «Хладопром», використовувані ТОВ «Три Ведмеді» позначення є:

1) схожими із зареєстрованими, серед іншого, для спорідненого товару 30 класу МКТП "морозиво", торговельними марками, які на праві власності належать ТОВ "Хладопром" за свідоцтвами на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001, №279110 від 27.07.2020, настільки, що внаслідок такого використання їх можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація такого позначення з торговельними марками позивача;

2) імітацією, здатною викликати змішування з належною ТОВ "Хладопром" згідно з рішенням Солом`янського районного суду м.Києва у справі №760/18843/15-ц від 19.11.2015 добре відомою в Україні торговельною маркою "Каштан" для товару 30 класу МКТП "морозиво", що призводить до порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "Каштан", визнану добре відомою в Україні з 29.09.2000 відносно товарів 30 класу МКТП "морозиво" рішенням Солом`янського районного суду м.Києва у справі №760/18843/15-ц від 19.11.2015 та на зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001, №279110 від 27.07.2020.

Означене стало підставою звернення ТОВ «Хладопром» з розглядуваним позовом до суду за захистом порушеного права.

Судова колегія враховує наступне.

Спір стосується питання щодо наявності чи відсутності підстав вважати права позивача на торговельну марку за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 та на торгівельну марку, визнану добре відомою в Україні, порушеними з боку відповідача та наявності чи відсутності підстав для їх (прав) захисту.

Враховуючи викладені вище за текстом постанови обставини та положення ст.108 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), якою визначено, що у разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов`язки попередньої юридичної особи, Східний апеляційний господарський суд погоджується з висновками місцевого господарського суду про те, що до ТОВ «Хладопром» від Приватного акціонерного товариства "Хладопром" перейшли всі права та обов`язки, у тому числі права на торговельну марку, зареєстровану за свідоцтвом на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001 та на торговельну марку "Каштан", визнану добре відомою в Україні з 29.09.2000 відносно товару 30 класу МКТП "морозиво" (далі торговельні марки). Зміна організаційної форми підприємства шляхом перетворення не є зміною власника прав інтелектуальної власності.

Згідно з приписами ч.1 ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку (ч.1). Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва (ч.2).

Відповідно до ст.154 Господарського кодексу України (далі - ГК України) відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами (ч.1). До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами (ч.2).

Статтею 418 ЦК України унормовано, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом (ч.1). Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом (ч.2). Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (ч.2).

Відповідно до приписів ст.420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Відповідно до ч.3 ст.426 ЦК України використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором (ст.431 ЦК України).

У контексті приписів ст.492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Мета торговельної марки полягає у вирізненні товарів і послуг одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 494 ЦК України визначено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом (ч.1). Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч.2).

Відповідно до ст.495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ч.3 ст.13 ЦК України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Згідно з ч.3 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі в редакції станом на дату виникнення спірних правовідносин (дата чеку 13.06.2023) визначені права, що випливають із свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Так, свідоцтво надає його власнику право використовувати торгівельну марку та інші права, визначені цим Законом (ч.2).

Використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки (ч.4).

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (ч.5).

Суд апеляційної інстанції вважає правильними доводи апелянта, що місцевим господарським судом застосовано редакцію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яка не діяла на час виникнення спірних правовідносин.

На підставі аналізу рішень Конституційного Суду України, що містять офіційні тлумачення положень Основного Закону стосовно дії нормативно-правового акта у часі, доцільно зробити висновок, що судом під час розгляду справи має застосовуватися той нормативно-правовий акт, який набув чинності та залишається чинним на момент виникнення та припинення спірних правовідносин (у розглядуваному випадку станом на 13.06.2023 (дата чеку).

Водночас, ця помилка суду першого інстанції не призвела до ухвалення неправильного рішення.

Разом із тим, апелянт не вказує як саме інша редакція певної статті, застосованої судом першої інстанції, негативно вплинула на правильність рішення.

У силу приписів ст.20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ч.2 ст.20 означеного Закону на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

Під час розгляду справи Східним апеляційним господарським судом ТОВ «Три Ведмеді» з посиланням на рішення Господарського суду міста Києва від 21.12.2023 у справі №910/6518/19 наголошувало на відсутності у позивача прав інтелектуальної власності на торговельну марку «Каштан» за свідоцтвом №19356 щодо товару 30 класу МКТП «морозиво», а саме «вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті», зокрема, права забороняти іншим особам використовувати таку торговельну марку (позначення) для зазначених товарів, у зв`язку із тим, що відповідно до вказаного рішення суду позначення «КАШТАН» втратило основну функцію торговельної марки через перетворення цього позначення на загальновживане.

З цього приводу судова колегія вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно з ч.4 ст.75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч.1 ст.18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.12.2023 (повний текст складено 02.02.2024) у справі №910/6518/19 задоволено частково позов ТОВ "Три Ведмеді" до ТОВ "Хладопром" та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" про припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії.

Припинено дію свідоцтва України №19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН», власником якого є ТОВ «Хладопром» у частині товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг "морозиво", а саме "вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті", у зв`язку з перетворенням його в загальновживане позначення після подання заявки m99020539 від 22.02.1999.

Зобов`язано Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України №19356 в частині товарів 30 класу МКТП "морозиво" (а саме "вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті") та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність. У задоволенні інших позовних вимог, а саме щодо припинення дії свідоцтва №19356 щодо товарів іншого виду відмовлено.

Судова колегія звертає увагу, що станом на дату ухвалення оскаржуваного рішення у справі №922/3128/23 (21.02.2024) рішення у справі №910/6518/19 не набрало законної сили.

Відповідно до ч.2 ст.241 ГПК України, у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Постанова Північного апеляційного господарського суду у справі №910/6518/19, якою залишено без змін рішення Господарського суду міста Києва від 21.12.2023 у справі №910/6518/19 та яка залишена без змін постановою Верховного Суду від 30.05.2024, ухвалена 01.04.2024.

Отже, рішення Господарського суду міста Києва від 21.12.2023 у справі №910/6518/19 набрало законної сили 01.04.2024.

З огляду на наведене, у Господарського суду Харківської області станом на дату ухвалення оскаржуваного рішення у справі №922/3128/23 були відсутні підстави, в силу приписів ч.4 ст.75 ГПК України, для того, щоб вважати встановленими обставини, що були встановлені рішенням Господарського суду міста Києва від 21.12.2023 у справі №910/6518/19.

Враховуючи вказані обставини, а також те, що суд першої інстанції не мав підстав для зупинення провадженя у цій справі до набрання законної сили рішенням у справ №910/6518/19, судова колегія не має підстав для врахування вказаного рішення суду про скасування свідоцтва позивача №19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН при винесенні своєї постанови, на чому наполягає апелянт.

Крім того судова колегія також вважає за необхідне звернути увагу на наступне.

Статтею 497 ЦК України врегульовано дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Так, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв`язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг (ч.1). Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом (ч.2).

Закон України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг передбачає використання двох термінів, що вказують на втрату знаком правової охорони: припинення дії свідоцтва (ст.18) та визнання свідоцтва недійсним (ст.19).

Відповідно до ч.3 ст.18 означеного Закону дія свідоцтва припиняється за рішенням суду:

у зв`язку з перетворенням торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва;

якщо внаслідок використання торговельної марки власником свідоцтва або з його дозволу іншою особою вона може ввести громадськість в оману, зокрема щодо походження, якості або географічного походження товарів і послуг, для яких вона була зареєстрована.

Якщо підстави для припинення дії свідоцтва поширюються на деякі товари чи послуги, дія свідоцтва припиняється лише щодо таких товарів чи послуг.

При цьому слід наголосити, що у разі припинення дії свідоцтва його чинність припиняється на майбутнє, тобто використання знака до моменту його припинення є цілком правомірним.

Отже, станом на момент звернення ТОВ «Хладопром з позовом у цій сраві до суду та станом на дату винесення оскаржуваного рішення свідоцтво України №19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН» було чинним і, відповідно, ТОВ «Хладопром» мало права, що випливають із свідоцтва, на захист яких і був спрямований цей позов.

Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (яка набула чинності для України з 25.12.1991) країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори України» встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства (ч.1). Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору (ч.2).

Частина 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

Стаття 1 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29.09.1999, визначає «компетентний орган» як адміністративний, судовий, або напівсудовий орган держави-члена, який має компетенцію робити висновки чи є будь-який знак загальновідомим, чи забезпечувати охорону загальновідомих знаків.

У даному випадку спір, який виник між сторонами, пов`язаний із необхідністю захисту, на думку позивача, його прав інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 та на торговельну марку, визнану добре відомою в Україні рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг (ч.4 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

У питанні схожості чи тотожності позначень судова колегія звертається до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 (далі - Правила), на які обгрунтовано послався місцевий господарський суд.

Згідно з п.4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.5 Правил визначено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

ТОВ «Хладопром» надано до матеріалів справи Висновок експерта №247 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.07.2023, складений атестованим судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем за зверненням ТОВ "Хладопром".

Відповідно до приписів ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ч.1). Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків (ч.2).

У силу приписів ч.1 ст.76, ч.1 ст.77 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно зі ст.98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством (ч.1). Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань (ч.2). Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи (ч.3). У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством (ч.6). У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Наданий позивачем Висновок експерта №247 від 07.07.2023 відповідає означеним положенням процесуального законодавства. Зокрема, зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до ст.384 КК України. Означений висновок експерта підготовлено для подання до Господарського суду Харківської області. Враховуючи означене, Висновок експерта №247 від 07.07.2023 правомірно прийнятий Господарським судом Харківської області в якості належного та допустимого доказу у справі.

За результатами проведення експертизи зроблено наступні висновки:

1. Елемент "Каштан" комбінованого позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, з якого складається оформлення фронтальної сторони упаковки товару "МОРОЗИВО З КОМБІНОВАНИМ СКЛАДОМ СИРОВИНИ "КАШТАН "ВАНІЛЬ" ТМ "ТРИ ВЕДМЕДІ" З АРОМАТОМ ВАНІЛІ, ГЛАЗУРОВАНЕ, 10.0%", виробник ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ", є його істотною складовою частиною, яка є імітацією, здатню викликати змішування з належною ТОВ "Хладопром" згідно з рішенням Солом`янського районного суду м.Києва у справі №760/18843/15-ц від 19.11.2015 добре відомою в Україні торговельною маркою "Каштан" для товару 30 класу МКТП морозиво;

2. Елемент "Каштан" комбінованого позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, з якого складається оформлення фронтальної сторони упаковки товару "МОРОЗИВО З КОМБІНОВАНИМ СКЛАДОМ СИРОВИНИ ШОКОЛАДНЕ "КАШТАН "ШОКОЛАД" ТМ "ТРИ ВЕДМЕДІ", ГЛАЗУРОВАНЕ, 10.0% ЖИРУ", виробник ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ", є його істотною складовою частиною, яка є імітацією, здатного викликати змішування з належною ТОВ "Хладопром" згідно з рішенням Солом`янського районного суду м.Києва у справі №760/18843/15-ц від 19.11.2015 добре відомою в Україні торговельною маркою "Каштан" для товару 30 класу МКТП морозиво;

3. Позначення у вигляді напису "Каштан", яке використовується на упаковці товару "МОРОЗИВО З КОМБІНОВАНИМ СКЛАДОМ СИРОВИНИ "КАШТАН "ВАНІЛЬ" ТМ "ТРИ ВЕДМЕДІ" З АРОМАТОМ ВАНІЛІ, ГЛАЗУРОВАНЕ, 10.0% ЖИРУ", виробник ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ", є схожим із зареєстрованою, серед іншого, для спорідненого товару 30 класу МКТП "морозиво" торговельною маркою "Каштан" за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 настільки, що внаслідок такого використання їх можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

4. Позначення у вигляді напису "Каштан", яке використовується на упаковці товару "МОРОЗИВО З КОМБІНОВАНИМ СКЛАДОМ СИРОВИНИ ШОКОЛАДНЕ "КАШТАН "ШОКОЛАД" ТМ "ТРИ ВЕДМЕДІ", ГЛАЗУРОВАНЕ, 10.0% ЖИРУ", виробництва ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ", є схожим із зареєстрованою, серед іншого, для спорідненого товару 30 класу МКТП "морозиво" торговельною маркою "Каштан" за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 настільки, що внаслідок такого використання їх можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

У силу приписів ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч.1). Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ч.2).

Обгрунтовуючи свою правову позицію ТОВ «Три Ведмеді» наголошує на тому, що відповідач на підставі ліцензійного договору від 31.12.2016 (копія додана до матеріалів справи) використовує у своїй господарській діяльності торговельні марки за свідоцтвами України №121585, №121586, які належать ОСОБА_1 .

У свою чергу, за змістом апеляційної скарги відповідач підтверджує, що здійснює використання торговельних марок за свідоцтвами України №121585, №121586 у формі, що відрізняється від зареєстрованих торговельних марок окремими елементами (за твердженнями відповідача, фактично використання «ребрендингових» позначень). Відповідач зазначає, що здійснює використання із заміною елементів відповідних позначень, а саме замість елементу позначення "Три ведмеді" здійснює використання позначення "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль"/"Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів.

Водночас, як вірно зауважено місцевим господарським судом, законодавство України не містить визначення термінів "ребрендинг", "бренд", "логотип", це маркетингові поняття. По своїй суті ребрендинг це зміна назви, логотипу, візуального оформлення бренду зі зміною позиціонування, а також зміна цілісної ідеології бренду.

Як убачається з матеріалів справи, 11.02.2020 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Три Ведмеді" з метою реєстрації торговельних марок щодо позначень, які використовує відповідач у своїй господарській діяльності та заборона використання яких є предметом розгляду справи №922/3128/23, подав до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" дві заявки №m202002650 та №m202002654.

Рішеннями Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" №170137/3M/22 від 22.09.2022 та №170139/3M/22 від 22.09.2022 відмовлено в реєстрації торговельних марок для всіх позначень, які зазначені у заявках №m202002650 та №m202002654. Означені рішення прийняті на підставі висновків експертиз №170138/3M/22 від 22.09.2022 та №170134/3M/22 від 22.09.2022.

Відповідно до Висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи №170138/3M/22 від 22.09.2022 заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з:

словесною торговельною маркою "Каштан" (свідоцтво №19356 від 16.04.2001 заявка №99020539 від 22.02.1999);

словесною торговельною маркою "Каштан зі смаком ванілі" (свідоцтво №239354 від 12.03.2018 заявка №m201618065 від 19.08.2016), раніше зареєстрованими в Україні на ім`я ТОВ "Хладопром" (UA) щодо таких самих та споріднених товарів;

словесною торговельною маркою "Каштан", яка станом на 29.09.2000 визнана добре відомою в Україні щодо Приватного акціонерного товариства "Хладопром" (UA) (рішення Солом`янського районного суду м.Києва від 19.11.2015 у справі №760/18843/15-ц, що набрало законної сили 30.11.2015) для товарів 30 класу "морозиво".

Згідно з Висновком про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи №170134/3M/22 від 22.09.2022 заявлене комбіноване позначення дня всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з:

словесною торговельною маркою "Каштан" (свідоцтво №19356 від 16.04.2001 заявка №99020539 від 22.02.1999), словесною торговельною маркою "Каштан Шоколадний" (свідоцтво №239355 від 12.03.2018 заявка №m201618069 від 19.08.2016), раніше зареєстрованими в Україні на ім`я ТОВ "Хладопром" (UА) щодо таких самих та споріднених товарів;

словесною торговельною маркою "Каштан", яка станом на 29.09.2000 визнана добре відомою в Україні щодо Приватного акціонерного товариства "Хладопром" (UA) (рішення Солом`янського районного суду м.Києва від 19.11.2015 у справі №760/18843/15-ц, що набрало законної сили 30.11.2015) для товарів 30 класу "морозиво".

На підставі аналізу означених матеріалів судова колегія погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що подання заявок №m202002650 та №m202002654 на реєстрацію нових торгових марок свідчить про те, що спірні позначення, які використовує відповідач і які є предметом дослідження у цій справі, не є тотожними з позначеннями торговельних марок за свідоцтвами України №121585 та №121586. За таких оставин доводи ТОВ`Три Ведмеді» про те, що використовувана марка відрізняється від зареєстрованої лише окремими елеменами і тому має правовий захист за свідоцтвами України №121585 та №121586 є безпідставними, оскільки у цьому випадку її реєстрація не вимагала би.

Доводи апелянта про те, що рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про відмову у реєстрації торговельних марок за заявками №m202002650 та №m202002654 оскаржується не мають значення для вирішення цього спору по суті.

Відповідно до приписів ч.2 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» саме свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Як правильно зауважено позивачем за змістом відзиву на апеляційну скаргу, відсутність відповідного свідоцтва на торговельні марки, які використовує відповідач, свідчить про неправомірність використання ТОВ «Три Ведмеді» позначення «Каштан» стосовно товарів 30 класу МКТП «морозиво» у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи «Каштан ваніль»/«Каштан шоколад», «три ведмеді» та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів.

З матеріалів справи також убачається, що 02.08.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФМ Хладопром" подано заяву до Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, з огляду на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ФМ Хладопром" вважало, що ТОВ «Три Ведмеді» вчинило порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбачені ст.4 Закону України «Про захист від недоросовісної конкуренції», у вигляді:

використання без дозволу (згоди) заявника у господарській діяльності оформлення лицьової сторони упаковки морозива "Каштан Ваніль", яке є схожим на оформлення лицьової сторони упаковки морозива "Каштан класичний" виробництва ТОВ "ФМ Хладопром";

використання без дозволу (згоди) заявника у господарській діяльності оформлення лицьової сторони упаковки морозива "Каштан Шоколад", яке є схожим на оформлення лицьової сторони упаковки морозива "Каштан шоколадний" виробництва ТОВ "ФМ Хладопром".

За результатами розгляду заяви Антимонопольний комітет України відмовив у розгляді справи у зв`язку із відсутністю підтвердження всіх складових ознак порушення за ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Разом з тим, у листі-відповіді №210901/13988 від 13.09.2021 на вимогу заступника Голови Комітету - державного уповноваженого Н.Буроменської від 17.08.2021 №127-26/06-12170 ТОВ "Три Ведмеді" зазначило, що написи "Каштан ваніль" та "Каштан шоколад" є частинами позначень, заявлених кінцевим бенефіціарним власником товариства на реєстрацію в якості торговельних марок для товарів 30 класу МКТП (заявки №m202002650 та №m202002654 від 11.02.2020). Вказані заявки подано на реєстрацію у зв`язку з ребрендингом Товариства та необхідністю замінити торговельні марки за свідоцтвами України №121586, №121585, що використовувалися Товариством на підставі ліцензійного договору раніше.

У означеному листі-відповіді відповідач також підтвердив використання з березня 2021 року нових позначень (заборона використання яких є предметом розгляду даної справи) замість торговельних марок за свідоцтвами України №121586, №121585, що використовувалися відповідачем на підставі ліцензійного договору раніше.

Отже, оцінюючи Висновок експерта №247 від 07.07.2023 та вищевказані документи у сукупності, судова колегія вважає правильним висновок Господарського суду Харківської області про те, що матеріалами справи спростовуються твердження відповідача про використання після березня 2021 року торговельних марок за свідоцтвами України №121586, №121585, на які посилається відповідач в обґрунтування своїх заперечень до вимог позивача. Натомість відповідач здійснює використання із заміною елементів відповідних позначень, а саме замість елементу позначення "Три ведмеді" здійснює використання спірних позначень - позначення "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль"/"Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів.

З аналізу наявних у матеріалах справи документів убачається, що ТОВ «Три Ведмеді» з березня 2021 року використовує позначення, які:

- є схожими із зареєстрованою, серед іншого, для спорідненого товару 30 класу МКТП "морозиво", торговельною маркою, яка на праві власності належить ТОВ "Хладопром" на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001, настільки, що внаслідок такого використання їх можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою позивача;

- є імітацією, здатною викликати змішування з належною ТОВ "Хладопром" згідно з рішенням Солом`янського районного суду м.Києва від 19.11.2015 у справі №760/18843/15-ц добре відомою в Україні торговельною маркою "Каштан" для товару 30 класу МКТП "морозиво".

Як правильно установлено судом першої інстанції, ТОВ «Три Ведмеді» наносить спірні позначення на упаковки товарів "морозиво з комбінованим складом сировини "Каштан "Ваніль" ТМ "Три Ведмеді" з ароматом ванілі, глазуроване, 10.0% жиру" та "морозиво з комбінованим складом сировини шоколадне "Каштан "Шоколад" ТМ "Три Ведмеді", глазуроване, 10.0% жиру", пропонує для продажу та продає ці товари.

За змістом апеляційної скарги ТОВ «Три Ведмеді» наголошує на тому, що недоведеними є обставини вчинення відповідачем певних дій, які кваліфікуються чинним законодавством України про торговельні марки як певні види використання позначення «Каштан». Матеріали справи не містять доказів, що саме скаржник наносить позначення на упаковку чи зберігає товар із нанесеним позначенням Каштан, як і не містять доказів пропонування товару для продажу та власне продажу.

Водночас, судова колегія звертає увагу, що з аналізу наявних у матеріалах справи спірних упаковок морозива вбачається, що виробником товару є саме ТОВ «Три Ведмеді». Відповідачем не спростовано факт виготовлення та реалізації продукції в упаковках, які надані позивачем до позовної заяви. До того ж відповідач, як виробник морозива, має зберігати товар із метою пропонування для продажу, пропонувати товар для продажу та може продавати його не тільки особисто, а також через посередників. Відтак, вимога про заборону здійснювати використання відповідними способами є обгрунтованою.

Відтак, враховуючи, що ТОВ «Три Ведмеді» здійснює використання спірних позначень без наявності на те правових підстав (неправомірне використання), що призводить до порушення прав ТОВ «Хладопром», які на день розгляду спору судом першої інстанції були такими, що охоронялися свідоцтвом України №19356, судова колегія вважає правильним висновок Господарського суду Харківської області про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог у повному обсязі.

Обгрунтовуючи вимоги апеляційної скарги ТОВ «Три Ведмеді», разом з іншим, зазначає про те, що судом першої інстанції порушено норми процесуального права при оцінці Висновків експертів №384/1/23 від 30.10.2023 та №230-11/23 від 16.11.2023.

Водночас, проаналізувавши вказані висновки експертів та надавши оцінку доводам відповідача, викладеним в апеляційній скарзі, враховуючи визначені ГПК України вимоги до висновку експерта (ст.98 ГПК України), підстави проведення експертизи на замовлення учасників справи (ст.101 ГПК України) та встановлений законодавством порядок проведення експертизи (визначений Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998), судова колегія вважає обгрунтованими висновки суду першої інстанції про те, що надані відповідачем висновки експертів складені з порушеннями вимог ГПК України, а тому викликають обґрунтовані сумніви щодо повноти, законності та неупередженості проведених експертиз та, відповідно, не можуть бути враховані як докази у справі №922/3128/23.

Зокрема, суд апеляційної інстанції звертає увагу на наступне. Частиною 1 ст.101 ГПК України передбачено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Відповідно до приписів ч.1 ст.41 ГПК України у справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи. Тобто замовником експертизи мав би бути відповідач ТОВ «Три ведмеді» для врахування його, як належного та допустимого доказу по справі. Водночас, як убачається з перших аркушів висновків експертів, останні були замовлені адвокатом Сопільняк Вікторією. Адвокат діє в інтересах сторони, але не є учасником в розумінні положень ст. 41 ГПК України та не є самостійною процесуальною одиницею у господарському процесі.

Крім того відповідно до ч.6 ст.98 ГПК України у висновку експерта повинно бути зазначено, зокрема, хто був присутній при проведенні експертизи, про що вказав суд першої інстанції у своєму рішенні.

Відповідач наполягає на тому, що його право на використання спірного позначення захищено свідоцтвами на торгові марки 121585 і 121586.

Разом із тим, як випливає із матеріалів справи та було встановлено судом, вказані торгові марки не стосуються тих комбінованих позначень, які відповідач наносить на етикетки свого товару при використанні позначення «КАШТАН» і які позивач надав до суду, як доказ.

Торгові марки, які використовує відповідач, не захищені будь якими Свіоцтвами.

Апелянт посилається на те, що суд не врахував ту обставину, що рішення ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.09.2022 № 170139/ЗМ/22 та від 22.09.2022 № 170137/ЗМ/» про відмову в реєстрації торговельних марок не є остаточним, а рішення про відмову в реєстрації нових свідоцтв не набрало законної сили, оскільки було оскаржено заявником до Апеляційної палати. Апелянт робить висновок, що відмова у реєстрації заявок №№202002650 та 202002654 не є остаточною.

Отже апелянт вважає, що суд першої інстанції необґрунтовано не врахував ту обставину, що рішення про відмову у реєстрації торгових марок, які він використовує на етикетках свого товару не є остаточним і є сподівання, що Апеляційна палата змінить це рішення.

Судова колегія вважає такі доводи апелянта необґрунтованими адже суд не має підстав вважати захищеними права відповідача на торговий знак, який він використовує у своїй діяльності за відсутності рішення про його реєстрацію.

Даводи відповідача про те, що торгову марку, яку відповідач використовує на етикетках своєї продукції є тією ж самою, що і знак, який захищений свідоцтвами №121586; №12158 є суперечливими, адже відсутні підстави у суб`єкта прав інтелектуальної власності реєструвати одну й ту ж саму марку двічі.

Отже доводи експерта про те, що комбіновані позначення, які використовує відповідач слід вважати використання торговельних марок за свідоцтвами №121586; 121585 судова колегія вважає необґрунтованими, такими,що суперечать обставини справи встановленим судами першої та апеляційної інстанції.

З цих підстав судова колегія не може прийняти висновок судового експерта від 30.10.2023 № 384/1/23 (як і суд першої інстанції).

Судова колегія, разом з іншим, звертає увагу, що експерти всупереч ч.2 ст.98 ГПК України (якою визначено, що предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування) та ч.2 ст.102 ГПК України (якою унормовано, що експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи), під час складання Висновків експертів вийшли за межі предмету позову та предмета доказування у справі №922/3128/23, а також досліджували документи, які не надавалися експерту.

Апелянт також зауважує, що висновок суду про неналежність та недостовірність висновку соціологічного дослідження є безпідставним та таким, що суперечить вимогам чинного законодавства України, оскільки обставини, які встановлені висновком соціологічного опитування входять до предмету доказування у даній справі; такий доказ отримано з повним дотриманням законодавства; висновком соціологічного опитування доведено обставини, на які відповідач посилається як на підставу своїх заперечень.

Щодо наданого відповідачем висновку соціологічного дослідження думки споживачів щодо можливості сплутування упаковок морозива "Каштан" та можливості змішування з торговельними марками інших виробників/іншими виробниками (період проведення дослідження 10.01.2024 20.02.2024), суд першої інстанції зазначив, що опитування не відповідає вимогам Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 №228, зокрема щодо кількості респондентів такого опитування.

Однак, роблячи такий висновок, як вірно зазначає апелянт, суд першої інстанції не врахував, що означений Порядок втратив чинність 25.05.2021.

Разом із тим, судова колегія враховує наступне.

У письмових поясненнях від 24.01.2024 відповідач наполягає, як і в апеляційній інстанції, на належності, як доказу, висновку експерта від 16.11.2023 № 230-11/23 щодо дослідження об`єктів інтелектуальної власнсоті, які не входять до предмету доказування, що подаючи цей доказ він намагався довести слабку розрізняльну здатність спірного позначення «КАШТАН» і тому, на його думку, відсутні підстави спору. З цією метою експертом було використано патенти і свідоцтва, які не були предметом дослідження у цій справі (т.4 а.с. 6 зворот).

Судова колегія вважає, що слабка розрізнювальна здатність позначення «КАШТАН» (або ні) має досліджуватися при вирішенні питання щодо загальновживаності цієї марки.Так у рішенні Господарського суду міста Києва від 21.12.2023 у справі №910/6518/19 вказано, що надання ТОВ «Хладопром» ліцензій значної кількості виробникам призвело до «розмивання» знаку. Висновок про відсутність сталого асоціативного зв`язку між позначенням «КАШТАН» та власником Свідоцтва України № 19356 та перетворення позначення на загальновживане.

Судова колегія наводить це дослідження суду у справі №910/6518/19 тільки з метою дати відповідь апелянту щодо належності доказу.

Порядок вирішення такого питання визначено в ч. 3 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Вказана норма передбачає, що дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв`язку з перетворенням торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Таким чином питання слабкої розрізнювальної здатності спірного позначення «КАШТАН» через загальновживаність позначення має встановлюватися судом у окремому провадженні, що і було зроблено у справі 910/6518/19.

За таких обставин питання дослідження патентів і свідоцтв, які не були предметом дослідження у цій справі, дійсно, свідчить про вихід експерта за межі предмету спору. Здійснене експертом дослідження не стосується цієї справи, доказ не є належним, про що вказав суд першої інстанції.

Судова колегія зазначає, що в силу приписів ч.ч.1, 2 ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Згідно зі ст.79 ГПК України наявність обставин, на які сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування (ч.1). Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ч.2).

Стандарти доказування не передбачають обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджувальної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідною, ніж протилежний.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи докази у їх сукупності, судова колегія дійшла висновку про те, що докази на підтвердження обставин неправомірного використання ТОВ «Три Ведмеді» спірних позначень, яке призводить до порушення виключних прав ТОВ «Хладопром» захищених свідоцтвом України №19356 на використання торговельних марок останнього, є більш вірогідними ніж докази, надані на спростування таких обставин.

Щодо строку позовної давності суд апеляційної інстанції вважає за необхідне зазначити наступне.

Під час розгляду справи в місцевому господарському суді ТОВ «Три Ведмеді» подало заяву про застосування строків позовної давності.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст.256 ЦК України).

Статтею 257 ЦК України передбачено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Якщо позовні вимоги судом визнано обґрунтованими, а стороною у справі заявлено про сплив позовної давності, суд зобов`язаний застосувати до спірних правовідносин положення статті 267 ЦК України і вирішити питання про наслідки такого спливу. Тобто, або відмовити в позові у зв`язку зі спливом позовної давності, або за наявності поважних причин її пропущення - захистити порушене право, але в будь-якому разі вирішити спір з посиланням на зазначену норму.

Для визначення моменту виникнення права на позов важливими є як об`єктивні (сам факт порушення права), так і суб`єктивні (особа довідалася або повинна була довідатись про це порушення) чинники.

Частиною 1 ст.261 ЦК України передбачено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Аналіз стану поінформованості особи, вираженого дієсловами «довідалася» та «могла довідатися» у ст.261 ЦК України, дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх майнових прав.

В обґрунтування апеляційної скарги ТОВ «Три Ведмеді» зазначає, що висновки Господарського суду Харківської області про відсутність підстав для застосування позовної давності не відповідають встановленим обставинам справи. Так, суд підтверджує, що позивач звертається до суду у ззв`язку із неправомірним використанням відповідачем позначень "Каштан" у складі комбінованих позначень, яке було виявлено позивачем у 2013 році, за 10 років до подання ТОВ «Хладопром» позовної заяви. У той же час суд дійшов висновку про відсутність підстав для застосування наслідків пропуску позовної давності, з посиланням на те, що матеріали справи підтверджують, що вказані позначення відповідач почав використовувати з березня 2021 року.

Судова колегія звертає увагу, що матеріали справи свідчать про те, що позначення "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль"/"Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів, ТОВ «Три Ведмеді» почало використовувати з березня 2021 року (апелянтом протилежного не доведено). У справі №922/3128/23 не оскаржується правомірність чи неправомірність використання відповідачем до березня 2021 року торговельних марок за свідоцтвами України №121586, №121585.

В якості доказів того, що ТОВ «Хладопром» стало відомо про порушення його прав матеріали справи містять чек від 13.06.2023 ФН про придбання морозива "Три Ведмеді Каштан Ваніль" та "Три Ведмеді Каштан Шоколад" у магазині "Продукти-122" (ТОВ "АТБ") та упаковки придбаного морозива. Із розглядуваним позовом до суду ТОВ «Хладопром» звернулося 14.07.2023 (згідно зі штампом вхідної корреспнденції Господарського суду Харківської області), тобто в межах строку загальної позовної лавності.

До того ж, як обгрунтовано зауважено судом першої інстанції, навіть якщо припустити, що ТОВ «Хладопром» могло довідатись про використання ТОВ «Три Ведмеді» спірних позначень ще у березні 2021 року, розглядуваний позов подано в межах визначеного ст.257 ЦК України строку.

Водночас, суд апеляційної інстанції відхиляє посилання відповідача на неодноразове, починаючи з 2014 року, звернення позивача або його ліцензіатів до суду з позовами про визнання недійсними свідоцтв України №121586, №121585 на знаки для товарів і послуг "Каштан Ваніль" та "Каштан Шоколад", оскільки в межах справи №922/3128/23 ТОВ «Хладопром» посилається на неправомірне використання ТОВ «Три Ведмеді» позначень "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль"/"Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів.

Посилання відповідача на те, що у рішенні суду першої інстанції йдеться про виявлення позивачем у 2013 році неправомірного використання відповідачем позначень "Каштан" у складі комбінованих позначень свідчить лише про наявність описки у рішенні суду першої інстанції, оскільки в інших частинах рішення міститься правильна вказівка на дату, коли позивачу стало відомо про порушення його прав як власника торговельних марок.

Враховуючи вищевикладене, Східний апеляційний господарський суд погоджується з висновками суду першої інстанції про відсутність підстав для застосування наслідків пропуску строку позовної давності.

За змістом апеляційної скарги ТОВ «Три Ведмеді» наголошує на тому, що справу було розглянуто неповажним складом суду з огляду на порушення судом правил територіальної підсудності при розгляді цієї справи. На переконання скаржника, підсудність справи має визначатися з урахуванням такої підстави позову як використання позначення «Каштан» в мережі Інтернет.

Водночас, суд апеляційної інстанції зауважує, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 прийнято до розгляду заяву позивача про зміну предмету позову (відповідно до якої позивачем виключено з позовних вимог «заборону застосування позначення в рекламі та в мережі Інтернет». Означеною ухвалою, разом з іншим, задоволено клопотання ТОВ «Три Ведмеді» про передачу справи за підсудністю. Матеріали справи №922/3128/23 передано на розгляд за підсудністю до Господарського суду міста Києва.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 06.11.2023 задоволено апеляційну скаргу ТОВ "Хладопром" на ухвалу Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 у справі №922/3128/23. Ухвалу Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 у справі №922/3128/23 скасовано. Справу №922/3128/23 направлено для продовження розгляду до Господарського суду Харківської області.

Отже, питання щодо підсудності справи №922/3128/23 Господарському суду Харківської області є таким, що вирішено судом апеляційної інстанції, що його розглянув за відповідною апеляційною скаргою відповідача. У судової колегії відсутні правові підстави і повноваження для перегляду цього питання знову.

За таких обставин доводи апелянта за апеляційною скаргою про розгляд справи неповажним складом суду є необґрунтованими.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів скаржника та їх відображення у судових рішеннях, питання вичерпності висновків суду, суд апеляційної інстанції ґрунтується на висновках, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України". Зокрема, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень.

Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

У цій справі апелянту було надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах. Доводи апеляційної скарги не спростовують висновків Господарського суду Харківської області.

Відтак, враховуючи, що апеляційний господарський суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, які (доводи і вимоги апеляційної скарги) у даному випадку не підтверджують ухвалення оскаржуваного рішення із порушеннями, визначеними ст.277 ГПК України в якості підстав для зміни чи скасування оскаржуваного рішення, а підстав для виходу за межі апеляційних доводів і вимог у порядку ч.4 ст.269 цього Кодексу апеляційним судом встановлено не було, апеляційна скарга відповідача підлягає залишенню без задоволення, оскаржуване рішення - без змін.

За змістом ст.129 вказаного Кодексу такий результат апеляційного перегляду має наслідком віднесення на рахунок скаржника витрат зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги.

Щодо розумності строку розгляду апеляційної скарги судова колегія зазначає наступне.

24.02.2022 Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 введено в Україні воєнний стан, який неодноразово продовжувався та станом на дату ухвалення постанови триває.

Відповідно до ч.2 ст.26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства в умовах воєнного стану забороняється.

При цьому, згідно з Рекомендаціями, прийнятими Радою суддів України, щодо роботи судів в умовах воєнного стану, при визначенні умов роботи суду у воєнний час, рекомендовано керуватися реальною поточною обстановкою, що склалася в регіоні. У випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.

Враховуючи приписи статті 3 Конституції України, яка визначає, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, зважаючи на наявність активних військових дій та загрози небезпеки на території України, у тому числі в м.Харкові та Харківській області, а також особливого (дистанційного) режиму роботи Східного апеляційного господарського суду, обмеження доступу та відвідування працівниками та суддями будівлі Східного апеляційного господарського суду з міркувань безпеки, розгляд даної апеляційної скарги здійснено судом апеляційної інстанції у межах розумного строку в розумінні положень ГПК України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Керуючись ст.ст.129, 269, 270, 273, 275, 276, 281, 282, 284 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу відповідача залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 у справі №922/3128/23 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок і строки оскарження визначені ст.ст.287-289 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено 01.07.2024.

Головуючий суддя О.Є. Медуниця

Суддя О.А. Істоміна

Суддя О.О. Радіонова