РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

03.04.2024Справа № 910/4461/23

Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко - Легких Г. П.,

за участю секретаря - Конон В. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи №910/4461/23

За позовом Фізичної особи-підприємця Попа Лучіана Івановича ( АДРЕСА_1 )

До 1) Фізичної особи-підприємця Фіцая Юрія Івановича ( АДРЕСА_2 )

2) Державної Організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1)

про визнання права попереднього користувача, визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 та зобов`язання вчинити дії щодо внесення змін до реєстру про визнання свідоцтва недійсним

За участі представників сторін:

Від позивача: Гришина Т. А. - адвокат, ордер серії АА №1286646 від 21.03.2023;

Від відповідача-1: Брожко Н. І. - адвокат, ордер серії АІ №1386787 від 08.05.2023;

Від відповідач-2: Гладюк О. О. - самопредставництво, витяг з ЄДРПОУ;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа-підприємець Поп Лучіан Іванович (позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Фізичної особи-підприємця Фіцая Юрія Івановича (відповідач-1) та до Державної Організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (відповідач-2), в якому просить суд:

1) визнати за Попом Лучіаном Івановичем право попереднього користувача на знак для товарів і послуг (торгівельну (торгову) марку) зі словесним позначенням знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1».

2) визнати недійсним повністю свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 12.01.2015 у 29 класі МКПТ, видане на підставі заявки ТОВ «ТД Трейдагросервіс», поданої 25.10.2013, словесна частина - «ІНФОРМАЦІЯ_1», що на момент подання позову належить Фіцаю Ю.І.

3) визнати недійсним повністю свідоцтво на торгівельну марку № НОМЕР_3 від 22.09.2021 у класі 29 МКТП зі словесним позначенням «елітна, херсонська, смажене, соняшника, насіння, новинка, новинка ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2», що належить Фіцаю Ю.І.

4) визнати недійсним повністю свідоцтво на торгівельну марку № НОМЕР_4 від 25.02.2020 у 29 класі МКТП зі словесним позначенням «новинка ІНФОРМАЦІЯ_1 смажений, новинка, херсонський, елітний, соняшник, смажений», що належить Фіцаю Ю.І .

5) заборонити Фіцаю Юрію Івановичу використовувати в будь-який спосіб в межах 29 та 31 класів МКТП позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1», схоже із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом на знак для товарів № НОМЕР_1 від 12.02.2018 у класі МКТП 31, знаком для товарів і послуг № НОМЕР_5 від 26.05.2021 у класах МКТП 29, 31 зі словесним позначенням «original, ІНФОРМАЦІЯ_1» та патентами № НОМЕР_6 від 10.11.2016 на промислові зразки ЕТИКЕТКА-УПАКУВАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 від 10.04.2017 на промисловий зразок ЕТИКЕТКА-УПАКУВАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 від 10.04.2017 ЕТИКЕТКА-УПАКУВАННЯ «ІНФОРМАЦІЯ_1» «ІНФОРМАЦІЯ_2», № НОМЕР_9 від 10.12.2018 ЕТИКЕТКА, що належать Попу Лучіану Івановичу , настільки, що їх можна сплутати, шляхом нанесення на упаковку, в якій міститься товар, зберігання товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, продаж, експорт (вивезення).

6) зобов`язати Фіцая Юрія Івановича усунути з товару (супровідних документів до товару): упаковки для насіння з позначенням на етикетці «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» та вилучити з упаковки для насіння з позначенням на етикетці «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1», що є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 від 12.02.2018, № НОМЕР_5 від 26.05.2021 та патентами № НОМЕР_6 від 10.11.2016 на промисловий зразок ЕТИКЕТКА-УПАКУВАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 від 10.04.2017 на промисловий зразок ЕТИКЕТКА-УПАКУВАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 від 10.04.2017 ЕТИКЕТКА-УПАКУВАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1» «ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 від 10.12.2018 ЕТИКЕТКА, що належать Полу Лучіану Івановичу .

7) заборонити Фіцаю Ю.І. використовувати у своїй діяльності будь-які знаки чи позначення, що є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 від 12.02.2018, № НОМЕР_5 від 26.05.2021 та патентами № НОМЕР_6 від 10.11.2016 на промисловий зразок ЕТИКЕТКАУПАКУВАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 від 10.04.2017 на промисловий зразок ЕТИКЕТКА-УПАКУВАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 від 10.04.2017 ЕТИКЕТКА-УПАКУВАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1» «ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 від 10.12.2018 ЕТИКЕТКА, що належать Попу Лучіану Івановичу .

8) зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості у Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 12.01.2015, та свідоцтва на торгівельні марки з № НОМЕР_3 від 22.09.2021, за № НОМЕР_4 від 25.02.2020, що належать Фіцаю Юрію Івановичу , та здійснити публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Разом із позовною заявою позивач подав клопотання про витребування доказів

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, про що постановив ухвалу від 28.03.2023 року, якою встановив заявнику строк на усунення недоліків позовної заяви - п`ять днів з дня вручення цієї ухвали.

31.03.2023 від позивача надійшло 3 (три) заяви, в яких позивач просив продовжити строк на виконання вимог ухвали від 28.03.2023.

03.04.2023 від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви. Усуваючи недоліки позовної заяви, позивач скористався наданим йому правом, яке передбачене пунктом 1 частини 2 статті 46 Господарського процесуального кодексу України, а саме щодо відмови від частини позовних вимог.

Відтак, у заяві про усунення недоліків позову позивач заявив п`ять вимог немайнового характеру з раніше заявлених восьми вимог, а саме про визнання за ним прав попереднього користувача на торгівельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1", визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів та послуг (торгівельні марки) за № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, що належать Фіцаю Ю.І. та зобов`язання ДО "УКРНОІВІ" внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг про визнання недійсними свідоцтв № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4.

Разом із заявою про усунення недоліків позивач подав заяву свідка - ФОП Поп Лучіана Івановича та надав згоду на свій допит у якості свідка щодо встановлення обставин співробітництва ним з ТОВ "ТД "Трейдагросервіс" протягом 2011-2013 років.

05.04.2023 від позивача надійшла заява про поновлення процесуального строку на усунення недоліків позовної заяви в частині подачі нотаріально засвідченого перекладу документів, до якої позивач одночасно додав копії нотаріально завірених перекладів документів.

12.04.2023 суд ухвалою відмовив у продовженні процесуального строку для виконання вимог ухвали від 28.03.2023, поновив позивачу процесуальний строк для подання заяви про усунення недоліків позовної заяви, відкрив провадження у справі з урахуванням відмови позивача від частини позовних вимог згідно п. 1 ч. 2 ст. 46 ГПК України та зобов`язав позивача надати суду докази сплати судового збору у розмірі 5 368, 00 грн. Розгляд справи суд ухвалив здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначив на 23.05.2023 та визнав явку позивача та його представника обов`язковою.

17.04.2023 до суду від позивача на виконання вимог ухвали суду від 12.04.2023 надійшла заява про усунення недоліків.

26.04.2023 до суду від відповідача-2 надійшло клопотання про закриття провадження у справі та відзив.

15.05.2023 до суду від відповідача-1 надійшов відзив.

15.05.2023 до суду від позивача надійшла заява про визнання поважними причин не подання доказів та прийняття доказів (заяви свідків), відповідь на відзив відповідача-2, заява про зміну предмета позову разом із позовною заявою у новій редакції, відповідно до якої позивач просить суд:

1) визнати за Попом Лучіаном Івановичем право попереднього користувача на знак для товарів і послуг (торгову марку) зі словесним позначенням знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» та графічним позначенням, який використовував його з 2011 року до дати подання заявки на реєстрацію Товариством з обмеженою відповідальністю «ТД «Трейдагросервіс», та на словесне позначення знаку для товарів і послуг для реєстрації знаків товарів і послуг та перелік товарів і послуг, а також для індексів 09-05, 19-08 Міжнародної класифікації промислових зразків;

2) визнати недійсним повністю свідоцтво НОМЕР_2 від 12.01.2015 у класі МКПТ 29, видане на підставі заявки ТОВ «ТД Трейдагросервіс», поданої 25.10.2013, словесна частина - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить Фіцаю Ю.І.

3) зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості у Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 12.01.2015, що належать Фіцаю Юрію Івановичу , та здійснити публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

23.05.2023 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання про необхідність уточнення позовних вимог, заперечення на клопотання про витребування доказів, клопотання про закриття провадження у справі.

У судовому засіданні 23.05.2023 суд зобов`язав представників позивача та відповідача-1 надати в наступне судове засідання належним чином засвідчені копії договорів про надання правової допомоги. Також у судовому засіданні суд на місці ухвалив: задовольнити клопотання позивача про поновлення строку для подачі доказів (заяв свідків) та долучити їх до матеріалів справи, оголосити перерву у підготовчому судовому засіданні до 27.06.2023.

05.06.2023 до суду від позивача надійшли заперечення на клопотання відповідачів про закриття провадження у справі, відповідь на відзив відповідача-1 разом із заявою про виклик свідка - директора ТОВ «ТД Трейдагросервіс», додаткові пояснення у справі, а також заява про уточнення позовних вимог, в якій позивач уточний п. 1 прохальної частини позову з урахуванням зміненого предмета позову та просив суд:

1) визнати за Фізичною особою-підприємцем Попом Лучіаном Івановичем право попереднього користувача на знак для товарів і послуг (торгову марку) зі словесним позначенням знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1», який охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 12.01.2015, до дати подання заявки Товариством з обмеженою відповідальністю «ТД Трейдагросервіс», а саме до 21.10.2013 року.

08.06.2023 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання на виконання вимог протокольної ухвали суду від 23.05.2023.

19.06.2023 до суду від позивача надійшло клопотання на виконання вимог протокольної ухвали суду від 23.05.2023.

26.06.2023 до суду від позивача надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності особисто позивача.

У судовому засіданні 27.06.2023 суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотань відповідачів про закриття провадження у справі, про що постановлено відповідну ухвалу від 27.06.2023. Також у судовому засіданні суд протокольною ухвалою прийняв заяву про зміну предмета позову та подальший розгляд справи ухвалив здійснювати з врахуванням змінених позовних вимог, відмовив у задоволенні клопотання позивача про витребування доказів та оголосив перерву у підготовчому судовому засіданні до 18.07.2023.

06.07.2023 до суду від відповідача-2 надійшов відзив з урахуванням зміненого предмета позову.

10.07.2023 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2 з урахуванням зміненого предмета позову.

У судовому засіданні 18.07.2023 суд на місці ухвалив закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті на 19.09.2023.

18.09.2023 до суду від відповідача-1 надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

У судовому засіданні 19.09.2023 суд, заслухавши вступні слова представників сторін, на місці ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні по суті до 17.10.2023.

10.10.2023 до суду від позивача надійшло клопотання про долучення доказів.

16.10.2023 до суду від відповідача-1 надійшла заява про застосування строків позовної давності.

У судовому засіданні 17.10.2023 суд на місці ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні по суті на 21.11.2023.

15.11.2023 до суду від відповідача-1 надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

20.11.2023 до суду від позивача надійшли додаткові пояснення щодо застосування строку позовної давності.

У судовому засіданні 21.11.2023 суд на місці ухвалив зобов`язати позивача-1 надати зареєстрований відзив по справі за позовом ФОП Попа Л. І. до Фіцая Ю. І. про визнання недійсним патентів на промислові зразки та зобов`язати відповідача-2 надати пояснення щодо того, коли зареєстровано в реєстрі зміну власника свідоцтва за відповідачем-1, оголосити перерву у судовому засіданні по суті справи на 07.03.2024.

15.12.2023 до суду від відповідача-2 надійшла заява на виконання вимог протокольної ухвали суду від 21.11.2023.

04.03.2024 до суду від позивача надійшли заперечення на заяву відповідача-1 про застосування строків позовної давності.

04.03.2024 до суду від відповідача-1 надійшли письмові пояснення.

У судовому засіданні 07.03.2024 суд на місці ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні по суті на 23.04.2024.

15.04.2024 до суду від відповідача-2 надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

17.04.2023 до суду від позивача надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

17.04.2023 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

У судове засіданні 23.04.2023 прибули представники сторін. Дослідивши наявні в матеріали справи докази та заслухавши виступ у судових дебатах представників сторін, які підтримали власні доводи та заперечення, що викладені у заявах по суті справи, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини, що стали підставою спору (підстави позову).

Поп Л. І. є власником:

- свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 12.02.2018 щодо комбінованого позначення у класі МКТП 31 «Сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти; сире та необроблене зерно і насіння; свіжі фрукти та овочі; живі рослини і квіти; живі тварини; корми; солод». Словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1, Херсонські, Елітні»;

- свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_11 від 25.05.2021 щодо комбінованого позначення у класах МКТП 29 «Насіння соняшнику оброблене» та 31 «Насіння рослин». Словесне позначення « Original, ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- патенту НОМЕР_6 від 10.11.2016 на промисловий зразок « Етикетка-Упакування «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- патенту НОМЕР_5 від 10.04.2017 на промисловий зразок « Етикетка-Упакування «ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- патенту НОМЕР_7 від 10.04.2017 на промисловий зразок « Етикетка-Упакування «ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- патенту НОМЕР_9 від 10.12.2018 на промисловий зразок «Етикетка».

У 2020 році Фіцай Ю. І. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовом в межах справи №757/30779/20-ц до Поп Л. І. та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання частково недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, патентів на промислові зразки НОМЕР_6 від 10.11.2016, НОМЕР_5 від 10.04.2017, НОМЕР_7 від 10.04.2017, НОМЕР_9 від 10.12.2018 та зобов`язання вчинити дії.

18.09.2020 Печерський районний суд міста Києва відкрив провадження у справі №757/30779/20-ц.

Позивач стверджує, що під час розгляду справи №757/30779/20-ц ним було встановлено, що Фіцай Ю. І. є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 12.01.2015 у класі МКТП 29 «Насіння соняшникове смажене», яке було видане на підставі заявки ТОВ «ТД «Трейдагросервіс», поданої 25.01.2013, словесна частина - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зображенням, яке, за твердженням позивача у даній справі було розроблено саме Попом Л. І. ще у 2011 році.

За твердженням позивача у справі, саме Поп Л. І. першим почав використовувати у назві своєї продукції словесне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 року та здійснив значну і серйозну підготовку до використання торговельної марки, що була зареєстрована за свідоцтвом НОМЕР_1 від 12.02.2018, а ТОВ «ТД «Трейдагросервіс» зареєструвало торговельну марку за свідоцтвом НОМЕР_2 від 12.01.2015 у порушення прав позивача, що і стало підставою для звернення позивача у статусі ФОП з відповідним позовом до відповідачів, в тому числі до відповідача-1 як до ФОП.

2. Предмет позову.

Предметом позову з урахуванням заяви про зміну предмета позову (надійшла до суду 15.03.2023) та заяви про уточнення заяви про зміну предмета позову (надійшла до суду 05.06.2023) є вимоги позивача до відповідачів:

до відповідача-1 (ФОП Фіцай Ю. І.):

1) визнати за Фізичною особою-підприємцем Попом Лучіаном Івановичем право попереднього користувача на знак для товарів і послуг (торговельну марку) зі словесним позначенням знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 12.01.2015, до дати подання заявки Товариством з обмеженою відповідальністю «ТД «Трейдагросервіс», а саме до 21.10.2013 року.

2) визнати недійсним повністю свідоцтво НОМЕР_2 від 12.01.2015 у класі МКПТ 29, видане на підставі заявки ТОВ «ТД «Трейдагросервіс», поданої 25.10.2013, словесна частина - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить на момент розгляду справи Фіцаю Ю.І. , який використовує її у своїй діяльності як суб`єкт підприємницької діяльності;

до відповідача-2 (УКРНОІВІ):

3) зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості у Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 12.01.2015, що належать Фіцаю Юрію Івановичу , та здійснити публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

3. Доводи позивача щодо суті позовних вимог.

ФОП Поп Л. І. вважає вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з огляду на таке:

(1) для використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 12.02.2018 позивач провів значну та серйозну підготовку з 2011 року, а саме:

- 04.07.2011 Поп Л. І. уклав договір №9 з ФОП Мосийчуком Т. П. на використання технічних умов ТУ У 15.3--001:2008 «Ядра горіхів та насіння смажені «Оригінальні».

На підставі технічних умов Попом Л. І. розроблено назву упаковки насіння смаженого з використанням словесних позначень « Новинка ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 Смакуй найкраще » та замовлено дизайн проекту і виготовлення гнучкої плівки для упаковки насіння у 2011 році у ТОВ «Делтана» м. Харків;

- позивач провів випробування харчової продукції, а саме насіння соняшника, з використанням торговельної марки зі словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджується протоколом випробувань харчової продукції №174/1/472 від 27.10.2011, протоколом державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.11.2011 №336/6-2, звітом за результатами гігієнічної оцінки харчових продуктів та продовольчої сировини від 21.11.2011 №336/6-2, висновком санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.11.2011 №05.03.02-04/111955, гнучкою плівкою для упаковки;

- з 2011 Поп Л. І. , разом з батьком ОСОБА_4 із застосуванням словесного позначення «Херсонські, Херсонський, Херсонське» здійснювали діяльність у с. Казанка, Миколаївської області та закуповували насіння, що вирощувалось у Херсонській області;

- у подальшому, між Попом Л. І. та ФОП Мосийчуком Т. П. укладено договір №10, за яким останній передав позивачу право на використання технічних умов на невизначений термін для їх використання під власною торговельною маркою, що зрештою була зареєстрована Попом Л. І. за свідоцтвом НОМЕР_1 від 12.02.2018;

- отже, позивач з 2011 відкрито, безперервно використовує торгівельну марку та патенти на промислові зразки зі словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», «Херсонське, Херсонський», що підтверджується товарними накладними на поставку товару.

(2) з 2011 по 2013 рік ФОП Поп Л. І. співпрацював з ТОВ «ТД «Трейдагросервіс» (що є заявником за свідоцтвом НОМЕР_2 від 12.01.2015), а саме постачав йому смажене насіння та упаковку для нього, виготовлену ТОВ «Делтана» на його замовлення;

(3) ТОВ «ТД «Трейдагросервіс» не використовував торговельну марку за свідоцтвом НОМЕР_2 від 12.01.2015 у своїй господарській діяльності більше 3 років до моменту продажу торговельної марки Фіцаю Ю. І. ;

(4) вище зазначене свідчить, що саме Поп Л. І. першим (а саме з 2011 року) почав використовувати у назві своєї продукції словесне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі технічних умов та дозволу на їх використання для власної торговельної марки;

(5) факт того, що торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_1 , що належить Попу Л. І. є схожа настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом НОМЕР_2, що належить Фіцаю Ю. І. , підтверджується висновком експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №9466 від 10.02.2020, долучений Фіцаєм Ю. І. в межах справи №757/30779/20-ц;

(6) про те, що відповідач-1 є власником свідоцтва України НОМЕР_2 від 12.01.2015 у класі МКТП 29 «Насіння соняшникове смажене» позивач дізнався під час розгляду цивільної справи №757/30779/20-ц;

(7) отже, позивач має право на звернення до суду з вимогою про визнання за ним права попереднього користувача та про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 від 12.01.2015 на торговельну марку, що видане на підставі заявки ТОВ «ТД «Трейдагросервіс», та належить Фіцаю Ю. І. , оскільки, таке свідоцтво видане з порушенням його прав попереднього користувача.

Таким чином, на думку позивача, вимога про визнання недійсним свідоцтва є похідною вимогою від вимоги про визнання права попереднього користувача за позивачем.

4. Заперечення відповідача-1 щодо суті позовних вимог.

ФОП Фіцай Ю. І. заперечує щодо позовних вимог з наступних підстав:

(1) власником свідоцтв України та патентів на промислові зразки на які посилається позивач у позові, є не позивач, як ФОП Лучіан Л. І., а фізична особа - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та не відповідач як суб`єкт підприємницької діяльності-фізична особа Фіцай Ю. І. (ФОП), а фізична особи - Фіцай Ю. І .

Відповідач-1 підтверджує, що він має статус суб`єкта господарювання, а зміст позовних вимог стосується саме фізичної особи. Таким чином, спір не підлягає вирішенню у порядку господарського судочинства;

(2) стаття 500 ЦК України передбачає умови безоплатного продовження використання «чужої» торговельної марки, а не власної. Тобто, за наявності доказів здійснення значної та серйозної підготовки для використання торговельної марки у позивача можуть бути підстави для безоплатного продовження використання знака відповідача-1, а не підстави для скасування свідоцтва;

(3) позивач не надав належних та допустимих доказів здійснення значної та серйозної підготовки для використання позивачем торговельної марки відповідача-1;

(4) позивач не обґрунтував правомірність скасування реєстрації знака відповідача-1;

(5) твердження позивача про те, що останній дізнався про реєстрацію знака відповідача-1 (позначення за яким, нібито, було розроблено позивачем у 2011 році) лише в 2020 році під час розгляду справи №757/30779/20-ц, не відповідають дійсності;

Також відповідач-1 подав заяву про застосування строків позовної давності, в якій зазначив, що позовна давність виступає також як строк, у межах якого відповідач має змогу належним чином скористатись своїм право на збір та подання доказів. В даному випадку, відповідач-1 стверджує, що немає можливості зібрати належним чином докази, які можуть бути неповними через сплив часу.

5. Заперечення відповідача-2 щодо суті позовних вимог.

УКРНОІВІ щодо позовних вимог заперечує з наступних підстав:

(1) рішення про видачу оскаржуваного свідоцтва НОМЕР_2 було прийняте (вчинено) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. №116 (в редакції Наказу Держпатенту №72 від 20.08.97);

(2) вимоги позивача щодо визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 на торговельну марку та вимоги щодо визнання за ним права попереднього користувача, є взаємовиключними та такими, що не можуть бути пред`явлені одночасно.

Оскільки право попереднього користувача може існувати лише за умови чинності прав власника свідоцтва на торговельну марку;

(3) крім того, позивач намагається визнати за собою право попереднього користувача на торговельну марку, яка на момент розгляду спору належить Фіцаю Ю. І. , що суперечить чинному законодавству, адже право попереднього користувача особа може визнати лише щодо своєї власної торговельної марки;

(4) чинним законодавством не передбачена можливість визнати право попереднього користувача на частину торговельної марки, в даному випадку на словесну частину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комбінованого позначення за торговельною маркою;

6. Оцінка доказів судом та висновки суду.

Спір у справі стосується наявності (відсутності) підстав для визнання за ФОП Попом Лучіаном Івановичем права попереднього користувача на торговельну марку за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 12.01.2015, і як наслідок послідуючого визнання недійсним спірного свідоцтва відповідача-1.

З урахуванням предмету позовних вимог, їх юридичних та фактичних підстав, суд визначає, що перелік обставин, які є предметом доказування у справі, становлять обставини, від яких залежить відповідь на такі ключові питання:

- чи доведено позивачем наявність у нього порушеного права та чи може бути порушене право попереднього користувача власником торговельної марки взагалі?

- чи відповідають заявлені позивачем позовні вимоги в частині визнання права попереднього користувача належному та ефективному способу захисту порушеного права?

- чи підлягає визнанню недійсним свідоцтва, у зв`язку з наявність права попереднього користувача?

- відтак чи підлягають позовні вимоги задоволенню та в якій частині?

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, Суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Суд не оцінює заперечення відповідача-1 в частині неналежності спору господарському суду, оскільки такі мотиви були викладені як відповідачем-1, так і відповідачем-2 в клопотаннях від 19.04.2023 №Вих-3972/2023 та від 22.05.2023 №б/н про закриття провадження у справі, що були належним чином вирішені ухвалою суду від 27.06.2023. Вказаною ухвалою суд констатував підвідомчість спору у справі №910/4461/23 господарському суду.

Отже, розглянувши спір по суті суд зазначає наступне.

6.1. Щодо вимог про визнання права попереднього користувача.

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 16 Цивільного кодексу України).

Вказані норми матеріального права визначають об`єктом захисту порушене, невизнане або оспорюване право чи цивільний інтерес. Порушення права пов`язане із позбавленням його володільця можливості здійснити (реалізувати) своє право повністю або частково. При оспорюванні або невизнанні права виникає невизначеність у праві, спричинена поведінкою іншої особи.

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором (частина перша статті 431 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Приписами процесуального права також визначено (стаття 4 Господарського процесуального кодексу України), що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

З огляду на вказані положення статті 4 Господарського процесуального кодексу України і статей 15, 16 Цивільного кодексу України підставою для захисту цивільного права чи охоронюваного законом інтересу є його порушення, невизнання чи оспорення.

Задоволення судом позову можливе лише за умови доведення позивачем обставин щодо наявності у нього відповідного права (охоронюваного законом інтересу), а також порушення (невизнання, оспорення) цього права відповідачами з урахуванням належно обраного способу судового захисту.

При цьому, позивач самостійно визначає і обґрунтовує в позовній заяві, у чому саме полягає порушення його прав та інтересів, а суд перевіряє ці доводи і залежно від встановленого вирішує питання про наявність чи відсутність підстав для правового захисту.

Вирішуючи спір, суд надає об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначає, чи відповідає обраний спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством, встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові (аналогічні правові висновки викладено у постановах Верховного Суду від 14.08.2018 року у справі № 910/1972/17, від 23.05.2019 року у справі № 920/301/18, від 25.06.2019 року у справі № 922/1500/18, від 24.12.2019 року у справі № 902/377/19).

Зі змісту позовних вимог вбачається, що позивач просить суд визнати за ним право попереднього користувача на торговельну марку зі словесним позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке охороняється свідоцтвом України НОМЕР_2 від 12.01.2015 (торгнівельна марка за даним свідоцтвом належить Фіцай Ю.І. ), до дати подання заявки ТОВ «ТД «Трейдагросервіс», а саме до 21.10.2013.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ч. 1 ст. 492 ЦК України).

Відповідно до спеціального закону, який регулює відносини щодо охорони прав на торгівельні марки, а саме згідно з ч. 3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (№ 3689-XII), набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону.

Відповідно до статті 1 вказаного закону, торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України. Охороні прідлягає саме права на зареєстрвоану торгівельну марку.

Матеріалами справи підтверджено, що 21.10.2013 до закладу експертизи була подана заявка ТОВ «ТД «Трейдагросервіс» №m201319287 на реєстрацію комбінованого позначення в якості торговельної марки для товарів 29 класу МКТП «Насіння соняшникове смажене».

Згідно Виписки з Державного реєстру свідоцтв України станом на 23.11.2023 (том 2, а.с. 156-157) - 25.11.2019 відбулась передача права власності за свідоцтвом України НОМЕР_2 згідно чого власником спірного свідоцтва став Фіцай Юрій Іванович .

Згідно частини першої статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Відповідно до частини другої статті 500 ЦК України право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Отже, для встановлення права попереднього користування торгівельною маркою (знаком для товарів і послуг), заінтересована особа повинна довести, що до дати подання заявки на таку марку вона: 1) або добросовісно використала торговельну марку в Україні; 2) або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, і в подальшому звернулася за її реєстрацією за собою з пріоритетом щодо інших осіб.

Вказаний висновок викладений у постанові ВС КЦС від 14.12.2022 у справі №161/12984/20.

В свою чергу, у постанові ВС КЦС від 02.02.2022 у справі № 264/949/19 зроблено висновок про те, що під необхідними умовами для виникнення права попереднього користувача є: - використання торговельної марки в Україні або здійснення значної серйозної підготовки для такого використання до подання заявки на торговельну марку (до дати пріоритету заявки); - використання торговельної марки особою в інтересах своєї діяльності; - добросовісне використання торговельної марки особою.

Суд зазначає, що право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

На дату подання заявки №m201319287 від 21.10.2013 (тобто на дату виникнення спірних правовідносин) була чинна редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 05.12.2012 (надалі - Закон №3689-ХІІ).

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону №3689-XII використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює цілому відмітності знака.

У даному випадку, позивач обґрунтовує право попереднього користувача на спірну торговельну марку (знак) відповідача-1 використанням власної торговельної марки (знака) «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 12.02.2018 (том 1, а.с. 13) (заявка №m201600976 від 25.01.2016) з 2011 року, що є схожою з торговельною маркою (знаком) відповідача-1 за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 12.01.2015 настільки, що їх можна сплутати.

Вказане, на думку позивача, підтверджується висновком експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №9466 від 10.02.2020, що долучений відповідачем-1 у межах розгляду справи №757/30779/20-ц (том 1, а.с. 54-64).

Втім, суд керуючись статтею 98 ГПК України зазначає, що такий висновок експерта, не може вважатись доказом у межах господарської справи №910/4461/23, оскільки обставини, що встановлені при проведенні вказаного експертного дослідження не входять до предмету доказування під час вирішення даної господарської справи судом щодо встановлення наявності чи відсутності права попереднього користувача на спірну торговельну марку у порядку статті 500 ЦК України.

Відповідно до статті 1 Закону №3689-ХІІ знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки (частина перша статті 16 Закону № 3689-ХІІ).

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (частина друга статті 16 Закону № 3689-ХІІ).

До майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку відноситься, зокрема, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання (п. 3 ч. 1 ст. 495 ЦК України).

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 495 ЦК України).

Водночас, частина 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить вичерпний перелік випадків, на які виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється.

До таких випадків віднесено, зокрема, здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки (абзац 2 частини 6 статті 16 Закону).

Правом, яке виникло до дати подання заявки, є, зокрема, право попереднього користувача, передбачене у статті 500 Цивільного кодексу України.

Суд робить висновок, що право попереднього користувача надає лише право безоплатно використовувати торговельну марку та обмежене право розпорядження нею. Зокрема, право попереднього користувача не дає таких важливих правомочностей, як право надавати дозвіл на використання торговельної марки іншим особам та право забороняти іншим особам використання цієї торговельної марки, тобто не наділяє виключними правами зокрема тими, що передбачені статтею 495 ЦК України.

Схожий висновок викладений у постанові ВС КГС від 19.01.2021 у справі №922/166/20.

Отже, заявлення позивачем такої вимоги як визнання права попереднього користувача на зареєстровану у встановленому законодавством порядку торговельну марку, яка не належить та ніколи не належала позивачеві, не відповідає змісту порушеного права, оскільки, володілець торговельної марки згідно свідоцтва України або за міжнародною реєстрацією не може вчиняти жодних дій щодо порушення будь-яких прав попереднього користувача.

Суд констатує, що певним чином таким способом захисту як визнання права попереднього користувача може скористатись саме відповідач у справі, до якого власником свідоцтва України на відповідну торговельну марку (знак) пред`явлено позов щодо неправомірного використання такої торговельної марки (знаку). Зокрема, у межах розгляду такого позову власника свідоцтва України на торговельну марку, відповідач, має право доводити набуття ним права попереднього користувача на таку торговельну марку (знак) у порядку статті 500 ЦК України, зокрема і те, що він здійснював значну і серйозну підготовку для використання торговельної марки, а не товару, втім, з певних причин не встиг подати заявку на реєстрацію торговельної марки, що зробив позивач, як теперішній володілець торговельної марки (або інша особа, до прикладу заявник, який в подальшому передав виключні майнові права на торговельну марку позивачу).зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України.

Крім того, право попереднього користувача може бути визнано за особою, яка в подальшому скористалася заявницьким принципом реєстрації прав на торгівельну марку, зареєструвала її у встановленому порядку та набула прав на таку торгівельну марку.

Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Водночас зазначені норми не означають, що кожний позов, поданий до суду, має бути задоволений. Якщо позивач не довів порушення його права чи безпосереднього інтересу, в позові слід відмовити. Близький за змістом правовий висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 28.09.2021 у справі № 761/45721/16-ц.

Отже відсутність обставин, які підтверджували б наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

З огляду на вище встановлене, з огляду на відсутність порушеного права позивача, суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог в цій частині.

6.2. Щодо вимоги про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 від 12.01.2015 та зобов`язання відповідача-2 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України.

Посилаючись на наявність у позивача права попереднього користувача на словесне позначення торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 12.01.2015, позивач також заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтво України НОМЕР_2 від 12.01.2015 у 29 класі МКТП.

Проте, з огляду на вище висловлені висновки суду вбачається, що право попереднього користувача передбачене статтею 500 ЦК України пов`язане з діючими майновими правами власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

На переконання суду, заявлені позивачем вимоги є взаємовиключними, оскільки за відсутності чинних прав за свідоцтвом на торговельну марку не може існувати й право попереднього користувача.

Вказане також підтверджується тим, що у статті 19 Закону №3689-ХІІ наведено вичерпний перелік підстав для скасування свідоцтва, з поміж якого відсутня така підстава, як виникнення права попереднього користувача у іншої особи, а тому наявність права попереднього користувача не є підставою для скасування спірного свідоцтва.

Отже, позовні вимоги в частині визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_10 та зобов`язання УКРНОІВІ внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України про визнання недійсним такого свідоцтва є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Оскільки позивачем не доведено наявність у нього порушеного права на спірну торгівельну марку, а також з огляду на обрання неналежного та неефективного способу захисту суд відмовляє у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

6.3. Щодо клопотання відповідача-1 про застосування наслідків пропуску строку позовної давності.

Відповідач-1 подав до суду заяву (том 2, а.с. 121-122) у порядку ч. 3 ст. 267 ЦК України де просив суд застосувати наслідки пропуску строку позовної давності за умови встановлення порушення прав позивача.

Проте, заява відповідача-1 про застосування строку позовної давності судом не розглядається, оскільки, суд дійшов висновку про не доведеність порушення прав позивача, неефективність обраного ним способу захисту прав, які позивач вважав порушеними, у зв`язку з чим відмовив у задоволенні позову із самостійних підстав.

7. Розподіл судових витрат.

Відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку із відмовою у задоволенні позовних вимог суд покладає понесені судові витрати (судовий збір) позивача на останнього.

В свою чергу, відповідач-1 у відзиві заявив про те, що докази понесення ним витрат на професійну правничу допомогу будуть надані в порядку ч. 8 ст. 129 ГПК України після ухвалення судового рішення.

Відтак, питання щодо розподілу витрат відповідача-1 на професійну правничу допомогу будуть вирішені судом, у випадку подання відповідних доказів в порядку статті 244 ГПК України.

Відповідач-2 про понесення будь-яких витрат суду не заявляв.

На підставі викладеного, керуючись ст. 13, 73-77, 86, 129, 182, 183, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. У позові Фізичної особи-підприємця Попа Лучіана Івановича - відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 20.06.2024.

Суддя Г. П. Бондаренко-Легких