УХВАЛА

м. Київ

18.06.2024Справа № 910/4433/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Беркана 7" (відповідач 1);

Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (відповідач 2);

про визнання недійсним патенту України на корисну модель.

Суддя Мандриченко О. В.

Секретар судового засідання Рябий І. П.

Представники:

Від позивача: Кабанець К. С., адвокат, ордер серії АА № 1416696 від 04.03.2024;

Від відповідача 1: Григорчук І. О., адвокат, ордер серії АІ № 1601317 від 02.05.2024;

Від відповідача 2: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт" (далі також позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом, в якому просить суд:

- визнати повністю недійсним патент України на корисну модель №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем", який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Беркана 7", від дати публікації відомостей про його видачу;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести запис стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель № 150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем" до Державного реєстру патентів України та опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсним патенту України на корисну модель №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2024 відкрито провадження у справі № 910/4433/24 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання призначено на 21.05.2024.

29.04.2024 Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі також відповідач 2, УКРНОІВІ) подала до господарського суду відзив на позовну заяву, за змістом якого просить здійснювати розгляд справи без участі його представника та з врахуванням правової позиції, викладеної у цьому відзиві.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Беркана 7" (далі також відповідач 1) подало до господарського суду 17.05.2024 відзив на позовну заяву, в якому просить поновити строк на його подання та відмовити у задоволенні позовних вимог.

21.05.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю "Беркана 7" подало до господарського суду клопотання про призначення у справі № 910/4433/24 експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У підготовчому засіданні 21.05.2024 судом розглядалося клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Беркана 7", викладеного у відзиві на позовну заяву, про поновлення строку на подання відзиву.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Враховуючи наведене, суд, не виходячи до нарадчої кімнати, ухвалив задовольнити клопотання про поновлення пропущеного строку на подання відзиву та долучив вказаний відзив до матеріалів справи.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт" 22.05.2024 подало до господарського суду відповідь на відзив Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7 на позовну заяву.

12.06.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт" подало до суду клопотання про уточнення позовних вимог, в якій виклало свої позовні вимоги в наступні йредакції:

- визнати повністю недійсним патент України на корисну модель №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем", який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Беркана 7", від дати публікації відомостей про його видачу;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести запис стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель № 150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем" до Державного реєстру України корисних моделей та опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсним патенту України на корисну модель №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем".

У підготовчому засіданні 18.06.2024 судом розглядалося клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт" про уточнення позовних вимог.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд, зокрема, у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви.

Як вбачається з вказаного клопотання, позивач вважає за необхідне уточнити зазначену позовну вимогу у частині назви державного реєстру, виклавши назву реєстру у відповідності до чинної редакції Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі змінивши Державний реєстр патентів України на Державний реєстр України корисних моделей.

Суд зазначає, що відповідно до правових приписів статті 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в редакції з останніми змінами, чинними з 31.12.2023, УКРНОІВІ здійснює, в тому числі, опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Державного реєстру України винаходів, Державного реєстру України секретних винаходів, Державного реєстру України корисних моделей, Державного реєстру України секретних корисних моделей, що ведуться в електронній формі, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Тобто, з наведеного вбачається, що позовна вимога в частині "внесення запису до Державного реєстру патентів України" не узгоджується з назвою реєстру, визначеного у вказаному Законі, де зазначається про внесення відповідних записів до Державного реєстру України корисних моделей.

А відтак, суд, не виходячи до нарадчої кімнати, приймає клопотання позивача про уточнення позовних вимог та постановляє продовжувати розгляд справи з його урахуванням.

Також у підготовчому засіданні 18.06.2024 розглядалося клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю "Беркана 7" про призначення експертизи, за наслідком розгляду якого суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи (ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору у справі № 910/4433/24 є визнання недійсним патенту України на корисну модель №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем", який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Беркана 7", від дати публікації відомостей про його видачу.

На думку позивача патент України на корисну модель №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем" не відповідає такій умові потентоздатності, як "новизна".

Суд зазначає, що до предмета доказування у даній справі входить з`ясування питання чи відповідає корисна модель за патентом України №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем" умові патентоздатності "новизна".

Позивачем до матеріалів справи долучено висновок експерта №186-01 від 10 квітня 2024 року, в якому судовим експертом Петренком С. А. зроблено висновок, що корисна модель за патентом України №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем" не відповідає умовам патентноздатності "новизна".

В свою чергу, відповідач 1 не погоджується з вказаним висновком експарта, оскільки висновок, на його думку, є неповним.

Як вказує відповідач 1, корисні моделі, які надані на дослідження експерту не є тотожними та ідентичними.

Так, експертом не було досліджено всіх ознак корисної моделі за патентом України №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем", враховуючи не лише незалежний пункт формули, але й опис до патенту на корисну модель.

У висновку експерта досліджено лише незалежний пункт формули корисної моделі, проте не враховано залежні пункти формули, які доповнюють та розкривають незалежний пункт формули корисної моделі.

При цьому УКРНОІВІ також не заперечує проти призначення у справі експертизи та висловило свою позицію щодо переліку питань.

Таким чином, учасниками судового процесу поставлений під сумнів висновок експерта №186-01 від 10 квітня 2024 року.

При цьому суд зазначає, що при складенні вказаного висновку, не досліджувалися усі документи, які наявні, станом на день винесення даної ухвали, в матеріалах справи.

А відтак, враховуючи, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, суд, з метою всебічного, повного, об`єктивного розгляду справи, враховуючи принцип дизпозитивності та принципу рівності перед законом та судом, вважає необхідним призначити у справі № 910/4433/24 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Частиною 4 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція), основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу", особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Згідно з п.7 постанови № 4 від 23.03.2012 Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи, за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.

Враховуючи ту обставину, що для з`ясування питань, які виникли в ході судового розгляду справи, потрібні спеціальні знання, господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, оскільки він є профільною експертною установою з питань дослідження об`єктів інтелектуальної власності та має у розпорядженні атестованих судових експертів за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані із винаходами і корисними моделями".

Щодо питань, поставлених у клопотанні Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7" про призначення експертизи, суд вказує наступне.

Відповідач, у вказаному клопотанні, просить суд поставити на вирішення експерта наступні питання:

- Які ознаки корисної моделі за патентом України №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем" вкладено в основу формули корисної моделі?

- Які ознаки корисної моделі за патентом України №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем" відрізняють її від корисної моделі за патентом СN 2665088Y "різак плівки"?

- Чи спростовують новизну корисної моделі за патентом України №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем" відомості, які містяться в матеріалах справи та стосуються корисної моделі за патентом СN 2665088Y "різак плівки"?

- Чи містить корисна модель за патентом СN 2665088Y "різак плівки" всю сукупність ознак корисної моделі за патентом України № 101993 за патентом України №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем"?

Суд вказує, що предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є фактичні дані та обставини справи про властивості, ознаки, закономірності створення й використання об`єктів інтелектуальної власності, їх вартість, завдані збитки та економічні операції щодо цих об`єктів, які мають значення для досудового розслідування чи судового провадження й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку.

Завдання, що ставляться на вирішення судового експерта, формуються виходячи із необхідності встановлення певних об`єктивних фактичних даних, які мають практичне значення для з`ясування істини у справі.

Ці завдання визначаються питаннями, поставленими перед судовим експертом або в порядку експертної ініціативи.

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені на вирішення експерту у сфері інтелектуальної власності, наводиться в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (із змінами й доповненнями), що затверджені Наказом № 53/5, зокрема: Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи.

У пункті 6.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, зокрема, про наступне:

"У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним); відповідність корисної моделі критерію патентоздатності "промислова придатність"; наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці".

При призначенні судової експертизи в сфері інтелектуальної власності слід конкретно визначати коло і зміст питань, що мають бути вирішені судовим експертом, а також обсяг необхідних для експертного дослідження матеріалів.

Суди повинні витребувати у сторін або інших осіб лише ті матеріали, які дійсно необхідні експертам для встановлення обставин по справі.

Важливим моментом також є те, що судова експертиза призначається виключно для встановлення обставин справи, які стосуються предмету доказування у справі.

Отже, питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об`єктам і матеріалам, які направляються на експертизу.

Однак, всі питання, які пропонуються відповідачем 1 поставити на вирішення судової експертизи, не в повній мірі відповідають предмету спору, переважно є питаннями, які будуть вирішені експертом у ході процесу експертного дослідження питання "новизни" корисної моделі, а окрема відповідь на них не надасть суду даних, що входять до предмета доказування, та може забезпечити додаткове навантаження в контексті часу, який необхідний для проведення експертизи.

А відтак, враховуючи наведене, суд вважає за необхідне поставити на вирішення експерта наступне запитання:

- Чи відповідає корисна модель за патентом України №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем" умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи № 910/4433/24?

За змістом п. 23 постанови № 4 від 23.03.2012 Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

У клопотанні відповідача 1 про призначення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності, останнім гарантовано оплату за проведення вказаної експертизи, а відтак суд приходить до висновку про покладення таких витрат саме на Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7".

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. 99, 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7" про призначення у справі № 910/4433/24 експертизи об`єктів інтелектуальної власності задовольнити частково.

2. Призначити у справі № 910/4433/24 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

3. На вирішення експерта поставити наступне запитання:

- Чи відповідає корисна модель за патентом України №150372 "Упаковка для рулонної продукції з безпечним ножем" умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи № 910/4433/24?

4. У задоволенні іншої частини клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7" про призначення у справі № 910/4433/24 експертизи об`єктів інтелектуальної власності відмовити повністю.

5. Для проведення експертизи матеріали справи №910/4433/24 надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

6. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експертів, які будуть здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

7. Витрати по проведенню експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7".

8. Провадження у справі №910/4433/24 на час проведення експертизи та отримання висновку експерта зупинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.06.2024.

Суддя О.В. Мандриченко