ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2024 р. Справа№ 910/14228/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Копитової О.С.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання Карпової М.О.

у присутності представників сторін:

від позивача: Войков А.П. на підставі довіреності

від відповідача-1: Чернобай О.В. згідно ордера

від відповідача-2: Поліщук Н.В. в порядку самопредставництва

розглянувши апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року

у справі №910/14228/21 (суддя Босий В.П.)

за позовом Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" 2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання недійсним свідоцтв та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2021 року Компанія KAESER KOMPRESSOREN SE (далі - Компанія, позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до ТОВ "Сігмаінжиніринг" (далі - Товариство, відповідач-1) та ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Підприємство, Укрпатент, відповідач-2) про:

- визнання частково недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на торговельну марку [] для товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи";

- визнання недійсними свідоцтв України НОМЕР_2 ["Сігма Інжиніринг"], НОМЕР_3 ["Сигма Инжиниринг"] та НОМЕР_4 ["Sigma Engineering"] на торговельні марки для товарів 7 класу МКТП "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму";

- зобов`язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України на торговельну марку НОМЕР_1 та визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборону відповідачу-1 використовувати торговельні марки за вказаними вище свідоцтвами.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що торгівельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені п. 3 та абз. 5 ч. 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За наслідками розгляду заявлених позовних вимог рішенням господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21 позов Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE задоволено повністю:

- визнано недійсним частково свідоцтво України НОМЕР_1 від 10.07.2018 року на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи"; визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_2 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму."; визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_3 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму"; визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_4 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму";

- зобов`язано ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1 від 10.07.2018р., НОМЕР_2 від 25.03.2020р., НОМЕР_3 від 25.03.2020р. та НОМЕР_4 від 25.03.2020р., про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонено ТОВ "Сігмаінжиніринг" використовувати торговельну марку за свідоцтвом України НОМЕР_1 для товарів "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи" та торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для товарів: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму.";

- стягнуто з ТОВ "Сігмаінжиніринг" на користь позивача судовий збір у розмірі 10 215,00 грн.;

- стягнуто з ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на користь позивача судовий збір у розмірі 10 215,00 грн.

Приймаючи дане рішення, місцевий господарський суд дійшов висновку, що станом на дату подання заявок торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 та абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон; у редакції діючій на момент виникнення спірних правовідносин).

Не погоджуючись із зазначенням рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Сігмаінжиніринг" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у даній справі повністю та прийняти нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити, посилаючись на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

За твердженням скаржника, судом неправильно оцінено та досліджено наданий позивачем висновок №212 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, оскільки при проведенні експертизи не було додержано вимог законодавства, в той час як висновок, наданий відповідачем-1, не прийнято судом до уваги.

Апелянт зазначає, що спірні торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE, в свою чергу позначення відповідача мало розрізняльну здатність станом на дату подання 06.12.2016 року заявки, що у сукупності є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог.

Крім того, не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ДП "Український інститут інтелектуальної власності" також звернулось до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, в якій, з посиланням на порушення судом норм процесуального права, просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у даній справі в частині розподілу судових витрат та ухвалити нове рішення, яким стягнути судовий збір у розмірі 20 430,00 грн. з ТОВ "Сігмаінжиніринг".

В обґрунтування поданої скарги апелянт зазначає про помилковість висновків суду першої інстанції про покладення на нього витрат позивача по сплаті судового збору, оскільки вимоги до відповідача-2 є похідними вимогами, а судом не встановлено, що Укрпатентом було порушено вимоги законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 08.08.2022 року відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21, об`єднано вказані апеляційні скарги в одне апеляційне провадження для спільного розгляду та призначено справу до розгляду.

За наслідками розгляду заявлених в апеляційних скаргах вимог, постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 року апеляційну скаргу ТОВ "Сігмаінжиніринг" задоволено; апеляційну скаргу ДП "Український інститут інтелектуальної власності" задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21 скасовано та прийнято нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі; стягнуто з позивача на користь відповідача-1 30 645,00 грн. понесених судових витрат за подання апеляційної скарги.

Приймаючи дану постанову, судом зазначено, що місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про необхідність задоволення позову, оскільки висновки суду у даній справі не відповідають фактичним обставинам та матеріалам справи, що є підставою для його скасування та ухвалення нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 року у справі №910/14228/21 заяву ТОВ "Сігмаінжиніринг" про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 в частині стягнення судового збору в розмірі 30 645,00 грн. за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року залишено без розгляду; задоволено заяву відповідача-1 про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 та доповнено резолютивну частину постанови Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 року у справі №910/14228/21 після п`ятого абзацу абзацами такого змісту:

"Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург,Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м.Київ, вул.Болсуновська, 8, оф.25; ідентифікаційний код 39297237) судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 112668 грн.

Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург,Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м.Київ, вул.Болсуновська, 8, оф.25; ідентифікаційний код 39297237) витрати пов`язаних із залученням експертів та проведення експертизи у розмірі 100 000 грн.

Зобов`язати господарський суд м.Києва видати відповідні накази".

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.01.2023 року здійснено заміну співвідповідача у справі №910/14228/21 - ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.02.2023 року касаційні скарги Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 року у справі №910/14228/21 скасовано, справу №910/14228/21 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Направляючи справу на новий апеляційний розгляд, судом касаційної інстанції наголошено, що постанова не містить оцінки (статті 86 та 104 ГПК України) Висновків №212 та №02-12/21, як доказів, в контексті їх належності (стаття 76 ГПК України), допустимості (стаття 77 ГПК України), достовірності (статті 78 ГПК України) та вірогідності (стаття 79 ГПК України).

Крім того, суд апеляційної інстанції, приймаючи рішення про відмову у задоволенні позову, вказував на документальне підтвердження використання відповідачем-1 позначення, однак не перевірив доводів Компанії про те, що такі документи подані Товариством з порушенням строку та не можуть братися судом до уваги.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 15.02.2023 року вказану справу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: ОСОБА_3, Поляков Б.М.

Ухвалою суду від 20.02.2023 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року, запропоновано учасникам провадження у справі надати суду пояснення по суті спору з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 02.02.2023 року по справі №910/14228/21, та призначено справу до розгляду на 14.03.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

До дати судового засідання через відділ документального забезпечення суду від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшли пояснення по справі з урахуванням постанови Верховного Суду у даній справі, а від ТОВ "Сігмаінжиніринг" - клопотання про відкладення розгляду справи та надання часу для мирного врегулювання спору.

Судове засідання, призначене на 14.03.2023 року, не відбулось у зв`язку із оголошенням повітряної тривоги у місті Києві.

Після усунення обставин, що зумовили зняття справи з розгляду, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2023 року розгляд справи №910/14228/21 призначено на 23.03.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

У зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.03.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: ОСОБА_3, Копитова О.С.

Ухвалою суду від 22.03.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли письмові пояснення з урахуванням постанови Верховного суду від 02.02.2023 року у даній справі.

В судовому засіданні 23.03.2023 протокольною ухвалою суду оголошено перерву у справі до 13.04.2023 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

Судове засідання, призначене на 13.04.2023 року, не відбулось у зв`язку з перебуванням головуючого судді Остапенка О.М. у відпустці.

Після виходу судді Остапенка О.М. з відпустки ухвалою суду від 14.04.2023 року розгляд справи №910/14228/21 призначено на 18.05.2023 року за участю повноважених представників учасників провадження у справі.

У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.05.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: ОСОБА_3, Доманська М.Л.

Ухвалою суду від 17.05.2023 року справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року прийнято до провадження у визначеному складі.

18.05.2023 року протокольною ухвалою суду оголошено перерву до 22.06.2023 року за участю повноважних представників сторін.

22.06.2023 року протокольною ухвалою суду оголошено перерву до 03.08.2023 року за участю повноважних представників сторін.

22.08.2023 року через відділ документального забезпечення суду від позивача надійшли пояснення стосовно можливості призначення судової експертизи у справі.

У зв`язку із перебуванням судді Доманської М.Л у відпустці та рішенням Вищої ради правосуддя від 01.08.2023 про звільнення судді ОСОБА_3 у відставку витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.08.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Поляков Б.М., Станік С.Р.

Ухвалою суду від 02.08.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року та призначено справу до розгляду на 22.08.2023 року за участю повноважних представників сторін.

Ухвалою суду від 22.08.2023 розгляд справи №910/14228/21 відкладено на 12.09.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі та запропоновано сторонам у справі визначитись з переліком питань, які необхідно поставити судовим експертам, у разі призначення судової експертизи у справі, експертною установою, якій слід доручити проведення такої експертизи, а також особу, на яку буде покладення витрати на її проведення.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДП "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшли пояснення по справі.

У зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.09.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Станік С.Р., Копитова О.С.

Ухвалою суду від 12.09.2023 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року.

Іншою ухвалою суду від 12.09.2023 року оголошено перерву у справі до 19.09.2023 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

Ухвалою суду від 19.09.2023 року, зокрема, призначено у справі №910/14228/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; на вирішення судової експертизи поставлені питання, перелічені в ухвалі суду; зупинено провадження у справі №910/14228/21 за позовом Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE до ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про визнання недійсним свідоцтв та зобов`язання вчинити дії до закінчення експертного дослідження і отримання апеляційним господарським судом висновку експерта.

25.09.2023 супровідним листом Північного апеляційного господарського суду №910/14228/21/09.1-18/75/23 матеріали справи №910/14228/21 надіслані до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

28.11.2023 через відділ документального забезпечення суду матеріали справи №910/14228/21 повернуто до Північного апеляційного господарського суду разом із висновком експертів №400/1/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.11.2023.

У зв`язку з перебуванням судді Станіка С.Р. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.11.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М.,судді: Отрюх Б.В., Копитова О.С.

Ухвалою суду від 29.11.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022, поновлено провадження у справі №910/14228/21, запропоновано учасникам провадження у справі надати суду письмові пояснення по суті спору з урахуванням висновку експертів за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №400/1/23 від 21.11.2023 року та призначено справу до розгляду на 23.01.2024 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від відповідача-2 надійшли пояснення по справі, від позивача - письмові пояснення, а від відповідача-1 - заперечення на висновок судової експертизи від 21.11.2023 року №400/1/23 та клопотання про поновлення строку про приєднання доказів та приєднання доказів у справі, заява про виклик та допит судових експертів ОСОБА_1 та ОСОБА_2, клопотання про призначення у справі повторної експертизи та клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із хворобою представника.

Ухвалою суду від 23.01.2024 за клопотанням відповідача-1 відкладено розгляд справи на підставі положень ст. 216 ГПК України та зобов`язано відповідача-1 - ТОВ "Сігмаінжиніринг" надати суду докази на підтвердження направлення поданих суду 22.01.2024 року заяв і клопотань зі всіма додатками до них іншим учасникам провадження у справі; запропоновано позивачу та відповідачу-2 заздалегідь надати суду свою позицію у письмовому вигляді щодо поданих відповідачем-1 22.01.2024 року заяв і клопотань по справі.

02.02.2024 через відділ документального забезпечення суду засобами електронного зв`язку від представника ТОВ "Сігмаінжиніринг" адвоката Чернобай О.В. надійшла заява про проведення судового засідання 08.02.2024 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon, за наслідками розгляду якої ухвалою суду від 05.02.2024 вказану заяву задоволено.

До дати судового засідання від ДО "УКРНОІВІ" надійшли пояснення щодо призначення повторної судової експертизи у справі, а від ТОВ "Сігмаінжиніринг" - заява на виконання вимог ухвали суду від 23.01.2024 року.

До початку судового засідання від ТОВ "Сігмаінжиніринг" надійшли додаткові пояснення по справі.

У судовому засіданні 08.02.2024 року протокольною ухвалою оголошено перерву у справі до 20.02.2024 року.

Після судового засідання, 08.02.2024, через систему "Електронний суд" від позивача надійшли пояснення стосовно клопотання відповідача-1 про поновлення строку та приєднання доказів у справі, письмові заперечення стосовно заяви відповідача-1 про виклик та допит судових експертів та заперечення проти призначення у справі повторної судової експертизи. Також вищезазначені документи 12.02.2024 року подано безпосередньо до суду через відділ документального забезпечення суду.

До дати судового засідання через відділ документального забезпечення суду засобами електронного зв`язку та через систему "Електронний суд" від представника ТОВ "Сігмаінжиніринг" адвоката Чернобай О.В. надійшла заява про проведення судового засідання 20.02.2024 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, а також питання судовим експертам щодо висновку від 21.11.2023 №400/1/23, а від представника позивача - додаткові пояснення у справі.

У зв`язку з перебуванням судді Отрюха Б.В. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.02.2024 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Поляков Б.М., Копитова О.С.

Ухвалою суду від 19.02.2024 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022, задоволено заяву представника ТОВ "Сігмаінжиніринг" адвоката Чернобай О.В. та призначено проведення судового засідання 20.02.2024 в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 20.02.2024 розгляд справи відкладено на 21.03.2024 на підставі ст. 216 ГПК України, задоволено заяву ТОВ "Сігмаінжиніринг" та викликано в судове засідання судових експертів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ними Висновку експертів №400/1/23 від 21.11.2023 року за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №910/14228/21, явку яких визнано обов`язковою, поставлено судовим експертам ОСОБА_1 та ОСОБА_2 питання, перелічені в резолютивній частині ухвали; зобов`язано судових експертів ОСОБА_1 та ОСОБА_2, у відповідності до ч. 3 ст. 69 ГПК України, надати суду у строк до 08.03.2024 обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання.

На виконання вимог вказаної ухвали суду 07.03.2024 року через відділ документального забезпечення суду від судових експертів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надійшли відповіді на поставлені запитання.

До дати судового засідання через відділ документального забезпечення суду засобами електронного зв`язку та через систему "Електронний суд" від представника ТОВ "Сігмаінжиніринг" адвоката Чернобай О.В. надійшла заява про проведення судового засідання 21.03.2024 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, за наслідками розгляду якої ухвалою суду від 18.03.2024 року вказану заяву задоволено.

До дати судового засідання через відділ документального забезпечення суду засобами електронного зв`язку та через систему "Електронний суд" від ТОВ "Сігмаінжиніринг" надійшли додаткові пояснення за наслідками вивчення письмових відповідей експертів на поставлені питання.

У зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.03.2024 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М.,судді: Копитова О.С., Отрюх Б.В.

Ухвалою суду від 21.03.2024 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року.

У судовому засіданні 21.03.2024 року протокольною ухвалою суду оголошено перерву у справі до 18.04.2024 року.

До дати судового засідання через відділ документального забезпечення суду засобами електронного зв`язку та через систему "Електронний суд" від представника ТОВ "Сігмаінжиніринг" адвоката Чернобай О.В. надійшли заяви про проведення судового засідання 18.04.2024 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, за наслідками розгляду якої ухвалою суду від 15.04.2024 року вказану заяву задоволено.

Ухвалою суду від 18.04.2024 оголошено перерву у справі до 30.05.2024.

До дати судового засідання через систему "Електронний суд" від представника ТОВ "Сігмаінжиніринг" адвоката Чернобай О.В. надійшла заява про проведення судового засідання 30.05.2024 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, за наслідками розгляду якої ухвалою суду від 27.05.2024 року вказану заяву задоволено, а також додаткові обґрунтування необхідності призначення у справі повторної судової експертизи.

В судове засідання 30.05.2024 року у приміщення суду з`явились представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

Оскільки представник відповідача-1 адвокат Чернобай О.В., за заявою якого було призначено відеоконференцію, з`явився в судове засідання безпосередньо у приміщення суду, судове засідання проведено в звичайному режимі у зв`язку із недоцільністю проведення відеоконференції.

В судовому засіданні судом розглянуто клопотання відповідача-1 про призначення у справі повторної судової експертизи, за наслідками чого відмовлено у його задоволенні, про що постановлено відповідну ухвалу від 30.05.2024 року.

Представники відповідачів в судовому засіданні вимоги апеляційних скарг підтримали, просили її задовольнити.

Представник позивача в судовому засіданні проти доводів відповідача-1, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення. Проти доводів апеляційної скарги відповідача-2 не заперечував.

30.05.2024 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга відповідача-1 задоволенню не підлягає, а апеляційну скаргу відповідача-2 слід задовольнити, рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у даній справі - скасувати в частині розподілу судових витрат по сплаті судового збору та прийняти в цій частині нове рішення про стягнення судового збору за подання позовної заяви у повному обсязі з відповідача-1, а в іншій частині рішення суду першої інстанції залишити без змін, виходячи з наступного.

Як вірно встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, компанія є власником міжнародних реєстрацій НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 та НОМЕР_11 торговельних марок "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "", "ІНФОРМАЦІЯ_3", "ІНФОРМАЦІЯ_4", які зареєстровані зокрема для товарів 7 класу МКТП.

ТОВ "Сігмаінжиніринг", в свою чергу, були подані заявки на реєстрацію наступних торговельних марок:

- заявка №m 2016 27245 від 06.12.2016 на реєстрацію торговельної марки ""; за результатами розгляду було видано свідоцтво України НОМЕР_1 для товарів 7 класу МКТП "Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати";

- заявка №m 2018 16947 від 19.07.2018 на реєстрацію торговельної марки "Сігма Інжиніринг"; за результатами розгляду заявки було видано свідоцтво України НОМЕР_2 для товарів 7 та 42 класу МКТП;

- заявка №m 2018 16948 від 19.07.2018 на реєстрацію торговельної марки "Сигма Инжиниринг"; за результатами розгляду заявки було видано свідоцтво України НОМЕР_3 для товарів 7 та 42 класу МКТП;

- заявка №m 2018 16949 від 19.07.2018 на реєстрацію торговельної марки "Sigma Engineering"; за результатами розгляду заявки було видано свідоцтво України НОМЕР_4 для товарів 7 та 42 класу МКТП.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 та абзацом 5 частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

На переконання позивача, вказані торговельні марки відповідача є схожими з торговельною маркою позивача "Sigma" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати для однорідних товарів 7 класу МКТП, а також спірні торговельні марки є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника.

Отже, спір у справі виник у зв`язку з наявністю, на думку позивача, підстав для визнання недійсними свідоцтв України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для товарів 7 класу МКТП, а також зобов`язання відповідача-2 внести відповідні зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Частиною 1 статті 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України №18-рп/2004 від 01.12.2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Як зазначає позивач, підставою для звернення до суду є захист свого права як власника знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 для товарів 7 класу МКТП.

За наведених обставин, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з даним позовом, що, в свою чергу, спростовує відповідні твердження відповідача-1.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі - в редакції, чинній на момент подання заявок №m 2016 27245, №m 2018 16947, №m 2018 16948, №m 2018 16949) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 6 вказаного Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

З огляду на наведене, оскільки позивач вважає, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки можуть ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар, та є схожим до ступеня змішування зі знаком "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8, власником якого є позивач, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є знаки за оспорюваними свідоцтвами такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а також чи є такі знаки схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8.

При цьому, слід зазначити, що у даній справі спір виник у сфері інтелектуальної власності, а саме щодо здійснення прав на торговельні марки.

Верховним Судом у постанові від 15.01.2019 у справі №910/11735/17 зроблено висновок, що для правильного застосування абзацу другого пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону не має правового значення правильність визначення споживачами особи, яка виробляє відповідні товари чи надає певні послуги, значення має сама можливість сплутування спірних торговельних марок, а також сама можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, встановивши.

У даній справі позивач просить суд визнати недійсними свідоцтва, посилаючись на відсутність підстав для реєстрації торговельних марок відповідача-1 в силу приписів пункту 3 та абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону, а тому твердження скаржника про те, що така обставина, як можливість асоціації та плутанини споживачем знаків позивача та відповідача-1, мала бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачами даних послуг, що призвело до порушення його прав (соціологічними опитуваннями), суперечить правовим висновкам Верховного Суду (пункт 8.23 цієї постанови).

Так, за твердженням позивача, він є власником торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8, яка є словесним позначенням та складається з напису, виконаного латинськими літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкова є заголовною, а інші - рядковими.

Торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_1 є комбінованим позначенням та складається з: словесного елементу у вигляді англомовного напису з розміщених одне під іншим двох слів, виконаних заголовними латинськими літерами оригінального друкованого шрифту, чорного кольору на білому тлі та, частково, білого кольору на чорному тлі; зображувального елементу у вигляді великої літери грецького алфавіту - "сігма", виконаної оригінальним шрифтом чорного кольору на білому тлі, що виконує роль обрамлення для словесного елементу.

Торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України НОМЕР_2 є словесним позначенням та складається з україномовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних кириличними літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкові літери слів є заголовними, а інші - рядковими.

Торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України НОМЕР_3 є словесним позначенням та складається з російськомовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних кириличними літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкові літери слів є заголовними, а інші - рядковими.

Торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України НОМЕР_4 є словесним позначенням та складається з англомовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних латинськими літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі.

Позивач зазначає, що словесна частина торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_1 та словесні торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 складаються з двох елементів - сильних та слабких.

Зокрема, сильними елементами торговельних марок за вказаними свідоцтвами України, які мають братися до уваги при проведенні порівняльного дослідження, є написи "SIGMA", "Сігма", "Сигма", "Sigma", які є фонетично тотожними, графічно та семантично тотожними з торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8, чим обумовлюється наявність між ними схожості до ступеню сплутування. При цьому, присутність схожості до ступеню сплутування між сильними елементами торговельних марок за оскаржуваними свідоцтвами та торговельною маркою позивача призводить до того, що перші асоціюються з останнім в цілому, незважаючи на наявність відмінних другорядних елементів та ознак.

Суд відзначає, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (такий висновок міститься у постанові Верховного Суду від 06.02.2020 у справі №910/2503/18).

На підтвердження вказаних вище доводів, позивачем до позовної заяви додано висновок експерта №212 від 28.05.2021 року, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Жилою Б.В.

На розгляд експерта були поставлені наступні питання:

- чи є товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельними марками за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 такими, що при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника, враховуючи те, що Компанія є власником серії раніше зареєстрованих стосовно товарів 7 класу МКТП торговельних марок зі спільним елементом "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародними реєстраціями НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22?

За наслідками проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовий експерт Жила Б.В. зробив наступні висновки:

- з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8, є спорідненими такі товари 07 класу МКТП, наведені у свідоцтвах України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 на торговельні марки, як: верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму;

- стосовно таких, наведених у свідоцтві України НОМЕР_1, товарів 07 класу МКТП, як: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту), торговельна марка за вказаним свідоцтвом є схожою з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно таких, наведених у свідоцтвах України НОМЕР_23, НОМЕР_14, НОМЕР_15, товарів 07 класу МКТП, (згідно переліку вище в п. 1), торговельні марки за вказаними свідоцтвами є схожими з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати;

- торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_1 є такою, що може ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтві товарів 07 класу МКТП машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту);

- торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_23, НОМЕР_14, НОМЕР_15 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 07 класу МКТП (згідно переліку вище в п. 1).

На спростування доводів позивача, відповідач-1 подав суду першої інстанції висновок експерта №02-12/21 від 27.12.2021 року, вкладений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Андрєєвою А.В.

На вирішення експерта Андрєєвої А.В. були поставлені наступні питання:

- чи мало позначення за свідоцтвом України НОМЕР_1 розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016?

- чи є комбінована торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_1 тотожною або схожою із торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи?

- чи є словесна торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України НОМЕР_2 тотожною або схожою із торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?

- чи є словесна торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України НОМЕР_3 тотожною або схожою із торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?

- чи є словесна торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України НОМЕР_4 тотожною або схожою із торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією?

За наслідками проведення експертизи експерт дійшов таких висновків:

- позначення за свідоцтвом України НОМЕР_1 мало розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016р.;

- комбінована торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи;

- словесна торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України НОМЕР_2 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- словесна торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України НОМЕР_3 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- словесна торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України НОМЕР_4 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією.

Тобто, висновки експерта Андрєєвої А.В. мають протилежні результати дослідження ніж у висновку експерта Жили Б.В.

Таким чином, оскільки надані позивачем та відповідачем-1 та наявні в матеріалах справи висновки експертів, як докази у справі, відповідають вимогам ст.ст. 98, 101 ГПК України та можуть підтверджувати обставини, що становлять предмет доказування у даній справі згідно з положеннями ч. 2 ст. 76 ГПК України, однак є взаємовиключними, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.09.2023 року, яка в установленому законом порядку не оскаржувалась та є чинною, з власної ініціативи суду призначено у справі №910/14228/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

На вирішення судової експертизи поставлено наступні питання:

- чи є товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 такими, що, при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника.

За результатами проведеної експертизи складено Висновок експертів №400/1/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.11.2023 року, у якому експерти дійшли наступних висновків:

- товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, є спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8;

- торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 є схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів;

- торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 є такими, що, при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника.

Враховуючи наведені обставини, в матеріалах справи наявні три висновки експертів: №212 від 28.05.2021 (складений на замовлення позивача), №02-12/21 від 27.12.2021 (складений на замовлення відповідача-1) та №400/1/23 від 21.11.2023 (судова експертиза), які підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.

При цьому, клопотання відповідача-1 про приєднання доказів по справі, а саме: документів, отриманих на адвокатський запит, стосовно міжнародних реєстрації позивача НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_24, НОМЕР_8 та висновку експертів №49/12-23 від 16.01.2024 року за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений судовими експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення відповідача-1, не підлягає задоволенню, а відповідні докази судом до уваги не приймаються з огляду на таке.

Прийняття та розгляд додаткових доказів у підтвердження своїх вимог на стадії апеляційного перегляду справи в порядку ст. 269 ГПК України має бути здійснено з дотримання принципу диспозитивності.

Так, за змістом частин 2 та 3 статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Приписи частини 3 статті 269 ГПК України передбачають наявність таких критеріїв, які є обов`язковою передумовою для вирішення питання про прийняття судом апеляційної інстанції додаткових доказів, а саме "винятковість випадку" та "причини, що об`єктивно не залежать від особи".

Отже, при поданні учасником справи доказів, які не були подані до суду першої інстанції, такий учасник справи повинен обґрунтувати, в чому полягає винятковість випадку неподання зазначених доказів до суду першої інстанції у встановлений строк, а також надати відповідні докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від особи, яка їх подає.

Відповідно до висновку щодо застосування статей 80, 269 ГПК України, викладеного Верховним Судом у постановах від 18.06.2020 у справі №909/965/16, від 03.04.2019 у справі №913/317/18 та від 22.05.2019 у справі №5011-15/10488-2012, єдиний винятковий випадок, коли можливим є прийняття судом (у тому числі апеляційної інстанції) доказів з порушенням встановленого процесуальним законом порядку, це наявність об`єктивних обставин, які унеможливлюють своєчасне вчинення такої процесуальної дії, тягар доведення яких покладений на учасника справи.

Тобто, відсутність обґрунтування, в чому полягає винятковість випадку неподання зазначених доказів до суду першої інстанції виключає можливість прийняття апеляційним господарським судом додаткових доказів у порядку статті 269 ГПК України (постанови Верховного Суду від 31.08.2021 у справі №914/1725/19; від 12.01.2021 у справі №01/1494(14-01/1494); від 15.12.2020 у справі №925/1052/19; від 21.04.2021 у справі №906/1179/20).

Отже, суд апеляційної інстанції має право досліджувати нові докази, але лише якщо неподання таких доказів до суду першої інстанції зумовлене поважними причинами (поважність причин повинен довести скаржник). Вказане положення закріплене законодавцем з метою забезпечення змагальності процесу в суді першої інстанції, де сторони повинні надати всі наявні в них докази, і недопущення зловживання стороною своїми правами.

Водночас, така обставина, як відсутність існування доказів на момент прийняття рішення суду першої інстанції, взагалі виключає можливість прийняття судом апеляційної інстанції додаткових доказів у порядку ст. 269 ГПК України незалежно від причин неподання позивачем таких доказів. Навпаки, саме допущення такої можливості судом апеляційної інстанції матиме наслідком порушення вищенаведених норм процесуального права, а також принципу правової визначеності, ключовим елементом якого є однозначність та передбачуваність правозастосування, а отже системність та послідовність у діяльності відповідних органів, насамперед судів (аналогічна правова позиція з цього питання викладена у постановах Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №911/3250/16, від 06.02.2019 у справі №916/3130/17, від 26.02.2019 у справі №913/632/17, від 06.03.2019 у справі №916/4692/15, від 11.09.2019 у справі №922/393/18; від 16.12.2020 у справі №908/1908/19, від 21.01.2021 у справі №908/3359/19, від 06.10.2021 по справі №918/237/20, від 21.06.2022 у справі №910/6535/21).

Однак, при поданні таких доказів, зокрема отриманих на адвокатський запит, скаржником не зазначено жодних об`єктивних обставин та не надано жодних доказів на підтвердження неможливості подання таких доказів місцевому господарському суду ще до прийняття оскаржуваного рішення.

Тобто, неподання позивачем суду першої інстанції доказів, які в подальшому було надано в суді апеляційної інстанції, залежало виключно від волевиявлення скаржника, тобто мало суб`єктивний характер.

Отже, судова колегія не вбачає в даному випадку виняткових обставин, з яким законодавство пов`язує можливість прийняття нових доказів в суді апеляційної інстанції.

Таким чином, скаржником в даному випадку не наведено достатнього та належного обґрунтування існування винятковості випадку, з яким пов`язано прийняття під час апеляційного провадження додаткових доказів, які не були предметом дослідження під час розгляду справи в суді першої інстанції.

Щодо висновку експертів №49/12-23 від 16.01.2024 року за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеного судовими експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення відповідача-1, то такий доказ не існував на момент прийняття рішення суду першої інстанції, що взагалі виключає можливість його прийняття судом апеляційної інстанції.

Крім того, на переконання колегії суддів, прийняття та дослідження судом апеляційної інстанції вказаних вище додаткових документів в якості доказу по справі порушуватиме принцип диспозитивності.

За таких обставин, оскільки в порушення свого обов`язку відповідачем-1 не надано таких доказів до дня прийняття оскаржуваного рішення суду, на час розгляду справи в суді першої інстанції вказані докази в матеріалах справи були відсутні і місцевий господарський суд не мав можливості їх дослідити, а скаржником, в свою чергу, не обґрунтовано об`єктивними причинами неможливість їх подання до суду першої інстанції, то колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції для їх прийняття до уваги у якості належних доказів на підтвердження викладених ТОВ "Сігмаінжиніринг" в апеляційній скарзі обставин.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими доказами.

При цьому, згідно зі ст.ст. 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до частин першої та другої статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За ч. 1 ст. 78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Разом з тим, суд враховує, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.02.2020 зі справи №910/21067/17.

Так, надаючи оцінку висновку експерта №212 від 28.05.2021 року, судом встановлено, що його складено на замовлення позивача кваліфікованим атестованим судовим експертом Жилою Б.В., кваліфікація судового експерта за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями", 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" (свідоцтво Міністерства юстиції України №1065 дійсне до 30.01.2022). У висновку зазначено, що експерта попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Зазначений висновок містить відповіді на порушені питання та є обґрунтованими. При встановленні обставин щодо оманливості знаку та схожості до ступеня сплутування, судовим експертом досліджувались спорідненість (однорідність) товарів; схожість досліджуваних позначень; звукові (фонетичнні) ознаки; семантичні (смислові) ознаки; графічні (візуальні) ознаки; питання щодо можливості сплутування споживачем товарів різних виробників тощо.

За таких обставин, висновок експерта №212 від 28.05.2021 правомірно прийнято судом як належний та допустимий доказ.

Щодо висновку експерта №02-12/21 від 27.12.2021 року, то його складено на замовлення відповідача-1 кваліфікованим експертом Андрєєвою А.В. відповідно до вимог чинного законодавства. У вказаному висновку зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384 Кримінального кодексу України експерт обізнаний.

Крім того, вказаний висновок містить докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті ним висновки та відповіді на питання, поставлені експерту, обґрунтовані, даний висновок складений у порядку, визначеному законодавством, а тому приймається судом в якості належних та допустимих доказів в розумінні ст.ст.76, 77 ГПК України.

Таким чином, оскільки надані сторонами та наявні в матеріалах справи висновки експертів, як докази у справі, відповідають вимогам ст.ст. 98, 101 ГПК України та можуть підтверджувати обставини, що становлять предмет доказування у даній справі згідно з положеннями ч. 2 ст. 76 ГПК України, однак є взаємовиключними, для усунення протиріч між відповідними експертизами апеляційним господарським судом 19.09.2023 з власної ініціативи призначено у справі №910/14228/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, за результатами якої судовими експертами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 складено висновок експертів №400/1/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.11.2023 року.

Оцінюючи вказаний висновок, колегією суддів встановлено, що його складено судовими експертами, які є кваліфікованими судовими експертами з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями" та яких було попереджено про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Під час проведення дослідження та складення відповідного висновку експертами були досліджені та проаналізовані всі матеріали господарської справи №910/14228/21, а також надані сторонам та наявні у ній докази.

Будь-яких істотних порушень положень законодавства, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, та методології при складенні такого висновку, які б вплинули на правильність, повноту та обґрунтованість висновку, судом не встановлено, належних доказів на підтвердження якихось порушень не надано.

Також судовим експертам не було заявлено відвід, що свідчить про відсутність у сторін сумнівів у кваліфікації вказаних експертів та їх заінтересованість в результатах судової експертизи.

Крім того, з метою надання додаткових роз`яснень щодо поданого Висновку експертів №400/1/23 від 21.11.2023 року за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №910/14228/21 ухвалою суду від 20.02.2024 року за клопотанням відповідача-1 викликано в судове засідання судових експертів ОСОБА_2 та ОСОБА_1, поставлено їм питання, перелічені в резолютивній частині ухвали, та зобов`язано судових експертів ОСОБА_1 та ОСОБА_2, у відповідності до ч. 3 ст. 69 ГПК України, надати суду у строк до 08.03.2024 обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання.

В судовому засіданні апеляційного господарського суду 21.03.2024 року представниками сторін було поставлено судовим експертам ряд питань, на які експертами було надано чіткі, ґрунтовні та вичерпні відповіді.

Крім того, на виконання ухвали суду експертами також надано письмові відповіді на поставлені їм питання, які долучено судом до матеріалів справи.

Таким чином, зазначений висновок, який складено кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог законодавства, з урахуванням відповідей на поставлені питання щодо даного висновку, є повним, вичерпним та обґрунтованим, відтак визнано апеляційним судом належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами, в тому числі з висновком експерта №212 від 28.05.2021, як наслідок в даному випадку відсутні підстави вважати Висновок експертів №400/1/23 від 21.11.2023 необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи.

За вказаних вище обставин Висновок експертів №400/1/23 від 21.11.2023 відповідає вимогам ГПК України, заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані сторонами більш вірогідними, належними і допустимими доказами у справі, як наслідок підлягає врахуванню судом під час прийняття рішення по суті спору.

Під час перегляду справи в суді апеляційної інстанції, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Завданням національних судів є забезпечення належного вивчення документів, аргументів і доказів, представлених сторонами (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Ван де Гурк проти Нідерландів").

Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що навіть якщо національний суд володіє певною межею розсуду, віддаючи перевагу тим чи іншим доводам у конкретній справі та приймаючи докази на підтримку позицій сторін, суд зобов`язаний мотивувати свої дії та рішення (рішення Європейського суду з прав людини "Олюджіч проти Хорватії"). Принцип справедливості, закріплений у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, порушується, якщо національні суди ігнорують конкретний, доречний та важливий довід, наведений заявником (рішення Європейського суду з прав людини у справах "Мала проти України", "Богатова проти України").

У визначення справедливого судового розгляду справи сторін не можна не враховувати загальні фактичні та юридичні обставини справи (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Станкевич проти Польщі").

Верховний Суд неодноразово наголошував щодо необхідності застосування категорій стандартів доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Зокрема, цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони.

Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17). Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі №129/1033/13-ц (провадження №14-400цс19).

Справедливість судового розгляду повинна знаходити свою реалізацію, в тому числі у здійсненні судом правосуддя без формального підходу до розгляду кожної конкретної справи.

17.10.2019 набув чинності Закон України від 20.09.2019 №132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", яким було, зокрема внесено зміни до ГПК України та змінено назву ст. 79 ГПК України з "Достатність доказів" на нову - "Вірогідність доказів" та викладено її у новій редакції з фактичним впровадженням у господарський процес стандарту доказування "вірогідність доказів".

Стандарт доказування "вірогідність доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач.

Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду і на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були (аналогічний висновок викладений у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.06.2020 у справі №924/233/18).

Тобто, обставину треба доказувати таким чином, аби реалізувати стандарт більшої переконливості, за яким висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається вірогіднішим, ніж протилежний.

Таку правову позицію висловив Верховний Суду у постанові від 30.09.2021 у справі №922/3928/20.

Зазначений підхід узгоджується з судовою практикою ЄСПЛ, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (п. 1 ст. 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні 23.08.2016 у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом" ("beyond reasonable doubt").

Вищенаведеної правової позиції дотримується Верховний Суд у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у своїй постанові від 30.11.2021 року по справі №910/21182/15 (910/16832/19).

За ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали справи, колегія суддів за своїм внутрішнім переконанням вважає, що надані позивачем та наявні у справі докази у їх сукупності на підтвердження заявлених позовних вимог, зокрема висновок експерта №212 від 28.05.2021 року та висновок експертів №400/1/23 від 21.11.2023 року за результатами проведення судової експертизи, є більш вірогідними, ніж докази на підтвердження протилежних доводів відповідача-1 щодо недоведеності позовних вимог, а тому вважає правомірним висновок суду першої інстанції про те, що торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 є схожими з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати для товарів 07 класу МКТП, а також такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника.

Обставини, зазначені в абзаці 5 п. 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Разом з тим наведений припис абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відтак, за допомогою спеціальних знань, зокрема висновком експерта №212 від 28.05.2021 року та висновку експертів №400/1/23 від 21.11.2023 року за результатами проведення судової експертизи судом встановлені обставини, які спростовують викладені відповідачем-1 в апеляційній скарзі доводи про відповідність торгівельних марок за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 умовам надання правової охорони, встановленим п.3 та абз.5 ч.2 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

З огляду на наведене, судова колегія погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що на дату подання заявок №m201627245, №m201816947, №m201816948, №m201816949 комбіноване позначення та словесні позначення "Сігма Інжиніринг", "Сигма Инжиниринг" та "Sigma Engineering" не відповідали умовам надання правової охорони, встановленими п. 3 та абз. 5 ч. 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення позовних вимог та визнання свідоцтв на знак для товарів і послуг НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 недійсними в заявленій частині.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, зокрема і на підставі ч.4 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

За таких обставин, враховуючи задоволення основних позовних вимог та беручи до ваги, що станом на дату подання позовної заяви та винесення оскаржуваного судового рішення Укрпатент виконував функції Національного органу інтелектуальної власності, який уповноважений здійснювати дії із внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також опублікування відповідної інформації в офіційному бюлетені "Промислова власність", похідні вимоги позивача про зобов`язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 щодо товарів 07 класу МКТП, зазначених у цьому рішенні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" також є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Таким чином, у зв`язку із визнанням частково недійсними свідоцтв відповідача, обґрунтованими та такими, що правомірно задоволені, є вимоги позивача про заборону ТОВ "Сігмаінжиніринг" використовувати торговельну марку за спірними свідоцтвами.

В силу положень процесуального законодавства та численної практики Верховного Суду судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Крім того, відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права. За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі "Хаджинастасиу проти Греції", національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію; у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Кузнєцов та інші проти російської федерації" зазначено, що ще одним завданням вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи "Серявін та інші проти України", "Проніна проти України").

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Трофимчук проти України" зазначив, що, хоча п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Таким чином, судом апеляційної інстанції в повній мірі досліджено та надано оцінку всім наявним у справі доказам та обставинам справи, а доводи відповідача-1 щодо неправильного застосування судом норм матеріального та процесуального права і неповноти з`ясування обставин, що мають значення для справи, не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку.

Інші доводи ТОВ "Сігмаінжиніринг" судом апеляційної інстанції відхиляються як такі, що не впливають на суть прийнятого судового рішення і не потребують детальної відповіді з огляду на прийняте судом рішення у справі.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що оскаржуване рішення місцевого господарського суду про задоволення позовних вимог Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи відповідача-1, викладені в його апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними та недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування рішення суду не вбачається.

Разом з тим, задовольняючи у повному обсязі заявлені позовні вимоги, місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про покладення витрат позивача по сплаті судового збору на обох відповідачів у рівних частинах (по 10 215,00 грн.).

Судова колегія з цього приводу наголошує, що у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на національний орган з питань інтелектуальної власності, якщо його було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ч. 9 ст. 129 ГПК України, у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частко незалежно від результатів рішення спору.

Враховуючи викладене, оскільки Укрпатент діяв у відповідності з принципами, встановленими ст. 19 Конституції України, а саме на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", і судом не було встановлено обставин того, що Укрпатентом було порушено вимоги законодавства України щодо процедури при проведенні експертизи об`єктів інтелектуальної власності, беручи до уваги, що задоволені позовні вимоги до відповідача-2 є похідними вимогами позивача, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для покладення витрат позивача по сплаті судового збору, в тому числі, на відповідача-2.

Таким чином, оскаржуване рішення місцевого господарського суду в частині розподілу судових витрат по сплаті судового збору прийнято з порушенням норм чинного законодавства, доводи відповідача-2, викладені в його апеляційній скарзі, знайшли своє підтвердження під час розгляду справи апеляційним господарським судом, а відтак наявні правові підстави для її задоволення та скасування рішення суду першої інстанції в наведеній частині з прийняттям нового рішення про стягнення з ТОВ "Сігмаінжиніринг" на користь Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE судового збору за подання позовної заяви у повному обсязі.

В силу ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних із розглядом справи, зокрема витрат на проведення експертизи.

Згідно із частинами 1, 4, 8 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у разі відмови в позові покладаються на відповідача.

У зв`язку із залишенням апеляційної скарги ТОВ "Сігмаінжиніринг" без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін в частині задоволених позовних вимог, судові витрати відповідача-1, пов`язані із розглядом справи в апеляційному суді, зокрема судовий збір за подання апеляційної скарги та витрати на професійну правничу допомогу, покладаються на відповідача-1, у зв`язку із чим заява ТОВ "Сігмаінжиніринг" від 21.10.2022 року про вирішення питання про судові витрати у справі №910/14228/21 задоволенню не підлягає, в свою чергу, витрати позивача по сплаті судового збору за подання касаційної скарги у розмірі 40 860,00 грн. та витрати останнього на проведення судової експертизи у розмірі 76 282,42 грн. покладаються на ТОВ "Сігмаінжиніринг" шляхом їх стягнення на користь Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE.

Керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 277, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21 залишити без задоволення.

2.Апеляційну скаргу Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" задовольнити.

3.Рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21 в частині розподілу судових витрат по сплаті судового збору скасувати.

4.Прийняти в скасовані частині нове рішення, яким стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, оф. 25; ідентифікаційний код 39297237) на користь Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) 20 430,00 грн. судового збору за подання позовної заяви.

5.В решті рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21 залишити без змін.

6.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м. Київ, вул. Болсуновська,8, оф.25; ідентифікаційний код 39297237) на користь Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) 40 860,00 грн. судового збору за подання касаційної скарги та 76 282,42 грн. судових витрат, пов`язаних із проведенням судової експертизи у справі.

7.Доручити Господарському суду міста Києва видати наказ.

8.У задоволенні заяви ТОВ "Сігмаінжиніринг" про вирішення питання про судові витрати у справі №910/14228/21 відмовити.

9.Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

10.Справу №910/14228/21 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 20.06.2024 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді О.С. Копитова

Б.В. Отрюх