ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2024 р. Справа№ 910/15160/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Поліщука В.Ю.

Сотнікова С.В.

за участю секретаря судового засідання Карпової М.О.

у присутності представників сторін:

від позивача: Вознюк В.А за довіреністю

від відповідача-1: Макарик І.В. за довіреністю (в режимі відеоконференції)

від відповідача-2: Поліщук Н.В. в порядку самопредставництва

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" на рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 року

у справі №910/15160/19 (суддя Щербаков С.О.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Оболонь"

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича

компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!"

2.Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2019 року ПрАТ "Оболонь" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, в якому, з урахуванням заяви про зміну підстав позову, просило суд: визнати недійсним повністю свідоцтво України №261708 на комбінований знак для товарів і послуг; зобов`язати відповідача-2 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України №261708 на знак для товарів і послуг, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані невідповідністю оспорюваної торговельної марки умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на її реєстрацію, оскільки спірна торговельна марка є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України №267623, яка раніше була заявлена на реєстрацію на ім`я позивача для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

За наслідками розгляду заявлених вимог рішенням Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 року у справі №910/15160/19 позов задоволено; визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг №261708, зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України №261708 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" на користь ПрАТ "Оболонь" 3 842,00 грн. судового збору.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг - "Naturally Fermented "HARD LEMON" Ready-to-Drink" (комбінований) за свідоцтвом України №261708 від 10.07.2019, встановленим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв`язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Naturally Fermented "HARD LEMON" Ready-to-Drink" (комбінований) за свідоцтвом України №261708 від 10.07.2019 недійсним.

Рішення суду мотивовано з посиланням, зокрема, на висновок експертів від 25.06.2020 року №047/20, який складений за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовими експертами Федоренком В.Л. та Ковальовою Н.М. , призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 13.02.2020.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 у справі №910/15160/19 та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позову в повному обсязі.

Апеляційна скарга мотивована порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. В апеляційній скарзі скаржник вказує, що товари та послуги 35 класу МКТП не охоплюються свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №261708 та заявка позивача №m201726629 від 28.11.2017 не містить товарів та послуг 33 класу, отже знак для товарів і послуг відповідача-1 та знак, поданий позивачем до реєстрації, частково відносяться до різних класів МКТП, тому не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

На думку скаржника, висновок експертів №047/20 від 25.06.2020 року є неповним, необ`єктивним та таким, що містить змістовні, формальні недоліки, помилки та неточності.

Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2021 у складі головуючого судді Доманської М.Л., суддів: Гарник Л.Л., Верховця А.А., зокрема, призначено у справі повторну комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено ТОВ "Київський експертно дослідний центр"; на вирішення експертів винесено наступне питання: - чи є знак для товарів і послуг - Naturally Fermented HARD LEMON Ready-to-Drink (комбінований) за свідоцтвом України №261708 від 10.07.2019, схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг - HARDMIX LEMON+GINGER за свідоцтвом України №267623 від 25.11.2019?; зупинено апеляційне провадження у справі №910/15160/19 до повернення матеріалів справи з експертної установи.

В подальшому постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2024 року у складі головуючого судді Доманської М.Л., суддів: Пантелієнка В.О., Полякова Б.М. апеляційну скаргу задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 року у справі №910/15160/19 скасовано та прийнято нове, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Постанову суду апеляційної інстанції обґрунтовано з посиланням, зокрема, на висновок експертів від 16.02.2023 року №15076, який складений за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі, та мотивовано (постанову) з посиланням на недоведеність заявлених позовних вимог.

Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2024 у складі головуючого судді Доманської М.Л., суддів Отрюха Б.В., Полякова Б.М. задоволено заяву ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" про ухвалення додаткового рішення у справі; стягнуто з ПрАТ "Оболонь" на користь ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" 185000,00 грн. витрат за проведення повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у суді апеляційної інстанції.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.04.2024 року касаційну скаргу ПрАТ "Оболонь" задоволено частково, ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2021 року, постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2024 року та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2024 року у справі №910/15160/19 скасовано, справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанову мотивовано порушенням судом апеляційної інстанції норм процесуального права, що мало своїм наслідком не встановлення обставин, що є визначальними і ключовими у цій справі для вирішення даного спору, з огляду на предмет і підстави позову, на підставі доказів і доводів учасників справи.

За висновками суду касаційної інстанції, постановлена ухвала суду апеляційної інстанції від 19.05.2021 року про призначення у справі повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та ухвалена апеляційним судом постанова по суті спору, в основу якої покладений висновок експертів від 16.02.2023 року №15076 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (необхідність та достатність підстав для призначення якої судом не наведені), не відповідає принципу змагальності та вимогам процесуального законодавства, а тому їх не можна визнати законними та обґрунтованими.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 25.04.2024 дану справу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В., Поліщук В.Ю.

Ухвалою суду від 30.04.2024 року справу №910/15160/19 за апеляційною скаргою ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" на рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 року прийнято до провадження у визначеному складі суду; розгляд справи призначено на 16.05.2024 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі; запропоновано учасникам провадження у справі надати суду пояснення по суті спору з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 11.04.2024 року по справі №910/15160/19.

До дати судового засідання через систему "Електронний суд" від відповідача-2 надійшли додаткові пояснення, а від представника відповідача-1 адвоката Макарика І.В. - клопотання про проведення судового засідання 16.05.2024 в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, за наслідком розгляду якого ухвалою суду від 15.05.2024 заявлене клопотання задоволено.

15.05.2024 через систему "Електронний суд" від відповідача-1 надійшли пояснення по справі та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 16.05.2024 року протокольною ухвалою суду оголошено перерву у справі до 06.06.2024 року.

До дати судового засідання через систему "Електронний суд" від представника відповідача-1 адвоката Макарика І.В. надійшло клопотання про проведення судового засідання 06.06.2024 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, за наслідками розгляду якого ухвалою суду від 04.06.2024 року вказане клопотання задоволено.

До початку судового засідання через систему Електронний суд від представника позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи пояснень по справі та відповіді на відзив, які містяться у справі.

Представники відповідача-1 (в режимі відеоконференції) та відповідача-2 (у приміщенні суду) в судовому засіданні 06.06.2024 року вимоги апеляційної скарги підтримали, просили її задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 року у справі №910/15160/19 та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позову в повному обсязі.

Представник позивача в судовому засіданні проти доводів відповідача-1, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

06.06.2024 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги відповідача-1 слід відмовити, а рішення суду першої інстанції від 08.10.2020 року у даній справі - залишити без змін, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом, ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" є власником свідоцтва України № 261708 від 10.07.2019 на комбінований знак для товарів і послуг, яке видане на підставі заявки № m 2018 07719 від 30.03.2018, для товарів і послуг 32 та 33 класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП), а саме:

Кл. 32: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для виготовляння напоїв; аперитиви безалкогольні; безалкогольні напої зі смаком кави; безалкогольні напої зі смаком чаю; безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; виноградне сусло неферментоване; води (напої); екстракти хмелю для виготовляння пива; есенції для виготовляння напоїв; зельтерська вода; ізотонічні напої; імбирне пиво; імбирний ель; квас (безалкогольний напій); коктейлі безалкогольні; коктейлі на основі пива; лимонади; літієва вода; напої енергетичні безалкогольні; напої з алое вера безалкогольні; напої на основі рису, крім замінників молока; напої на основі сої, крім замінників молока; напої, що містять молочну сироватку; овочеві соки (напої); оршад; пивне сусло; порошки для виготовляння газованих напоїв; сарсапарель (безалкогольний напій); сидр безалкогольний; сиропи для лимонаду; складники для виготовляння газованих вод; складники для виготовляння лікерів; смузі; содова вода; солодове пиво; солодове сусло; спортивні напої, збагачені протеїном; столові води; сусла; таблетки для виготовляння газованих напоїв; томатний сік (напій); тонізуючі охолоджуючі напої; фруктові нектари безалкогольні; шербети (напої); ячмінний ель (пиво);

Кл. 33: Алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що містять фрукти; анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; аперитиви; арак; байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин; дигестиви (лікери та алкогольні напої); коктейлі; кюрасо; лікери; медовуха (напій медовий); м`ятні лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові.

Разом з тим, 28.11.2017 ПрАТ "Оболонь" подало заявку № m 2017 26629 на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг.

25.11.2019 ПрАТ "Оболонь" отримало свідоцтво України №267623 на заявлений до реєстрації знак для товарів і послуг щодо 32 та 35 класів МКТП, а саме:

Кл. 32: Пиво; пиво спеціальне; пиво безалкогольне; імбирне пиво; імбирний ель; солодове пиво; коктейлі на основі пива; напої на основі пива;

Кл. 35: Рекламування; телевізійне рекламування; радіорекламування; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; пряме поштове рекламування; рекламування поштою; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків, рекламних буклетів; розробляння рекламних матеріалів; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; організовування фестивалів на комерційні або рекламні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; демонстрування товарів; оформляння вітрин; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; маркетинг; телемаркетингові послуги; маркетингові досліджування; послуги щодо зв`язків з громадськістю; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; орендування рекламного місця; пошук спонсорів; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; вивчання ринку; визначання громадської думки.

Посилаючись на те, що комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 261708 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача за свідоцтвом України №267623, який раніше був поданий на реєстрацію в України за заявкою № m 2017 26629 від 28.11.2017), позивач звернувся з цим позовом до суду.

Отже, причиною виникнення спору у даній справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання свідоцтва України №261708 на комбінований знак для товарів і послуг недійсним.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Суд зазначає, що наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 (затверджений в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за №276/812) затверджені Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила).

Відповідно до п. 4 Правил, експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг складається з таких етапів: встановлення дати подання заявки; експертиза заявки за формальними ознаками; експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил, згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна: міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою; знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг;

г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім`я особи, яка має право користування таким найменуванням;

ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Відповідно до п. 4.3.2.2 Правил, відповідно до пункту 4 статті 6 Закону перевіряється, чи не відтворює заявлене позначення: а) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; б) назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них; твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; в) прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Пунктом 4.3.2.4. Правил визначено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил, для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Як зазначає позивач, належне відповідачу-1 свідоцтво України №261708 на знак для товарів та послуг "Naturally Fermented "HARD LEMON" Ready-to-Drink" комбінований (словесно-зображувальний) підлягає визнанню недійсним, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг позивача №267623, заявленого на реєстрацію в України за заявкою № m2017 26629 від 28.11.2017 раніше відповідача-1.

На підтвердження вказаних вище доводів, позивачем до позовної заяви додано висновок експертів №06/09-2019 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений 16.10.2019 експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення позивача.

На розгляд експертів було поставлено питання, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №261708 схожим із позначенням за заявкою на знак для товарів та послуг № m201726629 настільки, що їх можна сплутати.

За результатами проведеного експертного дослідження експертами у висновку № 06/09-2019 від 16.10.2019 було встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 261708 є схожим із позначенням за заявкою на знак для товарів та послуг № m201726629 настільки, що їх можна сплутати.

В свою чергу, на спростування доводів позивача, відповідачем-1 було долучено до матеріалів справи висновок експертів №6174 комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений 03.02.2020 року експертами Харабуга Ю.С. та Калініченко М.М. на замовлення відповідача-1.

На розгляд експертів було поставлено питання, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №261708 схожим із позначенням за заявкою на знак для товарів та послуг №m201726629 настільки, що їх можна сплутати.

За наслідками проведення експертизи експерти дійшли висновків, що позначення за заявкою № m201726629 на свідоцтво на знак для товарів і послуг та знак за свідоцтвом України № 261708 не є схожим настільки, що їх можна сплутати.

Тобто, висновки експертів Харабуга Ю.С. та Калініченко М.М. мають протилежні результати дослідження, ніж у висновку експертів Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В.

У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (такий висновок міститься у постанові Верховного Суду від 06.02.2020 у справі №910/2503/18).

Оскільки надані позивачем та відповідачем-1 та наявні в матеріалах справи висновки експертів є взаємовиключними, для усунення протиріч між відповідними експертизами, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, та для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2020, яка в апеляційному порядку не оскаржувалась та є чинною, призначено у справі №910/15160/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено наступне питання:

- Чи є знак для товарів і послуг - "Naturally Fermented "HARD LEMON" Ready-to-Drink" (комбінований) за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019, схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг - "HARDMIX LEMON+GINGER" за свідоцтвом України №267623 від 25.11.2019?

У висновку експертів №047/20 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 25.06.2020 року судовими експертами Федоренком В.Л. та Ковальовою Н.М. зроблено висновок, що знак для товарів і послуг - "Naturally Fermented "HARD LEMON" Ready-to-Drink" (комбінований) за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг - "HARDMIX LEMON+GINGER" за свідоцтвом України №267623 від 25.11.2019.

Враховуючи наведені обставини, в матеріалах справи наявні три висновки експертів: №06/09-2019 від 16.10.2019 (складений на замовлення позивача), №6174 від 03.02.2020 (складений на замовлення відповідача-1) та №047/20 від 25.06.2020 (судова експертиза), які підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.

При цьому, під час нового розгляду справи судова колегія не вбачає підстав для врахування висновку експертів №15086 від 16.02.2023 року за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, як належного та допустимого доказу по справі, оскільки його було складено судовими експертами Андрєєвою А.В. та Петренком С.А. на підставі ухвали Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2021 року, яку в подальшому було скасовано Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.04.2024 року.

Також судом не приймаються до уваги надані апелянтом під час нового розгляду справи разом із клопотанням від 15.05.2024 року копія постанови Касаційного господарського суду від 15.12.2020 у справі №914/1667/18 та копія маркетингово-соціологічного дослідження від 27.02.2020 на тему: "Визначення рівня обізнаності споживачів Рівненської, Волинської, Житомирської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької обл. про продукцію - пиво спеціальне зі смаком (ароматом) лимону та Імбиру бренду "OBOLON" та ступінь схожості такого товару із товарами інших виробників, ступінь сплутування із товарами виробників", оскільки такі докази було подано апелянтом ще 20.01.2021 року і протокольною ухвалою суду апеляційної інстанції від 14.04.2021 у задоволенні поданого клопотання про долучення матеріалів та додаткових пояснень було відмовлено, мотиви чого було викладено судом в ухвалі від 19.05.2021 року.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими доказами.

При цьому, згідно зі ст.ст. 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до частин першої та другої статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За ч. 1 ст. 78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Разом з тим, суд враховує, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.02.2020 зі справи №910/21067/17.

Оцінюючи висновок експертів Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. №06/09-2019 від 16.10.2019 року, судом встановлено, що його складено кваліфікованими за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями" експертами відповідно до вимог чинного законодавства.

У вказаному висновку зазначено, що експерти обізнані про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384 Кримінального кодексу України.

Крім того, даний висновок містить докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті ним висновки та відповіді на питання, поставлені експерту, є обґрунтованими, та сумніві у його правильності не викликає, а тому приймається судом в якості належних та допустимих доказів в розумінні ст.ст.76, 77 ГПК України.

Щодо висновку експертів №6174 від 03.02.2020, то його складено на замовлення відповідача-1 експертами Харабуга Ю.С. та Калініченко М.М. У вказаному висновку зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384 Кримінального кодексу України експерти обізнані.

Разом з тим, судова колегія зазначає, що такий висновок не відповідає критеріям повноти, об`єктивності та обґрунтованості, а відповідну експертизу проведено з порушеннями методичного характеру, зокрема щодо визначення домінуючого елемента, щодо описовості слова "LEMON" та щодо семантичної (змістовної, смислової) схожості, що у сукупності викликає сумніви у правильності таких висновків.

Таким чином, наведений висновок експертів не може бути взятий апеляційним господарським судом за основу при прийнятті рішення по суті спору у справі №910/15160/19, а тому не приймається у якості належного доказу по справі з метою мотивування рішення суду.

Оцінюючи висновок експертів Федоренко В.Л. та Ковальової Н.М. №047/20 від 25.06.2020, колегією суддів встановлено, що його складено судовими експертами, які є кваліфікованими судовими експертами з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями" та яких було попереджено про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Під час проведення дослідження та складення відповідного висновку експертами були досліджені та проаналізовані всі матеріали господарської справи №910/15160/19, а також надані сторонам та наявні у ній докази.

Як вбачається зі змісту наведеного висновку, судовими експертами, зокрема встановлено, що обидва досліджувані позначення - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019 року та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 267623 від 25.11.2019 року зареєстровано для товару - "пиво".

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості тощо.

При дослідженні схожості комбінованих позначень визначається як схожість усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожних або схожих елементів.

Позначення відповідача-1 (надалі - позначення-1) містить наступні основні складові елементи:

1. Домінуюче словесне позначення "HARD LEMON", виконане великими літерами латинської абетки, жирним шрифтом чорного кольору в центральній частині композиції.

2. Стилізоване зображення лимону на тлі якого розміщено домінуюче словесне позначення "HARD LEMON".

3. Жовте тло.

4. Словесні позначення "Naturally Fermented" та "Ready-to-Drink" зеленого кольору, виконані по дузі.

Позначення позивача (надалі - позначення 2) містить наступні основні складові елементи:

1. Домінуюче словесне позначення "HARDMIX", виконане великими літерами латинської абетки, жирним шрифтом темного кольору в центральні частині композиції.

2. Стилізоване зображення лимону на тлі якого розміщено домінуюче словесне позначення "HARDMIX".

3. Жовте тло.

4. Словесне позначення "HARDMIX" виконане по дузі, "STRONG DRINK" та "LEMON+GINGER" та "ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА ТА ІМБИРУ" та інші - горизонтально, рівно.

5. Стилізоване зображення лимону у верхній частині позначення, лимону, імбиру та злаків у нижній частині позначення.

Відповідно до Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації при порівнянні комбінованих позначень, аналізується композиція знаку та виявляється основний елемент, який має визначальний вплив на формування загального зорового враження позначення. Основними критеріями визначення основного елемента є вплив на зорове, фонетичне, семантичне сприйняття позначення, його місце розташування у площині знаку, смислове значення, геометричний розмір.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знаку в цілому. Має значення також розмір цього та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

Тобто, домінуюче положення певного елемента в зображення знака може визначатися зокрема такими факторами:

- геометричним розміром елемента;

- місцем розташування елемента у площі зображення знака;

- смисловим навантаженням елемента;

- впливом елемента на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знаку в цілому.

До візуальних ознак, які враховуються при вирішенні питання щодо домінування елемента у зображенні позначення відносяться такі ознаки:

- топологічні (ознаки розташування);

- розмірні;

- кольорові.

За топологічними ознаками домінуючими у зображенні є елементи, які розташовуються у верхній або у середній частинах зображення позначення, які є зручнішими для сприйняття та з яких звичайно починається огляд зображень суб`єктами сприйняття - споживачами.

За розмірними ознаками домінуючими у зображенні позначення є елементи, які мають відносні більші розміри ніж інші елементи, завдяки чому вони займають більшу площу і, відповідно, привертають до себе більше уваги споживача.

За кольоровими ознаками домінуючими у зображенні позначення є елементи, які за рахунок кольорового виконання виділяються з-поміж інших елементів, наприклад, якщо останні виконані чорно-білими кольорами або контрастними до кольору фону.

До семантичних ознак, які враховуються при вирішенні питання щодо домінування елемента у зображенні позначення відносяться суттєві ознаки поняття, яким визначається певний об`єкт та яке відтворюється засобами мови споживача.

Зокрема, при вирішенні питання щодо графічної (візуальної) схожості (несхожості) словесних позначень враховуються такі основні ознаки:

- загальне зорове враження;

- вид шрифту (розмір, висота літер та ін.);

- особливості графічного виконання літер (друкарські або письмові, заголовкові чи рядкові);

- розташування букв одна відносно іншої;

- алфавіт, буквами якого написано слово;

- використані кольори.

Так, судовими експертами зазначено, що домінуюче положення в зображенні позначення 1 займає словесний елемент "HARD LEMON", оскільки саме він превалює за топологічними, розмірними та кольоровими ознаками над іншими елементами (розміром літер, кольором, розміром).

Домінуюче положення в зображенні позначення 2 займає словесний елемент "HARDMIX", оскільки саме він превалює за топологічним, розмірними та кольоровими ознаками над іншими елементами (розміром літер, кольором, розміром).

Експертами зазначено, що позначення схожі за більшістю фонетичних ознак та є тотожними на початку, а також схожі за усіма графічними ознаками.

Також, експерти дійшли висновку, про семантичну схожість домінуючих словесних елементів позначення 1 та позначення 2, оскільки, обидва позначення на початку містять тотожний словесний елемент HARD, тобто має місце збіг одного з елементів позначення на який припадає логічний наголос і який має самостійне значення, семантика якого добре знайома споживачу, отже має місце і подібність закладених у позначення понять, ідей.

Експертами зазначено, що словесне позначення "HARD LEMON" яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як назву міцного пива зі смаком лимону.

Словесне позначення "HARDMIX", яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як міцне пиво із змішаним смаком.

Враховуючи той факт, що при виробництві пива цитрусові не використовуються (пиво - продукт отриманий шляхом бродіння солодового сусла (частіше всього на основі ячменя) за допомогою пивних дріжджів, зазвичай з додаванням хмелю) споживач в обох випадках зрозуміє, що мова іде не про традиційне, а про спеціальне пиво - пиво, виготовлене з застосуванням смакових або ароматичних добавок.

Тож, комбіновані знаки для товарів і за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019 року (№m201807719 від 30.03.2018) і за свідоцтвом України №267623 від 25.11.2019 року (№m201726629 від 23.11.2017), згідно опису наданому раніше, виконані у формі етикеток, в обох використана схожа кольорова гама, присутній зображувальний елемент - лимон, який підсилює семантичну та фонетичну схожість, містять схожі домінуючі словесні елементи та використовуються для того ж самого товару "пиво". Заявку № m201726629 на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №267623 від 25.11.2019 було подано 23.11.2017, тобто раніше за дату подачі заявки, № m201807719 від 30.03.2018 на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №261708 від 10.07.2019.

При цьому, будь-яких істотних порушень положень законодавства, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, та методології при складенні такого висновку, які б вплинули на правильність, повноту та обґрунтованість висновку, судом не встановлено, належних доказів на підтвердження якихось порушень не надано.

Також судовим експертам не було заявлено відвід, що свідчить про відсутність у сторін сумнівів у кваліфікації вказаних експертів та їх заінтересованість в результатах судової експертизи.

Крім того, з метою надання додаткових роз`яснень щодо поданого Висновку експертів №047/20 від 25.06.2020 року за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №910/15160/19, ухвалою апеляційного господарського суду від 03.03.2021 викликано в судове засідання судових експертів Федоренка В.Л. та Ковальову Н.М., поставлено їм питання, які надійшли від сторін, та запропоновано експертам надати суду письмові відповіді на поставлені питання.

В судовому засіданні апеляційного господарського суду 24.03.2021 року представниками сторін було поставлено судовому експерту Федоренку В.Л., який з`явився на виклик до суду, ряд питань, на які експертом було надано чіткі, ґрунтовні та вичерпні відповіді.

Крім того, на виконання ухвали суду експертом також надано письмові відповіді на поставлені питання, які долучено судом до матеріалів справи, чим підтверджено об`єктивність та обґрунтованість наданого експертами висновку.

Таким чином, зазначений висновок, який складено кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог законодавства, з урахуванням відповідей на поставлені питання щодо даного висновку, є повним, вичерпним та обґрунтованим, відтак визнано апеляційним судом належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами, в тому числі з висновком експертів №06/09-2019 від 16.10.2019, як наслідок в даному випадку відсутні підстави вважати Висновок експертів №047/20 від 25.06.2020 необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи.

Протилежного позивачем в установленому законом порядку не доведено.

За вказаних вище обставин Висновок експертів №047/20 від 25.06.2020 відповідає вимогам ГПК України, заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані сторонами більш вірогідними, належними і допустимими доказами у справі, як наслідок підлягає врахуванню судом під час прийняття рішення по суті спору.

Поряд з викладеним вище, з матеріалів справи також не вбачається, що відповідач-1 в суді першої інстанції висловлював заперечення щодо висновку судової експертизи №047/20 від 25.06.2020 року, в тому числі, покладених ним в основу апеляційної скарги, пропонував відповідні питання, роз`яснення яких на його думку потребує відповідний висновок експерта, заявляв про виклик експерта. У судових засіданнях при розгляді справи господарським судом міста Києва ані позивач, ані відповідач-1 чи їх представники не ставили питання про призначення додаткової чи повторної експертизи у зв`язку з недоліками висновку судової експертизи. У судових засіданнях 20.08.2020 та 08.10.2020 відповідач-1 (його представник) участі не приймав.

Судовою колегією враховано, що відповідач-1 не був позбавлений можливості подати будь-які докази, заяви та клопотання, пов`язані з проведенням та оцінкою висновків експертів в суді першої інстанції, проте своїм процесуальним право не скористався.

Більш того, під час нового розгляду справи в суді апеляційної інстанції клопотань про призначення у справі повторної або додаткової судової експертизи скаржником не заявлялось, а з власної ініціативи така експертиза судом не призначалась через відсутність обґрунтованих на те підстав.

Відтак, за допомогою спеціальних знань, зокрема висновками експертів Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. №06/09-2019 від 16.10.2019, а також судової експертизи №047/20 від 25.06.2020, судом встановлено, що належний відповідачу-1 знак для товарів і послуг - "Naturally Fermented "HARD LEMON" Ready-to-Drink" (комбінований) за свідоцтвом України №261708 від 10.07.2019 є схожим настільки, що його можна сплутати із належним позивачу знаком для товарів і послуг - "HARDMIX LEMON+GINGER" за свідоцтвом України №267623 від 25.11.2019, що в свою чергу спростовує викладені відповідачем-1 в апеляційній скарзі доводи про відповідність спірного знаку умовам надання правової охорони, встановленим ч.3 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до ч. 3. ст. 6. Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно ч. 6. ст. 5. Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З огляду на наведене, судова колегія погоджується з правомірними висновком місцевого господарського суду про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг - "Naturally Fermented "HARD LEMON" Ready-to-Drink" (комбінований) за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019, встановленим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв`язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Naturally Fermented "HARD LEMON" Ready-to-Drink" (комбінований) за свідоцтвом України №261708 від 10.07.2019 недійсним.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, зокрема і на підставі ч.4 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

За таких обставин, враховуючи задоволення основних позовних вимог, похідні вимоги позивача про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (правонаступником якого станом на дату проведення судового засідання (06.06.2024) виступає ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій") внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України №261708 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" також є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

В силу положень процесуального законодавства та численної практики Верховного Суду судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Крім того, відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права. За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі "Хаджинастасиу проти Греції", національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію; у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Кузнєцов та інші проти російської федерації" зазначено, що ще одним завданням вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи "Серявін та інші проти України", "Проніна проти України").

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Трофимчук проти України" зазначив, що, хоча п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Таким чином, судом апеляційної інстанції в повній мірі досліджено та надано оцінку всім наявним у справі доказам та обставинам справи, а доводи скаржника щодо неправильного застосування судом норм матеріального та процесуального права і неповноти з`ясування обставин, що мають значення для справи, не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку.

Інші доводи ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" судом апеляційної інстанції відхиляються як такі, що не впливають на суть прийнятого судового рішення і не потребують детальної відповіді з огляду на прийняте судом рішення у справі.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи відповідача-1, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними та недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення суду не вбачається.

В силу ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних із розглядом справи, зокрема витрат на проведення експертизи.

Згідно із частинами 1, 4, 8 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у разі відмови в позові покладаються на відповідача.

У зв`язку із залишенням апеляційної скарги ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін, судові витрати відповідача-1, пов`язані із розглядом справи у суді апеляційної інстанції, зокрема судовий збір за подання апеляційної скарги та витрат за проведення повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, покладаються на відповідача-1, у зв`язку із чим заява ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" від 25.01.2024 року про вирішення питання про судові витрати у справі №910/15160/19 задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" на рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 року у справі №910/15160/19 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 року у справі №910/15160/19 залишити без змін.

3. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" про ухвалення додаткового рішення у справі №910/15160/19 відмовити.

4. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

5. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 24.06.2024 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді В.Ю. Поліщук

С.В. Сотніков