ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2024 р. Справа№ 910/3022/22

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Копитової О.С.

суддів: Руденко М.А.

Гончарова С.А.

за участю секретаря судового засідання: Гріщенко А.О.

та представників сторін згідно протоколу судового засідання від 23.05.2024 року

розглянувши матеріали апеляційної скарги акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

на рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року

у справі №910/3022/22 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

до акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк»

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Національний банк України

про стягнення збитків у сумі 390 255 270,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (надалі по тексту - АТ «Державний ощадний банк України», позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (надалі по тексту - АТ «Міжнародний резервний банк», відповідач) про стягнення збитків.

Рішенням господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року у справі №910/3022/22 у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду першої інстанції, АТ «Державний ощадний банк України» (надалі по тексту - апелянт) звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року у справі № 910/3022/22 та прийняти нове судове рішення, яким позовні вимоги АТ «Державний ощадний банк України» задовольнити повністю.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу апелянт зазначає, що судом першої інстанції не було належним чином досліджено дійсну підставу виникнення права позивача на стягнення завданих йому збитків у формі упущеної вигоди, а також допущено невідповідність висновків встановленим обставинам справи, зокрема, безпідставно встановлено факт правомірного здійснення відповідачем банківської діяльності з використання торговельної марки за свідоцтвом України № 151584, хоча така зареєстрована для товарів 14 та 28 класів МКТП, а не 36 класу МКТП (фінансові операції, кредитно-грошові операції та банківські послуги).

Також, на переконання АТ «Державний ощадний банк України», місцевим господарським судом неправильно застосовано норми матеріального права, оскільки відмовлено у позові з посиланням на норми п. 5 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», тоді як підлягали застосуванню приписи п. 2 ст. 20 цього Закону та ст. 22 Цивільного кодексу України.

Крім того, апелянт вважає, що господарський суд дійшов необґрунтованого висновку про відсутність в діях відповідача всього складу правопорушення та неможливість встановлення належності та допустимості висновку експерта в якості доказу у справі.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2023 року апеляційну скаргу АТ «Державний ощадний банк України» задоволено частково; рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 скасовано та прийнято нове рішення, яким закрито провадження у справі.

Постановою Верховного Суду від 27.04.2024 року касаційну скаргу АТ «Державний ощадний банк України» задоволено. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2023 у справі № 910/3022/22 скасовано. Справу передано на розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 року апеляційну скаргу АТ «Державний ощадний банк України» задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року у справі №910/3022/22 скасовано; прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено повністю; стягнуто з АТ «Міжнародний резервний банк» на користь АТ «Державний ощадний банк України» збитки за неправомірне використання торговельної марки «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України від 24.05.2006 №82116 для 36 класу МКТП у розмірі 390 255 270,00 грн; стягнуто з АТ «Міжнародний резервний банк» на користь АТ «Державний ощадний банк України» 872 100,00 грн судового збору за подання позовної заяви та 1 302 525 грн судового збору за подання апеляційної скарги.

Постановою Верховного Суду від 09.11.2023 року касаційну скаргу АТ «Міжнародний резервний банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Луньо Іллі Вікторовича на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 у справі №910/3022/22 задоволено частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 у справі №910/3022/22 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Відповідно до витягу з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 07.12.2023 року, для розгляду справи №910/3022/22 за апеляційною скаргою АТ «Державний ощадний банк України» сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Руденко М.А., Тищенко О.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2023 року прийнято до провадження апеляційну скаргу АТ «Державний ощадний банк України» на рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року у справі №910/3022/22 та призначено до розгляду на 07.02.2024 року.

07.02.2024 року через відділ документообігу суду від АТ «Державний ощадний банк України» надійшло клопотання про призначення експертизи у даній справі.

Також, 07.02.2024 року від АТ «Державний ощадний банк України» надійшло клопотання про витребування доказів.

07.02.2024 року, у зв`язку з масштабним ракетним обстрілом та оголошенням у місті Києві повітряної тривоги призначені судові засідання змістилися у часі, відтак, в робочий час не виявилось за можливе провести судове засідання у справі №910/3022/22, в зв`язку з чим, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.02.2024 року розгляд справи №910/3022/22 за апеляційною скаргою АТ «Державний ощадний банк України» призначено на 04.03.2024 року.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2024 року клопотання апелянта про витребування з господарського суду міста Києва матеріалів господарської справи № 910/570/16 задоволено, витребувано з господарського суду міста Києва матеріали господарської справи № 910/570/16 та відкладено розгляд справи №910/3022/22 на 25.03.2024 року.

08.03.2024 року на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2024 року від господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №910/570/16.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 21.03.2024 року, у зв`язку з перебуванням судді Тищенко О.В., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.03.2024 року справу №910/3022/22 за апеляційною скаргою АТ «Державний ощадний банк України» передано для розгляду колегії суддів у складі головуючого судді: Копитової О.С., суддів: Руденко М.А., Сотнікова С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.03.2024 року задоволено заяву судді Північного апеляційного господарського суду Сотнікова С.В. про самовідвід у справі №910/3022/22. Відведено суддю Північного апеляційного господарського суду Сотнікова С.В. від розгляду справи №910/3022/22. Матеріали справи №910/3022/22 передано для визначення складу суду відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 22.03.2024 року, у зв`язку з самовідводом судді Сотнікова С.В., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.03.2024 року справу №910/3022/22 за апеляційною скаргою АТ «Державний ощадний банк України» передано для розгляду колегії суддів у складі головуючого судді: Копитової О.С., суддів: Руденко М.А., Гончарова С.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.03.2024 року справу №910/3022/22 за апеляційною скаргою АТ «Державний ощадний банк України» на рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року, прийнято до провадження у визначеному складі та призначено до розгляду на 25.03.2024 року.

25.03.2024 року в судовому засіданні оголошено перерву до 23.05.2024 року.

23.05.2024 року на електронну адресу суду від апелянта надійшли письмові пояснення, в яких останній просить суд апеляційної інстанції оскаржуване рішення скасувати та прийняте нове, яким позовні вимоги АТ «Державний ощадний банк України» задовольнити повністю.

В поданих поясненнях апелянт зазначає, що підставами для звернення позивача до суду із вимогами про стягнення збитків є те, що позивачем виявлено численні факти незаконного використання відповідачем (тоді ще найменованим АТ «Сбербанк») належної позивачу торговельної марки «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України № 82116; рішенням господарського суду міста Києва від 18.04.2017 року у справі №910/570/16, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 року та постановою Касаційного господарського суду Верховного Суду від 19.08.2021 року, окрім іншого, заборонено відповідачу незаконно використовувати Торговельну марку «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116; в силу положень ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції закону №3689-XII (надалі по тексту - Закон № 3689-ХІІ) , що діяла станом на дату звернення позивача з позовною заявою і відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України відповідач зобов`язаний відшкодувати позивачу заподіяні збитки внаслідок незаконного використання Торговельної марки.

Апелянт зазначає, що за результатами ознайомлення з матеріалами справи №910/570/16 останній, вважає наголосити, що предметом спору у справі №910/3022/22 не є стягнення на користь позивача збитків за використання відповідачем його власних торговельних марок. Позивач звернувся з позовом до суду через те, що відповідач незаконно та протягом тривалого часу використовував належну саме позивачу Торговельну марку.

На думку апелянта, матеріали справи №910/570/16 містять достатньо доказів на підтвердження факту використання відповідачем належної саме позивачу Торговельної марки за свідоцтвом України №82116 протягом тривалого періоду.

Крім того, апелянт вважає, що відповідач усвідомлював протиправність своєї поведінки та передбачав можливість настання негативних наслідків, що вказує на наявність умислу в таких його діях. Зокрема, після звернення позивача в 2016 році до суду за захистом своїх прав, відповідач, незважаючи на небажання настання можливих негативних наслідків та продовжуючи користуватись Торговельною маркою позивача протягом всього розгляду судами справи №910/570/16 свідомо припускав настання цих негативних наслідків (непрямий умисел). В подальшому ж дії відповідача мають ознаки прямого умислу, оскільки останній, розуміючи настання негативних наслідків, очевидно діяв з прямим наміром та недобросовісно, продовживши незаконне використання Торговельної марки позивача навіть після набрання законної сили рішенням суду, що свідчить про триваючий характер правопорушення.

Також апелянт зазначає, що відповідно до положень Закону №3689-XII, а саме п. 3 ст. 19 зазначеного закону, свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки.

23.05.2024 року в судовому засіданні колегією суддів розглядалося клопотання апелянта про призначення експертизи, в задоволенні якого ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.05.2024 року було відмовлено.

В судовому засіданні 23.05.2024 року представники апелянта підтримали свою позицію, викладену у позовній заяві, апеляційній скарзі та письмових поясненнях.

Представник відповідача в судовому засіданні підтримав свою позицію, викладену у раніше поданому відзиві на апеляційну скаргу та зазначив, що не погоджується з доводами позивача про те, що збитки були завдані протиправною та винною поведінкою відповідача, а період за який позивач заявляє відповідні збитки визначений проміжком часу з 28.09.2018 року по 27.09.2021 року.

Відповідач зазначив, що останній здійснював банківську діяльність з 2008 року з використанням торговельної марки «СБЕРБАНК», яка була зареєстрована Департаментом інтелектуальної власності та, відповідно, отримала правову охорону в силу закону з моменту реєстрації торговельного знаку за Свідоцтвом №151584.

Таким чином, відповідач розраховував на те, що використання знаку для товарів і послуг «СБЕРБАНК» є цілком правомірним.

Також відповідач наголошував, що не використовував належні позивачу торговельні марки та не здійснював конкурентну протизаконну діяльність у сфері інтелектуальної власності. Матеріали справи не містять доказів того, що використання торговельного знаку «СБЕРБАНК» здійснювалось відповідачем всупереч законодавству, внаслідок протиправних та винних дій останнього.

Крім того, відповідач зазначив, що предметом спору №910/570/16 було визнання недійсним реєстрації, серед іншого, знаку для товарів і послуг відповідача за свідоцтвом України №151584 в частині його реєстрації для всіх товарів 14 класу МКТП. Суди дійшли висновку, що знак за Свідоцтвом №151584 «СБЕРБАНК», що належав відповідачу, є схожим настільки зі знаком за свідоцтвом №82116 «СБЕРБАНК», що належить позивачу, в зв`язку з чим визнано недійсними державні реєстрації схожих позначень.

Відповідач вважає, що оскільки з моменту внесення до реєстру знаків для товарів та послуг позначення отримує правову охорону, то його використання є цілком законним, а відповідач не знав та не міг знати, що Департаментом інтелектуальної власності допущені певні помилки та державну реєстрацію позначення «СБЕРБАНК» здійснено з порушеннями законодавства. За дії Департаменту інтелектуальної власності відповідач не несе відповідальності та будь-яка вина з його боку відсутня.

Також відповідач наголошував на тому, що відповідачем було розпочато дії щодо зміни найменування. Зокрема, в 2021 році проведено державну реєстрацію змін до найменування акціонерного товариства «СБЕРБАНК» на акціонерне товариство «Міжнародний резервний банк», п 22.11.2021 року Національним банком України зареєстровано нову редакцію статуту відповідача. З 09.12.2021 року відповідач вживав заходів стосовно повного вилучення найменування «СБЕРБАНК» у усіх документів, з вивісок, реклами, платіжних карток, договорів та ділової документації, тощо.

Таким чином, відповідач вважає доводи позивача про те, що відповідач продовжував неправомірно використовувати позначення є такими, що не знайшли свого підтвердження.

Щодо посилань позивача на рішення суду у справі №910/570/16, то відповідач зазначає, що вказане рішення набрало законної сили 28.04.2021 року. Тобто позивач мав би виключно з цього моменту вираховувати ймовірні збитки та визначати розмір гіпотетичного роялті за використання позначення «СБЕРБАНК», а не з 28.09.2018 року, як зазначено в позовній заяві та апеляційній скарзі, оскільки станом на 28.09.2018 року справа не була вирішена остаточно.

Таким чином, відповідач вважає, що не можна вважати використання знаку «СБЕРБАНК» відповідачем таким, що відбулось з порушенням, оскільки позначення відповідача «СБЕРБАНК» за Свідоцтвом № НОМЕР_1 мало правову охорону до 28.04.2024 року, а після зазначеної дати відповідачем вчинялися усі можливі дії щодо припинення використання відповідного найменування.

В зв`язку чим, відповідач просив суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу АТ «Державний ощадний банк України» залишити без задоволення, оскаржуване рішення - без змін.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб підтримав позицію відповідача та просив суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу АТ «Державний ощадний банк України» залишити без задоволення, оскаржуване рішення - без змін.

23.05.2024 року в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови у даній справі.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Згідно зі ст. 270 Господарського процесуального кодексу України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Як вбачається з матеріалів справи АТ «Державний ощадний банк України» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до АТ «Міжнародний резервний банк» про стягнення збитків.

Позовні вимоги, обґрунтовані порушенням відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України від 24.05.2006 року №82116 для 36 класу МКТП, з огляду на що позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь, з урахуванням доповнень, збитки у сумі 390 255 270, 00 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року у справі №910/3022/22 у задоволенні позову відмовлено.

Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що позивачем належними та допустимими доказами не доведено наявності всього складу правопорушення. Вказане, в свою чергу виключає можливість застосування до відповідача такого виду відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2023 року рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 скасовано та прийнято нове рішення, яким закрито провадження у справі.

Постановою Верховного Суду від 27.04.2024 року касаційну скаргу АТ «Державний ощадний банк України» задоволено. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2023 у справі № 910/3022/22 скасовано. Справу передано на розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 року апеляційну скаргу АТ «Державний ощадний банк України» задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року у справі №910/3022/22 скасовано; прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено повністю; стягнуто з АТ «Міжнародний резервний банк» на користь АТ «Державний ощадний банк України» збитки за неправомірне використання торговельної марки «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України від 24.05.2006 №82116 для 36 класу МКТП у розмірі 390 255 270,00 грн; стягнуто з АТ «Міжнародний резервний банк» на користь АТ «Державний ощадний банк України» 872 100,00 грн судового збору за подання позовної заяви та 1 302 525 грн судового збору за подання апеляційної скарги.

Постанову суду мотивовано тим, що позивачем належним чином доведено наявність всіх елементів складу цивільного правопорушення з боку відповідача.

Зокрема, за висновком суду апеляційної інстанції: протиправна поведінка відповідача, що полягала у незаконному використанні торговельної марки позивача, вказані обставини встановлено судовими рішеннями у справі №910/570/16 та, в силу положень ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, не підлягають повторному доказуванню; заподіяння позивачу збитків внаслідок протиправної поведінки відповідача, які виражаються у формі упущеної вигоди за незаконне використання торговельної марки, розмір якої було встановлено висновком експерта від 24.05.2022 року №03-2022, складеного за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності; причинний зв`язок між протиправною поведінкою відповідача та заподіяними ними збитками полягає в тому, що оскільки, за єдиної безальтернативної умови законного використання торговельної марки відповідач мав обов`язок укласти ліцензійний договір з позивачем та сплатити останньому ліцензійні платежі; наявність вини відповідача полягає в тому, що він усвідомлював протиправність своєї поведінки у формі незаконного використання торговельної марки та передбачав можливість настання негативних наслідків для позивача.

Постановою Верховного Суду від 09.11.2023 року касаційну скаргу АТ «Міжнародний резервний банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Луньо Іллі Вікторовича на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 у справі №910/3022/22 задоволено частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 у справі №910/3022/22 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова Верховного Суду мотивована порушенням судом апеляційної інстанції норм процесуального права, а саме ст.ст. 75, 86, 236-238 Господарського процесуального кодексу України щодо розгляду справи на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи у їх сукупності, у зв`язку з чим суд дійшов передчасного висновку при ухваленні постанови у справі.

Направляючи справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, Верховний Суд зазначив, що суду апеляційної інстанції необхідно надати належну правову кваліфікацію спірним правовідносинам, перевірити зазначені в постанові касаційної інстанції доводи та докази, а також вагомі (визначальні) аргументи сторін у справі, дати їм належну правову оцінку, і, в залежності від встановленого, вирішити спір відповідно до закону.

При цьому, Верховний Суд зазначив, що при вирішенні даного спору першочергово підлягають доведенню обставини щодо наявності/відсутності фактичних даних про порушення прав позивача шляхом використання відповідачем безпосередньо знака для товарів і послуг «Сбербанк» за свідоцтвом України № 821116 для послуг 36 класу МКТП.

Верховний Суд вказав про нездійснення судом апеляційної інстанції належного правового аналізу обґрунтованості вимог позивача та можливості застосування положень п. 2 ст. 20 Закону № 3689-ХІІ у спірних правовідносинах, зокрема у частині належного доведення позивачем обставин спричинення діями відповідача збитків (у вигляді упущеної вигоди) та, відповідно, можливості їх відшкодування та погодився з доводами касаційної скарги про неправильне застосування судом апеляційної інстанції положень ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

При цьому, Верховним Судом вказано, що суд апеляційної інстанції залишив поза увагою, що судовим рішенням по справі № 910/570/16 лише встановлено обставини, що торговельні марки відповідача за свідоцтвами України №151584, №183294, №183296 та за міжнародними реєстраціями №1069810, №1113875, №1113876, №1114550, №1116554, №1117613, №1120118 (у тому числі і для послуг 36 класу МКТП), є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Ощадбанк знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП, а послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем "sberbank.ua", є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №82116. Питання щодо законності/незаконності використання відповідачем безпосередньо позначення «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 для послуг 36 класу МКТП не було предметом спору та, відповідно, не встановлювалось у справі №910/570/16.

Також Верховний Суд наголосив, що виходячи з самої суті спірних правовідносин та з урахуванням встановлених судами обставин справи, колегія суддів вважає передчасним висновок суду апеляційної інстанції про належне доведення позивачем обставин щодо можливості отримання ним доходу (майнових вигод) та його дійсного розміру. Суд апеляційної інстанції не врахував, що вимоги про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди мають бути належним чином обґрунтовані, підтверджені конкретними підрахунками і доказами про реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів, але не отриманих через винні дії відповідача.

Поза увагою суду апеляційної інстанції залишились обставини, що підставою для стягнення збитків позивачем визначено положення п. 2 ст. 20 Закону №3689-XII - незаконне використання відповідачем при здійсненні банківської діяльності позначення «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 для послуг 36 класу МКТП.

Отже, у спірних правовідносинах позивач має прямий обов`язок довести, як факт незаконного використання відповідачем безпосередньо знака для товарів і послуг «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 для послуг 36 класу МКТП у період з 28.09.2018 по 27.09.2021 (визначений позивачем), так і реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів від використання спірної торговельної марки, однак не отриманих через винні/протиправні дії відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 Господарського процесуального кодексу України вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, 10.09.2007 позивачу було видано свідоцтво України № 82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу» (заявка від 24.05.2006 № m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007).

Позивач стверджує, що ним було виявлено численні факти використання відповідачем торговельних марок, схожих настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою позивача «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України № 82116.

З метою захисту порушених прав інтелектуальної власності на належну позивачу торговельну марку, позивач у 2016 році звернувся до Господарського суду міста Києва із позовом у справі № 910/570/16, зокрема, до акціонерного товариства «Сбербанк» про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.

У межах розгляду справи № 910/570/16 судом було встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано торговельні марки на ім`я відповідача і видано такі свідоцтва України: № 151584 (заявка від 29.08.2011 №m201113537), № 183294 (заявка від 17.10.2013 №m201319021), № 183296 (заявка від 18.10.2013 №m201319156).

Матеріалами справи №910/570/16 підтверджено те, що Товариство (відповідач) без згоди Банку (позивача) використовує позначення «СБЕРБАНК», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача шляхом: використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/; у діловій документації, тощо.

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.04.2017 року у №910/570/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 року та постановою Верховного Суду від 19.08.2021 року, позовні вимоги задоволено частково та, зокрема, визнано недійсними повністю свідоцтва України № 183294, № 183296, № 151584; заборонено публічному акціонерному товариству «Сбербанк» (в подальшому - АТ «Міжнародний резервний банк») незаконно використовувати знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України № 82116, володільцем якого є публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний Банк України», зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен.

Разом з тим, позивач зазначає, що незважаючи на прийняті судові рішення у справі №910/570/16 та подальшу зміну найменування відповідача з АТ «Сбербанк» на АТ «Міжнародний резервний банк» в грудні 2021 року, відповідач продовжував використовувати належну позивачеві торговельну марку. Зокрема, 03.09.2021 року відповідачем подано заяву про відстрочення виконання рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 року у справі № 910/570/16 на дванадцять місяців, у якій зазначено, що виконання рішення в частині припинення використання торговельної марки передбачає реалізацію двох послідовних етапів, кожен з яких становитиме не менш ніж шість місяців без можливості одночасної їх реалізації. Із поданої заяви вбачається, що станом на дату її подання використання відповідачем належної позивачу торговельної марки виявляється в її використанні у наявному бренд буку банку, установчих документах, рекламному обладнанні (зовнішньому та внутрішньому), програмному забезпеченні та обладнанні, посвідченнях працівників, договорах, платіжних картках, штампах, печатках мережі банку та центрального офісу, оформленні офісів банку, бланках цінних паперів, конвертах, друкованій продукції, типових формах діловодства.

З огляду на викладене, позивач просить суд стягнути з відповідача збитки у формі упущеної вигоди за період з 28.09.2018 року по 27.09.2021 року у розмірі 390 255 270,00 грн (з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог).

На підтвердження розміру завданих збитків позивачем подано висновок експерта від 24.05.2022 року №03-2022 за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом О.Є. Кияшко.

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечує та, зокрема зазначає наступне:

- відповідач здійснював банківську діяльність з використанням торговельної марки «СБЕРБАНК» на підставі належного йому свідоцтва України № 151584, тобто, відповідач розраховував на те, що таке використання є цілком правомірним, права третіх осіб жодним чином не порушуються, відтак, період до визнання свідоцтва України № 151584 недійсним в будь-якому разі не може включатися до періоду неправомірного використання відповідачем торговельної марки;

- наразі стосовно АТ «Міжнародний резервний банк» розпочато процедуру ліквідації, яка здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Так, уповноваженою особою Фонду було відмовлено у задоволенні заяви АТ «Ощадбанк» про визнання кредиторських вимог (лист № 310 від 06.05.2022), з огляду на те, що будь-яка заборгованість перед АТ «Ощадбанк» станом на початок процедури ліквідації з боку банку була відсутня;

- сто відсотків корпоративних прав банку було вилучено (націоналізовано) в попередніх власників на користь держави, тому в разі задоволення вимог в даній справі збитків зазнає саме держава, що є неприпустимим;

- позивачем не доведено складу правопорушення, зокрема, самі по собі збитки ґрунтуються виключно на гіпотетичних припущеннях та є недоведеними;

- позивачем пропущено строк позовної давності для звернення до суду з даним позовом.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог суд першої інстанції виходив з того що, оскільки підставою для визнання недійсним належного відповідачу свідоцтва України №151584 на підставі якого ним здійснювалася банківська діяльність з використанням торговельної марки «СБЕРБАНК» у справі №910/570/16 позивачем визначено пункт «а» ч. 1 ст. 19 Закону №3689-XII (невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони) посилання позивача на можливість відшкодування збитків відповідно до приписів ч. 5 ст. 19 цього Закону (заявка була подана з порушенням прав інших осіб, суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій були завдані збитки діями внаслідок реєстрації торговельної марки з порушенням її прав) є необґрунтованим. Водночас наявність чинного свідоцтва, виданого на підставі заявки, яка подавалася без порушення прав інших осіб, надає заявнику можливість законного очікування того, що використання ним торговельної марки, права на яку посвідчуються таким свідоцтвом, є цілком правомірним, а тому, за висновком суду, період до набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсними належних відповідачу свідоцтв України (до 28.04.2021 року) не може вважатися періодом неправомірного використання спірної торговельної марки.

Також за висновком суду першої інстанції, позивачем належними та допустимими доказами не доведено наявності всього складу правопорушення, що в свою чергу виключає можливість застосування до відповідача такого виду відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.

Відхиляючи як належний та допустимий доказ поданий позивачем висновок експерта від 24.05.2022 року №03-2022 суд першої інстанції зазначив про те, що за відсутності первинних документів, якими керувався експерт при визначенні бази для нарахування роялті, встановити обґрунтованість визначення такої бази нарахування є неможливим, так як і встановити належність та допустимість наданого експерту звіту про надання консультацій щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), складеного 27.03.2022, на підставі якого експертом визначалася ставка роялті в межах проведеного експертного дослідження.

Інших доказів, на підставі яких можливо було б визначити суму збитків за період з 28.04.2021 року по 27.09.2021 року позивачем суду не надано.

Місцевий господарський суд також дійшов висновку, що, враховуючи відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог, заява відповідача про застосування позовної давності задоволенню не підлягає.

Дослідивши, матеріали справи, враховуючи вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що в задоволенні апеляційної скарги АТ «Державний ощадний банк України» слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року у справі №910/3022/22, залишити без змін, виходячи з наступного.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для стягнення збитків заподіяних внаслідок порушення права інтелектуальної власності.

Згідно з положеннями ст.ст. 418 - 424 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів та послуг). Суб`єкт, якому належать майнові права на об`єкти права інтелектуальної власності, має виключне право дозволяти використовувати та забороняти таке використання таких об`єктів.

Згідно з положеннями ч.1 та 2 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 1 ст. 495 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до положень ч. 2 та 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Пунктами 2, 4 ст. 16 Закону №3689-XII встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Пунктом 8 ст. 16 Закону №3689-XII визначено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до положень п. 1 ст. 20 Закону №3689-XII, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Вимогами п. 2 ст. 20 Закону №3689-XII, визначено, що на вимогу власника свідоцтва порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Як встановлено вище, право інтелектуальної власності позивача підтверджується свідоцтвом України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу». Вказані обставини також, не заперечувались і відповідачем.

Таким чином, з урахуванням визначених позивачем правових підстав і наведеного ним мотивування на обґрунтування позовних вимог, суд зазначає про те, що у разі встановлення фактичних даних про порушення прав позивача (неправомірного використання відповідачем саме торговельної марки за свідоцтвом України №82116) позивач має законне право очікувати припинення такого порушення та відшкодування відповідачем на свою користь збитків згідно з положеннями п. 2 ст. 20 Закону №3689-XII.

Водночас відповідач вказує на те, що ним при здійсненні банківської діяльності використовувались власні торговельні марки, зареєстровані в установленому законом порядку.

Отже, як на тому наголосив Верховний Суд, у вирішенні даного спору першочергово підлягають встановленню обставини щодо наявності/відсутності фактичних даних про порушення прав позивача шляхом використання відповідачем безпосередньо знака для товарів і послуг ««СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 для послуг 36 класу МКТП.

З огляду на наведене вище, саме виходячи з визначених позивачем підстав позовних вимог (п. 2 ст. 20 Закону №3689-XII), суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції щодо помилкового застосування до спірних правовідносин положень п. 5 ст. 19 цього Закону.

При цьому, суд апеляційної інстанції враховує наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду (ч. 7 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України).

Обґрунтовуючи наявність правових підстав для стягнення з відповідача збитків завданих незаконним використанням відповідачем при здійсненні банківської діяльності позначення «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09, 14 та послуг 36 класів МКТП, апелянт між іншим посилається на встановлені судовими інстанціями у справі №910/570/16 докази та факти її незаконного використання відповідачем без згоди позивача, зокрема: шляхом використання в мережі Інтернет, шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/, у діловій документації, тощо.

Отже, фактично позивач наголошує на необхідності покладення в основу оскаржуваного рішення встановлених судом обставин у справі №910/570/16, тобто застосуванні преюдиції.

Втім, Верховний Суд у постанові від 13.08.2019 року у справі №910/11164/16 наголошував на необхідності дотримання приписів ст. 75 Господарського процесуального кодексу України та встановлення наявності/відсутності вини саме в рамках цієї справи, на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Верховний Суд неодноразово зазначав про те, що преюдиціальність - це обов`язковість фактів, установлених судовим рішенням, яке набрало законної сили в одній справі для суду при розгляді інших справ. Преюдиціально встановлені факти не підлягають доказуванню, оскільки вони вже встановлені у рішенні суду і немає необхідності встановлювати їх знову, тобто піддавати сумніву істинність і стабільність судового акту, який вступив у законну силу. Суть преюдиції полягає в неприпустимості повторного розгляду судом одного й того ж питання між тими ж сторонами (постанови Верховного Суду від 26.11.2019 року у справі №902/201/19, у постанові Верховного Суду від 04.06.2020 року у справі №522/7758/14-ц).

У пункті 32 постанови Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2018 року у справі №917/1345/17 міститься висновок, що преюдиціальне значення у справі надається обставинам, встановленим судовими рішеннями, а не правовій оцінці таких обставин, здійсненій іншим судом. Преюдиціальне значення мають лише рішення зі справи, в якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Преюдицію утворюють виключно ті обставини, які безпосередньо досліджувались і встановлювались судом, що знайшло своє відображення у мотивувальній частині судового рішення. Преюдиціальні факти відрізняються від оцінки іншим судом обставин справи.

Велика Палата Верховного Суду також неодноразово звертала увагу на те, що обставини, які підлягають встановленню судом у справі, - це юридичні факти, тобто життєві обставини (дії, події), з якими правом пов`язується виникнення юридичних наслідків, такі, як вчинення чи невчинення певної дії певною особою; настання чи ненастання певних подій; час, місце вчинення дій чи настання подій тощо. Обставини встановлюються судом шляхом оцінки доказів, які були досліджені в судовому засіданні. За наслідками такої оцінки доказів, зокрема щодо їх належності, допустимості, достовірності, достатності суд робить висновок про доведеність чи недоведеність певних обставин. Натомість правова оцінка - це висновок щодо застосування права за певних життєвих обставин. Правова оцінка може полягати, зокрема, у висновках, зроблених у зв`язку з установленими судом життєвими обставинами, про те, чи виникли юридичні наслідки та які саме, чи порушене право особи, чи виконане зобов`язання належним чином відповідно до закону та договору, чи певна поведінка є правомірною або неправомірною, чи додержано стороною вимог закону тощо (постанови Великої Палати Верховного Суду від 01.09.2020 року у справі №907/29/19, від 23.11.2021 року у справі №359/3373/16-ц).

Під час нового апеляційного розгляду представники позивача наполягали на тому, що відповідачем незаконно використовувалась саме торгова марка позивача «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 від 24.05.2006 року, при цьому представники позивача посилались саме на матеріали справи №910/570/16, однак, судом апеляційної інстанції встановлено, що судовими рішення у справі №910/570/16 лише встановлено обставини, що торговельні марки відповідача за свідоцтвами України №151584, №183294, №183296 та за міжнародними реєстраціями №1069810, №1113875, №1113876, №1114550, №1116554, №1117613, №1120118 (у тому числі і для послуг 36 класу МКТП), є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Ощадбанк знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП, а послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем «sberbank.ua», є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №82116. Питання щодо законності/незаконності використання відповідачем безпосередньо позначення «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 для послуг 36 класу МКТП не було предметом спору та, відповідно, не встановлювалось у справі №910/570/16.

В даному випадку слід зазначити, що преюдиціальні факти слід відрізняти від оцінки іншим судом певних обставин. Лише згадувані, але такі, що не одержали оцінку суду, обставини не можуть розглядатися як встановлені судом і не набувають властивості преюдиціальності (подібний за змістом висновок викладено у постанові Верховного Суду від 28.09.2021 року у справі №907/762/16).

З огляду на наведене, доводи позивача в частині того, що судовими рішеннями у зазначеній вище справі встановлено обставини незаконного використання відповідачем при здійсненні банківської діяльності позначення «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09, 14 та послуг 36 класів МКТП є такими, що не відповідають дійсним обставинам, встановленим у судових рішеннях.

Необґрунтованими є також і доводи позивача в частині того, що обсяг правової охорони, наданої торговельній марці за свідоцтвом України №151584, дозволяв відповідачу використовувати її щодо зазначених у свідоцтві товарів 14 та 28 класів МКТП, проте не надавав відповідачу права законно (тобто без вини) використовувати торговельну марку за цим свідоцтвом при наданні послуг, що надаються при веденні банківської діяльності (36 клас МКТП), оскільки доводи позивача в цій частині не узгоджуються зі встановленими у справі №910/570/16 обставинами щодо наявності у відповідача права власності на торговельні марки за міжнародними реєстраціями №1069810, №1113876, №1113875, №1116554, №1120118 та за свідоцтвом України №183294 у тому числі і для послуг 36 класу МКТП.

Таким чином, судом не встановлено і позивачем не доведено використання відповідачем саме торговельної марки позивача «Сбербанк» за свідоцтвом України №82116 від 24.05.2006 року, що може мати наслідки стягнення збитків в період з 28.09.2018 року по 28.04.2021 року.

Крім того, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне вказати про наступне.

У ст. 22 Цивільного кодексу України передбачено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування (частина перша цієї статті).

Відшкодування збитків є однією із форм або мір цивільно-правової відповідальності, яка вважається загальною або універсальною саме в силу правил наведеної вище статті. Загальне поняття "збитки" складається із двох складових: по-перше, «реальна шкода» (1) витрати, які особа зазнала у зв`язку із знищенням або пошкодженням речі; 2) витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права); по-друге, «збитки» (упущена вигода, під якою розуміються доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв`язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право (ч. 3 ст. 22 Цивільного кодексу України).

З огляду на зазначені положення законодавства, такий спосіб захисту порушених прав та охоронюваних законом інтересів як відшкодування збитків, спрямований на відновлення порушеного майнового стану потерпілої особи та на усунення негативних майнових наслідків, що настали. Відшкодування збитків є одним із видів цивільно-правової відповідальності і для застосування такої міри відповідальності як стягнення збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв`язку між протиправною поведінкою боржника та збитками, вини. За відсутності хоча б одного з цих елементів цивільно-правова відповідальність не настає.

Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб`єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: 1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об`єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); 2) шкоди, завданої суб`єктові права інтелектуальної власності; 3) причинно-наслідкового зв`язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; 4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

З урахуванням положень ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, обов`язок довести наявність збитків, протиправність поведінки заподіювача збитків та причинний зв`язок такої поведінки із заподіяними збитками покладається саме на позивача. Важливим елементом доказування наявності збитків є встановлення безпосереднього причинно-наслідкового зв`язку між протиправною поведінкою заподіювача та збитками потерпілої сторони. Необхідно довести, що протиправна дія чи бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, що завдано особі, - наслідком такої протиправної поведінки.

При цьому відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (у вигляді відшкодування збитків) настає лише за наявності вини.

Верховний Суд неодноразово зазначав про те, що неодержаний дохід (упущена вигода) - це розрахункова величина втрат очікуваного приросту в майні, що базується на доказах, які підтверджують реальну можливість отримання потерпілим суб`єктом господарювання певних грошових сум, якби учасник відносин у сфері господарювання не допустив правопорушення.

Також позивач (кредитор) має довести, що він міг і повинен був отримати визначені доходи, і тільки неправомірні дії відповідача (боржника) стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток (подібні за змістом висновки викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.05.2018 року у справі №750/8676/15-ц та у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.06.2021 року у справі №910/14341/18 на які посилається скаржник).

Тобто вимоги про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди мають бути належним чином обґрунтовані, підтверджені конкретними підрахунками і доказами про реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів, але не отриманих через винні дії відповідача (висновок викладений у постанові Верховного Суду від 07.11.2018 року у справі №127/16524/16-ц).

Наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання доходу ще не є достатньою підставою для його стягнення, оскільки у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки у розмірі доходів, які б могли бути реально отримані за звичайних обставин (мають реальний, передбачуваний та очікуваний характер).

Колегія суддів у спірних правовідносинах також звертається до висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 30.09.2021 у справі №922/3928/20, від 13.10.2021 у справі №908/2445/20, від 11.11.2021 у справі №910/7511/20 згідно з якою: "…..відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди має свою специфіку, обумовлену низкою факторів, що зумовлено, зокрема, особливістю правової природи категорії збитків у вигляді упущеної вигоди, оскільки момент вчинення правопорушення упущена вигода є лише можливою (майбутньою), а не наявною майновою втратою, а її розмір допустимо встановити лише приблизно, із деякими припущеннями, адже досить складним є визначення розміру тих втрат, які ще не сталися (не наступили фізично), позаяк невідомо, які чинники могли б мати вплив на прибуток. При визначенні (обчисленні) розміру упущеної вигоди першочергове значення має урахування критерію звичайних обставин (умов цивільного/господарського обороту), за яких кредитор мав достатні очікування на отримання відповідного доходу в разі належного виконання боржником своїх обов`язків. При цьому звичайними обставинами (умовами цивільного/господарського обороту) фактично є типові (нормальні) обставини (умови) комерційного обігу (функціонування ринку), а не теоретично, потенційно можливі, особливо сприятливі ситуації, що мали місце під час неналежного виконання боржником своїх обов`язків. Іншим критерієм, який необхідно враховувати при визначенні (розрахунку) розміру упущеної вигоди, є критерій розумності витрат. Сутнісний зміст цього критерію та необхідність урахування при розрахунку упущеної вигоди обумовлений принципами зобов`язального права та загальними засадами цивільного законодавства - керівними ідеями, з яких мають виходити усі без виключення учасники цивільних відносин. Визначаючи розмір збитків у вигляді упущеної вигоди, необхідно також враховувати функцію, яку повинно виконувати відповідне відшкодування. Такою функцією передусім є компенсаційна функція, яка виходить з неприпустимості збагачення потерпілої сторони зобов`язання (кредитора) та визначає своїм завданням компенсацію кредитору дійсних негативних наслідків порушення його прав. Іншими словами відновлення майнового стану кредитора за рахунок боржника має здійснюватися із розрахунку еквівалентності, співмірності між собою відшкодування та збитків".

Вимоги ж позивача про стягнення упущеної вигоди базуються на розрахунку суми доходів (прибутку), які позивач міг би одержати саме у разі укладання відповідачем ліцензійного договору із позивачем (власником торговельної марки) за яким, відповідно, позивач міг отримати дохід у вигляді ліцензійних платежів (роялті) за весь період неправомірного використання торговельної марки.

При цьому, виходячи з самої суті спірних правовідносин та з урахуванням встановлених обставин справи, колегія суддів вважає недоведеними позивачем обставини щодо можливості отримання ним доходу (майнових вигод) та його дійсного розміру. Суд апеляційної інстанції враховує, що вимоги про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди мають бути належним чином обґрунтовані, підтверджені конкретними підрахунками і доказами про реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів, але не отриманих через винні дії відповідача.

Підставою для стягнення збитків позивачем визначено положення пункту 2 статті 20 Закону №3689-XII - незаконне використання відповідачем при здійсненні банківської діяльності позначення "Сбербанк" за свідоцтвом України №82116 для послуг 36 класу МКТП.

Отже, у спірних правовідносинах позивач має прямий обов`язок довести, як факт незаконного використання відповідачем безпосередньо знака для товарів і послуг "Сбербанк" за свідоцтвом України №82116 для послуг 36 класу МКТП у період з 28.09.2018 по 27.09.2021 (визначений позивачем), так і реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів від використання спірної торговельної марки, однак не отриманих через винні/протиправні дії відповідача.

Виходячи саме з підстав заявлених позивачем вимог у вирішенні даного спору підлягають дослідженню обставини щодо заявленого позивачем періоду розрахунку збитків та реальність отримання позивачем доходу в цей період.

Як встановлено вище, позивач заявляє періодом для відшкодування збитків період з 28.09.2018 по 27.09.2021, однак лише рішенням господарського суду міста Києва від 18.04.2017 року у №910/570/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 року свідоцтва відповідача визнані недійсними.

При цьому, остаточне судове рішення в даній справі прийнято Верховним Судом 19.08.2021 року.

В подальшому відповідачем фактично виконані судові рішення та проведено зміну свого найменування на АТ «Міжнародний резервний банк».

У цьому контексті суд враховує, що наявність чинного свідоцтва, зареєстрованого у законному порядку надає заявнику можливість законного очікування того, що використання ним торговельної марки, права на яку посвідчуються таким свідоцтвом, є цілком правомірним, виходячи з принципів правової визначеності та належного доказування.

При цьому, розрахунки збитків у вигляді упущеної вигоди, заявлені позивачем є суто теоретичними, побудованими лише на можливих очікуваннях отримання певного доходу, а також не підтверджені відповідними первісними бухгалтерськими документами.

У той же час а ні фактичних даних про наявність у позивача ліцензійних договорів щодо спірної торговельної марки, а ні даних про її вартість як нематеріального активу, позивачем не надано. Більш того, позивачем взагалі не доведено можливості укладення ліцензійного договору як такого у звичайних умовах його господарського обороту, тощо.

За викладених обставин судом першої інстанції підставно відхилено висновок експерта наданий на підтвердження розміру завданих збитків від 24.05.2022 року №03-2022 складений за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності,

Оцінюючи доводи апеляційної скарги суд вважає за необхідне зазначити про закріплений в статтях 2, 13 ГПК України принцип змагальності господарського судочинства, відповідно до якого кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Верховний Суд неодноразово наголошував щодо необхідності застосування категорій стандартів доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 25.02.2021 у справі №913/38/20, від 25.02.2021 у справі №904/7804/16, від 26.02.2021 у справі №908/2847/19, від 15.11.2019 у справі №909/887/18 на які також посилається скаржник).

У цьому контексті Суд звертається сталого та послідовного висновку Верховного Суду щодо неможливості застосування учасником справи концепції "негативного доказу" для обґрунтування власної позиції.

Зокрема, Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що принцип змагальності полягає в обов`язку кожної сторони довести ті обставини, на які вона посилається на підтвердження або заперечення власних вимог у спорі. Мається на увазі, що позивач стверджує про існування певної обставини та подає відповідні докази, а відповідач може спростувати цю обставину, подавши власні докази, які вважає більш переконливими. У свою чергу суд, дослідивши надані сторонами докази, та з урахуванням переваги однієї позиції над іншою виносить власне рішення. При цьому сторони не можуть будувати власну позицію на тому, що їх позиція є доведеною, доки інша сторона її не спростує (концепція негативного доказу), оскільки за такого підходу втрачає сенс уся концепція принципу змагальності.

З урахуванням наведеного вище принципу змагальності суд апеляційної інстанції наголошує, що саме позивач, як особа яка стверджує обставину завдання йому неправомірними діями відповідача збитків у формі упущеної вигоди, має обов`язок довести належними та допустимими доказами як реальність отримання вигоди у вигляді доходу від отримання ліцензійних платежів, так і розмір цього доходу.

Статтею 86 ГПК України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Обов`язком суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти й об`єктивності з`ясування обставин справи та оцінки доказів.

Усебічність та повнота розгляду передбачає з`ясування всіх юридично значущих обставин та наданих доказів з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв`язками, відносинами і залежностями. Таке з`ясування запобігає однобічності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення.

З урахуванням викладених обставин колегія суддів приходить до висновку щодо недоведеності позивачем своїх вимог, в зв`язку з чим не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування оскаржуваного рішення.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

У справі "Трофимчук проти України" (№4241/03, §54, ЄСПЛ, 28 жовтня 2010 року) Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року у справі №910/3022/22- залишити без задоволення.

2.Рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 року у справі №910/3022/22 - залишити без змін.

3.Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

4.Справу №910/3022/22 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строки, передбачені ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови складено та підписано 14.06.2024 року

Головуючий суддя О.С. Копитова

Судді М.А. Руденко

С.А. Гончаров