РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30.04.2024Справа № 910/8781/23

За позовом "Єврокеш" С.А. (Eurocash S.A.)

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Домінус-К"

2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про припинення дії свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Данилюк М.Д.

Представники учасників справи:

від позивача Падох О.І.;

від відповідача-1 Артамонова К.А.;

від відповідача-2 не з`явились.

В судовому засіданні 30.04.2024 року, відповідно до положень ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення, повідомлено представників позивача та відповідача-1, що повне рішення буде складено 16.05.2024 року, проте через завантаженість суду повне рішення було складено 13.06.2024 року.

СУТЬ СПОРУ:

05 червня 2023 року до Господарського суду міста Києва від "Єврокеш" С.А. (Eurocash S.A.) (позивач) надійшла позовна заява № 36994 від 30.05.2023 року до Товариства з обмеженою відповідальністю "Домінус-К" (відповідач-1) та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (відповідач-2), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:

- достроково припинити дію свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_5 на території України повністю, а саме для всіх послуг 35, 41 та 42 класів МКТП, для яких надана правова охорона;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки відомості про дострокове припинення дії свідоцтва № НОМЕР_5 для всіх послуг 35, 41 та 42 класів МКТП на території України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_5, власником якої є ТОВ "Домінус-К", не використовується товариством на території України протягом останніх п`яти років та перешкоджає позивачу в отриманні на території України правової охорони чотирьом торговельним маркам за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_1 від 21.06.2021 року, № НОМЕР_2 від 21.06.2021 року, № НОМЕР_3 від 21.06.2021 року та № НОМЕР_4 від 21.06.2021 року. Невикористання торговельної марки ТОВ "Домінус-К" є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2023 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/8781/23, ухвалено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 13.07.2023 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2023 року задоволено клопотання "Єврокеш" С.А. (Eurocash S.A.) про забезпечення позову.

19.06.2023 року через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-2 вказує на обов`язок власника торговельної марки доводити факт її використання. Крім того відповідач-2 зазначає про відсутність його обов`язку щодо здійснення контрою за використанням торговельних марок їх власниками та просить суд розглядати справу без участі представника відповідача-2.

05.07.2023 року на електронну адресу Господарського суду міста Києва від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-1 проти задоволення позовних вимог заперечує, посилаючись на те, що ним використовується знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» у листуванні з контрагентами, а також під час укладання договорів з 25.08.2020 року.

12.07.2023 року через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1.

12.07.2023 року через систему «Електронний суд» від представника відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки представник відповідача-1 приймає участь в іншому судовому засіданні.

В підготовчому засіданні 13.07.2023 року було постановлено ухвалу про відмову в задоволенні вказаного клопотання через те, що наведені в ньому обставини не є належними підставами для відкладення підготовчого засідання.

В підготовчому засіданні 13.07.2023 року було оголошено перерву до 08.08.2023 року.

В підготовчому засіданні 08.08.2023 року було постановлено ухвалу про продовження строку проведення підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 12.09.2023 року.

У зв`язку з перебуванням судді Коткова О.В. у період з 12.09.2023 року по 13.09.2023 року у відпустці, підготовче засідання призначене на 12.09.2023 року не відбулося, підготовче засідання призначено на 28.09.2023 року.

19.09.2023 року через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-1 проти задоволення позовних вимог заперечує, посилаючись на те, що у період з 25.04.2020 року по теперішній час ТОВ «Домінус-К» використовує торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» для всіх послуг класів МКТП за №№ 35, 41, 42 для яких надана правова охорона, яка належить відповідачу-1 на праві приватної власності.

В підготовчому засіданні 28.09.2023 року було оголошено перерву до 12.10.2023 року.

Підготовче засідання, призначене на 12.10.2023 року, не відбулося у зв`язку із відсутністю електричної енергії у приміщенні суду, що підтверджується актом від 12.10.2023 року, підготовче засідання призначено на 16.11.2023 року.

В підготовчому засіданні 16.11.2023 року було постановлено ухвалу про залишення без розгляду відзиву на позовну заяву відповідача-1 від 19.09.2023 року. Залишаючи вказаний відзив на позовну заяву без розгляду суд виходив з наступного.

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2023 року встановлено, зокрема, відповідачу-1 строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов.

Як вбачається з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 564 ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.06.2023 року у справі № 910/8781/23 вручено представнику відповідача-1 - 20.06.2023 року.

Тобто, строк для надання відповідачем-1 відзиву на позовну заяву до 05.07.2023 року (включно).

Відповідно до частини 2 статті 118 Господарського процесуального кодексу України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Суд не приймає до уваги відзив на позовну заяву, як такий, що поданий до суду з порушення строку встановленого в ч. 8 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України. Тоді як, клопотання про продовження пропущеного строку, встановленого судом для подання відзиву на позовну заяву відповідачем-1 не подано.

При цьому, суд не вбачає підстав для продовження відповідачу-1 процесуального строку для подання відзиву з ініціативи суду.

За ч. 4 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.

Так, в підготовчому засіданні 16.11.2023 року судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження, яка занесена до протоколу судового засідання, та призначено справу № 910/8781/23 до судового розгляду по суті на 12.12.2023 року.

В судовому засіданні 12.12.2023 року після вступного слова представників сторін було оголошено перерву на 25.01.2024 року.

В судовому засіданні 25.01.2024 року після стадії з`ясування обставин та дослідження доказів було оголошено перерву до 05.03.2024 року.

В судовому засіданні 05.03.2024 року було оголошено перерву до 28.03.2024 року.

У зв`язку з перебуванням судді Коткова О.В. 28.03.2024 року на лікарняному, судове засідання, призначене на 28.03.2024 року не відбулося, судове засідання призначено на 30.04.2024 року.

В судовому засіданні 30.04.2024 року представник позивача позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити позов. Представник відповідача-1 проти задоволення позову заперечив та просив відмовити в задоволені позову в повному обсязі.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників учасників справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до довідки № 3720/2023 від 13.04.2023 року ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» 25.08.2020 року до Державного реєстру свідоцтв України було внесено відомості про передачу права власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» по свідоцтву України № НОМЕР_5 від власника свідоцтва Торгівельно-виробничої корпорації «Ольвія» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К».

Позивач стверджує, що відповідачем-1 не використовувався знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території України протягом останніх п`яти років, що є підставою для дострокового припинення свідоцтва.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_5 від 15.09.2003 року на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо всіх послуг 35, 41, 42 класів МКТП, для яких цей знак зареєстрований, у зв`язку з його невикористанням в Україні протягом більше ніж п`яти останніх років.

До об`єктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно зі статтею 493 Цивільного кодексу України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі - Закон), згідно з його преамбулою, регулює відносини, що виникають у зв`язку із здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні. Закріплені у цьому Законі норми є спеціальними стосовно норм інших законодавчих актів, які регулюють відповідні правовідносини або безпосередньо стосуються таких правовідносин.

Статтею 17 зазначеного Закону (в редакції, чинній на момент вирішення справи судами) встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно з частиною четвертою статті 18 цього Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у пункті четвертому статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Відповідно до положень статті 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

01 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) відповідно до якої: для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки (стаття 158). Даною Угодою встановлено окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо ТМ. Сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання(стаття 198).

За приписами статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічні за змістом приписи містить і стаття 10 Цивільного кодексу України.

Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону дає підстави для висновку про те, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Водночас згідно зі статтею 198 Угоди про асоціацію підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п`ятирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову. Початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

З метою правового врегулювання наявної колізії правових норм між частиною четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) та частиною першою статті 198 Угоди про асоціацію щодо строку невикористання торговельної марки, сплив якого надає підстави для дострокового припинення свідоцтва на знак для товарів і послуг, слід виходити з пріоритету правових норм міжнародного права над національним законодавством.

З огляду на викладене, з урахуванням положень статті 198 Угоди про асоціацію та частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) дія свідоцтва товарів і послуг може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 04 липня 2019 року у справі № 910/4947/18, від 26 лютого 2019 року у справі № 910/6307/18, від 17 липня 2018 року у справі № 910/14972/17, від 24 лютого 2020 року у справі №760/12081/17, від 19 січня 2021 року у справі № 761/18983/18, від 29 квітня 2021 року у справі № 910/5794/20.

Нормами господарського процесуального законодавства юридичну особу наділено правом на звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів. При цьому суд повинен установити, чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси цієї особи, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

Матеріально-правовий аспект захисту цивільних прав та інтересів насамперед полягає в з`ясуванні, чи має особа таке право або інтерес та чи були вони порушені або було необхідним їх правове визначення.

Відповідно до частини першої статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Отже, з дати отримання відповідачем-1 прав на використання спірного знаку для товарів і послуг від попереднього власника, а саме з 25.08.2020 року станом на час звернення позивача до суду із цим позовом 05.06.2023 року не сплив передбачений Угодою про асоціацію п`ятирічний строк безперервного невикористання такого знаку для товарів та послуг, а тому відсутні правові підстави, передбачені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для дострокового припинення дії належного відповідачу-1 свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку із невикористанням останнім цього знаку без поважних причин протягом п`ятирічного строку.

В даному випадку має бути застосована Угода про асоціацію, яка має пріоритет над національним законодавством.

Суд виходить з того, що законом не передбачена юридична відповідальність нового власника знака на товари і послуги у зв`язку з недобросовісним користуванням попереднім власником своїми правами на цей знак.

За ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно ст. 78 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Відповідно до ст. 79 Господарського процесуального кодексу України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини, виходячи з системного аналізу положень чинного законодавства та матеріалів справи в цілому, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Судові витрати по сплаті судового збору відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на позивача.

Керуючись ст. 73, 86, 129, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

В позові відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 13.06.2024р.

Суддя О.В. Котков