ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року

м. Київ

cправа № 910/6518/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Колос І.Б. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,

за участю секретаря судового засідання Гибало В.О.,

представників учасників справи:

позивача - товариства з обмеженою відповідальністю «Три Ведмеді» - Сопільняк В.Ю., адвокат (ордер від 19.04.2024), Сопільняк О.Ю., адвокат (ордер від 19.04.2024),

відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» - Мосейчук А.І., адвокат (ордер від 14.03.2024),

відповідача-2 - державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» - не з`явився,

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» - Лузан О.С., адвокат (ордер від 14.03.2024),

розглянув у відкритому судовому засіданні

касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром»

на рішення господарського суду міста Києва від 21.12.2023 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.),

додаткове рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2024 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.),

постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 (колегія суддів: Пантелієнко В.О.(головуючий), Сотніков С.В., Остапенко О.М.)

та постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 (колегія суддів: Пантелієнко В.О.(головуючий), Сотніков С.В., Остапенко О.М.), яка ухвалена за результатом апеляційного перегляду додаткового рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2024

зі справи № 910/6518/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Три Ведмеді» (далі - ТОВ «Три Ведмеді»)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (далі - ТОВ «Хладопром») та державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - Офіс),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (далі - ТОВ «Фабрика морозива Хладопром»),

про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг.

1. ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

ТОВ «Три Ведмеді» звернулося до суду з позовом до відповідачів про припинення дії свідоцтва України від 16.04.2001 № 19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН» внаслідок визнання позначення «КАШТАН» загальновживаним щодо товару класу 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) «морозиво»; зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи частини третьої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» мотивована тим, що ТОВ «Хладопром» є власником свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН», яке стало загальновживаним для 30 класу МКТП «морозиво» після дати подання заявки на його реєстрацію, оскільки останнє, зокрема, використовується як назва товару фахівцями відповідних галузей виробництва та споживачами, застосовується як назва одного і того ж товару великою кількістю виробників.

Короткий зміст рішень суду першої інстанції та постанов суду апеляційної інстанції

Справа розглядалася судами неодноразово.

За результатом нового розгляду справи № 910/6518/19 рішенням господарського суду міста Києва від 21.12.2023 позов задоволено частково: припинено дію свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН», власником якого є ТОВ «Хладопром» в частині товарів 30 класу МКТП «морозиво», а саме «вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті», у зв`язку з перетворенням його в загальновживане позначення після подання заявки m99020539 від 22.02.1999; зобов`язано Офіс внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 19356 в частині товарів 30 класу МКТП «морозиво» (а саме «вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті») та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». У задоволенні інших позовних вимог, а саме щодо припинення дії свідоцтва № 19356 стосовно товарів іншого виду, відмовлено.

Додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 31.01.2024 зі справи задоволено частково заяву позивача про відшкодування судових витрат: стягнуто з відповідача-1 на користь позивача 45 000,00 грн витрат на проведення експертизи, 340 962,24 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 зі справи рішення суду першої інстанції від 21.12.2023 залишено без змін.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 додаткове рішення місцевого господарського суду від 31.01.2024 залишено без змін.

Короткий зміст вимог касаційних скарг

Не погоджуючись із судовими рішеннями попередніх інстанцій у справі, які ухвалені по суті спору, ТОВ «Хладопром» та ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» просять Суд судові рішення скасувати, ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову у повному обсязі.

У касаційній скарзі на додаткове рішення місцевого господарського суду та постанову суду апеляційної інстанції, якою додаткове рішення залишено без змін, ТОВ «Хладопром» просить Суд скасувати зазначені судові рішення попередніх інстанцій, ухвалити нове рішення про повернення заяви позивача про відшкодування судових витрат без розгляду.

2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи осіб, які подали касаційні скарги

В обґрунтування підстав касаційного оскарження судових рішень попередніх інстанцій, які ухвалені по суті спору, скаржники у касаційних скаргах посилаються на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зазначаючи про неврахування судами попередніх інстанцій висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 16.05.2023 зі справи № 910/16093/18, від 17.08.2023 зі справи № 910/16718/20, від 13.01.2022 зі справи № 910/6552/20, від 12.02.2020 зі справи № 910/21067/17, від 06.12.2018 зі справи № 902/1592/15, від 18.03.2019 зі справи № 908/1165/17, від 05.06.2019 зі справи № 909/452/18, від 10.04.2024 зі справи № 912/1725/22, від 13.09.2016 зі справи № 910/28726/14.

З посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України скаржники також зазначають про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме:

щодо питання застосування абзацу 2 пункту 3 статті 18 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

- чи будь-яка особа, як зазначили суди першої та апеляційної інстанцій в оскаржуваних судових рішеннях, може звертатися до суду з вимогою про припинення дії свідоцтва у зв`язку з перетворенням торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва?

- у разі звернення особи до суду з позовом про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг внаслідок визнання позначення загальновживаним щодо певного товару без вказівки з якої дати, - чи наділений суд процесуальним правом змінювати предмет позову у справі, задовольняючи позовні вимоги частково, самостійно вказуючи, що позначення перетворилося у загальновживане, самостійно встановлювати дату, з якої відповідне перетворення відбулося, та самостійно вказувати видове чи родове поняття товару щодо якого позначення, на думку суду, стало загальновживаним без наявності відповідних висновків експертів?

- чи належним обґрунтуванням права звернення до суду на підставі абзацу 2 пункту 3 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ліцензіатом до власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом є конфлікт, який виник не між власниками свідоцтв на знаки для товарів і послуг, а між виробниками, які є ліцензіатами (подання позову ліцензіата до ліцензіата)?

- чи належними, допустимими, достовірними є докази, які датують до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, у разі, якщо особа подала позов про припинення дії свідоцтва у зв`язку з визнанням торговельної марки загальновживаним позначенням певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва?

щодо питання застосування абзацу 2 пункту 3 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

- наявність судового рішення про визнання словесної торговельної марки добре відомою в Україні станом на дату пізніше від дати подання заяви на реєстрацію знака для товарів і послуг для словесного позначення, яке є ідентичним (аналогічним) добре відомій в Україні торговельній марці призводить до того, що докази, які мають оцінюватися судом для припинення дії свідоцтва мають датуватися після дати, на яку торговельна марка визнана добре відомою в Україні?

щодо питання застосування частини першої статті 261 Цивільного кодексу України:

- обізнаність директора юридичної особи, який є власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг, і надає юридичній особі, в якій є директором, виключну ліцензію на використання знаків за належними директору на праві власності свідоцтвами на знаки для товарів і послуг про подання до директора позову про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг чи є свідченням початку перебігу позовної давності для юридичної особи - ліцензіата, яка є обізнаною про порушення прав директора-власника свідоцтв на знаки для товарів і послуг?

щодо питання застосування статті 108 Цивільного кодексу України та пункту 4 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

- визнання торговельної марки добре відомою в Україні за певною юридичною особою на підставі судового рішення та подальша зміна організаційно-правової форми юридичної особи свідчить про те, що власником добре відомої в Україні торговельної марки є юридична особа, яка змінила організаційно-правову форму?

щодо питання застосування пункту 4 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

- за наявності декількох судових рішень про визнання торговельної марки добре відомою в Україні різні дати та інформування власника добре відомої торговельної марки НОІВ про визнання торговельної марки добре відомою в Україні на підставі судового рішення, за яким станом на більш ранню дату визнано торговельну марку добре відомою в Україні свідчить про те, що торговельна марка є добре відомою на підставі одного судового рішення, щодо якого власник торговельної марки здійснив інформування НОІВ про таке рішення?

щодо питання застосування частини першої статті 497 Цивільного кодексу України:

- використання різними юридичними особами на підставі ліцензійних договорів та/або на підставі реєстрації торговельних марок, які містять у своєму складі зареєстровану торговельну марку іншої особи свідчить про те, що торговельна марка іншої особи перетворилася у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг?

щодо питання застосування частини шостої статті 91 ЦПК України:

- чи достатньо учаснику справи при наявності сумнівів щодо відповідності копії (електронної копії) письмового доказу поставити відповідні докази під сумнів шляхом відповідного зазначення в усній чи письмовій формі та/або шляхом подання клопотання про витребування оригіналу доказу для того, щоб суд застосував абзацу 2 частини шостої статті 91 ЦПК України - не брав до уваги докази, які не подані, за наявності сумніву учасника справи?

- чи може суд за наявності сумніву в учасника справи щодо відповідності оригіналу письмового доказу поданій копії проігнорувати відповідні сумніви з посиланням на те, що «відсутні обґрунтування сумнівів» та взяти до уваги копії доказів як докази без їх витребування?

Крім того, скаржники посилаються на те, що суди попередніх інстанцій не дослідили зібрані у справі докази та встановили обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів (пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України, пункти 1, 4 частини третьої статті 310 ГПК України).

Також скаржники посилаються на невиконання судами вказівок Верховного Суду, які міститься у постанові від 09.02.2021 зі справи № 910/6518/19.

У касаційній скарзі на додаткове рішення місцевого господарського суду та постанову суду апеляційної інстанції, якою зазначене додаткове рішення залишено без змін, ТОВ «Хладопром» посилається на:

- пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про неврахування судами попередніх інстанцій висновку щодо застосування норм права, а саме, приписів статей 6, 42, 170, 221, 244 ГПК України у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 31.01.2024 зі справи № 750/14000/21, від 12.04.2023 зі справи № 626/133/21, від 21.02.2024 зі справи № 910/17223/19, від 30.11.2023 зі справи № 924/878/22, від 12.12.2023 зі справи № 927/561/21, від 05.12.2023 зі справи № 917/178/23;

- пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме:

щодо питання застосування частини третьої статті 244 ГПК України:

- чи достатньо особі, яка подала заяву з доказами понесених судових витрат, з метою ухвалення додаткового рішення під час першого розгляду справи у суді першої інстанції без доказів направлення відповідної заяви з додатками учасникам справи та за відсутності ухвалення додаткового рішення у справі під час першого розгляду справи у суді першої інстанції вже під час нового розгляду справи у суді першої інстанції подавати відповідну заяву про понесені судові витрати з додатками, які підтверджують розмір судових витрат та доказами направлення відповідної заяви учасникам справи, а лише здійснити посилання на відповідну заяву, наявну в матеріалах справи для розгляду її судом першої інстанції під час нового розгляду справи?

- чи може суд першої інстанції під час нового розгляду справи ухвалювати додаткове рішення щодо судових витрат за заявою про понесені судові витрати, поданої під час першого розгляду справи у суді першої інстанції, без подання відповідної заяви під час нового розгляду справи та за відсутності доказів направлення заяви про понесені судові витрати з додатками учасникам справи?

щодо питання застосування частини другої статті 170 ГПК України та абзацу 2 частини восьмої статті 129 ГПК України:

- які наслідки не подання разом з доказами на підтвердження розміру судових витрат поданими протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду доказів надсилання відповідних доказів іншим учасникам справи?

щодо питання застосування абзацу 2 частини восьмої статті 129 ГПК України, частини другої статті 170 ГПК України та частини першої статті 119 ГПК України:

- у разі не надання доказів надсилання доказів понесених судових витрат учасникам справи чи має право суд, не отримавши клопотання про поновлення пропущеного строку на подання відповідних доказів направлення, долучати докази направлення відповідних доказів та здійснювати розгляд заяви про ухвалення додаткового рішення?

щодо питання застосування частини другої статті 170 ГПК України та частини шостої статті 42 ГПК України:

- чи вважається направлення учасником справи на електронну пошту суду заяви про ухвалення судового рішення з накладенням електронного підпису без використання ЄСІТС заявою, яка підписана відповідно до вимог ГПК України та чи підлягає відповідна заява розгляду судом?

- пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України, пункти 1, 4 частини третьої статті 310 ГПК України, з посиланням на те, що суди попередніх інстанцій не дослідили зібрані у справі докази та встановили обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.

Також ТОВ «Хладопром» посилається на порушення судами вимог абзацу 1 частин першої, другої та четвертої статті 170 ГПК України, статей 42, 209, 210, 218, 244 ГПК України, безпідставне покладення на відповідача-1 повного розміру витрат на проведення експертиз, витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 340 962,24 грн, безпідставне включення до витрат на професійну правничу допомогу ПДВ, необґрунтовано завищений розмір стандартної погодинної ставки адвокатів та помічника адвоката, неспівмірність витрат на правничу допомогу з обсягом наданої професійної правничої допомоги та складністю справи, безпідставне включення позивачем до переліку наданих юридичних послуг - послуг зі сфери приватного життя, неспівмірність витраченого адвокатами часу у справі.

Доводи інших учасників справи, розгляд клопотань учасників справи

Офіс у відзивах на касаційні скарги посилався, зокрема, на його визначені законодавством повноваження, до яких не віднесено здійснення контролю за використання торговельних марок їх власниками, а також зазначив про те, що Офіс, як новостворена державна некомерційна організація, якій з 08.11.2022 передані функції НОІВ, не є правонаступником прав та обов`язків Державної служби інтелектуальної власності України, Мінекономіки та Укрпатенту, та не несе жодної майнової (компенсаторної) відповідальності за їх зобов`язаннями, у тому числі, не несе цивільно-правової відповідальності за дії, бездіяльність чи рішення цих державних інституцій.

У відзивах на касаційні скарги Офіс просив Суд розглядати касаційні скарги у справі без участі представника Офісу, з урахуванням правової позиції, викладеної у відзивах.

ТОВ «Три Ведмеді» у відзиві на касаційні скарги просило Суд залишити касаційні скарги на судові рішення по суті спору без задоволення, а зазначені судові рішення попередніх інстанцій без змін, з посиланням, зокрема, на те, що викладені у касаційних скаргах доводи не спростовують того, що судами попередніх інстанцій надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних правовідносин.

Згідно з розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 06.05.2024 № 32.2-01/755 проведено повторний автоматизований розподіл справи № 910/6518/19 у зв`язку з відпусткою суддів Булгакової І.В. та Жайворонок Т.Є.

У судовому засіданні 16.05.2024 Суд вважав за можливе розглядати касаційні скарги у справі за відсутності представника Офісу, з огляду на те, що участь представників учасників справи у судовому засіданні обов`язковою не визнавалася.

Розгляд касаційних скарг 16.05.2024 відкладався до 30.05.2024.

Згідно з розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 27.05.2024 № 32.2-01/945 проведено повторний автоматизований розподіл справи № 910/6518/19 у зв`язку з відпусткою судді Ємця А.А.

Через підсистему «Електронний суд» ТОВ «Хладопром» 29.05.2024 подало письмові пояснення по справі.

Через підсистему «Електронний суд» ТОВ «Хладопром» 30.05.2024 подало клопотання про відкладення розгляду касаційних скарг у справі, у зв`язку з неможливістю забезпечити участь у судовому засіданні 30.05.2024 представника ТОВ «Хладопром». Також ТОВ «Хладопром» зазначило про невиконання позивачем усної вказівки Суду про надання письмових пояснень з приводу виконання при новому розгляді справи вказівок Верховного Суду, які містилися у постанові від 09.02.2021 зі справи.

У судовому засіданні 30.05.2024 Суд протокольною ухвалою залишив клопотання ТОВ «Хладопром» без розгляду, враховуючи пояснення представника ТОВ «Хладопром», який був присутнім у судовому зсіданні 30.05.2024 в режимі відеоконференції. Що ж до ненадання позивачем письмових пояснень, то у минулому судовому засіданні 16.05.2024 Судом було запропоновано представнику позивача надані відповідні письмові пояснення, проте останнє є правом, а не обов`язком учасника справи.

3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

Рішення судів попередніх судових інстанцій мотивовані такими фактичними встановленими обставинами та висновками.

На підставі заявки № 99020539 від 22.02.1999, поданою відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2», 16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів та послуг «КАШТАН» (словесне, без надання захисту кольорам) та видано названому товариству свідоцтво на знак для товарів та послуг «КАШТАН» за № 19356, зареєстрованого щодо товарів та послуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, і послуг 35 класів МКТП, зокрема:

кл. 30: кава; чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замінники кави; борошно та зернові продукти; хліб; солодощі; морозиво; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива.

У подальшому власником зазначеного свідоцтва № 19356 на знак для товарів та послуг «КАШТАН» стало дочірнє підприємство «Мілкіленд-Україна», проте в матеріалах даної судової справи відсутні документи щодо набуття прав власності на знак дочірнім підприємством «Мілкіленд-Україна» та передачі відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» прав на знак (припинення дії якого є предметом спору у справі) вказаній особі.

На вимогу суду у новому розгляді справи (протокольні ухвали від 27.01.2022 та від 18.05.2022) відповідачем-1 подано до суду копію рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 06.05.2021 (за реєстраційним № 11066 від 25.05.2011), відповідно до якого дочірнє підприємство «Мілкіленд-Україна» передало право власності на знаки за рядом свідоцтв України на знаки для товарів та послуг акціонерному товариству закритого типу «Хладопром», у тому числі, передало права на знак для товарів та послуг «КАШТАН» за свідоцтвом № 19356.

До Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.07.2016 внесено зміни в частині зміни організаційно-правової форми власника свідоцтва України № 19356, а саме, зазначено, що власником свідоцтва стало ТОВ «Хладопром» (відоповідач-1 у даній справі).

Позивач у справі є виробником морозива «Три ведмеді КАШТАН Ваніль» та «Три ведмеді КАШТАН Шоколад», та використовує відповідні торгівельні марки за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010 (заявка m200813204 від 04.07.2008 щодо комбінованого позначення, класи МКТП 29, 30) та за свідоцтвом України № 121585 від 26.04.2010 (заявка m200813203 від 04.07.2008 щодо комбінованого позначення, класи МКТП 29, 30) на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016, укладеного позивачем з власником вказаних свідоцтв - Ушмаєвим Д.І.

Предметом позову у справі є вимоги позивача припинити дію свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН» внаслідок визнання позначення «КАШТАН» загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП «морозиво» та зобов`язати його внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 19356 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовані перетворенням торговельної марки «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 в позначення, що стало загальновживаним для товарів класу 30 МКТП: «морозиво» на дату після подання заявки № 99020539 відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» - 22.02.1999.

Згідно з доводами позивача, викладеними в позовній заяві та у заявах по суті спору, позивач наділений правом на звернення до суду із заявою про припинення дії свідоцтва, оскільки останній є виробником морозива «КАШТАН Ваніль» та «КАШТАН Шоколад», та використовує торговельні марки за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010 та за свідоцтвом України № 121585 від 26.04.2010 на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016. Позивач виготовляв та реалізував зазначену продукцію, починаючи з 2010 року.

У 2018 році проти позивача ліцензіатом відповідача-1 було подано позов, метою якого було заборонити позивачу виготовляти морозиво «КАШТАН» та використовувати позначення «КАШТАН».

Позивач зазначав, що після цього між позивачем та відповідачем-1 виник конфлікт на ринку, що й стало підставою для захисту ним законного інтересу на безперешкодне ведення господарської діяльності з виробництва та введення до цивільного обігу морозива, маркованого торговельними марками за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010 та за свідоцтвом України № 121585 від 26.04.2010.

Позивачем було надано висновок експертів від 21.06.2019 № 011-СІВ/19 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертами Стародубовим І.В. та Бегуш В.В. на замовлення позивача.

За результатами проведеного експертного дослідження експертами у висновку від 21.06.2019 № 011-СІВ/19 встановлено, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом № 19356 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу МКТП: «морозиво» після дати подання відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки на його реєстрацію.

Крім того, позивачем було надано висновок експерта від 28.08.2019 № 20-08/19, який складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності експертом Соповою К.А. на замовлення представника позивача.

Згідно з висновком № 20-06/19 встановлено, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 став загальновживаним позначенням для товару 30 класу МКТП «морозиво», після дати подання відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки на його реєстрацію.

Позивач стверджував, що морозиво «КАШТАН» вперше з`явилося ще за радянських часів. Як і всі інші види морозива, «КАШТАН» виготовлялося за стандартами ГОСТ 117-41 «Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое» і швидко стало одним із найрозповсюдженіших видів морозива. Доказом виробництва морозива «КАШТАН» з радянських часів, позивач зазначав копію прейскуранту № 016 «Розничные цены на мороженое и молочные прохладительные напитки», затвердженого Державним комітетом цін Ради міністрів СССР у 1973 році. У зазначеному прейскуранті 1973 року на сторінці 13 «Украинская ССР» (прейскурант № 016-02) у розділі «Торты, пирожные из мороженого (фасованные)», зокрема, міститься така інформація у найменуваннях видів морозива: «Пирожное «КАШТАН» из пломбира в шоколадной глазури».

Виготовлення морозива «КАШТАН» декількома виробниками позивач підтверджує нормативною документацією, а саме: копією ТУ У 46.39.096-96 «Мороженое» і доповненням до технологічної інструкції (нормативна документація, розроблена, затверджена та зареєстрована ТУ молочної промисловості та «Укрпродконтрактом» Мінсельхозпроду України). Термін дії з 01.04.1997, без обмеження терміну дії.

Позивачем було надано суду роздруківки з незалежного ресурсу - сайту «otzovik.com», відповідно до яких за пошуковим запитом на цьому веб-сайті «КАШТАН мороженое» видає, зокрема, таке морозиво різних виробників, назва якого містить слово «КАШТАН», та відзиви про них: Мороженое Хладик «КАШТАН»; Мороженое Телочка «КАШТАН»; Мороженое Лимо «Львовский КАШТАН»; Мороженое пломбир Хладопром «КАШТАН классический»; Мороженое Рудь «КАШТАН»; Мороженое Лимо «КАШТАН», Мороженое Полярная сказка «КАШТАН»; Мороженое Винтерпром «КАШТАН»; Мороженое Ласка «КАШТАН»; Мороженое Полюс «КАШТАН»; Мороженое Ласунка «КАШТАН»; Мороженое Геркулес «КАШТАН донецкий»; Мороженое Ласунка «Каштаны Лева»; Мороженое Своя Линия «КАШТАН»; Мороженое Луганскхолод «КАШТАН»; Мороженое пломбир Полтавахолод «КАШТАН Полтавский»; Мороженое Три медведя «КАШТАН»; Мороженое эскимо Минский Хладокомбинат № 2 «КАШТАН»; Мороженое ПрАТ Хладопром «Золотой КАШТАН»; Мороженое Мушкетер «КАШТАН».

Відгуки споживачів щодо морозива «КАШТАН», що містяться на зазначеному ресурсі, також свідчать про те, що назва морозива «КАШТАН» асоціюється у споживачів з певним видом морозива, з притаманними саме йому властивостями, а не з конкретним виробником. Крім того, зазначені відгуки свідчать про те, що споживачі добре обізнані з тим, що морозиво під назвою «КАШТАН» виробляється різними виробниками і обирають «КАШТАН» саме певного виробника серед інших за своїми особистими смаковими уподобаннями.

Також до матеріалів справи додано роздруківки статей з веб-сайтів щодо морозива під назвою «КАШТАН», які не містять конкретного виробника морозива «КАШТАН».

Позивачем надано роздруківку статті «Простое мороженое: экспертиза мороженого» з веб-сайту від 24.07.2019, в якій наведено результати тесту 11 торговельних марок морозива, проведеного у 2002 році Центром Незалежних Споживацьких Експертиз, у тому числі, такі як: «КАШТАН» - київський холодокомбінат № 2; «КАШТАН» - харківська компанія «Полюс»; «КАШТАН» - Хмельницький; «КАШТАН» - черкаська компанія «Юрія», що додатково свідчить про те, що морозиво «КАШТАН» випускалося та випускається різними виробниками, а також про те, що морозиво під назвою «КАШТАН» асоціюється з певним видом морозива з притаманними йому властивостями.

Крім того, матеріали справи містять такі листи-відповіді на адвокатські запити, а саме:

- лист від 01.07.2019 № 824 від АТ «Житомирський маслозавод», у якому зазначено, що AT «Житомирський маслозавод» у період з 01.05.2014 по 31.05.2017 використовувало знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 для позначення морозива на підставі ліцензійних договорів, укладених з ПрАТ «Хладопром» (пізніше ТОВ «Хладопром»). 31.05.2017 AT «Житомирський маслозавод» припинило використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 через недосягнення домовленості з власником знака. Також зазначено, що з метою збереження асортименту продукції AT «Житомирський маслозавод» було подано до ДП «Укрпатент» заявки для реєстрації знаків для товарів і послуг «КАШТАН Поліський Білий» та «КАШТАН Поліський Шоколадний»;

- лист ТОВ «Продюсерська компанія «Гармонія», відповідно до якого ТОВ «Лубенський молочний завод» здійснювало виробництво морозива «Лубенський КАШТАН» на підставі ліцензійного договору на використання знака з ТОВ «Продюсерська компанія «Гармонія»;

- лист від 05.07.2019 № 1913 від ПрАТ «Львівський холодокомбінат», у якому, зокрема, зазначено, що з 1997 ВАТ «Львівський холодокомбінат» розпочало виробництво морозива «КАШТАН», яке виготовлялося по ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» від 01.04.1997 та по ТУ У 14275901,015-96 «Мороженое со стабилизатором «Мейпроген» від 19.07.1996. Технічні умови, згідно з якими у вказані роки було розпочато виробництво морозива «КАШТАН», є нормативними документами, що підтвердило ДП «Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») у своєму листі від 11.10.2018 № 20-57/322, зазначивши також, що виробництво товару «морозиво» у період 1990-2006 років в Україні (УРСР) проводилося (тобто було регламентовано) за технічними умовами, які пройшли державну реєстрацію. Приблизно у 2002 році ПрАТ «Львівський холодокомбінат» почало також виготовляти й реалізовувати морозиво ескімо з назвою «КАШТАН Львівський», виробництво якого, у свою чергу, було дозволено і закріплено за ВАТ «Львівський холодокомбінат» на нормативному рівні, а саме, відповідно до зміни № 3 до Технічних умов У 15.5-20016121.002.2002. У 2010 році ПрАТ «Львівський холодокомбінат» було розпочато виробництво морозива «КАШТАН зі смаком ванілі», а станом на 2019 рік ПрАТ «Львівський холодокомбінат» здійснює також виробництво морозива «КАШТАН зі Львова» та «Лімо-КАШТАН зі смаком ванілі»;

- лист від 22.03.2021 № 3847 від ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», згідно з яким після 2012 року останнє здійснювало продаж морозива «КАШТАН» ДП «Морозко» (дочірнє підприємство ПрАТ «Львівський холодоконбінат»), ТОВ «ФМ Хладопром», ТОВ «Хладик-Трейд», ТОВ «Ажур Фроузен Фуд». Інформація, що стосується обсягів продажу, віднесена ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» до комерційної і надана не була;

- лист від 17.03.2021, в якому ТОВ «Сільпо-Фуд» повідомило, що з 2016 року вказане товариство здійснювало реалізацію морозива, назва якого містить позначення «КАШТАН», постачальників ТОВ «Наш продукт плюс», ТОВ «ФМ Хладопром», ПП «Ласунка-Маркет», ДП «Морозко» ПрАТ «Львівський холодоконбінат», ТОВ «Три Ведмеді»;

- лист від 16.03.2021 № 25/2021-ЮД від ТОВ «ЛК-ТРАНС», яке повідомило, що з квітня-травня 2018 року співпрацює з двома постачальниками морозива, в назві якого міститься позначення «КАШТАН»: ТОВ «Дистриб`юторська компанія «Дельта-Київ» та ТОВ «ФМ «Хладопром».

- лист-відповідь ТОВ «Еко», що підтверджує реалізацію морозива, в назві якого міститься позначення «КАШТАН», через мережу «Еко маркет», починаючи з 2008 року, зокрема, таке морозиво як «Злата» Каштан глазур 65г, Рудь Ескімо Каштан 70г, Рудь Ескімо Каштан шоколадний 70г, Ажур Каштан ванільне в шоколадній глазурі 70г, Волошкове поле Каштан Черкаський пломбір-ескімо в шоколадній глазурі на паличці 80г, Вінтер Каштан фірмовий пломбір в глазурі 70г, Хладік Каштан без наповнювача в кондитерській глазурі 75г, ЛІМО Каштан шоколад 70г, Геркулес Каштан пломбір шоколадний в шоколадній глазурі 80г, Укрпродукт, Екомарка в шоколадній глазурі «Каштан Київський» 65г, Королевское мороженое Каштан пломбір ванільний в шок. глазурі на паличці 65г, Ласка Каштан ескімо пломбір в шоколадно-горіховій глазурі 15% 70г, Мозаїка Дунайський Каштан 85г, Полтавахолод Каштан Полтавський Крем-брюле мигдаль ескімо 70г, Сніговик Каштан ескімо пломбір в шок. глазурі 70г, Столица Каштан пломбір 80г, Троянда Каштан Український пломбір-ескімо 67г, Хрещатик Золотий каштан пломбір у вершк. глаз. 70г фольга.

На думку позивача, вказані листи підтверджують використання позначення «КАШТАН» різними виробниками протягом тривалого часу, при цьому як виробниками, що здійснювали таке використання як ліцензіати відповідача-1, так і тими, які самостійно використовували зазначене позначення.

Позивачем надано суду копії договорів, що підтверджують замовлення ним сировини та пакувальних матеріалів для виробництва морозива «КАШТАН Шоколад» та «КАШТАН Ваніль», зразки етикеток, що використовувалися ним в різний період, вибіркові видаткові накладні, що підтверджують продаж ним вказаного морозива через загальнонаціональні продуктові мережі, локальні продуктові мережі та дистриб`юторів, а також довідку щодо загальної кількості виробленого ним морозива «КАШТАН Шоколад» та «КАШТАН Ваніль», територію його розповсюдження та підстави виготовлення.

Матеріали справи містять копію наданого позивачем звіту про надання патентно-інформаційних послуг за договором від 01.02.2018 № 853/1, відповідно до якого після 22.02.1999 (дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 в Україні, за результатами інформаційного пошуку щодо словесного позначення «КАШТАН» відносно товарів 30 класу МКТП по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг (за національною процедурою та Мадридською Угодою)) виявлені такі тотожні та схожі позначення станом на 01.02.2018 - за національною процедурою, та станом на 01.02.2018 - за Мадридською Угодою, а саме, на дату проведення пошуку база зареєстрованих знаків та база поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг містила 18 зареєстрованих знаків, що включають слово «КАШТАН», на ім`я 7 різних заявників та 27 заявок, що включають слово «КАШТАН» (діловодство по яких не припинено на зазначену дату), поданих трьома різними заявниками. Всі зазначені заявки подані після 22.02.1999 - дати подання заявки на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом № 19356 та містять у переліку товарів такий товар як «морозиво».

Позивач також посилався на роздруківки фотографій упаковок морозива «КАШТАН» різних виробників, що містяться у матеріалах справи, а саме морозиво «КАШТАН» з ароматом ванілі глазуроване» ТМ «Ажур»; морозиво «КАШТАН» шоколадне глазуроване» ТМ «Ажур»; Морозиво «КАШТАН» з шоколадним смаком в глазурі» ТМ «Геркулес»; морозиво «КАШТАН» ванільне» ТМ «Королевское мороженое»; морозиво «КАШТАН» шоколадне» ТМ «Королевское мороженое»; морозиво «КАШТАН» з курагою в шоколадній глазурі» ТМ «Ласунка»; морозиво «КАШТАН зі Львова» з шоколадним смаком» ТМ «Лімо»; морозиво «Лімо-КАШТАН» зі смаком ванілі» ТМ «Лімо»; морозиво ескімо «КАШТАН» Класичний» ТМ «Рудь»; морозиво ескімо «КАШТАН» шоколадний» ТМ «Рудь»; морозиво «КАШТАН» ТМ «Своя Лінія»; морозиво «КАШТАН» з какао» ТМ «Своя лінія»; морозиво «КАШТАН» Український морозиво шоколадне» ТМ «Троянда»; морозиво «КАШТАН» Український морозиво з ароматом ванілі глазуроване» ТМ «Троянда»; морозиво «КАШТАН шоколадний» шоколадне в глазурі» ТМ «а1»; морозиво «КАШТАН» пломбір шоколадний в шоколадній глазурі» ТМ «Смак Дитинства».

З роздруківок фотографій зазначених упаковок морозива «КАШТАН» вбачається, що упаковки морозива різних виробників, назва якого містить слово «КАШТАН», відрізняються багатьма елементами, мають різне оформлення, слово «КАШТАН» має різні графічні виконання, до слова «КАШТАН» у назві можуть додаватися інші словесні елементи, такі як «Український», «Лімо», «Класичний», «зі Львова» тощо, на упаковках поряд із назвою «КАШТАН» застосовується торговельна марка виробника морозива, яка саме й ідентифікує для споживача товар «морозиво «КАШТАН»» конкретного виробника з-поміж товарів «морозиво «КАШТАН»» інших виробників.

Матеріали справи містять також роздруківки з таких веб-сайтів виробників морозива «КАШТАН» (на яких розміщено зображення упаковок та інформацію щодо морозива «КАШТАН»): ТМ «Лімо»: морозиво «Лімо-КАШТАН» зі смаком ванілі, морозиво «КАШТАН зі Львова» з шоколадним смаком у шоколадній глазурі, морозиво «КАШТАН зі Львова» з шоколадним смаком; ТМ «Laska»: морозиво «Каштани Лева» з шоколадним смаком, морозиво «КАШТАН»; ТМ «Ласунка»: морозиво «Каштанчик»; ТМ «Рудь»: морозиво «КАШТАН» класичний, «КАШТАН» шоколадний; ТМ «Геркулес»: морозиво «КАШТАН Донецький»; ТМ «Дригало»: морозиво «КАШТАН».

Матеріали справи містять також роздруковані фотографії упаковок морозива «КАШТАН» з ароматом ванілі глазуроване та морозиво «КАШТАН» шоколадне глазуроване ТМ «Ажур» (вироблено на замовлення ТОВ «Ажур Фроузен Фуд», морозиво «КАШТАН» класичний з шоколадним смаком у глазурі, ТМ «Геркулес» («Вироблено на замовлення ТВ «Наш продукт плюс». Адреса потужностей виробництва: (В) ПАТ «Полтавахолод», (Г) ПАТ «Львівський холодокомбінат»), морозиво «КАШТАН» з комбінованим складом сировини з курагою у шоколадній глазурі («Каштанчик»), ТМ «Ласунка». Виробник ТОВ «Ласунка», місце виробництва та пакування: ТОВ «Пінгвін», морозиво «Золотой КАШТАН» пломбір шоколадний у вершковій глазурі, ТМ «Хладик». (виробник: ТОВ «Хладопром», ТОВ «ФМ Хладопром»), морозиво «Золотой КАШТАН» пломбір у вершковій глазурі, ТМ «Хладик» (виробник: ТОВ «Хладопром», ТОВ «ФМ Хладопром»).

Позивачем також було надано відомості про ряд торговельних марок та промислових зразків, зареєстрованих на ім`я третіх осіб станом на 01.01.2013.

Крім того, позивач посилався на звіт від 10.05.2016 за результатами соціологічного дослідження щодо визначення особливостей сприйняття зовнішнього оформлення пакування морозива «КАШТАН», відповідно до якого у суспільній свідомості морозиво «КАШТАН» швидше асоціюється із загальновживаним позначенням для пломбіру у шоколадній глазурі на паличці (69,4%), при цьому переважна більшість опитаних (71%) вважає, що морозиво такого типу виробляють одразу декілька виробників. При спонтанному пригадуванні виробників морозива такого типу споживачі найчастіше називали таких як ПрАТ «Житомирський маслозавод», ПрАТ «Хладопром», ТОВ «Ласунка», ПрАТ «Львівський холодокомбінат» та ПрАТ «Геркулес». Розрізнення морозива «КАШТАН» різних виробників, зазвичай, відбувається за маркуванням назви та/або торговельної марки виробника продукції (55,2%) та за зовнішнім виглядом пакування чи етикетки (45,7%).

Крім того, позивач вказував на те, що відомості про виробництво морозива, в найменуванні якого міститься позначення «КАШТАН», вказані в ряді судових рішень: у постанові Полтавського апеляційного суду від 29.01.2019 у справі № 554/6205/18 щодо обсягу виробленого АТ «Полтавахолод» морозива із назвою «Каштан», рішенні господарського суду Харківської області від 07.12.2017 у справі № 922/3324/17, яким встановлено факт виробництва ПАТ «Житомирський маслозавод» морозива «КАШТАН Поліський», та рішенні Комінтернівського районного суду м. Харкова від 21.08.2015 у справі № 641/7794/15-ц, відповідно до якого 72% споживачів придбавали морозиво «КАШТАН» ТМ «ХЛАДИК» виробництва ПрАТ «Хладопром», 10% респондентів обрали ТМ «Три Ведмеді», «КАШТАН» ТМ «Рудь» - 7%, ТМ «Геркулес» - 6%, ТМ «ЛІМО» - 3%.

Також позивач зазначав, що власне відповідач-1 здійснював використання торговельної марки «КАШТАН» за свідоцтвом № 19356 без належної правової підстави в період, коли вказана торговельна марка належала іншим особам, оскільки набув права інтелектуальної власності на неї лише у 2011 році, а саме 25.05.2011. При цьому, вказане використання було достатньо широким та інтенсивним для визнання позначення «КАШТАН» на ім`я ПрАТ «Хладопром» добре відомим для товарів 30 класу МКТП «морозиво» відповідно до:

- рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 22.05.2015 у справі № 641/2870/15-ц, яким також визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні по відношенню до товару «морозиво» з 30 класу МКТП з 16.04.2001;

- рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 21.08.2015 у справі № 641/7794/15-ц, яким визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні по відношенню до товару «морозиво» з 30 класу МКТП з 16.04.2001;

- рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 у справі № 760/18843/15-ц, яким також визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000.

Підтвердженням позиції позивача слугує висновок експерта № 1288 за результатами проведення судовим експертом Дорошенком О.Ф. судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 29.10.2019, на підставі ухвали господарського суду м. Києва від 26.09.2019.

У вказаному висновку експертом встановлено, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу МКТП: морозиво після дати (22.02.1999) подання відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки № 99020539 на його реєстрацію.

На думку відповідача-1, заявлена позивачем вимога, а саме: припинити дію свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН» внаслідок визнання позначення «КАШТАН» загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП «морозиво», не відповідає чинному законодавству України, оскільки жодним державним органом (у тому числі, й судом) не було визнано позначення «КАШТАН» загальновживаним для товару 30 класу МКТП «морозиво». Позивач незаконно просить припинити дію усього свідоцтва № 19356 внаслідок нібито визнання його загальновживаним в одній окремій, малій частині - щодо товару «морозиво», та незаконно просить припинити дію всього свідоцтва України № 19356, а не його окремої частини.

Відповідач-1 зазначав, що позивач мав доводити позовні вимоги лише доказами, що стосуються обставин після дати подання заявки № 99020539 (22.02.1999). Тому докази, датовані до цієї дати не стосуються предмета та підстав позову та виходять за межі доказування, а саме прейскурант № 016 «Розничные цены на мороженое и молочные прохладительные напитки» 1973 року, роздруківки статей «Про радянське морозиво та ціни на нього», «История советского мороженого», «Понизить градус. Киевская история советского мороженого», Технічні умови -ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» від 01.04.1997 та по ТУ У 14275901,015-96 «Мороженое со стабилизатором «Мейпроген» від 19.07.1996 Крім того, прейскурант № 016 є неналежним та недостовірним доказом по справі, оскільки не має жодного відношення до свідоцтва України № 19356 та не надає жодних прав маркувати товар, зокрема, морозиво позначенням «КАШТАН».

Причиною виникнення спору у справі стало питання стосовно наявності/відсутності підстав вважати, що мало місце перетворення торговельної марки «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 у загальновживане позначення для товарів 30 класу МКТП «морозиво» та наявності/відсутності підстав для припинення дії вказаного свідоцтва.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що використання позначення «КАШТАН» різними юридичними особами та виробниками морозива здійснювалось із початку 2000 років до 2019 років, і до часу подачі даного позову до суду. Більше того, під час розгляду справи судом використання позначення «КАШТАН» для морозива певного виду (морозиво в шоколадній глазурі визначеної форми) здійснюється не тільки відповідачем-1 як власником торгівельної марки «КАШТАН» за свідоцтвом № 19356, чи його ліцензіатами, а й іншими незалежними виробниками.

Позначення «КАШТАН» використовувалося у комбінації з іншими словами, такими як «Львівський», «зі смаком ванілі», «Лубенський» тощо. Крім того, використання відбувалося переважно без очевидного зазначення в комбінації з позначенням особи виробника, або власника певної торговельної марки, тобто у формі, що не передбачає можливість визначення конкретного власника торговельної марки або виробника конкретного морозива, або навіть виникнення асоціацій із певним виробником, при купівлі морозива із зазначенням у назві позначенням «КАШТАН». Відповідно, протягом строку використання позначення різними юридичними особами у споживача була відсутня можливість орієнтуватися на окреме зазначення виробника на пакуванні морозива із позначенням «КАШТАН» та виокремлювати виробників різного за виглядом морозиво із зазначенням у назві позначення «КАШТАН».

Згідно з наданим відповідачем-1 висновком експерта від 18.07.2019 № 161 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Жилою Б.В., експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 не перетворилося на позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів певного виду після подання заявки.

Враховуючи наявність декількох протилежних за результатами дослідження свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН» висновків експертів, ухвалою господарського суду м. Києва від 26.09.2019 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/6518/19, на вирішення якої поставлене таке питання:

- чи став знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 загальновживаним позначенням для товарів 30 класу МКТП: морозиво, після дати (22.02.1999) подання відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки № 99020539 на його реєстрацію?

У висновку експерта № 1288 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 29.10.2019 судовим експертом Дорошенком О.Ф. встановлено:

- знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу МКТП: морозиво, після дати (22.02.1999) подання відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки № 99020539 на його реєстрацію.

Суди попередніх інстанцій вважали зазначений висновок таким, що не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновок наданий в межах компетенції експерта, ґрунтується на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки експерта чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, тому висновок є належним та допустимим доказом у справі.

Судами попередніх інстанцій також встановлено, що докази, надані позивачем на підтвердження обставин використання позначення «КАШТАН» стосовно товарів 30 класу МКТП «морозиво» декількома виробниками, незалежними один від одного тривалий час, внаслідок чого у споживачів відсутній сталий асоціативний зв`язок між позначенням «КАШТАН» та власником свідоцтва України № 19356, є більш вірогідними, ніж докази, надані відповідачем-1 та третьою особою, а тому дозволили дійти висновку, що факт перетворення позначення «КАШТАН» в загальновживане, має місце.

У матеріалах справи достатньо доказів на підтвердження тривалого та інтенсивного використання позначення «КАШТАН» різними юридичними особами. Таке використання здійснювалося ними на всій території України, в достатньому обсязі, щоб споживач сприймав позначення «КАШТАН», як видову назву морозива, та розрізняв його виробників за так званими «парасольковими» торговельними марками, які завжди супроводжують використання позначення «КАШТАН» на упаковках та етикетках вказаного морозива. Вказане використання відбувалося як на підставі відповідних технічних умов, так і свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, що були зареєстровані та діяли в Україні протягом тривалого часу.

Численні ліцензійні договори, укладені відповідачем-1 з різними виробниками морозива «КАШТАН», призвели до його певного «розмивання», оскільки кожен із ліцензіатів використовував вказане позначення в різному вигляді, різними шрифтами і забарвленням, що в цілому відрізняється від торговельної марки за свідоцтвом України № 19356. Етикетки не містять інформацію про використання позначення «КАШТАН» за ліцензією, а власне позначення «КАШТАН» завжди супроводжується знаками для товарів і послуг того чи іншого виробника.

У питанні застосування позовної давності до спірних правовідносин суди попередніх інстанцій встановили, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду з такими позовами не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг. Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення.

Строк позовної давності у даному спорі має обчислюватися з дати початку виникнення конфлікту на ринку між позивачем та відповідачем-1, тобто з дати подання ліцензіатом відповідача-1 позову до позивача про визнання недійсними торговельних марок «Каштан Ваніль» та «Каштан Шоколад» (судова справа № 910/9279/18). Конфлікт на ринку між позивачем та відповідачем-1 саме як виробників товару певного виду, для якого зареєстровано оскаржуване позначення (торговельна марка, що належить відповідачу-1) та конкуруючі позначення (знаки за свідоцтвами № 121585 та № 121586 ), які використовуються позивачем на підставі ліцензійних договорів з власником, виник саме з подання першого позову до ТОВ «Три Ведмеді» - позивача у даній справі.

Позивач використовує в господарській діяльності, а саме, при виробництві морозива, торговельні марки за свідоцтвами України № 121585, № 121586. Безпосередньо до позивача позов було подано у 2018 році ТОВ «Каштан-Трейд», яке діяло на підставі ліцензійного договору з відповідачем-1, внаслідок чого між позивачем та відповідачем-1 виник конфлікт на ринку, що й стало підставою для захисту позивачем законного інтересу на безперешкодне ведення господарської діяльності з виробництва та введення до цивільного обігу морозива, маркованого торговельними марками за свідоцтвами України № 121585, № 121586.

4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для припинення дії свідоцтва України від 16.04.2001 № 19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН» внаслідок визнання позначення «КАШТАН» загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП «морозиво»; зобов`язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до пункту третього статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції, чинній на момент подання позову) дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв`язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства закріплених у частини третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.

Касаційне провадження у справі (щодо оскарження судових рішень попередніх інстанцій, які ухвалені по суті спору) відкрито, зокрема, на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України, за змістом якого підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку.

При цьому самим скаржником (скаржниками) у касаційній скарзі (касаційних скаргах) з огляду на принцип диспозитивності визначаються підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено самими скаржниками), покладається на скаржників.

Отже, відповідно до положень пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України касаційний перегляд з указаних мотивів може відбутися за наявності таких складових: (1) суд апеляційної інстанції застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду; (2) спірні питання виникли у подібних правовідносинах.

Проте наявності самих лише висновків Верховного Суду щодо застосування норми права у певній справі не достатньо, обов`язковою умовою для касаційного перегляду судового рішення є незастосування правових висновків, які мали бути застосовані у подібних правовідносинах у справі, в якій Верховних Суд зробив висновки щодо застосування норми права, з правовідносинами у справі, яка переглядається.

Що ж до визначення подібних правовідносин, то в силу приписів статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Верховний Суд звертається до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 12.10.2021 у справі № 233/2021/19, в якій визначено критерій подібності правовідносин.

Так, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12.10.2021 у справі № 233/2021/19 задля юридичної визначеності у застосуванні приписів процесуального закону, які зобов`язують визначати подібність правовідносин конкретизувала висновки Верховного Суду щодо тлумачення поняття «подібні правовідносини», що полягає у тому, що на предмет подібності слід оцінювати саме ті правовідносини, які є спірними у порівнюваних ситуаціях. Встановивши учасників спірних правовідносин, об`єкт спору (які можуть не відповідати складу сторін справи та предмету позову) і зміст цих відносин (права й обов`язки сторін спору), суд має визначити, чи є певні спільні риси між спірними правовідносинами насамперед за їхнім змістом. А якщо правове регулювання цих відносин залежить від складу їх учасників або об`єкта, з приводу якого вони вступають у правовідносини, то у такому разі подібність слід також визначати за суб`єктним і об`єктним критеріями відповідно. Для встановлення подібності спірних правовідносин у порівнюваних ситуаціях суб`єктний склад цих відносин, предмети, підстави позовів і відповідне правове регулювання не обов`язково мають бути тотожними, тобто однаковими.

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що термін «подібні правовідносини» може означати як ті, що мають лише певні спільні риси з іншими, так і ті, що є тотожними з ними, тобто такими самими, як інші. Таку спільність або тотожність рис слід визначати відповідно до елементів правовідносин. Із загальної теорії права відомо, що цими елементами є їх суб`єкти, об`єкти та юридичний зміст, яким є взаємні права й обов`язки цих суб`єктів. Отже, для цілей застосування приписів процесуального закону, в яких вжитий термін «подібні правовідносини», зокрема пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України та пункту 5 частини першої статті 296 ГПК України таку подібність слід оцінювати за змістовим, суб`єктним та об`єктним критеріями.

З-поміж цих критеріїв змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером урегульованих нормами права та договорами прав і обов`язків учасників) є основним, а два інші - додатковими.

У кожному випадку порівняння правовідносин і їхнього оцінювання на предмет подібності слід насамперед визначити, які правовідносини є спірними. А тоді порівнювати права й обов`язки сторін саме цих відносин згідно з відповідним правовим регулюванням (змістовий критерій) і у разі необхідності, зумовленої цим регулюванням, - суб`єктний склад спірних правовідносин (види суб`єктів, які є сторонами спору) й об`єкти спорів.

Велика Палата Верховного Суду неодноразово вказувала, що таку подібність суд касаційної інстанції визначає з урахуванням обставин кожної конкретної справи [див. постанови від 27.03.2018 у справі № 910/17999/16 (пункт 32); від 25.04.2018 у справі № 925/3/17 (пункт 38); від 16.05.2018 у справі № 910/24257/16 (пункт 40); від 05.06.2018 у справі № 243/10982/15-ц (пункт 22); від 31.10.2018 у справі № 372/1988/15-ц (пункт 24); від 05.12.2018 у справах № 522/2202/15-ц (пункт 22) і № 522/2110/15-ц (пункт 22); від 30.01.2019 у справі № 706/1272/14-ц (пункт 22)]. Це врахування слід розуміти як оцінку подібності насамперед змісту спірних правовідносин (обставин, пов`язаних із правами й обов`язками сторін спору, регламентованими нормами права чи умовами договорів), а за необхідності, зумовленої специфікою правового регулювання цих відносин, - також їх суб`єктів (видової належності сторін спору) й об`єктів (матеріальних або нематеріальних благ, щодо яких сторони вступили у відповідні відносини).

В обґрунтування підстав касаційного оскарження судових рішень попередніх інстанцій, які ухвалені по суті спору, скаржники посилаються на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про неврахування судами попередніх інстанцій висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 16.05.2023 зі справи № 910/16093/18, від 17.08.2023 зі справи № 910/16718/20, від 13.01.2022 зі справи № 910/6552/20, від 12.02.2020 зі справи № 910/21067/17, від 06.12.2018 зі справи № 902/1592/15, від 18.03.2019 зі справи № 908/1165/17, від 05.06.2019 зі справи № 909/452/18, від 10.04.2024 зі справи № 912/1725/22, від 13.09.2016 зі справи № 910/28726/14.

З посиланням на постанови Верховного Суду у зазначених справах скаржники зазначають про неправильне застосування судами попередніх інстанцій статей 76-79, 86 ГПК України (щодо обов`язку доказування, стандартів доказування, щодо надання оцінки як зібраним доказам в цілому, так і кожному доказу окремо), статті 104 ГПК України (щодо необхідності відхилення судом висновку експерта з наведенням мотивування у судовому рішенні), статті 4 ГПК України (щодо права на звернення до суду з відповідним позовом), а також щодо позбавлення суду процесуальної ініціативи стосовно самостійної зміни предмета позову.

Суд відзначає, що наведені скаржниками норми права мають класичний, регулятивний характер та за субординацією в правовому регулюванні є нормами процесуального права.

Так, згідно з послідовною та сталою практикою Верховного Суду:

- обов`язок доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи;

- важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування - спеціальні правила, якими суд має керуватися при вирішенні справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та обґрунтованою;

- із внесенням 17.10.2019 змін до ГПК України його статтю 79 викладено у новій редакції, чим фактично впроваджено у господарський процес стандарт доказування «вірогідності доказів»;

- зазначений стандарт підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надають позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію вказаного стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї їх кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу;

- іншими словами, тлумачення змісту статті 79 ГПК України свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були;

- одночасно статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам у цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);

- таким чином, з`ясування фактичних обставин справи, які входять до кола доказування, має здійснюватися судом із застосуванням критеріїв оцінки доказів, передбачених статтею 86 ГПК України, щодо відсутності у доказів заздалегідь встановленої сили та оцінки кожного доказу окремо та їх сукупності в цілому, ураховуючи взаємозв`язок і вірогідність;

- оцінка доказів - це визначення їх об`єктивної дійсності, правдивості та достовірності. Способи перевірки і дослідження доказів залежать від конкретного виду засобів доказування, що використовуються. Метою оцінки доказів з огляду на їх належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємозв`язок доказів у їх сукупності - є усунення суперечностей між доказами, сумнівів у достовірності висновків, що випливають з отримуваної доказової інформації. Від повноти встановлення відповідних обставин справи та правильної оцінки доказів залежить обґрунтованість висновків суду при ухваленні судом рішення по суті спору. При цьому суд у кожному випадку повинен навести мотиви, з яких він приймає одні докази та відхиляє інші;

- приймаючи або відхиляючи будь-які доводи сторін суди повинні у мотивувальній частині судового рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи взято або не взято до уваги судом;

- висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні відповідно до вимог статті 104 ГПК України.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 22.03.2023 у справі № 154/3029/14-ц зазначила про те, що правові висновки Верховного Суду не мають універсального характеру для всіх без винятку справ. З огляду на різноманітність суспільних правовідносин та обставин, які стають підставою для виникнення спорів у судах, з урахуванням фактичних обставин, які встановлюються судами на підставі наданих сторонами доказів у кожній конкретній справі, суди повинні самостійно здійснювати аналіз правовідносин та оцінку релевантності, а також необхідності застосування правових висновків Верховного Суду в кожній окремій справі.

Алгоритм та порядок встановлення фактичних обставин кожної конкретної справи не є типовим та залежить в першу чергу від позиції сторін спору, а також доводів і доказів, якими вони обґрунтовують свою позицію. Всі юридично значущі факти, які складають предмет доказування, визначають фактичні обставини у справі, що формуються, виходячи з підстав вимог і заперечень сторін та норм матеріального права. Підстави вимог і заперечення осіб, які беруть участь у справі, конкретизують предмет доказування, який може змінюватися в процесі її розгляду.

Водночас у справі № 910/6518/19 відсутні підстави вважати, що судами не були враховані зазначені скаржниками висновки Верховного Суду, як і відсутні підстави стверджувати, що судами не були виконані вказівки, викладені у постанові від 09.02.2021 зі справи № 910/6518/19. Верховний Суд також не знаходить у діях судів попередніх інстанцій процесуальних порушень, зокрема, тих, які можуть бути підставою для скасування рішення суду, про які зазначають скаржники, а також порушень принципу диспозитивності господарського процесу.

Так, направляючи справу № 910/6518/19 на новий розгляд Верховний Суд у постанові від 09.02.2021 зазначив про те, що з метою з`ясування обґрунтованості позовних вимог ТОВ «Три Ведмеді» за його позовом зі справи попередні судові інстанції мали встановити:

- тривалість та інтенсивність використання позначення «КАШТАН» різними юридичними особами;

- коли, в якому вигляді, на підставі яких документів та яким чином здійснювалось використання позначення «КАШТАН» іншими особами, територіальні межі такого використання та обсяги виробництва продукції із зазначенням позначення «КАШТАН» (як загалом, так і окремо кожним виробником);

- чи вчиняло ТОВ «Хладопром» відповідні дії, спрямовані на захист знака для товарів і послуг «КАШТАН» та усунення порушень використання іншими особами такого знака;

- чи здійснює ТОВ «Хладопром» дії, спрямовані на позиціювання позначення «КАШТАН» саме за ТОВ «Хладопром»,

і тільки після цього зробити висновок щодо загальновживаності позначення «КАШТАН».

Також Верховний Суд, направляючи справу на новий розгляд, зазначив про те, що судами попередніх інстанцій не враховано й наявності рішення суду щодо визнання знака «КАШТАН» загальновідомим, не надано цій обставині належної оцінки.

У новому розгляді справи № 910/6518/19 за змістом судових рішень попередніх інстанцій відповідні обставини були встановлені та оцінені судами попередніх інстанцій, відповідно виконані вказівки Верхового Суду, а саме:

встановлено на підставі оцінки наданих учасниками справи доказів наявність порушеного права позивача, що є передумовою для звернення з позовом до суду, а саме: обставини звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Каштан-Трейд», яке діяло на підставі ліцензійного договору з відповідачем-1, з позовом до позивача у 2018 році внаслідок чого між позивачем та відповідачем-1 виник конфлікт на ринку, що й стало підставою для захисту позивачем законного інтересу на безперешкодне ведення господарської діяльності з виробництва та введення до цивільного обігу морозива, маркованого торговельними марками за свідоцтвами України № 121585, № 121586; обставини тривалого та інтенсивного використання позначення «КАШТАН» різними юридичними особами (з вказівкою на дати, найменування юридичних осіб, в т.ч. виробників, дати, періоди виробництва, із зазначенням доказів, на підставі оцінки яких судами встановлено, що вказані вище докази підтверджують тривале та інтенсивне використання позначення «КАШТАН» різними юридичними особами на всій території України); наявності численних ліцензійних договорів, укладених відповідачем-1 з різними виробниками морозива «КАШТАН», що призвело до певного «розмивання» позначення, оскільки кожен із ліцензіатів використовував вказане позначення в різному вигляді, різними шрифтами і забарвленням, що в цілому відрізняється від торговельної марки за свідоцтвом України № 19356, а етикетки не містять інформацію про використання позначення «КАШТАН» за ліцензією, а власне позначення «КАШТАН» завжди супроводжується знаками для товарів і послуг того чи іншого виробника та інші відповідно до змісту рішень судів попередніх інстанцій.

Зокрема, у цій справі судами встановлена множинність послідовних власників торговельної марки з моменту її реєстрації впродовж спірного періоду (її неодноразове відчуження), надання відповідачем-1 ліцензій іншим особам на використання торговельної марки, при цьому позначення «КАШТАН» використовувалося у формі, що не передбачає можливість визначення конкретного власника торговельної марки або виробника конкретного морозива, або навіть виникнення асоціацій із певним виробником при придбанні морозива із зазначенням у назві позначенням «КАШТАН», використання позначення у складі зареєстрованих торгівельних марок інших юридичних осіб тощо.

Стосовно вказаного Верховний Суд звертає увагу на зміст приписів статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статті 492 Цивільного кодексу України в контексті основного призначення торговельної марки, яким є вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Стосовно питання визнання знака «КАШТАН» загальновідомим (добре відомим), то суди попередніх інстанцій зазначили, зокрема, про те, що відповідачем-1 у цій справі є ТОВ «Хладопром», а не ПрАТ «Хладопром» - особа на ім`я якої торговельні марки «КАШТАН» визнано добре відомими в Україні на момент, коли ТОВ «Хладопром» не було власником свідоцтва України № 19356. При цьому позовні вимоги у справі стосуються конкретного об`єкта права інтелектуальної власності, а саме торговельної марки «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356.

Суд зазначає, що встановлення обставин справи, дослідження та оцінка доказів є прерогативою судів першої та апеляційної інстанцій. Якщо оцінка доказів зроблена судом першої та/або апеляційної інстанцій, то суд касаційної інстанції не наділений повноваженнями втручатися в оцінку доказів (постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 373/2054/16-ц (провадження № 14-446цс18)), що випливає з меж розгляду справи судом касаційної інстанції, що закріплені в частині другій статті 300 ГПК України.

У справі № 910/6518/19 відсутні підстави вважати, що суди не надали оцінки експертним висновкам, наданим сторонами, висновку експертизи, призначеної судом першої інстанції. Зокрема, призначаючи у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, місцевий господарський суд за змістом ухвали від 26.09.2019 врахував наявність двох протилежних висновків за результатами дослідження свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН», які надані сторонами, що стало підставою для призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Аналогічне мотивування наведено й у судових рішеннях, які ухвалені по суті спору.

Суд неодноразово та послідовно зазначав про те, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

При цьому, задовольняючи частково позовні вимоги, суди виходили з того, що докази, надані позивачем на підтвердження обставин використання позначення «КАШТАН» стосовно товарів 30 класу МКТП «морозиво» декількома виробниками, незалежними один від одного тривалий час, внаслідок чого у споживачів відсутній сталий асоціативний зв`язок між позначенням «КАШТАН» та власником свідоцтва України № 19356, є більш вірогідними, ніж докази, надані відповідачем-1 та третьою особою, а тому дозволили дійти висновку, що факт перетворення позначення «КАШТАН» в загальновживане, має місце.

Довід скаржників на те, що суд самостійно змінив предмет спору не знайшов свого підтвердження, оскільки до предмета доказування у цій справі в аспекті застосування пункту третьої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» входить, зокрема, встановлення обставин щодо того, чи перетворився знак в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів певного виду після дати подання заявки; з якої саме дати знак перетворився в позначення, що стало загальновживаним.

При цьому Верховний Суд звертає увагу на те, що у процесуальному законодавстві діє принцип jura novit curia («суд знає закони»), який полягає в тому, що: 1) суд знає право; 2) суд самостійно здійснює пошук правових норм щодо спору безвідносно до посилання сторін; 3) суд самостійно застосовує право до фактичних обставин спору (da mihi factum, dabo tibi jus). При вирішенні спору суд в межах своїх процесуальних функціональних повноважень та в межах позовних вимог встановлює зміст (правову природу, права та обов`язки ін.) правовідносин сторін, які випливають із встановлених обставин, та визначає правову норму, яка підлягає застосуванню до цих правовідносин. Законодавець указує саме на «норму права», що є значно конкретизованим, аніж закон. Більше того, з огляду на положення ГПК України така функціональність суду носить імперативний характер. Підсумок такої процесуальної діяльності суду знаходить своє відображення в судовому рішенні, зокрема, у його мотивувальній й резолютивній частинах.

Отже, підстава касаційного оскарження, обґрунтована з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України, не знайшла свого підтвердження.

Скаржники також посилаються на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме:

щодо питання застосування абзацу 2 пункту 3 статті 18 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

- чи будь-яка особа, як зазначили суди першої та апеляційної інстанцій в оскаржуваних судових рішеннях, може звертатися до суду з вимогою про припинення дії свідоцтва у зв`язку з перетворенням торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва?

- у разі звернення особи до суду з позовом про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг внаслідок визнання позначення загальновживаним щодо певного товару без вказівки з якої дати, - чи наділений суд процесуальним правом змінювати предмет позову у справі, задовольняючи позовні вимоги частково, самостійно вказуючи, що позначення перетворилося у загальновживане, самостійно встановлювати дату, з якої відповідне перетворення відбулося, та самостійно вказувати видове чи родове поняття товару щодо якого позначення, на думку суду, стало загальновживаним без наявності відповідних висновків експертів?

- чи належним обґрунтуванням права звернення до суду на підставі абзацу 2 пункту 3 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ліцензіатом до власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом є конфлікт, який виник не між власниками свідоцтв на знаки для товарів і послуг, а між виробниками, які є ліцензіатами (подання позову ліцензіата до ліцензіата)?

- чи належними, допустимими, достовірними є докази, які датують до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, у разі, якщо особа подала позов про припинення дії свідоцтва у зв`язку з визнанням торговельної марки загальновживаним позначенням певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва?

щодо питання застосування абзацу 2 пункту 3 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

- наявність судового рішення про визнання словесної торговельної марки добре відомою в Україні станом на дату пізніше від дати подання заяви на реєстрацію знака для товарів і послуг для словесного позначення, яке є ідентичним (аналогічним) добре відомій в Україні торговельній марці призводить до того, що докази, які мають оцінюватися судом для припинення дії свідоцтва мають датуватися після дати, на яку торговельна марка визнана добре відомою в Україні?

щодо питання застосування частини першої статті 261 Цивільного кодексу України:

- обізнаність директора юридичної особи, який є власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг, і надає юридичній особі, в якій є директором, виключну ліцензію на використання знаків за належними директору на праві власності свідоцтвами на знаки для товарів і послуг про подання до директора позову про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг чи є свідченням початку перебігу позовної давності для юридичної особи - ліцензіата, яка є обізнаною про порушення прав директора-власника свідоцтв на знаки для товарів і послуг?

щодо питання застосування статті 108 Цивільного кодексу України та пункту 4 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

- визнання торговельної марки добре відомою в Україні за певною юридичною особою на підставі судового рішення та подальша зміна організаційно-правової форми юридичної особи свідчить про те, що власником добре відомої в Україні торговельної марки є юридична особа, яка змінила організаційно-правову форму?

щодо питання застосування пункту 4 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

- за наявності декількох судових рішень про визнання торговельної марки добре відомою в Україні різні дати та інформування власника добре відомої торговельної марки НОІВ про визнання торговельної марки добре відомою в Україні на підставі судового рішення, за яким станом на більш ранню дату визнано торговельну марку добре відомою в Україні свідчить про те, що торговельна марка є добре відомою на підставі одного судового рішення, щодо якого власник торговельної марки здійснив інформування НОІВ про таке рішення?

щодо питання застосування частини першої статті 497 Цивільного кодексу України:

- використання різними юридичними особами на підставі ліцензійних договорів та/або на підставі реєстрації торговельних марок, які містять у своєму складі зареєстровану торговельну марку іншої особи свідчить про те, що торговельна марка іншої особи перетворилася у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг?

щодо питання застосування частини шостої статті 91 ЦПК України:

- чи достатньо учаснику справи при наявності сумнівів щодо відповідності копії (електронної копії) письмового доказу поставити відповідні докази під сумнів шляхом відповідного зазначення в усній чи письмовій формі та/або шляхом подання клопотання про витребування оригіналу доказу для того, щоб суд застосував абзацу 2 частини шостої статті 91 ЦПК України - не брав до уваги докази, які не подані, за наявності сумніву учасника справи?

- чи може суд за наявності сумніву в учасника справи щодо відповідності оригіналу письмового доказу поданій копії проігнорувати відповідні сумніви з посиланням на те, що «відсутні обґрунтування сумнівів» та взяти до уваги копії доказів як докази без їх витребування?

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

Зі змісту вказаної норми вбачається, що вона спрямована на формування єдиної правозастосовчої практики шляхом висловлення Верховним Судом висновків щодо питань застосування тих чи інших норм права, які регулюють певну категорію відносин та підлягають застосуванню господарськими судами під час вирішення спору.

При касаційному оскарженні судових рішень з підстав, передбачених пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, окрім посилання на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, касаційна скарга має містити, зокрема, зазначення норми права, щодо якої відсутній висновок про її застосування, із конкретизацією змісту правовідносин, в яких цей висновок відсутній, та обґрунтування необхідності формування єдиної правозастосовчої практики щодо цієї норми для правильного вирішення справи (постанови Верховного Суду від 12.11.2020 у справі № 904/3807/19, від 19.08.2022 у справі № 908/2287/17).

Крім того, у разі подання касаційної скарги на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України, крім встановлення відсутності висновку Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, обов`язковому дослідженню підлягає також питання щодо необхідності застосування таких правових норм для вирішення спору з огляду на встановлені фактичні обставини справи.

Стосовно наведеного Суд зазначає, що визначені скаржниками питання (частину з яких скаржник - ТОВ «Хладопром» називає «риторичними») мають загальний характер без урахування фактичних встановлених обставин у цій справі. При цьому переважна частина доводів стосується оцінки доказів, переоцінка яких виходить за межі повноважень суду касаційної інстанції.

Скаржниками не враховано те, що: в аспекті застосування приписів статті 4 ГПК України, з`ясовуючи питання наявність порушеного права позивача, що є передумовою для звернення з позовом до суду, суди попередніх інстанцій встановили, що позивач використовує в господарській діяльності, а саме при виробництві морозива, торговельні марки за свідоцтвами України № 121585, № 121586. Безпосередньо до позивача позов було подано у 2018 році товариством з обмеженою відповідальністю «Каштан-Трейд», яке діяло на підставі ліцензійного договору з відповідачем-1, внаслідок чого між позивачем та відповідачем-1 виник конфлікт на ринку, що й стало підставою для захисту позивачем законного інтересу на безперешкодне ведення господарської діяльності з виробництва та введення до цивільного обігу морозива, маркованого торговельними марками за свідоцтвами України № 121585, № 121586. Отже, є підстави стверджувати, що існування охорони торговельної марки за оскаржуваним свідоцтвом № 19356 стосується прав та охоронюваних законом інтересів позивача, зокрема, на використання торговельних марок (комбінованих позначень) щодо певного товару, в даному випадку, морозива.

Судами встановлено, що використання позначення «КАШТАН» різними юридичними особами та виробниками морозива здійснювалося з початку 2000 років до 2019 років, і до часу подачі даного позову до суду. Більше того, під час розгляду справи судом використання позначення «КАШТАН» для морозива певного виду (морозиво в шоколадній глазурі визначеної форми) здійснюється не тільки відповідачем-1 як власником торговельної марки «КАШТАН» за свідоцтвом № 19356, чи його ліцензіатами, а й іншими незалежними виробниками.

У питанні добре відомості торговельної марки та статусу добре відомої торговельної марки Суд враховує правову позицію, викладену Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 17.04.2024 зі справи № 910/13988/20.

Так, у зазначеній справі Велика Палата Верховного Суду виснувала, зокрема, таке.

Визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення.

Визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.

Таке визнання не має значення erga omnes, тобто обов`язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі. Рішенням господарського суду у позовному провадженні вирішується спір між його сторонами, суд ухвалює його внаслідок розгляду справи на засадах, серед іншого, диспозитивності і змагальності, що передбачає право сторони визнавати вимоги іншої сторони і стверджувані нею обставини, внаслідок чого суд обмежений у встановленні обставин ex officio, зокрема й обставин, які свідчать про відомість марки або спростовують це.

Велика Палата obiter dictum відзначила, що про обґрунтованість таких висновків свідчить також те, що у меморандумі «Охорона добре відомих знаків», підготовленому Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (документ WKM/CE/III/2 від 20.08.1997), виданому для третьої сесії Комітету експертів з добре відомих знаків, Міжнародне бюро відзначило: «очевидним є те, що це в інтересах власника добре відомої марки для будь-якої майбутньої охорони подати заявку на її реєстрацію. Зокрема, це в його інтересах, оскільки будь-яке рішення суду, яке встановлює, що знак є добре відомим, є дійсним лише inter partes; іншими словами, його не можна застосувати до третіх осіб» (п. 2.2).

Положення частини третьої цієї статті про те, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом, не слід розуміти як таке, що відповідно до неї визнання торговельної марки добре відомою є засобом набуття майнових прав на марку.

Стаття 494 Цивільного кодексу України регулює засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, а не власне набуття цього права.

Протилежне тлумачення, а саме що визнання в установленому законом порядку марки добре відомою є набуттям права на неї, суперечило б положенням статті 6bis Паризької конвенції, Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та, у випадку, коли мова йде про визнання марки добре відомою судом у позовному провадженні, призводило б до ситуації, коли судове рішення, яким вирішується спір між його сторонами, має значення erga omnes, тобто для невизначеного кола осіб, адже як засіб набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку за його допомогою сторона набувала б таке право як абсолютне, тобто у відносинах з третіми особами.

Водночас у цій справі з огляду на предмет спору, суди попередніх інстанцій дійшли заснованого на законі висновку про те, що позовні вимоги в даній справі стосуються конкретного об`єкта права інтелектуальної власності, а саме торговельної марки «КАШТАН», яка діє на підставі свідоцтва України № 19356.

У зазначеному контексті Верховний Суд звертає увагу на те, що рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 у справі № 760/18843/15-ц, на яке посилаються скаржники, не стосувалося спору між сторонами у цій справі та позивач - ТОВ «Три Ведмеді» не був стороною у справі № 760/18843/15-ц.

Рішення судів попередніх інстанцій у справі № 910/6518/19 не суперечать позиції, яка викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 зі справи № 910/13988/20.

Що ж до питання застосування статті 91 ЦПК України, то Суд зазначає, що справа № 910/6518/19 розглядалася судами попередніх інстанцій в порядку господарського судочинства і норми цивільного процесуального права у вирішенні спору судами не застосовувалися, а, отже, у Суду відсутні підстави для надання висновку щодо їх застосування у подібних правовідносинах у господарському процесі.

Стосовно висновку Верховного Суду щодо застосування частини першої статті 261 Цивільного кодексу України, Суд зазначає таке.

Так, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 20.11.2018 у справі № 907/50/16 (провадження № 12-122гс18), Велика Палата Верховного Суду, зокрема, виснувала, що можливість знати про порушення своїх прав випливає із загальних засад захисту цивільних прав та інтересів (статті 15, 16, 20 Цивільного кодексу України), за якими особа, маючи право на захист, здійснює його на власний розсуд у передбачений законом спосіб, що створює в неї цю можливість знати про посягання на права. Аналіз статті 261 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку, що початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов.

У постанові від 28.05.2020 у справі № 910/13119/17, в якій предметом позову були вимоги про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, Верховний Суд виснував, зокрема, таке.

Вирішуючи спори щодо визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, суд касаційної інстанції виходить з того, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду з такими позовами не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг. Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення.

У Суду відсутні підстави вважати, що зазначені висновки Верховного Суду не були враховані судами попередніх інстанцій у застосуванні приписів статті 261 Цивільного кодексу України до спірних правовідносин та при визначенні початку виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення.

Гнучкість механізму застосування позовної давності означає можливість для суду врахувати різноманітні особливості конкретної справи при визначенні початку, перебігу та закінчення позовної давності.

Таким чином, підстава касаційного оскарження з посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, не знайшла свого підтвердження.

При цьому, Суд зазначає, що з огляду на загальність сформульованих скаржниками питань, суд касаційної інстанції розглянув наведені доводи касаційних скарг з урахуванням встановлених судами попередніх інстанцій обставин цієї конкретної справи.

Верховний Суд зазначає, що наведені у касаційних скаргах скаржників доводи фактично зводяться до незгоди з висновками судів попередніх інстанцій стосовно оцінки доказів і встановлених на їх підставі обставин, та спрямовані на доведення необхідності переоцінки доказів і встановленні інших обставин, у тому контексті, який, на думку скаржників, свідчить про наявність підстав для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Водночас зі змісту судових рішень вбачається, що у справі, яка розглядається, суди надали оцінку наданим сторонами доказам, якими вони обґрунтовують свої вимоги та/або заперечення і які мають значення для розгляду цього господарського спору, до переоцінки яких в силу приписів статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції вдаватись не може, оскільки встановлення обставин справи, дослідження доказів та надання правової оцінки цим доказам є повноваженнями судів першої й апеляційної інстанцій, що передбачено статтями 73-80, 86, 300 ГПК України.

У касаційних скаргах скаржники також посилаються на те, що суди попередніх інстанцій не дослідили зібрані у справі докази та встановили обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів (пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України, пункти 1, 4 частини третьої статті 310 ГПК України).

Стосовно наведеного Верховний Суд зазначає, зокрема, таке.

Суд виходить з того, що за змістом пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України достатньою підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є не саме по собі порушення норм процесуального права у вигляді не дослідження судом зібраних у справі доказів, а зазначене процесуальне порушення у сукупності з належним обґрунтуванням скаржником заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини 2 статті 287 цього Кодексу.

Проте, як уже зазначалося вище, підстави касаційного оскарження - пункти 1 та 3 частини другої статті 287 ГПК України, наведені скаржниками у касаційних скаргах, у цьому випадку, не отримали свого підтвердження, а тому і підстави для скасування оскаржуваних рішення і постанови з підстави, встановленої пунктом 1 частини третьої статті 310 ГПК України, у Суду також відсутні.

Згідно з приписами частини першої статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, що входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до статті 77 ГПК України допустимість доказів полягає у тому, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Допустимість доказів має загальний і спеціальний характер. Загальний характер полягає в тому, що незалежно від категорії справ слід дотримуватися вимоги щодо отримання інформації з визначених законом засобів доказування з додержанням порядку збирання, подання і дослідження доказів. Спеціальний характер полягає в обов`язковості певних засобів доказування для окремих категорій справ чи забороні використання деяких із них для підтвердження конкретних обставин справи.

Отже, недопустимі докази - це докази, які отримані внаслідок порушення закону або докази, які не можуть підтверджувати ті обставини, які в силу приписів законодавства мають підтверджуватись лише певними засобами доказування. При цьому тягар доведення недопустимості доказу лежить на особі, яка наполягає на тому, що судом використано недопустимий доказ.

Водночас доводи касаційних скарг у зазначеній частині щодо встановлення судами попередніх інстанцій обставин справи на підставі недопустимих доказів не містять аргументованих, обґрунтованих мотивувань та зводяться до заперечень встановлених обставин справи.

Таким чином, аргументи касаційних скарг в частині посилання на порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права (пункту 4 частини третьої статті 310 ГПК України) не можуть слугувати підставою для скасування оскаржуваних судових рішень, оскільки такі аргументи фактично зводяться до незгоди скаржників з висновками судів першої та апеляційної інстанцій стосовно встановлених ними обставин справи. При цьому суд касаційної інстанції не має права додатково встановлювати обставини справи та перевіряти докази.

Інші доводи касаційних скарг на судові рішення по суті спору фактично спрямовані на спонукання Суду до необхідності переоцінки поданих сторонами доказів і встановлення нових обставин справи, що, відповідно до норм статті 300 ГПК України, виходить за межі повноважень суду касаційної інстанції.

За наведених обставин, враховуючи доводи касаційних скарг, підстави для скасування/зміни судових рішень попередніх інстанцій, які ухвалені по суті спору, відсутні.

Верховний Суд бере до уваги та вважає прийнятними доводи, викладені у відзивах на касаційні скарги у тих частинах, в яких вони не суперечать викладеному у цій постанові.

Стосовно касаційної скарги ТОВ «Хладопром» на додаткове рішення суду першої інстанції, яке залишено без змін постановою суду апеляційної інстанції, Суд зазначає таке.

Так, з посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, зокрема, щодо питання застосування частини третьої статті 244 ГПК України:

- чи достатньо особі, яка подала заяву з доказами понесених судових витрат, з метою ухвалення додаткового рішення під час першого розгляду справи у суді першої інстанції без доказів направлення відповідної заяви з додатками учасникам справи та за відсутності ухвалення додаткового рішення у справі під час першого розгляду справи у суді першої інстанції вже під час нового розгляду справи у суді першої інстанції подавати відповідну заяву про понесені судові витрати з додатками, які підтверджують розмір судових витрат та доказами направлення відповідної заяви учасникам справи, а лише здійснити посилання на відповідну заяву, наявну в матеріалах справи для розгляду її судом першої інстанції під час нового розгляду справи.

За доводами скаржника, у заяві про відшкодування судових витрат від 26.12.2023 № 231226/13621 міститься вказівка на необхідність розгляду заяви позивача про понесені витрати від 18.06.2020 № 200617/13621, при цьому в додатках до заяви про відшкодування судових витрат від 26.12.2023 відсутня заява, на яку здійснює посилання позивач, як і відсутні додатки до заяви позивача від 2020 року. Відповідна заява позивача про понесені витрати від 18.06.2020 № 200617/13621 з додатками, оцінку яким надавали суди попередніх інстанцій, не містить доказів її направлення учасникам справи.

Стосовно наведеного Суд зазначає таке.

Відповідно до частин другої та третьої статті 221 ГПК України для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог; у випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

Пунктом 3 частини першої статті 244 ГПК України передбачено, що суд, який ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Частини друга та третя статті 126 ГПК України передбачають, що за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи (частина четверта статті 126 ГПК України).

За частиною п`ятою статті 129 ГПК України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

У додатковій постанові від 19.02.2020 у справі № 755/9215/15-ц Велика Палата Верховного Суду зробила такі висновки:

1) при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін (пункт 21);

2) розмір гонорару визначається лише за погодженням адвоката з клієнтом, а суд не вправі втручатися у ці правовідносини. Разом із тим чинне цивільно-процесуальне законодавство визначило критерії, які слід застосовувати при визначенні розміру витрат на правничу допомогу (пункти 28-29);

3) саме зацікавлена сторона має вчинити певні дії, спрямовані на відшкодування з іншої сторони витрат на професійну правничу допомогу, а інша сторона має право на відповідні заперечення проти таких вимог, що виключає ініціативу суду з приводу відшкодування витрат на професійну правничу допомогу одній із сторін без відповідних дій з боку такої сторони (пункт 44).

Склад і розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

Така правова позиція послідовно викладалася Верховним Судом, зокрема, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі № 826/1216/16, у постановах Верховного Суду від 10.12.2019 у справі № 902/844/18, від 31.05.2022 у справі № 927/728/21, від 07.09.2022 у справі № 916/2348/21, від 09.03.2023 у справі № 925/1758/21, від 29.03.2023 у справі № 906/945/21, і Суд у справі № 910/6518/19 не вбачає підстав для відступу від неї.

У постанові об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 03.10.2019 у справі № 922/445/19 зазначено, зокрема, про те, що за змістом пункту 1 частини другої статті 126, частини восьмої статті 129 ГПК України розмір витрат на оплату професійної правничої допомоги адвоката встановлюється і розподіляється судом згідно з умовами договору про надання правничої допомоги при наданні відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, як уже сплаченої, так і тієї, що лише підлягає сплаті (буде сплачена) відповідною стороною або третьою особою.

Водночас в силу імперативної норми закону, а саме частини дев`ятої статті 80 ГПК України копії доказів (крім речових доказів), які подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Стаття 129 ГПК України не містить прямої норми щодо обов`язкового надсилання доказів на підтвердження витрат на професійну правничу допомогу іншій стороні. Проте відсутність такої вказівки не звільняє заявника від виконання обов`язку щодо надсилання копії доказів іншій стороні на виконання вимог статті 80 ГПК України.

Подібний правовий висновок тенденційно викладався Верховним Судом, зокрема, у додатковій постанові Верховного Суду від 21.08.2019 у справі № 922/2821/18, у постанові Верховного Суду від 10.12.2019 у справі № 902/844/18, у постанові Верховного Суду від 15.06.2022 у справі № 910/18646/19, у постанові Верховного Суду від 02.03.2023 у справі № 5019/1274/11, і Суд у справі № 910/6518/19 не вбачає підстав для відступу від нього.

Водночас як суд першої інстанції, так і суд апеляційної інстанції, залишили поза увагою безпосередньо зміст заяви про відшкодування судових витрат від 26.12.2023 в аспекті посилання заявника на попередню заяву від 18.06.2020 № 200617/13621 та додані до неї докази; не перевірили обставин щодо наявності/відсутності доказів відправки доданих до попередньої заяви доказів іншим учасникам справи, а також можливості розподілу судових витрат на підставі тих доказів, які безпосередньо додані до заяви про відшкодування судових витрат від 26.12.2023, не врахувавши при цьому висновки Верховного Суду, викладені у наведених вище постановах.

З огляду на викладене, додаткове рішення та постанову суду апеляційної інстанції, якою залишено без змін додаткове рішення суду першої інстанції, слід скасувати, а справу в частині розгляду заяви позивача від 26.12.2023 № 231226/13621 - направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду суду належить врахувати викладене вище, здійснити новий розгляд справи у переданій на новий розгляд частині у відповідності до вимог ГПК України.

З урахуванням викладеного вище, передчасним є надання оцінки іншим доводам касаційної скарги ТОВ «Хладопром» на додаткове рішення суду першої інстанції, яке залишено без змін постановою суду апеляційної інстанції, які (доводи) обґрунтовані з посиланням, зокрема, на пункти 1, 4 частини другої статті 287 ГПК України.

З огляду на викладене Суд зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі вагомі, ключові та доречні питання, порушені у касаційних скаргах.

Висновки за результатами розгляду касаційних скарг

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін, а скаргу - без задоволення.

Верховний Суд, переглянувши оскаржувані судові рішення, які ухвалені по суті спору, в межах наведених у касаційних скаргах доводів, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, дійшов висновку про необхідність залишити касаційні скарги на судові рішення по суті спору без задоволення, а зазначені судові рішення - без змін.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд.

За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу ТОВ «Хладопром» на додаткове рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції, згідно з якою зазначене додаткове рішення залишено без змін, задовольнити частково, додаткове рішення та постанову суду апеляційної інстанції скасувати, а справу в частині розгляду заяви ТОВ «Три Ведмеді» від 26.12.2023 № 231226/13621 передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Судові витрати

Судовий збір з касаційної скарги ТОВ «Хладопром» на судові рішенні попередніх інстанцій по суті спору покладається на ТОВ «Хладопром», судовий збір з касаційної скарги ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» на судові рішенні попередніх інстанцій по суті спору покладається на ТОВ «Фабрика морозива Хладопром», з огляду на те, що касаційні скарги скаржників на судові рішення попередніх інстанцій по суті спору підлягають залишенню без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій, ухвалені по суті спору, - без змін.

Керуючись статтями 129, 300, 301, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення господарського суду міста Києва від 21.12.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 у справі № 910/6518/19 залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 21.12.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 у справі № 910/6518/19 - без змін.

2. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 у справі № 910/6518/19, яка ухвалена за результатом апеляційного перегляду додаткового рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2024, задовольнити частково.

3. Додаткове рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 у справі № 910/6518/19, яка ухвалена за результатом апеляційного перегляду додаткового рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2024, скасувати.

4. Справу № 910/6518/19 в частині розгляду заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Три Ведмеді» від 26.12.2023 № 231226/13621 про відшкодування судових витрат передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Колос

Суддя І. Булгакова

Суддя Т. Малашенкова