ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

08 травня 2024 року Справа № 903/806/23 (903/761/23)

Господарський суд Волинської області у складі судді Вороняк А. С., за участі секретаря судового засідання Коритан Л. Ю., розглянувши матеріали по справі

за позовом Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ, Німеччина)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Стіллі

про заборону здійснювати використання позначень, вилучення з цивільного обороту та знищення товару,

за участю представників-учасників справи:

від позивача: Войков А. П., адвокат, довіреність від 10.08.2020;

від відповідача: Краснопивцев О. К., адвокат, ордер серія ВН № 1278524 від 27.08.2023.

Права та обов`язки учасникам судового процесу роз`яснені відповідно до ст.ст. 42, 46 ГПК України.

Відводу складу суду не заявлено.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть спору: 01.08.2023 на адресу Господарського суду Волинської області надійшла позовна заява (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 26.09.2023) Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ, Німеччина) до Товариства з обмеженою відповідальністю Стіллі у якій позивач просить:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Стіллі здійснювати використання позначення у вигляді вигнутих асиметричних смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SЕ для товару взуття жіноче, а саме нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: Взуття жіноче типу Кросівки арт. 204*-960 пар.,, ввезеного за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023, одержувач/імпортер: ТОВ "СТІЛЛІ" (Україна 65032, м. Одеса, б.Лідерсівський,9а, кв.73); Відправник/Експортер: A&H TRAIDING CO. LTD (b/o HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORY MAOGONGKENG JILONG TOWN, HUIDONG COUNTRY, CHINA).

При обґрунтуванні позовних вимог вказує, що із листа Волинської митниці № 7.3-17/7424 від 27.06.2023 йому стало відомо про ввезення ТОВ "Стіллі", на митну територію України, за митною декларацією ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 року товару Взуття жіноче типу Кросівки арт. 204*-960 пар, що містить позначення, схоже із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, що внесений до митного реєстру за № 229. Як стверджує позивач, власником згаданого свідоцтва є Компанія Пума СЕ.

При цьому позивач зауважує, що він не надавав ТОВ Стіллі права на використання своїх торговельних марок за міжнародними реєстраціями знаків для товарів і послуг та позначень, схожих із згаданими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Позивач стверджує, що через схожість до ступеня сплутування позначення, використаного ТОВ Стіллі на продукції з ознаками контрафактності, та знаків позивача існує ризик введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, тобто компанії Пума СЕ. Отже, у українського споживача може виникнути хибне уявлення, що товар, який ввозився відповідачем на митну територію України, був вироблений саме позивачем.

Ухвалою суду від 07.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.09.2023, запропоновано відповідачу подати суду відзив на позовну заяву; позивачу відповідь на відзиви.

Ухвалою суду від 07.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.09.2023, запропоновано відповідачу подати суду відзив на позовну заяву; позивачу відповідь на відзиви.

28.08.2023 відповідач через відділ документального забезпечення та контролю суду подав відзив на позовну заяву від 27.08.2023 в якому просить в позові відмовити повністю, при цьому вказує, що позовні вимоги є безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають до задоволення, оскільки використані відповідачем позначення не є схожими до ступеня сплутування зі знаками, правовласником якого є позивач, що підтверджено висновком експерта № 158-01 від 17.07.2023, тому відсутній факт порушення прав інтелектуальної власності. Даний відзив з додатками приєднано до матеріалів справи.

26.09.2023 позивач через систему Електронний суд подав письмові пояснення в яких вказує, що не вбачає потреби в призначені експертизи, однак якщо суд дійде висновку про необхідність її призначення вважає за доцільне поставити таке питання: Чи є позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією № UA500000/2023/914553 типу ЕЕ від 25.06.2023, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE?. Дані пояснення з додатками долучено до матеріалів справи.

26.09.2023 позивач через систему Електронний суд подав відповідь на відзив в якій просить позов задовольнити повністю, при цьому вказує, що висновок експерта, наданий відповідачем, при дослідженні питання схожості знаків, можливості їх сплутування викликає сумніви у його правильності, оскільки позначення на зразках взуття відрізняються від торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 окремими деталями, а саме мають менший кут вигину смуг та кількість смуг. Дана відповідь з додатками приєднано до матеріалів справи.

03.10.2023 відповідач через відділ документального забезпечення та контролю суду подав клопотання про призначення судової експертизи, проведення якої просить доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз; на вирішення експерта просить поставити питання: Чи є позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару взуття жіноче типу кросівки арт.:204-* - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, №439162 та № 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE) та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?. Клопотання обґрунтоване наявністю у справі двох висновків експертів, які суперечать одне одному.

Ухвалою суду від 12.10.2023 постановлено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Стіллі б/н від 03.10.2023 про призначення судової експертизи задовольнити частково; призначити по справі № 903/806/23 судову експертизу; проведення експертизи доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; на вирішення експертизи поставити таке питання: чи є позначення, що розміщенні на товарі взуття жіноче типу кросівки арт.:204*- 960 пар за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?; матеріали справи № 903/806/23 направити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул.Липинського,54, м.Львів, 79000); на час проведення експертизи провадження у справі № 903/806/23 зупинити.

23.02.2024 від Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов висновок експертів № 4504-Е від 19.02.2024.

Ухвалою суду від 01.03.2024 провадження у справі № 903/806/23 поновлено з 13.03.2024; підготовче засідання призначено на 13.03.2024.

13.03.2024 позивач через систему Електронний суд подав пояснення з врахуванням висновку судової експертизи в яких вказує, що висновок не відповідає вимогам процесуального закону, щодо порядку призначення та проведення експертизи, методологічним вимогам, є необґрунтованим, а отже є таким, який викликає обґрунтовані сумніви в його правильності. Звертає увагу суду, що ухвалою суду від 12.10.2023 було призначено звичайну судову експертизу, в той же час, згідно висновку експертиза була проведена комісією у складі двох судових експертів. Крім того, в дослідницькій частині висновку експерти зазначають про збіг ознак позначення на наданому на дослідження зразку №1 та №2 і торговельних марок за міжнародними реєстраціями № № 439161, №439162, що на їх думку, свідчить про схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 439161, 439162. Однак, в резолютивній частині висновку експерти зазначають протилежне, що позначення, що розміщені на Зразку №1 та Зразку №2 - взуття жіноче типу кросівки арт.:204* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 є не схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) щодо однорідних товарів. Дані пояснення з додатками долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 13.03.2024 представник відповідача просив суд викликати в судове засідання експертів для надання пояснень щодо їх висновку; представник позивача не заперечував проти виклику експертів для надання пояснень.

Ухвалою суду від 13.03.2024 постановлено викликати судових експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Рубець Катерину Володимирівну та ОСОБА_1 в судове засідання призначене на 09.04.2024 на 12.00 год, для надання пояснень щодо висновку № 4504-Е від 19.02.2024 та відповісти на такі питання: 1. Чи наявне рішення керівника Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про створення комісії експертів у складі голови комісії - Рубець Катерини Володимирівни та члена комісії - Зелінської Марії Борисівни, за наявності його реквізити? 2. Пояснити розбіжність, на думку позивача, між дослідницькою частиною висновку експертів про збіг ознак позначення на наданому на дослідження зразку №1 та №2 і торговельних марок за міжнародними реєстраціями № № 439161, №439162, що на їх думку, свідчить про схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 439161, 439162 та резолютивною частиною висновку експертів, що позначення, що розміщені на Зразку №1 та Зразку №2 - взуття жіноче типу кросівки арт.:204* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 є не схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) щодо однорідних товарів; запропоновано експертам відповіді на зазначенні питання сформулювати та завчасно направити на адресу суду у письмовому вигляді; повідомлено учасників справи та експертів, що розгляд справи по суті відбудеться 09.04.2024.

18.03.2024 відповідач через систему №Електронний суд» подав додаткові пояснення щодо незгоди позивача із висновком експерта № 4504-Е від 19.02.2024 в яких вказує, що експертами встановлено, що позначення відповідача та торгівельні марки відповідача не збігаються: - за зовнішньою формою; за видом та характером зображень; за смисловим значенням. Також експертами встановлено, що позначення відповідача та торгівельні марки збігаються за ознаками симетрії, однак наведене не береться до уваги, оскільки досліджуваним позначенням не притаманні ознаки симетрії і це не впливає на загальне зорове враження пересічного споживача, тобто, схожість зображень полягає лише в тому, що вини обидва є асиметричними, проте за всіма іншими елементами такі зображення не збігаються. Дане пояснення з додатками долучено до матеріалів справи.

01.04.2024 судовими експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Рубець Катериною Володимирівною та ОСОБА_1 надано письмові відповіді на питання поставлені згідно ухвали суду від 13.03.2024, а саме вказано, що у відповідності до абз.4 п.п.1.2.14 Інструкції за дорученням керівника експертної установи завідувачем лабораторії було створено комісію експертів для проведення даної експертизи у складі голови комісії - Рубець К. В. та члена комісії Зелінської М. Б., також зазначили, що на ст. 23-24 має місце технічна описка, яка не впливає на кінцевий результат дослідження. Дана відповідь з додатками долучена до матеріалів справи.

09.04.2024 позивач через систему «Електронний суд» подав пояснення в яких просить не приймати до уваги висновок експерта № 4504-Е від 19.02.2024, оскільки у висновку не вказано де саме проводилась експертиза, хто був присутній під час проведення експертизи та період її проведення. Також, на думку позивача, експерти при проведенні судової експертизи не повно встановили об`єкт дослідження та не врахували, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією є позиційною торговельною маркою. Дані пояснення з додатками долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 09.04.2024 судовий експерт Рубець К. В. підтримала надані раніше письмові пояснення щодо питань поставлених згідно ухвали суду від 13.03.2024.

В судовому засіданні 09.04.2024 оголошено перерву до 08.09.2024.

В судовому засіданні 08.09.2024 представник позивача просив позовні вимоги задовольнити повністю; представник відповідача просив у задоволені позову відмовити.

Згідно ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

В силу вимог ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 1950 року, учасником якої є Україна, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (§ 66-69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі "Смірнова проти України").

Суд, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті,

встановив:

на підтвердження належності компанії ПУМА СЕ права інтелектуальної власності на торгівельну марку - знаки для товарів і послуг з міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838, позивачем надано до суду лист ДП "Український інститут інтелектуальної власності" з доданими до нього копіями відповідних міжнародних реєстрацій.

Згідно вказаного листа міжнародна реєстрація за №426712 діє на території України у повному обсязі з 19.11.1976р., міжнародна реєстрація №439162 діє на території України у повному обсязі з 11.07.1978р., міжнародна реєстрація № 1250838 діє на території Україні з 12.11.2014.

27.06.2023 Волинською митницею прийнято рішення про призупинення митного оформлення товарів Взуття жіноче типу Кросівки арт. 204*-960 пар, строком на 10 робочих днів, як таких, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності на зображувальну торговельну марку, зареєстровану в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності за номером 229, майнові права на яку належать компанії «PUMA SE», заявлених за митною декларацією типу ЕЕ (далі - МД) від 25.06.2023 № UA500000/2023/914553.

Відповідно до вимог статті 399 Митного кодексу України, повноважному представнику компанії «PUMA SE» в Україні Волинською митницею направлено повідомлення від 27.06.2023 № 7.3-17/7424 із інформацією про факт пред`явлення вказаних товарів до митного оформлення, причини та строки призупинення, найменування та адресу власника/декларанта товарів, а також іншою необхідною інформацією, зокрема, фотозображенням вказаних товарів, пред`явлених до митного контролю та митного оформлення за вказаною МД.

Декларанту повідомленням від 27.06.2023 № 7.3-17/7425 надано інформацію, пов`язану із призупиненням митного оформлення товарів, а також повідомлено про призупинення на строк десять робочих днів (до 10.07.2023 включно) митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності.

29.06.2023 представником «PUMA SE» на адресу митниці направлено додаток 2 до повідомлення митниці про призупинення митного оформлення від 27.06.2023 № 7.3-17/7424, з зазначенням варіанта прийнятого правовласником рішення: « 1. Вважаю, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності та 1.1. Маю намір застосувати процедуру знищення товарів відповідно до ст.401 Митного кодексу України. 1.4. Маю намір провести експертизу товарів з метою підтвердження порушення прав інтелектуальної власності; 1.7. Інше (зазначити). Прошу продовжити строк призупинення митного оформлення товарів на 10 робочих днів, оскільки Компанія вважає, що вказані товари містять ознаки використання зазначеної торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 426712 без дозволу правовласника, а імпорт зазначених товарів є порушенням належних компанії майнових прав інтелектуальної власності на зазначену торговельну марку. Компанія буде вчиняти юридичні дії у відповідності до вимог Митного кодексу України для захисту своїх прав.».

14.07.2023 судовим експертом Соповою К.А., на замовлення представника Компанії «PUMA SE», за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності складено висновок експерта №222-07/23.

На вирішення експерта поставлено наступне питання: «Чи є позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією типу ЕЕ від 25.06.2023 № UA500000/2023/914553, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE?

Дослідженню згідно висновку підлягали: 1) позначення, розміщені на бокових частинах зразка взуття, фотографії якого надані на дослідження за митною декларацією типу ЕЕ від 25.06.2023 № UA500000/2023/914553; 2) торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838.

Згідно висновку експерта №222-07/23 від 14.07.2023 позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією ЕЕ від 25.06.2023 № UA500000/2023/914553, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE.

До таких висновків експерт Сопова К.А. дійшла з урахуванням такого:

- оскільки торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 426712 є позиційним зображувальним позначенням, схожість досліджуваних позначень повинна визначатись за правилами встановлення схожості зображувальних позначень з урахуванням місця розташування їх на зразках продукції (їх позиції);

- оскільки торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 439162, 1250838 є зображувальними, схожість досліджуваних позначень повинна визначатись за правилами встановлення схожості зображувальних позначень;

- позначення мають схожу зовнішню форму (зображення вигнутих в одному напрямку смуг, які схожі на доріжки, що уходять вдалину);

- асиметричне зображувальне позначення (смуги мають різну ширину), розташовані у тому ж місці зі звуженням від підошви до задника взуття;

- однакове смислове значення позначень (комбінація простих фігур у вигляді об`єкту - вигнутих смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця і тим самим описують цей рух, що сприймається як доріжки, що уходять вдалину);

- однаковий вид та характер зображень (стилізовані смуги);

- схожі за загальним зоровим враженням (комбінація простих фігур є цілісним відмітним образом - позначенням, що виділяється на поверхні взуття контуром і сприяє запам`ятовуванню у свідомості споживача, що впливає на формування першого враження від позначень. Відмінність у внутрішніх деталях (більший кут вигину смуг, їх ширина або кількість смуг) не впливає на своєрідність самого позначення при зоровому сприйнятті, оскільки огляд об`єкту починається, як правило, з його зовнішнього контуру);

- однакове місце розташування, розмір та пропорції смуг в середній частині бічної поверхні взуття від підошви до задника (для знака за міжнародною реєстрацією № 426712);

- позначення на зразках взуття та торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 мають незначні відмінності у деталях: менший кут вигину смуг та кількість смуг.

З урахуванням викладеного, результаті проведеного дослідження експертом встановлено:

- позначення у вигляді смуг, розміщені на бічній поверхні зразків товарів, фотографії яких надані на дослідження, є схожими з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838;

- схожі з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838 позначення нанесені на такі самі товари, для яких торговельні марки зареєстровані, а саме товари 25 класу МКТП «взуття, в тому числі взуття для дозвілля»;

- позначення на бокових частинах зразків взуття можуть розглядатися споживачем як продовження серії торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838, а також як позначення, схожі настільки, що його можна сплутати з відповідною серією торговельних марок.

Викладене, за висновком експерта №222-07/23 від 14.07.2023, свідчить про те, що використання схожих позначень на таких самих товарах, для яких зареєстровані досліджувані торговельні марки, буде викликати у споживача враження, що такі товари походять з єдиного джерела і належать одній особі, яка виробляє товар, а також є продовженням серії торговельних марок одного власника.

17.07.2023 судовим експертом Петренко С.А., на замовлення ТОВ "Стіллі", за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складено висновок експерта №158-01.

На вирішення експертизи поставлено наступне питання: «Чи є позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-* - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, № 439162 та № 1250838, правовласником яких є ПУМА CE (PUMA SE)»?

Дослідженню згідно висновку підлягали: торговельні марки за міжнародною реєстрацією № 426712; 439162; 1250838; позначення у вигляді смуг, що розміщена на бічній поверхні наданого на дослідження товару - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-* ; інформація, яка міститься у наданих на дослідження документах та стосується зазначених вище об`єктів дослідження.

Згідно висновку експерта №158-01 від 17.07.2023, позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-* - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, 439162, 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE).

До таких висновків експерт дійшов з урахуванням такого:

- в основу зовнішньої форми торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838 покладено криволінійну смугу, яка звужується зліва до верху з права у умовному прямокутнику;

- на відміну від згадуваних торговельних марок за міжнародними реєстраціями, в основу зовнішньої форми позначення на бічних поверхнях товару взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-*, покладено криволінійні смуги, які пересікаються між собою в умовному прямокутнику а саме: три криволінійні смуги, які звужуються зліва на право від низу до верху, перетинаються трьома смугами від «верху зліва» до «низу право». При цьому, товщина окремо взятої перетинаючої смуги не є сталою протягом її довжини;

- за видом та характером зображення криволінійних смуг торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838 та позначення розміщеного на бічних поверхнях товару - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-* - різні;

- торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838 та позначення розміщеного на бічних поверхнях товару - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-*, сприймаються споживачами за різними смисловими значеннями;

З урахуванням викладеного, результаті проведеного дослідження експертом Петренко С.А. встановлено:

- торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838 і позначення, розміщене на бічних поверхнях наданого на дослідження зразка товару (взуття) - артикул BL21-*, не є схожими;

- торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838 зареєстровані, а позначення, розміщене на бічних поверхнях наданого на дослідження зразка товару (взуття) - артикул BL21-*, використовуються для однорідних товарів 25 класу МКТП.

Отже, в даному випадку, результати висновків експертів, які надані позивачем та відповідачем суттєво розрізняються, щодо того чи є оспорювані позначення схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів, для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародними реєстраціями, права на які належать компанії PUMA SE.

З метою усунення розбіжностей, викладених у вищевказаних висновках експертів, що були надані сторонами по справі, які стосуються одних і тих самих фактичних даних, а також враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини не можливо, судом було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності в порядку ст. 99 ГПК України.

На вирішення експертизи поставлено наступне питання: «чи є позначення, що розміщенні на товарі взуття жіноче типу кросівки арт.:204* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?».

Дослідженню згідно висновку підлягали: торговельні марки за міжнародною реєстрацією № 426712; 439162; 1250838; позначення, які розташовані на бокових поверхнях взуття фотознімки якого надано на дослідження.

Згідно висновку експертів №4504-Е від 19.02.2024, позначення, що розміщені на зразку №1 та зразку № 2 - взуття жіноче типу "кросівки" арт.:204*-* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 - є не схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, 439162, 1250838, права на які належить компанії PUMA SE (ПУМА СЕ, Німеччина) щодо однорідних товарів.

До таких висновків експерти дійшли з урахуванням такого:

- торговельна марка є зображувальною, виконана у вигляді криволінійної смуги чорного кольору. Криволінійна смуга поступово звужується зліва на право від нижньої частини до верхньої та нагадує дорогу вдалечину. В нижній лівій частині криволінійна смуга має виражену опуклість;

- товари, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародною реєстрацією №426712, №439162, №1250838 та товари, для яких використовується позначення у вигляді криволінійних пунктирних смуг, що пересікаються між собою (зразки товару, фотографії яких надано на дослідження) відносяться до одного виду - взуття; функціональне призначення цих товарів співпадає - товар призначений для захисту ступні, застосовується насамперед для теплового і механічного захисту ніг; звичні для споживачів джерела походження та спільні місця продажу (наприклад магазини взуття; речові ринки; інтернет магазини тощо); коло споживачів цих товарів - широке коло, оскільки товар призначений для різної вікової групи людей;

- торговельна марка за міжнародною реєстрацію №426712 і позначення, що наявне на зразках №1 та №2 , фотографії яких надано на дослідження (взуття «кросівки») не збігаються за ознаками № 1; №3 та №4; встановлений при дослідженні збіг ознак №2 не береться до уваги, оскільки досліджуваним позначенням не притаманні ознаки симетрії та збіг ознак №5 не є суттєвим, оскільки не впливає на загальне зорове враження пересічного споживача; як це встановлено при дослідженні однорідності товарів, товари, для яких зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 і товари, для яких використовується позначення на зразках №1 та №2, фотографії яких надано на дослідження є однорідними (спорідненими); таким чином, з урахуванням вищенаведеного, встановлений при порівняльному зіставленні розбіжність ознак позначення на наданому на дослідження зразку №1 та №2 і торговельної марки за міжнародною реєстрацією №426712 свідчить про не схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів є не схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №426712(з урахуванням пояснень експерта про технічну описку);

- торговельна марка за міжнародною реєстрацію №439162 і позначення, що наявне на зразках №1 та №2, фотографії яких надано на дослідження (взуття «кросівки») не збігаються за ознаками № 1; №3 та №4; встановлений при дослідженні збіг ознак №2 не береться до уваги, оскільки досліджуваним позначенням не притаманні ознаки симетрії та збіг ознак №5 не є суттєвим, оскільки не впливає на загальне зорове враження пересічного споживача; як це встановлено при дослідженні однорідності товарів, товари, для яких зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією №439162 і товари, для яких використовується позначення на зразках №1 та №2 , фотографії яких надано на дослідження є однорідними (спорідненими); таким чином, з урахуванням вищенаведеного, встановлений при порівняльному зіставленні робіжність ознак позначення на наданому на дослідження зразку №1 та №2 і торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 439162 свідчить про не схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів є не схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №439162(з урахуванням пояснень експерта про технічну описку);

- торговельна марка за міжнародною реєстрацію №1250838 і позначення, що наявне на зразках №1 та №2 , фотографії яких надано на дослідження (взуття «кросівки») не збігаються за ознаками № 1; №3 та №4; встановлений при дослідженні збіг ознак №2 не береться до уваги, оскільки досліджуваним позначенням не притаманні ознаки симетрії та збіг ознак №5 не є суттєвими, оскільки не впливає на загальне зорове враження пересічного споживача; як це встановлено при дослідженні однорідності товарів, товари, для яких зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією №1250838 і товари, для яких використовується позначення на зразках №1 та №2 , фотографії яких надано на дослідження є однорідними (спорідненими); таким чином, з урахуванням вищенаведеного, встановлений при порівняльному зіставленні збіг ознак позначення на наданому на дослідження зразку №1 та №2 і торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1250838 свідчить про не схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1250838.

З урахуванням викладеного, результаті проведеного дослідження експертами Рубець К.В. та Зеліською М.Б. встановлено:

- товари, для яких використовуються торговельні марки за міжнародною, реєстрацією №426712, №439162, №1250838 та товари, для яких використовується позначення на зразках товару, фотографії яких надано на дослідження є спорідненими та використовуються для класу 25 МКТТІ;

- торговельні марки за міжнародною реєстрацією №426712, №439162, №1250838 та позначення розміщене на зразках товару, фотографії якого надані на дослідження не є схожими;

- позначення, що розміщенні на зразку №1 та зразку №2 - взуття жіноче типу «кросівки» арт.: 204* за митною декларацією типу ЕЕ №UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 є не схожими настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №426712, №439162, №1250838, права на які належать Компанії PUMA SE (ПУМА СЕ, Німеччина) щодо однорідних товарів;

- нанесення на бокові сторони зразка № 1 та зразка №2 позначень, яке є не схожим наскільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародною реєстрацією №426712, №439162, №1250838 щодо однорідних товарів не може призвести до загрози сплутування споживачем позначення, яке нанесено бокові частини взуття (зразок №1 та зразок №2) та торговельних марок за міжнародними реєстраціями №426712, №439162, №1250838. Це в свою чергу не може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів, а також ввести в оману споживача щодо товару та особи виробника.

Згідно з ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні значення.

Торговельною маркою, відповідно до ч.1 ст. 492 ЦК України, може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до положень ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" торговельна марка - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 2 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Відповідно до ч. 4. Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

При цьому за приписами ст. 494 ЦК України, яка визначає засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Отже з урахуванням наведених положень Закону, порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку вважається використання позначення, схожого із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Тобто предметом доведення в рамках даної справи є схожість позначення, розміщеного на взутті, із торговельною маркою, права на яку належать позивачу, настільки, що їх можна сплутати.

Згідно ч.3 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів.

Відповідно до статті 86 ГГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи та покладає тягар доказування на сторони. Водночас цей принцип не створює для суду обов`язок вважати доведеною та встановленою обставину, про яку стверджує сторона. Таку обставину треба доказувати таким чином, аби реалізувати стандарт більшої переконливості, за яким висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається вірогіднішим, ніж протилежний (див. постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 2 жовтня 2018 року у справі № 910/18036/17, від 23 жовтня 2019 року у справі № 917/1307/18(пункт 41)). Тобто, певна обставина не може вважатися доведеною, допоки інша сторона її не спростує (концепція негативного доказу), оскільки за такого підходу принцип змагальності втрачає сенс (див. пункт 43 постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 23 жовтня 2019 року у справі № 917/1307/18).

При цьому, згідно з статтею 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

В даному випадку, суд, враховуючи в тому числі те, що експертні висновки надані сторонами є протилежними за змістом, а також те, що судом призначалася судова експертиза в рамках даної справи, та водночас представниками сторін було зазначено про достатність доказів для прийняття рішення у справі, з огляду також на позицію Верховного Суду, наведену у постанові від 15.07.19 № 910/18587/16, вважає за необхідне, відповідно до ст. 104 ГПК України, оцінити обставину наявності або відсутності схожості між торговельними марками, право інтелектуальної власності на які належать позивачу, та зображенням на кросівках, з урахуванням висновків експертів з точки зору пересічного споживача, оскільки саме сприйняття зображень пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні та оцінюванні.

У постанові від 15.07.2019 по справі №910/18587/16 Верховний Суд наголосив, що схожість до ступеня змішування базується на загальному враженні.

У судовому засіданні судом було оглянуто фотоматеріали пар взуття, які фактично відповідачем було надано для проведення судової експертизи. Сторони у судовому засіданні погодились з тим, що саме таке взуття було предметом дослідження експертів та перебуває на Волинській митниці за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023, одержувач/імпортер: ТОВ "СТІЛЛІ" (Україна 65032, м. Одеса, б.Лідерсівський,9а, кв.73); Відправник/Експортер: A&H TRAIDING CO. LTD (b/o HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORY MAOGONGKENG JILONG TOWN, HUIDONG COUNTRY, CHINA).

При цьому, надаючи оцінку висновками експертів, суд враховує п. 11.1.5. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91, згідно якого позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення. Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам`яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака.

Судом критично оцінюється наданий позивачем висновок експерта №222-07/23 від 14.07.2023, при цьому суд зауважує, що у порівняльній таблиці (а.с. 94 на звороті, 95 Т.1) експерт Сопова К.А. виокремлює лише подібні елементи на позначенні відповідача тим самим, підсилюючи схожість. Експерт не досліджує зображення, нанесене на товарі відповідача вцілому, абсолютно ігноруючи умовно горизонтальні лінії. З висновку експерта №222-07/23 від 14.07.2023 вбачається (арк. 94), що при порівнянні торговельних марок і зображень експерт фактично досліджував лише частину позначення, що нанесене на взутті відповідача (порівнювалися лише 4 лінії, а не позначення вцілому). У зв`язку з зазначеним висновок експерта Солової К. А. не можна назвати таким, що надано в результаті повного та об`єктивного дослідження.

Натомість наданий відповідачем висновок експерта №158-01 від 17.07.2023 та висновок експертів №4504-Е від 19.02.2024 за результатом проведення судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності за матеріалами справи №903/806/23(903/761/23) будується на дослідженні вцілому зображення (позначення) на бокових сторонах взуття.

З урахуванням наведеного, враховуючи стандарт більшої переконливості, суд зазначає, що пересічним споживачем при зоровому огляді сприймається увесь кінцевий образ певної категорії товару. Отже, як позначення, так і виріб в цілому не сприймається як такі, що схожі, та як такі, що можна сплутати із торгівельними марками позивача.

Аргументи позивача щодо недопустимості висновку експерта №222-07/23 від 14.07.2023 не приймаються судом до уваги, оскільки твердження позивача про неврахування експертом, що позначення використані на товарі відповідача мають однакове місце розташування, розмір та пропорції смуг в середній частині бічної поверхні взуття від підошви до задника, тобто позиційні торговельні марки захищають не тільки знак, а й конкретне положення знаку на певному товарі ґрунтується лише на власному суб`єктивному розумінні торгівельної марки. Крім того, суд звертає увагу на те, що вирішуючи спір по суті, суд повинен надати оцінку висновку експерта за своїм внутрішнім переконанням разом із іншими доказами у справі, так як висновок експерта не має заздалегідь встановленої сили для суду.

Також судом відхиляються аргументи позивача щодо недопустимості висновку судових експертів №4504-Е від 19.02.2024, оскільки твердження позивача про незазначення у висновку де саме проводилася експертиза, хто був присутній під час проведення експертизи та період її проведення, без врахування змісту проведених досліджень і висновків, не може бути підставою для не врахування такого експертного висновку судом. Водночас експерти надали чіткі, повні та зрозумілі відповіді на визначені судом питання, тому зазначений висновок не може вважатися неповним або неясним. Крім того, відповідач у суді скористався своїм правом, передбаченим ч.5 ст. 98 ГПК України, тому судом були викликані експерти та відібрано пояснення щодо висновку судової експертизи, які підтримано експертом у судовому засіданні. Призначення повторної судової експертизи можливе лише якщо після заслуховування експертів не вдалося усунути виявлені у висновках недоліки. Представники сторін не заявляли клопотань про призначення повторної судової експертизи, значить недоліки судової експертизи вважаються усунуті.

Отже, враховуючи наведене у сукупності, суд зазначає про недоведення позивачем обставини використання відповідачем такого позначення, яке можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, що відповідно виключає задоволення позовних вимог, з огляду на що витрати по оплаті судового збору, згідно до ст.129 ГПК України, підлягають віднесенню за рахунок позивача.

З урахуванням ч.9, 10 ст.145 ГПК України заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою суду від 21.07.2023, підлягають скасуванню, проте зберігають свою дію до набрання законної сили рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 74, 86, 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд України,-

вирішив:

1. У позові Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ, Німеччина) до Товариства з обмеженою відповідальністю Стіллі про заборону здійснювати використання позначень, вилучення з цивільного обороту та знищення товару відмовити.

2. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті до пред`явлення позову у даній справі ухвалою Господарського суду Волинської області суду від 21.07.2023.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Дата складення повного

судового рішення

20.05.2024.

Суддя А. С. Вороняк