УХВАЛА

про забезпечення позову

м. Київ

21.05.2024Справа № 910/5510/24

Господарський суд міста Київ у складі судді Коткова О.В., розглянувши без виклику представників сторін заяву б/н від 17.05.2024 року "Про забезпечення позову" 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group))

у справі № 910/5510/24

за позовом 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group))

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкас Безпека Україна»

2. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельні марки та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

03 травня 2024 року до Господарського суду міста Києва від 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) (позивач) надійшла позовна заява б/н від 03.05.2024 року до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкас Безпека Україна» (відповідач-1) та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (відповідач-2), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:

- достроково припинити повністю дію Свідоцтва України на торговельну марку № 248418 від 10.10.2018 року щодо всіх послуг, для яких зареєстровано знак;

- достроково припинити повністю дію Свідоцтва України на торговельну марку № 248412 від 10.10.2018 року щодо всіх послуг, для яких зареєстровано знак;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення Свідоцтва України на торговельну марку № 248418 від 10.10.2018 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення Свідоцтва України на торговельну марку № 248412 від 10.10.2018 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року, власниками яких є ТОВ «Інкас Безпека Україна», не використовуються товариством на території України протягом останніх п`яти років, що перешкоджає позивачу в реєстрації торговельної марки за заявкою № m202407023 від 05.04.2024 року щодо тотожних та споріднених товарів та послуг в 35, 39 класах МКТП. Невикористання торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року ТОВ «Інкас Безпека Україна» є підставою для дострокового припинення дії свідоцтв на торговельні марки.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2024 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи № 910/5510/24 здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 11.06.2024 року.

20.05.2024 року через систему «Електронний суд» від 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) надійшла заява б/н від 17.05.2024 року «Про забезпечення позову», в якій заявник просить суд:

- заборонити Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" до набрання рішенням суду у цій справі законної сили, вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року, № 248412 від 10.10.2018 року, зокрема, щодо передання разом або окремо виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки за зазначеними свідоцтвами повністю або частково, щодо припинення дії зазначених свідоцтв разом або окремо у зв`язку з відмовою від них їх власника повністю або частково, щодо видачі ліцензій на використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами разом або окремо, а також публікувати в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності відповідні відомості;

- заборонити ТОВ "Інкас Безпека Україна" до набрання рішенням суду у цій справі законної сили, разом або окремо передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року, № 248412 від 10.10.2018 року повністю або частково, припиняти дію зазначених свідоцтв разом або окремо шляхом відмови від них повністю або частково, а також видавати ліцензії на використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами разом або окремо.

Вказана заява обґрунтована тим, що передання ТОВ "Інкас Безпека Україна" виключних майнових прав на торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року, № 248412 від 10.10.2018 року може призвести до необхідності подання нового позову про дострокове припинення свідоцтв України на торговельні марки № 248418 від 10.10.2018 року, № 248412 від 10.10.2018 року до суду іншої форми судочинства (наприклад, цивільної), іншої територіальної підсудності, та/або ж до залучення до участі у справі нових учасників; та/або до неможливості виконання рішення суду у зв`язку із наявністю нового власника, який не був учасником даної справи. ТОВ "Інкас Безпека Україна" зможе змінити власника свідоцтв на оспорювані торговельні марки або відмовитись від них. Наявність таких обставин ускладнить ефективний захист прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Розглянувши заяву б/н від 17.05.2024 року «Про забезпечення позову» 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)), суд дійшов висновку, що вказана заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову (ч. 1 ст. 136 Господарського процесуального кодексу України).

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду (ч. 2 ст. 136 Господарського процесуального кодексу України).

Позов забезпечується в тому числі забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання (п. 4 ч. 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України).

Заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (ч. 1 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України).

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача(ів) або пов`язаних з ним(и) інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача(ів) (заявника(ів)).

Метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги.

Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки (ч. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом (ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації (ч. 2 ст. 1114 ЦК України).

З наявних у матеріалах справи доказів вбачається, що на момент звернення до суду ТОВ «Інкас Безпека Україна» є власником торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року, а відтак, саме останньому належать правомочності розпорядження визначеними такими свідоцтвами торговельними марками, в тому числі можливість їх передачі у власність іншим особам, відмова від такої торгівельної марки чи надання дозволу на її використання на підставі ліцензійного договору (щодо всіх товарів чи їх частини).

Власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до НОІВ. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені (ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки (ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Отже, у разі відчуження ТОВ «Інкас Безпека Україна» торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року третім особам, з наступним поданням до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» заяв про реєстрацію відповідних змін, або у разі відмови ТОВ «Інкас Безпека Україна» від прав на оскаржувані свідоцтва, це може невиправдано розширити коло учасників даного судового процесу, що зробить неефективним захист прав позивача шляхом подання даного позову саме до визначеного кола відповідачів.

У зв`язку з тим, що власник торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року може у будь-який час відмовитись або передати іншій особі право власності на свідоцтво повністю, суд дійшов висновку, що позивач обґрунтовано припускає, що право на торговельні марки, які є предметом спору, на момент прийняття рішення можуть перейти до іншої (інших) особи (осіб).

Відповідно, в силу об`єктивних обставин, існує ймовірність передачі прав на торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року, № 248412 від 10.10.2018 року на користь третіх осіб або ж відмови власника від цих свідоцтв, що призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову у зв`язку із наявністю нового власника торгівельних марок, а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав.

Безконтрольне розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або передача права власності на зареєстровані за оспорюваними свідоцтвами торговельні марки іншим особам, які не беруть участі в даному судовому процесі, може не лише утруднити, але й зробити неможливим виконання рішення господарського суду (аналогічну правову позицію викладено в постановах Верховного Суду від 16.08.2018 року у справі № 910/5916/18, від 05.08.2019 року у справі № 910/16586/18, від 03.11.2020 року у справі № 910/7716/20).

Обрані 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) заходи до забезпечення позову співвідносяться з предметом позову, а отже, й існує прямий зв`язок між заходами забезпечення позову і предметом позову.

Крім того, суд зазначає, що у разі передання ТОВ "Інкас Безпека Україна" виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року, № 248412 від 10.10.2018 року будь-якій іншій особі (особам), невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду, оскільки у Державному реєстрі свідоцтв України будуть міститись відомості про особу (осіб), якій (яким) передано право власності на торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року, № 248412 від 10.10.2018 року, а не відомості про ТОВ "Інкас Безпека Україна". У випадку відмови ТОВ "Інкас Безпека Україна" від торговельних марок ніхто інший, в тому числі і позивач, не матиме змоги протягом 2-х років здійснити повторну реєстрацію торговельних марок після дострокового припинення дії свідоцтва у разі відмови ТОВ "Інкас Безпека Україна".

У даній справі встановлені судом обставини свідчать, що невжиття заходів забезпечення позову ускладнить/унеможливить поновлення прав та/або законних інтересів позивача у разі задоволення позову.

Отже, заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду.

За наведених обставин, суд дійшов висновку, що реальне та ефективне виконання судового рішення в контексті превенції потенційних труднощів стосовно предмету спору у майбутньому слід розуміти так, що сторона, на користь якої ухвалено судове рішення, повинна бути в тому числі захищена від необхідності подання наступних позовів, пов`язаних із предметом спору, підстави пред`явлення яких можуть виникнути через те, що в процесі розгляду спору мала місце зміна відповідних обставин.

Суд відмічає, що Законом не визначається перелік відповідних доказів, які повинна надати особа до суду під час звернення з заявою про забезпечення позову, а тому суди у кожному конкретному випадку повинні оцінювати їх на предмет належності, допустимості, достовірності та вірогідності.

Суд звертає увагу, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого перебуває справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача чи інших учасників справи з тим, щоб забезпечити позивачу реальний та ефективний захист або поновлення порушених його прав (інтересів), якщо рішення буде прийняте на його користь, в тому числі задля забезпечення можливості захисту порушених прав в межах одного судового провадження без нових звернень до суду.

Тобто метою заходу забезпечення є підтримання status quo, поки суд не визначиться щодо виправданості цього заходу. Тимчасовий захід спрямований на те, щоб протягом судового розгляду щодо суті спору суд залишався в змозі розглянути позов заявника за звичайною процедурою. Тимчасові забезпечувальні заходи мають на меті забезпечити протягом розгляду продовження існування стану, який є предметом спору (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справі "Кюблер проти Німеччини").

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних із ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 10.12.2019 року у справі № 910/18739/16, від 21.10.2021 року у справі № 910/20007/20).

Таким чином, з огляду на викладене вище, здійснивши оцінку обґрунтованості доводів щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог щодо забезпечення позову, дотримання збалансованості інтересів сторін, встановивши наявність правового зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовних вимог, врахувавши ймовірність утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів, суд дійшов висновку про обґрунтованість заяви 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) про забезпечення позову.

У разі зміни таких обставин сторони не позбавленні права звернутись із відповідною заявою про скасування заходів про забезпечення позову.

Керуючись ст. 136, 137, 139, 140, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву б/н від 17.05.2024 року «Про забезпечення позову» 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) у справі № 910/5510/24 - задовольнити.

2. Заборонити Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (ідентифікаційний код 44673629, адреса: 01601, м. Київ, вул. Дмитра Годзенка (Глазунова), 1) до набрання рішенням суду у цій справі законної сили, вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року, № 248412 від 10.10.2018 року, зокрема, щодо передання разом або окремо виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки за зазначеними свідоцтвами повністю або частково, щодо припинення дії зазначених свідоцтв разом або окремо у зв`язку з відмовою від них їх власника повністю або частково, щодо видачі ліцензій на використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами разом або окремо, а також публікувати в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності відповідні відомості;

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Інкас Безпека Україна» (ідентифікаційний код 41040626, адреса: 65026, м. Одеса, бул. Приморський, 14, оф. 11) до набрання рішенням суду у цій справі законної сили, разом або окремо передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року, № 248412 від 10.10.2018 року повністю або частково, припиняти дію зазначених свідоцтв разом або окремо шляхом відмови від них повністю або частково, а також видавати ліцензії на використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами разом або окремо.

4. Дана ухвала Господарського суду міста Києва від 21.05.2024 року у справі № 910/5510/24 є виконавчим документом, набирає чинності з моменту її прийняття, тобто з 21.05.2024 року.

5. Строк пред`явлення ухвали Господарського суду міста Києва від 21.05.2024 року у справі № 910/5510/24 до виконання становить три роки, тобто до 21.05.2027 року.

6. Стягувачем у виконавчому провадженні за ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.05.2024 року у справі № 910/5510/24 є: 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) (M9L 1V7, Онтаріо, Торонто, Вестон Роад, 3605, Канада) (Canada, M9L 1V7, Ontario, Toronto, Weston Road, 3605).

7. Боржниками у виконавчому провадженні за ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.05.2024 року у справі № 910/5510/24 є: (1) Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (ідентифікаційний код 44673629, адреса: 01601, м. Київ, вул. Дмитра Годзенка (Глазунова), 1) та (2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інкас Безпека Україна» (ідентифікаційний код 41040626, адреса: 65026, м. Одеса, бул. Приморський, 14, оф. 11).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала підлягає оскарженню в порядку передбаченому ст. 255, 256 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали 21 травня 2024 року.

Суддя О.В. Котков