УХВАЛА

07.05.2024Справа № 910/6254/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквафрост»

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вічунай-Україна"

про припинення порушень прав інтелектуальної власності

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання,

ВСТАНОВИВ:

Компанія Сіблек Лтд звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вічунай-Україна" про припинення порушень прав інтелектуальної власності.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що йому стало відомо про те, що відповідачем на території України реалізується товар - продукт із сурмі "ІНФОРМАЦІЯ_4", що порушує права та інтереси позивача як власника знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . З огляду на наведене, позивач просить суд:

- визнати дії відповідача, пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу "ІНФОРМАЦІЯ_2" такими, що порушують права інтелектуальної власності Компанії СІБЛЕК Лтд на знаки для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом Україні N НОМЕР_1 ;

- заборонити відповідачу використовувати у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу "ІНФОРМАЦІЯ_2" зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- зобов`язати відповідача вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки та/або етикетки товару "ІНФОРМАЦІЯ_3", які є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1", для товарів 29 класу МКТП: знаками для товарів та послуг за свідоцтвом Україні N НОМЕР_1.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.05.2019 суд ухвалив: позовну заяву компанії Сіблек Лтд залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви: зазначити, якими доказами підтверджуються його твердження саме про факт придбання товару із сурімі "ІНФОРМАЦІЯ_4" в торгівельних мережах України, надати такі докази чи зазначити про неможливість надання цих доказів; надати докази на підтвердження наявності у ОСОБА_1 повноважень на видачу від імені компанії Сіблек Лтд довіреностей (статут, виписку з торгового реєстру тощо); надати до суду відомості щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви; встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

10.06.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2019 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 09.07.2019; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надати суду належним чином засвідчені копії матеріалів заявки на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 та виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № НОМЕР_1 .

24.06.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про участь у підготовчому засіданні, призначеному на 09.07.2019 в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.07.2019 у задоволенні клопотання Компанії СІБЛЕК ЛТД про участь у підготовчому засіданні, призначеному на 09.07.2019 в режимі відеоконференції судом відмовлено.

04.07.2019 через відділ діловодства суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшли документи на виконання вимог ухвали суду про відкриття провадження у справі.

05.07.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

У підготовче засідання 09.07.2019 прибув представник позивача. Представники відповідача у підготовче засідання не прибули, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні 09.07.2019 судом відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про відкладення підготовчого засідання, а також продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 06.08.2019.

24.07.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" надійшла зустрічна позовна заява до Компанії СІБЛЕК ЛТД про визнання права попереднього користувача на використання знаку для товарів і послуг.

25.07.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2019 зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" та додані до неї документи повернуто заявнику.

05.08.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про перенесення підготовчого засідання.

05.08.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" надійшла зустрічна позовна заява до Компанії СІБЛЕК ЛТД про визнання права попереднього користувача на використання знаку для товарів і послуг та заяви про поновлення пропущеного процесуального строку для пред`явлення зустрічного позову та подання відзиву.

У підготовче засідання 06.08.2019 прибув представник відповідача. Представники позивача у підготовче засідання не прибули, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 03.09.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2019 відмовлено в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" про поновлення строку для подання зустрічного позову та повернуто заявнику зустрічну позовну заяву і додані до неї документи.

16.08.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

21.08.2019 до відділу діловодства суду надійшла апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" на ухвали Господарського суду міста Києва від 29.07.2019 та від 08.08.2019 у справі № 910/6254/19 про повернення зустрічної позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2019 суд ухвалив: зупинити провадження у справі № 910/6254/19 до повернення матеріалів справи № 910/6254/19 до Господарського суду міста Києва; матеріали справи № 910/6254/19 направити до Північного апеляційного господарського суду.

02.09.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи та поновлення строку на їх подання, а також, заперечення на відповідь на відзив разом з заявою про поновлення пропущеного строку для подання зазначених заперечень.

Судом встановлено, що постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2019 апеляційну скаргу ТОВ "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.07.2019р. і ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.08.2019р. у справі №910/6254/19 - без змін.

08.10.2019 матеріали справи № 910/6254/19 повернулись до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2019 суд ухвалив поновити провадження у справі № 910/6254/19; підготовче засідання призначити на 05.11.2019.

04.11.2019 до відділу діловодства суду від Закритого акціонерного товариства "Плунгєс кооператінє прекіба" надійшла позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмет спору, до Компанії СІБЛЕК ЛТД про визнання попереднім користувачем знаку для товарів і послуг та права попереднього користування.

У підготовче засідання 05.11.2019 з`явилися представники сторін. Представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження у справі. Представник позивача заявив клопотання про оголошення перерви в підготовчому засіданні для ознайомлення з матеріалами справи.

У підготовчому засіданні 05.11.2019 суд задовольнив клопотання позивача та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 17.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, - Закритого акціонерного товариства "Плунгєс кооператінє прекіба" та додані до неї документи повернути заявнику.

22.11.2019 через відділ діловодства суду надійшла апеляційна скарга Закритого акціонерного товариства "Плунгєс кооператінє прекіба" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.11.2019.

Відповідно до п. 6 частини першої статті 255 Господарського процесуального кодексу України, окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про повернення заяви позивачеві (заявникові).

Пунктом 17.10 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6 - 8, 10, 12 - 14, 17 - 21, 31 - 33 частини першої статті 255 цього Кодексу, чи подання касаційної скарги на ухвали суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) - до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали.

В інших випадках - до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності суд апеляційної або касаційної інстанції може витребувати також копії інших матеріалів справи.

Відповідно до пункту 17.12 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження, якщо відповідно до підпункту 17.10 цього підпункту до суду апеляційної чи касаційної інстанції направляються всі матеріали справи.

За таких обставин, враховуючи необхідність направлення матеріалів справи до суду апеляційної інстанції, з огляду на неможливість вирішення спору за відсутності матеріалів справи, суд прийшов до висновку про зупинення провадження у справі до повернення матеріалів справи № 910/6254/19 до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 зупинено провадження у справі № 910/6254/19 до повернення матеріалів справи № 910/6254/19 до Господарського суду міста Києва.

04.02.2020 матеріали справи № 910/6254/19 повернулися до Господарського суду міста Києва.

Судом встановлено, що постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.01.2020 апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Плунгєс кооператінє прекіба" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 року у справі № 910/6254/19 залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 року у справі №910/6254/19 залишено без змін.

З огляду на наведене, наявні підстави для поновлення провадження у справі, оскільки усунуті обставини, які викликали зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 поновлено провадження у справі № 910/6254/19, підготовче засідання призначено на 25.02.2020.

24.02.2020 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

25.02.2020 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку на подання доказів та приєднання доказів.

У підготовче засідання 25.02.2020 з`явився представник відповідача. Представник позивача у підготовче засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 10.03.2020 з огляду на клопотання позивача про відкладення розгляду справи.

10.03.2020 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про призначення експертизи.

У підготовче засідання 10.03.2020 прибули представники сторін.

У підготовчому засіданні суд поновив строк для подання доказів (висновку експерта).

У підготовчому засіданні 10.03.2020 оголошено перерву до 17.03.2020.

17.03.2020 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання 17.03.2020 представники сторін не прибули.

Розглянувши клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, судом відмовлено в його задоволенні з метою запобігання затягування розгляду справи.

Розглянувши клопотання відповідача про призначення судової експертизи, суд дійшов висновку про його задоволення.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.03.2020 суд ухвалив: призначити у справі №910/6254/19 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання: Чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке міститься на упакуванні «ІНФОРМАЦІЯ_3» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба», схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України від 10.12.2014 НОМЕР_1? Чи може використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке міститься на упакуванні «ІНФОРМАЦІЯ_3» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України від 10.12.2014 НОМЕР_1? Зупинити провадження у справі № 910/6254/19 на час проведення експертизи.

14.05.2020 через відділ діловодства суду від судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Ракової А.О. надійшло клопотання № 11539/20-53 про надання додаткових матеріалів, а саме: інформацію щодо способу утворення та семантичного (смислового) змісту позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1») та «ІНФОРМАЦІЯ_1»; приклад використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 на упакуванні товару (якісне кольорове зображення); документально підтверджені факти (якщо такі є) щодо передачі позивачем (Компанією Сіблек Лтд) будь-якій особі права власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 (або дозволу на використання знаку); належним чином засвідчені відомості щодо використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 в господарській діяльності, зокрема в рекламі, друкованих виданнях, на бланках, рахунках, фіскальних чеках, тощо, при пропонуванні товарів до продажу на території України; документально підтверджені факти (якщо такі є) щодо сплутування споживачами товарів «ІНФОРМАЦІЯ_3», виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба», з такими самими та спорідненими товарами, що маркуються знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.05.2020 поновлено провадження у справі № 910/6254/19, а також задоволено клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Ракової А.О. № 11539/20-53 про надання додаткових матеріалів та зобов`язано сторін у строк до 29.05.2020 надати суду відповідні матеріали, що необхідні для проведення судової експертизи у даній справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.05.2020 зупинено провадження у справі № 910/6254/19.

26.01.2024 до відділу діловодства суду надійшов висновок експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/6254/19 від 18.01.2024 № 11539/17157/20-53.

Приписами ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку про наявність підстав для поновлення провадження у справі, оскільки усунуті обставини, які викликали зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2024 поновлено провадження у справі № 910/6254/19 та призначено підготовче засідання на 27.02.2024.

23.02.2024 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли пояснення.

26.02.2024 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про приєднання доказів, з клопотанням про поновлення строку для подання доказів.

У підготовче засідання 27.02.2024 прибув представник відповідача, представники позивача у підготовче засідання не прибули.

У підготовчому засіданні судом оголошено до 02.04.2024.

27.03.2024 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Аквафрост" надійшло клопотання про заміну позивача правонаступником.

28.03.2024 через відділ діловодства суду від Компанії Сіблек Лтд надійшла заява про участь судовому засіданні, яке призначено на 02.04.2024 та у всіх наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі № 910/6254/19 з використання системи відеоконференцзв`язку «EasyCon».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2024 відмовлено у задоволенні вказаної заяви Компанії Сіблек Лтд, з мотивів викладених в ухвалі суду.

02.04.2024 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли заперечення на клопотання ТОВ "Аквафрост" про заміну позивача правонаступником та клопотання про призначення екпертизи.

02.04.2024 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про відкладення слухання справи.

У підготовче засідання 02.04.2024 прибув представник відповідача, представники позивача у підготовче засідання не прибули.

16.04.2024 через відділ діловодства суду від Компанії Сіблек Лтд надійшла заява про участь у судовому засіданні, яке призначено на 23.04.2024 та у всіх наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі № 910/6254/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.04.2024 відмовлено у задоволенні вказаної заяви Компанії Сіблек Лтд, з мотивів викладених в ухвалі суду.

19.04.2024 через відділ діловодства суду від Компанії Сіблек Лтд та Товариства з обмеженою відповідальністю "Аквафрост" надійшли клопотання про участь у судовому засіданні, яке призначено на 23.04.2024, та у всіх наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі № 910/6254/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2024 суд ухвалив: задовольнити частково клопотання Компанії Сіблек Лтд про участь у судовому засіданні, яке призначено на 23.04.2024 та у всіх наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі № 910/6254/19; провести підготовче засідання з розгляду справи, яке призначене на 23.04.2024, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів; відмовити в іншій частині клопотання Компанії Сіблек Лтд; відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Аквафрост" про участь судовому засіданні, яке призначено на 23.04.2024, та у всіх наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі №910/6254/19.

У підготовче засідання 23.04.2024 прибув представник відповідача, представник позивача взяв участь у підготовчому засіданні в режимі відеоконференції.

Представник позивача підтримав клопотання ТОВ «Аквафрост» про заміну позивача правонаступником та заперечив проти задоволення клопотання відповідача про призначення експертизи.

Представник відповідача заперечив проти задоволення клопотання ТОВ «Аквафрост» про заміну позивача правонаступником та підтримав клопотання про призначення експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2024 суд ухвалив: замінити позивача у справі № 910/6254/19 - Компанію Сіблек Лтд на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аквафрост» (ідентифікаційний код: 33798852); підготовче засідання відкласти на 07.05.2024.

02.05.2024 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні, яке призначено на 07.05.2024, та у всіх наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі № 910/6254/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.05.2024 суд ухвалив: заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Аквафрост" про участь у судовому засіданні, яке призначено на 07.05.2024, та у всіх наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі № 910/6254/19 - задовольнити частково; провести підготовче засідання з розгляду справи призначене на 07.05.2024, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів; в іншій частині заяви відмовити.

06.05.2024 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення проти клопотання про призначення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У підготовче засідання 07.05.2024 прибув представник відповідача, який підтримав клопотання про призначення комісійної експертизи. Представники позивача у підготовче засідання не прибули.

Розглянувши клопотання відповідача про призначення комісійної експертизи, суд зазначає наступне.

Як встановлено судом, позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем на території України реалізується товар - продукт із сурмі "ІНФОРМАЦІЯ_4", що порушує права та інтереси позивача як власника знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , оскільки позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", яке міститься на упакуванні «ІНФОРМАЦІЯ_3» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба», є схожим з вказаним знаком позивача, а використання відповідачем позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар.

З огляду на наведене, до предмету доказування по даній справі входять обставини щодо того, чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке міститься на упакуванні «ІНФОРМАЦІЯ_3» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба», схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України від 10.12.2014 НОМЕР_1, та чи може використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке міститься на упакуванні «ІНФОРМАЦІЯ_3» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України від 10.12.2014 НОМЕР_1.

Так, ухвалою суду від 17.03.2020 було призначено у справі №910/6254/19 судову експертизу, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; на вирішення судової експертизи поставлено наступні питання: «Чи є позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", яке міститься на упакуванні "ІНФОРМАЦІЯ_3" виробництва ЗАТ "Плунгес кооператіне прякіба", схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 10.12.2014 НОМЕР_1?; Чи може використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", яке міститься на упакуванні "ІНФОРМАЦІЯ_3" виробництва ЗАТ "Плунгес кооператіне прякіба" ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 10.12.2014 НОМЕР_1?».

Відповідно до Висновку експерта від 18.01.2024 № 11539/17157/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/6254/19, експерт Наталія Климова прийшла до наступних висновків:

1) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке міститься на упакуванні «ІНФОРМАЦІЯ_3» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба», є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України від 10.12.2014 № НОМЕР_1;

2) відповідно наданим матеріалам, використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке міститься на упакуванні «ІНФОРМАЦІЯ_3» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України від 10.12.2014 № НОМЕР_1.

Обґрунтовуючи клопотання про призначення комісійної експертизи, відповідач, зокрема, зазначає про те, що при проведенні експертизи, за результатами якої складено висновок від 18.01.2024 № 11539/17157/20-53, експертом не було враховано, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовується власником - ТОВ «АКВАФРОСТ» поряд із словесним знаком «ВОДНИЙ СВІТ» та зображувальним знаком, які використовуються при маркуванні усіх товарів, які пропонуються до продажу цим виробником.

При цьому, позивач надав безпосередньо експерту документи щодо передачі прав на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» ТОВ «Аквафрост».

У той же час, відповідач зазначає, що ввозив товар, який маркується комбінованим позначенням, яке складається із словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та знаку із поєднанням кольорів: чорний, білий, синій, червоний, коричневий, на який була отримана правова охорона за свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_2 від 19.05.2021 року (дата подання заявки - 04.07.2021 року).

Так, відповідачем було надано Висновок експерта Жили Богдана Володимировича № 262 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 23.02.2024 року, у якому експертом було встановлено що:

1) нанесене на упаковку товару «ІНФОРМАЦІЯ_5» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» комбіноване позначення, що складається з логотипу у вигляді напису «VICI» з обрамленням та символічним зображенням птаха, напису «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також зображень віньєток, має форму, що відрізняється від торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 19.05.2021 лише окремими елементами, що не змінює її відмітності;

2) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке використовувалось на упакуванні товару «ІНФОРМАЦІЯ_5» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба», є таким, що схоже з зареєстрованою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.12.2014 торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», однак, внаслідок такого використання не може бути сплутане з вказаною торговельною маркою, зокрема, викликати асоціації з нею.

Тобто, наявні в матеріалах справи висновки експертів, містять суперечливі висновки щодо того, чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке міститься на упакуванні «ІНФОРМАЦІЯ_3» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України від 10.12.2014 № НОМЕР_1 та чи може це позначення бути сплутаним із вказаною торговельною маркою, зокрема, викликати асоціації з нею.

При цьому, відповідач зазначає, що на сьогодні власником торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.12.2014 є ТОВ «АКВАФРОСТ», яке використовує її поряд із словесним знаком «ВОДНИЙ СВІТ» та зображувальним позначенням, при маркуванні усіх товарів, які пропонуються до продажу цим виробником.

Відповідач в той же час, на упакуванні товару «ІНФОРМАЦІЯ_5» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» використовує позначення, права на яке охороняються свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_2 від 19.05.2021 (дата подання заявки 04.07.2019).

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ст. 105 ГПК України комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), надає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.

З огляду на наведене, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також з урахуванням того, що наявні в матеріалах справи висновки експертів містять протилежні за змістом висновки щодо питання схожості спірного позначення та введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 10.12.2014 НОМЕР_1, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне призначити у справі комісійну судову експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України).

З огляду на наведене, суд доручає проведення судової експертизи атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133).

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України)

З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів та у разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів, з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/6254/19 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 99, 100, 105, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/6254/19 комісійну судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133).

2. На вирішення комісійної судової експертизи поставити наступні питання:

2.1. Чи є позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", яке міститься на упакуванні "ІНФОРМАЦІЯ_3" виробництва ЗАТ "Плунгес кооператіне прякіба", схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 10.12.2014 НОМЕР_1?

2.2. Чи може використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", яке міститься на упакуванні "ІНФОРМАЦІЯ_3" виробництва ЗАТ "Плунгес кооператіне прякіба" ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 10.12.2014 НОМЕР_1?

3. Попередити судового експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків експерт несе кримінальну відповідальність, відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати на проведення експертизи покласти на відповідача. У разі несплати витрат на проведення експертизи відповідачем, дану оплату може бути здійснено позивачем.

5. Матеріали справи № 910/6254/19 направити до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133).

6. Зобов`язати експертів провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дозволено проведення експертизи у більш довгий строк відповідно до чинного законодавства.

7. Зупинити провадження у справі № 910/6254/19 на час проведення експертизи.

8.Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева