ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

"29" квітня 2024 р. Справа№ 910/2897/22

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Владимиренко С.В.

суддів: Шаптали Є.Ю.

Демидової А.М.

за участю секретаря судового засідання Невмержицької О.В.

за участю представників учасників справи згідно протоколу судового засідання від 29.04.2024

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Антимонопольного комітету України, Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»

на рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 (повне рішення складено 05.12.2023)

у справі №910/2897/22 (суддя Котков О.В.)

за позовом Приватного підприємства «Дивоцвіт»

до Антимонопольного комітету України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»

про визнання недійсним та скасування рішення,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство «Дивоцвіт» (далі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до Антимонопольного комітету України (далі по тексту - відповідач, Комітет) про визнання недійсним та скасування рішення Комітету від 23.12.2021 №716-р (далі по тексту - Рішення) та стягнення судових витрат.

Обгрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на те, що спірне Рішення прийняте відповідачем з неповним з`ясуванням всіх обставин справи, у Рішенні наведені обставини, які не мають значення для справи і які відповідачем визнані встановленими, висновки викладені у Рішенні не відповідають обставинам справи, отже наявні підстави для визнання спірного Рішення незаконним в силу Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 №2210-III (далі по тексту - Закон №2210-III).

Як вказує позивач у позові при проведені дослідження судовим експертом Андрєєвою Альоною Вікторівною у висновку від 23.02.2022 було встановлено, що знак для товарів і послуг «MetaFix» за свідоцтвом України, що зареєстрований для товарів 01 класу МКТП не є схожими із міжнародними реєстраціями №1244176 - «METYLAN», 720359 - «Metylan», 601263 - «Metylan» настільки, що їх можна сплутати.

Зовнішнє оформлення товару «клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» та лицьова сторона упакування товару «Metylan Флізелін» не є схожими, і на підставі відсутності схожості не відбувається змішування діяльності позивача та ТОВ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)».

Зовнішнє оформлення товару «клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» та лицьова сторона упакування товару «Metylan Вініл Преміум» не є схожими, і на підставі відсутності схожості не відбувається змішування діяльності позивача та ТОВ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)».

Зовнішнє оформлення товару «клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» та лицьова сторона упакування товару «Metylan Універсал Преміум» не є схожими, і на підставі відсутності схожості не відбувається змішування діяльності позивача та ТОВ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)».

Отже, за висновком експерта на підставі відсутності схожості у оформленні зовнішнього вигляду порівнюваних упакувань товарів ТОВ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)», лицьові сторони яких надані на дослідження та упакування товарів позивача, лицьові сторони яких також надані на дослідження, у споживачів не виникне враження про приналежність товарів «клей для шпалер» «Metylan Флізелін», «Metylan Вініл Преміум», «Metylan Універсал Преміум» ТОВ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)» та товарів «клей для шпалер» «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» одній особі.

Крім того, позивач звернувся до Київського експертно-дослідного центру для з`ясування питання про оформлення упаковок, а саме розміщення основних написів, позначень на порівняльних упаковках у однакових зонах, форми упаковки, їх розмір та кольорів.

За результатами експертного дослідження, зроблені наступні висновки, викладені у висновку судового експерта Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський експертно-дослідний центр» №15092 від 21.02.2022: технічні на якісні характеристики клеїв для шпалер позивача, про які зазначено у Рішенні відповідають основним технічним характеристикам клеїв крохмальних на основі модифікованого крохмалю, призначених для склеювання шпалер та паперової продукції; клеї виробництва позивача мають допустиму для даного виду клеїв окрему характеристику, а саме наявність у своєму складі протигрибкового компонента; клеї для шпалер виробництва позивача, в назві яких використовується слово «Індикатор/Indicator» мають доступну для даного виду клеїв окрему характеристику, а саме наявність у своєму складі рожевого індикатора; зовнішнє оформлення упаковок клеїв для шпалер виробництва позивача виконує функцію етикеток, на яких розміщено інформацію про якість та споживчі характеристики товару, що відповідає вимогам ТУ У 20.5-20267969 Клеї для всіх видів шпалер, ДСТУ OIML R 79:2017 «Требования к маркировке фасованых товаров», та Закону України «Про захист прав споживачів»; елементи зовнішнього оформлення упаковок клеїв для шпалер виробництва, в назві яких використовується слово «Індикатор/Indicator» зокрема, колір упаковки, потенційно може містити інформацію про окремі технічні характеристики клею, такої як рожева індикація, яка фактично знаходить свій вияв у кольоровому (рожевому) забарвленні місць, на яких нанесено клейовий розчин, через активний колір упаковки товару з метою фокусування уваги покупця, вказана ознака може бути типовою для упаковок продукції такого виду.

Всі відомості із висновків, складених судовими експертами, що провели експертне дослідження підтверджують несхожість зовнішнього оформлення упаковок клею шпалер «MetaFix» із оформленням упаковок «Metylan». Через цей факт не відбувається змішування діяльності позивача та ТОВ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)». Деяка схожість у розміщенні елементів на упаковках клею для шпалер «MetaFix» і «Metylan» пояснюється вимогами до оформлення цих товарів, та їх призначення.

Таким чином, твердження Комітету про схожість оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix» із оформленням упаковок «Metylan» є невірним та таким, що не відповідає обставинам справи.

Водночас Комітетом при прийнятті спірного Рішення не було взято до уваги пояснення позивача про те, що він є власником прав інтелектуальної власності на наступні промислові зразки: «Етикетка» за свідоцтвом України №34891 на промисловий зразок; «Етикетка» за свідоцтвом України №42870 на промисловий зразок; «Етикетка» за свідоцтвом України №43437 на промисловий зразок. Вказаними свідоцтвами на промислові зразки охороняється зовнішній вигляд лицьової сторони упаковки клеїв «MetaFix» виробництва позивача, за що останнього протиправно Комітетом притягнуто до відповідальності, що не узгоджується із приписами Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Господарський суд міста Києва ухвалою від 25.07.2023 залучив до участі у справі №910/2897/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» (далі по тексту - третя особа).

Господарський суд міста Києва рішенням від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 позов задовольнив повністю; визнав недійсним та скасував рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р; стягнув з Антимонопольного комітету України на користь Приватного підприємства «Дивоцвіт» судовий збір у розмірі 2 481,00 грн.

Ухвалюючи вказане рішення суд першої інстанції дійшов висновку про те, що Рішення Комітету прийняте з неповним з`ясуванням обставин, які мають значення для справи; в рішенні недоведені обставини, які мають значення для справи і які відповідачем визнано встановленими; висновки, викладені у рішенні, не відповідають обставинам справи, а тому Рішення Комітету є незаконним та таким, що підлягає скасуванню.

В процесі розгляду справи Господарський суд міста Києва ухвалою від 11.08.2022, залишеною без змін Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.01.2023 у справі № 910/2897/22, призначив судову експертизу, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, за результатами проведення якої експертами складений висновок № 160/1/23 від 15.05.2023.

Висновком №160/1/23 від 15.05.2023 підтверджені доводи позивача про несхожість зовнішнього оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix» із оформленням упаковок «Metуlаn», а також про відсутність змішування діяльності позивача та третьої особи. При цьому судом першої інстанції не взято до уваги висновок експерта № 21596/23-53 від 19.09.2023, складеного судовим експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 18/23 від 26.09.2023.

Не погодившись із ухваленим рішенням суду першої інстанції, відповідач звернувся до Північного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить суд апеляційної інстанції скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

В обґрунтування вимог та доводів апеляційної скарги відповідач послався на те, що суд першої інстанції в порушення приписів Господарського процесуального кодексу України (далі по тексту - ГПК України) та практики Європейського суду з прав людини не надав жодної оцінки наявним у матеріалах справи №910/2897/22 доказам таким як: висновку експерта №04-01/2022 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 23.02.2022; висновку експертів у сфері інтелектуальної власності від 22.03.2021 №20/03-2021, судових експертів Дорошенка О.Ф. та Мінченка Н.В., зроблений на підставі заяви Заявника в антимонопольній справі з проханням проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності; висновку експерта №15092 товарознавчої експертизи, поданого позивачем; опитуванню споживачів щодо сприйняття споживачами схожості упаковок та матеріалам антимонопольної справи №127-26.4/114-21.

Комітет не погоджується із висновком судового експерта, складеного за результатами проведення судової експертизи за ухвалою суду у даній справі, оскільки такий висновок не є належним доказом у розумінні статті 76 ГПК України, оскільки питання про можливість змішування продукції позивача та третьої особи мають розглядатися через оцінку сприйняття спірних оформлень упаковок клеїв пересічним споживачем, що відіграє вирішальну роль для правильного вирішення цієї справи.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.12.2023 апеляційну скаргу Антимонопольного комітету України на рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Владимиренко С.В., судді: Тищенко О.В., Шаптала Є.Ю.

Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 29.12.2023 витребував з Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/2897/22; відклав розгляд питання про відкриття, повернення, залишення без руху або відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Антимонопольного комітету України на рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22.

Також, не погодившись із рішенням суду першої інстанції, третя особа звернулася до Північного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

В обґрунтування вимог та доводів апеляційної скарги третя особа посилається на те, що суд першої інстанції в порушення вимог частини 5 статті 236 ГПК України та статті 59 Закону №2210-III мав досліджувати правильність дотримання відповідачем норм законодавства під час розгляду антимонопольної справи та відповідності висновків обставинам справи про порушення правил економічної конкуренції, при цьому суд першої інстанції не має повноважень встановлювати наявність чи відсутність недобросовісної конкуренції в діях позивача, оскільки це відноситься до виключної компетенції Комітету (постанови Верховного Суду від 06.08.2019 у справі №910/10604/18, від 17.09.2020 у справі №910/1254/19 та інші). При цьому неврахування судом першої інстанції такого доказу як опитування споживачів у даній справі є порушенням норм Закону України «Про захист прав споживачів».

Як вказує третя особа, єдиний доказ, покладений в основу оспорюваного рішення суду першої інстанції висновок судового експерта №160/1/23 від 15.05.2023 не є належним доказом у справі, оскільки не стосується предмету доказування у даній справі, чим неправильно застосував положення статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96-ВР (далі по тексту - Закон № 236/96-ВР).

Крім того, суд першої інстанції неправомірно критично віднісся до висновку судового експерта №18/23 від 26.09.2023, наданого третьою особою, без достатніх на це правових підстав.

Відповідно до протоколу передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових документів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) (складу суду) від 28.12.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Владимиренко С.В., судді: Тищенко О.В., Шаптала Є.Ю.

Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 29.12.2023 витребував з Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/2897/22; відклав розгляд питання про відкриття, повернення, залишення без руху або відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22.

Матеріали справи №910/2897/22 надійшли на адресу Північного апеляційного господарського суду 11.01.2024.

Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду від 16.01.2024 у зв`язку із відрядженням судді Тищенко О.В. з 16.01.2024 по 20.01.2024, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.01.2024 справу №910/2897/22 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Владимиренко С.В., судді: Шаптала Є.Ю., Демидова А.М.

Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 17.01.2024 відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою Антимонопольного комітету України на рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22; розгляд апеляційної скарги призначив на 19.02.2024 об 11 год. 00 хв.

Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 17.01.2024 відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22; об`єднав апеляційні скарги Антимонопольного комітету України на рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 та Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 до спільного провадження; розгляд апеляційної скарги призначив на 19.02.2024 об 11 год. 00 хв.

У письмовому відзиві на апеляційну скаргу відповідача позивач заперечує проти її задоволення, посилаючись на обґрунтованість на законність оспорюваного судового рішення у даній справі, оскільки висновком судового експерта Андрєєвої А.В., проведеного для дослідження об`єктів інтелектуальної власності, наданого позивачем до позову, підтверджується не схожість зовнішнього оформлення товару «клей для шпалер» позивача та третьої особи, що також підтверджено судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, які проводили експертизу, призначену судом у даній справі. При цьому судом першої інстанції було надано оцінки висновку №20/03-2021 комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, що складений 22.03.2021 судовими експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., який був покладений в основу оспорюваного Рішення Комітету.

Так само судом першої інстанції було надано оцінку висновку експерта №15092 від 21.02.2022 товарознавчої експертизи, який підтвердив, що розміщення інформаційних блоків про склад продукції, її якість, способи використання, настанови користувачам, а також про терміни зберігання на упаковках клею для шпалер - це не розроблена концепція ЗБУ, а вимоги ДСТУ та Закону України «Про захист прав споживачів». Деяка схожість у розміщенні елементів на упаковках клею для шпалер «MetaFix» та «Metуlаn» пояснюється вимогами до оформлення для цих товарів, та їх призначення. Крім того, колір пакування рожевий або фіолетовий використовується багатьма виробниками як призначення-індикатор для вказівки тих місць під шпалерами, які не щільно приклеєні і це також не розробка ХБУ. Отже, висновки Комітету про те, що позивачем використано концепцію упаковок третьої особи є неправильними.

Щодо опитування споживачів, проведеного Комітетом, то судом першої інстанції при ухваленні спірного рішення зазначене оцінювалось та при призначенні судової експертизи в цілому.

Крім того, висновком №160/1/23 від 15.05.2023 судової експертизи, проведеної за ухвалою суду першої інстанції підтверджені доводи позивача про несхожість упаковок клею для шпалер «MetaFix» та «Metуlаn», а також про відсутність змішування діяльності позивача та третьої особи.

Щодо незгоди відповідача відносно схожості словесних значень «MetaFix» та «Metуlаn», то схожість чи несхожість цих торгівельних марок не входить до предмета дослідження у антимонопольній справі №127-26.4/114-21, різність ідей, змісту позначень «MetaFix» та «Metуlаn» робить їх несхожими за сематичним критерієм. Щодо порівняння лицьових сторін пакування клею для шпалер «MetaFix» та «Metуlаn», а також змішування діяльності позивача та третьої особи, то такі твердження відповідача не спростовано матеріалами справи, а навпаки висновком судового експерта №160/1/23 встановлено несхожість порівнювальних елементів, що також свідчить про не змішування діяльності позивача та третьої особи.

Щодо проведеного Комітетом опитування, то результати дослідження та анкети містять вказівки на різні категорії опитування: опитування проводилось серед споживачів клею та шпалер, а в анкетах - споживачів клею для шпалер; не зазначено, в яких торгівельних точках проведені ці опитування; не містять відомості про опитуваних осіб. Отже, такі дослідження не можна вважати належним доказом опитування споживачів щодо схожості пакування продукції, маркованої позначенням «MetaFix» та «Metуlаn». За твердження позивача, за графічним, фонетичним та сематичними критеріями торгівельні марки «MetaFix» та «Metуlаn» визнані несхожими, отже, споживачем, який зазвичай візуально першим сприймає знак, що позначає товари, не будуть сплутані ці товари з-поміж іншими.

Стосовно апеляційної скарги третьої особи, то позивач зазначає, що висновком судового експерта №160/1/23 від 15.05.2023 підтверджені доводи позивача про несхожість зовнішнього оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix» із оформленням упаковок «Metуlаn» та відсутності змішування діяльності позивача та третьої особи, а отже, Рішення Комітету прийняте з неповним з`ясуванням обставин справи, які мають значення для справи; у рішенні недоведені обставини, які мають значення для справи і які відповідачем визнано встановленими; висновки, викладені у Рішенні Комітету не відповідають обставинам справи, а тому твердження третьої особи про порушення судом першої інстанції норм статті 59 Закону №2210-III не відповідає дійсності.

Щодо подання доказів, то сторони вільні у поданні доказів на підтвердження фактів, на які вони посилаються, про що вказав Верховний Суд у постанові від 21.04.2021 у справі №910/701/17.

Судом першої інстанції надано повну та всебічну оцінку, наданим сторонами висновкам експертів.

Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 19.02.2024 відклав розгляд справи №910/2897/22 на 11.03.2024 на 12 год. 30 хв.

У судовому засіданні 11.03.2024 виникла необхідність оголосити перерву до 01.04.2024 до 11 год. 00 хв., із продовженням розумного строку розгляду справи №910/2897/22 з урахуванням приписів статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Судове засідання, призначене на 01.04.2024 не відбулося у зв`язку із перебуванням головуючого судді - Владимиренко С.В. з 01.04.2024 по 02.04.2024 у відпустці, з 03.04.2024 по 12.04.2024 на лікарняному, судді Демидової А.М. з 01.04.2024 по 14.04.2024 у відпустці. Після виходу головуючого судді Владимиренко С.В. з відпустки та лікарняного, судді Демидової А.М. з відпустки справа №910/2897/22 за ухвалою Північного апеляційного господарського суду призначена до розгляду на 29.04.2024 об 11 год. 00 хв.

У судовому засіданні 29.04.2024 представник відповідача підтримав вимоги та доводи своєї апеляційної скарги, просив суд апеляційної скарги її задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

У судовому засіданні 29.04.2024 представник третьої особи підтримав вимоги та доводи своєї апеляційної скарги, просив суд апеляційної скарги її задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Представник позивача у судовому засіданні 29.04.2024 заперечив проти задоволення апеляційних скарг відповідача та третьої особи, просив суд апеляційної інстанції відмовити у їх задоволенні, а рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 залишити без змін.

Розглянувши доводи та вимоги апеляційних скарг, відзивів на них, заслухавши пояснення представників учасників справи, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів встановила наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 №3659-ХІІ (далі по тексту - Закон №3659-ХІІ) Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель.

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині:

1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб`єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб`єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб`єктами природних монополій;

3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції;

4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;

5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель;

6) проведення моніторингу державної допомоги суб`єктам господарювання та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції (стаття 3 Закону №3659-ХІІ).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 7 вказаного Закону у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб`єктів господарювання, об`єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

З матеріалів даної справи вбачається, що спірним Рішенням Комітету визнано, що позивач вчинив порушення, передбачене статтею 4 Закону № 236/96-ВР, у вигляді використання оформлення упаковок клеїв «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», схожого на оформлення упаковок клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Вініл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва третьої особи (Заявника - Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»), без його дозволу (згоди), яке третя особа раніше за позивача почала використовувати у своїй господарській діяльності для оформлення упаковок клеїв «Metуlan Флізелін», «Меtуlan Вініл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум», що може призвести до змішування з діяльністю третьої особи (пункт 1 резолютивної частини рішення); зобов`язано позивача у двомісячний строк із дня одержання цього рішення припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом припинення використання оформлення упаковок клеїв «MetaFix флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», схожого на оформлення упаковок клеїв «Metуlаn Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва третьої особи, без його дозволу (згоди), яке третя особа раніше за позивача почала використовувати у своїй господарській діяльності для оформлення упаковок клеїв «Metуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум», що може призвести до змішування з діяльністю третьої особи.

За зазначене порушення на позивача накладено штраф у розмірі 1 658 116,00 грн.

Підставою для прийняття оскаржуваного рішення стали докази, на підставі яких відповідачем встановлено, що оформлення упаковок клеїв «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» (виробництва позивача) схоже на оформлення упаковок клеїв «Metуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» (виробництва третьої особи) (пункт 122 рішення). Цей висновок було зроблено на підставі аналізу даних соціологічного опитування 302 респондентів та висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.03.2021 № 20/03-2021. Пункт 115 рішення містить твердження про те, що позивач, використовуючи загальну концепцію третьої особи щодо оформлення упаковок, розмістив основні написи, позначення на упаковках у тих зонах, а також так само, як їх розмістив заявник. Крім того, упаковка (коробка), в яку фасується продукція третьої особи та позивача має однакову форму та розмір.

Під час проведення розгляду справи №127-26.4/114-21 встановлено, що третя особа здійснює виробництво та пакування клеїв під назвами «Metуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум», починаючи із серпня 2013 року.

У серпні-жовтні 2020 року було зміно дизайн оформлення упаковок продукції на новий лад. Наразі у продажу та на складах залишаються упаковки клеїв як у новому дизайні, та і в попередньому.

Продукція Заявника під позначенням «Меtуlаn» реалізується у таких торгівельних мережах як: ТОВ «Епіцентр», ТОВ «Леруа Мерлен Україна», ТОВ «Нова лінія 1» тощо.

За інформацією Заявника, у листопаді 2020 року партнерами та торговими агентами в регіонах виявлено у продажу клеї для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», виробництва ПП «Дивоцвіт».

В свою чергу, позивач здійснює свою діяльність на ринку виробництва та реалізації клею для шпалер з 18.01.1994.

Підприємство здійснює виробництво продукції під торговельною маркою «MetaFix», зокрема клеїв для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», з 01.10.2020 «MetaFix Флізелін Преміум», з 01.09.2020 «MetaFix Вініл Індикатор», з 01.12.2020 «MetaFix Універсал Спеціал».

Комітетом встановлено, що позивач є власником свідоцтва про промисловий зразок етикетки №43437 від 10.03.2021 (т.1 а.с. 41) (заявку подано 31.12.2020) на промислові зразки «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», «MetaFix Універсал Економ»; «MetaFix Біг Борд Стайл»; свідоцтва на промисловий зразок етикетки №34981 від 25.02.2017 (т.1 а.с. 45) на етикетку «ПВА клей».

У спірному Рішенні Комітету встановлено, що: оформлення упаковки «MetaFix Флізелін Преміум» схоже з оформленням упаковки «Меtуlаn Флізелін» у попередньому дизайні; оформлення упаковок «MetaFix Флізелін Преміум» схоже з оформленням упаковки «Меtуlan Флізелін» у новому дизайні; оформлення упаковки «MetaFix Вініл Індикатор» схоже з оформленням упаковки «Меtуlan Biнiл Преміум» у попередньому дизайні; оформлення упаковки «MetaFix Вініл Індикатор» схоже з оформленням упаковки «Меtуlan Biнiл Преміум»; оформлення упаковки «MetaFix Універсал Спеціал» схоже з оформленням упаковки «Меtуlаn Універсал Преміум»; оформлення упаковки «MetaFix Універсал Спеціал» схоже з оформленням упаковки «Меtуlаn Універсал Преміум» в новому дизайні.

Під час аналізу оформлення упаковок клею «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» встановлено, що композиція основних елементів упаковок, основний фон, розміщення позначень, окремих елементів і символів на упаковках, графічне вирішення та просторове розміщення основних написів і зображень, шрифти, які використовує позивач у даній справі схоже на композицію основних елементів упаковок клеїв виробництва «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва третьої особи у даній справі. Позначення вважається схожими настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється в цілому, незважаючи на окремі різниці елементів (пункти 83, 84 спірного Рішення Комітету).

Переважна кількість елементів на упаковках «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» виробництва ПП «Дивоцвіт» та клеїв «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва Заявника в антимопольній справі розміщується ідентично на площині упаковок (пункт 87 спірного Рішення Комітету).

Сукупність позначень в оформлені упаковок, які використовує позивач у даній справі для оформлення упаковок клеїв «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», і сукупність позначень в оформленні упаковок, які використовує для оформлення упаковок клеїв «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» Заявника, схожа настільки, що їх можна сплутати між собою, за сукупністю домінуючих ознак упаковок (пункт 89 спірного Рішення Комітету).

Отже, дослідження в сукупності композиційного розміщення та графічного вирішення елементів упаковок продукції Заявника та відповідача антимонопольної справи, які впливають на формування їх зовнішнього вигляду, встановлено, що такі елементи схожі між собою та мають ідентичне просторове розташування й кольорове забарвлення на площині та схожість упаковок (пункт 91 спірного Рішення Комітету).

Для з`ясування можливості змішування клеїв «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» виробництва ПП «Дивоцвіт» та клеїв «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» Заявника органами Комітету було проведено опитування споживачів щодо сприйняття споживачами схожості цих упаковок. Загальна кількість опитуваних становила 302 особи.

Як свідчать результати опитування, більше 70 % опитуваних споживачів можуть сприйняти продукцію «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», виробництва ПП «Дивоцвіт» з продукцією «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» Заявника, тобто у споживача може виникнути асоціативний зв`язок між продукцією та господарською діяльністю позивача з продукцією та господарською діяльністю Заявника, що може призвести до змішування діяльності цих суб`єктів господарювання (пункт 94 спірного Рішення Комітету).

Окрім того, за результатами проведеної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.03.2021 №20/03-2021 судовими експертами Дорошенка О.Ф. та Мінченко Н.В., зроблений на підставі заяви Заявника, судовими експертами встановлено, що зовнішнє оформлення упаковки клеїв для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» виробництва ПП «Дивоцвіт» схоже настільки, що його можна сплутати із зовнішнім оформленням упаковки клеїв для шпалер «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва Заявника, як у старому, так і у новому дизайні упаковки.

Згідно пункту 115 спірного Рішення Комітету, ПП «Дивоцвіт», використовуючи загальну концепцію Заявника щодо оформлення упаковок, розмістив основні написи, позначення на упаковках у тих зонах, а також так само, як їх розмістив Заявник. Крім того, упаковка (коробка), в яку фасується продукція Заявника та ПП «Дивоцвіт» має однакову форму та розмір.

Отже, зібраними доказами у справі №127-26.4/114-21 підтверджується, що дії ПП «Дивоцвіт» у вигляді використання оформлення упаковок клеїв «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», схожого на оформлення упаковок клеїв «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва Заявника без його дозволу (згоди), яке Заявник раніше за ПП «Дивоцвіт» почав використовувати у своїй господарській діяльності для оформлення упаковок клеїв «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум, що може призвести до змішування з діяльністю Заявника, є порушенням, передбаченим статтею 4 Закону № 236/96-ВР.

Спір виник через те, що позивач вважає, що наявні підстави, передбачені статтею 59 Закону №2210-III для визнання недійсним Рішення Комітету.

У статті 1 Закону №2210-III міститься термін суб`єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб`єктів господарювання, пов`язаних відносинами контролю.

Закон № 236/96-ВР визначає правові засади захисту суб`єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції.

Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин.

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2-4 цього Закону.

Терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України «Про захист економічної конкуренції» (стаття 1 Закону № 236/96-ВР).

Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб`єкти господарювання у зв`язку з недобросовісною конкуренцією, у тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 2 Закону № 236/96-ВР).

Відповідно до статті 4 Закону № 236/96-ВР неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.

Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо до власного імені додається який-небудь відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб`єкта господарювання.

Вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом (стаття 20 Закону).

Статтею 21 вказаного Закону визначено, що вчинення суб`єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п`яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб`єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої - сьомої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.

У відповідності до статті 26 Закону № 236/96-ВР у разі встановлення факту дискредитації суб`єкта господарювання органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені законодавством або цим рішенням.

Процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції, зокрема розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, їх перевірка, перегляд, оскарження та гарантії учасників процесу, інші питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом (стаття 27 Закону № 236/96-ВР).

За приписами статті 30 Закону № 236/96-ВР органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов`язкові для виконання рішення про: визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей; накладання штрафів; закриття провадження у справі.

На обґрунтування позовних вимог позивач надав суду першої інстанції до матеріалів даної справи висновок експерта №04-01/2020 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 23.02.2022 (т.1 а.с. 48-86), проведеного атестованим судовим експертом Андрєєвою Альоною Вікторівною, на вирішення експертного дослідження поставлені такі питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №307410, що зареєстрований для товарів 01 класу МКТП схожим із міжнародними реєстраціями №1245176 - «МETYLAN», 720359 - «Меtуlan», 601263 - «Меtуlan» настільки, що їх можна сплутати?

2) Чи схожа лицьова сторонами упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» з лицьовою стороною упакування товару «Меtуlan Флізелін» настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності позивача та третьої особи у даній справі?

3) Чи схожа лицьова сторонами упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» з лицьовою стороною упакування товару «Меtуlan Флізелін», у новому дизайні, настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності позивача та третьої особи у даній справі?

4) Чи схожа лицьова сторонами упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» з лицьовою стороною упакування товару «Меtуlan Вініл Преміум» настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності позивача та третьої особи у даній справі?

5) Чи схожа лицьова сторонами упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» з лицьовою стороною упакування товару «Меtуlan Вініл Преміум», у новому дизайні, настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності позивача та третьої особи у даній справі?

6) Чи схожа лицьова сторонами упакування товару «MetaFix Універсал Преміум» з лицьовою стороною упакування товару «Меtуlan Універсал Преміум» настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності позивача та третьої особи у даній справі?

7) Чи схожа лицьова сторонами упакування товару «MetaFix Універсал Преміум» з лицьовою стороною упакування товару «Меtуlan Універсал Преміум», у новому дизайні, настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності позивача та третьої особи у даній справі?

За результатами проведення експертного дослідження судовий експерт дійшов наступних висновків:

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №307410, що зареєстрований для товарів 01 класу МКТП не є схожим із міжнародними реєстраціями №1245176 - «МETYLAN», 720359 - «Меtуlan», 601263 - «Меtуlan» настільки, що їх можна сплутати?

2-7 Зовнішнє оформлення товару «клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» та лицьова сторона упакування товару «Меtуlan Флізелін» не є схожими і на підставі відсутності схожості не відбувається змішування діяльності позивача та третьої особи у даній справі.

Зовнішнє оформлення товару «клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» та лицьова сторона упакування товару «Меtуlan Вініл Преміум» не є схожими і на підставі відсутності схожості не відбувається змішування діяльності позивача та третьої особи у даній справі.

Зовнішнє оформлення товару «клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» та лицьова сторона упакування товару «Меtуlan Універсал Преміум» не є схожими і на підставі відсутності схожості не відбувається змішування діяльності позивача та третьої особи у даній справі.

На підставі відсутності схожості у оформлені зовнішнього вигляду порівнювальних упакувань товарів третьої особи у даній справі, лицьові сторони яких наведені на фотографічних зображеннях №№1-6 (т.1 а.с. 54, 59) наданих на дослідження та упакувань товарів позивача у даній справі, лицьові сторони яких наведені на фотографічних зображеннях №№7-9 (т. 1 а.с. 59 зворотній бік - 61 зворотній бік), у споживачів не виникне враження про приналежність товарів «клей для шпалер» «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Вініл Преміум», «Меtуlan Універсал Преміум» третьої особи у даній справі та товарів «клей для шпалер» «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» одній особі.

Крім того, у матеріалах справи №910/2897/22 міститься висновок експерта №15092 Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський експертно-дослідний центр» від 21.02.2022 товарознавчої експертизи, виготовлений на замовлення адвоката позивача Курзіна Олександра Анатолійовича (т. 1 а.с. 89-116) щодо загальних характеристик товарів «клеїв для шпалер» «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Вініл Преміум», «Меtуlan Універсал Преміум», «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал».

За результатами експертного дослідження експерт дійшов наступних висновків, зокрема, про те, що зовнішнє оформлення упаковок клею «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Вініл Преміум», «Меtуlan Універсал Преміум», виконує функції етикетки, яка є невід`ємною частиною упаковки, на якій розміщено обов`язкову, передбачену чинним законодавством України, та рекламну інформацію про товар. Обсяг інформації про товар, зазначений на оглянутих упаковках клею для шпалер, є достатнім для інформації споживача про якість та споживчі характеристики товару, та відповідає вимогам ТУ У 20.5-20267969 Клеї для всіх видів шпалер, ДСТУ OIML R 79:2017 «Требования к маркировке фасованых товаров», та Закону України «Про захист прав споживачів».

Елементи зовнішнього оформлення упаковок клеїв для шпалер виробництва, в назві яких використовується слово «Індикатор/Indicator» зокрема, колір упаковки, потенційно може містити інформацію про окремі технічні характеристики клею, такої як рожева індикація, яка фактично знаходить свій вияв у кольоровому (рожевому) забарвленні місць, на яких нанесено клейовий розчин, через активний колір упаковки товару з метою фокусування уваги покупця, вказана ознака може бути типовою для упаковок продукції такого виду.

Крім того, третьою особою подано до Господарського суду міста Києва висновок експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/2897/22 від 19.09.2023 №21596/23-53 (т.3 а.с. 7-21).

На вирішення судової експертизи поставлені наступні питання:

1 Чи є зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум» виробництва ПП «Дивоцвіт» схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Флізелін» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в новому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)?

2. Чи є зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум» виробництва ПП «Дивоцвіт» схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Флізелін» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в попередньому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)?

3. Чи є зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Вініл Індикатор» виробництва ПП «Дивоцвіт» схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Вініл Преміум» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в новому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)?

4. Чи є зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Вініл Індикатор» виробництва ПП «Дивоцвіт» схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Вініл Преміум» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в попередньому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)?

5. Чи є зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Універсал Спеціал» виробництва ПП «Дивоцвіт» схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Універсал Преміум» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в новому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)?

6. Чи є зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Універсал Спеціал» виробництва ПП «Дивоцвіт» схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Універсал Преміум» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в попередньому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)?

У відповідь на ці питання експертом надані наступні відповіді:

1. Зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум» виробництва ПП «Дивоцвіт» є схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Флізелін» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в новому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА);

2. Зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум» виробництва ПП «Дивоцвіт» є схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер « Metylan Флізелін » виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в попередньому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА);

3. Зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Вініл Індикатор» виробництва ПП «Дивоцвіт» є схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Вініл Преміум» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в новому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА);

4. Зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Вініл Індикатор» виробництва ПП «Дивоцвіт» є схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Вініл Преміум» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в попередньому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА).

5. Зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Універсал Спеціал» виробництва ПП «Дивоцвіт» є схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Універсал Преміум» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в новому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА).

6. Зовнішнє оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Універсал Спеціал» виробництва ПП «Дивоцвіт» є схожим із зовнішнім оформленням упаковки клею для шпалер «Metylan Універсал Преміум» виробництва ТОВ З II «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» в попередньому дизайні упаковки настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «ДИВОЦВІТ» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА).

Суд апеляційної інстанції зауважує, що відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Порядок призначення судової експертизи у науково-дослідних судово-експертних установах Міністерства юстиції України, обов`язки, права та відповідальність судового експерта, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів визначається Законом України «Про судову експертизу», Цивільним процесуальним кодексом, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи.

Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. Таким чином судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) основними видами (підвидами) експертизи є, зокрема, товарознавча: машин, обладнання, сировини та споживчих товарів; транспортно-товарознавча; військового майна, техніки та озброєння (підпункт 1.2.4 пункту 1.2 розділу I в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1350/5 від 27.07.2015, № 2770/5 від 05.08.2021).

Згідно із пунктами 1.1., 1.2. Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) до числа об`єктів товарознавчої експертизи належать: споживчі товари, обладнання та сировина. Об`єктами експертизи цього виду можуть бути й інші товари.

Основними завданнями товарознавчої експертизи є: визначення вартості товарної продукції; визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері; визначення характеристик об`єктів дослідження відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності; визначення змін показників якості товарної продукції; установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника; визначення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил.

Отже, на переконання колегії суддів апеляційної інстанції наданий позивачем висновок експерта №15092 товарознавчої експертизи від 21.02.2022 ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» не стосується предмета даного спору.

Тоді як згідно з пунктами 5.1, 5.2 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5) основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав. При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Дульський проти України» (заява № 61679/00) зазначається, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Відповідно до статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 11.08.2022, залишеною без змін Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.01.2023 у справі № 910/2897/22, призначив судову експертизу, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань об`єктів інтелектуальної власності, за результатами проведення якої експертами складений висновок № 160/1/23 від 15.05.2023.

На вирішення експертів суд першої інстанції поставив наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «MetaFix» за свідоцтвом України № 307410, що зареєстрований для товарів 01 класу МКТП схожим із міжнародними реєстраціями №№ 1245176 - «METYLAN», 720359 - «Metylan», 601263 - «Metylan» настільки, що їх можна сплутати?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» (фотокопія № 7 на стор. 15 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Флізелін» (фотокопія № 1 на стор. 4 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» (фотокопія № 7 на стор. 15 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Флізелін» (фотокопія № 2 на стор. 5 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» (фотокопія № 8 на стор. 16 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Вініл Преміум» (фотокопія № 3 на стор. 6 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» (фотокопія № 8 на стор. 16 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Вініл Преміум» (фотокопія № 4 на стор. 7 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» (фотокопія № 9 на стор. 18 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Універсал Преміум» (фотокопія № 5 на стор. 9 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» (фотокопія № 9 на стор. 18 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Універсал Преміум» (фотокопія № 6 на стор. 10 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

За результатами проведення судової експертизи у справі №910/2897/22 експертами складений висновок № 160/1/23 від 15.05.2023 (т.2 а.с. 66-112), за яким судовий експерт дійшов наступних висновків:

1. Знак для товарів і послуг «MetaFix» за свідоцтвом України № 307410, що зареєстрований для товарів 01 класу МКТП не є схожим із міжнародними реєстраціями №№ 1245176 - «METYLAN», 720359 - «Metylan», 601263 - «Metylan» настільки, що їх можна сплутати.

2. Лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» (фотокопія № 7 на стор. 15 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) не є схожою з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Флізелін» (фотокопія № 1 на стор. 4 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)».

3. Лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» (фотокопія № 7 на стор. 15 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) не є схожою з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Флізелін» (фотокопія № 2 на стор. 5 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»;

4. Лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» (фотокопія № 8 на стор. 16 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) не є схожою з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Вініл Преміум» (фотокопія № 3 на стор. 6 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)».

5. Лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» (фотокопія № 8 на стор. 16 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) не є схожою з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Вініл Преміум» (фотокопія № 4 на стор. 7 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)».

6. Лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» (фотокопія № 9 на стор. 18 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) не є схожою з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Універсал Преміум» (фотокопія № 5 на стор. 9 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)».

7. Лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» (фотокопія № 9 на стор. 18 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) не є схожою з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Універсал Преміум» (фотокопія № 6 на стор. 10 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)».

На цій підставі, суд першої інстанції дійшов висновку про несхожість зовнішнього оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix» із оформленням упаковок «Metуlаn», а також про відсутність змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» з діяльністю ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)».

Водночас за статтею 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

При цьому важливим моментом також є те, що судова експертиза призначається виключно для встановлення обставин справи, які стосуються предмету доказування у справі (постанови Верховного Суду від 24.01.2018 у справі №907/425/16, від 24.01.2018 у справі №917/50/17).

Предметом розгляду справи №127-26.4/114-21 Комітетом досліджувались дії у вигляді використання позивачем саме оформлення упаковок клеїв «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» схожих на оформлення упаковок клеїв «Меtуlan Флізелін», «Меtуlan Вініл Преміум», «Меtуlan Універсал Преміум», тоді як перше питання, поставлене судом першої інстанції на вирішення судового експерта не стосується предмета розгляду справи №127-26.4/114-21.

Дослідження експертами фонетичних ознак на підставі Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг Державного підприємства «Український інститут промислової власності», схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (далі по тексту - Методичні рекомендації), при визначенні ступеня схожості позначень аналізувалось 8 різних ознак і у 6-ти з яких, експерт як результат зіставлення ознак, визначає співпадіння, тільки за ознаками довжини позначення та близькості складу голосних результатів зіставлення ознак не співпадає.

Згідно з пунктом підпунктом 11.1.7 розділу 11.1 Методичних рекомендацій звукова (фонетична) схожість словесних позначень визначається з урахуванням таких ознак: наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; близькість звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів і їхнє розташування; кількість складів у позначеннях; місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; входження одного позначення в інше.

Ознаки, на підставі яких визначається звукова схожість словесних позначень, можуть враховуватися як кожна окремо, так і в сукупності.

Схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням визнаються позначення, в яких присутні: 1) тотожність звучання позначень, що є транслітерацією одного і того ж слова літерами іншого алфавіту, 2) тотожність звучання початкових частин позначень і схожість звучання кінцевих частин, 3) схожість звучання початкових частин позначень і тотожність звучання кінцевих частин, 4) тотожність звучання початкових і кінцевих частин позначень і схожість звучання середніх частин, 5) тотожність звучання середніх частин позначення і схожість звучання початкових і кінцевих частин.

При визначенні ступеня схожості позначень необхідно враховувати тісний взаємозв`язок звукової і візуальної схожості.

Таким чином, при переважній більшості результату співставлення ознак «співпадає» експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом №307410 та торгівельні марки за міжнародними реєстраціями №№1245176, 720359, 601263 не є схожими за фонетичними ознаками жодним чином експертом не обґрунтовано.

Стосовно дослідження графічних (візуальних) ознак, то відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Об`єктами дослідження графічних (візуальних) ознак були: знак для товарів і послуг «MetaFix» за свідоцтвом №307410 та торгівельні марки за міжнародною реєстрацією «METYLAN» №1245176, «Меtуlan» №720359, «Меtуlan» №601263. При цьому експертом не враховано, що на всіх упаковках продукції клею Замовника у верхній частині містять зображення шестикутника білого кольору у вигляді спрямованої вгору широкої стрілки (у верхній частині упаковки розміщено шестикутник білого кольору з верхнім зовнішнім кутом та нижнім внутрішнім неопуклим кутом) елементи упаковки, які належать третій особі та мають правовий захист на території України, що призвело до помилкового висновку судового експерта про відсутність схожості зорового враження.

При досліджені графічного написання судовим експертом з урахуванням характеру літер експерт зазначає про спільне значення для обох колонок «словесне позначення в один горизонтальний рядок», аналізуючи лише перший випадок. Крім того, при досліджені графічних (візуальних) ознак експертом досліджено 6 різних ознак, 3 з яких визнані спільними.

Відповідно до пункту 11.1.5 Методичних рекомендацій позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення.

Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам`яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака.

Згідно із пунктом 11.1.8 розділу 8 Методичних рекомендацій установлення графічної (візуальної) схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням наступних ознак: загальне зорове сприйняття; вид шрифту; графічне написання (відтворення) з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, заголовні чи рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної; алфавіт, літерами якого написане слово; колір чи поєднання кольорів.

Графічна схожість може впливати на схожість позначень, а саме, підсилити її, чи, навпаки, послабити її.

Виконання схожих позначень літерами однакового алфавіту підсилює схожість таких позначень.

Виконання схожих словесних позначень стандартним шрифтом підсилює їхню схожість.

У підпункті 11.1.12 розділу 11.1 Методичних рекомендацій визначено, що під час визначення схожості комбінованих позначень комбіновані позначення порівнюються з: комбінованими позначеннями; тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам`ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Якщо під час порівняльного аналізу комбінованих позначень буде встановлено, що їх словесні елементи ідентичні або схожі настільки, що їх можна сплутати, то такі комбіновані позначення слід визнати схожими навіть при певній розбіжності зображувальних елементів.

Якщо під час дослідження заявленого словесного позначення буде виявлено за результатами пошуку комбіноване позначення, до складу якого входить словесний елемент семантично і фонетично схожий з цим словесним позначенням, і такий словесний елемент у комбінованому позначенні є домінуючим, то заявлене словесне позначення можна визнати схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, то дату пріоритету.

Зображувальний елемент комбінованого позначення також може мати вирішальне значення.

Схожість елементів, що не охороняються, у складі позначень не може бути підставою для відмови в реєстрації. Проте, у спірних випадках, коли розрізняльні елементи також мають певну схожість, збіг неохороноздатних елементів підсилює схожість порівнюваних позначень в цілому і, тим самим, може призвести до сплутування таких позначень споживачами.

Щодо питань №№2-7, то як правильно зазначає Комітет, на дослідження експерту надавались фотокопії лицьової сторони упакувань товарів позивача та третьої особи зі спірного Рішення Комітету, тоді як при проведенні експертного дослідження, наданого Заявником та врахованого Комітетом разом із опитуванням звичайних пересічних споживачів схожості упаковок клеїв для шпалер позивача та третьої особи, надавались оригінали упаковок клеїв для шпалер позивача та третьої особи, які і досліджувалися судовим експертом за замовлення третьої особи. З висновками якого погоджується суд апеляційної інстанції. Під час дослідження питань №№2-7 експерти зосередили свою увагу на дослідженні саме словесних елементів - «MetaFix» та «Меtуlan», а не оформлень упаковок товарів в цілому, у результаті чого дійшли висновку про не схожість упаковок товарів. Відмінність в окремих елементах не має вирішального значення, оскільки споживач, при порівнянні упаковок не розділяє їх на окремі елементи, тому суд апеляційної інстанції відхиляє висновки судової експертизи, призначеної судом першої інстанції.

Крім того, відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва про знак в Україні на знак товарів і послуг, затверджених наказом Держдепартаменту України №116 від 28.07.1995, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за №276/812, для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно із пунктом 4.3.2.5 вказаних Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу, у постанові Верховного Суду від 15.07.2019 у справі №910/18587/16 стосовно того, що суди оцінили висновки експертиз відповідно до статті 104 ГПК України з точки зору пересічного споживача; сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні; у постанові Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17 щодо необхідності оцінки висновків експертизи з точки зору пересічного споживача, оскільки сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні; у постанові Верховного Суду від 20.02.2018 у справі №922/3136/16 стосовно того, що єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як вирішення порушеного питання щодо схожості зареєстрованої торговельної марки і спірного позначення належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг.

Суд першої інстанції в порушення приписів статей 86, 104, 236 ГПК України не надав належної оцінки висновку експертів №160/1/23 за результатами комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.05.2023 Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, тоді як судом апеляційної інстанції відхилено висновки вказаної експертизи, покладеної в основу рішення суду першої інстанції у даній справі, з підстав наведених вище.

Правовий зміст приписів частин третьої та п`ятої статті 13 Цивільного кодексу України (далі по тексту - ЦК України) (межі здійснення цивільних прав), статті 10bis Паризької конвенції, частини першої статті 1 та статті 4 Закону №236/96 (недобросовісна конкуренція та неправомірне використання позначень) визначають, що чесним звичаям у господарській діяльності суперечать та, відповідно, можуть бути визнані актом недобросовісної конкуренції будь-які дії, здатні викликати змішування відносно підприємства, товарів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Відповідно до статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (набула чинності для України 25.12.1991) країни Союзу зобов`язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

При цьому поняття «пріоритет», яке в Законі №236/96 використовується в розумінні переважного права на користування результатами правомірної, добросовісної та чесної підприємницької діяльності, з огляду на відмінності в сферах регулювання за своїм правовим змістом не є тотожним поняттю «пріоритет» за Законами України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які визначають пріоритет як першість заявки про реєстрацію відповідних прав.

Верховний Суд у постанові від 10.03.2021 у справі №910/15222/18 зазначив, що «оскільки обізнані та проінформовані споживачі через власні індивідуальні відмінності мають набагато меншу від звичайної вірогідність придбати продукцію не того призначення або не того виробника (навіть за умови її схожості), то у вирішенні питань недобросовісної конкуренції орієнтуватись належить на звичайного пересічного споживача, в даному випадку - звичайного пересічного споживача алкогольних напоїв».

В той же час, Верховний Суд у постанові від 15.07.2019 у справі №910/18587/16 виснував, що «Сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість. Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у даному разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.».

Посилання позивача щодо недотримання Комітетом опитування споживачів, то зазначене не заслуговує на увагу судом апеляційної інстанції, оскільки станом на дату проведення дослідження Комітетом опитування пересічних споживачів чинне на той час законодавство України не містило обов`язкових вимог щодо заповнення анкет, із зазначенням інформації про споживача.

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону № 2210 підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України, зокрема, є: неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

За таких обставин, спірне Рішення Комітету прийняте з повним з`ясуванням обставин, які мають значення для справи; доведено обставин, які мають значення для справи і які визнано Комітетом встановленими; висновки відповідають, викладеним у спірному Рішенні обставинам справи.

Відповідно до частини 1 статті 73, статей 76, 77 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно із частиною 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За змістом статті 236 ГПК України (частини 1-5) судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

За таких обставин, відсутні підстави для задоволення позову.

У Висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, серед іншого (пункти 32-41), звертається увага на те, що усі судові рішення повинні бути зрозумілими, викладеними чіткою і простою мовою і це є необхідною передумовою розуміння рішення сторонами та громадськістю; для цього потрібно логічно структурувати рішення і викласти його в чіткому стилі, доступному для кожного; судові рішення повинні, у принципі, бути обґрунтованим; у викладі підстав для прийняття рішення необхідно дати відповідь на аргументи сторін та доречні доводи, здатні вплинути на вирішення спору; виклад підстав для прийняття рішення не повинен неодмінно бути довгим, оскільки необхідно знайти належний баланс між стислістю та правильним розумінням ухваленого рішення; обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент заявника на підтримку кожної підстави захисту; обсяг цього обов`язку суду може змінюватися залежно від характеру рішення.

У справі «Салов проти України» від 06.09.2005 Європейський Суд з прав людини наголосив на тому, що згідно ст. 6 Конвенції рішення судів достатнім чином містять мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя (рішення від 27.09.2001 у справі «Hirvisaari v. Finland»). У рішенні звертається увага, що статтю 6 параграф 1 не можна розуміти як таку, що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін. Відповідно, питання, чи дотримався суд свого обов`язку обґрунтовувати рішення, може розглядатися лише в світлі обставин кожної справи (рішення від 09.12.1994 у справі «Ruiz Torija v. Spain»).

У рішеннях ЄСПЛ склалась стала практика, відповідно до якої рішення національних судів мають бути обґрунтованими, зрозумілими для учасників справ та чітко структурованими; у судових рішеннях має бути проведена правова оцінка доводів сторін, однак, це не означає, що суди мають давати оцінку кожному аргументу та детальну відповідь на нього. Тобто мотивованість рішення залежить від особливостей кожної справи, судової інстанції, яка постановляє рішення, та інших обставин, що характеризують індивідуальні особливості справи.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до частини 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до частини 4 статті 11 ГПК України суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі «Серявін та інші проти України» зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною, залежно від характеру рішення.

У справі «Трофимчук проти України» Європейський суд з прав людини також зазначив, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод.

У пункті 53 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Федорченко та Лозенко проти України» від 20.09.2012 зазначено, що при оцінці доказів суд керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом». Тобто, аргументи сторони мають бути достатньо вагомими, чіткими та узгодженими.

Судом апеляційної інстанції у даній постанові надано вичерпні відповідні на доводи сторін, із застосування норм матеріального та процесуального права, які регулюють спірні відносини.

Частиною 1 статті 277 ГПК України визначено, що підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: 1) нез`ясування обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, встановленим обставинам справи; 4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Враховуючи приписи частини 1 статті 277 ГПК України суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про задоволення позову.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.

Зважаючи на вищенаведене, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційні скарги Антимонопольного комітету України та Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» підлягають задоволенню, а рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 підлягає скасуванню, із ухваленням нового рішення, яким у задоволені позову відмовити.

Відповідно до положень частини 14 статті 129 ГПК України судовий збір за подання апеляційних скарг покладається на позивача.

Керуючись статтями 129, 269, 270, 275, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційні скарги Антимонопольного комітету України та Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 у справі №910/2897/22 скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

3. Стягнути з Приватного підприємства «Дивоцвіт» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 20267969, адреса: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Виробнича, 10) на користь Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 00032767, адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 45) 3 721,50 грн (три тисячі сімсот двадцять одну гривню 50 копійок) судового збору за подання апеляційної скарги.

4. Стягнути з Приватного підприємства «Дивоцвіт» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 20267969, адреса: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Виробнича, 10) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 21685172, адреса: 07301, Київська область, місто Вишгород, Вишгородський район, вул. Новопромислова, будинок 2) 3 721,50 грн (три тисячі сімсот двадцять одну гривню 50 копійок) судового збору за подання апеляційної скарги.

5. Видачу наказів на виконання даної постанови доручити Господарському суду міста Києва.

6. Матеріали справи №910/2897/22 повернути до Господарського суду міста Києва.

7. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції у господарських справах в порядку і строки, визначені в ст.ст. 287, 288, 289 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано суддями 01.05.2024.

Головуючий суддя С.В. Владимиренко

Судді Є.Ю. Шаптала

А.М. Демидова