ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/3143/22
Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Бондар О.Р.,

за участю представників учасників справи:

від позивача: Кравчук А.Б.,

від відповідача (ФОП Махмудова Нурулла Таги Огли): Нікішев О.В.,

від відповідача (ТОВ ,,ТМ-БРОК): не з`явився,

від третьої особи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Компанії ,,ADIDAS AG до Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли та Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ТМ-БРОК, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Державна митна служба України в особі Одеської митниці, про визнання імпортованих товарів контрафактними, заборону здійснювати використання позначення на товарі, заборону введення у цивільний оборот та знищення товару,

встановив:

Компанія ,,ADIDAS AG звернулась до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли (далі ФОП Махмудов), Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ТМ-БРОК (далі ТОВ ,,ТМ-БРОК), згідно якої просить:

- визнати імпортовані товари, подані до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021 ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, імпортером яких є ФОП Махмудов, а декларантом ТОВ ,,ТМ-БРОК, контрафактними;

- заборонити ФОП Махмудову використовувати позначення, тотожні та схожі з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 р. настільки, що їх можна сплутати: при нанесенні її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 р., упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, експорт (вивезення) та імпорт (ввезення), в тому числі шляхом імпорту (ввезення) в Україну товарів ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021;

- заборонити ТОВ ,,ТМ-БРОК використовувати позначення, тотожні та схожі з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 р. настільки, що їх можна сплутати: при нанесенні її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 р., упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, експорт (вивезення) та імпорт (ввезення), в тому числі шляхом декларування імпорту (ввезення) в Україну товарів ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021;

- заборонити введення у цивільний оборот та знищити імпортовані товари, подані до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021 ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, імпортером яких є ФОП Махмудов, а декларантом ТОВ ,,ТМ-БРОК, за рахунок імпортера ФОП Махмудова;

- зобов`язати ФОП Махмудова компенсувати витрати, пов`язані із зберіганням на складі митного органу товарів ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, імпортером яких є ФОП Махмудов, а декларантом ТОВ ,,ТМ-БРОК, поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.11.2022 р.: прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; призначено підготовче засідання за правилами загального позовного провадження на 20.12.2022 р.; залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Державну митну службу України в особі Одеської митниці (далі Митниця).

Протокольними ухвалами Господарського суду Одеської області від 20.12.2022 р. оголошено перерву у підготовчому засіданні до 12.01.2023 р., від 12.01.2023 р. до 24.01.2023 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.01.2023 р.: продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 02.03.2023 р.; оголошено перерву у підготовчому засіданні до 07.02.2023 р.

Протокольними ухвалами Господарського суду Одеської області від 07.02.2023 р. оголошено перерву в підготовчому засіданні до 07.03.2023 р., від 07.03.2023 р. до 28.03.2023 р., від 28.03.2023 р. до 30.05.2023 р. (тривала перерва оголошена за клопотанням представників сторін, які просили надати саме два місяці для врегулювання спору мирним шляхом), від 30.05.2023 р. до 29.06.2023 р., від 29.06.2023 р. до 11.07.2023 р., від 11.07.2023 р. до 18.07.2023 р., від 18.07.2023 р. до 25.07.2023 р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.07.2023 р. за заявою позивача залишено без розгляду позовну вимогу Компанії по справі № 916/3143/22 про зобов`язання ФОП Махмудова компенсувати витрати, пов`язані із зберіганням на складі митного органу товарів ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, імпортером яких є ФОП Махмудов, а декларантом ТОВ ,,ТМ-БРОК, поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.07.2023 р.: призначено по справі № 916/3143/22 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експерту Відокремленого структурного підрозділу державного підприємства ,,Інформаційні судові системи ,,Центр судової експертизи та експертних досліджень Ткачук Тетяні Миколаївні (свідоцтво № 1909 від 15.12.2017 р., видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 25.05.2024 р.); на вирішення експерта поставлено наступне питання: чи є позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні товару взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри, заявленого за митною декларацією № UA807200/2022/003021 від 07.10.2022 р., у кількості 8 пар, за артикулами 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30, схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835; надано експерту для проведення дослідження матеріали господарської справи № 916/3143/22, а також зразки взуття (8 пар), які були предметом дослідження при наданні експертного висновку від 16.11.2022 р. № 177-11/22; оплату вартості експертизи покладено на ФОП Махмудова; попереджено експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків; зупинено провадження у справі № 916/3143/22 на час проведення експертизи.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 01.11.2023 р. апеляційну скаргу Компанії залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Одеської області від 25.07.2023 р. по справі № 916/3143/22 без змін.

13.11.2023 р. матеріали справи № 916/3143/22 надійшли до Господарського суду Одеської області.

Супровідним листом керівника апарату Господарського суду Одеської області від 20.11.2023 р. надіслано матеріали справи № 916/3143/22, а також зразки взуття (8 пар) до Відокремленого структурного підрозділу державного підприємства ,,Інформаційні судові системи ,,Центр судової експертизи та експертних досліджень.

19.01.2024 р. до Господарського суду Одеської області повернулись матеріали справи № 916/3143/22 разом з висновком експерта від 10.01.2024 р. № 004-ТТМ/23 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.01.2024 р.: поновлено провадження у справі № 916/3143/22; призначено підготовче засідання по справі № 916/3143/22 на 13.02.2024 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.02.2024 р. оголошено перерву у підготовчому засіданні до 22.02.2024 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 22.02.2024 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті в судовому засіданні на 12.03.2024 р.

Протокольними ухвалами Господарського суду Одеської області від 12.03.2024 р. оголошено перерву у судовому засіданні до 02.04.2024 р., а від 02.04.2024 р. до 11.04.2024 р.

Судове засідання, призначене на 11.04.2024 р., не відбулось у зв`язку з перебуванням судді з 09.04.2024 р. по 11.04.2024 р. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.04.2024 р. повідомлено учасників справи про те, що засідання суду відбудеться 18.04.2024 р.

Представники ТОВ ,,ТМ-БРОК та Митниці в судове засідання 18.04.2024 р. не з`явилися. Про нього повідомлені належним чином шляхом направлення ухвал на електронні адреси.

Ухвалами Господарського суду Одеської області забезпечено представнику позивача можливість участі у засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням онлайн сервісу відеозв`язку ,,EASYCON.

Згідно із приписами ст.ст.233,240 ГПК України в судовому засіданні 18.04.2024 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

В обґрунтування позову Компанія посилається на те, що відповідачі порушують права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку ,, за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 р., намагаючись ввести в Україну взуття, митне оформлення якого зупинено на теперішній час Митницею та на якому використано позначення (паралельно розташовані, під одним кутом, з рівними проміжками та однаковою шириною смуги), схоже до ступеня сплутування (асоціації) з торговельною маркою, належною Компанії.

Після подачі позову Компанією в установленому порядку ініційовано, а судом долучено до матеріалів справи речові докази (вісім пар взуття, відібрані з метою передачі їх на експертизу на виконання положень ч.12 ст.399 МК України), упаковані в один пакет, опечатаний печаткою експерта, та висновок експерта ОСОБА_1 від 16.11.2022 р. № 177-11/22, про замовлення якого Компанією повідомлено в позовній заяві та в якому судовий експерт вказав, що позначення у вигляді паралельних смуг, розміщене на бічній поверхні товару (взуття спортивне у кількості 8 пар на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри), заявленого за митною декларацією від 07.10.2022 р. № UA807200/2022/003021, є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 730835.

ФОП Махмудов подав письмовий відзив на позов, у якому просить у задоволенні вимог відмовити, зазначаючи, що:

- протягом 20 років ФОП Махмудов займається підприємницькою, в т.ч. зовнішньоекономічною, діяльністю відповідно до норм чинного законодавства. З метою отримання прибутку ФОП Махмудов має намір імпортувати на територію України для подальшого продажу взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри у кількості 5330 пар торговельної марки ,,Olympia, виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company, країна-виробник: IR, відправник: Atlas Golsar Novin Vaziri, декларант: ТОВ ,,ТМ-БРОК. 17.10.2022 р. Митницею призупинено митне оформлення вказаного товару, адже, на думку митних органів, є підозра у порушенні прав інтелектуальної власності, а саме позиційної торговельної марки ,,Три смужки (номер 615 у митному реєстрі прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону), власником якої є Компанія;

- 26.10.2022 р. ФОП Махмудов листом № 112 повідомив Митницю про те, що заперечує проти знищення імпортованого ним товару з тієї підстави, що товар не відноситься до об`єкту прав інтелектуальної власності Компанії. Відповідач зазначив, що на імпортованому ним взутті є суттєві відмінності від торговельної марки позивача, які полягають, зокрема, у наявних на них 4 смужках та бренді ,,Олімпія;

- учасниками справи визнається той факт, що товари, які намагається імпортувати ФОП Махмудов, за своїм зовнішнім виглядом не є тотожними товарам, які виготовляються з використанням торгової марки Компанії, та не є такими, що повністю наслідують їм. Порушення своїх прав по цій справі позивач вбачає у тому, що спірні товари містять позначення, які схожі на зареєстровану ним торговельну марку. Однак такі твердження є оціночними судженнями Компанії, спрямованими на усунення з ринку України будь-якого взуття, яке містить позначки у вигляді смужок, незалежно від того, чи асоціюються такі смужки з торгівельним знаком позивача або ні, а головніше чи асоціюється взуття з вказаною позначкою з взуттям, яке виробляється під торговельною маркою позивача або ні;

- взуття, яке заявлено до ввезення ФОП Махмудовим, на його погляд, неможливо сплутати з взуттям, яке виробляється під торговельною маркою Компанії, тому що: воно містить нанесену на нього назву ,,Оlympia, яка ніяким чином не нагадує назву ,,Аdidas, а за своїм кольором та способом нанесення різко контрастує з кольором інших частин спірного товару та з цієї причини є достатньо помітною; воно містить не три, як зазначено на торговельній марці позивача, а чотири смужки, і вони так оторочені з боків, що при поверховому огляді складається враження, що їх навіть більше, ніж чотири; на деяких екземплярах взуття смужки, на відміну від смужок торговельного знаку позивача, зверху не досягають шнурків, а знизу не досягають підошви; переважна більшість спірних товарів вироблена з матеріалу темного кольору, на якому позначення смужок нанесені тим же кольором, а звідси їх одразу і помітити неможливо, а якщо приглядатися, то одразу буде помітно те, що смужок чотири, а не три, як на торгівельній марці позивача. Наведене у сукупності у сторонньої людини має викликати обґрунтовані сумніви, що це явно не товар торгівельної марки ,,Аdidas, в чому ця людина одразу упевниться, побачивши, що торговельною маркою спірного товару є ,,Оlympia.

У відповіді на відзив Компанія зауважує, що:

- використання на взутті позначення ,,Оlympia спільно з позначенням, схожим на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 р., може підсилювати у споживачів асоціативний зв`язок з Компанією, адже остання тривалий час (понад 90 років) співпрацює з учасниками, волонтерами, комітетами та організаторами Олімпійських ігор;

- кількість смуг на взутті не впливає на відсутність схожості порівнюваних позначень та не є вирішальною для їх сплутування, оскільки відповідно до п.11.1.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень, під час якого встановлюється схожість їх зовнішньої форми (наявність смуг) та не беруться до уваги незначні відмінності у внутрішніх деталях позначень (кількість смуг);

- торговельна марка Компанії є позиційною, тобто такою, що має чітке місцезнаходження на продукті, а, відтак, її характерними рисами є не лише зображення трьох смуг, але й те, як вони розміщуються на взутті з точки зору позиції торговельної марки на товарі, розташування смуг на бічній поверхні взуття під гострим кутом. Таким чином, подібність або відмінність способу просторового розміщення досліджуваних позначень та торговельної марки на поверхнях взуття в даному випадку істотно впливає на висновок про наявність або відсутність між ними схожості й не може ігноруватись;

- порівняльний аналіз, проведений позивачем у відповіді на відзив, свідчить, що між основними елементами позначень, нанесених на товари, та основним елементом торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 730835 присутня схожість. Кількість смуг, а також той факт, що на деяких зразках товарів смужки не досягають шнурків, а знизу не досягають підошви, не впливають на перше зорове враження відносно наявності схожості спірних позначень та торговельної марки Компанії;

- в рамках судової справи № 916/1506/17 на користь позивача встановлено обставини, які не підлягають доказуванню у даній справі;

- на товарах, в т.ч. з темного матеріалу, чітко окреслені спірні позначення та видно їх форму. Спірні позначення контрастують на фоні взуття за рахунок відмінної фактури тканини взуття та додаткового оздоблення. Наявність додаткової смуги на спірних позначеннях не впливає на загальне зорове враження, яким є враження схожості з торговельною маркою позивача. Останній не надано правової охорони у певних кольорах, тому вона розповсюджується на будь-які кольори чи їх поєднання;

- позивач здійснює виробництво та продаж різного за формою, моделями, кольором взуття, зокрема схожого з товаром ФОП Махмудова, що підтверджується інформацією з сайтів Компанії, а, отже, навіть при використанні спірних позначень на товарах, що відмінні за формою та моделями, у пересічного споживача все одно буде виникати асоціація, що товари, марковані спірними позначеннями, походять з єдиного джерела Компанії (у подальшому, з метою підтвердження цієї тези, позивачем долучено до матеріалів справи відповідь ДП ,,Адідас-Україна на адвокатський запит Компанії, про направлення якого вказано у відповіді на відзив).

- судом може бути здійснена оцінка доказів з точки зору пересічного споживача, т.я. сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні;

- товари, марковані позначеннями, схожими з торговельною маркою Компанії настільки, що їх можна сплутати, в більшості випадків мають якість нижчу, ніж в оригінальних товарах позивача, чим, окрім порушення прав інтелектуальної власності, завдається значна шкоди репутації Компанії.

Крім того, в обґрунтування своєї позиції позивачем додано звіт за результатами проведеної фіксації і дослідження веб-сторінок у мережі Інтернет від 21.07.2023 р., складений ДП ,, Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет Консорціуму ,,Український центр підтримки номерів та адрес, згідно якого, вводячи пошукові запити ,,Olympia Adidas, ,,Olympia кросівки; ,,Olympia взуття, можна встановити, що позначення у вигляді смуг, нанесені на товари, та торговельна марка Компанії є схожими настільки, що їх можна сплутати (аналогічні спірним товарам кросівки продаються на маркетплейсі prom.ua, bigl.ua, olx.ua із наданням споживачам під зображеннями наступного опису товарів: ,,Мужские кроссовки московский адидас олимпия в Украине, ,,Чоловічі кросівки Adidas ,,московські Olympia Oxford, старий ,,московський Адідас якісне взуття олімпія іран різні кольори нові).

ФОП Махмудовим заявлено клопотання про призначення по справі № 916/3143/22 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, яка призначена ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.07.2023 р., залишеною без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 01.11.2023 р.

Призначаючи експертизу, господарський суд виходив з того, що: для повного та об`єктивного встановлення обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення спору у даній справі, а саме з`ясування того, чи є позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні спірного спортивного взуття, заявленого за митною декларацією № UA807200/2022/003021 від 07.10.2022 р., схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835, необхідні спеціальні знання; наявні обґрунтовані сумніви щодо правильності наданого на замовлення позивача висновку експерта ОСОБА_1 від 16.11.2022 р. № 177-11/22; відповідач не може самостійно ініціювати замовлення висновку експерта, адже він не має доступу до об`єктів дослідження (взуття).

Згідно висновку експерта Відокремленого структурного підрозділу державного підприємства ,,Інформаційні судові системи ,,Центр судової експертизи та експертних досліджень Ткачук Тетяни Миколаївни від 10.01.2024 р. № 004-ТТМ/23, наданого за результатами проведення призначеної судом експертизи у сфері інтелектуальної власності, позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні товару взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри, заявленого за митною декларацією № UA807200/2022/003021 від 07.10.2022 р., у кількості 8 пар, за артикулами 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30, не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835.

Позивач подав письмові заперечення проти висновку експерта, в яких вказав, що висновок експерта не має доказового значення у справі та не може прийматися в якості належного, допустимого та обґрунтованого доказу, оскільки є:

1. Недопустимим доказом: експертом порушено ст.3, ст.4 Закону України ,,Про судову експертизу, а саме не дотримано принцип експертної незалежності судово-експертної діяльності та не забезпечено гарантії незалежності судової експертизи; порушено п.4.12 Інструкції про призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 35/5 (із змінами) (далі Інструкція), а саме оформлено висновок без зазначення того, коли була проведена експертиза та хто був присутній при її проведенні;

2. Неналежним доказом: експертом порушено п.2.2 Інструкції та ч.1 ст.98 ГПК України в частині обов`язку дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання, оскільки позначення ,,Olympia: не входить до предмету доказування у цій справі; не входило до питання, поставленого судом на вирішення експертом; наявне на бічній поверхні наданих на дослідження товарів не всіх зразках товарів;

3. Необґрунтованим доказом: експертом порушено загальні методики судової експертизи (Інструкції, Методики проведення судової експертизи): експерт маніпулює даними, а саме розглядає одну й ту ж торговельну марку позивача, в якій немає відступу (відстані) між паралельними смугами та зоною шнурків (всі зразки товарів, окрім за арт. 200-40-WK), та в якій відповідний відступ (відстань) наявний (зразок товару за арт. № 200-40-WK); експерт звертає увагу на непомітні відмінності, при цьому не аналізує наявні схожі ознаки досліджуваних позначень та торговельної марки позивача, чим суперечить обраному експертом підходу на стор. 13 дослідження: ,,…знаки повинні порівнюватися в цілому, і що більше значення має надаватися спільним елементам, які можуть призвести до сплутування, без виокремлення відмінностей, не помітних пересічному споживачеві;

4. Необґрунтованим доказом: експертом порушено методики дослідження (Методики проведення судової експертизи, Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності) та не обґрунтовано умовиводи експерта: не співставлена на предмет схожості зовнішня форма порівнюваних об`єктів (зазначена експертом кількість смуг не характеризує зовнішню форму, є простим переліком їх складових елементів); експертом не проведений аналіз схожості/несхожості порівнювальних позначень за критерієм ,,загальне зорове враження та не обґрунтовано умовивід експерта щодо несхожості позначень за цим критерієм; експертом не проведений аналіз схожості/несхожості порівнювальних позначень за критерієм ,,вид та характер зображень та не обґрунтовано умовивід експерта висновок щодо несхожості позначень за цим критерієм; експертом помилково визначено, що при реєстрації торговельній марці не надано охорони кольорам та не враховано, що торговельна марка може використовуватися в будь-якому кольоровому виконанні. Експертом не було обґрунтовано свій умовивід про часткову схожість або несхожість порівнюваних об`єктів, не використано та не враховано літературу, на яку йде посилання у висновку експерта; експертом не проведений аналіз схожості/несхожості порівнювальних позначень за критерієм ,,смислове навантаження. Смислове значення, закладене в позначення, та асоціації, які ці позначення викликають, є різними ознаками. Експерт самостійно здійснив самостійний збір матеріалів для проведення дослідження, тим самим порушивши порядок проведення експертизи, Інструкцію та ст.102 ГПК України; експерт не врахував докази, наявні в матеріалах справи, які свідчать про те, що позначення ,,Olympia, нанесене на бічній поверхні товарів за арт. № 140-11-N, 140-22-N, Green-30, асоціюється з Компанією, в зв`язку з чим надав необ`єктивний письмовий висновок.

Від ФОП Махмудова надійшли письмові пояснення, в яких повідомляє про необґрунтованість заперечень позивача проти висновку експерта, мотивуючи таке твердження тим, що представник позивача, яка не є експертом у сфері інтелектуальної власності та не володіє спеціальними знаннями у цій сфері, наводить суто формальні доводи, які ніяким чином не впливають на результати проведеної експертизи та які спрямовані на збереження доказового значення висновку від 16.11.2022 р. № 177-11/22 експерта Сопової Катерини Андріївни, з якою позивач давно співпрацює, доказом чого є висновки цього експерта по іншим судовим справам. По суті доводів позивача відповідач зазначає, що незалежність експерта Ткачук Тетяни Миколаївни безпідставно поставлена під сумнів. При цьому, якщо Компанія вважає експерта упередженим, вона могла б навести відповідні посилання в апеляційній скарзі на ухвалу про призначення експертизи або у заяві про відвід експерт, яка не подавалась. Також безпідставними є доводи позивача про присутність інших осіб під час проведення експертизи. Стосовно використання експертом самостійно зібраних матеріалів (статті з сайту ,,Вікіпедія, яка відсутня у справі) відповідач зазначає, що ст.13 Закону України ,,Про судову експертизу надає експерту право вказувати у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти, які мають значення для справи, а джерело, використане експертом, являється відкритим та довідковим, ним експерт міг користуватися. Окремо ФОП Махмудов зауважує, що після кожної порівняльної таблиці експертом визначено головні ознаки, які суттєво відрізняють досліджувані позначення від торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 730835, а перед цим детально проаналізовано всі схожі і відмінні ознаки на спірному товарі та торговельній марці Компанії.

ТОВ ,,ТМ-БРОК відзив на позов не подало, в той час як Митницею надано письмові пояснення, в яких названо обставини та норми законодавства, які зумовили дії митного органу щодо призупинення митного оформлення товару та його продовження.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників справи, перевіривши відповідність їх доводів фактичним обставинам справи та нормам українського законодавства, господарський суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позову, виходячи з наступного.

17.10.2022 р. Митниця оформила повідомлення № 2022/032/П01, яким довела до відома представника Компанії про призупинення митного оформлення заявленого в зоні діяльності Митниці за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 р. № UA 807200/2022/003021 товару (взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри у кількості 5330 пар торговельної марки ,,Olympia, виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company, країна-виробник: IR, відправник: Atlas Golsar Novin Vaziri, декларант: ТОВ ,,ТМ-БРОК, імпортер та власник товару: ФОП Махмудов) у зв`язку з підозрюю у порушенні прав інтелектуальної власності Компанії на позиційну торговельну марку ,,Три смужки (номер 615 у митному реєстрі прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону). Компанія через свого представника письмово повідомила Митницю про те, що, виходячи з аналізу фотографічних матеріалів, підозрює існування порушень її прав інтелектуальної власності. ФОП Махмудов письмово заперечив проти знищення взуття, яке намагається імпортувати. В подальшому спір передано на вирішення господарського суду.

Статтею 495 ЦК України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в т.ч. забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

В абз.4 ч.1 ст.1 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (із змінами) наведено визначення торговельної марки, під яким слід розуміти позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно ч.1 ст.4 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (із змінами) іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов`язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

В ч.4 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (із змінами) встановлено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до ч.5 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (із змінами) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Відповідно до ст.20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (із змінами) будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України… На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено... Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати…

За правилами ст.432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст.16 цього кодексу; суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності (п.2 ч.2); вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів (п.3 ч.2).

В ст.17 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ (із змінами) закріплено, що в Україні забороняється …експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності…

Господарським судом встановлено, що Компанія є власником прав на об`єкт права інтелектуальної власності торговельну марку ,, від 17.03.2000 р. за міжнародною реєстрацією № 730835. Словесний опис торговельної марки має наступний вигляд: ,,Торговельна марка складається з трьох смуг, що утворюють контраст по відношенню до основного кольору взуття; контури взуття служать для того, щоб показати, яким чином прикріплюється торговельна марка і не є складовою частиною торговельної марки.

Слово ,,контраст в Словнику української мови має такі визначення: 1. Гостро виражена протилежність; 2. У живопису та фотографії велика, різка відмінність у яскравості або кольорі предметів.

Виходячи із зображення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 730835, її словесного опису та визначення слова ,,контраст, яке наведено в Словнику української мови, господарський суд вказує, що в розумінні абз.4 ч.1 ст.1 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг торговельна марка, за захистом прав на яку Компанія звернулась до суду, є позначенням, яке наноситься на взуття, яке відрізняється від товарів інших осіб тим, що на торговельній марці Компанії зображено 3 (три) смуги, які мають різку відмінність у кольорі по відношенню до основного кольору взуття.

З наявних у матеріалах справи речових доказів (8 пар зразків взуття, відібраних для проведення експертизи на замовлення правовласника) вбачається, що товар, який заявлено для декларування в режимі імпорт ФОП Махмудовим, має артикули 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30.

При цьому спортивне взуття з артикулом: 110-11-N має чорний колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги чорного кольору; 140-11-N має чорний колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги чорного кольору; Green-30 має зелений колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги зеленого кольору; Green-20 має зелений колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги зеленого кольору; 140-22-N має зелений колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги зеленого кольору; 110-22-N має зелений колір, на якому розміщено 4 (чотири) смуги зеленого кольору.

З огляду на викладене, те, що, як вже зазначено вище, торговельна марка Компанії від 17.03.2000 р. за міжнародною реєстрацією № 730835 відрізняється від інших позначень тим, що містить 3 (не 4) смуги, які різко контрастують (суттєво відрізняються) у кольорі по відношенню до основного кольору взуття, в той час як на взутті з артикулами 140-11-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30 немає ніяких відмінностей між кольорами смуг та самого взуття, господарський суд доходить висновку про відсутність на взутті відповідача жодної з двох ознак торговельної марки № 730835, у зв`язку з чим вказує на повну відсутність тотожності позначень.

Щодо взуття спортивного з артикулами 200-40-WK та 110-12-N господарський суд повідомляє, що на товарі з артикулом 200-40-WK розміщено 4 смуги, а не 3, чорного кольору, які різко контрастують у кольорі по відношенню до основного білого кольору взуття, а на товарі з артикулом 110-12-N розміщено 4 смуги, а не 3, білого кольору, які різко контрастують у кольорі по відношенню до основного чорного кольору взуття. Отже, одна з двох ознак торговельної марки № 730835 на взутті з артикулами 200-40-WK та 110-12-N присутня.

В тексті позову міститься посилання на абз.5 ч.5 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, згідно якого свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

З наданого на виконання ухвали суду висновку експерта Відокремленого структурного підрозділу державного підприємства ,,Інформаційні судові системи ,,Центр судової експертизи та експертних досліджень ОСОБА_2 від 10.01.2024 р. № 004-ТТМ/23, складеного за результатами проведення призначеної судом експертизи у сфері інтелектуальної власності, вбачається, що позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні товару взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри, заявленого за митною декларацією № UA807200/2022/003021 від 07.10.2022 р., у кількості 8 пар, за артикулами 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30, не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835.

Приймаючи до уваги наведене, те, що в ході розгляду справи після дослідження зібраних у встановленому порядку доказів не встановлено порушень прав інтелектуальної власності Компанії в зв`язку з розміщенням на товарі ФОП Махмудова позначень, які не є тотожними та не асоціюються з торговельною маркою позивача, у задоволенні вимог останнього слід відмовити.

Хибними являються твердження Компанії про те, що потрібно врахувати як належний доказ висновок експерта ОСОБА_1 від 16.11.2022 р. № 177-11/22, наданий на замовлення Компанії, оскільки ще на стадії підготовчого провадження у господарського суду виникли обґрунтовані сумніви щодо правильності висновку, наданого на замовлення позивача (названий експерт вже неодноразово досліджувала об`єкти інтелектуальної власності на замовлення Компанії та кожного разу надавала висновки на її користь, доказом чого є відомості з Єдиного реєстру судових рішень; до клопотання відповідача про призначення експертизи додано рецензію від 15.06.2023 р. на висновок експерта ОСОБА_1 № 177-11/22 від 16.11.2022 р., оформлену судовим експертом вищого кваліфікаційного класу Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем, яку суд не розцінює саме як рецензію з урахуванням вимог до неї, які передбачено Порядком проведення рецензування висновків судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. № 335/5, проте враховує як письмовий доказ у розумінні п.1 ч.2 ст.73 ГПК України, вказуючи, що ОСОБА_3 являється визнаним фахівцем у галузі дослідження об`єктів інтелектуальної власності (зокрема, під його керівництвом розроблено Методику судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок), використану експертом ОСОБА_1 (п.9 використаної літератури згідно висновку № 177-11/22 від 16.11.2022 р.)), з огляду на що його фахова критика по відношенню до висновку експерта ОСОБА_1 прийнята до уваги суду). Сумніви в правильності висновку експерта ОСОБА_1 спричинили висновок господарського суду про необхідність призначення експертизи, законність якого підтверджено судом апеляційної інстанції. Після отримання висновку експерта ОСОБА_2 , в об`єктивності якої не виникло обґрунтованих сумнівів, господарський суд повністю відхиляє висновок експерта ОСОБА_1 як неналежний доказ.

Стосовно тверджень Компанії про те, що в рамках судової справи № 916/1506/17 встановлено обставини, які не підлягають доказуванню у даній справі, потрібно зауважити, що, по-перше, відповідачі участь у розгляді тієї справи не приймали, тому на підставі ч.5 ст.75 ГПК України можуть у загальному порядку спростовувати обставини, які були встановлені, а, по-друге, і це найголовніше, товар, про який йшлося у справі № 916/1506/17, мав інший вигляд та виробника. Відтак, жодних процесуальних передумов для врахування як преюдиційних для даної справи обставин по справі № 916/1506/17 не існує.

Крім того, господарський суд відхиляє доводи позивача про те, що судом може бути здійснена оцінка доказів з точки зору пересічного споживача, яка відіграє вирішальну роль при порівнянні позначень і їх оцінюванні, адже для цього потрібні спеціальні знання експерта, компетенцією якого суд не володіє. З цих же підстав не приймаються до уваги інші наведені у відповіді на відзив твердження Компанії щодо того, як потрібно здійснювати оцінку схожості порівнюваних позначень, та того, чи виникне у пересічного споживача асоціація з торговельною маркою Компанії при огляді товару, який ввозиться ФОП Махмудовим.

З приводу звіту за результатами проведеної фіксації і дослідження веб-сторінок у мережі Інтернет від 21.07.2023 р., складеного ДП ,, Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет Консорціуму ,,Український центр підтримки номерів та адрес, господарський суд зазначає, що описи під товарами, які продаються в мережі Інтернет, розміщуються продавцями, які не експертами в сфері об`єктів інтелектуальної власності, а, отже, не можуть бути джерелом доказів, на підставі яких суд встановлює обставини, які входять в предмет доказування, за правилами ст.76 ГПК України.

Насамкінець господарський суд вважає за потрібне прокоментувати письмові заперечення позивача проти висновку експерта ОСОБА_2 від 10.01.2024 р. № 004-ТТМ/23, у зв`язку з чим зазначає, що:

- посилання на якісь відносини підпорядкування між господарським судом та Відокремленим структурним підрозділом державного підприємства ,,Інформаційні судові системи ,,Центр судової експертизи та експертних досліджень, засновником якого є ДСА України, безпідставні, тому доводи про недотримання принципу незалежності судово-експертної діяльності являються помилковими;

- відсутність у висновку зазначення того, коли була проведена експертиза та хто був присутній при її проведенні, є незначними недоліками, які на можливість врахування експертного висновку як доказу не впливають;

- доводи про порушення експертом порядку проведення дослідження, внаслідок чого, на думку Компанії, висновок не є об`єктивним, суд відхиляє, вказуючи, що екпертом наведено детальний та зрозумілий опис власних дій, у т.ч. у таблицях, сформованих для взуття з кожним артикулом, де визначено головні ознаки, які суттєво відрізняють досліджувані позначення від торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 730835, впливаючи на їх сприйняття. При цьому, поставивши під сумнів доказове значення висновку експерта ОСОБА_2 , позивач чомусь не заявив клопотання про призначення повторної або додаткової експертизи чи про виклик експерта для допиту, помилково стведжуючи, що суд може самостійно здійснити оцінку товарів з точки зору пересічного споживача, та наполягаючи на врахуванні висновку експерта ОСОБА_1 , правильність якого раніше поставлено під обґрунтований сумнів. На думку суду, така позиція позивача є неконструктивною, адже саме він як особа, яка звернулась з позовом, має довести правомірність власних вимог, не обмежуючись критикою доказів, які підтверджують заперечення процесуального опонента.

Решта доводів сторін, яким не надано правову оцінку, на остаточний результат розгляду справи або мотиви, з яких суд відмовляє у позові, ніяким чином не впливають.

За правилами ч.9 ст.145 ГПК України у випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 04.11.2022 р. № 916/2927/22 за заявою Компанії ,,ADIDAS AG до подачі позову вжито заходи його забезпечення шляхом заборони Митниці або будь-якому іншому митному органу здійснювати митне оформлення товару, який поданий до митного оформлення за митною декларацією № UA807200/2022/003021 від 07.10.2022 ,,Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: ,,Olympia. Виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia). Країна виробник: IR, імпортером яких є ФОП Махмудов, а декларантом ТОВ ,,ТМ-БРОК, який знаходиться на митному оформленні у Митниці, до набрання рішенням законної сили по суті спору.

Згідно п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки судом відмовлено у позові, слід: скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду Одеської області від 04.11.2022 р. № 916/2927/22; судові витрати, понесені Компанією, покласти на неї.

Керуючись ст.ст.129,145,232,233,238,240,241 ГПК України, вирішив:

У позові відмовити.

Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду Одеської області від 04.11.2022 р. № 916/2927/22.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного його тексту і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду.

На підставі ч.10 ст.145 ГПК України скасовані заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили цим рішенням суду.

Повне рішення складено 29 квітня 2024 р.

Суддя Л.В. Лічман