П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року

м. Київ

Справа № 910/13988/20

Провадження № 12-3гс23

Велика Палата Верховного Суду у складі:

головуючого судді Уркевича В. Ю.

судді-доповідачаТкача І. В.,

суддів Банаська О. О., Булейко О. Л., Власова Ю. Л., Воробйової І. А., Гриціва М. І., Єленіної Ж. М., Желєзного І. В., Кишакевича Л. Ю., Короля В. В., Кравченка С. І., Кривенди О. В., Мазура М. В., Мартєва С. Ю., Пількова К. М., Погрібного С. О., Ступак О. В., Ткачука О. С., Усенко Є. А.,Шевцової Н. В.,

за участю секретаря судового засідання Співака С. В.,

представників учасників:

позивача -Кудрицької Т. Ю., Ромащенко Д. О.,

відповідача-1 - не з`явились,

відповідача-2 - Сови В. В.,

розглянула в судовому засіданні касаційну скаргу Акціонерного товариства «Лубнифарм»

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 (головуючий суддя Сотніков С. В., судді Отрюх Б. В., Гарник Л. Л.)

та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 (суддя Марченко О. В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»

до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»), Акціонерного товариства «Лубнифарм»,

про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії.

1. Стислий виклад позовних вимог

1.1. У вересні 2020 року Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - Фірма, Позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом, з урахуванням заяви про зміну предмета позову, до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - УКРНОІВІ, Відповідач-1), Акціонерного товариства «Лубнифарм» (далі - Товариство, Відповідач-2, Скаржник), у якому просило:

? визнати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «фармацевтичні препарати» на ім`я Позивача;

? зобов`язати УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я Позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені;

? визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є Товариство (видане 15.02.2002 за заявкою від 24.02.1997);

? зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.

1.2. Позов обґрунтовано тим, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» є добре відомим в Україні станом на 01.01.1997 на ім`я Позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», оскільки відповідає низці факторів доброї відомості торговельних марок. За доводами Позивача, права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеня сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг. Водночас належний Товариству знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою Позивача для ідентичних товарів. Тобто спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним, оскільки торговельна марка Відповідача-2 не відповідає умовам надання правової охорони з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону України № 3689-XII від 15.12.1993 «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII).

2. Стислий виклад рішень судів попередніх інстанцій

2.1. Господарський суд міста Києва рішенням від 26.01.2022 повністю задовольнив позов:

? визнав позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно Фірми;

? зобов`язав УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно Фірмидо переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність»;

? визнав недійсним належне Товариству свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо усіх товарів 05 класу МКТП;

? зобов`язав УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність».

2.2. Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що встановлено безперервне, інтенсивне та географічно обширне просування Фірмою торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2». На підставі цього суд виснував, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я Фірми для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

2.3. Господарський суд виснував, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1», належна Товариству за свідоцтвом України № НОМЕР_1, та добре відома на ім`я Фірми торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» є схожими настільки, що їх можна сплутати.

2.4. Суд зазначив, що факт відмови в реєстрації заяви № 94103498 жодним чином не впливає на визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою відносно Фірми, оскільки, по-перше, заявка № 94103498 стосується іншої торговельної марки, по-друге, відсутність реєстрації в Україні позначення не виключає можливості визнання такого позначення добре відомою торговельною маркою відносно Позивача.

2.5. Місцевий господарський суд встановив, що надані Товариством акт впровадження раціоналізаторської пропозиції, а також листування щодо дозвільних документів на виробництво таблеток не підтверджують самого факту виробництва, реалізації та просування препарату, маркованого позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2».

2.6. Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що надані Товариством техніко-економічні показники його промислової діяльності містять набір числових значень, які не пов`язані між собою, мають фрагментарний характер та не мають жодного відношення до обставин, що підлягають доведенню у цій справі. Суд виснував, що документ містить суперечливі відомості, які можуть відноситись до різного періоду часу.

2.7. Суд зазначив, що з наданих Товариством інструкції для медичного застосування таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_1», затвердженої Фармакологічним комітетом МОЗ України 29.06.1995, та звіту до договору № 31-95 «Розробка науково-технічної документації на препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1» від червня 1995 року слідує, що препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1» у черні - вересні 1995 року був предметом лише доклінічних досліджень Товариства на базі вже відомого на той час препарату Позивача «ІНФОРМАЦІЯ_2», який уже набув широкої відомості серед споживачів з огляду на його активне виробництво, реалізацію та просування на ринку України саме Фірмою.

2.8. Господарський суд зауважив, що Товариство не надало доказів, що підтверджують реалізацію ним препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території України у 1996 році. Листи, адресовані президенту ВАТ «Лубнифарм» від директора КФ «Лубнифарм» за 1996 рік, не підтверджують факту продажу 301 000 уп. препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1». Окрім того, 301 000 уп. препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1» є занадто малою кількістю для того, щоб Товариство вказувало про більші обсяги продажів препарату, аніж Фірма. Решта доказів, що підтверджують продаж препарату Товариства, або не містять жодної вказівки на їх дату, або містять інформацію щодо відомостей уже після 01.01.1997.

2.9. Суд відхилив висновок № 204, оскільки вважав, що надання оцінки наявним у матеріалах справи доказам є обов`язком суду, який не може бути покладено на судового експерта.

2.10. Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що соціологічне опитування, проведене Комунальною організацією «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради (далі - КО «Інститут розвитку міста» ПМР), не відповідає вимогам Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі - Порядок № 228), ані щодо організації, яка повинна проводити таке опитування, ані щодо кількості респондентів такого опитування.

2.11. Суд відхилив клопотання Товариства про застосування наслідків спливу позовної давності, оскільки право Фірми на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

2.12. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 залишено без змін.

2.13. Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції щодо тривалості, безперервності, інтенсивності та географічно обширного просування Фірмою торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2». З огляду на це зазначив, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я Фірми.

2.14. Також суд апеляційної інстанції погодився з висновком Господарського суду міста Києва в частині існування підстав для визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 з огляду на те, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 настільки схожа, що її можна сплутати з добре відомою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2».

2.15. Північний апеляційний господарський суд відхилив доводи Товариства стосовно пропуску позовної давності, вказавши, що права на добре відому торговельну марку були підтверджені судом лише із прийняттям рішення по суті цього спору та відповідно вважаються порушеними із заявленої в позові дати.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. Не погодившись із рішенням та постановою судів попередніх інстанцій, Товариство звернулось із касаційною скаргою до Верховного Суду. Скаржник просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 та ухвалити нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог повністю.

4. Доводи Скаржника, викладені в касаційній скарзі

4.1. Скаржник наголошує, що до правовідносин щодо визнання торговельної марки добре відомою слід застосовувати норми права, що діяли станом на дату, якої стосується спір - 01.01.1997. Станом на цю дату порядок визнання позначення добре відомою торговельною маркою не визначався. Фактично законодавство України не визначало такого об`єкта права інтелектуальної власності, як добре відома торговельна марка.

4.2. Товариство зазначає, що суди попередніх інстанцій не дослідили та не надали оцінки зібраним у справі доказам, зокрема: висновку № 204, заявам свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , висновку судового експерта Загребельного В. В. № 19509 від 06.01.2021, листу Державного архіву м. Києва № 068/02-12/96 від 11.01.2021, рішенню Інституту промислової власності від 29.03.2000 щодо заяви № 94103498, соціологічному дослідженню КО «Інститут розвитку міста» ПМР, індивідуальному пакуванню та зразку товару виробництва Товариства препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2».

4.3. Також за змістом абзацу третього частини другої статті 16 Закону № 3689-ХІІ у редакції, чинній на 01.01.1997, первинним доказом використання знака визнається застосування його на товарах, а вторинним - реклама, просування та експонування.

4.4. Відповідач-2 зауважує, що суди попередніх інстанцій установили обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів, а саме висновку № 01-09/2020 та аналізу результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік. Висновок № 01-09/2020 здійснено щодо правових питань та є недостовірним з огляду на неналежність вихідних даних. Аналіз результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік подано в копії та не має законного джерела походження, не містить підпису уповноваженої особи.

4.5. Окрім цього Товариство стверджує, що станом на 01.01.1997 не було норми, яка дозволяла б визнавати застосуванням торговельної марки використання схожого позначення. Тому використання схожого позначення не може вважатись використанням знака та надавати особі право інтелектуальної власності. Проте Позивач не довів факту нанесення знака у формі спірного позначення, навпаки, вказав, що використовував схоже позначення.

4.6. Відповідач-2 указує на пропуск позовної давності, оскільки вона розпочала перебіг як за первісною, так і за похідною вимогою з визначеної Позивачем дати виникнення права - 01.01.1997.

5. Узагальнений виклад позиції інших учасників справи

5.1. У відзиві на касаційну скаргу Фірма заперечує проти доводів та вимог касаційної скарги Товариства та просить залишити її без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій - без змін.

5.2. Позивач підкреслює, що жодною нормою матеріального права не встановлено обмеження щодо дати, на яку заявник просить визнати торговельну марку добре відомою.

5.3. Фірма акцентує увагу на тому, що з дати набуття чинності Паризькою конвенцією про охорону промислової власності (далі - Паризька конвенція) - 25.12.1991 на території України забезпечується правова охорона добре відомих торговельних марок в обсязі, гарантованому Паризькою конвенцією.

5.4. Позивач зазначає, що в Законі № 3689-ХІІ (як у редакції, чинній станом на 01.01.1997, так і в чинній редакції) немає прямої вказівки про пріоритетність одних способів використання торговельних марок та вторинність інших.

5.5. Фірма вказує, що жоден закон не пов`язує початок перебігу позовної давності з датою, на яку позивач вважає свою торговельну марку добре відомою. Позивачу стало відомо про порушення своїх прав після отримання у 2019 листа споживача, який сплутав позначення Фірми та Товариства.

5.6. Решта доводів відзиву подібні до мотивів, викладених в оскаржуваних рішеннях судів.

5.7. У встановлений судом строк відзив на касаційну скаргу від УКРНОІВІ не надійшов.

6. Розгляд справи Верховним Судом

6.1. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду (далі - КГС ВС) ухвалою від 27.10.2022 відкрив касаційне провадження у справі на підставі пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України.

6.2. Ухвалою від 26.01.2023 КГС ВС передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду на підставі частини п`ятої статті 302 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України). Обґрунтовуючи підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, КГС ВС, зокрема, зазначив таке:

6.2.1. Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям та здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг, регулюються, зокрема, Законом № 3689-XII.

6.2.2. Закон № 3689-XII не визначає окремих підстав (умов), за яких питання щодо визнання торговельної марки добре відомою розглядається Апеляційною палатою, а за яких - судом. Цим Законом суд визначений як альтернативний компетентний орган (за вибором заявника) поряд з Апеляційною палатою, до компетенції якого (суду) віднесено розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою.

6.2.3. Також у Законі № 3689-XII не вказано часових обмежень щодо звернення до Апеляційної палати як до альтернативного компетентного органу.

6.2.4. Правова проблема полягає у невизначеності питання щодо застосування / незастосування у справах про визнання торговельної марки добре відомою позовної давності, зокрема статей 256, 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), у зв`язку з невизначеністю питання про те, чи потребує звернення з такою вимогою до суду як до альтернативного компетентного органу в силу приписів Закону № 3689-XII поряд з Апеляційною палатою наявності саме порушеного права та/або законного інтересу або достатньої необхідності для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Адже перебіг позовної давності починається з дня виникнення права на позов або, іншими словами, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

6.2.5. Наявність визначеної Законом № 3689-XII альтернативності органів з різними підходами до часового аспекту щодо можливості звернення матиме кардинально протилежні результати в розгляді одного й того ж питання Апеляційною палатою та судом залежно від застосування / незастосування судом позовної давності у такій категорії спорів.

6.2.6. Наразі очевидною є невизначеність у застосуванні позовної давності до вимоги про визнання торговельної марки добре відомою з одночасним скасуванням реєстрації конфліктуючого знака, у зв`язку із чим є необхідність у формуванні єдиної правозастосовної практики щодо застосування статті 256, частини першої статті 261 ЦК України за вимогами про визнання торговельної марки добре відомою судом як органом, визначеним статтею 25 Закону № 3689-XII у контексті статті 124 Конституції України, статей 4, 20 ГПК України, з метою забезпечення вимог верховенства права, складовою якого є дотримання принципу юридичної визначеності, що обумовлює однакове застосування норми права у зазначеній категорії справ, недопущення можливостей для її довільного трактування.

6.3. Відповідно до частини п`ятої статті 302 ГПК України суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовної практики.

6.4. Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 15.03.2023 прийняла справу на підставі частини п`ятої статті 302 ГПК України та призначила її до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи на 03.05.2023. Натомість 03.05.2023 судове засідання у справі не відбулось, у зв`язку з чим Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 09.05.2023 повідомила, що судове засідання у справі відбудеться 05.07.2023.

6.5. У судовому засіданні 05.07.2023 було оголошено перерву. Ухвалою від 05.07.2023 Велика Палата Верховного Суду повідомила учасників справи про те, що судове засідання відбудеться 20.09.2023. У судовому засіданні 20.09.2023 Великою Палатою Верховного Суду оголошено перерву, учасників повідомлено про судове засідання 07.11.2023. У судовому засіданні 07.11.2023 оголошено перерву, учасників повідомлено про судове засідання 16.01.2024.У судовому засіданні 16.01.2024 оголошено перерву, учасників повідомлено про судове засідання 13.02.2024. У судовому засіданні 13.02.2024 оголошено перерву, учасників повідомлено про судове засідання 12.03.2024.У судовому засіданні 12.03.2024 оголошено перерву, учасників повідомлено про судове засідання 17.04.2024.

7. Встановлені судами обставини

7.1. Інститут промислової власності рішенням від 29.03.2000 відмовив Фірмі у реєстрації комбінованої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» у вигляді етикетки за заявкою № 94103498 (дата подання заявки 10.10.1994).

7.2. Фірма є власником таких торговельних марок:

? «ІНФОРМАЦІЯ_3» із зображенням знака зеленим, білим та червоним кольорами за свідоцтвом України № НОМЕР_2, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m201116610, поданою 19.10.2011, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 25.10.2012 у бюлетені № 20;

? «ІНФОРМАЦІЯ_2» із зображенням знака зеленим та білим кольорами за свідоцтвом України № НОМЕР_3, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m201116340, поданою 14.10.2011, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 10.09.2012 у бюлетені № 17;

? «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_4, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m201100471, поданою 18.01.2011, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 26.12.2011 у бюлетені № 24;

? «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_5, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m201100470, поданою 18.01.2011, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 26.12.2011 у бюлетені № 24;

? «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_6, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m200810845, поданою 21.05.2008, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 11.01.2010 у бюлетені № 1;

? «ІНФОРМАЦІЯ_5» із зображенням знака малиновим, блакитним, білим, рожевим, синім та жовтим кольорами за свідоцтвом України № НОМЕР_7, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m200721125, поданою 28.11.2007, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 10.04.2009 у бюлетені № 7.

7.3. Фірма отримала реєстраційні посвідчення щодо лікарських засобів, а саме:

? № Т/96/205/1 щодо «ІНФОРМАЦІЯ_6» у формі таблеток № 6 і № 10 у контурних безчарункових чи чарункових упаковках, термін дії до 12.07.1997;

? № UA/3984/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_5», оформлене 06.11.2015, діє на всій території України до 04.11.2020;

? № UA/17370/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_7», оформлене 03.05.2019, термін дії на території України до 26.04.2024;

? № UA/6550/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_8», оформлене 03.05.2017, термін дії на території України необмежений.

7.4. Згідно зі звітом від 12.01.1993 про виконану роботу за 1992 рік ЦЛ АКПХФО «Дарница» проводилося лабораторне опрацювання технології, розробка пускових технологічних інструкцій, відпрацювання методів контролю, вивчення стабільності зразків препаратів при зберіганні, зокрема, лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» (без тальку).

7.5. У Фармацевтичному журналі № 3, травень-червень 1993 року, опубліковано статтю такого змісту:

«Київське орендне виробниче хіміко-фармацевтичне об`єднання Дарниця спеціалізується на випуску готових лікарських форм і вітамінів для потреб охорони здоров`я і ветеринарії. До складу об`єднання входять чотири заводи: три з них у Києві (Дарницький та Борщагівський хіміко-фармацевтичні заводи, Завод вітамінних препаратів), четвертий - Монастирищенський хіміко-фармацевтичний завод у Черкаській області.

Підприємствами об`єднання в 1992 році вироблено більше 100 назв лікарських препаратів, у тому числі у вигляді ампул 20 назв, у вигляді таблеток, драже, рідких близько 70, синтетичних вітамінів 5 та ін. Обсяг виробництва медикаментів в ампулах становив понад 350 млн шт., готових лікарських засобів близько 420 млн уп., усього більш як на 2 млрд крб (у діючих цінах); у 1993 р. передбачено випустити лікарських засобів на 10,6 млрд. крб.

У 1992 р. колективом об`єднання освоєний випуск ампульованих розчинів анальгіну 50 % по 2,0, сибазону 0,5 % по 2,0, вітаміну В12 200 мкг по 1,0, піридоксину гідрохлориду (В6) 5 % по 1,0, новокаїну 2 % по 2,0, еуфіліну 2,4 % по 5,0, магнію сульфату 25 % по 2,0, таблеток Аскопар № 50, Декаметоксин № 20, дибазолу по 0,02 № 10, папаверину по 0,04 № 10, Цитрамон № 10, Папазол № 10, драже діазоліну по 0,05 № 20, настойок глоду, собачої кропиви, нагідок по 25 мл, подорожника по 25 мл, олії обліпихової по 50 мл, сиропу солодкого кореню по 300 г, екстракту солодкого кореня з цукром молочним по 10 г (7,5 г+2,5 г), кореня солодки по 50 г, гематогену по 50 г, ентеросорбету СКН по 5 г, глини білої по 10 г».

7.6. Інформація щодо Цитрамону виробництва Фірми також міститься у виданні «Регистр лекарственных средств россии» (М.: Інфармхім, 1994) та у «Здравоохранение и фарминдустрия россии» (М.: Інфармхім, 1994).

7.7. Відповідно до звіту по основній діяльності за 1994 рік Закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця») у 1994 році Позивач виготовив 36 302 тисячі упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_11» і 601 тисячу упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2 № 10», а рентабельність препаратів склала 62,8 % та 29,1 % відповідно.

7.8. За результатами аналізу економічної діяльності Фірми за 1995 рік «ІНФОРМАЦІЯ_11» було реалізовано на загальну суму 88 519,5 млн крб; питома вага в загальному обсязі прибутку - 6,33 %. У 1995 році Позивач збільшив виробництво «ІНФОРМАЦІЯ_2» та виготовив 49 239 тисяч упаковок «ІНФОРМАЦІЯ_11», рентабельність якого склала 69,6 %.

7.9. Відповідно до «Временной фармакопейной статьи»:

? від 16.04.1984 ця стаття поширюється на таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_2», застосованих у вигляді лікарського засобу; термін введення встановлений з 16.07.1984;

? від 30.05.1996 ця стаття поширюється на таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_6», виробництва Позивача, застосованих у вигляді лікарського засобу; термін введення встановлений з 30.05.1996; термін дії до 01.06.1997.

7.10. 04.09.1996 Позивач (продавець) уклав контракт № 602 з фірмою «Ariana «S.R.L.» (покупець), згідно з яким продавець продає, а покупець купує медичну продукцію у кількості та асортименті, вказаних у специфікації, яка є невід`ємною частиною контракту.

Згідно зі специфікацією № 1 до контракту № 602 продавець мав поставити покупцеві, зокрема, «ІНФОРМАЦІЯ_9» у кількості 10 500 т. уп., вартістю у доларах США - 945.

7.11. За звітом про основну діяльність за 1996 рік, з розшифровки форми 12-НТЗ за січень - грудень того року обсяг випуску «ІНФОРМАЦІЯ_6» склав 15 433 т. уп., що в грошовому вираженні (в чинних цінах) дорівнює 1 949 2 т. грн. За той же період Позивач поставив по всій Україні на замовлення міністерств, відомств та комерційних структур 514 000 тисяч упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_11» на суму 17 763,84 тис. грн, а також 12 769,453 тис. упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6» на суму 1 574 146,51 тис. грн.

7.12. У 1996 році Позивач експортував препарат «ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6» до Грузії (2 000 тис. упаковок на суму 336,60 тис. грн), Молдови (197 000 тисяч упаковок на суму 28 182,90 тис. грн), Вірменії (1 000 тис. упаковок на суму 160,75 тис. грн), поставляв препарат на замовлення Служби безпеки України та Національної гвардії. Протягом 1996 року препарати «ІНФОРМАЦІЯ_11» і «ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6» поставлялись на замовлення МОЗ України, військових споживачів, комерційних та інших структур у загальній кількості 13 283 453 упаковок. Препарат «ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6» став одним з найприбутковіших препаратів позивача за 1996 рік, позивач продав 12 966,27 тис. упаковок на суму 1 601 775 грн, уклавши 2 124 договори на продаж препарату.

7.13. Копії газети «Еженедельник Аптека», випуски № 39(59), № 41(61), № 42(62), № 43(63), № 44(64), № 45(65) за жовтень 1996 року, № 46(66) за листопад 1996 року, № 47(67), № 48(68), № 49(69), № 50(70), № 51(71) за грудень 1996 року, підтверджують пропозиції продажу «ІНФОРМАЦІЯ_6» виробництва Позивача.

7.14. Згідно з пояснювальною запискою щодо збуту готової продукції за 1996 рік лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_9» було продано у кількості 12 966,27 т.уп., загальною вартістю 1 601 775,00 грн

7.15. Відповідно до звіту про витрати відділу реклами і стимулювання продажів за 1996 рік, затвердженого 1997 року, на щитову рекламу було витрачено 36 634,89 грн; на сувенірну продукцію - 31 500,48 грн; на поліграфію - 33 247,18 грн (600 доларів США); на рекламу у засобах масової інформації - 5 194,92 грн (1 493 доларів США); на проведення виставок було витрачено 14 495,75 грн (4 841 доларів США); на іміджеву рекламу - 18 052,74 грн; географія засобів масової інформації та проведення виставок, де здійснювалося рекламування / просування препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва Позивача, охоплює всю Україну (в тому числі міста Київ, Львів, Одеса, Харків, Донецьк).

7.16. Згідно з листом від 04.02.2020 № 11/121-5 Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (далі - ДП «Фармакопейний центр») проводило експертизи та затвердження аналітичної нормативної документації [включаючи тимчасові фармакопейні статті (далі - ТФС) та фармакопейні статті (далі - ФС)], а саме:

? ТФС 42У-1-229-96 на таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_10»;

? зміни № 1 до ТФС 42У-1-229-96 щодо зміни назви «ІНФОРМАЦІЯ_10» на «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

? зміни № 2 до ТФС 42У-1-229-96 стосовно зміни розділів «Упаковка» і «Маркування»;

? зміни № 3 до ТФС 42У-1-229-96 щодо зміни розділів «Упаковка», «Маркування» і «Термін придатності»;

? ТФС 42У-1-229-99 на таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_8».

7.17. Також у наведеному вище листі ДП «Фармакопейний центр» було зазначено таке:

? експертиза та затвердження зазначеної документації проводилася на підставі листів Позивача як розробника та виробника лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_8», таблетки;

? при затвердженні ТФС / ФС Фармакопейним комітетом МОЗ України присвоювалася кодова позначка, яка складається з таких елементів: категорія документації: ТФС або ФС; 42У - код МОЗ України; код підприємства виробника / розробника лікарського засобу, присвоєний підприємству Фармакопейним комітетом МОЗ України, зокрема код Фірми - «1»; порядковий номер, присвоєний Фармакопейним комітетом МОЗ України в порядку послідовної нумерації ТФС / ФС, що затверджувалися; останні дві цифри року затвердження;

? відповідно до кодової позначки вказані ВФС пройшли процедуру експертизи та затвердження у 1996 та у 1999 роках, та були зареєстровані на Позивача;

? згідно з функціональними обов`язками ДП «Фармакопейний центр» проводило тільки експертизу, затвердження або узгодження аналітичної нормативної документації, що була розроблена та надана на його адресу виробниками / заявниками лікарських засобів; метою цього була стандартизація якості лікарських засобів та впровадження вимог провідних фармакопей світу (Європейська Фармакопея, Фармакопея Великої Британії, Фармакопея США тощо) в Україні; але саму розробку документації та вимог до якості на конкретні найменування лікарських форм, зокрема з торговими назвами «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_10» підприємство не проводило.

7.18. За даними аналітичної довідки від 01.09.2020 № 0920/01-11 обсяг реалізації лікарських засобів «ІНФОРМАЦІЯ_5, таблетки № 10 (10х1)», «ІНФОРМАЦІЯ_7, таблетки № 10 (10х1)», «ІНФОРМАЦІЯ_7, таблетки № 20 (10х2)», «ІНФОРМАЦІЯ_7, таблетки № 90 (10х9)», «ІНФОРМАЦІЯ_8, таблетки № 6 (6х1)», «ІНФОРМАЦІЯ_8, таблетки № 10 (10х1)» за 2019 рік у відповідній формі випуску та в розрізі контрагентів становить загальну кількість пачок 5 624 096 штук загальною вартістю 67 935 595,87 грн (без ПДВ, з урахуванням знижки).

7.19. Товариство є власником торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» із зображенням знака чорним та білим кольорами за свідоцтвом України № НОМЕР_1, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № 97020473, поданою 24.02.1997, публікацію відомостей про видачу свідоцтво здійснено 15.02.2002 у бюлетені № 5.

7.20. У період Радянського Союзу виготовлення лікарських засобів здійснювалося на підставі вимог Державної Фармакопеї СРСР, фармакопейної статті, що затверджувалася МОЗ СРСР, та промислового регламенту на виробництво лікарського засобу. Для забезпечення виробництва таблеток з торговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» у СРСР Товариство централізовано отримало відповідні нормативні документи для напрацювання промислового випуску препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2». Наведене підтверджується ФС 42-2187-84, що була введена на заміну ФС 42-245-72.

7.21. У 1982 році Товариству було надіслано для використання промисловий регламент № 5/105 на виробництво таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_2», який був погоджений директором Всесоюзного науково-дослідного інституту хімії і технологій лікарських засобів у червні того ж року.

7.22. Відповідно до змісту листа Всесоюзного об`єднання з виробництва, заготівлі та переробки лікарських рослин від 21.05.1987 № 34-5-10/1223 промисловий регламент на виробництво лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» для Товариства планувався до затвердження у IV кварталі 1987 року.

7.23. Фактично препарат «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробляли два виробники росії - Хабаровский ХФЗ, Октябрь ПХФО, та виробники України, а саме Товариство.

7.24. Згідно зі звітом за договором № 31-95 «Розробка науково-технічної документації на препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1» від червня 1995 року, нормами витрат сировини на засвоєння нового препарату по ОАО «Лубнифарм», затвердженими головним інженером ОАО «Лубнифарм» 13.10.1995, інструкцією з медичного застосування таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_1», затвердженою Фармакологічним комітетом МОЗ України 29.06.1995, програмою клінічних випробувань нового лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 (за вх. № 433 від 18.09.1995) клінічні випробування препарату Відповідача-2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» розпочалися у вересні - жовтні 1995 року.

7.25. Відповідно до інструкції для медичного застосування таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_1», затвердженої Фармакологічним комітетом МОЗ України 29.06.1995, поряд з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» у дужках зазначені синоніми «Цитропак» та «ІНФОРМАЦІЯ_10».

7.26. У звіті до договору № 31-95 «Розробка науково-технічної документації на препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1» від червня 1995 року зазначається, що «даний звіт містить матеріли доклінічного фармакологічного і токсикологічного вивчення комбінованої таблетованої лікарської форми, що відповідає за змістом діючих речовин «Цитропаку»... Препарат є парацетамолвмісним аналогом «Цитрамона» і отримав назву таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_1». Обсяг проведених фармакотоксикологічних досліджень відповідає основному завданню роботи: доказати біоеквівалентність «Цитрамона-У» і його прототипів - таблеток «Цитропак» та «ІНФОРМАЦІЯ_2».

7.27. У листах, адресованих президенту ВАТ «Лубнифарм» від директора КФ «Лубнифарм» за 1996 рік, було замовлено 301 000 упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1».

7.28. У своєму листі від 06.11.2019 споживачка Кушнарьова С. В. повідомила позивача про таке: «Нещодавно я прийшла в аптеку «TAS» у м. Києві, щоб купити «ІНФОРМАЦІЯ_2», яким часто і довго вже користуюся. Запитала в фармацевта «ІНФОРМАЦІЯ_2» і очікувала, що мені дадуть звичайний «ІНФОРМАЦІЯ_2», який я знаю і що постійно виготовляє Дарниця. Але вже вдома, коли хотіла пити таблетку, я помітила, що це «ІНФОРМАЦІЯ_2» не Дарниці, а полтавського виробника «Лубнифарм», і називаються ліки «ІНФОРМАЦІЯ_1».

7.29. У висновку експерта № 01-09/2020 від 30.09.2020, який склала судовий експерт Андрєєва А. В. (далі - висновок № 01-09/2020) за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, зазначено:

? позначення 1 «ІНФОРМАЦІЯ_9», яке міститься у документі 2 - «Звіті по основній діяльності за 1996 р. ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», є застосуванням знака 1 «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01.01.1997 на ім`я Фірми для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака 1;

? позначення 2 «ІНФОРМАЦІЯ_11», яке міститься у документі 2 - «Аналізі результатів економічної діяльності AT «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 1995 р.», є застосуванням знака 1 «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01.01.1997 на ім`я Фірми для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака 1;

? позначення 3 «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке міститься у документі 4 - в інформації про заявку на знак для товарів і послуг № 94103498, заявник ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», є застосуванням знака 1 «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01.01.1997 на ім`я Фірми для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака 1;

? знак 2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим зі знаком 1 «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01.01.1997 на ім`я Фірми для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», настільки, що цей знак 2 і добре відомий знак 1 можна сплутати.

7.30. У висновку експерта Жили Б. Ю. № 204 від 20.01.2021 (далі - висновок № 204) за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності зазначено:

? надані для проведення дослідження матеріали справи № 910/13988/20, що розглядається Господарським судом міста Києва, не містять відомостей про фактори, які б указували на те, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою в Україні торговельною маркою Фірми щодо товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;

? станом на 01.01.1997 року словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» не мало розрізняльної здатності для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

7.31. У висновку експерта № 02-12/2020 від 25.02.2021, який склала судовий експерт Андрєєва А. В. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, зазначено:

? позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01.01.1997 не було загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду щодо товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;

? словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01.01.1997 мало розрізняльну здатність.

7.32. За висновком Агенції консалтингових послуг щодо можливої вартості знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01.01.1997, на підставі проведених розрахунків можлива ринкова вартість знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва Позивача, розрахована з використанням дохідного підходу методу роялті та методу дисконтування грошового потоку, станом на дату дослідження складає 212 000 грн без урахування суми ПДВ.

7.33. За результати соціологічного опитування, проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Фактум груп Україна», 99 % респондентів та 100 % фармацевтів і провізорів знають торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2»; 74 % респондентів та 98 % фармацевтів і провізорів асоціюють торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Позивачем; і 64 % респондентів та 82 % фармацевтів і провізорів дізналися про цю торговельну марку до 01.01.1997.

Соціологічне опитування проводилося серед такої цільової аудиторії: осіб, яким виповнилося 18 років станом на 01.01.1997 (тобто які могли купувати лікарські засоби станом на дату, на яку торговельна марка стала добре відомою), та додатково серед провізорів і фармацевтів.

8. Позиція Великої Палати Верховного Суду

Щодо меж розгляду справи в суді касаційної інстанції

8.1. Переглядаючи в касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частини перша та друга статті 300 ГПК України).

8.2. З огляду на зазначений припис Велика Палата Верховного Суду переглядає в касаційному порядку постанову апеляційного суду та рішення суду першої інстанції у межах доводів і вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.

Стосовно прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку

8.3. У цій справі позов подано з метою захисту прав на добре відому торговельну марку.

8.4. Водночас Скаржник стверджує, що станом на 01.01.1997, тобто на дату, з якої, за твердженням Позивача, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою торговельною маркою, законодавство України не визначало такого об`єкта права інтелектуальної власності, як добре відома торговельна марка.

8.5. Отже, найперше питання права, яке підлягає вирішенню, полягає у з`ясуванні того, чи існував (існує) добре відома марка у праві як об`єкт суб`єктивних прав, які підлягали охороні та захисту.

8.6. З огляду на це Велика Палата не погоджується з доводами відзиву Позивача на касаційну скаргу про те, що жоден нормативно-правовий акт не містить обмеження, яке вимагає від заявника або компетентного органу перевіряти наявність нормативно-правового регулювання порядку визнання позначень добре відомими торговельними марками саме станом на дату, з якої заявник вважає свій знак добре відомим.

8.7. Йдеться не про існування нормативно врегульованого порядку визнання позначень добре відомими торговельними марками протягом усього часу з 01.01.1997, а про існування у праві такого об`єкта, як добре відома торговельна марка, з того часу, з якого Позивач стверджує про право на такий об`єкт.

8.8. У зв`язку із цим Велика Палата Верховного Суду звертає увагу на таке.

8.9. Паризька конвенція з охорони промислової власності у редакції Стокгольмського акта від 14.07.1967 (далі - Паризька конвенція, Конвенція) набула чинності для СРСР 26.04.1970. З 25.12.1991 Конвенція набула чинності для України.

8.10. Саме в цій редакції Паризька конвенція містить статтю 6bis такого змісту:

«(1) Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

(2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

(3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно».

8.11. Положення частини першої статті 6bis Конвенції застосовуються безпосередньо у правовідносинах захисту прав на добре відомий товарний знак (на відміну від, наприклад, статей 10ter та 11, які встановлюють обов`язок законодавця врегулювати відповідне питання). Частина перша статті 6bis залишає на розсуд законодавця можливість встановити для компетентного органу повноваження ex officio відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака. Натомість обов`язок здійснювати захист визначеними способами за клопотанням (позовом) зацікавленої особи прямо встановлений у цій нормі.

8.12. Схожим чином частина друга цієї статті залишає на розсуд законодавця можливість установити строк «не менше п`яти років». Тобто якщо такий строк не встановлено або за положеннями національного законодавства він менший за п`ять років (яким є загальна позовна давність у три роки), то такий строк не може бути менше п`яти роківвід дати реєстрації знака.

8.13. Такий підхід до тлумачення положень статті 6bis Конвенції викладено також в опублікованих Всесвітньою організацією інтелектуальної власності Настановах щодо застосування Конвенції (Guidetothe Application of theParisConvention for the Protection of IndustrialProperty; далі - Настанови).

8.14. Отже, стаття 6bis Паризької конвенції встановлює мінімальні засоби захисту прав власника добре відомого товарного знака (well-known trademark в офіційному перекладі Конвенції українською - «загальновідомий товарний знак»), які однак не покладають на держави-учасниці обов`язок поширювати їх на добре відомі знаки для послуг (well-known service marks) та застосовувати їх у випадку неподібних товарів. Стосовно них Велика Палата у цій справі висновків не робить.

8.15. З огляду на це Велика Палата відхиляє посилання Скаржника на те, що станом на 01.01.1997, тобто на дату, з якої, за твердженням Позивача, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою торговельною маркою, законодавство України не визначало такий об`єкт права інтелектуальної власності як добре відома торговельна марка.

Стосовно визнання торговельної марки добре відомою як засобу охорони прав на неї і їх захисту

8.16. На час звернення позивача до суду з позовом у цій справі частина перша статті 25 Закону № 3689-XII встановлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

8.17. Велика Палата Верховного Суду зауважує, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення.

Визнання марки добре відомою Апеляційною палатою

8.18. Наказом від 02.03.2021 № 433 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затвердило Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності (далі - Регламент), чинний на час розгляду судами першої та апеляційної інстанції цієї справи. Регламент, зокрема, визначав порядок розгляду в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. До набрання чинності Регламентом вказане питання регулювалось Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі - Порядок № 228).

8.19. Встановлена Регламентом процедура розгляду в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні передбачала такі особливості:

? до складу учасників розгляду заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні належать подавець заяви, його представники, секретар засідання, експерт, який підготував висновок експертизи і представляє Укрпатент (Національний орган інтелектуальної власності, НОІВ), експерт, який залучається колегією (у разі такого залучення), та інші особи, які беруть участь у розгляді у випадках, визначених цим Регламентом (п. 1 глави 4 розділу I Регламенту);

? повідомлення подавця заяви про місце, дату і час засідання (п. 11 глави 4 розділу IV Регламенту);

? ухвалення рішення про визнання торговельної марки добре відомою в Україні, резолютивна частина якого повинна також містити: дату, на яку торговельна марка стала добре відомою в Україні (у разі визнання її такою); прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) або повне найменування власника добре відомої торговельної марки в Україні; перелік товарів і/або послуг, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні, згрупованих за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг (п. 3 розділу VII Регламенту).

8.20. Рішення Апеляційної палати після затвердження його наказом Укрпатенту є обов`язковим для сторін, подавця заяви та Укрпатенту (п. 5 розділу VII Регламенту).

8.21. Обов`язковість рішення Апеляційної палати для Укрпатенту забезпечується таким чином: торговельна марка, визнана за рішенням Апеляційної палати добре відомою в Україні, вноситься до Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, що ведеться Укрпатентом, та відомості про торговельну марку, яка за рішенням Апеляційної палати визнана добре відомою в Україні, опубліковуються в електронному офіційному бюлетені «Промислова власність». До Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, вносяться дані щодо: дати набрання чинності рішенням, яким визнано, що торговельна марка стала добре відомою в Україні; дати, на яку торговельна марка стала добре відомою в Україні; імені (повного найменування), місця проживання (місцезнаходження) власника добре відомої торговельної марки в Україні; зображення торговельної марки; переліку товарів і/або послуг, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні (п. 4 розділу IX Регламенту).

8.22. Цей процедурний механізм дозволяв надалі Укрпатенту ефективно не допускати реєстрації як торговельних марок позначень, які на дату подання заявки (або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету) є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з добре відомою маркою (абзаци третій та четвертий пункту 3 статті 6 Закону).

8.23. Отже, Апеляційна палата у процедурі, яка не має характеру змагального процесу, встановлює ex officio обставини, які за прийнятими нею критеріями дозволяють встановити юридичний факт у минулому, а саме те, що з певного дня марка стала добре відомою в Україні.

8.24. З огляду на це Велика Палата Верховного Суду доходить висновку, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї.

Стосовно визнання торговельної марки добре відомою судом

8.25. Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати.

8.26. ГПК України передбачає розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою як окремої категорії справ щодо прав інтелектуальної власності, під`юрисдикційних Вищому суду з питань інтелектуальної власності (пункт 3 частини другої статті 20).

8.27. Частина друга статті 20 ГПК України (у частині визначення юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності) вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності у газеті «Голос України» повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності (пункт1 розділу X «Прикінцеві положення» ГПК України).

8.28. Отже, на час розгляду цієї справи судами положення пункту 3 частини другої статті 20 ГПК України не введене в дію. До введення його в дію справи цієї категорії належать до юрисдикції господарських судів.

8.29. Велика Палата звертає увагу на те, що відповідно до частини першої статті 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

8.30. Стаття 12 ГПК України передбачає, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку:

1) наказного провадження;

2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо. Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Законом встановлюються особливості розгляду господарськими судами справ про банкрутство.

8.31. Отже, на час розгляду судами попередніх інстанцій цієї справи процесуальний закон не передбачав іншої форми господарського судочинства для справ, пов`язаних з визнанням торговельної марки добре відомою, ніж позовне провадження.

8.32. Велика Палата відзначає, що положення процесуального закону про юрисдикцію стосовно справ про визнання торговельної марки добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту цивільних прав є інститутом матеріального права.

8.33. Звертаючись у цій справі з позовом для захисту прав на добре відому марку, про яке (право) стверджує Позивач, він вказує на конкретне порушення цього права з боку Відповідача-2: належний АТ «Лубнифарм» знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою Позивача для ідентичних товарів, у зв`язку із чим спірне свідоцтво, на переконання Позивача, підлягає визнанню недійсним.

8.34. Отже, в цьому випадку Позивач юридично засновує свої вимоги на встановленому у частині першій статті 6bis Паризької конвенції обов`язку України «за клопотанням зацікавленої особи … визнавати недійсною реєстрацію … товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів».

8.35. Ця норма Конвенції як норма матеріального права встановлює спосіб захисту («визнавати недійсною реєстрацію»), про який просить Позивач і який за наведеним положенням Конвенції застосовується за умови, що знак (марка) Позивача «за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим».

8.36. Тобто визнання марки добре відомою є з урахуванням зазначеного положення Конвенції не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва).

8.37. Визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є таким чином встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.

8.38. Таке визнання не має значення erga omnes, тобто обов`язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі. Рішенням господарського суду у позовному провадженні вирішується спір між його сторонами, суд ухвалює його внаслідок розгляду справи на засадах, серед іншого, диспозитивності і змагальності, що передбачає право сторони визнавати вимоги іншої сторони і стверджувані нею обставини, внаслідок чого суд обмежений у встановленні обставин ex officio, зокрема й обставин, які свідчать про відомість марки або спростовують це.

8.39. Велика Палата obiter dictum відзначає, що про обґрунтованість таких висновків свідчить також те, що у меморандумі «Охорона добре відомих знаків», підготовленому Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (документ WKM/CE/III/2 від 20.08.1997), виданому для третьої сесії Комітету експертів з добре відомих знаків, Міжнародне бюро відзначило: «очевидним є те, що це в інтересах власника добре відомої марки для будь-якої майбутньої охорони подати заявку на її реєстрацію. Зокрема, це в його інтересах, оскільки будь-яке рішення суду, яке встановлює, що знак є добре відомим, є дійсним лише inter partes; іншими словами, його не можна застосувати до третіх осіб» (п. 2.2).

8.40. Першим реченням частини першої статті 25 Закону № 3689-XII у наступних редакціях після внесення змін Законом від 22.05.2003 № 850-IV встановлено: «Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом» (у редакції Закону від 21.07.2020 № 815-IX термін «добре відомий знак» замінено на «добре відома торговельна марка»).

8.41. Тобто ця норма Закону № 3689-XII спрямована на виконання положення статті 6bis Паризької конвенції, повністю їй відповідає і, отже, не встановлює визнання судом марки добре відомою як окремий спосіб захисту прав.

8.42. Велика Палата окремо звертає увагу на відповідність викладених вище висновків положенням ЦК України стосовно прав на добре відому марку.

8.43. Так, згідно із частинами першою та третьою статті 494 ЦК України «Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку» набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом; умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом; набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

8.44. Положення частини третьої цієї статті про те, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом, не слід розуміти як таке, що відповідно до неї визнання торговельної марки добре відомою є засобом набуття майнових прав на марку.

8.45. Стаття 494 ЦК України регулює засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, а не власне набуття цього права.

8.46. Протилежне тлумачення, а саме що визнання в установленому законом порядку марки добре відомою є набуттям права на неї, суперечило б положенням статті 6bis Паризької конвенції, Закону № 3689-XII та, у випадку, коли мова йде про визнання марки добре відомою судом у позовному провадженні, призводило б до ситуації, коли судове рішення, яким вирішується спір між його сторонами, має значення erga omnes, тобто для невизначеного кола осіб, адже як засіб набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку за його допомогою сторона набувала б таке право як абсолютне, тобто у відносинах з третіми особами.

8.47. Аналогічний підхід Велика Палата застосовує й до положення частини другої статті 495 ЦК України про те, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

8.48. Ця стаття встановлює презумпції різної сили стосовно особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Стосовно торговельної марки, набуття прав на яку засвідчено свідоцтвом, - це володілець свідоцтва. Свідоцтво, дійсно, засвідчує для необмеженого кола осіб набуття його володільцем майнових прав інтелектуальної власності. Стосовно добре відомої торговельної марки, набуття прав на яку не засвідчено свідоцтвом, однак яку визнано добре відомою рішенням Апеляційної палати, ця норма встановлює презумпцію належності майнових прав інтелектуальної власності особі, щодо якої Апеляційна палата визнала марку добре відомою. На відміну від значення свідоцтва для необмеженого кола осіб, це визнання має обов`язкове значення для заявника і НОІВ, про що вже йшлося у п. 8.20 цієї постанови. Визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes, тобто тільки для сторін спору.

8.49. З огляду на викладене вище Велика Палата Верховного Суду вважає помилковими висновки судів у цій справі про існування підстав для задоволення вимоги про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я Позивача як окремої позовної вимоги. Велика Палата висновує, що така вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту. У зв`язку із цим у задоволенні цієї вимоги слід відмовити.

Стосовно вимоги зобов`язати УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення добре відомою торговельною маркою в Україні до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені

8.50. Окремо Велика Палата звертає увагу на те, що згідно із частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ.

8.51. Отже, внесення до переліку, який за законом має інформаційний характер, відомостей про добре відому марку не має юридичного значення для правовідносин, пов`язаних з правами на торговельну марку.

8.52. Закладений у положеннях частини четвертої статті 25 Закону № 3689-XIIмеханізм інформування НОІВ про рішення про визнання марки добре відомою і внесення нею відомостей про таку марку до Переліку спрямований на забезпечення ефективності дії норми абзаців третього та четвертого пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII, згідно з яким не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв`язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника.

8.53. З огляду на те, що набуття права на торговельну марку, що визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом (абзац третій пункту 3 статті 5 Закону № 3689-XII), інформуванням НОІВ про визнання марки добре відомою та внесенням відповідних відомостей до Переліку досягається поінформованість НОІВ про добре відомі марки і практична можливість для НОІВ не допустити реєстрацію торговельної марки, тотожної або схожої настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з відповідною добре відомою маркою.

8.54. У зв`язку з тим, що дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення відомостей до Переліку не впливають на права учасників цивільного обігу, а Перелік за частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII має інформаційний характер, вимога власника добре відомої марки про зобов`язання НОІВ внести відомості до Переліку не спрямована на захист прав на добре відому марку.

8.55. Суди в оскаржених рішеннях також послались на інформаційний характер відомостей Переліку, що, однак, не перешкодило їм прийняти помилкове рішення щодо цієї позовної вимоги.

Стосовно вимоги визнати недійсним свідоцтво Товариства на знак

8.56. Помилково задовольнивши як окрему позовну вимогу заявлену Позивачем вимогу про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я Фірми, суди також помилково вважали вимогу про визнання недійсним повністю свідоцтва Товариства похідною від неї і такою, що право позивача на звернення з нею до суду виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

8.57. Своєю чергою, задовольнивши вимогу про визнання недійсним свідоцтва Товариства, суди також задовольнили як похідну від неї вимогу зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.

8.58. Суди виходили з того, що підставою для визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 є визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою стосовно Фірми, а відтак право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

8.59. При цьому суди також послались на те, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеню змішування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.

8.60. Велика Палата звертає увагу на взаємовиключність наведених вище висновків судів.

8.61. З моменту, коли торговельна марка стає добре відомою в силу дії факторів, з якими пов`язується набуття маркою відомості (а не з моменту визнання її такою Апеляційною палатою або судом), її власник набуває передбачені законодавством права власника добре відомої марки, зокрема й право звернутись до Апеляційної палати для визнання марки добре відомою або, якщо права власника були порушені, - до суду з відповідним позовом, спрямованим на захист цих прав.

8.62. Також у своїх суперечливих висновках суди не врахували положення частин другої та третьої статті 6bis Паризької конвенції.

8.63. Частина друга статті 6bis Конвенції встановлює, що для подання вимоги про скасування такого знака (тобто товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування із добре відомим знаком, що використовується для ідентичних або подібних продуктів) надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

Частина третя цієї статті встановлює правило, за яким строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

8.64. Опубліковані ВОІВ Настанови звертають увагу на те, що слова «не менше» у частині другій статті 6bis Конвенції означають, що встановлення строку за умови, що він буде не менше п`яти років, залишено національному законодавству або для вирішення адміністративним чи судовим органам держав-учасниць (п. (j) коментаря до статті 6bis Конвенції).

8.65. Як уже було зазначено вище, Велика Палата виходить зі схожого розуміння цього положення Конвенції і висновує, що положення першого речення частини другої статті 6bis Паризької конвенції у взаємозв`язку з положеннями національного законодавства про позовну давність слід застосовувати як такі, що передбачають загальну позовну давність три роки для вимоги про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) знака, що починає свій перебіг від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила, однак цей строк не може бути менше за п`ять років від дати реєстрації знака, стосовно якого заявлена вимога.

8.66. Стосовно положення частини третьої статті 6bis Конвенції Настанови містять такий коментар: «(l) Адміністративні або судові органи країни, у якій запитано охорону добре відомої марки, встановлюють, чи зареєстровано конфліктуючу марку недобросовісно, в разі чого ніяке обмеження строку для позову не застосовується. Недобросовісність зазвичай має місце, коли особа, яка реєструє або використовує конфліктуючу марку знала про добре відому марку і, як презюмується, мала намір одержати вигоду від можливого змішування тієї марки і марки, яку вона зареєструвала або використовує».

8.67. Отже, за відсутності недобросовісності у реєстрації торговельної марки іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) торговельної марки цієї особи може бути задоволений в межах загальної позовної давності, що не може бути менше п`яти років від дати реєстрації марки.

8.68. Obiter dictum, не як до джерела права, а для ілюстрації того, яке значення у праві може мати добросовісність реєстрації конфліктуючого знака для обмеження права на захист власника добре відомої марки, Велика Палата звертається до практики Суду справедливості Європейського Союзу, який у справі C-482/09 (рішення від 22.09.2011) у відповідь на запит стосовно тлумачення статей 4(1)(а) та 9(1) Директиви 89/104/ЕЕС від 21.12.1988 розтлумачив доктрину «мовчазної згоди» (acquiescence) у праві Європейського Союзу, як вона викладена у статті 9(1) Директиви: якщо власник більш ранньої торговельної марки протягом п`яти послідовних років не заперечував проти використання більш пізньої марки, зареєстрованої у тій же країні-учасниці, будучи обізнаним про таке використання, він не має права з посиланням на більш ранню торговельну марку звертатись по визнання недійсною більш пізньої торговельної марки або заперечувати проти використання більш пізньої торговельної марки, крім випадку, коли реєстрація більш пізньої торговельної марки була здійснена недобросовісно.

Суд справедливості ЄС надав тлумачення цим положенням про «мовчазну згоду» для національного судового провадження між Budejovicky Budvar, narodni podnik, броварнею у Чеській Республіці, і Anheuser?Busch Inc., броварнею уСША, які обоє майже 30 років просували кожен своє пиво у Сполученому Королівствіпід словесним позначенням«Budweiser» або торговельними марками, які містили це позначення (§77 рішення Суду справедливості ЄС).

За висновками Суду справедливості ЄС, в умовах як у цьому провадженні «тривалий період чесного одночасного використання двох ідентичних торговельних марок для позначення ідентичних продуктів не має і не може мати негативного впливу на основну функцію торговельної марки, яка полягає в гарантуванні споживачам походження товарів або послуг» (§ 82 рішення). «Слід додати, що у випадку, якщо в майбутньому з використанням торговельних марок Budweiser буде пов`язана будь-яка нечесність, така ситуація може, у разі необхідності, розглядатися у світлі правил, що стосуються недобросовісної конкуренції» (§ 83 рішення).

За висновками Суду справедливості ЄС, чотирма передумовами для початку перебігу п`ятирічного строку за статтею 9(1) Директиви є: 1) реєстрація у державі-учасниці більш пізньої торговельної марки (при цьому реєстрація більш ранньої торговельної марки, тобто тієї, власник якої звертається по захист, не є передумовою для початку перебігу строку); 2) добросовісне подання заявки на реєстрацію більш пізньої марки; 3) використання більш пізньої марки її власником у країні-учасниці; 4) обізнаність власника більш ранньої марки про те, що більш пізня марка зареєстрована і використовується після реєстрації.

8.69. Велика Палата зважає на те, що доктрина «мовчазної згоди», як вона закріплена у праві ЄС (Директиви 89/104/ЄЕС від 21.12.1988, а надалі у Директиві 2008/95/ЄС від 22.10.2008 і Регламенті (ЄС) № 207/2009 від 26.02.2009, згодом у Директиві (ЄС) 2015/2436 від 16.12.2015), не запроваджена у законодавстві України, однак посилається на її тлумачення у праві ЄС для ілюстрації того, що у питанні охорони та захисту прав на торговельні марки можливим і навіть таким, що має бути однаковим у всіх державах-учасницях ЄС (§ 37 рішення Суду справедливості ЄС), є підхід, за яким два власники торговельних марок (які містять ідентичне позначення), які тривалий час використовували їх для просування своєї продукції, можуть надалі добросовісно використовувати їх.

8.70. Отже, у цій справі, зважаючи на особливі умови, з якими законодавство пов`язує захист права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, суди мали встановити, чи набув Позивач це право, і чи є знак Відповідача таким, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої торговельної марки, здатні викликати змішування з нею.

8.71. Якщо так, то суди мали встановити, чи дотримано строк, встановлений національним законодавством та Паризькою конвенцією для вимоги про визнання недійсним свідоцтва, або ж чи була реєстрація знака Відповідачем-2 недобросовісною.

8.72. Суди обставин, які б дозволили зробити висновки з цих питань, не встановили, не дослідили докази, на які скаржник вказує у касаційній скарзі, визначаючи серед підстав касаційного оскарження також пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України.

Стосовно порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи

8.73. Скаржник у касаційній скарзі посилається на те, що суди у цій справі не дослідили низку важливих доказів, які мають значення для правильного вирішення справи. Велика Палата у зв`язку із цим звертає увагу на таке.

Стосовно промислової та статистичної звітності Товариства

8.74. Товариство стверджує, що суди не надали оцінки його промисловій та статистичній звітності з 1986 до 1996 року включно (п. 2.2 касаційної скарги). Копії звітності, дійсно, були подані Товариством до суду першої інстанції з посиланням на ці документи у відзиві на позов (т. 2., а. с. 45).

8.75. Суди прийняли від Фірми звітність як належні докази та встановили за ними такі обставини:

«Згідно з аналізом результатів економічної діяльності Фірми за 1995 рік «ІНФОРМАЦІЯ_2» № 6 було реалізовано на загальну суму 88 519,5 млн крб.; питома вага в загальному обсязі прибутку - 6,33 %.

За розшифровкою до форми 12-НТЗ за січень - грудень 1996 року обсяг випуску «ІНФОРМАЦІЯ_6» склав 15 433 т. уп., у грошовому вираженні (в чинних цінах) - 1 949,2 (звіт за основною діяльністю за 1996 рік).

Відповідно до пояснювальної записки щодо збуту готової продукції за 1996 рік лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_10 N6» було продано у кількості 12 966,27 т. уп., загальною вартістю 1 601 775 грн

…

- у 1994 році позивач виготовив 36 302 тисяч упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_11» і 601 тисячу упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2 № 10», а рентабельність препаратів склала 62,8 % та 29,1 % відповідно (копія звіту по основній діяльності за 1994 рік ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» міститься в матеріалах справи).

8.76. При цьому стосовно звітності Скаржника суди дійшли такого висновку:

«Товариство зазначає, що звітом про виробництво за 1996 рік, що є офіційним документом, тобто саме тим доказом, який містить необхідну інформацію для встановлення обставин справи, визначено, що у 1996 році Товариство виробило і реалізувало лікарський засіб - таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_1» у кількості 22 115 000 уп.

Товариство не надало доказів, що підтверджують реалізацію ним препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території України у 1996 році».

8.77. Отже, суди обмежились констатацією тверджень Товариства і висновком про ненадання ним доказів. Натомість зі звітності Фірми суди одержали належну до справи інформацію. Відсутність результатів дослідження звітності Товариства вказує на те, що ці докази судами досліджені не були.

Стосовно зразків упаковки

8.78. Скаржник у касаційній скарзі посилається на те, що суди не дослідили як доказ зразки упаковки його продукції.

8.79. Дійсно, матеріали справи містять зображення зразків упаковки (зокрема, т. 3, а. с. 219-225), на які Товариство посилалось у відзиві на позов як на підтвердження використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» (т. 2., а. с. 53).

8.80. Рішення судів не містять висновків стосовно цих доказів.

Стосовно заяв свідків

8.81. Скаржник посилається на те, що суди не дослідили заяви свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

8.82. Дійсно, письмові заяви цих свідків були подані ним до суду першої інстанції (т. 6., а. с. 176, 177) з посиланням на них як на джерело доказової інформації про використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» Товариством ( т. 6., а. с. 136)

8.83. Суди у своїх рішеннях висновків стосовно цих доказів не робили.

Стосовно висновку Загребельного В. В.

8.84. Скаржник посилається на те, що «судами не надано юридичної оцінки висновку судового експерта Загребельного В. В.».

8.85. Такий висновок дійсно є в матеріалах справи (т. 6., а. с. 207), а в рішеннях судів не викладено мотивів його прийняття, відхилення чи результатів оцінки.

8.86. Водночас, обґрунтовуючи належність (релевантність) цього висновку до справи, Скаржник вказує, що ним «фактично спростовано ймовірність та законність походження соціологічного дослідження» Фірми, «експертне дослідження повністю спростовувало докази позивача щодо даних соціологічних опитувань відомості спірного позначення з приналежністю Позивачу».

8.87. Велика Палата відхиляє посилання Скаржника на належність цього доказу як такого, з допомогою якого можна встановити «законність походження соціологічного дослідження», оскільки це питання відповідності нормам права, правової кваліфікації і не є фактичною обставиною, яка може бути встановлена доказами, зокрема висновком експерта.

8.88. Стосовно ж іншого, тобто здатності спростувати подані позивачем дані соціологічних опитувань, то цей доказ підлягає дослідженню та оцінці.

Стосовно звіту про соціологічне опитування Інституту розвитку міста

8.89. Товариство у касаційній скарзі посилається на те, що ним було подано звіт про соціологічне опитування КО «Інститут розвитку міста» ПМР.

8.90. Суд першої інстанції відхилив звіт, пославшись на те, що опитування, проведене цією організацією, не відповідає вимогам Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (втратив чинність 25.05.2021), ні щодо організації, яка повинна проводити таке опитування, ані щодо кількості респондентів такого опитування. Суд дійшов висновку, що Інститут розвитку міста, який проводить опитування стосовно міського життя та розвитку міста Полтава, не може бути організацією, що спеціалізується в галузі проведення соціологічних досліджень.

8.91. Відхиливши доказ як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правового акта, суд таким чином виснував про його недопустимість, внаслідок чого його не оцінив. При цьому суд не відмовляв окремо у прийнятті цього доказу як недопустимого протягом розгляду справи, залишивши таким чином вирішення питання допустимості до прийняття рішення у справі.

8.92. Суд, однак, не вказав у рішенні, чому вважає, що висновок соціологічного дослідження як умова його допустимості як доказу в суді має відповідати вимогам нечинного на час прийняття рішення суду нормативного акта, який встановлював порядок визнання знака добре відомим Апеляційною палатою.

8.93. Оскільки висновки суду стосовно того, що положення нечинного на час вирішення справи судом Порядку № 228 становлять частину процесуальних правил, якими може бути обмежена допустимість для суду доказів, є помилковими, відповідний доказ підлягає дослідженню судом.

Стосовно інших тверджень Скаржника про порушення норм процесуального права судами внаслідок недослідження доказів

8.94. Велика Палата частково погоджується з твердженнями Скаржника про те, що суди не дослідили висновок експерта ОСОБА_3 та рішення Інституту промислової власності від 29.03.2000. Рішення судів містять результати дослідження цих доказів. Водночас, з огляду на неправильне застосування судами норм матеріального права, що призвело до неправильного визначення предмета доказування, та порушення норм процесуального права, яке полягало у недослідженні інших доказів, на які посилався Скаржник, ці докази також не були досліджені для встановлення обставин, які належали до предмета доказування у взаємозв`язку з іншими доказами.

8.95. Посилання Скаржника на те, що суди не відобразили в судових рішеннях і не надали оцінку обізнаності позивача про факт видачі свідоцтва на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» у 2000 році, із чим Позивач нібито погодився, а суди мали визнати встановлений як такий, що не вимагав доказування, Велика Палата відхиляє, оскільки Скаржник не вказує, що саме він вважає заявою Позивача про визнання цієї обставини, яка не була врахована судом.

8.96. Велика Палата відхиляє посилання Скаржника на те, що він неодноразово ставив під сумнів відповідність поданих позивачем копій і, як наслідок, недостовірність походження вихідних даних, що були основою висновку експерта Андреєвої А. В., із цих підстав. Скаржник не вказує на конкретні заяви із цього процесуального питання, які він робив під час розгляду судами цієї справи, а також на конкретні докази, стосовно яких просив суди застосувати вимоги статті 91 ГПК України. Щодо заперечення достовірності вихідних даних для висновку експерта Андреєвої А. В., то Велика Палата цей аргумент відхиляє, оскільки, ставлячи під сумнів у суді касаційної інстанції достовірність доказу, скаржник не враховує, що суд касаційної інстанції не має права вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу (частина друга статті 300 ГПК України).

8.97. Згідно з вимогами частин першої, третьої статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Необхідність доводити обставини, на які учасник справи посилається як на підставу своїх вимог і заперечень в господарському процесі, є складовою обов`язку сприяти всебічному, повному та об`єктивному встановленню усіх обставин справи, що передбачає, зокрема, подання належних доказів, тобто таких, що підтверджують обставини, які входять у предмет доказування у справі, з відповідним посиланням на те, які обставини підтверджує цей доказ. Схожі висновки викладені в пунктах 8.7, 8.10 постанови КГС ВС від 04.02.2020 у справі № 910/15765/18.

8.98. Посилаючись у касаційній скарзі на те, що суди не дослідили інші докази, Скаржник не вказує, які обставини, що належать до предмета доказування у цій справі, мали бути з їх допомогою встановлені, що позбавляє суд касаційної інстанції можливості виснувати про їх належність до справи. Скаржник також не вказує, у яких заявах він посилався на ці докази як на такі, що підтверджують стверджувані ним обставини.

8.99. З огляду на це Велика Палата відхиляє інші загальні посилання Скаржника на те, що суди не дослідили докази у справі.

8.100. Разом з тим Велика Палата доходить висновку про обґрунтованість доводів Скаржника, викладених у касаційній скарзі, про неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, внаслідок того, що судами не були досліджені належні докази, що є порушенням вимог статей 86, 236, 237, 238, 282 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

9. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Щодо суті спору

9.1. Відповідно до пунктів 2, 3 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду; скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

9.2. Згідно із частиною третьою статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є, зокрема, порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.

За положеннями частини п`ятої вказаної статті висновки суду касаційної інстанції, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

9.3. За частиною першою статті 311 ГПК України суд скасовує судове рішення повністю або частково і ухвалює нове рішення у відповідній частині або змінює його, якщо таке судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права або порушенням норм процесуального права.

9.4. З огляду на наведене рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції у цій справі підлягають скасуванню повністю із прийняттям нового рішення - про відмову у позові в частині вимог про визнання позначення добре відомою торговельною маркою та зобов`язання внести відомості до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, а в частині вимог про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг справу слід направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Щодо судових витрат

9.5. Враховуючи, що в частині вирішення позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг справа підлягає направленню на новий розгляд, розподіл судових витрат не здійснюється.

Керуючись статтями 308, 310, 311, 314-317 Господарського процесуального кодексу України, Велика Палата Верховного Суду

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Касаційну скаргу Акціонерного товариства «Лубнифарм» задовольнити частково.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 у справі № 910/13988/20 скасувати.

3. У частині позовних вимог про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність», прийняти нове рішення. У позові в цій частині відмовити.

4. У частині позовних вимог про визнання недійсним належного АТ «Лубнифарм» свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо усіх товарів 05 класу МКТП та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 справу направити на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя В. Ю. Уркевич
Суддя-доповідач І. В. Ткач
Судді:О. О. Банасько С. І. Кравченко
О. Л. Булейко О. В. Кривенда
Ю. Л. Власов М. В. Мазур
І. А. Воробйова С. Ю. Мартєв
М. І. Гриців К. М. Пільков
Ж. М. Єленіна С. О. Погрібний
І. В. Желєзний О. В. Ступак
Л. Ю. Кишакевич О. С. Ткачук
В. В. Король Є. А. Усенко
Н. В. Шевцова

Відповідно до частини третьої статті 314 ГПК України постанову оформив

суддя К. М. Пільков