РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.02.2024Справа № 910/18579/21

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (відповідач 1);

Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (відповідач 2);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" (відповідач 3);

про визнання повністю недійсними свідоцтв та зобов`язання вчинити дії.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Рябий І.П.

Представники:

Від позивача: Сопільняк О.Ю., адвокат, ордер серії АІ № 1194671 від 11.01.2022;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: Запорожець Л.Г., уповноважена особа;

Від відповідача 3: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (відповідач 1), Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач 2) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" (відповідач 3), у якому просило:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України №259387 на знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ";

- визнати недійсним повністю свідоцтво України №259386 на знак для товарів і послуг "NutriDem";

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (ідентифікаційний код юридичної особи: 31032378; адреса: Україна, 01601, Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 259387 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (ідентифікаційний код юридичної особи: 31032378; адреса: Україна, 01601, Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №259386 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40907034; адреса: Україна, 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова, буд. 3) припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30112347; адреса: 04116, Київ, вул. Гаврилишина Богдана, 7А) на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977 шляхом використання позначень "НУТРІДЕМ" та "NUTRIDEM" для нанесення на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт та експорт, використання позначень в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет.

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40907034; адреса: Україна, 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова 3) припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30112347; адреса: 04116, Київ, вул. Гаврилишина Богдана, 7А) на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977, а також на комерційне найменування "НУТРІМЕД", а саме, використання позначення "НУТРІДЕМ" у найменуванні юридичної особи, шляхом внесення відповідних змін до установчих документів ТОВ "Нутрідем" і виключення позначення "НУТРІДЕМ" з назви юридичної особи чи зміни назви юридичної особи;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи: 37593550; адреса: Україна, 03067, Київ, вул. Машинобудівна, 35-А), як реєстратора доменного імені "nutridem.com.ua", припинити делегування доменного імені "nutridem.com.ua" шляхом видалення домену з реєстру доменних імен.

Позовні вимоги обґрунтовані необхідністю захисту прав інтелектуальної власності позивача на комерційне найменування, а також захисту інтересу позивача, як особи, яка використовує зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2021 відкрито провадження у справі № 910/18579/21, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 11.01.2022.

21.12.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" було подано заяву про забезпечення позову, в якій заявник просив суд вжити заходи забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40907034; адреса: 08330, Київська область, Бориспільський район, с. Дударків, вул. Садова, буд. 3) здійснювати будь-які дії з передання іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки "НУТРІДЕМ" за свідоцтвами України №№259387, 259386, відмовлятися повністю або частково від свідоцтв на вказані торговельні марки до набрання законної сили рішенням суду у даній справі;

- заборони Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (ідентифікаційний код юридичної особи: 31032378; адреса: Україна, 01601, Київ, вул. Глазунова, 1) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" стосовно відмови Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" повністю або частково від прав на торговельні марки "НУТРІДЕМ" за свідоцтвами України №№259387, 259386, на підставі заяви; передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки "НУТРІДЕМ" за свідоцтвами України №№259387, 259386, та видачі будь-якій особі дозволу (видача ліцензії) на використання торговельних марок за вказаними свідоцтвами України;

- заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи: 37593550; адреса: Україна, 03067, Київ, вул. Машинобудівна, 35-А) вчиняти дії з переделегування (трансферу) доменного імені nutridem.com.ua на користь будь-яких осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази "Whois" стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені nutridem.com.ua, особи реєстратора доменного імені nutridem.com.ua, а також припиняти (скасовувати) делегування вказаного доменного імені, а також зобов`язати здійснити блокування внесення будь-яких змін до запису про доменне ім`я nutridem.com.ua та унеможливити зміну реєстранта цих доменних імен.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.12.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" про забезпечення позову задоволено повністю.

Від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" до господарського суду надійшов відзив на позовну заяву, за змістом якого відповідач 2 просить відмовити у задоволенні позовних вимог.

25.01.2022 до господарського суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" подало відзив на позовну заяву, в якому просило відмовити у задоволенні позову.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" 26.01.2022 подало до господарського суду відзив на позовну заяву, в якому просило відмовити у задоволенні позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2022 закрито провадження у справі № 910/18579/21 в частині позовних вимог, заявлених до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна".

18.02.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" подало до господарського суду заяву про залучення ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 1.

У підготовчому засіданні 05.07.2022, судом ставилася на обговорення заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" про залучення третьої особи, яка була відкликана представником позивача у зв`язку з недоцільністю його розгляду та яка, відповідно, судом не розглядалася.

15.11.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" подало до господарського суду клопотання про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 замінено відповідача 2 у справі № 910/18579/21, а саме: Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" замінено на його правонаступника - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, ).

У підготовчому засіданні 20.12.2022 Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" подала відзив на позовну заяву, в якому просила відмовити у задоволенні позовних вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2022 призначено у справі № 910/18579/21 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу, провадження у справі №910/18579/21 на час проведення експертизи та отримання висновку експерта зупинено.

10.05.2023 до суду від атестованого судового експерта Жили Богдана Володимировича надійшов висновок експерта № 243 від 10.05.2023, а також матеріали справи № 910/18579/21.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" 12.09.2023 звернулося до господарського суду з клопотання про призначення у справі повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2023 призначено у справі № 910/18579/21 повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, провадження у справі № 910/18579/21 на час проведення експертизи та отримання висновку експерта зупинено.

04.12.2023 до суду від Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов висновок експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023, а також матеріали справи № 910/18579/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2023 поновлено провадження у справі № 910/18579/21, підготовче засідання призначено на 09.01.2024.

Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" 09.01.2024 подала до господарського суду заперечення на висновок експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023.

09.01.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" подало до господарського суду заяву про компенсацію витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2024 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/18579/21 до судового розгляду по суті на 23.01.2024.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" 20.02.2024 подало до господарського суду клопотання про долучення доказів судових витрат, понесених позивачем у зв`язку з розглядом справи.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" у судовому засіданні 27.02.2024 просив позов задовольнити повністю.

У судовому засіданні 27.02.2024 представник Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" у судове засідання 27.02.2024 не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

При цьому суд вказує, що ухвали суду направлялися на адресу місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем", яке зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: вул. Садова 3,с. Дударків, Бориспільский район, Київська область, 08330.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме з повідомлень про вручення поштового відправлення, Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" отримувало ухвали суду, тобто вказане товариство знало, що в господарському суді розглядається справа з позовними вимогами до нього.

Крім цього суд зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" приймало активну участь у справі та подавало до суду клопотання, заяви та інші документи, що також додатково свідчить про обізнаність відповідача 1 про наявність даної справи.

Згідно з частиною 1, 3 статті 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Судом, враховано, що в силу вимог пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням пунктом 1 статті 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України № 1-5/45 від 25 січня 2006, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

27.02.2024 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно та повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 є власником свідоцтв України на торговельні марки № 218338 (зареєстрована 25.10.2016 для товарів 5, 29, 30, 32, 35, 42, 44 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП)), № 286304 (зареєстрована 10.11.2020 для товарів 5, 35, 42, 44 класу МКТП), № 215583 (зареєстрована 25.08.2016 для товарів 5, 29, 30, 32, 35, 42, 44 класу МКТП), № 24977 (зареєстрована 15.05.2002 для товарів 5, 30, 31, 35, 37, 38, 42 класу МКТП).

02.01.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (далі також - позивач) та ОСОБА_2 укладено ліцензійний договір № 2014/ЛД-1 про надання дозволу на використання торговельних марок (далі - ліцензійний договір), згідно з умовами якого позивач набув виключну ліцензію на використання торговельної марки за свідоцтвом України № 24977.

01.10.2021 між позивачем та ОСОБА_2 було укладено додаткову угоду до ліцензійного договору, відповідно до умов якої текст ліцензійного договору викладений у новій редакції. Відповідно до положень додаткової угоди позивач набув виключну ліцензію на використання торговельних марок за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977.

В свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (далі також відповідач 1) є власником свідоцтв України № 259387 (зареєстрована 10.06.2019 для товарів 5, 29 класу МКТП), № 259386 (зареєстрована 10.06.2019 для товарів 5, 29 класу МКТП).

Позивач вказує, що торговельні марки за свідоцтвами України №№ 259387, 259386 зареєстровані на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвами України №№ 218338, 215583, 24977 (далі - Торговельні марки), раніше зареєстрованими в Україні для споріднених товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Крім того, позивач вказує, що використання відповідачем 1 позначення "Нутрідем" у найменуванні юридичної особи порушує права інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" на Торговельні марки та на комерційне найменування.

А відтак, на думку позивача, торговельні марки за свідоцтвами України №№ 259387, 259386 мають бути визнані недійсними, а відповідачу 1 заборонено використовувати позначення "Нутрідем" у найменуванні юридичної особи.

Також позивач вказує, що саме Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі також - відповідач 2, УКРНОІВІ) має повноваження внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України №№ 259387, 259386 та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетні "Промислова власність".

Відповідач 1, заперечуючи проти позовних вимог, вказує, що торговельні марки позивача та торговельні марки Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" не є фонетично, графічно схожими чи схожими за семантичними ознаками, оскільки торговельні марки відповідача 1 мають значні розрізняльні риси, які дозволяють споживачам товарів 5 та 29 класу МКТП вирізнити ці торговельні марки та товари, що ними марковані від товарів і торговельних марок позивача.

Крім цього відповідач 1 зазначає, що відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог в частині зобов`язання припинити порушення прав позивача на комерційне найменування "Нутрімед", а саме використання позначення "Нутрідем" в найменуванні відповідача 1.

Відповідач 2, заперечуючи проти позовних вимог, вказує, що за заявками №№ m201708708, m201708708 були проведені формальна та кваліфікаційна експертизи під час проведення яких, заявлені до реєстрації позначення перевірялися на відповідність умовам надання правової охорони та за наслідком проведення яких, 27.11.2018 закладом експертизи було винесено висновки про відповідність знаків умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг.

Також відповідач 2 вказує, що торговельні марки позивача та торговельні марки Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" не є схожими настільки, що їх можна сплутати, а відтак твердження Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" про схожість торговельних марок не є обґрунтованими.

Крім цього, відповідач 2 зазначає про необґрунтованість тверджень позивача про порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" прав на комерційне найменування "Нутрімед", яке використовує позивача, оскільки УКРНОІВІ, на момент подання заявки відповідачем 1, не мав ніякої інформації стосовно фірмового найменування позивача, а також його товарів або послуг.

При цьому, УКРНОІВІ звертає увагу на те, що позивач, керуючись критеріями відомості та схожості, повинен довести юридичний факт схожості із оскаржуваним знаком та відомості свого комерційного (фірмового) найменування на момент подання та розгляду заявки на відповідний знак.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України. кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Як зазначає позивач, він звернувся до суду за захистом прав Гулого С.І., як власника торговельних марок за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977 стосовно наведених у них класів МКТП.

При цьому суд вказує, що згідно з умовами ліцензійного договору та положеннями чинного законодавства України, позивач має право звертатися з відповідними заявами до судових та правоохоронних органів для захисту прав ОСОБА_2 на Торговельні марки.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з даним позовом.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) визначає, що свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки (пункт 3).

Як визначено п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у редакції від 21.05.2015, що діяла на дату подання заявок №№ m201708708, m201708708, а саме 20.04.2017, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (317-19) та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у редакції від 21.05.2015, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

В свою чергу, згідно з п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у редакції від 21.05.2015, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у редакції від 21.05.2015, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються

такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

За змістом ст. 492 Цивільного кодексу України, торгівельна марка фактично носить вирізняльну функцію, тобто індивідуалізує виробника товарів і послуг з поміж інших осіб, які виробляють такі самі або споріднені товари (послуги), а сприйняття знаку на товари і послуги пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг.

Суд відзначає, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (постанова Верховного Суду від 13.08.2019 у справі № 910/6920/17, аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного Суду від 06.02.2020 № 910/2503/18).

При цьому суд вказує, що за змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

У матеріалах справи містяться висновок експерта № 108-01 від 20.01.2022, складений судовим експертом Петренком С. А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності (далі - висновок експерта № 108-01 від 20.01.2022) наданий позивачем та висновок експерта № 159-08/22 від 14.08.2022, складений судовим експертом Соповою К. А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності (далі - висновок експерта № 159-08/22 від 14.08.2022), який наданий відповідачем 1.

У висновку експерта № 108-01 від 20.01.2022 за результатами проведеного дослідження наведені наступні відповіді на поставлені для дослідження питання:

1) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016).

2) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017 року, дата реєстрації - 10.06.2019) є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 24977 (дата подання заявки - 19.03.1999, дата реєстрації - 15.05.2002).

3) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 259386 (дата подання заявки - 20.04.2017 року, дата реєстрації - 10.06.2019 року) є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583 (дата подання заявки - 13.03.2015, дата реєстрації - 25.08.2016).

4) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

5) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

6) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "НУТРІДЕМ" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338 (дата подання заявки - 27.07.2015 року, дата реєстрації - 25.10.2016 року).

7) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем", є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Нутрімед".

8) Позначення "NUTRIDEM", використане в доменному імені nutridem.com.ua, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583 (дата подання заявки - 13.03.2015, дата реєстрації - 25.08.2016).

В свою чергу у висновку експерта № 159-08/22 від 14.08.2022 викладені наступні висновки:

1) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338.

2) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 24977.

3) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 259386 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583.

4) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

5) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

6) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338.

7) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем", не є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Нутрімед".

8) Позначення "NUTRIDEM", використане в доменному імені nutridem.com.ua, не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583.

З наведеного вбачається, що вказані висновки містить відповіді на порушені питання, однак вони є такими, що протирічать один одному.

Пунктом другим частини 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі, якщо жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до чинного законодавства України суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з`ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об`єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши правові позиції сторін, суд дійшов висновку, що для всебічного та об`єктивного з`ясування спірних правовідносин у справі № 910/18579/21, а також юридичної оцінки достеменності посилань позивача та відповідача 1, враховуючи наявність у матеріалах справи двох висновків експертів, які протирічать один одному, необхідним є призначення у справі судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2022 у справі № 910/18579/21 призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу. На вирішення експерта поставлено наступні запитання:

1) Чи є знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації -10.06.2019) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016)?

2) Чи є знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки -20.04.2017, дата реєстрації -10.06.2019) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" (комбін.) за свідоцтвом України № 24977 (дата подання заявки - 19.03.1999, дата реєстрації - 15.05.2002)?

3) Чи є знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" (комбін.) за свідоцтвом України №259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583 (дата подання заявки - 13.03.2015, дата реєстрації - 25.08.2016)?

4) Чи є знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

5) Чи є знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" (комбін.) за свідоцтвом України №259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

6) Чи є позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України №218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016)?

7) Чи є позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Нутрімед"?

Також вказаною ухвалою суду від 22.12.2022 відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попереджено експерта Жилу Богдана Володимировича, про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України, а витрати по проведенню експертизи покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем".

На виконання ухвали суду від 22.12.2022 матеріали справи № 910/18579/21 надано експерту Жилі Богдану Володимировичу в приміщенні Господарського суду міста Києва разом з ухвалою суду від 22.12.2022.

10.05.2023 до суду від судового експерта Жили Богдана Володимировича надійшов висновок експерта № 243 від 10.05.2023 з результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності (далі - висновок експерта № 243 від 10.05.2023), а також матеріали справи № 910/18579/21.

У висновку експерта № 243 від 10.05.2023 викладені наступні висновки:

1) Стосовно всіх товарів 05 класу МКТІ, а також таких товарів 29 класу МКТП, як молоко сухе; рибне борошно для споживання людьми; яєчний порошок, наведених у свідоцтві України № 259387 на знак для товарів і послуг (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації -10.06.2019), зареєстрований за вказаним свідоцтвом знак є схожим зі знаком за свідоцтвом України № 218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016) настільки, що їх можна сплутати.

2) Стосовно всіх товарів 05 класу МКТП, а також таких товарів 29 класу МКТП, як молоко та молочні продукти; альбумінове молоко; молоко з підвищеним вмістом білка; кефір; йогурт; молочні напої з перевагою молока; ряжанка (сквашене топлене молоко); сироватка молочна, наведених у свідоцтві України № 259387 на знак для товарів і послуг (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації -10.06.2019), зареєстрований за вказаним свідоцтвом знак є схожим зі знаком за свідоцтвом України № 24977 (дата подання заявки - 19.03.1999, дата реєстрації - 15.05.2002) настільки, що їх можна сплутати.

3) Знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" (комбін.) за свідоцтвом України №259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583 (дата подання заявки - 13.03.2015, дата реєстрації - 25.08.2016).

4) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє всі, наведені в свідоцтві, товари 05 класу МКТІ, а також такі, наведені в свідоцтві, товари 29 класу МКТП, як молоко сухе; рибне борошно для споживання людьми; яєчний порошок, молоко та молочні продукти; альбумінове молоко; молоко з підвищеним вмістом білка; кефір; йогурт; молочні напої з перевагою молока; ряжанка (сквашене топлене молоко); сироватка молочна.

5) Знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" (комбін.) за свідоцтвом України № 259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє зазначені в свідоцтві товари.

6) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "НУТРІДЕМ", є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016).

7) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем", є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Нутрімед".

До господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" надійшло клопотання про призначення повторної експертизи, яке обґрунтоване тим, що висновок атестованого судового експерта Жили Богдана Володимировича щодо фонетичної схожості зводиться до виявлення та визначення окремих факторів, а не обставин фонетичної схожості знаків в цілому, дослідження здійснено вибірково щодо певних товарів конкретних класів 5 та 29 МКТП, а порівняння щодо частини інших класів товарів не реалізовано взагалі, при цьому дослідження однорідності та спорідненості товарів і послуг щодо торговельних марок за свідоцтвами № 259386 та № 215583 не проводилось, а в частині встановлення можливості введення в оману у питаннях 4, 5 дослідження засновуються на висновках, викладених у відповідях на питання 1-3, які викликають сумніви у їх правильності.

Розглянувши у підготовчих засіданнях 12.09.2023 та 19.09.2023 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед", заслухавши думку представників учасників справи, суд прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до чинного законодавства України, суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з`ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об`єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Частиною 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України визначено, що за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Відповідно до ч. 4 п. 1.2.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

Так, за приписами ч. 1-3 ст. 10 Закону України "Про судову експертизу", судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Згідно з п. 7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.

З огляду на наведене, з`ясувавши обставини й дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що для об`єктивного та правильного вирішення спору необхідним є задовольнити клопотання позивача та призначити у справі повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01021, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 28/2, н/п № 43) у зв`язку з чим було винесено відповідну ухвалу від 19.09.2023.

04.12.2023 до суду від Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов висновок експертів № 434/1-2/23 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23.11.2023 (далі також - висновок експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023), а також матеріали справи № 910/18579/21.

У висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023 викладені наступні висновки:

1) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України №259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України №218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016).

2) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України №259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" (комбін.) за свідоцтвом України №24977 (дата подання заявки - 19.03.1999, дата реєстрації - 15.05.2002).

3) Знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" (комбін.) за свідоцтвом України №259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України №215583 (дата подання заявки - 13.03.2015, дата реєстрації - 25.08.2016).

4) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України №259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

5) Знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" (комбін.) за свідоцтвом України №259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

6) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "НУТРІДЕМ", є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України №218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016).

7) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "НУТРІДЕМ", є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "НУТРІМЕД".

Як передбачено ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Положеннями ст. 104 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

При цьому, як роз`яснив Верховний Суд України в п. 17 своєї постанови "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" від 30.05.1997 №8, при перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з`ясувати: чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатність поданих експертові об`єктів дослідження; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Як визначено ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Оцінюючи висновок експерта № 108-01 від 20.01.2022, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

При цьому суд вказує, що висновок експерта № 108-01 від 20.01.2022, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для подання до Господарського суду міста Києва на замовлення позивача у справі № 910/18579/21 згідно з заявою № 211006/13989 від 06.10.2021 та договором № 29/01/2021 від 11.10.2021, складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Петренком С. А., який має вищу технічну освіту (інженер хімік-технолог), вищу юридичну освіту (магістр), спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності (магістр), науковий ступінь кандидата юридичних наук, наукове звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 04.04.2008, дійсне до 13.10.2023), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності і експертний стаж з 2002 року.

Експертизу було проведено особисто експертом Петренком С. А., за адресою: вул. Казимира Малевича, 11, корпус 4, офіс 1304, місто Київ, без присутності інших осіб протягом періоду часу з 11.10.2021 по 20.01.2022.

Також у висновку експерта № 108-01 від 20.01.2022 вказано, що експерт Петренко С. А. обізнаний про кримінальну відповідальність згідно із ст. 384 Кримінального кодексу України.

В даному випадку, оцінивши вищенаведений висновок у сукупності з іншими доказами, які наявні в матеріалах справи, господарським судом встановлено, що висновок експерта № 108-01 від 20.01.2022 відповідає вищенаведеним вимогам і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним обставинам справи.

За таких обставин висновок експерта № 108-01 від 20.01.2022 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Оцінюючи висновок експерта № 159-08/22 від 14.08.2022 суд вказує наступне.

Так, висновок експерта № 159-08/22 від 14.08.2022, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для подання до суду на замовлення відповідача 1 у справі № 910/18579/21 згідно з заявою від 01.07.2022 та договором № 190 від 01.07.2022, складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Соповою К. А., яка має вищу юридичну освіту (освітній рівень "спеціаліст"), спеціальну вищу освіту з інтелектуальної власності (освітній рівень "спеціаліст"), науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань досліджень об`єктів інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товару і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво про присвоєння кваліфікації (підтвердження кваліфікації) судового експерта № 10-22/П від 20.01.2022, дійсне до 20.01.2025), стаж експертної роботи з 2003 року, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

Експертизу було проведено особисто експертом Соповою К. А., без присутності інших осіб протягом періоду часу з 01.07.2022 по 14.08.2022.

Також у висновку експерта № 159-08/22 від 14.08.2022 вказано, що експерт Сопова К. А. обізнана про кримінальну відповідальність згідно із ст. 384 Кримінального кодексу України.

При цьому суд вказує, що висновок експерта № 159-08/22 від 14.08.202 був поданий відповідачем 1 із порушенням вимог законодавства щодо форми доказів.

Згідно зі ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ст. 96 Господарського процесуального кодексу України, електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам`яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги". Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу.

Згідно з п. 4.20 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, предмети та документи, що були об`єктами експертного дослідження, підлягають поверненню органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), разом з висновком експертизи або повідомленням про неможливість надання висновку.

Відповідно до п. 4.22 Інструкції ро призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, оформлення клопотання експерта, висновку експерта (експертів), додатків до нього та повідомлення про неможливість надання висновку в електронній формі здійснюється з накладанням кваліфікованого електронного підпису експерта із засвідченням його кваліфікованою електронною печаткою експертної установи (одноразово на кожному файлі).

Зі ст. 91 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Відповідно до вимог п. 4.15 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, якщо експерт не є працівником державної спеціалізованої установи і працює на професійній основі самостійно, він засвідчує наданий ним висновок своїм підписом і печаткою із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Крім того, оригінал висновку експерта має обов`язково містити наступні реквізити: напис "прошито та пронумеровано"; особистий підпис особи, яка засвідчує документу; печатку експерта; дату засвідчення документу.

Судом встановлено, що при первинному поданні відповідачем 1 доказу у вигляді висновку експерта № 159-08/22 від 14.08.2022, він не відповідав ані критеріям, які висуваються для електронних доказів, ані критеріям щодо висновку експерта, та вимогам до оформлення Висновку експерта, встановленим в Інструкції (не підписаний КЕПом, не містив визначених вимогами законодавства реквізитів).

Поданий до суду оригінал висновку експерта № 159-08/22 від 14.08.2022 також містить дефекти форми, зокрема, не містить дати засвідчення документу як обов`язкового реквізиту, та не містить зазначення щодо повернення разом із висновком експерта всіх матеріалів, які були надані експертові на дослідження, що є порушенням вимог Інструкції.

Судом встановлено також, що експертом здійснено аналіз документу, який не є доказом та відсутній в матеріалах даної справи, що є порушенням норм чинного законодавства України.

Як зазначається у самому висновку експерта № 159-08/22 від 14.08.2022, на дослідження експерту разом із супровідним листом від 10.07.2022 адвоката на проведення експертного дослідження додатково було надано лист від директора ТОВ "Нутрідем" Р.А. Юрченка від 05.07.2022. Станом на дату звернення представників відповідача 1 із запитом на проведення експертного дослідження та залучення висновку експерта, вказаний лист відсутній в матеріалах справи.

Згідно з ст. 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Верховний Суд у своїй практиці притримується позиції, що недотримання процесуальних вимог при складанні висновку експерта призводить до визнання такого доказу недопустимим (Постанови Верховного Суду від 26.10.2022 у справі № 908/1092/21, від 15.12.2021 у праві № 910/16946/20 від 02.12.2021 у справі № 753/17190/18).

В свою чергу суд вказує, що всупереч ч. 5 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, у висновку експерта №159-08/22 від 14.08.2022, не зазначено, що вказаний висновок підготовлений для подання до суду.

При цьому суд зазначає, що згадування експертом про те, що в заяві та договорі зазначено що висновок замовляється для подання до суду не позбавляє його обв`язку щодо зазначення, що саме висновок експерта №159-08/22 від 14.08.2022 підготовлений для подання до суду.

Щодо суті викладеного у вказаному висновку, судом встановлено обставини, які впливають на визначення вірогідності вказаного доказу. Зокрема, що у різних частинах дослідження містяться суперечливі висновки, зокрема, щодо спорідненості товарів 5 та 29 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України № 259387 із послугами 42 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України № 218338.

Також, викладені у тексті висновку експерта №159-08/22 від 14.08.2022 заяви щодо мінімальної можливості сплутання порівнюваних позначень "НУТРІМЕД"/"NUTRIMED" та "НУТРІДЕМ"/"NUTRIDEM", текст містить неточності, які дають підстави стверджувати про можливість сплутування позначень самим судовим експертом.

Крім того суд звертає увагу, що відповідно до приписів ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи висновок експерта № 159-08/22 від 14.08.2022 в сукупності із іншими наявними у матеріалах справи доказами, у суду наявні підстави вважати, що висновок експерта не відповідає вимогам всебічності, повноти, об`єктивності і обґрунтованості та, як наслідок, викликає сумніви у його правильності.

Отже, з огляду на наявні дефекти форми, порушення вимог щодо оформлення та подання до суду висновку експерта як доказу у справі, з урахуванням положень ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає висновок експерта № 159-08/22 від 14.08.2022 не приймається судом як належний та допустимий доказ.

Оцінюючи висновок експерта № 243 від 10.05.2023 суд вказує, що висновок експерта № 243 від 10.05.2023, складений Жилою Б. В. , який має вищу юридичну освіту (освітній рівень "спеціаліст") та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітній рівень "спеціаліст"), статус патентного повіреного України (реєстраційний номер 299), кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", (Свідоцтво № 31-22/П видане Міністерством юстиції України 17.02.2022 і дійсне до 17.02.2025), стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року.

Експертизу було проведено особисто експертом Жилою Б. В., без присутності інших осіб протягом періоду часу з 23.01.2023 по 10.05.2025 на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 22.12.2022 у справі № 910/18579/21.

Також у висновку експерта № 243 від 10.05.2023 вказано, що експерт Жила Б. В. обізнаний про кримінальну відповідальність згідно із ст. 384 Кримінального кодексу України.

При цьому суд оцінює висновок експерта № 243 від 10.05.2023 критично та зазначає, що висновок викликає сумніви у його правильності в частині проведеного експертом дослідження та, як результат, в частині наданих висновків виходячи з наступного.

Судом встановлено, що дослідження та висновки експерта співпадають із висновками експерта Петренка С.А. у висновку експерта № 108-01 від 20.01.2022, який визнаний судом належним та допустимим доказом, у частині: питання про однорідність товарів і послуг відносно 5 класу МКТП; дослідження питань схожості торговельної марки за свідоцтвом України № 259387 з торговельними марками за свідоцтвами України №№ 218338, 24977; можливості введення в оману торговельною маркою за свідоцтвом України № 259387 щодо особи виробника; схожості позначення "НУТРІДЕМ" із торговельною маркою № 218338 та комерційним найменуванням "НУТРІМЕД" та відповідей на питання 6,7 дослідження.

У той же час, судом встановлено, що дослідження однорідності товарів і послуг здійснено судовим експертом вибірково лише щодо певних товарів 29 класу МКТП.

Також експерт повністю залишив поза увагою частину інших класів, для яких зареєстровано порівнювані торговельні марки, та порівняння щодо товарів таких класів не реалізовано взагалі.

При цьому дослідження однорідності та спорідненості товарів і послуг щодо торговельних марок за свідоцтвами № 259386 та № 215583 взагалі не проводилось.

Також, дослідження щодо фонетичної та семантичної схожості позначень зводиться до виявлення схожості окремих елементів та визначення окремих факторів.

Відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила № 116), та Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, під час порівняння знаків береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи та при цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень, при експертизі аналізується подібність усього позначення, а не його елементів.

Всупереч встановленим нормам законодавства експерт у дослідженні надає перевагу порівнянню і встановленню подібності чи схожості окремих елементів порівнюваних позначень "МЕД" та "ДЕМ", а не подібності чи схожості позначень "НУТРІДЕМ" та "НУТРІМЕД" в цілому.

Проте суд вказує, що методично невірно розбивати знак для товарів і послуг на частини та визначати схожість лише за однією частиною, необхідно враховувати розрізняльні елементи та надавати необхідної ваги будь-яким іншим ознакам та обставинам, якими не можна знехтувати і які сприяють формуванню загального враження від знаків в цілому.

За вказаних обставин, суд критично оцінює висновки експерта в частині дослідження однорідності товарів і послуг та фонетичної і семантичної схожості позначень.

Крім того суд звертає увагу, що відповідно до приписів ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи висновок експерта № 243 від 10.05.2023 в сукупності із іншими наявними у матеріалах справи доказами, у суду наявні підстави вважати, що висновок експерта не відповідає вимогам всебічності, повноти, об`єктивності і обґрунтованості та, як наслідок, викликає сумніви у його правильності.

А відтак, суд зазначає, що висновок експерта № 243 від 10.05.2023 не може бути прийнятий судом як належний та допустимий доказ.

Оцінюючи висновок експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023, за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

При цьому суд вказує, що висновок експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023, складений експертами Чабанець Т. М. , Фоєю О. А. та Мотузкою К. А . Головою комісії призначено Чабанець Т. М .

Вказаний висновок складений особисто експертами Чабанець Т. М. , Фоэю О. А. та Мотузкою К. А. в приміщенні Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Експертів про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384, 385 Кримінального кодексу України попереджено.

При цьому, Чабанець Т. М. є завідувачем лабораторії досліджень об`єктів інтелектуальної власності та товарознавчих досліджень Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яка має вищу освіту: професійну кваліфікацію "Магістр з хімічних технологій та інженерії" за спеціальністю "Хімічна технологія та інженерія», кваліфікацію магістра з економіки за спеціальністю "Державна служба", кваліфікацію фахівця з інтелектуальної власності за спеціальністю "Інтелектуальна власність", кваліфікацію спеціаліста "Економіст" за спеціальністю "Облік і аудит", є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 125-22/Д від 19 травня 2022 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України, термін дії до 19.05.2025 р.), якій присвоєно ІІ кваліфікаційний клас. Стаж експертної роботи з 2016 року, стаж роботи в сфері інтелектуальної власності з 2002 року.

Фоя О. А. є завідувачем сектору досліджень об`єктів інтелектуальної власності Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яка має вищу освіту: кваліфікацію "Бакалавр інженерної механіки" за спеціальністю "Інженерна механіка", кваліфікацію юриста за спеціальністю "Правознавство", кваліфікацію "Спеціаліст з інтелектуальної власності" за спеціальністю "Інтелектуальна власність", є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 79-21/Д від 27 квітня 2021 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України, термін дії до 27.04.2024 р.), якій присвоєно ІІ кваліфікаційний клас. Стаж експертної роботи з 2016 року. Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

Мотузка К. А. є судовим експертом сектору Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яка має вищу спеціальну юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"), вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"), є атестованим судовим експертом I кваліфікаційного класу за експертною спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво №58-23/Д від 02.02.2023 видано Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України дійсне до 02.02.2026). Стаж експертної роботи з 2019 року.

В даному випадку, оцінивши вищенаведений висновок, господарським судом встановлено, що висновок експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023 відповідає вищенаведеним вимогам і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним обставинам справи.

За таких обставин висновок експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

При цьому судом критично сприймаються заперечення сторін щодо визначення фонетичної схожості порівнюваних позначень експертами.

Зокрема, згідно з п.п. 5.3.2.2.1 Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації, вказано, серед іншого, що при дослідження словесних позначень на схожість встановлюється наявність збігу у певних частинах досліджуваних позначень, зокрема - тотожність звучання початкових частин позначень і схожість звучання кінцевих частин. Аналогічний припис міститься і в п.11.1.7 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг ДП "УІПВ", де зазначено: "Схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням визнаються позначення, в яких присутні: (…) 2) тотожність звучання початкових частин позначень і схожість звучання кінцевих частин…".

З урахуванням вказаних положень суд встановив, що експертами реалізовано повний аналіз фонетичної схожості позначень та зроблено обґрунтовані висновки.

Судом також прийнято до уваги позиції сторін щодо неповноти викладеного у висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023 дослідження спорідненості товарів.

Так, товари або послуги не можуть вважатися спорідненими лише на тій підставі, що вони фігурують в одному і тому ж класі МКТП.

Заголовки класів вказують загальні назви галузей, до яких належать товари і послуги. При цьому кожний клас МКТП складається з множини різнорідних груп (родових понять) товарів і послуг.

Перебування товарів або послуг в одному класі МКТП не є однозначною ознакою їх спорідненості. Сфера застосування товару може звужувати його функціональне призначення. Якщо товари мають свої особливості через відмінності в їх використанні, то можуть бути визнані неспорідненими.

Щодо дослідження спорідненості товарів і послуг у висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023 та посилання на обмеженість процесу аналізу, зіставлення та порівняння досліджуваних об`єктів, що не дає підстав однозначно стверджувати про методи дослідження, застосовані експертами, та обґрунтування, на підставі яких експертами зроблені висновки з досліджуваного питання, суд вказує таке.

Відповідно п. 1.4. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо. Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта.

Вказаної позиції притримуються також суди у відповідній судовій практиці.

Так, Верховний Суд у постанові від 16 березня 2023 року у справі № 925/400/21 зазначив наступне: при цьому суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, оцінюючи висновок експерта, та вказуючи на неправильність використання експертом певних методик при проведенні експертизи, … тощо, - вийшов за межі своїх повноважень, оскільки суд не наділений спеціальними знаннями у відповідній галузі.

З наведеного вбачається, що вибір способу проведення експертизи, методик та методів досліджень є прерогативою експерта.

Відповідно, існують підстави вважати, що при проведенні дослідження експерти керувалися загальними методами дослідження, зазначеними на стор. 9 висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023, та методиками, зазначеними на стор. 8 вказаного висновку.

В свою чергу суд не приймає коментар № 17/01-22 як допустимий доказ у справі щодо встановлення обставин щодо схожості торговельних марок за свідоцтвами України №№259387, 259386 із торговельними марками позивача, оскільки відповідно до вимог ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань можуть бути предметом висновку експерта, щодо якого законодавством встановлені відповідні вимоги, однак коментар № 17/01-22 не відповідає жодній із закріплених у ст. 98 Господарського процесуального кодексу України вимог і складений особою, яке не є атестованим судовим експертом.

Щодо питань схожості позначення "НУТРІДЕМ" із торговельною маркою за свідоцтвом України № 218338 та комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", судом встановлено, що дослідження і висновки з вказаних питань у загальному збігаються із висновком експерта Петренка С.А. у висновку експерта № 108-01 від 20.01.2022. З огляду на вказане, суд вважає що викладені висновки є обґрунтованими.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Судом враховано в тому числі статті 76 - 79 Господарського процесуального кодексу України щодо належності, допустимості, достовірності і вірогідності доказів.

Відповідно до частин першої - третьої статті 83 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Слід зауважити, що Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17, від 25.06.2020 у справі №924/233/18).

За вказаних обставин, оцінивши наявні в матеріалах справи докази та висновки експертів у їх взаємозв`язку, належність, допустимість та достовірність кожного з них окремо та вірогідність у сукупності, суд вважає, що схожість торговельної марки за свідоцтвом України №259387 із торговельними марками за свідоцтвами України №218338 та №24977 підтверджена за сукупними результатами проведених досліджень у висновку експерта № 108-01 від 20.01.2022 та висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023.

Схожість торговельної марки за свідоцтвом України №259386 із торговельною маркою за свідоцтвом України № 215583 підтверджена у сукупності висновками та дослідженнями, викладеними у висновку експерта № 108-01 від 20.01.2022 та висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023.

Можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги торговельної марки за свідоцтвом України №259387 вважається судом підтвердженою з огляду на дослідження і висновки, викладені у висновку експерта № 108-01 від 20.01.2022 та висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023.

Можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги торговельної марки за свідоцтвом України №259386 вважається судом підтвердженою з огляду на дослідження і висновки, викладені у висновку експерта № 108-01 від 20.01.2022 та висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023.

Суд вказує, що такі обставини, як схожість позначення "НУТРІДЕМ" настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України №218338, а також, схожість із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Нутрімед", є доведеними з огляду на дослідження і висновки, викладені у висновку експерта № 108-01 від 20.01.2022 та висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023.

За встановлених обставин, за результатом дослідження та оцінки наявних в матеріалах справи доказів та заявлених сторонами аргументів і заперечень, суд встановив, що торговельні марки за свідоцтвами України №№ 259386, 259387 не відповідають умовам надання правової охорони, які визначені ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За таких обставин суд приходить до висновку про правомірність заявлених позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 259386, 259387.

Також, позивач звернувся до суду з вимогою про зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 259386, 259387 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до абзацу 2 статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Зокрема, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" було доповнено статтею 2-1 наступного змісту: Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:

- приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

- видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок;

- опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей,

- надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

- здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

- ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

- інформування та надання роз`яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 №943-р "Про деякі питання Національного органу інтелектуальної власності" було визначено, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимог в частині визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 259386, 259387, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача в частині зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 259386, 259387 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", є обґрунтованими, а тому позов у даній частині вимог також підлягає задоволенню.

Щодо позовної вимоги про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" припинити порушення прав позивача на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977 шляхом використання позначень "НУТРІДЕМ" та "NUTRIDEM" для нанесення на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт та експорт, використання позначень в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет суд вказує на таке.

Суд зазначає про те, що за приписами статей 15, 16 Цивільного кодексу України, статті 20 Господарського кодексу України способи захисту цивільного права чи інтересу - це закріплені законом матеріально-правові заходи правоохоронного характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав, інтересів та вплив на правопорушника. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 22.08.2018 у справі № 925/1265/16.

Іншими словами це дії, спрямовані на попередження порушення або на відновлення порушеного, невизнаного, оспорюваного цивільного права чи інтересу. Така правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 29.05.2019 у справі № 310/11024/15-ц.

Суд також зазначає про те, що застосування конкретного способу захисту цивільного захисту залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспоренення та спричиненим цими діяннями наслідкам. Близька за змістом правова позиція міститься у низці постанов Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 зі справи № 338/180/17, від 11.09.2018 зі справи № 905/1926/16, від 19.05.2020 зі справи № 916/1608/18, від 11.01.2022 зі справи № 904/1448/20.

Застосування будь-якого способу захисту цивільного права та інтересу має бути об`єктивно виправданим та обґрунтованим. Це означає, що застосування судом способу захисту, обраного позивачем, повинно реально відновлювати його наявне суб`єктивне право, яке порушене, оспорюється або не визнається.

Судове рішення не може ґрунтуватися на припущеннях, у тому числі, щодо можливого порушення прав чи інтересів у майбутньому, натомість висновки суду мають бути підтверджені належними та допустимими доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням торговельної марки визнається, зокрема, є застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

З вищевказаного вбачається, що на позивача покладено обов`язок щодо надання доказів незаконного використання іншою особою "НУТРІДЕМ" та/або "NUTRIDEM".

При цьому суд вказує, що за змістом ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" використовується у діловій документації, а саме на бланках відповідних заяв та клопотань, позначення "NUTRIDEM".

Тобто, матеріалами справи підтверджується використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" у своїй діловій документації позначення "NUTRIDEM", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком на для товарів і послуг за свідоцтвом України № 215583.

При цьому інших доказів, які б свідчили про використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" позначень "НУТРІДЕМ" та/або "NUTRIDEM" шляхом нанесення на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт та експорт, використання в рекламі та в мережі Інтернет матеріали справи не містять та, відповідно, судом не встановлено.

Крім того суд зазначає, що згідно з послідовною і сталою правовою позицією Верховного Суду відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу захисту способам, визначеним законодавством, є самостійною і достатньою підставою для відмови в позові (повністю або частково). Близька за змістом правова позиція викладена, зокрема, у постанові Верховного Суду від 03.02.2022 зі справи № 905/730/20, у постанові Верховного Суду від 22.12.2022 зі справи № 910/9215/21.

А відтак, суд приходить до висновку про задоволення позовної вимоги позивача в частині зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" на торговельну марку за свідоцтвом України № 215583, шляхом використання позначення "NutriDem" в діловій документації.

Щодо вимоги позивача про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" припинити порушення його прав на торговельні марки №№ 218338, 286304, 215583, 24977, а також на комерційне найменування "Нутрімед", а саме використання позначення "НУТРІДЕМ" у найменуванні юридичної особи, шляхом внесення відповідних змін до установчих документів ТОВ "Нутрідем" і виключення позначення "НУТРІДЕМ" з назви юридичної особи чи зміни назви юридичної особи суд вказує таке.

Частинами 1-2 ст. 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Отже, використання торговельної марки, позначення, схожого із зареєстрованою торговельною маркою, у найменуванні юридичної особи, призводить до використання торговельної марки, позначення, схожого із зареєстрованою торговельною маркою і в діловій документації, що є порушенням прав правовласника торговельної марки.

Як вбачається з приписів ст. 90 Цивільного кодексу України, юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.

Статтею 159 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування.

Положенням ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов`язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Згідно з ч. 1,2 ст. 489 Цивільного кодексу України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відповідно до ст. 490 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Як вбачається з ст. 159 Господарського кодексу України, особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов`язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Як вбачається з положень ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.

Отже, з огляду на вищезазначені приписи законодавства, неправомірним є використання суб`єктом господарювання у своїй господарській діяльності комерційного найменування іншого суб`єкта господарювання, або схожого на таке комерційне найменування позначення, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб`єкта господарювання.

Матеріалами справи підтверджено те, що відповідач 1 без згоди позивача використовує позначення "НУТРІДЕМ", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України №218338, а також, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Нутрімед", способами, що визначені статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у тому числі в найменуванні юридичної особи і відповідних установчих документах, при наданні послуг з контрактного виробництва у сфері фармацевтики, сприяння продажам (посередництво) у торгівлі товарами широкого асортименту, оптової та роздрібної торгівлі фармацевтичними продуктами, послуг виробництва харчових продуктів та інших хімічних продуктів тощо.

Суд дійшов висновку про те, що позивачем доведено належними, допустимими і достовірними доказами порушення відповідачем 1 прав позивача на торговельну марку за свідоцтвом України № 218338 та прав на комерційне найменування "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать позивачу.

При цьому суд вважає ефективним і обґрунтованим обраний позивачем спосіб захисту у вигляді вимоги щодо зобов`язання відповідача 1 внести зміни до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" шляхом виключення позначення "НУТРІДЕМ" з назви юридичної особи чи зміни назви юридичної особи, що підтверджується наступними положеннями законодавства України.

Статтею 16 Цивільного кодексу України встановлені загальні способи захисту цивільних прав та інтересів судом, які не є вичерпним.

Відповідно до ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.

У рішенні від 15.11.1996 у справі "Чахал проти Об`єднаного Королівства" Європейський суд з прав людини зазначив, що норма 13 Конвенції гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни.

Як вбачається зі ст. 5 Господарського процесуального кодексу України, у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Отже, застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення.

При цьому судом встановлено, що використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" у своєму комерційному найменуванні позначення "НУТРІДЕМ" не порушує прав позивача на торговельні марки №№286304, 215583, 24977.

А відтак, враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про задоволення позовної вимоги в частині припинення Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" порушення прав позивача на торговельну марку за свідоцтвом України № 218338, а також на комерційне найменування "НУТРІМЕД", а саме використання позначення "НУТРІДЕМ" у найменуванні юридичної особи, шляхом внесення відповідних змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" і виключення позначення "НУТРІДЕМ" з назви юридичної особи чи зміни назви юридичної особи.

Частиною 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Надаючи оцінку іншим доводам учасників судового процесу судом враховано, що обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (ч. 5 ст. 236 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 238 Господарського процесуального кодексу України, у мотивувальній частині рішення зазначається, зокрема, мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, крім випадку, якщо аргумент очевидно не відноситься до предмета спору, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на законодавство чи усталену судову практику.

Згідно усталеної практики Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення від 09.12.1994 Європейського суду з прав людини у справі "Руїс Торіха проти Іспанії"). Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів учасників справи та їх відображення у судовому рішенні, суд першої інстанції спирається на висновки, що зробив Європейський суд з прав людини від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст.6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

У рішенні Європейського суду з прав людини "Серявін та інші проти України" (Seryavin others vs. Ukraine) вказано, що усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п. 29). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), N 37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (див. рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), №49684/99, п. 30, від 27 вересня 2001 року).

Аналогічна правова позиція викладена у постановах від 13.03.2018, від 24.04.2019 Верховного Суду у справах №910/13407/17 та №915/370/16.

З огляду на вищевикладене, всі інші заяви, клопотання, доводи та міркування учасників судового процесу залишені судом без задоволення та не прийняті до уваги як законодавчо необґрунтовані та безпідставні.

Відповідно до ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведене, витрати по сплаті судового збору відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на відповідача 1 у повному обсязі.

Позивач просить покласти на відповідача 1 відшкодування судових витрат, понесених позивачем, у розмірі 1 041 657,66 грн, з яких 115 047,66 грн - вартість проведених експертиз, 5100,00 грн -вартість проведення фіксації веб-сторінки у мережі Інтернет та 921 510,00 грн витрати на професійну правничу допомогу.

Щодо витрат на професійну правничу допомогу суд вказує наступне.

Відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно ст. 126 Господарського процесуального кодексу України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відшкодування цих витрат здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригінала ордеру адвоката, виданого відповідним адвокатським об`єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій.

У разі неподання відповідних документів у господарського суду відсутні підстави для покладення на іншу сторону зазначених сум.

Вирішуючи питання про такий розподіл, господарський суд має враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов`язаних зі сплатою судового збору, не повинен бути неспіврозмірним, тобто явно завищеним порівняно з ціною позову. У зв`язку з цим суд з урахуванням конкретних обставин, зокрема ціни позову, може обмежити даний розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для даної справи.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява № 19336/04).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 20.11.2018 по справі №910/23210/17 та від 24.01.2019 у справі № 910/15944/17.

У пункті 3.2 рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 № 23-рп/2009 зазначено, що правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз`яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах тощо. Вибір форми та суб`єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. Право на правову допомогу - це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб`єктами права.

Отже, з викладеного слідує, що до правової допомоги належать й консультації та роз`яснення з правових питань; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; представництво у судах тощо.

Склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені.

Суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат (у даному випадку, за наявності заперечень учасника справи), що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично та чи була їх сума обґрунтованою.

Наведена правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі №826/1216/16 та в додатковій постанові Великої Палати Верховного Суду у справі № 775/9215/15ц від 19.02.2020.

Витрати на професійну правову допомогу мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат (аналогічний висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі № 826/1216/16).

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, у тому числі в рішенні від 28.11.2002 "Лавентс проти Латвії" (Lavents v. Latvia) за заявою № 58442/00 щодо судових витрат, зазначено що за ст. 41 Конвенції суд відшкодовує лише витрати, стосовно яких було встановлено, що вони справді були необхідними і становлять розумну суму (рішення ЄСПЛ у справах "Ніколова проти Болгарії" та "Єчюс проти Литви", п.п. 79 і 112).

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, з огляду на конкретні обставини справи та фінансовий стан обох сторін. Ті самі критерії застосовує ЄСПЛ, присуджуючи судові витрати на підставі ст. 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Так, у справі "Схід/Захід Альянс Лімітед" проти України" (заява № 19336/04) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (п. 268).

Тобто, нормами процесуального законодавства передбачено такі основні критерії визначення та розподілу судових витрат як їх дійсність, обґрунтованість, розумність і співмірність відповідно до ціни позову, з урахуванням складності та значення справи для сторін (п.п. 33-34, 37 додаткової постанови Великої Палати Верховного Суду від 07.07.2021 у справі № 910/12876/19).

Не є обов`язковими для суду зобов`язання, які склалися між адвокатом та клієнтом на підставі укладеного ними договору у контексті вирішення питання про розподіл судових витрат. Вирішуючи останнє, суд повинен оцінювати витрати, що мають бути компенсовані за рахунок іншої сторони, ураховуючи як те, чи були вони фактично понесені, так і їх необхідність (аналогічний висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.05.2020 у справі № 904/4507/18, у постанові Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 912/1025/20).

01.09.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (далі також - клієнт) та Адвокатським об`єднанням "Дубинський та Ошарова" (далі - виконавець) укладено договір № 210901 про надання правової допомоги (далі - договір), за змістом п. 1.1. якого, предметом даного договору є надання виконавцем усіма законними методами та способами правової допомоги з захисту, представництва та інших видів правової допомоги клієнту у всіх справах, які пов`язані чи можуть бути пов`язані із захистом та/або відновленням порушених, оспорюваних чи невизнаних прав та законних інтересів клієнта, а клієнт зобов`язується сплатити гонорар (винагороду) за надану правову допомогу та компенсувати фактичні витрати на її надання в обсязі та на умовах визначених договором.

За умовами п. 5.1., 5.2. договору, клієнт оплачує дії виконавця, які складають предмет цього договору. Суми, належні до оплати, складаються з гонорарів виконавця та відшкодування витрат.

У п. 5.3. договору, сторони погодили, що суми, належні до оплати, мають бути співмірним зі складністю справи та виконаних виконавцем робіт (наданих послуг); часом, витраченим Виконавцем на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих Виконавцем послуг та виконаних робіт, значенням справи для клієнта, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію клієнта.

Як передбачено п. 6.1., 6.2. договору, виконавець регулярно, як правило, один раз на місяць виставляє клієнту рахунки. Клієнт здійснює оплату банківським переказом на розрахунковий рахунок виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання рахунку.

Відповідно до п. 11.1. договору, цей договір укладений на невизначений строк, і він є дійсним, доки одна з сторін не заявить про своє бажання його припинити.

24.11.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" та Адвокатським об`єднанням "Дубинський та Ошарова" укладено додаткову угоди до договору, відповідно до п. 1 якої, сторони дійшли згоди про те, що виходячи з предмету договору, визначеного п. 1 договору, правова допомога (юридичні послуги) буде надаватися щодо представництва інтересів клієнта у Господарському суді міста Києва у судовій справі № 910/18579/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем", Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) про визнання повністю недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№259387, 259386 та зобов`язання вчинити дії.

У п. 2 додаткової угоди сторони дійшли згоди доповнити п. 5.1. договору наступним підпунктом: "п. 5.1.1. Вартість правової допомоги (юридичних послуг), що надається виконавцем клієнтові у справі № 910/18579/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем", Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) про визнання повністю недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №259387, 259386 та зобов`язання вчинити дії, яка розглядається Господарським судом міста Києва, не буде перевищувати 1 000 000 грн (одного мільйона гривень) 00 коп. без урахування суми ПДВ та з урахуванням сплаченої за договором вартості вже наданої (до моменту укладення даної додаткової угоди) правової допомоги (юридичних послуг) згідно з актами здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №№U15236, U15245, U15248".

На підтвердження понесених витрат позивач надав копії актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №№U15236, U15245, U15248, U35218, U35209, U25205 та звіт № 240219/13989 від 19.02.2024 про виконання договору.

Згідно ст. 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Отже, розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом, і може бути змінений лише за їх взаємною домовленістю. Суд не має право його змінювати і втручатися у правовідносини адвоката та його клієнта.

Водночас, для включення всієї суми гонорару у відшкодування за рахунок відповідача має бути встановлено, що за цих обставин справи такі витрати позивача були необхідними, а розмір є розумний та виправданий, що передбачено у ст. 30 Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Тобто, суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично, але й також - чи була їх сума обґрунтованою.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, у тому числі в рішенні від 28.11.2002 "Лавентс проти Латвії" (Lavents v. Latvia) за заявою № 58442/00 щодо судових витрат, зазначено що за ст. 41 Конвенції суд відшкодовує лише витрати, стосовно яких було встановлено, що вони справді були необхідними і становлять розумну суму (рішення ЄСПЛ у справах "Ніколова проти Болгарії" та "Єчюс проти Литви", п. 79 і 112).

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, з огляду на конкретні обставини справи та фінансовий стан обох сторін. Ті самі критерії застосовує ЄСПЛ, присуджуючи судові витрати на підставі ст. 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Так, у справі "Схід/Захід Альянс Лімітед" проти України" (заява № 19336/04) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (п. 268).

Тобто, нормами процесуального законодавства передбачено такі основні критерії визначення та розподілу судових витрат як їх дійсність, обґрунтованість, розумність і співмірність відповідно до ціни позову, з урахуванням складності та значення справи для сторін (п. 33-34, 37 додаткової постанови Великої Палати Верховного Суду від 07.07.2021 у справі № 910/12876/19).

Крім того, за змістом пункту 1 частини 2 статті 126, частини 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, розмір витрат на оплату професійної правничої допомоги адвоката встановлюється і розподіляється судом згідно з умовами договору про надання правничої допомоги при наданні відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, як уже сплаченої, так і тієї, що лише підлягає сплаті (буде сплачена) відповідною стороною або третьою особою.

Отже, витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено. Натомість положеннями пункту 2 частини 2 статті 126 Господарського процесуального кодексу України регламентовано порядок компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги (витрати на проїзд, проживання, поштові послуги тощо), для розподілу яких необхідною умовою є надання відповідних доказів, які підтверджують здійснення таких витрат.

Аналогічних висновків дійшла Об`єднана палата Верховного Суду в постанові від 03.10.2019 у справі №922/445/19.

При цьому суд вказує, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" не подавало до суду заперечення щодо заяви позивача про компенсацію понесених ним витрат чи клопотання про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу.

Отже, враховуючи вищенаведене, оцінивши подані Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" докази на підтвердження понесених ним витрат, виходячи з обставин справи, суд дійшов висновку, що витрати на професійну правничу допомогу, які пов`язані з розглядом цієї справи підлягають розподілу у розмірі 921 510, 00 грн, оскільки такі витрати є документально підтвердженими та співрозмірні з виконаною роботою.

Щодо понесених судових витрат, пов`язаних з замовленням висновка експерта №108-01 від 20.01.2022 та оплатою вартості висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023 суд вказує наступне.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи (п. 2 ч. 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України).

Суд зазначає, що висновок експерта №108-01 від 20.01.2022 та висновок експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023 прийняті судом як належні та допустимі докази у справі.

Також суд вказує, що як вбачається з матеріалів справи, а саме копії рахунку № 51 від 07.10.2021, копії платіжного доручення № 401 від 21.10.2021, Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" понесено витрати, пов`язані з замовленням висновка експерта №108-01 від 20.01.2022 у розмірі 25 000,00 грн.

Також позивачем надано до матеріалів справи копію рахунку фактури № 184 від 18.10.2023 та копію платіжної інструкції № 837 від 23.10.2023, з яких вбачається, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" сплачено вартість проведеної експертизи, призначеної судом ухвалою від 19.09.2023, у розмірі 90 047,66 грн

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про покладення на Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" понесених витрат Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед", пов`язаних з замовленням висновка експерта №108-01 від 20.01.2022 та оплатою вартості висновку експертів № 434/1-2/23 від 23.11.2023 у загальному розмірі 115 047,66 грн.

Щодо витрат Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед", пов`язаних з проведенням фіксації веб-сторінки у мережі Інтернет, суд вказує, що ухвалою від 05.07.2022 провадження у справі № 910/18579/21 в частині позовних вимог, заявлених до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" закрито, у зв`язку з тим, що реєстрантом доменного імені nutridem.com.ua є фізична особа - Гладкий Володимир Іванович, а відтак у суду відсутні правові підстави для покладення на Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" витрат позивача пов`язаних з проведенням фіксації веб-сторінки у мережі Інтернет, у зв`язку з чим такі витрати покладаються на позивача.

Керуючись ст. 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України №259387 на знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ".

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України №259386 на знак для товарів і послуг "NutriDem".

4. Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 259387 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №259386 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова, буд. 3, ідентифікаційний код юридичної особи 40907034) припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (04116, Київ, вул. Гаврилишина Богдана, 7А, ідентифікаційний код юридичної особи 30112347) на торговельну марку за свідоцтвом України № 215583, шляхом використання позначення "NutriDem" в діловій документації.

7. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова, буд. 3, ідентифікаційний код юридичної особи 40907034) припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (04116, Київ, вул. Гаврилишина Богдана, 7А, ідентифікаційний код юридичної особи 30112347) на торговельну марку за свідоцтвом України № 218338, а також на комерційне найменування "НУТРІМЕД", а саме використання позначення "НУТРІДЕМ" у найменуванні юридичної особи, шляхом внесення відповідних змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" і виключення позначення "НУТРІДЕМ" з назви юридичної особи чи зміни назви юридичної особи.

8. У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити повністю.

9. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова, буд. 3, ідентифікаційний код юридичної особи 40907034) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (04116, Київ, вул. Гаврилишина Богдана, 7А, ідентифікаційний код юридичної особи 30112347) 115 047 (сто п`ятнадцять тисяч сорок сім) грн 66 коп. витрат на проведення експертиз, 15 890 (п`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто) грн 00 коп. сплаченого судового збору за подання позовної заяви, 1 135 (одна тисяча сто тридцять п`ять) грн 00 коп. судового збору сплаченого за подання заяви про забезпечення позову та 921 510 (дев`ятсот двадцять одна тисяча п`ятсот десять) грн 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 19.04.2024.

Суддя О.В. Мандриченко