ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024м. ДніпроСправа № 904/702/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери", м. Дніпро

до Фізичної особи - підприємця Нестеренка Ігоря Володимировича, м. Дніпро

про захист авторського права, -

Суддя Бажанова Ю.А.

Секретар судового засідання Григорчук М.І.

Представники:

від позивача: Білецький О.В. довіреність №0102/2021 від 06.01.2022 адвокат.

від відповідача: Іщенко В.Г. ордер серія АЕ №1161450 від 02.11.2022 адвокат

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просить заборонити Фізичній особі - підприємцю Нестеренку Ігорю Володимировичу використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро", що підтверджується Свідоцтвом від 17.04.2012 №43355 про реєстрацію авторського права на твір, виданим Державною службою інтелектуальної власності України, наступними способами: відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, переробку, опублікування (випуск у світ), публічну демонстрацію і публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального відома), розповсюдження примірників твору шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності, відтворення на комп`ютері способом запису для тимчасового зберігання в цифровій формі з метою введення в цивільний обіг, розміщення твору та зображення примірників твору в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет; надання доступу до твору та зображення примірників твору, розміщених в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет.

Також просить стягнути з відповідача судові витрати по справі.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2022, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 26.01.2023 у справі №904/702/21, позов задоволено: заборонено Фізичній особі - підприємцю Нестеренку Ігорю Володимировичу використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро", що підтверджується свідоцтвом від 17.04.2012 №43355 про реєстрацію авторського права на твір, виданого Державною службою інтелектуальної власності України, наступними способами: відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, переробку, опублікування (випуск у світ), публічну демонстрацію і публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального відома), розповсюдження примірників твору шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності, відтворення на комп`ютері способом запису для тимчасового зберігання в цифровій формі з метою введення в цивільний обіг, розміщення твору та зображення примірників твору в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет; надання доступу до твору та зображення примірників твору, розміщених в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет; стягнуто з Фізичної особи - підприємця Нестеренка Ігоря Володимировича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" 2 270,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 04.05.2023 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2022 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 26.01.2023 у справі № 904/702/21 скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Верховним Судом відзначено, що судові рішення не містять з`ясування ключових, вагомих і визначальних питань для розгляду даної категорії справ, а саме:

1) який саме об`єкт авторського права є предметом правовідносин, які виникли між сторонами. Верховний Суд відзначає, що зі змісту оскаржуваних судових рішень вбачається, що ні суд першої, ані суд апеляційної інстанції не визначив до якого саме виду об`єктів авторського права належить об`єкт під назвою твір "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро";

2) чи належали автору твору майнові права на нього. Верховний Суд виходить з того, що відповідач послідовно вказував на ту обставину, що об`єкт інтелектуальної власності був створений у 1967 році Леоновою О.А., яка на момент його створення працювала технологом Дніпропетровського обласного управління харчової промисловості, та зареєструвала його у 2012 році. Водночас скаржник наголошував, що почав виробляти печиво "Дніпро радянське" з 2006 року;

3) не є достатнім загальне посилання суду на використання твору відповідачем. Мають бути з`ясовані конкретні форма та спосіб використання такого об`єкта інтелектуальної власності, а також визначено класифікацію об`єкту відповідно до законодавчих норм. Отже, суд має дослідити на підставі доказів, наданих сторонами, яким саме чином відповідач використовував об`єкт інтелектуальної власності під назвою твір "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро";

4) у який конкретно спосіб відповідачем неправомірно використовувався саме об`єкт інтелектуальної власності під назвою твір "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро". Верховний Суд виходить з того, що правильне визначення цього питання також перебуває у взаємозв`язку з питанням визначення підсудності справ у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності, зокрема, з використанням мережі Інтернет;

5) дослідження питання чи є об`єкт інтелектуальної власності означений позивачем саме тим об`єктом, який використовується (правомірно/неправомірно) відповідачем.

Також зазначає, що суди попередніх інстанцій не визначали ні вид об`єкта авторського права, ані спосіб його неправомірного використання відповідачем, що свідчить про неправильне застосування норм матеріального права (Закон України "Про авторське право і суміжні права", ЦК України).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями від 29.05.2023 справу №904/702/21 передано на розгляд судді Бажановій Ю.А.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.2023 прийнято справу 904/702/21 до свого провадження за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 20.06.2023.

15.06.2023 від представника Фізичної особи - підприємця Нестеренка Ігоря Володимировича до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про витребування доказів, у якому просить витребувати у державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності" примірник твору, що був доданий до заявки №43512, за якою видане свідоцтво №43355 про реєстрацію твору.

Також від представника Фізичної особи - підприємця Нестеренка Ігоря Володимировича до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли письмові пояснення на позовну заяву з урахуванням постанови Верховного Суду у справі №904/702/21 в яких зазначає:

- об`єктом авторського права який є предметом правовідносин, що виникли між сторонами - є твором літератури та мистецтва, а саме твором образотворчого мистецтва (п.8 ч.1 ст.8 Закону), що виконаний в письмовій формі у вигляді зображення;

- фактичні обставини набуття ОСОБА_1 авторського права на Твір ставлять під сумнів твердження Позивача про те, що ФОП Нестеренко І.В, під час виробництва печива "Дніпро радянське" порушене це авторське право;

- починаючи з 2006 року ФОП Нестеренко І.В. виробляв печиво "Дніпро радянське" добросовісно, без порушень жодних чинних прав інтелектуальної власності;

- за результатами порівняння форм в яких виконані Твір і печиво "Дніпро радянське" (з врахуванням вище наведеного), можна зробити висновки про їх відмінність. Це в свою чергу дає підстави стверджувати про те, що виробництво печива "Дніпро радянське" не є відтворенням Твору;

- об`єкт авторського права - Твір мистецтва, виконаний в письмовій формі у вигляді зображень, відрізняється від об`єкту права промислової власності - незареєстрованого промислового зразка - печиво "Дніпро радянське", мають різні форми та способи використання;

- об`єкт інтелектуальної власності означений позивачем не є тим об`єктом, власник прав на який має право забороняти виготовлення печива "Дніпро радянське" ФОП Нестеренко І.В.

20.06.2023 від представника позивача до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли письмові пояснення на позовну заяву з урахуванням постанови Верховного Суду у справі №904/702/21 від 04.05.2023 в яких зазначає, що твір "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" є твором образотворчого мистецтва.

Також зазначає, що сам факт того, що автор твору працювала на посаді інженера-технолога кондитерського та хлібопекарного виробництва не наділяє її роботодавця будь якими майновими авторськими правами на створений твір, якщо створення даного конкретного твору не входило в її посадові обов`язки.

Звертає увагу, що у рішенні Солом`янського районного суду м. Києва від 31.07.2015 у справі №760/27853/14-ц про визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №43355 встановлений факт створення ОСОБА_1 твору "Печиво "Дніпро" у 1967 році.

Позивач зазначає, що в матеріалах справи містяться докази на підтвердження рекламування та продажу контрафактних примірників твору "Печиво "Дніпро", виробником якого є відповідач у справі. Висновком експерта №СЕ-19/108-21/11676-ІВ від 22.10.2021 встановлено, що твір "Розробка дизайну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 17.04.2012 відтворено у наданих на дослідження зразках печива "Нестеренко Дніпро", виготовлених ФОП Нестеренко І.В. (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Позивач стверджує, що відповідачем було використано твір "Розробка дизайну "Печиво Дніпро" без дозволу правонаступника, а саме відтворено його у матеріальній формі кондитерського виробу печива і у подальшому розповсюджено ці контрафактні примірники твору у торгівельних мережах.

В судовому засіданні 20.06.2023 оголошено перерву до 25.07.2023.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2023 витребувано у Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності" примірник твору, що був доданий до заявки №43512, за якою видане свідоцтво №43355 про реєстрацію твору.

04.07.2023 від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності" надійшов примірник твору, що був доданий до заявки №43512, за якою видане свідоцтво №43355 про реєстрацію твору.

21.07.2023 від представника позивача до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли заперечення на пояснення відповідача на позовну заяву з урахуванням постанови Верховного Суду у справі №904/702/21 від 04.05.2023 в яких просить суд задовольнити позовну заяву в повному обсязі. Позивач наполягає, що відповідач не набув та не має буди-яких чинних прав інтелектуальної власності на промислові зразки із зображенням печива "Дніпро", твердженнями про наявність в нього прав, які охороняються Законом України Про охорону прав на промислові зразки" намагається уникнути відповідальності за порушення авторських прав на твір "Розробка дизайну "Печиво Дніпро".

У судовому засіданні, яке відбулося 25.07.2023, представник відповідача повідомив, що має намір ознайомитись з документами, що надійшли від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності", у зв`язку з чим просив відкласти розгляд справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.2023 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; відкладено підготовче судове засідання у справі на 29.08.2023.

29.08.2023 від представника позивача надійшло клопотання про розгляд справи без участі позивача та його представника.

У судовому засіданні, яке відбулося 29.08.2023, з`явився представник відповідача, представник позивача в судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2023 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" про заборону Фізичній особі - підприємцю Нестеренку Ігорю Володимировичу використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро", що підтверджується Свідоцтвом від 17.04.2012 №43355 про реєстрацію авторського права на твір, виданим Державною службою інтелектуальної власності України, наступними способами: відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, переробку, опублікування (випуск у світ), публічну демонстрацію і публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального відома), розповсюдження примірників твору шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності, відтворення на комп`ютері способом запису для тимчасового зберігання в цифровій формі з метою введення в цивільний обіг, розміщення твору та зображення примірників твору в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет; надання доступу до твору та зображення примірників твору, розміщених в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет залишено без розгляду.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 05.12.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2023 у справі №904/702/21 задоволено; Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2023 у справі №904/702/21 скасовано. Справу №904/702/21 направлено для продовження розгляду Господарському суду Дніпропетровської області.

15.12.2023 матеріали справи №904/702/21 надійшли на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.12.2023 продовжено розгляд справи у загальному провадженні, призначено підготовче засідання на 17.01.2024.

У судове засідання, яке відбулося 17.01.2024 з`явився представник позивача та відповідача.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.2024 закрито підготовче

У судовому засіданні, яке відбулося 13.02.2023, господарським судом оголошено перерву до 31.01.2024 о 10:00 год.

У судовому засіданні, яке відбулося 31.01.2024, господарським судом оголошено перерву до 27.03.2024.

У судовому засіданні, яке відбулося 27.03.2024, господарським судом оголошено перерву до 10.04.2024.

Під час розгляду справи по суті представник позивача підтримав позовні вимоги, представник відповідача підтримав заперечення на позов.

У судовому засіданні 10.04.2024 проголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

ВСТАНОВИВ:

Згідно зі Свідоцтвом Державної служби інтелектуальної власності України №43355 про реєстрацію авторського права на твір Розробка дизайну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " автором зазначено ОСОБА_1 , дата реєстрації 17.04.2012.

Відповідно до Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 11.12.2013, виданого державним нотаріусом П`ятої дніпропетровської державної нотаріальної контори Ужва Т.М., на підставі заповіту, посвідченого П`ятою дніпропетровською державною нотаріальною конторою 19.11.1999 за реєстром №5-2067, спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_1 , 1934 року народження, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , є її донька - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Спадщина, на яку видано Свідоцтво складається в тому числі з: - майнових прав авторського права на збірник творів художнього дизайну "Печиво "Дніпровські зорі", що належить Спадкодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, виданого Державною службою інтелектуальної власності України 14.08.2012 за №45182; майнових прав авторського права на розробку дизайну "Печиво "Дніпро", що належить Спадкодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, виданого Державною службою інтелектуальної власності України 17.04.2012 за №43355.

27 грудня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" (ліцензіат) та фізичною особою ОСОБА_2 (ліцензіар) укладено Ліцензійний договір № ДН-2712/2018, відповідно до пункту 2.1 якого ліцензіар надає ліцензіатові виключну ліцензію, що надає право на використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №43355 від 17.04.2012 видану Державною службою інтелектуальної власності України), зображення якого надане в Додатку №1 до договору (надалі твір), в обумовлених договором межах та на визначений договором строк, а ліцензіат зобов`язаний виплатити винагороду за використання твору на умовах зазначених у договорі.

За цим договором передаються права на використання твору такими способами: відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; переробка; опублікування (випуск у світ); публічна демонстрація і публічний показ; публічне сповіщення (доведення до загального відома); розповсюдження примірників твору шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності; відтворення на комп`ютері способом запису для тимчасового зберігання в цифровій формі з метою введення в цивільний обіг; розміщення твору та зображення примірників твору в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет; надання доступу до твору та зображення примірників твору, розміщених в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет (пункт 2.2 договору).

Відповідно пункту 2.3. ліцензіат має виключне право дозволяти використання твору та перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання зазначеними способами.

Пунктом 3.2.3. визначено, що ліцензіат має право: забороняти будь-яке неправомірне використання твору третім особам, способами зазначеними у пункті 2.2 цього договору.

Пунктом 3.2.4. визначено, що ліцензіат має право: надавати субліцензії іншим особам в обсязі наданих йому за цим договором прав у визначеній договором сфері.

Пунктом 3.2.6. визначено, що ліцензіат має право: звертатися за захистом майнових авторських прав на твір в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.

Пунктом 3.2.7. визначено, що ліцензіат має право: при порушенні будь-якою особою майнових авторських прав на твір, здійснювати від власного імені захист у порядку та способах, визначених у статтях 51 та 52 Закону України "Про авторське право та суміжні права" , а також вчиняти будь-які інші юридичні дії за своїм вибором.

Відповідно до пункту 4.2.5. договору ліцензіат зобов`язаний всебічно сприяти захисту авторського права на твір, в тому числі виявляти та фіксувати факти порушення авторських прав на твір.

Строк дії договору складає 5 (п`ять) років з моменту підписання договору сторонами; якщо жодна із сторін за 1 (один) місяць до закінчення дії договору не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах (пункт 5.1. договору).

Згідно з пунктом 7.4. договору ліцензіар гарантує, що на момент підписання цього Договору, йому належать майнові права на твір за свідоцтвом про право на спадщину за заповітом, виданим 11.12.2013 Державним нотаріусом П`ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Ужвою Т.М.

Відповідно до Акту від 27.12.2018 прийому-передачі до Ліцензійного договору №ДН-2712/2018 від 27.12.2018 ліцензіаром передані ліцензіату наступні матеріали: - копія Свідоцтва №43355 від 17.04.2012; - копія Свідоцтва про право на спадщину за заповітом; - Твір в електронному вигляді у форматі "JPEG".

Відповідно до рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, розглянуто заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" про реєстрацію авторського договору від 27.12.2018 № ДН-2712/2018 про передачу права на використання твору і прийнято рішення зареєструвати авторський договір, відповідно до якого виключне право на використання твору Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" (автор - Леонова Олександра Агафонівна) передається ОСОБА_2 Товариству з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" (дата реєстрації 06.03.2019 реєстраційний номер 4261).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" посилається на придбання 22.07.2020 печива "Дніпро" у Фізичної особи - підприємця Недіної І.В., 01.09.2020 печива "Дніпро" у Фізичної особи - підприємця Семененко С.А., 29.09.2020 печива "Дніпро" у Фізичної особи - підприємця Хмелевського А.А., 01.10.2020 печива "Дніпро" у Фізичної особи - підприємця Семененко І.Г.

У матеріалах справи також містяться фотокопії печива поштучно та в упаковках з написом Кондитерська фабрика "Нестор".

Відповідно до посвідчення від 30.09.2020 №00582 про якість, що видане Фізичною особою - підприємцем Нестеренком І.В. зазначено Торгівельна марка "Нестор", найменування виробу - серед іншого "Печиво Дніпро радянське" (а.с. 39, том 1).

Також матеріали справи містять рекламні зображення печива "Дніпро" у мережі Інтернет, про що свідчать скриншотами інтернет-сторінок.

Як вбачається позивачем здійснено контрольну закупку в магазині Фізичної особи - підприємця Лисяк В.А., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчать фіскальний чек від 07.10.2020 про придбання печива Нестеренко Дніпро, копія скриншоту з додатку "Приват 24", фотокопії печива та його маркування.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" звернувся до Фізичної особи - підприємця Нестеренка Ігоря Володимировича з досудовою претензією (вих.№1801/2021 від 18.01.2021), відповідно до якої вимагає терміново припинити виробництво та будь-яке використання творів "Печиво "Дніпро" та "Печиво "Дніпровські зорі" без дозволу правовласника та попереджає про намір звернутися за захистом своїх прав до суду та правоохоронних органів.

До досудової претензії додані копії рішення про реєстрацію договорів, що стосуються права автора на твір, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №4620 від 06.03.2010 та №4261 від 06.03.2019.

Фізична особа - підприємець Нестеренко Ігор Володимирович зазначає, що з 2006 року здійснював виробництво "Печива Дніпро радянське" на підставі права, наданого йому Колективним підприємством "Новомосковський завод продтоварів" в особі директора Чуйко В.Г., який надав йому матеріальні цінності - обладнання на виробництво печива, запатентовану автором ОСОБА_3 за патентом №558.

Фізична особа - підприємець Нестеренко Ігор Володимирович надав до матеріалів справи наказ від 19.02.2021, у якому зазначено: припинити виробництво продукції ТМ "Печиво "Дніпро Радянське", видалити всі кліше з формуючого барабану, знищити матрицю "Дніпро"; з барабану ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " видалити всі кліше та матрицю; повідомити усім клієнтам про припинення виробництва ТМ "Печиво Дніпро Радянське"; почати вироблення продукції ТМ "Дипломат"; почати виробництво нової продукції ТМ "Печиво Зорі Дніпра Радянське" з новим дизайном; повідомити клієнтам про новий дизайн продукції ТМ "Дипломат" та ТМ "Печиво Зорі Дніпра Радянське", наслати нові рекламні зображення; подати заявки на реєстрацію дизайну нових промислових зразків. Також надано акт від 20.02.2021 списання основних засобів, у якому зазначено про списання кліше та їх знищення.

Позивачем надано Висновок експерта Запорізького науково - дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 22.10.2020 №СЕ-19/108-21/11676-ІВ (з зазначенням про попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків), згідно якого твір "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" за Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43355 від 17.04.2012, виданим Державною службою інтелектуальної власності України, відтворено у наданих на дослідження зразках печива "Нестеренко Дніпро", виготовлених ФОП Нестеренко І.В. (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" посилається на порушення Фізичною особи - підприємця Нестеренка Ігора Володимировича авторських прав щодо використання твору "Печиво Дніпро" шляхом виробництва, розповсюдження (продажу), рекламування контрафактних примірників твору "Печиво "Дніпро" у вигляді печива без отримання відповідного дозволу позивача та відрахування роялті за використання твору, у зв`язку з чим та просить заборонити Фізичній особі - підприємцю Нестеренку Ігорю Володимировичу використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" у будь-який спосіб, що і є причиною виникнення спору.

Предметом спору є заборона Фізичній особі - підприємцю Нестеренку Ігорю Володимировичу використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро", що підтверджується Свідоцтвом від 17.04.2012 №43355 про реєстрацію авторського права на твір, виданим Державною службою інтелектуальної власності України, такими способами: відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, переробку, опублікування (випуск у світ), публічну демонстрацію і публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального відома), розповсюдження примірників твору шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності, відтворення на комп`ютері способом запису для тимчасового зберігання в цифровій формі з метою введення в цивільний обіг, розміщення твору та зображення примірників твору в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет; надання доступу до твору та зображення примірників твору, розміщених в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет.

Предметом доказування у справі є обставини встановлення об`єкту інтелектуальної власності, неправомірне використання відповідачем, в чому саме полягало використання визначити характер порушення.

Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до статті 54 Конституції України громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв`язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Згідно з частини 1 статті 432 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Згідно із статтею 438 Цивільного кодексу України (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) автору твору належать особисті немайнові права, встановлені статтею 423 цього Кодексу, а також право: 1) вимагати зазначення свого імені у зв`язку з використанням твору, якщо це практично можливо; 2) забороняти зазначення свого імені у зв`язку з використанням твору; 3) обирати псевдонім у зв`язку з використанням твору; 4) на недоторканність твору.

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) автору належать такі особисті немайнові права: 1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо; 2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання; 4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

За положеннями частини першої статті 424 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною першою статті 440 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на твір є: 1) право на використання твору; 2) виключне право дозволяти використання твору; 3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

За змістом частини першої статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Частиною третьою статті 423 Цивільного кодексу України визначено, що особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності. При цьому відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам; частиною другою статті 201 Цивільного кодексу України авторство віднесене до особистих немайнових благ, які охороняються цивільним законодавством.

Таким чином, особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права інтелектуальної власності є різними за змістом і є незалежними одні від одних [аналогічний висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 у справі №569/17272/15-ц (провадження №14-338цс18)].

У 1967 році (рік вказаний при реєстрації авторського права як рік створення "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" Леоновою О.А.) відносини щодо авторського права на території УРСР регулювалися Цивільним кодексом Української РСР від 1963 року (далі ЦК УРСР).

Відповідно до статті 481 Цивільного кодексу УРСР авторові твору, створеного в порядку виконання службового завдання в науковій або іншій організації, належить авторське право на цей твір.

Порядок використання організацією такого твору і випадки виплати винагороди авторові встановлюються законодавством Союзу РСР і постановами Ради Міністрів Української РСР.

Згідно із статтею 512 Цивільного кодексу УРСР виконані за замовленнями організацій архітектурні, інженерні та інші технічні плани, креслення і рисунки, можуть бути використані замовниками для своїх потреб, передані ними для використання іншим особам або відтворені в пресі без виплати авторам додаткової винагороди.

Матеріалами справи підтверджується, що автор твору Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" - ОСОБА_1 працювала на посаді інженера-технолога кондитерського та хлібопекарного виробництва.

Згідно зі Свідоцтвом Державної служби інтелектуальної власності України №43355 про реєстрацію авторського права на твір Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" автором зазначено ОСОБА_1 , дата реєстрації 17.04.2012.

Матеріалами справи підтверджується, що Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України №43355 про реєстрацію авторського права на твір Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" та його реєстрація оскаржувалось у судовому порядку.

Так, у 2014 році Товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрикат" звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію 17.04.2012 авторського права на твір № НОМЕР_1 Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" та зобов`язання Державну службу інтелектуальної власності України внести до державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір відомості щодо визнання свідоцтва №43355 на ім`я ОСОБА_1 недійсним та здійснити відповідну публікацію. Позов обґрунтовувався недоведеністю авторства ОСОБА_1 на твір образотворчого мистецтва Розробка дизайну "Печиво "Дніпро", тому реєстрація твору здійснена з порушенням вимог чинного законодавства.

За результатами розгляду справи №760/27853/14-ц суди (рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 31.07.2015, ухвала Апеляційного суду міста Києва від 12.11.2015) дійшли до висновку про відсутність підстав для задоволення позову та дійшли до висновку, що реєстрація авторського права на твір Розробка дизайну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видача свідоцтва № НОМЕР_1 на ім`я автора ОСОБА_1 здійснено в межах правових норм, чинних на момент реєстрації.

Таким чином, доводи, наведені відповідачем в обґрунтування своїх заперечень щодо створення твору ОСОБА_1 під час виконання трудових обов`язків були предметом розгляду у справі №760/27853/14-ц про визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію 17.04.2012 авторського права на твір № НОМЕР_1 Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" на ім`я ОСОБА_1 .

Доказів скасування Свідоцтва Державної служби інтелектуальної власності України №43355 про реєстрацію авторського права на твір Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" на ім`я ОСОБА_1 від 17.04.2012 матеріали справи не містять.

Відповідно до приписів статті 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) твір образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо; контрафактний примірник твору це примірник твору, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб`єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори ніколи не охоронялися або перестали охоронятися.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) надано визначення таким поняттям: примірник твору це копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі; відтворення це виготовлення одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп`ютер; опублікування твору це випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб`єкта авторського права і (або) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору вважається також депонування рукопису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми; розповсюдження об`єктів авторського права і (або) суміжних прав це будь-яка дія, за допомогою якої об`єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об`єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об`єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" посилається на порушення Фізичною особою - підприємцем Нестеренком Ігорем Володимировичем майнових авторських прав щодо використання твору "Печиво Дніпро" шляхом виробництва, розповсюдження (продажу), рекламування контрафактних примірників твору "Печиво "Дніпро" у вигляді печива без отримання відповідного дозволу позивача та відрахування роялті за використання твору, на підтвердження чого надані фотокопії печива поштучно, в упаковці, а також копія товарного та фіскальних чеків.

Так позивачем надані товарні чеки від 22.07.2020 №22 про придбання печива "Дніпро" у Фізичної особи - підприємця Недіної І.В., від 01.09.2020 про придбання печива "Дніпро" у Фізичної особи - підприємця Семененко С.А., від 29.09.2020 про придбання печива "Дніпро" у Фізичної особи - підприємця Хмелевського А.А., від 01.10.2020 про придбання печива "Дніпро" у Фізичної особи - підприємця Семененко І.Г.

У матеріалах справи також містяться фотокопії печива поштучно та в упаковках з написом Кондитерська фабрика "Нестор" (т.1, а.с. 19-30).

Відповідно до посвідчення від 30.09.2020 №00582 про якість, що видане Фізичною особою - підприємцем Нестеренком І.В. зазначено Торгівельна марка "Нестор", найменування виробу - серед іншого "Печиво Дніпро радянське".

Також матеріали справи містять рекламні зображення печива "Дніпро" у мережі Інтернет, про що свідчать скриншотами інтернет-сторінок (а.с. 37-42, том 1).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" зазначає, що ним здійснено контрольну закупку в магазині Фізичної особи - підприємця Лисяк В.А., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується фіскальним чеком від 07.10.2020 про придбання печива Нестеренко Дніпро (а.с. 31, том 1), копія скриншоту з додатку "Приват 24" (а.с. 32, том 1), фотокопії печива та його маркування (а.с. 33-35, том 1).

В подальшому Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" звернулося до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС з заявою від 01.12.2020 про проведення експертизи (складання висновку експерта) у сфері інтелектуальної власності для подання до суду, у ході якої встановити чи відтворено твір "Розробка дизайну "Печиво Дніпро" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 17.04.2012, видане Державною службою інтелектуальної власності України) у печиві "Нестеренко Дніпро", виготовленому ФОП Нестеренко І.В. (РНОКПП НОМЕР_2 )? На дослідження надано: копію Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №43355 від 17.04.2012 виданого Державною службою інтелектуальної власності України з додатками та зображенням дизайну цього твору; зразок печива "Нестеренко Дніпро" (штрих-код 042); копію чека ФОП Лисяк В.А. про придбання печива "Нестеренко Дніпро" від 07.10.2020; - копію посвідчення про якість №00582 від 30.09.2020 на печиво "Нестеренко Дніпро" ("Дніпро радянське"), видане ФОП Нестеренко І.В. (РНОКПП НОМЕР_2 ); фотокопію печива "Нестеренко Дніпро" в магазині ФОП Лисяк В.А. за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 43, том 1 ).

Згідно з висновком експерта Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 22.11.2022 №СЕ-19/108-21/11678-ІВ твір "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" за Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 17.04.2012, виданим Державною службою інтелектуальної власності України, відтворено у наданих на дослідження зразках печива "Нестеренко Дніпро", виготовлених ФОП Нестеренко І.В. (РНОКПП НОМЕР_2 ) (а.с. 45 49, том 1).

За таких обставин господарський суд дійшов до висновку про те, що позивачем доведено порушення відповідачем авторських прав на твір "Печиво "Дніпро".

Щодо доводів відповідача про списання та знищення кліше у 2021 році, господарський суд зазначає, що предметом спору є захист авторських прав позивача на твір "Печиво "Дніпро" шляхом заборони Фізичній особі - підприємцю Нестеренку Ігорю Володимировичу використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" такими способами: відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, переробку, опублікування (випуск у світ), публічну демонстрацію і публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального відома), розповсюдження примірників твору шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності, відтворення на комп`ютері способом запису для тимчасового зберігання в цифровій формі з метою введення в цивільний обіг, розміщення твору та зображення примірників твору в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет; надання доступу до твору та зображення примірників твору, розміщених в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет.

Таким чином, наказ відповідача від 19.02.2021 про припинення виробництва продукції ТМ "Печиво "Дніпро Радянське", видалення кліше з формуючого барабану, знищення матриці "Дніпро" та акт від 20.02.2021 списання основних засобів, у якому зазначено про списання кліше та їх знищення не свідчить про відсутність предмету спору.

Відповідно до частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (статті 76-79 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Суд вважає за необхідне наголосити на тому, що 17.10.2019 набув чинності Закон України від 20.09.2019 № 132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", яким було, зокрема внесено зміни до України змінено назву статті 79 господарського процесуального кодексу України з "Достатність доказів" на нову - "Вірогідність доказів" та викладено її у новій редакції, фактично впровадивши в господарський процес стандарт доказування "вірогідності доказів".

Стандарт доказування "вірогідності доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надати достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надати їх саме ту кількість, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Відповідно до статті 79 Господарського процесуального кодексу України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.

Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 910/18036/17, від 23.10.2019 у справі № 917/1307/18, від 18.11.2019 у справі № 902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17). Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19).

Зазначений підхід узгоджується з судовою практикою Європейського суду з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (п. 1 ст. 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні 23 серпня 2016 року у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".

Враховуючи викладене господарський суд дійшов до висновку про те, що є доведеними та підлягають задоволенню позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору за подання позову покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 2, 46, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Білецький та партнери" до Фізичної особи - підприємця Нестеренка Ігора Володимировича про захист авторського права задовольнити.

Заборонити Фізичній особі - підприємцю Нестеренку Ігорю Володимировичу ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро", що підтверджується Свідоцтвом від 17.04.2012 №43355 про реєстрацію авторського права на твір, виданим Державною службою інтелектуальної власності України, такими способами: відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, переробку, опублікування (випуск у світ), публічну демонстрацію і публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального відома), розповсюдження примірників твору шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності, відтворення на комп`ютері способом запису для тимчасового зберігання в цифровій формі з метою введення в цивільний обіг, розміщення твору та зображення примірників твору в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет; надання доступу до твору та зображення примірників твору, розміщених в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет.

Стягнути з Фізичної особи - підприємця Нестеренка Ігора Володимировича ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Білецький та партнери" (49006. м. Дніпро, вул. Робоча, 20, кв. 23, ідентифікаційний код 42432655) 2 270,00 грн. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 11.04.2024

Суддя Ю.А. Бажанова