ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2024 р. Справа№ 910/6518/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

секретар судового засідання Нечасний О.Л.

за участю представників: згідно протоколу судового засідання,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Хладопром" та Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Фабрика морозива Хладопром"

на рішення господарського суду м.Києва від 21.12.2023р.

(повний текст складено 02.02.2024р.)

у справі №910/6518/19 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Три Ведмеді"

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Хладопром"

2. Державна організація (далі - ДО) "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

за участі третьої особи яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ТОВ "Фабрика морозива Хладопром"

про дострокове припинення дії свідоцтва №19356 від 16.04.2001р.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 21.12.2023р. по справі №910/6518/19 позов ТОВ "Три Ведмеді" до ТОВ "Хладопром" та ДП "Український інститут інтелектуальної власності", третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" про припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії задоволено частково; припинено дію свідоцтва України №19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН», власником якого є ТОВ «Хладопром» в частині товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг "морозиво", а саме "вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті", у зв`язку з перетворенням його в загальновживане позначення після подання заявки m99020539 від 22 лютого 1999р.; зобов`язано Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України №19356 в частині товарів 30 класу МКТП "морозиво" (а саме "вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті") та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність; в задоволенні інших позовних вимог, а саме щодо припинення дії свідоцтва №19356 щодо товарів іншого виду - відмовлено; стягнуто з ТОВ «Хладопром» на користь ТОВ "Три Ведмеді" судовий збір у розмірі 1921,00 грн.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, 21.02.2024р. ТОВ "Хладопром" подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 21.12.2023р., в якій просить скасувати оскаржуване рішення повністю та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовної заяви ТОВ "Три Ведмеді" по справі №910/6518/19 відмовити в повному обсязі; судові витрати покласти на позивача.

Також, не погоджуючись з винесеним рішенням суду, 22.02.2024р. ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 21.12.2023р., в якій просить скасувати оскаржуване рішення повністю та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовної заяви ТОВ "Три Ведмеді" по справі №910/6518/19 відмовити в повному обсязі; судові витрати покласти на позивача.

У відзиві на апеляційну скаргу ТОВ "Три Ведмеді" просить відмовити ТОВ "Хладопром" та ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" у задоволенні апеляційних скарг, а рішення господарського суду м.Києва від 21.12.2023р. залишити без змін.

У відзиві на апеляційну скаргу ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» вважає, що знак за свідоцтвом №19356 був зареєстрований у повній відповідності до вимог чинного законодавства, а правомірність дій при реєстрації знаку не оскаржувалась у судовому порядку. Також, просить суд здійснити розгляд апеляційних скарг без участі представника ДО "УКРНОІВІ".

Ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2024р. відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами ТОВ "Хладопром" та ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" на рішення господарського суду м.Києва від 21.12.2023р. по справі №910/6518/19 та призначено їх до розгляду на 25.03.2024р.; об`єднано апеляційні скарги ТОВ «Хладопром» та ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" на рішення господарського суду м.Києва від 21.12.2023р. у справі №910/6518/19 в одне апеляційне провадження.

ТОВ "Хладопром" в апеляційній скарзі клопоче про поновлення Товариству строк на подання доказів до матеріалів справи №910/6518/19 та долучення до матеріалів справи в якості доказів: копії витягів з ЄДРПОУ ТОВ "Три Ведмеді" станом на 02.10.2014р., станом на 26.04.2010р., інформацію з сайту Contragent щодо ТОВ "Три Ведмеді", копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ "Хладопром" станом на 20.02.2024р., копії сторінок Статуту ТОВ "Хладопром" від 2006 року, інформацію з офіційного сайту УКРНОІВІ щодо добре відомого знака «КАШТАН», інформацію з ЄДРПОУ щодо актуального кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Три Ведмеді".

Колегією суддів в судовому засіданні 25.03.2024р. відхилені клопотання ТОВ "Хладопром" про поновлення строку на подання доказів до матеріалів справи №910/6518/19 та долучення доказів до матеріалів справи, як необгрунтовані, оскільки: апелянтом апеляційному суду не наведені обґрунтування неможливості їх подання господарському суду м.Києва, перелічені докази не досліджувались місцевим судом та не наведені достатні, обґрунтовані та виняткові обставини за яких вказані докази мають бути прийняті апеляційним судом до уваги. Згідно ст. 43 ГПК України, учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

25.03.2024р. колегією суддів у судовому засіданні оголошено перерву до 01.04.2024р. згідно ст. 216 ГПК України.

28.03.2024р. до апеляційного суду від представника ТОВ "Хладопром" надійшла заява, в якій останній клопоче про долучення до матеріалів справи №910/6518/19 інформації та прийняття інформації до розгляду.

Колегія суддів задовольняє клопотання представника ТОВ "Хладопром" про долучення до матеріалів справи інформації, як обґрунтоване, та приєднує інформацію до матеріалів справи.

01.04.2024р. до апеляційного суду від представника ТОВ "Хладопром" надійшло клопотання про відкладення судового засідання, мотивоване неможливістю прибуття у судове засідання у зв`язку із хворобою.

Колегія суддів відхиляє клопотання представника ТОВ "Хладопром" про відкладення судового засідання, як необґрунтоване, оскільки в матеріалах справи достатньо доказів для прийняття законного і обґрунтованого рішення, а в момент оголошення перерви і, в даний час, сторони повідомлялись про розгляд справи, крім того в Україні діє воєнний стан, що спонукає апеляційний суд до розгляду справ в стислі терміни.

Розглянувши доводи апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" і ТОВ "Три Ведмеді", дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

21.05.2019р. ТОВ "Три Ведмеді" звернулося до господарського суду м.Києва з позовом про припинення дії свідоцтва України від 16.04.2001р. №19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН" (далі - Свідоцтво №19356) внаслідок визнання позначення "КАШТАН" загальновживаним щодо товару класу 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) "морозиво"; зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії Свідоцтва №19356 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи ч.3 ст.18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" мотивована тим, що ТОВ "Хладопром" є власником Свідоцтва №19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН", яке стало загальновживаним для 30 класу МКТП "морозиво" після дати подання заявки на його реєстрацію, оскільки останнє, зокрема, використовується як назва товару фахівцями відповідних галузей виробництва та споживачами, застосовується як назва одного і того ж товару великою кількістю виробників.

Рішенням господарського суду м.Києва від 18.06.2020р., залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.10.2020р., позов було задоволено повністю; припинено дію Свідоцтва України №19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН" внаслідок визнання позначення "КАШТАН" загальновживаним щодо товару 30 класу МКТП "морозиво"; зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України як орган, що відповідає за ведення реєстру свідоцтв на знаки для товарів та послуг внести зміни до Державного реєстру свідоцтво України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України №19356 та здійснити публікацію про це у бюлетні "Промислова власність".

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.02.2021р. було частково задоволено касаційну скаргу ТОВ "Хладопром" (відповідач-1) та повністю задоволено касаційну скаргу ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" (третя особа), рішення господарського суду м.Києва від 18.06.2020р. та постанова Північного апеляційного господарського суду від 08.10.2020р. у справі №910/6518/19 скасовані, справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

В постанові від 09.02.2021р. Верховний Суд встановив, що, з метою з`ясування обґрунтованості позовних вимог ТОВ "Три Ведмеді", попередні судові інстанції мали встановити: тривалість та інтенсивність використання позначення «КАШТАН» різними юридичними особами; коли, в якому вигляді, на підставі яких документів та яким чином здійснювалось використання позначення "КАШТАН" іншими особами, територіальні межі такого використання та обсяги виробництва продукції із зазначенням позначення "КАШТАН" (як загалом, так і окремо кожним виробником); чи вчиняло ТОВ "Хладопром" відповідні дії, спрямовані на захист знака для товарів і послуг "КАШТАН" та усунення порушень використання іншими особами такого знака; чи здійснює ТОВ "Хладопром" дії, спрямовані на позиціювання позначення "КАШТАН" саме за ТОВ "Хладопром", і тільки після цього зробити висновок щодо загальновживаності позначення "КАШТАН". Крім того, не було враховано й наявності рішення суду щодо визнання знака "КАШТАН" загальновідомим та не надано цій обставині належної оцінки.

Ухвалою господарського суду м.Києва від 23.02.2021р. було прийнято справу №910/6518/19 до свого провадження; вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання суду.

Ухвалою господарського суду м.Києва від 10.11.2022р. було задоволено заяву ТОВ «Три Ведмеді», заявлену усно в судовому засіданні 10.11.2022р., про заміну відповідача-2 - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (ДП "Укрпатент") на правонаступника Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (ДО "УКРНОІВІ"); замінено ДП "Укрпатент" його правонаступником у спірних правовідносинах - ДО "УКРНОІВІ".

Оскільки в спорі у даній справі заявлені вимоги до державного органу, на який покладено обов`язки щодо ведення Реєстру торгівельних марок та внесення змін до такого реєстру, про внесення змін до Реєстру торгівельних марок щодо припинення дії свідоцтва України №19356 на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) "Каштан", тому місцевий суд дійшов правильного висновку, що з 08.11.2022р. ДО "УКРНОІВІ" стало правонаступником ДП "Укрпатент" у спірних правовідносинах, і саме ДО "УКРНОІВІ" має замінити ДП "Укрпатент", як правонаступник, у даній справі.

З матеріалів справи вбачається, що на підставі заявки №99020539 від 22.02.1999р., поданою ВАТ "Київський холодокомбінат №2", 16.04.2001р. Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг «КАШТАН» (словесне, без надання захисту кольорам) та видано Відкритому акціонерному товариству "Київський холодокомбінат №2" свідоцтво на знак для товарів та послуг "КАШТАН" за №19356, зареєстрованого щодо товарів та послуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, і послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) , а саме:

Кл. 16: Папір; картон і вироби з них; зокрема: опаковання; коробки картонні або паперові; кульки; пакети паперові; пакети паперові на вершки; вивіски паперові або картонні; обгортковий папір; папір для пакування; друкарська продукція; зокрема: бланки; брошури; буклети; довідники; каталоги; плакати; проспекти рекламні та інші друковані видання; об`яви; реєстри; наклейки; пластмасові матеріали для пакування,; зокрема: пластмасові листи; торбинки; пакети для обгортання і пакування; листи целофанові обгорткові; коробки (мішки) паперові або пластмасові для пакування; пластикові розтяжні плівки для пакування; пластмасові плівки обгорткові; печатки; штампи;

Кл. 29: М`ясо; риба; птиця; дичина; м`ясні екстракти; законсервовані; сухі; несирі фрукти та овочі; желе; повидла; фруктові компоти; яйця; молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; всі товари, що включені до 29 класу;

Кл. 30: Кава; чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замінники кави; борошно та зернові продукти; хліб; солодощі; МОРОЗИВО; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива;

Кл. 31:Сільськогосподарські; садові та лісові продукти і зерно; що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння; живі рослини і квіти; корми; солод; всі товари, що включені до 31 класу;

Кл. 32: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу;

Кл. 33:Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу;

Кл.34: Тютюн; курильне приладдя; сірники; всі товари, що включені до 34 класу; за виключенням сигарет;

Кл. 35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу; за виключенням імпортно-експортних агентств.

В подальшому власником зазначеного свідоцтва №19356 на знак для товарів та послуг "Каштан" стало Дочірнє підприємство "Мілкіленд-Україна" (вул. Звіренецька, 61-А, м.Київ), проте в матеріалах даної судової справи відсутні документи щодо набуття прав власності на знак ДП "Мілкіленд-Україна" та передачі Відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" прав на знак (припинення дії якого є предметом спору у справі) вказаній особі.

На вимогу місцевого суду при новому розгляді справи (протокольні ухвали від 27.01.2022р. та від 18.05.2022р.) відповідачем-1 було подано до суду копію рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 06.05.2021р. (за реєстраційним №11066 від 25.05.2011р.), відповідно до якого ДП "Мілкіленд-Україна" передала права власності на знаки за рядом свідоцтв України на знаки для товарів та послуг Акціонерному товариству закритого типу "Хладопром", в тому числі передала права на знак для товарів та послуг "Каштан" за свідоцтвом №19356 (а.с.199 т.12).

11.07.2016р. до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено зміни в частині зміни організаційно-правової форми власника свідоцтва України №19356, а саме зазначено, що власником свідоцтва став ТОВ «Хладопром» (відопвідач-1 у даній справі).

ТОВ "Три Ведмеді" є виробником морозива «Три ведмеді КАШТАН Ваніль» та «Три ведмеді КАШТАН Шоколад», та використовує відповідні торгівельні марки за свідоцтвом України №121586 від 26.04.2010р. (заявка m200813204 від 04.07.2008р. щодо комбінованого позначення, класи МКТП 29, 30) та за свідоцтвом України №121585 від 26.04.2010р. (заявка m200813203 від 04.07.2008р. щодо комбінованого позначення, класи МКТП 29, 30) на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016р., укладеного позивачем з власником вказаних свідоцтв - ОСОБА_1

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» став загальновживаним для позначення товарів класу 30 МКТП «морозиво» після дати подання Відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" заявки на реєстрацію, у зв`язку з чим, на думку позивача, дія свідоцтва України №19356 має бути припинена на підставі ч.3 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції, що діяла на дату подання позову.

Предметом позову у справі є вимоги позивача до відповідача-2 припинити дію свідоцтва України №19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН» внаслідок визнання позначення «КАШТАН» загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП «морозиво» та зобов`язати його внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України №19356 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовані перетворенням знака «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 в позначення, що стало загальновживаним для товарів класу 30 МКТП: «морозиво» на дату після подання заявки №99020539 Відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" 22.02.1999р.

Згідно з доводами позивача, викладеними в позовній заяві та заявах по суті спору, позивач наділений правом на звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва, оскільки він є виробником морозива «КАШТАН Ваніль» та «КАШТАН Шоколад» та використовує торговельні марки за свідоцтвами України №121586 від 26.04.2010р. та за свідоцтвом України №121585 від 26.04.2010р. на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016р. Позивач виготовляв та реалізував зазначену продукцію починаючи з 2010 року.

У 2018 році проти позивача було подано ліцензіатом відповідача-1 позов, метою якого було заборонити позивачу виготовляти морозиво «КАШТАН» та використовувати позначення "Каштан".

Позивач зазначав, що після цього між позивачем та відповідачем-1 виник конфлікт на ринку, що й стало підставою для захисту ним законного інтересу на безперешкодне ведення господарської діяльності з виробництва та введення до цивільного обігу морозива, маркованого торговельними марками за свідоцтвами України №121586 від 26.04.2010р. та за свідоцтвом України №121585 від 26.04.2010р.

Позивачем було надано висновок експертів від 21.06.2019р. №011-СІВ/19 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертами Стародубовим І.В. та Бегуш В.В. на замовлення позивача.

За результатами проведеного експертного дослідження експертами у висновку від 21.06.2019р. №011-СІВ/19 було встановлено, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом №19356 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу МКТП: «морозиво» після дати подання відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" заявки на його реєстрацію.

Крім того, позивачем було надано висновок експерта №20-08/19 від 28.08.2019р. (а.с. 258-276 т.2) складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності експертом Соповою К.А. на замовлення представника позивача.

Висновком №20-06/19 встановлено, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 став загальновживаним позначенням для товару 30 класу МКТП «морозиво», після дати подання Відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки на його реєстрацію.

Позивач стверджував, що морозиво «КАШТАН» вперше з`явилося ще за радянських часів. Як і всі інші види морозива, «КАШТАН» виготовлялося за стандартами ГОСТ 117-41 «Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое» і швидко стало одним із найрозповсюдженіших видів морозива. Доказом виробництва морозива «КАШТАН» з радянських часів, Позивач зазначав копію прейскуранту №016 «Розничные цены на мороженое и молочные прохладительные напитки», затвердженого Державним комітетом цін Ради міністрів СССР у 1973 році. У зазначеному прейскуранті 1973 року на сторінці 13 «Украинская ССР» (прейскурант №016-02) у Розділі «Торты, пирожные из мороженого (фасованные)», зокрема, міститься така інформація у найменуваннях видів морозива: «Пирожное «КАШТАН» из пломбира в шоколадной глазури».

Виготовлення морозива «КАШТАН» декількома виробниками позивач підтверджує нормативною документацією, а саме: копією ТУ У 46.39.096-96 «Мороженое» і доповненням до технологічної інструкції (нормативна документація, розроблена, затверджена та зареєстрована ТУ молочної промисловості та «Укрпродконтрактом» Мінсельхозпроду України) (а.с.37-80 т.1). Термін дії з 01.04.1997р., без обмеження терміну дії.

Позивачем було надано місцевому суду роздруківки з незалежного ресурсу - сайту «otzovik.com», відповідно до яких за пошуковим запитом на цьому веб-сайті «КАШТАН мороженое» видає, зокрема, таке морозиво різних виробників, назва якого містить слово «КАШТАН», та відзиви про них: Мороженое Хладик «КАШТАН»; Мороженое Телочка «КАШТАН»; Мороженое Лимо «Львовский КАШТАН»; Мороженое пломбир Хладопром «КАШТАН классический»; Мороженое Рудь «КАШТАН»; Мороженое Лимо «КАШТАН», Мороженое Полярная сказка «КАШТАН»; Мороженое Винтерпром «КАШТАН»; Мороженое Ласка «КАШТАН»; Мороженое Полюс «КАШТАН»; Мороженое Ласунка «КАШТАН»; Мороженое Геркулес «КАШТАН донецкий»; Мороженое Ласунка «Каштаны Лева»; Мороженое Своя Линия «КАШТАН»; Мороженое Луганскхолод «КАШТАН»; Мороженое пломбир Полтавахолод «КАШТАН Полтавский»; Мороженое Три медведя «КАШТАН»; Мороженое эскимо Минский Хладокомбынат №2 «КАШТАН»; Мороженое ПрАТ Хладопром «Золотой КАШТАН»; Мороженое Мушкетер «КАШТАН».

Відгуки споживачів щодо морозива «КАШТАН», що містяться на зазначеному ресурсі, також свідчать про те, що назва морозива «КАШТАН» асоціюється у споживачів з певним видом морозива, з притаманними саме йому властивостями, а не з конкретним виробником. Крім того, зазначені відгуки свідчать про те, що споживачі добре обізнані з тим, що морозиво під назвою «КАШТАН» виробляється різними виробниками і обирають «КАШТАН» саме певного виробника серед інших за своїми особистими смаковими уподобаннями.

Також, до матеріалів справи було додано роздруківки статей з веб-сайтів щодо морозива під назвою «КАШТАН», які не містять конкретного виробника морозива «КАШТАН».

Позивачем було надано роздруківку статті «Простое мороженое: экспертиза мороженого» з веб-сайту від 24.07.2019р., в якій наведено результати тесту 11 торговельних марок морозива, проведеного у 2002 році Центром Незалежних Споживацьких Експертиз, у тому числі такі, як: «КАШТАН» - київський холодокомбінат № 2; «КАШТАН» - харківська компанія «Полюс»; «КАШТАН» - Хмельницький; «КАШТАН» - черкаська компанія «Юрія», що додатково свідчить про те, що морозиво «КАШТАН» випускалося та випускається різними виробниками, а також про те, що морозиво під назвою «КАШТАН» асоціюється з певним видом морозива з притаманними йому властивостями.

Крім того, матеріали справи містять такі листи-відповіді на адвокатські запити, а саме:

- лист від 01.07.2019р. №824 від АТ «Житомирський маслозавод», у якому зазначено, що AT «Житомирський маслозавод» у період з 01.05.2014р. по 31.05.2017р. використовувало знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356 для позначення морозива на підставі Ліцензійних договорів, укладених з ПрАТ «Хладопром» (пізніше ТОВ «Хладопром»). 31.05.2017р. AT «Житомирський маслозавод» припинило використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356 через недосягнення домовленості з власником знака. Також зазначено, що з метою збереження асортименту продукції AT «Житомирський маслозавод» було подано до ДП «Укрпатент» заявки для реєстрації знаків для товарів і послуг «КАШТАН Поліський Білий» та «КАШТАН Поліський Шоколадний»;

- лист ТОВ «Продюсерська компанія «Гармонія», відповідно до якого ТОВ «Лубенський молочний завод» здійснювало виробництво морозива «Лубенський КАШТАН» на підставі ліцензійного договору на використання знака з ТОВ «Продюсерська компанія «Гармонія»;

- лист від 05.07.2019р. №1913 від ПрАТ «Львівський холодокомбінат», у якому, зокрема, зазначено, що з 1997р. ВАТ «Львівський холодокомбінат» розпочало виробництво морозива «КАШТАН», яке виготовлялось по ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» від 01.04.1997 року та по ТУ У 14275901,015-96 «Мороженое со стабилизатором «Мейпроген» від 19.07.1996 року. Технічні умови, згідно з якими у вказані роки було розпочато виробництво морозива «КАШТАН», є нормативними документами, що підтвердило ДП «Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») у своєму листі від 11.10.2018р. №20-57/322, зазначивши також, що виробництво товару «морозиво» у період 1990-2006 р.р. в Україні (УРСР) проводилося (тобто було регламентовано) за технічними умовами, які пройшли державну реєстрацію. Приблизно у 2002 році ПрАТ «Львівський холодокомбінат» почало також виготовляти й реалізовувати морозиво ескімо з назвою «КАШТАН Львівський», виробництво якого, у свою чергу, було дозволено і закріплено за ВАТ «Львівський холодокомбінат» на нормативному рівні, а саме - відповідно до зміни № 3 до Технічних умов У 15.5-20016121.002.2002. У 2010 році ПрАТ «Львівський холодокомбінат» було розпочато виробництво морозива «КАШТАН зі смаком ванілі», а станом на 2019 рік ПрАТ «Львівський холодокомбінат» здійснює також виробництво морозива «КАШТАН зі Львова» та «Лімо-КАШТАН зі смаком ванілі».

- лист від 22.03.2021р. №3847 від ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", згідно якого після 2012р. останній здійснював продаж морозива «КАШТАН» ДП "Морозко" (дочірнє підприємство ПрАТ "Львівський холодоконбінат"), ТОВ "ФМ Хладопром", ТОВ "Хладик-Трейд", ТОВ "Ажур Фроузен Фуд". Інформація, що стосується обсягів продажу віднесена ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" до комерційної і надана не була.

- лист від 17.03.2021р., в якому ТОВ "Сільпо-Фуд" повідомило, що з 2016р. вказане товариство здійснювало реалізацію морозива, назва якого містить позначення "КАШТАН", постачальників ТОВ "Наш продукт плюс", ТОВ "ФМ Хладопром", ПП "Ласунка-Маркет", ДП "Морозко" ПрАТ "Львівський холодоконбінат", ТОВ "Три Ведмеді".

- лист від 16.03.2021р. №25/2021-ЮД від ТОВ «ЛК-ТРАНС», яке повідомило, що з квітня-травня 2018 року співпрацює з двома постачальниками морозива, в назві якого міститься позначення «КАШТАН»: ТОВ «Дистриб`юторська компанія «Дельта-Київ» та ТОВ «ФМ «Хладопром».

- лист-відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко", що підтверджує реалізацію морозива, в назві якого міститься позначення "КАШТАН", через мережу "Еко маркет", починаючи з 2008р., зокрема, таке морозиво як "Злата" Каштан глазур 65г, Рудь Ескімо Каштан 70г, РудьЕскімо Каштан шоколадний 70г, Ажур Каштан ванільне в шоколадній глазурі 70г, Волошкове поле Каштан Черкаський пломбір-ескімо в шоколадній глазурі на паличці 80г, Вінтер Каштан фірмовий пломбір в глазурі 70г, Хладік Каштан без наповнювача в кондитерській глазурі 75г, ЛІМО Каштан шоколад 70г, Геркулес Каштан пломбір шоколадний в шоколадній глазурі 80г, Укрпродукт, Екомарка в шоколадній глазурі "Каштан Київський2 65г, Королевское мороженое Каштан пломбір ванільний в шок. глазурі на паличці 65г, Ласка Каштан ескімо пломбір в шоколадно-горіховій глазурі 15% 70г, Мозаїка Дунайський Каштан 85г, Полтавахолод Каштан Полтавський Крем-брюле мигдаль ескімо 70г, Сніговик Каштан ескімо пломбір в шок. глазурі 70г, Столица Каштан пломбір 80г, Троянда Каштан Український пломбір-ескімо 67г, Хрещатик Золотий каштан пломбір у вершк. глаз. 70г фольга.

На думку позивача, вказані листи підтверджують використання позначення "Каштан" різними виробниками протягом тривалого часу, при цьому як виробниками, що здійснювали таке використання як ліцензіати відповідача-1, так і які самостійно використовували зазначене позначення.

Позивачем було надано місцевому суду копії договорів, що підтверджують замовлення ним сировини та пакувальних матеріалів для виробництва морозива "КАШТАН Шоколад" та "КАШТАН Ваніль", зразки етикеток, що використовувались ним в різний період, вибіркові видаткові накладні, що підтверджують продаж ним вказаного морозива через загальнонаціональні продуктові мережі, локальні продуктові мережі та дистриб`юторів, а також довідку щодо загальної кількості виробленого ним морозива "КАШТАН Шоколад" та "КАШТАН Ваніль", територію його розповсюдження та підстави виготовлення.

Матеріали справи містять копію наданого позивачем звіту про надання патентно-інформаційних послуг за договором від 01.02.2018р. №853/1, відповідно до якого, після дати 22.02.1999р. (дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356 в Україні, за результатами інформаційного пошуку щодо словесного позначення «КАШТАН» відносно товарів 30 класу МКТП по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг (за національною процедурою та Мадридською Угодою)) виявлені такі тотожні та схожі позначення станом на 01.02.2018р. - за національною процедурою, та станом на 01.02.2018р. - за Мадридською Угодою, а саме на дату проведення пошуку база зареєстрованих знаків та база поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг містила 18 зареєстрованих знаків, що включають слово «КАШТАН», на ім`я 7 різних заявників та 27 заявок, що включають слово «КАШТАН» (діловодство по яких не припинено на зазначену дату), поданих трьома різними заявниками. Всі зазначені заявки подані після 22.02.1999р. - дати подання заявки на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом №19356 та містять у переліку товарів такий товар як «морозиво».

Позивач також посилався на роздруківки фотографій упаковок морозива «КАШТАН» різних виробників, що містяться у матеріалах справи, а саме морозиво «КАШТАН» з ароматом ванілі глазуроване» ТМ «Ажур»; морозиво «КАШТАН» шоколадне глазуроване» ТМ «Ажур»; Морозиво «КАШТАН» з шоколадним смаком в глазурі» ТМ «Геркулес»; морозиво «КАШТАН» ванільне» ТМ «Королевское мороженое»; морозиво «КАШТАН» шоколадне» ТМ «Королевское мороженое»; морозиво «КАШТАН» з курагою в шоколадній глазурі» ТМ «Ласунка»; морозиво «КАШТАН зі Львова» з шоколадним смаком» ТМ «Лімо»; морозиво «Лімо-КАШТАН» зі смаком ванілі» ТМ «Лімо»; морозиво ескімо «КАШТАН» Класичний» ТМ «Рудь»; морозиво ескімо «КАШТАН» шоколадний» ТМ «Рудь»; морозиво «КАШТАН» ТМ «Своя Лінія»; морозиво «КАШТАН» з какао» ТМ «Своя лінія»; морозиво «КАШТАН» Український морозиво шоколадне» ТМ «Троянда»; морозиво «КАШТАН» Український морозиво з ароматом ванілі глазуроване» ТМ «Троянда»; морозиво «КАШТАН шоколадний» шоколадне в глазурі» ТМ «а1»; морозиво «КАШТАН» пломбір шоколадний в шоколадній глазурі» ТМ «Смак Дитинства».

З роздруківок фотографій вищезазначених упаковок морозива «КАШТАН» вбачається, що упаковки морозива різних виробників, назва якого містить слово «КАШТАН», відрізняються багатьма елементами, мають різне оформлення, слово «КАШТАН» має різні графічні виконання, до слова «КАШТАН» у назві можуть додаватися інші словесні елементи, такі як «Український», «Лімо», «Класичний», «зі Львова» тощо, на упаковках поряд із назвою « КАШТАН » застосовується торговельна марка виробника морозива, яка саме і ідентифікує для споживача товар «морозиво «КАШТАН»» конкретного виробника з-поміж товарів «морозиво «КАШТАН»» інших виробників.

Матеріали справи містять також роздруківки з таких веб-сайтів виробників морозива «КАШТАН» (на яких розміщено зображення упаковок та інформацію щодо морозива «КАШТАН»): ТМ «Лімо»: морозиво «Лімо-КАШТАН» зі смаком ванілі, морозиво «КАШТАН зі Львова» з шоколадним смаком у шоколадній глазурі, морозиво «КАШТАН зі Львова» з шоколадним смаком; ТМ «Laska»: морозиво «Каштани Лева» з шоколадним смаком, морозиво «КАШТАН»; ТМ «Ласунка»: морозиво «Каштанчик»; ТМ «Рудь»: морозиво «КАШТАН» класичний, «КАШТАН» шоколадний; ТМ «Геркулес»: морозиво «КАШТАН Донецький»; ТМ «Дригало»: морозиво «КАШТАН».

Крім зазначеного, матеріали справи містять роздруковані фотографії упаковок морозива «КАШТАН» з ароматом ванілі глазуроване та морозиво «КАШТАН» шоколадне глазуроване ТМ «Ажур» (вироблено на замовлення ТОВ «Ажур Фроузен Фуд», морозиво «КАШТАН» класичний з шоколадним смаком у глазурі, ТМ «Геркулес» («Вироблено на замовлення ТВ «Наш продукт плюс». Адреса потужностей виробництва: (В) ПАТ «Полтавахолод», (Г) ПАТ «Львівський холодокомбінат»), морозиво «КАШТАН» з комбінованим складом сировини з курагою у шоколадній глазурі («Каштанчик»), ТМ «Ласунка». Виробник ТОВ «Ласунка», місце виробництва та пакування: ТОВ «Пінгвін», морозиво «Золотой КАШТАН» пломбір шоколадний у вершковій глазурі, ТМ «Хладик». (виробник: ТОВ «Хладопром», ТОВ «ФМ Хладопром»), морозиво «Золотой КАШТАН» пломбір у вершковій глазурі, ТМ «Хладик» (виробник: ТОВ «Хладопром», ТОВ «ФМ Хладопром»).

Позивачем також було надано відомості про ряд торговельних марок та промислових зразків, зареєстрованих на ім`я третіх осіб станом на 01.01.2013р.

Також позивач посилався на звіт від 10.05.2016р. за результатами соціологічного дослідження щодо визначення особливостей сприйняття зовнішнього оформлення пакування морозива "КАШТАН", відповідно до якого у суспільній свідомості морозиво «КАШТАН» швидше асоціюється із загальновживаним позначенням для пломбіру у шоколадній глазурі на паличці (69,4%), при цьому переважна більшість опитаних (71%) вважає, що морозиво такого типу виробляють одразу декілька виробників. При спонтанному пригадуванні виробників морозива такого типу споживачі найчастіше називали таких як ПрАТ «Житомирський маслозавод», ПрАТ «Хладопром», ТОВ «Ласунка», ПрАТ «Львівський холодокомбінат» та ПрАТ «Геркулес». Розрізнення морозива «КАШТАН» різних виробників, зазвичай, відбувається за маркуванням назви та/або торговельної марки виробника продукції (55,2%) та за зовнішнім виглядом пакування чи етикетки (45,7%) (а.с. 138-145 т.2).

Крім того, позивач вказував на те, що відомості про виробництво морозива, в найменуванні якого міститься позначення "КАШТАН", містяться в ряді судових рішень: постанові Полтавського апеляційного суду від 29.01.2019р. у справі №554/6205/18 щодо обсягу виробленого АТ «Полтавахолод» морозива із назвою «Каштан», рішенні господарського суду Харківської області від 07.12.2017р. у справі №922/3324/17, яким встановлено факт виробництва ПАТ «Житомирський маслозавод» морозива «КАШТАН Поліський», та рішення Комінтернівського районного суду м.Харкова від 21.082015р. у справі №641/7794/15-ц, відповідно до якого 72% споживачів придбавали морозиво «КАШТАН» ТМ «ХЛАДИК» виробництва ПрАТ «Хладопром», 10% респондентів обрали ТМ «Три Ведмеді», «КАШТАН» ТМ «Рудь» - 7%, ТМ «Геркулес» - 6%, ТМ «ЛІМО» - 3%.

Також, позивач зазначав, що власне відповідач-1 здійснював використання торговельної марки «КАШТАН» за свідоцтвом №19356 без належної правової підстави в період, коли вказана торговельна марка належала іншим особам, оскільки набув права інтелектуальної власності на неї лише у 2011 році, а саме 25.05.2011р. При цьому, вказане використання було достатньо широким та інтенсивним для визнання позначення «КАШТАН» на ім`я ПрАТ «Хладопром» добре відомим для товарів 30 класу МКТП «морозиво» відповідно до:

- рішення Комінтернівського районного суду м.Харкова від 22.05.2015р. у справі №641/2870/15-ц, яким також визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні по відношенню до товару «морозиво» з 30 класу МКТП з « 16» квітня 2001 року.

- рішення Комінтернівського районного суду м.Харкова від 21.08.2015р. у справі №641/7794/15-ц, яким визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні по відношенню до товару «морозиво» з 30 класу МКТП з « 16» квітня 2001 року.

- рішення Солом`янського районного суду м.Києва від 19.11.2015р. у справі №760/18843/15-ц, яким також визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000 року.

Підтвердженням позиції позивача слугує висновок експерта №1288 за результатами проведення судовим експертом Дорошенко О.Ф. судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 29.10.2019р., на підставі ухвали господарського суду м.Києва від 26.09.2019р.

У вказаному висновку експертом було встановлено, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р. став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: морозиво після дати (22.02.1999р.) подання Відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки №99020539 на його реєстрацію.

На думку відповідача, заявлена позивачем вимога, а саме: припинити дію свідоцтва України №19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН» внаслідок визнання позначення «КАШТАН» загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП «морозиво», не відповідає чинному законодавству України, оскільки жодним державним органом (в тому числі судом) не було визнано позначення «КАШТАН» загальновживаним для товару 30 класу МКТП «морозиво». Позивач незаконно просить припинити дію усього свідоцтва № 19356 внаслідок ніби то визнання його загальновживаним в одній окремій, малій частині - щодо товару «морозиво» та незаконно просить припинити дію всього свідоцтва України №19356, а не його окремої частини.

Відповідач зазначав, що позивач мав доводити позовні вимоги лише доказами, що стосуються обставин після дати подання заявки №99020539 (22.02.1999р.). Відтак, докази датовані до цієї дати не стосуються предмету та підстав позову та виходять за межі доказування, а саме Прейскурант №016 «Розничные цены на мороженое и молочные прохладительные напитки» 1973 року, роздруківки статтей «Про радянське морозиво та ціни на нього», «История советского мороженого», «Понизить градус. Киевская история советского мороженого», Технічні умови -ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» від 01.04.1997р. та по ТУ У 14275901,015-96 «Мороженое со стабилизатором «Мейпроген» від 19.07.1996р. Крім того, Прейскурант №016 є неналежним та недостовірним доказом по справі, оскільки не має жодного відношення до свідоцтва України №19356 та не надає жодних прав маркувати товар, зокрема морозиво знаком «КАШТАН».

Причиною виникнення спору у справі стало питання стосовно перетворення торговельної марки "КАШТАН" за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р. у загальновживане позначення для товарів 30 класу МКТП "морозиво" та наявності чи відсутності підстав для дострокового припинення дії вказаного свідоцтва.

Місцевим судом правильно встановлено, що позивач використовує в господарській діяльності, а саме при виробництві морозива, торговельні марки за Ссідоцтвами України №121585, №121586. Безпосередньо до позивача позов було подано у 2018 році ТОВ "Каштан-Трейд", яке діяло на підставі ліцензійного договору з відповідачем-1, внаслідок чого між позивачем та відповідачем-1 виник конфлікт на ринку, що й стало підставою для захисту позивачем законного інтересу на безперешкодне ведення господарської діяльності з виробництва та введення до цивільного обігу морозива, маркованого торговельними марками свідоцтвами України №121585, №121586.

Позивач зазначав, що відповідач-1 та його ліцензіати неодноразово звертались до судів різних юрисдикцій з метою визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №121585, №121586 недійсними. Підставами вказаних позовів проти свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №121585, №121586 та позивача був захист прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356.

За таких обставин, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що існують підстави стверджувати, що існування охорони торговельної марки за оскаржуваним свідоцтвом №19356, стосується прав та охоронюваних законом інтересів позивача, зокрема на використання власних торгівельних марок (комбінованих позначень) щодо певного товару, в даному випадку морозива.

Крім того, згідно ч.4 ст.18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993р. за №3689-XII (далі - Закон України "Про торгівельні марки"), як в редакції закону за 21.05.2015р. (чинній на момент подачі позову), так і в редакції 11.12.2019р. (чинній на момент прийняття рішення у справі), будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Отже, законодавство надає право на звернення з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг (торговельну марку) будь-якій особі, що кореспондується з обов`язком власника свідоцтва добросовісно користуватися правами, що випливають зі свідоцтва на торговельну марку.

Згідно з Цивільним кодексом України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним.

Стаття 154 Господарського кодексу України вказує, що відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законам.

Пунктом 1 ст.494 ЦК України та п.3 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом. Пункт 1 ст.157 ГКУ також визначає, що право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Відповідно до ч.2 ст.494 ЦК України, обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частина 4 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з ч.2 ст.157 ГК України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до ч.1 ст.497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв`язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.

Пунктом 3 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв`язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Зміст поняття «загальновживане позначення» розкрито в п.4.3.1.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995р. №116 (в редакції Наказу Держпатенту №72 від 20.08.1997р.) (далі - Правила) згідно з яким: «До позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями».

З наведеного положення випливає, що загальновживане позначення, це позначення, яке початково мало індивідуалізуючий (відрізняльний) характер і тому використовувалось для маркування тих чи інших товарів, проте внаслідок поєднання вказаних у положенні факторів у вигляді одночасного використання різними виробниками такого ж товару чи товару того ж виду, що відбувалось тривалий період часу, стало видовим або родовим поняттям.

Відповідно до п.10.2.2. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014р. №91, ознаками, які характеризують позначення, що є загальновживаним для товарів (послуг), є:

1) використання позначення як назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв`язок між товаром (послугою), що має певні ознаки, властивості, якості, і позначенням, яке використовується в якості його назви;

2) застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами. Під різними особами маються на увазі незалежні один від одного виробники товарів (надавачі послуг) та, які не мають між собою організаційно господарських зв`язків і не пов`язані відповідними договорами;

3) застосування позначення незалежними особами тривалий час.

Тривалість може визначатися динамічними процесами розвитку ринку того чи іншого виду товару (послуги), але в будь-якому випадку незалежні особи повинні використовувати таке позначення як назву товару (послуги) неодноразово.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальновживаних для товарів (послуг) певного виду.

Зокрема, загальновживаним позначенням як позначення товару (послуги) певного виду можуть бути: номенклатурна (загальна (прозивна), родова, видова) назва товару (послуги), наприклад, автомобіль, олія соняшникова, пошив одягу; назва певного живого організму (сорту рослин, породи тварин, штаму мікроорганізму тощо); назва певного товару (послуги), яка добросовісно застосовується для його (її) маркування кількома незалежними одна від одної особами; знаки, які в минулому мали власників, проте, увійшли до загального користування як прозивна назва товару різних осіб.

Наявність всіх перелічених критеріїв свідчить про те, що позначення стало загальновживаним позначенням товарів/послуг певного виду, внаслідок його тривалого використання різними виробниками, а у споживачів та працівників сформувався стійкий зв`язок між позначенням, що використовується як назва товару, та товаром з притаманними йому ознаками та властивостями.

При цьому апеляційний суд вважає, що відповідні положення Правил деталізують «загальновживаність» як підставу для відмову у наданні правової охорони, визначену ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». У розглядуваному ж контексті мова йде про «загальновживаність» не як підставу для відмови у наданні правової охорони заявленому на реєстрацію позначенню, а про перетворення заявленого в якості торговельної марки позначення, яке ймовірно відповідало на дату подання заявки умовам надання правової охорони (принаймні предмет доказування у даній справі не стосується невідповідності заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони), а у загальновживане, тобто фактично втрати ним основної функції торговельної марки - можливості відрізнити товар одного виробника від товару іншого виробника.

Колегією суддів береться до уваги висновок Верховного суду у даній справі, викладений у постанові від 09.02.2021р., відповідно до якого суд встановив, що з метою з`ясування обґрунтованості позовних вимог Позивача за його позовом зі справи попередні судові інстанції мали встановити: тривалість та інтенсивність використання позначення "КАШТАН" різними юридичними особами; коли, в якому вигляді, на підставі яких документів та яким чином здійснювалось використання позначення "КАШТАН" іншими особами, територіальні межі такого використання та обсяги виробництва продукції із зазначенням позначення "КАШТАН" (як загалом, так і окремо кожним виробником); чи вчиняло ТОВ "Хладопром" відповідні дії, спрямовані на захист знака для товарів і послуг "КАШТАН" та усунення порушень використання іншими особами такого знака; чи здійснює ТОВ "Хладопром" дії, спрямовані на позиціювання позначення "КАШТАН" саме за ТОВ "Хладопром", і тільки після цього зробити висновок щодо загальновживаності позначення "КАШТАН".

В підтвердження позовних вимог позивачем було подано, зокрема:

- завірені копії ряду публіцистичних статей про історію радянського морозива, відповідно до яких з-поміж такого морозива як «Томатное», «Фруктово-ягодное», «Эскимо», «Морозко», «Крем-брюле», «Ленинградское», «Семейное» тощо, визначне місце займало і морозиво «КАШТАН», які свідчать про історію морозива каштан;

- копію прейскуранту №016 «Розничные цены на мороженое и молочные прохладительные напитки», затверджений Державним Комітетом цін Ради Міністрів СРСР у 1973 році;

- копію витяг з ТУ У 14275901.015-96 «Мороженое со стабилизатором «Мейпроген», в якому зазначено інформацію про «Каштан Харкова» (виробник - СП «Полюс ЛТД», м. Харків), «Каштан запашний» (виробник - Хмельницький МСБ, м. Хмельницький), та «Каштан» (морозиво з комбінованим складом сировини);

- інформацію з БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" щодо зареєстрованих після дати подання заявки на спірну торговельну марку знаків для товарів і послуг для товару 30 Класу МКТП "морозиво", що містять словесне позначення "КАШТАН ";

- інформацію з Інтерактивної БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" щодо зареєстрованих після дати подання заявки на спірну торговельну марку промислових зразків у вигляді упаковок морозива, що містять словесне позначення " КАШТАН ";

- інформацію з пошукової системи Google, що станом на 01.01.2015р. морозиво «КАШТАН» вироблялося близько 10 виробниками;

- копію Висновку за результатами дослідження щодо породження у свідомості споживача асоціацій, пов`язаних із певним виробником від 10.05.2016р., відповідно до якого 93,7% опитуваних споживачів вказали, що «Каштан» - це морозиво у шоколадній глазурі на паличці, а більшість споживачів (57,68%) вважає, що морозиво «Каштан» виробляється двома та більше виробниками;

- копію листа №824 від 01.07.2019р. від АТ «Житомирський маслозавод», відповідно до якого вказане підприємство виробляло морозиво «Каштан» у період з 01.05.2014р. по 31.05.2017р. на підставі ліцензійних договорів, а після вказаного періоду на підставі свідоцтв України №255951, №255950;

- копію листа ТОВ «Продюсерська компанія «Гармонія», відповідно до якого виробництво морозива «Лубенський каштан» здійснювало ТОВ «Лубенський молочний завод» на підставі ліцензійного договору на використання свідоцтва України №85879;

- копію листа №1913 від 05.07.2019р. від ПрАТ «Львівський холодокомбінат», відповідно до якого: морозиво «Каштан» виготовлялось ВАТ «Львівський холодокомбінат» починаючи з 1997 року по ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» від 01.04.1997р. та по ТУ У 14275901.015-96 «Мороженное со стабилизатором «Мейпроген» від 19.07.1996р.; казані вище технічні умови є нормативними документами, що підтвердило ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» у своєму листі від 11.10.2018р. №20-57/322, зазначивши також, що виробництво товару «морозиво» у період 1990-2006 р.р. в Україні (УРСР) було регламентовано відповідними технічними умовами; на переконання ПрАТ «Львівський холодокомбінат» вже станом на 1997 рік позначення «КАШТАН» перетворилось у загальновживане позначення для товару «морозиво», оскільки на нормативному рівні таке морозиво було визначено саме, як вид цього товару. Відповідно до листа №1913 від 05.07.2019р., з 2002 року вказане підприємство виготовляє морозиво «Каштан Львівський», виробництво якого закріплено за ВАТ «Львівський холодокомбінат» на нормативному рівні, а саме - відповідно до зміни №3 до ТУ У 15.5-20016121.002-2002. З 2010 році розпочато виробництво морозива «Каштан зі смаком ванілі». Станом на 2019 рік ПрАТ «Львівський холодокомбінат» здійснює виробництво морозива «Каштан зі Львова» та «ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі»;

- копію листа №519 від 11.03.2021р. від ПрАТ «Львівський холодокомбінат», відповідно до якого: виробництво морозива "КАШТАН" вказаним підприємством підтверджується також Свідоцтвом №984-01 від 10.09.1997р. про присвоєння ідентифікаційного номеру в міжнародній системі нумерації EAN 013; виробництво морозива "КАШТАН Львівський/ Львівський КАШТАН" здійснюється ним з 2002 року на всій території України в значних обсягах;

- копії листів ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ", ТОВ "Сільпо-Фуд", ТОВ «ЛК-ТРАНС», ТОВ "ЕКО", відповідно до яких, вказані продуктові мережі здійснювали продаж морозива "КАШТАН" різних виробників;

- роздруківку статті «Простое мороженое: экспертиза мороженого» від 24.07.2019р., в якій наведено результати тесту 2002 року морозива "Каштан" різних виробників;

- копію звіту про надання патентно-інформаційних послуг за договором №853/І від 01.02.2018р., відповідно до якого після дати подання заявки на знаки за свідоцтвом України №19356, в Україні було зареєстровано різними виробниками для товарів 30 класу МКТП, зокрема морозива, 13 позначень, що включають слово «КАШТАН», а також було подано 10 заявок на реєстрацію торговельних марок, що також включають слово «КАШТАН»;

- копію звіту за результатами соціологічного дослідження: «Визначення особливостей сприйняття зовнішнього оформлення пакування морозива «КАШТАН», яке проводилось 15-19.08.2019р., відповідно якого для 69,4% споживачів позначення «КАШТАН» щодо такого товару як морозиво асоціюється із загальновживаним позначенням для пломбіру в шоколадній глазурі на паличці. 55,2% споживачів відрізняють морозиво «КАШТАН» за маркуванням та/або назвою виробника морозива, а 45,7% за зовнішнім виглядом упакування.

Місцевим судом правильно встановлено, що вищевказані докази підтверджують тривале та інтенсивне використання на всій території України позначення "КАШТАН" різними юридичними особами, у тому числі, Позивачем та такими юридичними особами, як АТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Продюсерська компанія «Гармонія», ТОВ «Лубенський молочний завод», ПрАТ «Львівський холодокомбінат» тощо щдо такого виду товару як "морозиво" з певними характеристиками (морозиво певної форми в шоколадній глазурі).

Використання позначення "КАШТАН" різними юридичними особами та виробниками морозива здійснювалось із початку 2000 років аж до 2019 років, і до часу подачі даного позову до суду. Більше того, під час розгляду справи судом використання позначення "Каштан" для морозива певного виду (морозиво в шоколадній глазурі визначеної форми) здійснюється не тільки відповідачем-1 як власником торгівельної марки "Каштан" за свідоцтвом №19356, чи його ліцензіатами, а й іншими незалежними виробниками.

Крім того, місцевим судом правильно встановлено, що позначення "КАШТАН" використовувалося у комбінації з іншими словами, такими як "Львівський", "зі смаком ванілі", "Лубенський", тощо. Окрім того, використання відбувалося переважно без очевидного зазначення в комбінації з позначенням особи виробника, або власника певної торговельної марки, тобто, у формі, що не передбачає можливість визначення конкретного власника торговельної марки або виробника конкретного морозива, або навіть виникнення асоціацій із певним виробником, при купівлі морозива із зазначенням у назві позначенням "КАШТАН". Відповідно, протягом строку використання позначення різними юридичними особами у споживача була відсутня можливість орієнтуватися на окреме зазначення виробника на пакуванні морозива із позначенням "КАШТАН" та виокремлювати виробників різного за виглядом морозиво із зазначенням у назві позначення "КАШТАН".

В матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували успішне відстоювання ТОВ "Хладопром" прав на торговельну марку "КАШТАН" та усунення порушень використання іншими юридичними особами позначення "КАШТАН" протягом всього строку використання позначення "КАШТАН" різними іншими юридичними особами, або вчинення ТОВ "Хладопром" відповідних дій, спрямованих на позиціювання позначення "КАШТАН" саме за ТОВ "Хладопром".

З пояснень та доказів, поданих до місцевого суду відповідачем-1 та третьою особою, вбачається, що відповідачем-1 укладались ліцензійні договори на використання позначення "Каштан" різними виробниками, що сприяло перетворення позначення "Каштан" на загальновживане для певного виду морозива з певними характеристиками.

Відповідач-1 було підтверджено, що заявку на реєстрацію знаку для товарів та послуг "Каштан" (свідоцтво №19356) подано іншою юридичною особою - Відкрите акціонерне товариство "Київський холодкомбінат №2", яка в подальшому передала права на вказаний знак ДП "Мілкіленд-Україна", яке передало такі права на знак в травні 2011 році АТЗТ "Хладопром" (перетворено у ТОВ "Хладопром").

Вказана історія використання знака для товарів та послуг, що охороняється за свідоцтвом №19356, свідчить про те, що знак на ринок щодо такого виду товару як «морозиво в шоколадній глазурі» певної форми виводився не відповідачем-1, а подальший спосіб його використання саме відповідачем-1, з моменту набуття прав на вказаний знак і сприяв тому, що знак втратив свою здатність ідентифікувати певний товар щодо особи певного виробника даного товару.

Крім того, в порядку передбаченому ст. 101 ГПК України, позивачем було замовлено та в подальшому подано до місцевого суду:

- Висновок експертів №011-СІВ/19 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.06.2019р., складений комісією експертів Стародубовим І.В. та Бегуш Н.В., відповідно до якого комісія експертів прийшла до висновку, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу МКТП: морозиво, після дати подання відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат №2» заявки на його реєстрацію;

- Висновок експерта №20-08/19, складеного за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності експертом Соповою К.А. висновком №20-06/19 встановлено, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 став загальновживаним позначенням для товару 30 класу МКТП «морозиво», після дати подання Відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат №2» заявки на його реєстрацію.

В свою чергу, відповідачем 1 було долучено до матеріалів справи висновок експерта від 18.07.2019р. №161 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Жилою Б.В., відповідно до якого експерт дійшов до висновку, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом №19356 не перетворився на позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів певного виду після подання заявки від 22.02.1999р. №99020539.

Враховуючи наявність декількох протилежних за результатами дослідження свідоцтва України №19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН" висновків експертів, ухвалою господарського суду м.Києва від 26.09.2019р. було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі №910/6518/19, на вирішення якої поставлено наступне питання:

- Чи став знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р. загальновживаним позначенням для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: морозиво, після дати (22.02.1999р.) подання Відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат №2» заявки №99020539 на його реєстрацію?

У висновку експерта №1288 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 29.10.2019р. судовим експертом Дорошенко О.Ф. встановлено:

- Знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р. став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: морозиво, після дати (22.02.1999р.) подання Відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат №2» заявки №99020539 на його реєстрацію.

Оцінюючи висновок експерта №1288 від 29.10.2019р. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, колегія суддів вважає, що зазначений висновок відповідає вищенаведеним вимогам і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, тому місцевий суд правильно прийняв його в якості належного та допустимого доказу у справі.

Що ж стосується доводів відповідача-1, що більшість виробників морозива «КАШТАН», зазначених позивачем у позові, використовують торговельну марку «КАШТАН» на підставі відповідних ліцензійних договорів, апеляційний суд вважає, що права інтелектуальної власності на свідоцтво України №19356 було набуто відповідачем-1 16.03.2011р. на підставі відповідного договору про передання прав інтелектуальної власності, який було зареєстровано 25.05.2011р. Відтак, право відповідача-1 наділяти інших осіб правом використання торговельної марки "КАШТАН" на підставі відповідних ліцензійних договорів виникло лише після 2011р.

Тому місцевим судом правильно зазначено, що в період з 1999р. до 2011р. використання позначення "КАШТАН" декількома особами відповідачем-1 на законних підставах контролюватись не могло, так само як і не могло ним заборонятись.

А посилання відповідача-1 на визнання знаку для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні в 30 класі МКТП «морозиво» за рішенням Солом`янського районного суду м. Києва №760/18843/15-ц від 19.11.2015р. (залишено без змін постановою Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 06.02.2019р.) лише підтверджує той факт, що позначення "КАШТАН" використовувалось після дати подання заявки як заявником ВАТ «Київський холодокомбінат №2", так і відповідачем-1.

Посилання відповідача-1 на добревідомість торговельної марки "КАШТАН", як доказ відсутності загальновживаності словесного позначення «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356, не відповідає фактичним обставинам справи та спростовуються наступним.

Відповідач-1 стверджував, що оскільки торговельна марка «КАШТАН» визнана добре відомою в Україні, вона не може бути визнаною одночасно і загальновживаною.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (ч.3 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні (ч.1 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Аналіз вказаних норм закону дає підстави дійти висновку про те, що чинне законодавство України розрізняє такі об`єкти правової охорони і способи набуття прав на них.

Судом першої інстанції правильно встановлено, що торговельна марка «КАШТАН» визнана добревідомою на підставі наступних судових рішень: рішення Комінтернівського районного суду м.Харкова від 22.05.2015р. у справі №641/2870/15-ц, яким також визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні по відношенню до товару «морозиво» з 30 класу МКТП з « 16» квітня 2001 року; рішення Комінтернівського районного суду м.Харкова від 21.08.2015р. у справі №641/7794/15-ц, яким визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні по відношенню до товару «морозиво» з 30 класу МКТП з « 16» квітня 2001 року; рішення Солом`янського районного суду м.Києва від 19.11.2015р. у справі№760/18843/15-ц, яким також визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000 року.

З вказаних рішень вбачається, що торговельна марка «КАШТАН» була визнана добре відомою в Україні по відношенню до товару «морозиво» з 30 класу МКТП на різні дати, а саме: на 16.04.2001р. на ім`я Приватного акціонерного товариства "Хладопром"; на 16.04.2001р. на ім`я Приватного акціонерного товариства "Хладопром"; на 29.09.2000р. на ім`я Приватного акціонерного товариства "Хладопром".

Тобто, на дату розгляду справи є три торговельні марки «КАШТАН», визнані добре відомими в Україні на різні дати на ім`я Приватного акціонерного товариства "Хладопром" на той момент, коли ТОВ "Хладопром" навіть не було власником свідоцтва на знак за свідоцтвом №19356.

Таким чином, місцевий суд дійшов правильного висновку, що торговельна марка «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 (яка є предметом даного спору), і торгівельні марки «КАШТАН», визнані добре відомими відносно ПАТ "Хладопром" за рішенням суду, це різні об`єкти права інтелектуальної власності - різні торговельні марки.

Позовні вимоги в даній справі стосуються конкретного об`єкта права інтелектуальної власності, а саме торговельної марки «КАШТАН», яка діє на підставі свідоцтва України №19356.

Водночас, місцевим судом правильно наголошено, що відповідачем-1 є ТОВ "Хладопром", а не Приватне акціонерне товариство "Хладопром" - особа, на яку визнано торговельні марки «КАШТАН» добре відомими в Україні на момент, коли ТОВ "Хладопром" не було власником свідоцтва №19356.

Також, місцевим судом було встановлено, що відповідач-1 вчинив всі необхідні дії (як того вимагає Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») для належного оформлення прав інтелектуальної власності на торговельну марку «КАШТАН» за свідоцтва України №19356, а саме - змінив особу власника свідоцтва на вказану торговельну марку.

В матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про набуття прав на добре відомі торговельні марки «КАШТАН» саме відповідачем-1 (чи в порядку правонаступництва, чи в порядку передачі прав на вказані торговельні марки).

Апеляційний суд вважає, що права на торговельну марку не можуть автоматично переходити від однієї особи до іншої без вчинення дій, які підтверджують законність переходу прав на торговельну марку до відповідної особи. Питання добревідомості торговельної марки «КАШТАН» виходить за межі предмету доказування. Більше того, доведення відповідачем-1 відсутності загальновживаності позначення «КАШТАН» через добревідомість торговельних марок «КАШТАН», суперечить вимогам чинного законодавства України, оскільки юридично це різні об`єкти права інтелектуальної власності.

Відповідач-1 зазначав, що всі виробники морозива, а саме: ТОВ «АТБ Маркет», ТОВ "Фабрика морозива Хладопром", ТОВ «Хладік Україна», ПАТ «Житомирський маслозавод», ПОГ АПВТ «ФІРМА ЛАСКА», ТОВ «АЙС РІТЕЙЛ», ТОВ «ТАВРІЯ-В», ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», ТОВ «ГАЛИЧИНА ЛАСУНКА», ТОВ «ПІНГВІН», ТОВ «ЛАСУНКА», ТОВ «НАШ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «АЖУР ФРОЗЕН ФУД» здійснюють виробництво морозива в Україні із торговельною маркою «КАШТАН» на підставі укладених з відповідачем-1 ліцензійних договорів щодо використання свідоцтва України №19356.

Проте у матеріалах справи відсутні докази укладення відповідачем-1 ліцензійних договорів з ТОВ "Три Ведмеді", ПрАТ «Львівський холодокомбінат», ТОВ «Еліт» та ТОВ «ТРОЯНДА-М», які також є виробниками морозива «КАШТАН».

Всі надані відповідачем-1 ліцензійні договори діяли в різний період, що охоплював 2014-2018 роки. Натомість, відповідно до наявних в матеріалах справи доказах, морозиво «КАШТАН» вироблялось багатьма виробниками, зокрема: Відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат №2», Приватним акціонерним товариством «Хладопром» (правопопередник відповідача-1), ТОВ «Продюсерська компанія «Гармонія», ПрАТ «Львівський холодокомбінат», ТОВ "Три ведмеді".

З огляду на те, що надані місцевому суду відповідачем-1 ліцензійні договори стосуються періоду з 2014р. по 2018р., а докази, що з 1999р. по 2014р. виробники маркували морозиво позначенням «КАШТАН» на підставі укладених саме з відповіадчем-1 договорів на використання позначення "Каштан" за свідоцтвом №19356 в матеріалах справи відсутні, тому даний факт не підтверджує, що торгівельна марка "КАШТАН" не перетворилась на загальновживану щодо такого виду морозива як вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті без укладення будь-яких ліцензійних договорів.

Апеляційний суд погоджується з твердженням судового експерта у висновку №1288 від 29.10.2019р. що, надання ТОВ «Хладопром» значної кількості ліцензій різним виробникам на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356 та відсутність доступної інформації для споживача на упакуваннях морозива «КАШТАН» про те, що знак використовується з дозволу та по ліцензії ТОВ «Хладопром», а також вказівки на те, що слово «КАШТАН» нанесене на ці упакування є зареєстрованим знаком для товарів і послуг, у свою чергу призвело до певного «розмивання» знаку.

Тобто, навіть те морозиво «КАШТАН», яке випускалося іншими виробниками по ліцензії, виданої ТОВ «Хладопром», у споживачів не асоціювалося та не створювало зв`язок з власником знаку, а саме ТОВ «Хладопром», а почало створювати асоціативний зв`язок із виробником, торговельна марка якого була проставлена на упакуванні морозива.

З наявних у матеріалах справи копій етикеток вбачається, що позначення «КАШТАН» використовується всіма виробниками у різному вигляді, має різні шрифти і забарвлення, графічне виконання, наявні додаткові елементи, такі, наприклад, як «Класичний», «зі Львова», «Лімо», «Український» тощо, що в цілому відрізняється від знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356; при цьому позначення «КАШТАН» на етикетках супроводжується знаками для товарів і послуг того чи іншого виробника, що у цілому унеможливлює виникнення у споживачів асоціації, що позначення «КАШТАН» застосовується виробниками на підставі дозволу ТОВ "Хладопром", оскільки інформація щодо того, що знак для товарів і послуг використовується по ліцензії ТОВ «Хладопром», на упакуваннях відсутня.

Вказане додатково підтверджується також і звітом за результатами соціологічного дослідження: «Визначення особливостей сприйняття зовнішнього оформлення пакування морозива «КАШТАН», відповідно до якого, абсолютна більшість споживачів вказала на декількох виробників морозива «КАШТАН», які їм відомі, який оцінюється судом як письмовий доказ у справі, який дозволяє суду оцінити сприйняття товару та ідентифікацію такого товару з певним виробником пересічним споживачем товару.

Апеляційний суд вважає, що поставлені перед споживачами питання не виключали можливості споживачами самостійно згадати всіх відомих їм виробників морозива «КАШТАН». Відтак, твердження відповідача-1 та третьої особи про допущені при проведенні опитування помилки не знайшло підтвердження.

Виробництво морозива «КАШТАН» різними виробниками підтверджує також і кількість торговельних марок, які включають в себе позначення «КАШТАН», які в різний період були зареєстровані та діяли на території України. Тому місцевий суд правильно відхилив доводи відповідача-1 про те, що на дату розгляду справи більшість із зазначених позивачем свідоцтв України не діють, або вже належать відповідачу-1, оскільки вони діяли тривалий час до того і належали різним виробникам морозива «КАШТАН».

Також, матеріали справи містять відомості про реєстрацію ряду промислових зразків на етикетки морозива, які включають в себе позначення «КАШТАН». Колегія суддів не погоджується з доводами відповідача-1, що вказані відомості не мають братись судом до уваги тільки через те, що реєстрація промислових зразків регулюється іншим законом, аніж Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

При цьому, апеляційний суд критично ставиться до наданого позивачем прейскуранту цін 1973р., як такий, що не має відношення до предмету спору, оскільки він датований значно раніше аніж дата подання заявки на спірне позначення, а позивачем не доведено, що він діяв після вказаної дати, та діяв саме на території України, проте даний прейскурант дозволяє встановити історичний контекст щодо існування певного виду морозива, а саме вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті.

Що ж стосується копій паперових електронних доказів, а саме роздруківок статей з мережі Інтернет, апеляційний суд зазначає наступне.

Відповідно до ст.96 ГПК України, електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених в порядку, передбаченому законом. Тому місцевий суд правильно визнав належними доказами у справі надані позивачем паперові копії статей, розміщених в мережі Інтернет.

Згідно із ч.ч.2, 4 - 6 ст.91 ГПК України, письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.

Відповідно до ч.6 ст.91 ГПК України, якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Оскільки в матеріалах справи відсутні обґрунтування відповідачем-1 та третьою особою сумнівів щодо відповідності поданої позивачем копії упаковок морозива оригіналу, а у місцевого суду таких сумнівів не виникало, суд першої інстанції дійшов правильного висновку щодо взяття до уваги копії вказаних упаковок, як доказ.

Відповідно до ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами статей 76, 77, 78,79 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Стандарт доказування "вірогідності доказів" підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію такого стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Відповідно до ст.79 ГПК України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.

Місцевим судом правильно зазначено, що докази, надані позивачем на підтвердження обставин використання позначення «КАШТАН» стосовно товарів 30 класу МКТП «морозиво» декількома виробниками, незалежними один від одного тривалий час, внаслідок у споживачів відсутній сталий асоціативний зв`язок між позначенням «КАШТАН» та власником свідоцтва України №19356, є більш вірогідними, ніж докази надані відповідачем-1 та третьою особою, а тому дозволили дійти вірного висновку, що факт перетворення позначення «КАШТАН» в загальновживане, має місце.

Так, в матеріалах справи достатньо доказів на підтвердження тривалого та інтенсивного використання позначення "КАШТАН" різними юридичними особами. Таке використання здійснювалось ними на всій території України, в достатньому обсязі, що б споживач сприймав позначення "КАШТАН", як видову назву морозива, та розрізняв його виробників за так званими "парасольковими" торговельними марками, які завжди супроводжують використання позначення "КАШТАН" на упаковках та етикетках вказаного морозива. Вказане використання відбувалось як на підставі відповідних технічних умов, так і свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, що були зареєстровані та діяли в Україні протягом тривалого часу.

Більш того, численні ліцензійні договори укладені відповідачем-1 з різними виробниками морозива "КАШТАН" призвели до його певного "розмивання", оскільки кожен із ліцензіатів використовував вказане позначення в різному вигляді, різними шрифтами і забарвленням, що в цілому відрізняється від торговельної марки за свідоцтвом України №19356. Етикетки не містять інформацію про використання позначення «КАШТАН» за ліцензією, а власне позначення «КАШТАН» завжди супроводжується знаками для товарів і послуг того чи іншого виробника.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», торговельною маркою є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

У розглядуваному випадку докази, які свідчать про втрату позначенням «КАШТАН» основної функції торговельної марки через перетворення позначення каштан у загальновживане внаслідок тривалого використання різними виробниками морозива від дати подання заявки на реєстрацію такого позначення як торговельної марки, є належними, допустимими та більш вірогідними, ніж докази відсутності зазначеного. Наявність на території України трьох добре відомих торговельних марок «КАШТАН», визнаних такими стосовно ПрАТ «Хладопром», не спростовує наведеного.

Місцевий суд дійшов вірного висновку щодо часткового задоволення позовної заяви, оскільки наявні в матеріалах докази не підтверджують факт перетворення торговельної марки "КАШТАН" за свідоцтвом України №19356 для всіх заявлених товарів і послуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а лише в частині товару 30 класу МКТП "морозиво" певного виду, а саме вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті.

Що стосується строку позовної давності, про пропуск якого було заявлено відповідачем-1, апеляційний суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.261 Цивільного кодексу України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Відповідач-1 стверджує, що перебіг позовної давності починається з дати подачі першого позову до ОСОБА_1 , а саме з 2014 року. З огляду на це, станом на дату подання позову строк позовної давності вже сплив.

Верховний Суд у постанові від 28.05.2020р. у справі №910/13119/17 зазначив, що для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об`єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

При цьому, суд касаційної інстанції виходить з того, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду з такими позовами не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг. Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення.

З урахуванням викладеного, місцевий суд правильно погодився із твердженнями позивача, що строк позовної давності має відліковуватись, починаючи з дати виникнення конфлікту на ринку між учасниками спору.

Строк позовної давності у даному спорі має обчислюватися з дати початку виникнення конфлікту на ринку між позивачем та відповідачем-1, тобто з дати подання ліцензіатом відповідача-1 позову до позивача про визнання недійсними торговельних марок "Каштан Ваніль" та "Каштан Шоколад" (судова справа №910/9279/18).

Суд першої інстанції правильно не погодився з твердженням відповідача-1, що перебіг позовної давності почався з дати подання першого позову до ОСОБА_1 , оскільки позивачем у даній справі є ТОВ "Три Ведмеді", а не ОСОБА_1

Конфлікт на ринку між ТОВ "Три Ведмеді" та ТОВ "Хладопром" саме як виробників товару певного виду, для якого зареєстровано оскаржуване позначення (торгівельна марка, що належить відповідачу-1) та конкуруючі позначення (знаки за свідоцтвом №121585 та №121586 ), які використовуються позивачем на підставі ліцензійних договорів з власником, виник саме з подання першого позову до ТОВ "Три Ведмеді" - позивача у даній справі.

Вказане узгоджується із позицією Верховного Суду, висловленою, зокрема, у постановах від 09.04.2019р. по справі №910/17205/17; від 17.07.2018р. по справі №915/1145/17; від 26.06.2018р. по справі №910/20564/16; від 15.01.2008р. у справі №21/553; від 18.12.2013р. до справи №39/240; від 31.07.2012р. у справі №39/301-39/1.

Що стосується підстав для залишення позову без розгляду, апеляційний суд зазначає наступне.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини при застосуванні процедурних правил варто уникати як надмірного формалізму, який буде впливати на справедливість процедури, так і зайвої гнучкості, яка призведе до нівелювання процедурних вимог, встановлених законом, та порушення принципу правової визначеності (рішення Європейського суду з прав людини у справах "Волчлі проти Франції", "ТОВ "Фріда" проти України").

Рішеннями ЄСПЛ визначено, що право на доступ до суду має "застосовуватися на практиці і бути ефективним" (рішення у справі "Белле проти Франції").

Суворе трактування національним законодавством процесуального правила (надмірний формалізм) може позбавити заявників права звертатися до суду (рішення ЄСПЛ від 28.10.1998р. у справі "Перес де Рада Каванил`єс проти Іспанії").

Водночас під правовим пуризмом у практиці Європейського суду з прав людини розуміється надмірно формальне, бюрократичне застосування правових норм й вчинення дій, що мають юридичне значення, безвідносне врахування їх доцільності, виходячи з обставин конкретної справи й необхідності забезпечення ефективного захисту прав, свобод та інтересів в цивільному або іншому судочинстві, що призводить до порушення права на справедливий судовий розгляд (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Салов проти України").

За вказаних обставин, суд першої інстанції дійшов вірного висновку щодо відхилення твердженням відповідача-1 та третьої особи, що позовна заява подана без надання доказів повноважень представника позивача, через відсутність вказаної в тексті довіреності. Відповідно до ч.4 ст.60 ГПК України, повноваження адвоката підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Ордер є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката. До позовної заяви був доданий ордер на надання правничої (правової допомоги) серії КС №532154 від 13.05.2019р. Зазначений ордер не містить застережень щодо відсутності у представника права на вчинення певної процесуальної дії, в тому числі щодо повноважень на підписання позовної заяви. Отже, адвокат Сопільняк В.Ю. могла представляти інтереси позивача в суді першої інстанції, в тому числі і підписувати позовну заяву.

Щодо позовних вимог позивача до відповідача-2 про зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, апеляційний суд зазначає наступне.

Відповідно до п.2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п.1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016р. за №585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Водночас, 14.10.2020р. набув чинності Закону України від 16.06.2020р. №703-ІХ Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до п.2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020р. №12167-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання п.п.1 п.7 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 16.06.2020р. №703-ІХ Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності визначити, що Державне підприємство Український інститут інтелектуальної власності виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

28.10.2022р. було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності» №943-р, якою було визначено, що державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Окрім цього, було визнано такими, що втратили чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020р. №1267 "Про Національний орган інтелектуальної власності" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2021р. №1129 "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020р. №1267" (Офіційний вісник України, 2021р., №77, ст.4859), якими було визначено, що державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Місцевий суд законно і обґрунтовано позов ТОВ "Три Ведмеді" задовольнив частково, припинив дію свідоцтва України №19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН», власником якого є ТОВ «Хладопром», в частині товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг "морозиво", а саме "вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті", у зв`язку з перетворенням його в загальновживане позначення після подання заявки m99020539 від 22 лютого 1999р., та зобов`язав Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України №19356 в частині товарів 30 класу МКТП "морозиво" (а саме "вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті") та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність.

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційних скарг, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 240, 270, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги ТОВ "Хладопром" та ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 21.12.2023р. по справі №910/6518/19 - без змін.

Справу №910/6518/19 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 03.04.2024р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко