ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"25" березня 2024 р. Справа№ 910/16653/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Пантелієнка В.О.

Копитової О.С.

за участю секретаря судового засідання Дюкарєвої І.М.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта"

на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року

у справі №910/16653/19 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH)

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта",

2. Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 25.03.2024

В С Т А Н О В И В :

У листопаді 2019 року Компанія Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) (далі - позивач, Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Агронта" (далі - відповідач-1, Товариство) про:

- визнання недійсними належних Товариству свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг, зареєстровані для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - відповідач-2, Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовної заяви позивач зазначав, що:

- Компанія є власником свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг "Басфоліар", зареєстрований для товарів 01 класу МКТП "добривні хімікати для ґрунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)" та міжнародної реєстрації №394701 на знак для товарів та послуг "BASFOLIAR", зареєстрований для товарів 01 класу МКТП "хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)";

- позначення за свідоцтвами України: № 219491, №222864 та №249242 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг позивача, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- позначення за свідоцтвами України: № 219491, №222864 та №249242 можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що є підставами для відмови у наданні правової охорони згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- викладене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За наслідками розгляду заявлених позовних вимог рішенням Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 позов Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) задоволено, визнано недійсними належні ТОВ "Агронта" свідоцтва України: №219491 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків; №222864 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків; №249242 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для послуг 35 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків, зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864 та №249242 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Здійснено розподіл судових витрат.

Судове рішення обґрунтоване тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 та № 249242 не відповідали умовам надання правової охорони на момент подання заявок на їх реєстрацію, оскільки могли ввести в оману щодо особи Компанії - виробника добривних хімікатів для ґрунту, добривних сумішей, добрива, солі (добрива), а також є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Компанії.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Агронта" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у даній справі та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги відповідач-1 посилається на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

За наслідками розгляду заявлених в апеляційній скарзі вимог постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 року рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 скасовано, у задоволенні позову компанії Компо Експерт ГмбХ відмовлено.

В обґрунтування підстав для скасування рішення суду першої інстанції та відмови у задоволенні позовних вимог судом апеляційної інстанції зазначено про вірогідність доказів (в тому числі і висновком судової експертизи) на підтвердження відсутності обставин невідповідності спірних торгових марок, належних відповідачу, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Компанії про визнання недійсним оспорюваних свідоцтв. Також суд апеляційної інстанції зазначив, що оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Укрпатенту внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію, також належить відмовити.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.11.2021 року касаційну скаргу позивача задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 року у справі №910/16653/19 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

За висновками касаційного господарського суду, судом апеляційної інстанції залишено поза увагою, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг має досліджуватись на відповідність умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Тобто, перш за все, суд мав дослідити, чи набули знаки, зареєстровані за спірними свідоцтвами України, розрізняльну здатність станом на дату подання заявки про реєстрацію такого знака.

Окрім того, суд апеляційної інстанції, зазначаючи у постанові про наявність у справі трьох висновків експертизи, всупереч приписам ст. 269 ГПК України, не надав власної оцінки висновкам експертів від 22.11.2019 року №19/23/2-1/28-ЕД/19 та від 14.02.2020 №1293, обмежившись лише посиланням на те, що висновок від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19 був покладений в основу рішення, зокрема, встановлення обставин невідповідності спірних торговельних позначень, а висновок від 14.02.2020 року №1293 не прийнятий місцевим господарським судом.

При цьому судом апеляційної інстанції надано оцінку лише складеному висновку експертів від 17.02.2021 року №184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який і був покладений в основу постанови суду, відповідно судом не було надано оцінку іншим доказам, наявним у матеріалах справи та досліджених судом першої інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 скасовано; прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову Компанії до Товариства та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864 та №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії. Стягнуто з Компанії на користь Товариства 17 289,00 грн витрат зі сплати судового збору та 28 634,39 грн витрат на проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

За результатом дослідження зібраних у справі доказів апеляційний господарський суд дійшов висновків про:

- недоведеність Позивачем доводів і тверджень про те, що спірні торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками належними Позивачу, а також;

- недоведеність Позивачем належними доказами невідповідності спірних торговельних марок умовам надання правової охорони;

- відсутність у зв`язку з цим і підстав для задоволення позовних вимог.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.07.2022 року касаційну скаргу позивача задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 року у справі №910/16653/19 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

За висновками касаційного господарського суду, при дослідженні однорідності чи спорідненості товарів, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг (торговельні марки), аналізується сфера призначення товару або послуги, враховуючи галузь і мету застосування товару або послуги, чого судом апеляційної інстанції зроблено не було. Також судом апеляційної інстанції не надано оцінку іншим доказам, наявним у матеріалах справи та дослідженим судом першої інстанції

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/16653/19 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: Поляков Б.М., суддів: Ходаківська І.П., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2022 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 до провадження складі колегії суддів: головуючий суддя - Поляков Б.М. - головуючий, судді Ходарківська І.П., Доманська М.Л. Зобов`язано учасників справи надати свої пояснення щодо висловлених позицій Верховним Судом у постанові від 14.07.2022 в письмовій формі протягом десяти днів з дня вручення ухвали, але не пізніше 19.08.2022. Розгляд апеляційної скарги призначено на 06.09.2022.

Розпорядженням керівника апарату від 05.09.2022 у зв`язку з перебування суддів Ходаківської І.П., Доманської М.Л., які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустках призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Корсак В.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2022 розгляд справи № 910/16653/19 відкладено на 11.10.2022.

В зв`язку з оголошенням повітряної тривоги 11.10.2022, яка тривала більше п`яти годин, а отже - посиленою небезпекою з боку Російської Федерації, для запобігання загрози життю та здоров`ю суддів, працівників апарату суду та учасників судового процесу у період воєнного стану 11.10.2022 розгляд справи не відбувся.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2022 призначено до розгляду в судовому засіданні справу № 910/16653/19 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року. Судове засідання призначене на 08.11.2022. Визнано явку учасників справи обов`язковою.

Розпорядженням керівника апарату від 07.11.2022 у зв`язку з перебування судді Корсака В.А., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Пантелієнко В.О., Доманська М.Л.

В судовому засіданні 08.11.2022 колегія суддів, порадившись на місці, оголосила перерву в розгляді справи до 29.11.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.11.2022 замінено сторону у справі №910/16653/19 її процесуальним правонаступником, а саме - Державне підприємство «Українский інститут інтелектуальної власності» () на Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (). Зобов`язано позивача направити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» копію позову, оскаржуваного рішення та висновки експертизи у строк до 10.12.2022. Зобов`язано скаржника направити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» копію апеляційної скарги, докази чого подати до суду. Розгляд справи №910/16653/19 відкладено на 17.01.2023.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2023 розгляд справи №910/16653/19 відкладено на 21.02.2023. Явку представника ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» визнано обов`язковою. Зобов`язано ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» до 14.02.2023 надати свої пояснення по справі. Попереджено Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта", що у разі неявки його представника в судове засідання справа буде розглянута без його участі.

Розпорядженням керівника апарату від 15.02.2023 у зв`язку з перебуванням судді Доманської М.Л., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці з 17.02.2023, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Пантелієнко В.О., Скрипка І.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.02.2023 прийнято апеляційну скаргу ТОВ "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді: Пантелієнко В.О., Скрипка І.М. вирішено здійснювати розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 по суті спочатку. Розгляд справи призначено на 29.03.2023.

Розпорядженням керівника апарату від 29.03.2023 у зв`язку з перебуванням судді Скрипки І.М., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді Пантелієнко В.О., Доманська М.Л.

В судовому засіданні 29.03.2023 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 18.04.2023.

В судовому засіданні 18.04.2023 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 30.05.2023.

В судовому засіданні 30.05.2023 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 13.06.2023.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.06.2023 оголошено перерву в судовому засіданні до 04.07.2023; зобов`язано Компанію Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) надіслати клопотання про призначення експертизи іншим учасникам справи; зобов`язано ТОВ "Агронта", ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» подати до апеляційного суду, в строк до 27.06.2023, свої пояснення щодо клопотання про призначення експертизи.

В судовому засіданні 04.07.2023 колегія суддів оголосила перерву в розгляді справи №910/16653/19 до 15.08.2023.

Розпорядженням керівника апарату від 14.08.2023 у зв`язку з перебування судді Пантелієнка В.О., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Копитова О.С., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.08.2023 прийнято апеляційну скаргу ТОВ «АГРОНТА» на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді: Копитова О.С., Доманська М.Л. Вирішено здійснювати розгляд апеляційної скарги ТОВ «АГРОНТА» на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 по суті спочатку.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.08.2023 призначено до розгляду в судовому засіданні 21.08.2023 справу № 910/16653/19 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року.

Від позивача ТОВ "Агронта" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі № 910/16653/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023, серед іншого, клопотання Компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задоволено. Призначено повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/16653/19. Проведення повторної експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6). Витрати на проведення повторної експертизи покладено на Компанію Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH). Зупинено апеляційне провадження по справі № 910/16653/19 до закінчення проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України до апеляційного суду повернулася справа № 910/16653/19, оскільки, як зазначає науково-дослідний інститут, станом на оплата за проведення повторної експертизи до КНДІСЕ не надходила.

Також від Компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) надійшло клопотання, в якому компанія просила постановити ухвалу про повернення справи № 910/16653/19 до КНДІСЕ, оскільки компанією не було сплачено за експертизу так як на адресу компанії не надходило рахунку на оплату експертизи.

Розпорядженням керівника апарату від 06.03.2024 у зв`язку з перебуванням судді Доманської М.Л., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Копитова О.С., Пантелієнко В.О. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019 й може розглядати справи про банкрутство та справи у спорах, які пов`язані з процедурою банкрутства, справи у спорах щодо захисту прав на об`єкти інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.03.2024 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/16653/19 з 25.03.2024. Розгляд справи № 910/16653/19 призначено на 25.03.2024. Визнано явку учасників судового процесу обов`язковою.

Від представника ТОВ "Агронта" надійшли пояснення, в яких відповідач просив відмовити позивачу у клопотанні щодо повернення справи № 910/16653/19 до КНДІСЕ.

В судовому засіданні 25.03.2024 Компанія Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) підтримала своє клопотання щодо повернення справи № 910/16653/19 до КНДІСЕ, представник ДП «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» також підтримало клопотання позивача.

Колегія суддів вивчивши надані пояснення та заслухавши сторін, після виходу з нарадчої кімнати, ухвалила направити справу № 910/16653/19 КНДІСЕ для проведення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначеної відповідно до ухвали від 21.08.2023.

Так, в провадженні Північного апеляційного господарського суду знаходиться справа №910/16653/19 про визнання недійсними свідоцтв України №№ 219491, 222864 та 249242 на знаки для товарів і послуг. Сторонами по справі є: КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ (COMPO EXPERT GmbH) (Позивач), Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОНТА" (Відповідач-1), та Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (Відповідач-2).

Пунктом 5 Ухвали від 21 серпня 2023 р. Північного апеляційного господарського суду постановлено витрати на проведення повторної експертизи покласти на Компанію Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH).

В судому засіданні позивач повідомив суд, що станом на 16.02.2024 р. ані представник позивача ані позивач рахунок від експертної установи КНДІСЕ не отримували, та йому не було відомо про направлення рахунку, клопотання від експертної установи про сплату рахунку також не надходило.

При чому позивач в судовому засіданні гарантував колегії суддів, що оплату експертизи готов здійснити відразу після отримання рахунку, при цьому просив постановити нову ухвалу і направити матеріали судової справи № 910/16653/19 до КНДІСЕ.

Враховуючи те, що експертизу у справі було призначено за клопотанням позивача та останній не відмовляється від обов`язку її оплатити, колегія суддів вважає за доцільне направити справу № 910/16653/19 до КНДІСЕ для проведення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначеної відповідно до ухвали від 21.08.2023.

Експерту роз`яснити права та обов`язки, передбачені статтею 69 Господарського процесуального кодексу України, та попередити його про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 385 Кримінального кодексу України за відмову від виконання покладених обов`язків та статтею 384 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку.

Відповідно до ст. 228 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, а також з власної ініціативи у випадках, зокрема, призначення господарським судом судової експертизи.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п. 2 ч. 1 ст. 228 цього кодексу - на час проведення експертизи.

Отже, у зв`язку з призначенням експертизи об`єктів інтелектуальної власності провадження у даній справі підлягає зупиненню на час проведення експертизи відповідно до статей 228, 229 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 228, 229, 234, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Направити справу № 910/16653/19 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для проведення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначеної відповідно до ухвали від 21.08.2023.

2. Попередити експерта (експертів), які будуть проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

3. Зупинити апеляційне провадження по справі № 910/16653/19 до закінчення проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності .

4. Копію ухвали апеляційного господарського суду надіслати сторонам та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

5. Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді В.О. Пантелієнко

О.С. Копитова