ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13 березня 2024 року Справа № 903/806/23 (903/761/23)

Суддя Господарського суду Волинської області Вороняк А. С., за участі секретаря судового засідання Коритан Л. Ю., розглянувши матеріали по справі

за позовом Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ, Німеччина)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Стіллі

про заборону здійснювати використання позначень, вилучення з цивільного обороту та знищення товару,

за участю представників-учасників справи:

від позивача: Войков А. П., довіреність від 10.08.2020;

від відповідача: Краснопивцев О. К., адвокат, ордер серія ВН № 1278524 від 27.08.2023.

Права та обов`язки учасникам судового процесу роз`яснені відповідно до ст.ст. 42, 46 ГПК України.

Відводу складу суду не заявлено.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

В с т а н о в и в:

01.08.2023 на адресу Господарського суду Волинської області надійшла позовна заява (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 26.09.2023) Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ, Німеччина) до Товариства з обмеженою відповідальністю Стіллі у якій позивач просить:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Стіллі здійснювати використання позначення у вигляді вигнутих асиметричних смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SЕ для товару взуття жіноче, а саме нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: Взуття жіноче типу Кросівки арт. 204*-960 пар.,, ввезеного за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023, одержувач/імпортер: ТОВ "СТІЛЛІ" (Україна 65032, м. Одеса, б.Лідерсівський,9а, кв.73); Відправник/Експортер: A&H TRAIDING CO. LTD (b/o HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORY MAOGONGKENG JILONG TOWN, HUIDONG COUNTRY, CHINA).

При обґрунтуванні позовних вимог вказує, що із листа Волинської митниці № 7.3-17/7424 від 27.06.2023 йому стало відомо про ввезення ТОВ "Стіллі", на митну територію України, за митною декларацією ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 року товару Взуття жіноче типу Кросівки арт. 204*-960 пар, що містить позначення, схоже із торговельною маркою на підставі міжнародної реєстрації № 426712, що внесений до митного реєстру за № 229. Як стверджує позивач, власником згаданого свідоцтва є Компанія Пума СЕ.

При цьому позивач зауважує, що він не надавав ТОВ Стіллі права на використання своїх торговельних марок за міжнародними реєстраціями знаків для товарів і послуг та позначень, схожих із згаданими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Позивач стверджує, що через схожість до ступеня сплутування позначення, використаного ТОВ Стіллі на продукції з ознаками контрафактності, та знаків позивача існує ризик введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, тобто компанії Пума СЕ. Отже, у українського споживача може виникнути хибне уявлення, що товар, який ввозився відповідачем на митну територію України, був вироблений саме позивачем.

Ухвалою суду від 07.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.09.2023, запропоновано відповідачу подати суду відзив на позовну заяву; позивачу відповідь на відзиви.

Ухвалою суду від 07.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.09.2023, запропоновано відповідачу подати суду відзив на позовну заяву; позивачу відповідь на відзиви.

28.08.2023 відповідач через відділ документального забезпечення та контролю суду подав відзив на позовну заяву від 27.08.2023 в якому просить в позові відмовити повністю, при цьому вказує, що позовні вимоги є безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають до задоволення, оскільки використані відповідачем позначення не є схожими до ступеня сплутування зі знаками, правовласником якого є позивач, що підтверджено висновком експерта № 158-01 від 17.07.2023, тому відсутній факт порушення прав інтелектуальної власності. Даний відзив з додатками приєднано до матеріалів справи.

26.09.2023 позивач через систему Електронний суд подав письмові пояснення в яких вказує, що не вбачає потреби в призначені експертизи, однак якщо суд дійде висновку про необхідність її призначення вважає за доцільне поставити таке питання: Чи є позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією № UA500000/2023/914553 типу ЕЕ від 25.06.2023, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE?. Дані пояснення з додатками долучено до матеріалів справи.

26.09.2023 позивач через систему Електронний суд подав відповідь на відзив в якій просить позов задовольнити повністю, при цьому вказує, що висновок експерта, наданий відповідачем, при дослідженні питання схожості знаків, можливості їх сплутування викликає сумніви у його правильності, оскільки позначення на зразках взуття відрізняються від торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 окремими деталями, а саме мають менший кут вигину смуг та кількість смуг. Дана відповідь з додатками приєднано до матеріалів справи.

03.10.2023 відповідач через відділ документального забезпечення та контролю суду подав клопотання про призначення судової експертизи, проведення якої просить доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз; на вирішення експерта просить поставити питання: Чи є позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару взуття жіноче типу кросівки арт.:204-* - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, №439162 та № 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE) та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?. Клопотання обґрунтоване наявністю у справі двох висновків експертів, які суперечать одне одному.

Ухвалою суду від 12.10.2023 постановлено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Стіллі б/н від 03.10.2023 про призначення судової експертизи задовольнити частково; призначити по справі № 903/806/23 судову експертизу; проведення експертизи доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; на вирішення експертизи поставити таке питання: чи є позначення, що розміщенні на товарі взуття жіноче типу кросівки арт.:204*- 960 пар за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?; матеріали справи № 903/806/23 направити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул.Липинського,54, м.Львів, 79000); на час проведення експертизи провадження у справі № 903/806/23 зупинити.

23.02.2024 від Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов висновок експертів № 4504-Е від 19.02.2024.

Ухвалою суду від 01.03.2024 провадження у справі № 903/806/23 поновлено з 13.03.2024; підготовче засідання призначено на 13.03.2024.

13.03.2024 позивач через систему «Електронний суд» подав пояснення з врахуванням висновку судової експертизи в яких вказує, що висновок не відповідає вимогам процесуального закону, щодо порядку призначення та проведення експертизи, методологічним вимогам, є необґрунтованим, а отже є таким, який викликає обґрунтовані сумніви в його правильності. Звертає увагу суду, що ухвалою суду від 12.10.2023 було призначено звичайну судову експертизу, в той же час, згідно висновку експертиза була проведена комісією у складі двох судових експертів. Крім того, в дослідницькій частині висновку експерти зазначають про збіг ознак позначення на наданому на дослідження зразку №1 та №2 і торговельних марок за міжнародними реєстраціями № № 439161, №439162, що на їх думку, свідчить про схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 439161, 439162. Однак, в резолютивній частині висновку експерти зазначають протилежне, що позначення, що розміщені на Зразку №1 та Зразку №2 - взуття жіноче типу «кросівки» арт.:204* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 є не схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) щодо однорідних товарів. Дані пояснення з додатками долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 13.03.2024 представник відповідача просив суд викликати в судове засідання експертів для надання пояснень щодо їх висновку; представник позивача не заперечував проти виклику експертів для надання пояснень.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про судову експертизу" незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов`язаний на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати роз`яснення щодо даного ним висновку.

Згідно ч. 5 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

За правилами п.4 ч. 5 ст. 13 ГПК України суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

За правилами п. 8 ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд вирішує запитання про виклик у судове засідання експертів.

Згідно ст. 214 ГПК України висновок експерта за клопотанням учасника справи оголошується в судовому засіданні під час дослідження письмових доказів. Суд може оголосити тільки стислий зміст висновку експерта. Учасники справи можуть давати свої пояснення з приводу висновку експерта

Відповідно до ч.4 ст. 69 ГПК України експерт зобов`язаний з`явитися до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи. За відсутності заперечень учасників справи експерт може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Враховуючи необхідність уточнення (роз`яснення) деяких питань щодо проведеної експертизи, які мають значення для розгляду даної справи, суд дійшов висновку про необхідність виклику в судове засідання експертів для надання пояснень щодо їх висновку.

В судовому засіданні 13.03.2024 представники позивача та відповідача заявили усне клопотання про проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в системі відеоконференцзв`язку EasyCon.

Клопотання представників сторін про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в системі відеоконференцзв`язку EasyCon підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з ч. 5 ст. 11 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" учасникам судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому процесуальним законом. Обов`язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення.

Відповідно до ст. 197 ГПК України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представників сторін про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в системі відеоконференцзв`язку EasyCon.

Також, в підготовчому засіданні 13.03.2024 представники сторін зазначили, що інші докази, окрім тих, які надані до матеріалів справи та клопотання у них відсутні та вказали, що вважають за можливе закрити підготовче провадження у справі та призначити справу до судового розгляду по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 185 ГПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Пунктом 3 частини 2 статті 185 ГПК України встановленою, що за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Згідно із ч. 2 ст. 195 ГПК України суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 120 ГПК України, суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою.

Враховуючи, що суд дослідив всі питання визначені у статті 182 ГПК України та пояснення представників сторін відносно того, що інші докази, окрім тих, які надані до матеріалів справи та клопотання у сторін відсутні, суд вважає за необхідне за результатами підготовчого засідання закрити підготовче провадження у справі та призначити справу до судового розгляду по суті, викликати у судове засідання експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Рубець Катерину Володимирівну та Зелінську Марію Борисівну для надання усних пояснень щодо експертного висновку № 4504-Е від 19.02.2024 та відповідей на питання, запропонованих судом на підставі пояснень позивача, викласти експерту відповідний перелік питань.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 13, 69, 90, 98, 120, 187, 197, 234 ГПК України, господарський суд,-

у х в а л и в :

1. Викликати судових експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Рубець Катерину Володимирівну та Зелінську Марію Борисівну в судове засідання призначене на 09.04.2024 на 12.00 год, для надання пояснень щодо висновку № 4504-Е від 19.02.2024 та відповісти на такі питання:

1. Чи наявне рішення керівника Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про створення комісії експертів у складі голови комісії - Рубець Катерини Володимирівни та члена комісії - Зелінської Марії Борисівни, за наявності його реквізити?

2. Пояснити розбіжність, на думку позивача, між дослідницькою частиною висновку експертів про збіг ознак позначення на наданому на дослідження зразку №1 та №2 і торговельних марок за міжнародними реєстраціями № № 439161, №439162, що на їх думку, свідчить про схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 439161, 439162 та резолютивною частиною висновку експертів, що позначення, що розміщені на Зразку №1 та Зразку №2 - взуття жіноче типу «кросівки» арт.:204* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 є не схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) щодо однорідних товарів.

2. Запропонувати експертам відповіді на зазначенні питання сформулювати та завчасно направити на адресу суду у письмовому вигляді.

3. Повідомити учасників справи та експертів, що розгляд справи по суті відбудеться 09 квітня 2024 року на 12:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Волинської області за адресою: пр-т Волі,54а, м. Луцьк, в залі судових засідань № 209, в режимі відеоконференції з представниками сторін.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Ухвала підписана 14.03.2024.

Суддя А. С. Вороняк