ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2024м. ДніпроСправа № 904/2796/22 (904/314/23)

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Соловйової А.Є., за участю секретаря судового засідання Сулими Д.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК", м. Київ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг", м. Дніпро

відповідача-2: Державної організації "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ", м. Київ

про заборону використання, визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, зобов`язання вчинити певні дії

Представники:

від позивача: Сергач А.В., довіреність №305-К-Н-О від 27.01.2022

від відповідача-1: Дикаленко А.В., ордер серія АЕ №1155780 від 29.12.2022

від відповідача-2: Поліщук Н.В., трудовий договір б/н від 01.11.2023

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг", відповідача-2: Державної організації "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ" про заборону використання, визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, зобов`язання вчинити певні дії, в якій просить суд:

1. Прийняти дану позовну заяву та відкрити провадження у справі.

2. Заборонити використання торговельної марки «ПриватЛізинг», власником якої на підставі свідоцтва України №97176 від 25.09.2008 є Товариство з обмеженою відповідальністю «РеалАгроЛізинг» (49041, м. Дніпро, просп. Праці, буд. 2Т, ).

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України №97176 від 25.09.2008 на торговельну марку «ПриватЛізинг», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «РеалАгроЛізинг» (49041, м. Дніпро, просп. Праці, буд. 2Т, ).

4. Зобов`язати Державну організацію «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ» (01601, місто Київ, вул. Глазунова, буд. 1, ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 97176 від 25.09.2008 на торговельну марку «ПриватЛізинг», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «РеалАгроЛізинг» (49041, м. Дніпро, просп. Праці, буд. 2Т, ).

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 20.09.2022 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг" (49041, м. Дніпро, пр. Праці, буд. 2Т, ) відкрито провадження у справі про банкрутство №904/2796/22, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А. Є.

21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, на підставі положень частини 3 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства матеріали справи №904/2796/22(904/314/23) передані до провадження судді Соловйовій А.Є.

Ухвалою суду від 18.01.2023 прийнято матеріали справи №904/2796/22(904/314/23) за позовом Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК" до відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг", відповідача-2: Державної організації "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ" про заборону використання, визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, зобов`язання вчинити певні дії. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 07.02.2023 о 12:30 год.

02.02.2023 відповідачем-1 подано заяву вих.№02-05/124 від 01.02.2023 щодо застосування строків позовної давності.

02.02.2023 відповідачем-1 подано відзив вих.№02-05/123 від 01.02.2023 на позовну заяву.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підготовче засідання, призначене на 07.02.2023, представник відповідача-2 не з`явився, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином.

У підготовче засідання, призначене на 07.02.2023, з`явився представник позивача та представник відповідача-1.

Представник відповідача-1 підтримав подану заяву щодо застосування строків позовної давності.

Представник позивача зазначив, що має намір ознайомитись з документами долученими до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 07.02.2023 відкладено підготовче засідання на 23.02.2023 об 11:45 год.

08.02.2023 від відповідача-2 надійшов відзив №Вих-601/2023 від 03.02.2023 на позовну заяву, в якому відповідач-2 заперечив проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до ч. 5 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Враховуючи, що до відзиву не надано доказів направлення на адресу позивача та відповідача-2, суд долучив поданий відзив до матеріалів справи, проте на даний час не приймає його до розгляду.

У підготовче засідання, призначене на 23.02.2023, представник віповідача-2 не з`явився, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином.

У підготовче засідання, призначене на 23.02.2023, з`явився представник позивача та представник відповідача-1.

Представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 23.02.2023 відкладено підготовче засідання на 07.03.2023 о 12:30 год.

24.02.2023 від позивача надійшла відповідь б/н від 21.02.2023 на відзив відповідача-1.

28.02.2023 від позивача надійшла відповідь б/н від 24.02.2023 на відзив відповідача-2.

03.03.2023 відповідачем-1 подано заперечення вих.№02-05/136 від 02.03.2023 на позовну заяву про визнання недійсним свідоцтва на торгівельну марку.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підготовче засідання, призначене на 07.03.2023, представник відповідача не з`явився, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином шляхом направлення ухвали суду від 23.02.2023 на електронну адресу відповідача-2 - .

У підготовче засідання, призначене на 07.03.2023, з`явився представник позивача та представник відповідача-1.

Ухвалою суду від 07.03.2023 закрито підготовче провадження. Справу призначено до розгляду по суті в засіданні на 28.03.2023 о 11:30 год.

16.03.2023 від відповідача-2 надійшло клопотання №Вих-2105/2023 від 09.03.2023 про долучення доказів до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 28.03.2023, представник відповідача-2 не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином шляхом направлення ухвали суду від 07.03.2023 на електронну адресу відповідача-2 - .

У судове засідання, призначене на 28.03.2023, з`явився представник позивача та представник відповідача-1.

Суд заслухав вступне слово учасників справи.

Представник позивача підтримав позовну заяву.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позовних вимог в повному обсязі, підтримав подану заяву про застосування строків позовної давності.

Представник позивача заперечив проти задоволення заяви відповідача-1 про застосування строків позовної давності.

Ухвалою суду від 28.03.2023 відкладено судове засідання на 20.04.2023 о 10:30 год.

У судове засідання, призначене на 20.04.2023, представник відповідача-2 не зявився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

У судове засідання, призначене на 20.04.2023, з`явився представник позивача та представник відповідача-1.

Ухвалою суду від 20.04.2023 постановлено повернутися до розгляду справи №904/2796/22(904/314/23) у підготовчому провадженні та продовжити підготовче засідання. Призначено підготовче засідання на 16.05.2023.2023 об 11:30 год. Запропоновано Позивачу, Відповідачам-1,2 до засідання надати перелік запитань, які мають бути поставлені на розгляд судового експерта.

15.05.2023 від позивача електронною поштою надійшло клопотання б/н від 15.05.2023 про відкладення розгляду справи на іншу дату.

Суд долучив подане клопотання до матеріалів справи.

У підготовче засідання, призначене на 16.05.2023, представник відповідача-2 не з`явився, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином шляхом направлення ухвали суду від 20.04.2023 на електронну адресу відповідача-2 - .

У підготовче засідання, призначене на 16.05.2023, з`явився представник позивача та представник відповідача-1.

Представник відповідача-1 не заперечив проти задоволення клопотання позивача про відкладення розгляду справи на іншу дату, заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання, з метою надання часу для надання додаткових документів.

Судом встановлено, що додатком до клопотання позивача б/н від 15.05.2023 про відкладення розгляду справи на іншу дату є копія Договору б/н від 15.05.2023 про надання висновку суб`єкта судово-експертної діяльності, укладеному між АТ КБ "ПриватБанк" та ФОП Петренком Сергієм Анатолійовичем, в якому на експертне дослідження судового експерта поставлені такі запитання:

1. Чи є торговельна марка "ПриватЛізинг" за свідоцтвом України № 97176 схожою настільки, що її можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні торговельною маркою «ПриватБанк» за свідоцтвом України № 23794 у разі їх використання для неоднорідних (неспоріднених) товарів 7, 12, 31 та послуг 35, 36 класів МКТП?

2. Чи може торговельна марка за свідоцтвом № 97176 ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар 7, 12, 31 класів МКТП. породжуючи у них асоціації, пов`язані з власником торговельної марки за свідоцтвом України № 23794, визнаної добре відомою в Україні щодо послуг 35, 36 класів МКТП - АТ КБ "ПриватБанк"?

3. Чи може використання торговельної марки "ПриватЛізинг" за свідоцтвом України №97176 стосовно товарів 7, 12, 31 класів МКТП вказати на зв`язок між власником цієї торговельної марки та власником добре відомої торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 - АТ КБ «ПриватБанк»?

Ухвалою суду від 16.05.2023 відкладено підготовче засідання на 15.06.2023 об 11:30 год.

15.06.2023від АТ КБ "ПриватБанк" надійшло клопотання б/н від 14.06.2023 про відкладення розгляду справи в зв`язку з необхідністю у додатковому часі для надання суду висновку експерта.

15.06.2023 ТОВ "РЕАЛАГРОЛІЗИНГ" подані через канцелярію суду додаткові пояснення б/н від 14.06.2023 до заяви щодо застосування строків позовної давності.

15.06.2023 ТОВ "РЕАЛАГРОЛІЗИНГ" подане через канцелярію суду клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності, на вирішення експерта винести наступні запитання:

- Чи є знак "ПриватЛізинг" за свідоцтвом України №97176 щодо товарів 07, 12, 31 класів МКТП схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "ПриватБанк" за свідоцтвом України №23794 щодо послуг 35, 36 класів МКТП?

- Чи є знак "ПриватЛізинг" за свідоцтвом України №97176 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги 35, 36 класів МКТП за свідоцтвом України №23794?

- Чи спорідненими товари 07, 12, 31 класів МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ПриватЛізинг" за свідоцтвом України №97176 з послугами 35,36 класів МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ПриватБанк" за свідоцтвом України №23794?

В підготовчому засіданні, призначеному на 15.06.2023, приймали участь представники позивача, відповідачів - 1, 2.

Представник відповідача-1 підтримала клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання відповідача - 1 про призначення експертизи.

Представник відповідача - 2 підтримала клопотання відповідача -1 про призначення експертизи, зауважила про відсутність необхідності поставлення на вирішення експерта третього запитання, оскільки воно має розглядатись при наданні висновку на перше запитання.

Ухвалою суду від 15.06.2023 призначено у справі експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26). Оплату за проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності покладено на відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛАГРОЛІЗИНГ" (49041, м. Дніпро, пр. Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний номер 33274434). Провадження у справі зупинено.

26.06.20023 матеріали справи №904/2796/22(904/314/23) за позовом Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК" до відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг", відповідача-2: Державної організації "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ" про заборону використання, визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, зобов`язання вчинити певні дії було направлено до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

18.09.2023 матеріали справи №904/2796/22(904/314/23) за позовом Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК" до відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг", відповідача-2: Державної організації "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ" про заборону використання, визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, зобов`язання вчинити певні дії повернулись до Господарського суду Дніпропетровської області без висновку експерта.

Ухвалою суду від 20.09.2023 поновлено провадження у справі №904/2796/22(904/314/23) за позовом Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК" до відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг", відповідача-2: Державної організації "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ" про заборону використання, визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, зобов`язання вчинити певні дії. Призначено підготовче засідання на 19.10.23 о 12:40 год. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛАГРОЛІЗИНГ" надати суду письмові пояснення з приводу невиконання вимог ухвали суду від 15.06.2023.

03.10.2023 Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕАЛАГРОЛІЗИНГ" подано письмові пояснення б/н від 29.09.2023 з приводу не виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.2023.

Так, у поданих поясненнях ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛАГРОЛІЗИНГ" зазначив, що не отримував рахунок-фактуру на сплату за проведення судової експертизи №129 на суму 40 148,64 грн.

25.09.2023 на адресу Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України ліквідатором було направлено запит на отримання вищезазначеного рахунку.

27.09.2023 на електронну адресу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛАГРОЛІЗИНГ" надійшла відповідь на запит з копією рахунку-фактури №129 від 18.07.2023.

27.09.2023 ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛАГРОЛІЗИНГ" було здійснено оплату в сумі 40 148,64 грн за проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, що підтверджується платіжною інструкцією №2, копія якої додана до письмових пояснень.

Ухвалою суду від 09.10.2023 постановлено направити матеріали справи №904/2796/22(904/314/23) до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) для проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, призначеної ухвалою суду від 15.06.2023. Провадження у справі зупинено.

02.01.2024 матеріали справи №904/2796/22(904/314/23) за позовом Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК" до відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг", відповідача-2: Державної організації "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ" про заборону використання, визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, зобов`язання вчинити певні дії повернулись до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 08.01.2024 поновлено провадження у справі №904/2796/22(904/314/23) за позовом Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК" до відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг", відповідача-2: Державної організації "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ" про заборону використання, визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, зобов`язання вчинити певні дії. Призначено підготовче засідання на 25.01.2024 о 12:35 год.

24.01.2024 від позивача надійшло клопотання б/н від 24.01.2024 про відкладення засідання на іншу дату у зв`язку з неможливістю представника позивача забезпечити особисту участь у підготовчому засіданні, призначеному на 25.01.2024.

25.01.2024 відповідачем-1 подано клопотання б/н від 22.01.2024 про відкладення розгляду справи з метою надання додаткового часу представнику для вивчення та детального аналізу висновків експертів, подальшої компетентної та ретельної підготовки з метою формування якісної правової позиції по цій справі.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підготовче засідання, призначене на 25.01.2024, представники позивача та відповідача-1 не з`явились, про дату час та місце проведення підготовчого засідання повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні, призначене на 25.01.2024, в режимі відеоконференції приймав участь представник відповідача-2, який розгляд клопотань позивача та відповідача-1 про відкладення розгляду справи залишив на розсуд суду.

Ухвалою суду від 25.01.2024 закрито підготовче провадження. Справу призначено до розгляду по суті в засіданні на 15.02.2024 о 10:20 год.

У судове засідання, призначене на 15.12.2024, з`явились представники позивача, та відповідачів-1,2.

В судовому засіданні, призначеному на 15.02.2024, оголошено перерву до 06.03.2024 о 10:00 год.

У судове засідання, призначене на 06.03.2024, з`явились представники позивача, та відповідачів-1,2.

В судовому засіданні 06.03.2024 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі - АТ КБ «ПриватБанк», Позивач, Банк) є власником торговельної марки (знаку для товарів і послуг) «ПриватБанк», що підтверджується відомостями з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (порядковий номер реєстрації (номер свідоцтва): 23794, дата реєстрації: 15.03.2002, ім`я та адреса володільця реєстрації: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001 [UA], Інформація щодо заявлених кольорів: зелений; чорний.

Рішенням Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності від 13.05.2009, затвердженим наказом Держдепартаменту від 08.07.2009 №119 з 01.01.2005 торговельна марка (знак для товарів і послуг) «ПриватБанк» визнана(ий) добре відомою(им) в Україні, загальнодоступні відомості про що наявні на сайті Національного органу інтелектуальної власності.

У травні 2021 року в мережі «Інтернет» Позивачем були виявлені відомості із зображенням логотипу «ПриватЛізинг».

Крім того, АТ КБ «ПриватБанк» стало відомо, що за місцем проведення міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2021» з 08 по 11.06.2021 за адресою Національного комплексу «Екепоцентр України»: Україна, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, був розміщений павільйон з зображенням торговельної, марки (знаку для товарів і послуг) «ПриватЛізинг» .

За результатами перевірки відомостей в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки, АТ КБ «ПриватБанк» було виявлено зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) «ПриватЛізинг» порядковий номер реєстрації (номер свідоцтва): 97176, дата реєстрації: 25.09.2008, Порядковий номер заявки: m200706793, ім`я та адреса володільця реєстрації: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРИВАТ ЛІЗИНГ», вул. Ломоносова, 54-А, офіс 5, м. Київ, 03189 [UA], інформація щодо заявлених кольорів: чорний; зелений.

Позивач зазначив, що торговельна марка (знак для товарів і послуг) «ПриватЛізинг» є схожою з раніше зареєстрованою торговельною маркою «ПриватБанк» настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельною маркою «ПриватБанк».

У відповідності з Інструкцією про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об`єкт права інтелектуальної власності, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 247 від 22.04.2005, 11.05.2021 АТ КБ «ПриватБанк» до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» було направлене клопотання про ознайомлення з матеріалами заявки m200706793. В отриманому, серед інших, на вказаний запит документі «Опис знака» (копія додається), зазначено: «Знак для товарів і послу, що подається на реєстрацію складається з графічної частини та словесного позначення. Графічна частина являє собою зображення контура квадрата зеленого кольору з вилученим напівколом лівим нижнім кутом, який заповнюється зображенням квадрата чорного кольору. Словесне позначення зеленого кольору являє собою назву підприємства - заявника виконану без розриву між словом - «Приват» та словом «Лізинг». Слово «Приват» є першими складами назви одного з засновників підприємства ЗАТКБ «ПриватБанк». Слово «Лізинг» є спеціальним терміном який означає передачу в оплатне користування основних засобів.».

При цьому, як вбачається з позовної заяви ,АТ КБ «ПриватБанк»:

не надавав згоди на включення зображувального елементу торговельної марки (знаку для товарів і послуг) «ПриватБанк» до позначення торговельної марки (знаку для товарів і послуг) «ПриватЛізинг»;

не був учасником ТОВ «ПРИВАТ ЛІЗИНГ», як це вказано в описі знаку для товарів і послуг.

АТ КБ «ПриватБанк» зазначає, що зареєстрована за Відповідачем торговельна марка «ПриватЛізинг»:

- є схожою з ТМ «ПриватБанк» настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельною маркою «ПриватБанк»;

- вводить в оману щодо послуги або особи, яка надає послугу, так як створює асоціації, пов`язані з АТ КБ «ПриватБанк» та зареєстрованою за ним торговельною маркою, які є неприйнятними та не мають підстав;

- містить зображувальний елементи раніше зареєстрованої та визнаної добре відомою в Україні торговельної марки «ПриватБанк», на використання якої Позивач не надавав згоди;

- зареєстрована на підставі неправдивих відомостей, наданих заявником, оскільки Позивач не був учасником юридичної особи Відповідача.

22.02.2022 АТ КБ «ПриватБанк» на адресу ТОВ «ПРИВАТ ЛІЗИНГ» була направлена претензія про припинення використання торговельної марки (знаку для товарів і послуг) (свідоцтво № 97176 «ПриватЛізинг»), в якій Банк вимагав:

1. Припинити використання позначення торговельної марки «ПриватЛізинг».

2. Відмовитися від свідоцтва на знак для товарів і послуг на торговельну марку «ПриватЛізинг» повністю в порядку, визначеному статтею 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

3. Повідомити про прийняте рішення в місячний строк із дня одержання претензії.

Претензія була залишена без задоволення та без відповіді.

Відповідно до статей 15 та 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі статтею 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами статті 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної* власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Як передбачено статтею 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до статті 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (частина 2 статті 494 Цивільного кодексу України).

Враховуючи викладене, Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК" просить суд заборонити використання торговельної марки «ПриватЛізинг»; визнати недійсним повністю свідоцтво України №97176 від 25.09.2008 на торговельну марку «ПриватЛізинг»; зобов`язати Державну організацію «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 97176 від 25.09.2008 на торговельну марку «ПриватЛізинг».

В матеріалах справи містяться відзиви відповідачів-1,2, в яких відповідачі заперечують проти задоволення позовних вимог АТ КБ "ПриватБанк", вважають їх недоведеними та необґрунтованими.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані сторонами докази у їх сукупності, господарський суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського ту, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Частиною 2 статті 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом входів, спрямованих на запобігання правопорушенням

Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) в Україні, регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуги торговельна марка (знаки для товарів і послуг) - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; свідоцтво - свідоцтво України на торговельну марку (знак для товарів і послуг).

Відповідно до абзацу 5 пункту 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки (постанова Верховного Суду від 06.02.2020 у справі №910/13822/16).

Підпунктами «а» та «в» пункту 1 статті 19 Закону (у редакції, чинній станом на 25.09.2008 - дату подання заявки на реєстрацію спірного позначення) визначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Частиною 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

За змістом абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, ям є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до положень пункту 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

При цьому, пунктом 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Виходячи з положень пунктів «а» та «в» частини 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

В матеріалах справи №904/2796/22(904/314/23) міститься висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, з якого вбачається що знак "ПриватЛізинг" за свідоцтвом України №97176 щодо товарів 07, 12, 31 класів МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "ПриватБанк" за свідоцтвом України №23794 щодо послуг 35 та 36 класів МКТП.

Також у вказаному вище висновку зазначено, що знак "ПриватЛізинг" за свідоцтвом України №97176 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги 36, 36 класів МКТП за свідоцтвом України №23794.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про обгрунтованість позовних вимог Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк".

Водночас, в матеріалах справи міститься заява відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг" щодо застосування строків позовної давності.

За змістом статті 256 Цивільного кодексу України (поняття позовної давності) позовна давність є строком пред`явлення позову як безпосередньо особою, право якої порушено, так і тими суб`єктами, які уповноважені законом звертатися до суду з позовом в інтересах іншої особи - носія порушеного права.

Застосування позовної давності (в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) та практики Європейського Суду з прав людини (далі - ЄСПЛ)) забезпечує в національній системі права виконання принципу верховенства права, складовою частиною якого є правова визначеність.

Для спірних відносин застосовується загальна позовна давність тривалістю у три роки (статті 256, 257 Цивільного кодексу України).

Згідно з частиною першою статті 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Отже, початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

Суд зазначає, що і в разі пред`явлення позову самою особою, право якої порушене, і в разі пред`явлення позову в інтересах цієї особи іншою уповноваженою на це особою початок перебігу позовної давності визначається з одного й того самого моменту: коли особа довідалася або могла довідатися про порушення її права або про особу, яка його порушила.

Так, судом встановлено, що в матеріалах справи №904/2796/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг" міститься заява ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" з кредиторськими вимогами та серед додатків до неї наявна претензія АТ КБ "ПриватБанк" про виплату заборгованості, яка адресована генеральному директору ТОВ "ПРИВАТ ЛІЗИНГ" та відповідь ТОВ «ПРИВАТ ЛІЗИНГ» із зазначеним знаком для товарів та послуг ТОВ "ПРИВАТ ЛІЗИНГ", щодо якого подано позов. Дата вказаної відповіді датована 23.12.2015.

17.03.2023 від Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" надійшла заява б/н від 17.03.2023 про визнання грошових вимог до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг" (колишня назва ТОВ "ПРИВАТ ЛІЗИНГ") в розмірі 936 196 189,02 грн, з яких 19 381 656,69 грн - сума неустойки. У своїй заяві АТ КБ "ПриватБанк" заявляє кредиторські вимоги, зокрема, які ґрунтуються на виплаті винагороди за користування кредитом по наступним кредитним договорам: Кредитний договір №П070Е/С від 20.08.2007, Кредитний договір №П064Е/С від 22.03.2007, Кредитний договір №П068Е/С від 24.05.2007, Кредитний договір №П067Е/С від 21.04.2009, Кредитний договір №П223Г/С від 26.04.2010, Кредитний договір №П225Г/С від 28.02.2011, Кредитний договір №П228Г/С від 29.02.2012р., Кредитний договір №DNHSLNI03114 від 08.02.2013, Кредитний договір №DNHSLNI03337 від 08.04.2013, Кредитний договір №DNHSLNI04880 від 28.01.2014, Кредитний договір №DNHSLNI05743 від 26.05.2014, Кредитний договір №DNHSLNI06189 від 05.09.2014, Кредитний договір №DNHSLNI06635 від 16.06.2015/ Період укладення договорів 2007 - 2015 роки.

Відповідно до Рішення Національного банку України №105 від 13 грудня 2016 року «Про визначення осіб пов`язаними з ПАТ КБ "ПРИВАБАНК" до переліку під номером 943 увійшов ТОВ "ПРИВАТ ЛІЗИНГ". Отже, зі вказаного рішення вбачається, з 13 грудня 2016 року ТОВ "ПРИВАТ ЛІЗИНГ" є пов`язаною особою з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", відповідно до статті 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Таким чином, вищенаведене спростовує твердження Позивача, що ним були виявлені відомості із зображенням логотипу «Приват Лізинг» лише у травні 2021 року.

Відповідно до частини третьої статті 267 Цивільного кодексу України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Частинами четвертою, п`ятою статті 267 Цивільного кодексу України передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Враховуючи викладене, звернувшись із позовною заявою 13.01.2023 Позивач пропустив трьохрічний строк позовної давності, що є підставою для відмови у задоволенні позову.

Відповідно до частини першої статті 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі (частина друга статі 2 ГПК України).

Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність (пункт 4.1 рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 № 15-рп/2004).

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 2, 13, 73, 74, 86, 123, 129, 232, 233,237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ) до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "РеалАгроЛізинг" (49041, м. Дніпро, пр. Праці, буд. 2Т, ), відповідача-2 Державної організації "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, ) про заборону використання, визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, зобов`язання вчинити певні дії - відмовити.

Рішення набирає законної сили у відповідності до статті 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено в порядки та строки, встановлені ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення складено та підписано 18.03.2024.

Суддя А.Є. Соловйова