СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Харків Справа № 922/3742/23

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Істоміна О.А., суддя Радіонова О.О., суддя Медуниця О.Є.

секретар судового засідання Семченко Ю.О.

за участю представників сторін:

позивача Жаворонков П.Є. (поза межами приміщення суду) - ордер ВІ №1186453 від 19.12.2023

відповідача - не з`явились

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця Фабрис Владислава Миколайовича (вх.№2787Х/3) на рішення Господарського суду Харківської області від 05.12.2023 та на додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 12.12.2023

у справі №922/3742/23 (суддя Аріт К.В., повний текст рішення підписано 05.12.2023, додаткове рішення підписано 21.12.2023)

за позовом Фізичної особи-підприємця Кривич Костянтина Володимировича, м.Кременчук

до Фізичної особи-підприємця Фабрис Владислава Миколайовича, смт.Хорошеве Харківської області

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

24.08.2023 року до Господарського суду Харківської області надійшла позовна заява Фізичної особи-підприємця Кривич Костянтина Володимировича до Фізичної особи-підприємця Фабрис Владислава Миколайовича, в якій просить суд ухвалити рішення, яким:

- встановити факт незаконного використання знака для товарів і послуг ОПТОВИЧОК за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд.13;

- заборонити ФОП Фабрис Владислав Миколайович, РНОКПП НОМЕР_1 , використовувати для магазинів позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою ОПТОВИЧОК (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010);

- припинити порушення прав ФОП Кривич К.В., як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) №129905 від 11.10.2010, шляхом зобов`язання відповідача демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину ОПТОВИЧОК, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Космонавта Волкова, буд.13.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 05.12.2023 у справі №922/3742/23 позов задоволено частково. Заборонено ФОП Фабрису Владиславу Миколайовичу використовувати для магазинів позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою ОПТОВИЧОК (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010). Зобов`язано припинити порушення прав ФОП Кривич Костянтина Володимировича, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) №129905 від 11.10.2010, шляхом зобов`язання відповідача -ФОП Фабрис Владислава Миколайовича (демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Космонавта Волкова, буд.13. Присуджено до стягнення з ФОП Фабрис Владислава Миколайовича на користь ФОП Кривич Костянтина Володимировича 5368,00 грн судового збору.

Додатковим рішенням Господарського суду Харківської області від 12.12.2023 у справі №922/3742/23 задоволено частково заяву позивача про стягнення судових витрат на професійну правничу допомогу. Присуджено до стягнення з ФОП Фабрис Владислава Миколайовича на користь ФОП Кривич Костянтина Володимировича судові витрати на професійну правничу (правову) допомогу в сумі 5.800,00 грн.

Відповідач з вказаними рішенням та додатковим рішенням місцевого господарського суду не погодився, звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати зазначене рішення повністю та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, також скасувати додаткове рішення. Обґрунтовуючи апеляційну скаргу, апелянт посилається на те, що зазначене рішення суду першої інстанції є незаконним і необґрунтованим з огляду на те, що судом першої інстанції: неправильно та неповно встановлені обставин, які мають значення для справи; не доведено обставини, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; зроблено висновки, які не відповідають обставинам справи; порушено норми процесуального права, в силу яких відповідні обставини мають підтверджуватися певними засобами доказування. Оскаржуване додаткове рішення підлягатиме скасуванню з огляду на відсутність підстав для задоволення позову.

Доводи апеляційної скарги зводяться до наступного:

- рішення суду прийнято виключно на основі припущень суду, оскільки обставини та факти, які входять у предмет доказування підлягають встановленню у визначеному положеннями процесуального законодавства порядку та мають підтверджуватися конкретними доказами;

- судом першої інстанції не було призначено експертизу, як і не було заявлено клопотання про її проведення стороною позивача, на яку положеннями ГПК України в силу принципу змагальності покладено обов`язок доказування, доведення перед судом обґрунтованості своїх вимог, обставин, на яких вони ґрунтуються, та надання відповідних доказів на їх підтвердження, тож фактично суд самостійно здійснив оцінку доказів, які згідно з положеннями чинного процесуального законодавства потребують спеціальних знань;

- зважаючи на те, що знак відповідача однозначно та беззаперечно відрізняється від знаку позивача за своїми графічними елементами, то він однозначно не є тотожним та не співпадає зі знаком, торговельною маркою позивача, у зв`язку з чим взагалі не можна констатувати факт їх схожості чи однорідності, внаслідок чого безпідставними є доводи позивача та мотиви суду, з яких він виходив ухвалюючи явно незаконне, безпідставне і необґрунтоване рішення;

- суд помилково вважав встановлені в іншій справі обставини преюдиційними, внаслідок чого безпідставно взяв їх до уваги в якості підстав для задоволення заявлених позивачем позовних вимог, які фактично не підтверджені жодними належними доказами по справі;

- відповідач не визнавав та не визнає факт використання аналогічного, як за фонетичними (семантичними), так і за графічними (візуальними) критеріями такого ж знаку як і у позивача, при цьому, надані документи на підтвердження придбання товару жодним чином не засвідчують використання відповідачем тотожного знаку, так як чеки і квитанції містять тільки словесне відображення назви, без врахування інших елементів знаку, який є комбінованим позначенням (внаслідок чого не може оцінюватися частково виключно за одним своїм словесним елементом, оскільки в першу чергу його індивідуалізація відбувається в силу інших візуальних елементів та складових), та як раз і відрізняється від інших знаків своїми графічними особливостями та ключовими, основними елементами;

- додаткове рішення підлягає скасуванню з огляду на відсутність підстав для задоволення позову. Крім того необгрунтовано стягнутий на користь позивача розмір витрат на правову допомогу, який є явно завищеним та у його стягненні у будь-якому випадку має бути відмовлено, так як з приводу подібних спірних правовідносин за позовною заявою позивача за участю іншого відповідача вже розглядалася судова справа, на яку посилався позивач у змісті своїх заяв по суті справи, у зв`язку з чим представник позивача був обізнаний з нею та характером і змістом спірних правовідносин, а тому дії представника позивача щодо участі у даній справі були формальними діями, які не потребували додаткового аналізу судової практику, норм права та змісту спірних правовідносин, внаслідок чого заяви по справі могли бути виготовлені в найкоротші строки без детального аналізу суті спору, який і так був відомим для сторони позивача в межах іншої справи. Достатнім та обґрунтованим було б стягнення витрат за вказаний вид правової допомоги у розмірі не більше ніж 3500 грн.

Відповідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.12.2023 сформовано склад колегії суддів Східного апеляційного господарського суду: головуючий суддя Істоміна О.А., судді Радіонова О.О., Медуниця О.Є.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 25.12.2023 апеляційну скаргу ФОП Фабрис Владислава Миколайовича залишено без руху. Витребувано матеріали справи №922/3742/23 з Господарського суду Харківської області.

На виконання вимог ухвали суду з Господарського суду Харківської області на адресу Східного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №922/3742/23.

Після усунення недоліків апеляційної скарги ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 28.12.2023 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ФОП Фабрис В.М., встановлено строк до 22.01.2024 (включно) для учасників справи для подання відзиву на апеляційну скаргу до канцелярії суду разом з доказами його (доданих до нього документів) надсилання іншим учасникам справи в порядку ч.2ст.263 Господарського процесуального кодексу України; запропоновано учасникам справи до 22.01.2024 (включно) надати до суду заяви, клопотання та заперечення (у разі наявності), з доказами надсилання їх копії та доданих до них документів інших учасникам справи в порядку ч.4 ст.262 Господарського процесуального кодексу України. Розгляд справи призначено на 20.02.2024. Явку представників сторін визнано не обов`язковою.

29.12.2023 від ФОП Кривич К.В. надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач просить рішення суду першої інстанції залишити без змін, як законне і обгунтоване з огляду на те, що судом першої інстанції: правильно та повно встановлені обставини, які мають значення для справи; доведено та встановлено обставини, які мають значення для справи; вірно зроблено висновки та не порушено норми процесуального права. З урахуванням наявних у матеріалах справи доказів, суд правомірно визнав дії відповідача щодо використання у своїй діяльності позначення «ОПТОВИЧОК» схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою "ОПТОВИЧОК" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг 129905 від 11.10.2010, власником якого є позивач. Зміст апеляційної скарги, всі доводи Апелянта в ній, зводяться лише до суб`єктивних й меркантильних міркувань та припущень. Апелянтом до апеляційної скарги не надано жодного належного та допустимого доказу з обгрунтованням свої тверджень. Щодо додаткового рішення, то на думку позивача, суд першої інстанції, дослідивши матеріали справи та докази, надані представником позивача на підтвердження понесених витрат на професійну правничу допомогу, заслухавши пояснення позивача прийняв єдине правильне рішення. З урахуванням часткової відмови в позові, судові витрати в розмірі 8.700,00 грн розподіляються пропорційно розміру задоволених позовних вимог, у зв`язку з чим, на відповідача поклалися витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 5800,00 грн.

01.01.2024 від ФОП Фабрис В.М. до апеляційного суду надійшли письмові пояснення, в яких відповідач як апелянт викладає відповідні заперечення, аргументи та доводи щодо викладених позивачем у змісті відзиву міркувань, на які позивач посилається як на обґрунтування та доведеність своїх вимог. У даній справі в силу положень процесуального права та дотримання критеріїв доказування було обов`язковим призначення експертизи та отримання висновку за результатами її проведення для вирішення справи по суті. Встановлені обставини на підставі рішення суду в іншій справі не мають преюдиційного значення. Зміст доводів апеляційної скарги є обґрунтованим та підставним, позаяк, обов`язок доказування у даній справі покладався на сторону позивача, а тому посилання останнього на ненадання відповідачем суду доказів є безпідставним і неаргументованим, оскільки саме позивач мав довести та підтвердити свої доводи відповідними засобами доказування, що виконано не було. Проте, доводи позивача ґрунтуються на припущеннях, не підтверджених належними і достатніми доказами. Щодо додаткового рішення, то апелянт підтримує викладені ним проти нього заперечення у змісті апеляційної скарги; безпідставним є посилання позивача на те, що відповідач не з`явився у жодне засідання, так як судом не визнавалася обов`язковою явка відповідача, в той час як для вирішення справи було достатньо письмових доказів, матеріалів справи, а усні пояснення сторін з огляду на критерії та принципи доказування у цій справі не мають юридичного значення для вирішення її по суті. В той же час відповідач виклав і подав суду всі свої заперечення у письмовій формі, що суд мав можливість дослідити і оцінити. Відповідач підтримує свою позицію, доводи, аргументи і заперечення, викладені у змісті апеляційної скарги, та наполягає на них.

13.01.2024 через підсистему Електронний суд відповідач ФОП Фабрис В.М. звернувся до Східного апеляційного господарського суду з клопотанням про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №922/3742/23, на вирішення якої поставити наступні питання:

1) Чи є використовуване відповідачем позначення, вивіска магазину, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, схожим до ступеня змішування, тотожним чи однорідним, у тому числі за графічними елементами, зображенням та візуальним сприйняттям, з торговельною маркою, знаком для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) позивача, чи вказані позначення, вивіска відповідача та торговельна марка, знак для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК, позивача є двома абсолютно різними об`єктами?

2) Чи відтворено в позначенні відповідача, вивісці магазину, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, торговельну марку, знак для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) позивача?

3) Чи є позначення відповідача, вивіска магазину, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, тотожним, однорідним чи схожим, у тому числі за графічними елементами, зображенням та візуальним сприйняттям, із торговельною маркою, знаком для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) позивача, настільки, що їх можна сплутати, та таким, що може ввести в оману споживача?

4) Чи є використання відповідачем позначення, вивіски магазину, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, способом використання торговельної марки, знаку для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) позивача?

Проведення експертизи доручити експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (вул. Залютинська, 8, м. Харків, Україна, 61177).

19.01.2024 від ФОП Кривича К.В. надійшли додаткові пояснення у справі, в яких позивач зазначає щодо клопотання апелянта про призначення експертизи, що він проти такої заяви не заперечує, але вважає, що питання зазначені апелянтом є некоректними та подвоюються, а тому позивач пропонує розглянути та поставити експерту такі питання:

- Чи є позначення «ОПТОВИЧОК» нанесена на вивіску магазину, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд.13, тотожним або схожим на стільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за Свідоцтвом України №129905 від 11.10.2010?

- Чи є позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесене на вивіску магазину, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Космонавта Волкова, буд.13 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме ФОП Кривич К.В. на дату подання заявки, а саме 25.08.2009?

В той же час, 19.01.2024 ФОП Фабрис В.М. надав свої письмові пояснення, в яких зазначив, що доводи сторони позивача про те, що питання зазначені в клопотанні про призначення експертизи є некоректними та подвоюються, є безпідставними та неаргументованими оскільки кожне з питань є індивідуальним і конкретизованим, викладеним з урахуванням спірних обставин справи та предмета доказування. На підтримку своїх заперечень сторона позивача не наводить жодних підставних аргументів, а вдається до формальних міркувань, виходячи виключно з власної думки та розсуду, без жодного належного обґрунтування. Відповідач вважає, що на відміну від питань позивача його питання є конкретизованими та сприятимуть досягненню повноти і об`єктивності доказування спірних обставин у даній справі, їх підтвердження чи спростування. При цьому, законодавством не визначено конкретного обов`язкового переліку питань, а тому запропоновані питання, на відміну від питань сторони позивача, сприятимуть досягненню всебічності та повноти судового розгляду справи.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 20.02.2024 у справі №922/3742/23 клопотання ФОП Фабрис В.М. про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності залишено без задоволення.

В судовому засіданні приймає участь представник позивача, який підтримав свою позицію по справі, наведену у відзиві на апеляційну скаргу та у додаткових поясненнях у справі, зазначив, що вважає рішення суду першої інстанції законним та обгрнутованим, в зв`язку з чим просить залишити його без змін, в той час як апеляційну скаргу просить залишити без задоволення.

Відповідач не скористався процесуальним правом на участь в судовому засіданні, свого представника не направив, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Учасники справи (повноважні представники) про час та місце судового засідання повідомлялись шляхом направлення на їх поштові та електронні адреси, що наявні у матеріалах справи (повідомлені учасниками справи шляхом зазначення у документах, які надавались до суду).

Згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень» усі судові рішення (включаючи ухвали суду господарського суду про відкриття провадження у справі) є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання (ст. 2). Для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень; суд вносить до Реєстру всі судові рішення, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту (ст. 3). Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ст. 4).

Ухвали суду у даній справі розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень, що підтверджується даними вказаного Реєстру, який є відкритим. Тобто, ухвала суду від 28.12.2023 оприлюднена на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень 29.12.2023 і з цього моменту стала загальнодоступною для ознайомлення.

Згідно зі ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Згідно з частиною 1 статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Відповідно до ч.12 статті 270 Господарського процесуального кодексу України, неявка сторін, або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Колегія суддів вважає, що судом апеляційної інстанції було вчинено всі належні та допустимі заходи направленні на повідомлення учасників справи про час та місце судового засідання. Суд визнавав явку представників сторін необов`язковою та повідомляв, що їх нез`явлення у судове засідання апеляційної інстанції (особисто чи представників), а також відсутність відповідного клопотання, не тягне за собою відкладення розгляду справи на іншу дату, а також не перешкоджає розгляду справи по суті.

Враховуючи, що сторони належним чином повідомлені про час та місце судового засідання, явка їх представників у судове засідання не визнавалась обов`язковою, судова колегія, порадившись на місці, ухвалила здійснити розгляд заяви за відсутності відповідача у даному судовому засіданні.

Заслухавши в судовому засіданні доповідь судді-доповідача, розглянувши матеріали справи, доводи в обґрунтування апеляційної скарги, в межах вимог, передбачених ст.269 ГПК України, перевіривши повноту встановлення судом першої інстанції обставин справи та доказів на їх підтвердження, а також правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів встановила наступне.

Кривич Костянтин Володимирович набув право власності на торговельну марку «ОПТОВИЧОК» для товарів і послуг відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010, виданого на підставі рішення Державної служби інтелектуальної власності України, Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 02.12.2015 про передачу права власності на знак для послуг класу 35, на які зареєстровано знак та виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки (Продовження строку дії патенту).

28.07.2023 ФОП Кривич К.В. дізнався, що ФОП Фабрис Владислав Миколайович в своїй господарській діяльності незаконно використовує знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснюється шляхом позначення назви магазину (вивіска), розташованого за адресою: 49127, м.Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, магазин «ОПТОВИЧОК», про що свідчать надані позивачем до позовоної заяви фотографії (фото фасаду магазину, та фото вивіски з відображенням торгівельної марки «ОПТОВИЧОК»), чеки щодо придбання товарів у магазині Відповідача тощо.

Позивач вважає, що позначення «ОПТОВИЧОК», яке використовує у своїй діяльності відповідач, і торгівельна марка «ОПТОВИЧОК» за свідоцтвом України №129905 є тотожними за двома критеріями, а саме: вони тотожні по звучанню (фонетиці) і мають тотожне смислове навантаження (симетрична тотожність), посилаючись при цьому на пункти 4.3.2.4, 4.3.2.6, Правил складання, подання та розгляду заяв на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995.

На думку ФОП Кривич К.В., відповідач при здійсненні своєї діяльності у магазині продовольчих товарів «ОПТОВИЧОК» (м.Дніпро, вул.Космонавта Волкова, буд.13), використовує позначення, схоже до ступеня змішування із зареєстрованою для таких самих послуг торгівельною маркою «ОПТОВИЧОК» по свідоцтву України № НОМЕР_2 , права на яку належать позивачу, з огляду на те, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах; позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

04.08.2023 в порядку досудового розв`язання спорів, позивачем на адресу відповідача Укрпоштою направлено претензії на відомі йому адреси відповідача, а саме: 62466, Харківська обл., Харківський р-н, смт Хорошеве, провулок Сосновий, б.5; 49127, м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, магазин «ОПТОВИЧОК»; 62473, Харківська область, Харківський р-н, площа Шевченка, б. 1, за якими відповідач, з невідомих причин відмовився в їх отримані.

07.08.2023 за адресою 49127, м.Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, магазин «ОПТОВИЧОК» претензію було вручено особисто, що підтверджується роздруківкою трекінгу.

Проте, претензія залишена відповідачем без задоволення, що стало причиною звернення останнього, із відповідним позовом до суду.

Господарський суд, приймаючи оскаржуване рішення, яким частково задовольнив позовні вимоги (стосовно заборони ФОП Фабрису В.М., використовувати для магазинів позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою ОПТОВИЧОК (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) та припинення порушення прав ФОП Кривич К.В., як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) №129905 від 11.10.2010, шляхом зобов`язання відповідача демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину ОПТОВИЧОК, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Космонавта Волкова, буд.13), зазначив, що відповідачем не надано до суду належних та допустимих доказів у підтвердження використання позначення ОПТОВИЧОК відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №129905, що належить позивачу. Крім того, в матеріалах справ достатньо доказів, з яких вбачається, що власник свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку.

Що стосується позовних вимог про встановлення факту незаконного використання знаку для товарів і послуг «ОПТОВИЧОК» за адресою: м.Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13), то господарський суд відмовив в цій частині в задоволенні позовних вимог з огляду на те, що задоволення позову в цій частині не приводить до поновлення порушеного права позивача та, у разі її задоволення, не може бути виконана у примусовому порядку, оскільки відсутній механізм виконання такого рішення.

В цій частині оспорюване рішення місцевого господарського суду не оскаржується відповідачем.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Оскільки рішення господарського суду оскаржується відповідачем лише в частині задоволенні позовних вимог, з урахуванням вимог вищенаведеної норми судова колегія переглядає рішення суду лише в зазначеній частині.

Колегія суддів дослідивши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційної скарги, правильність застосування місцевим господарським судом норм процесуального та матеріального права в межах доводів та вимог апеляційної скарги, приходить до висновку про відмову у задоволенні апеляційної скарги виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч.1 ст.15 та ч.1 ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, відповідними положеннями ЦК України, ГК України та іншими супутніми законодавчими актами України.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Вище визначена норма статті ЦК України закріплює перелік об`єктів прав інтелектуальної власності, які захищаються та охороняються законом. Зокрема до об`єктів прав інтелектуальної власності належать, твори (об`єкти авторського права) та торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Системний аналіз нормативно правових актів у сфері інтелектуальної власності, дає підстави прийти до висновку, що дані об`єкти мають різну правову природу та різні особливості сфери їх використання. Правовий статус та правовий режим творів і торговельних марок (знаки для товарів і послуг), встановлюється окремими нормами ЦК України, та окремими Законами України.

Сфера використання об`єктів авторського права визначається Законом України Про авторське право і суміжні права, а сфера використання торгівельних марок визначається Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, відповідно.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знаку та переліком товарів і послуг.

В свою чергу, п.1 Розділу І Наказу Деякі питання в організації діяльності у сфері інтелектуальної власності №730 від 18.05.2017 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, визначено, що видання державної системи правової охорони інтелектуальної власності становлять сукупність документів, що видаються на паперовому та дублюються на електронному носіях і є оперативним та вичерпним джерелом інформації про заявлені та зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності, а також нормативні акти та інші офіційні відомості й сповіщення.

Згідно положень Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до номенклатури видань у сфері правової охорони інтелектуальної власності у тому числі входить Офіційний бюлетень Промислова власність - друковане періодичне видання, яке виходить 2 рази на місяць. Видання офіційного бюлетеня складається з двох книг: книги 1 Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем; книги 2 Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів. Книга 2 у свою чергу засвідчує інформацію про заявлені та зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності, у т.ч. щодо знаків для товарів і послуг.

Відповідно до ст.1 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Свідоцтво дає його власнику право використання торговельної марки, а саме: право нанесення її на будь-який товар, для якого її зареєстровано, упаковку, яка містить такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; право зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування його для продажу; право пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); право застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої його зареєстровано; застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знаку визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, а також пропонування його для продажу, продаж. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знаку, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знаку. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч.ч. 2, 4-5 ст. 16).

Відповідно до Закону України Про авторське право і суміжні права авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом.

З огляду на вище викладене нормативно-правове обґрунтування вбачається, що основною сферою використання знаку для товарів і послуг є господарська діяльність, оскільки він виконує функцію вирізнення товарів та послуг одного виробника від товарів та послуг іншого виробника, а основною функцією об`єктів авторського права, у свою чергу є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у господарській діяльності.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, наведеними у свідоцтві. Власник відповідного свідоцтва може використовувати його лише для позначення тих класів товарів та послуг, перелік яких наведений у свідоцтві. Свідоцтво дає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати торгівельну марку без його згоди, якщо інше не передбачене Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право на використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право). Водночас відповідно до ч.1 і 2 ст.13 ЦК України особа здійснює цивільні права в межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. Здійснюючи свої права, особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

Таким чином, якщо особа, яка володіє об`єктом авторського права, маркує таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії розцінюються як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і, в свою чергу, є порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Частина 2 ст.5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг передбачає, що об`єктом знаку може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Крім того, загальні підходи до встановлення схожості чи тотожності позначень визначені в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості (п. 4.3.2.6).

Схожість до ступеня сплутування двох об`єктів це явище, при якому, незважаючи на окремі відмінності, позначення сприймаються споживачами як однакові, тотожні. Таке сприйняття результат того, що будь-яке позначення породжує в свідомості споживачів певні образи, асоціації. Якщо ці образи або асоціації однакові, то об`єкти подібні до ступеня сплутування. Відтак схожість позначень (товарних знаків) існує тоді, коли є ймовірність того, що заявлене позначення (товарний знак) споживачі будуть змішувати (плутати) з товарним знаком, зареєстрованим раніше. Якщо правовласник зареєстрованого товарного знака не давав своєї згоди на таке існування, загроза порушення його виключних прав доволі очевидна. Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме на сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому головним є перше зорове сприйняття позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення. Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам`яті залишаються, як правило, відмінні елементи знаку. У спірних випадках, коли розрізняльні елементи також мають певну схожість, збіг неохороноздатних елементів підсилює схожість порівнюваних позначень в цілому і тим самим може призвести до сплутування таких позначень споживачами.

Статтею 21 Закону передбачений судовий порядок для захисту прав на знак для товарів і послуг

Стаття 495 ЦК України також відносить до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки і виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до частини 3 статті 426 ЦК України, використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до статті 431 ЦК України, порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Матеріалами справи свідчать, що позивач є власником на знак для послуг класу 35, на які зареєстровано знак - торгівельну марку ОПТОВИЧОК відповідно до свідоцтва України №129905 на знак для товарів і послуг.

Цей факт також підтверджується рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 02.12.2015 про опублікування в офіційному бюлетені Промислова власність та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до якого, право власності на знак для послуг класу 35, на які зареєстровано знак, свідоцтво України № НОМЕР_2 передається Кривичу К.В.

29.05.2019 було продовжено строк дії свідоцтва №129905 на знак для товарів і послуг до 25.08.2029, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України. Відповідні дані були опубліковані у бюлетені №12 від 25.06.2019 Міністерства економіки розвитку і торгівлі України.

Проте, 28.07.2023 позивач виявив факт використання відповідачем у своїй господарській діяльності торгівельної марки ОПТОВИЧОК.

Використання здійснюється шляхом позначення назви магазину (вивіска), розташованого за адресою: 49127, м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, магазин «ОПТОВИЧОК».

В якості доказів вказаних обставин, позивач надав копії фотографій (фото фасаду магазину, та фото вивіски з відображенням торгівельної марки «ОПТОВИЧОК»), чек щодо придбання товарів у магазині відповідача. Відповідач до матеріалів справи також додав фото фасаду магазину (фото вивіски) з відображенням торгівельної марки ОПТОВИЧОК.

Питання, яке підлягає дослідженню при доказуванні факту незаконного використання знаку для товарів і послуг, в даній справі є наявність ознак схожості до ступеня змішуваності.

Відповідач по справі - ФОП Фабрис В.М., - здійснює господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі, переважно продуктами харчування та напоями. Торгівля здійснюється в магазині, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13.

Обгрунтовуючи свою позицію у справі в суді першої інстанції та в апеляційній скарзі, відповідач наполягає, що використовує у своїй господарській діяльності зовсім інший знак, що доводиться наступним: слово «ОПТОВИЧОК» написано абсолютно різними шрифтами, які мають зовсім не схожу та різну форму букв; на належному позивачу знаку літери відображені звичайним чорним кольором без будь-яких ідентифікуючих елементів, в той час як на порівнюваному знаку літери зображені за допомогою синього кольору, які мають обрамлення, контури жовтого кольору; іншим елементом знаку позивача є прямокутник червоного кольору навколо словесного позначення «ОПТОВИЧОК», в той час як на порівнюваному знаку такий елемент, як прямокутник взагалі відсутній; порівнюваний знак, на відміну від знаку позивача, по лівий та правий бік містить український графічний орнамент синьо-жовтих кольорів, в той час як позивачу відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг 129905 від 11.10.2010 належить торгівельна марка "ОПТОВИЧОК", що на думку відповідача, позначення нанесене на вивісці магазинів суттєво відрізняється від знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України 129905.

Отже, на думку позивача, позначення яке він використовує не схоже до ступеня змішування за візуальним критерієм зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України 129905, тому не асоціюється в цілому зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом позивача, у зв`язку із чим, позначення відповідача, неможливо сплутати із позначення позивача.

В свою чергу, позивач зауважує, що відповідач своїми діями через незаконне використання позначення ОПТОВИЧОК для ідентичних послуг яке призводить до змішування з діяльністю позивача, може завдати шкоди його діловій репутації, і може бути розцінене, як використання заслуженої репутації мережі магазинів ОПТОВИЧОК.

Репутація особи, яка отримала права на торговельну марку, часто може бути об`єктом зловживань з боку інших осіб, які намагаються здійснювати свою господарську діяльність під чужою торговельною маркою (Постанова Вищого господарського суду України від 20.06.2012 в господарській справі №5/96. Такі незаконні дії дозволяють підприємцям без значних зусиль та витрат вийти на ринок, якщо раніше зареєстрована марка чи позначення, яке подано на реєстрацію та зареєстровано, користується високою популярністю у споживачів.

Колегією суду було досліджено надані позивачем та відповідачем фотографії фасадів магазину, у зв`язку із чим, суд оцінивши обставини справи з огляду на їх допустимість, дійшов висновку, що надані позивачем до матеріалів справи копії фотографій фасаду магазину із позначенням ОПТОВИЧОК, які ставить під сумнів відповідач, є схожими із наданими відповідачем до відзиву на позовну заяву копіями фотографій фасаду магазину із позначенням ОПТОВИЧОК.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Проте, ані до суду першої інстанції, ані до суду апеляційної інстанції, відповідачем не було надано жодних доказів, щодо наявності у останнього свідоцтва або права використання щодо торгівельної марки ОПТОВИЧОК.

Будь-яких інших доказів у підтвердження своїх заперечень щодо наданих позивачем фотографій фасадів магазинів та вивісок, відповідачем до апеляційного суду не надано, а посилання відповідача в апеляційній скарзі, що позначення останнього на вивісках суттєво відрізняються від торгової марки позивача, - спростовуються доказами, наявними у матеріалах справи.

Крім того, слід зазначити, що колегією суддів досліджено рішення Господарського суду Харківської області та постанову Східного апеляційного господарського суду у справі №922/2764/21, де позивачем у справі був ФОП Кривич Костянтин Володимирович. Рішенням Господарського суду Харківської області та постановою Східного апеляційного господарського суду у справі №922/2764/21 було встановлено дії відповідача щодо використання у своїй діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі смайликом замість четвертої букви) схожими до ступеня змішування із торгівельною маркою «ОПТОВИЧОК» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг 129905 від 11.10.2010, власником якого є позивач, задоволено позовні вимоги щодо заборони використовувати для магазинів позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг 129905 від 11.10.2010) та припинення порушення прав ФОП Кривич Костянтина Володимировича, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) 129905 від 11.10.2010, шляхом зобов`язання відповідача демонтувати вивіски і рекламні матеріали двох магазинів «ОПТОВИЧОК».

Оцінюючи докази в їх сукупності, колегія суддів дійшла висновку, що господарським судом цілком обгрунтовано задоволено позовну вимогу про визнання дії ФОП Фабриса В.М. щодо використання позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою "ОПТОВИЧОК" (свідоцтво на знак для товарів і послуг 129905 від 11.10.2010) порушенням прав ФОП Кривич К.В., як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) ОПТОВИЧОК".

Як вже зазначалось, статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; або позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Частиною 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг зокрема визначено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Таким чином, враховуючи приписи вищенаведених норм та з урахуванням наявних у матеріалах справи документів, вбачається, що власник свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку, що стало підставою для задоволення судом першої інстанції похідних позовних вимог, а саме: заборонити ФОП Фабрису В.М., використовувати для магазинів позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою ОПТОВИЧОК (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) та припинити порушення прав ФОП Кривич К.В., як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) №129905 від 11.10.2010, шляхом зобов`язання відповідача демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину ОПТОВИЧОК, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Космонавта Волкова, буд.13

Стосовно доводів апеляційної скарги ФОП Фабриса В.М., колегія суддів зазначає, що всі вони фактично зводяться до незгоди з рішенням суду, які не підтверджені відповідними доказами.

Апелянт вважає, що у даній справі необхідним та доцільним було призначення експертизи для з`ясування дійсних обставин справи. Такі твердження є хибними та не можуть заслуговувати на увагу суду з огляду на таке. У Постанові ВГС України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 23.03.2012 № 5 зазначено, що питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення. Коли суддя має достатньо знань для з`ясування обставин справи, він може вирішити питання з позиції споживача без призначення судової експертизи, проте єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань. У цьому випадку необхідність у застосуванні саме спеціальних знань відсутня, оскільки вирішення порушеного питання належить до компетенці звичайного пересічного споживача відповідних послуг.

Щодо тверджень апелянта відносно слова «ОПТОВИЧОК», що воно не є унікальною назвою, а є загальновживаним в розмовному спілкуванні населення, споживачів поняття для позначення будь-якого місця для придбання товарів домашнього вжитку, переважно за нижчою, оптовою ціною тощо, то колегія суддів наголошує, що відповідачем в господарській діяльності використовується вивіска магазину із відповідною назвою. В той час як вивіска це рекламна експозиція, яка характеризується високою увагою до естетики та підсвідомим впливом, спрямованим на привернення уваги перехожих. Завдяки їй потенціальний клієнт зможе не тільки знайти на місцевості необхідний магазин чи супермаркет, а й запам`ятати його. Проте, як вже зазначалось на торговельну марку «ОПТОВИЧОК» для товарів і послуг відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010 набув права власності Кривич Костянтин Володимирович.

Також апеляційний суд погоджується з висновком місцевого суду і в частині прийняття додаткового рішення та вважає, що позивачем належними та допустимими доказами доведено понесені ним витрати на правничу допомогу, з огляду на наступне.

Згідно із ч. 1, 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат та пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи (ч.1 ст. 124 Господарського процесуального кодексу України).

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно із попереднім розрахунком позовних вимог, наведеного у позовній заяві, очікувані витрати позивача на правову допомогу становлять 12.000,00 грн.

Частиною 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

У відповідності до ч. 4 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1)складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат, згідно із приписами ч.5 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України, суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

За змістом ч.8 ст.129 Господарського процесуального кодексу України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, на підтвердження здійснених позивачем судових витрат на професійну правничу допомогу, позивачем надано: договір про надання правничої допомоги б/н від 18.08.2023; додаток №1 від 06.12.2023 до договору про надання правничої допомоги б/н від 18.08.2023; квитанція №1 від 06.12.2023; ордер серія ВІ №1162185 від 18.08.2023; свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серія ПТ №2069, видане на підставі рішення Ради адвокатів Полтавської області від 03.04.2018 №6; акт №1 приймання-передачі правових послуг від 06.12.2023 до договору про надання правничої допомоги б/н від 18.08.2023.

Відповідно до умов договору про надання правничої допомоги від 18.08.2023, адвокат надає клієнту правову допомогу при розгляді судової справи №922/3742/23 про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити певні дії (п.1 додатку до договору). Відповідно до п.5.1. договору про надання правничої допомоги від 18.08.2023 за надання правничої допомоги клієнт сплачує адвокату гонорар, який становить - 1000,00 грн за одну годину роботи адвоката, в тому числі й час витрачений адвокатом на проїзд (прибуття) до місця розташування суду, в якому адвокат представляє інтереси клієнта (п.1 додатку до договору). Окремо від оплати гонорару адвоката, клієнт компенсує адвокату фактичні витрати вартості ПММ, проїзду, засобів телефонного та інтернет зв`язку, поштових відправлень та друкарських й копіювальних витрат (п.3 додатку). Факт виконання робіт підтверджується актом про надання-прийняття послуг підписаний між клієнтом та адвокатом. Клієнт здійснює оплату гонорару адвоката та інших витрат протягом 5 календарних днів, з дня підписання Акту надання-прийняття послуг (п.п.4,5 додатку).

Відповідно до підписаного сторонами акту приймання-передачі правових послуг від 06.12.2023 загальний обсяг наданих юридичних послуг складає 12.000,00 грн (вартість наданих послуг складає 1000,00 грн година, загалом витрачено 11 год. 42 хв.), в тому числі: підготовка та поштове направлення позовної заяви з додатками до неї на 75 аркушах (5 годин - 5000,00 грн); підготовка та поштове направлення заяви про усунення недоліків позовної заяви з додатками на 8 аркушах (2 години - 2000,00 грн); участь в судових засіданнях 10.10.2023 року; 24.10.2023 року; 14.11.2023 року; 05.12.2023 року (1 година 42 хв. - 2000,00 грн); витрати на телефонний та інтернет зв`язок, ксерокопії документів та поштові відправлення (за весь період розгляду справи №922/3742/23 в суді першої інстанції) (3 години - 3000,00 грн).

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ч.5 ст.126 Господарського процесуального кодексу України). Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 6 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України).

Тобто саме зацікавлена сторона має вчинити певні дії, спрямовані на відшкодування з іншої сторони витрат на професійну правничу допомогу, а інша сторона має право на відповідні заперечення проти таких вимог, що виключає ініціативу суду з приводу відшкодування витрат на професійну правничу допомогу одній із сторін без відповідних дій з боку такої сторони.

Аналогічна позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 19.02.2020 року у справі №755/9215/15-ц.

Так, у визначенні розумно необхідного розміру сум, які підлягають сплаті за послуги адвоката, можуть братися до уваги, зокрема, але не виключно: встановлені нормативно-правовими актами норми видатків на службові відрядження (якщо їх установлено); вартість економних транспортних послуг; час, який міг би витратити на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець; вартість оплати відповідних послуг адвокатів, яка склалася в країні або в регіоні; наявні відомості органів статистики або інших органів про ціни на ринку юридичних послуг; тривалість розгляду і складність справи тощо.

Відповідач в суді першої інстанції вважав доведеними та обґрунтованими витрати на суму 2850,00 грн, в той час як в суді апеляційної інстанції доведеною вважає суму 3.500,00 грн.

Дослідивши акт приймання-передачі правових послуг від 06.12.2023 до договору про надання правової допомоги від 18.08.2023 суд першої інстанції зазначив, що стороною позивача не підтверджено конкретних розмірів витрат на телефонний та інтернет зв`язок, ксерокопії документів та поштові відправлення, визначаючи їх розмір позивач не надав жодних розрахункових документів на підтвердження їх понесення у відповідному розмірі.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо відсутності підстав для задоволення таких витрат, оскільки останні не можуть визначатися, виходячи з витраченого часу, адже є фактичними витратами адвоката, які мають бути підтверджені відповідними розрахунковими документами (квитанціями, платіжними дорученнями тощо).

Таким чином, керуючись критеріями визначеними ч.5 ст. 129 ГПК України, суд не присудив до стягнення з відповідача на користь позивача заявлену суму витрат на професійну правову допомогу в розмірі 12.000,00 грн, проте частина заявленої до стягнення суми витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 8700,00 грн підтверджена складанням адвокатом позовної заяви у справі та її направлення, підготовка та поштове направлення заяви про усунення недоліків, участь у судових засіданнях (1год.42хв.), отже, є реально понесеною, обґрунтованою та доведеною з чим погоджується колегія суддів апеляційної інстанції.

З урахуванням часткової відмови в позові, судові витрати в розмірі 8.700,00 грн розподіляються пропорційно розміру задоволених позовних вимог, у зв`язку з чим, на відповідача покладаються витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 5800,00грн

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги підтверджений матеріалами справи факт надання професійної правничої допомоги, приймаючи до уваги принципи співмірності та розумності судових витрат на професійну правничу допомогу, рівень складності, характер спору та юридичної кваліфікації правовідносин у справі, обсяг та обґрунтованість підготовлених та поданих до суду адвокатом документів, а також їх значення для спору, суд першої інстанції дійшов до вірного висновку про задоволення заяви позивача про стягнення витрат на професійну правничу допомогу.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі не спростовують обґрунтованих та правомірних висновків суду першої інстанції.

З огляду на викладене, апеляційний суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судових рішень першої інстанції - без змін як таких, що ухвалені з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Частиною 1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі ст.236 Господарського процесуального кодексу України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Відповідно до ст.276 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

За таких обставин колегія суддів апеляційного суду вважає висновки Господарського суду Харківської області законними та обґрунтованими. При цьому, доводи скаржника в апеляційній скарзі не спростовують висновків суду першої інстанції.

Враховуючи, що колегія суддів дійшла висновку про відмову в задоволенні апеляційної скарги, судові витрати понесені заявником апеляційної скарги, у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції, відшкодуванню не підлягають в силу приписів статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 129, 240, 269, п.1 ч.1 ст. 275, 276, 282, 284 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця Фабрис Владислава Миколайовича залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду Харківської області від 05.12.2023 у справі №922/3742/23 залишити без змін.

Додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 12.12.2023 у справі №922/3742/23 залишити без змін.

Постанову може бути оскаржено до Верховного Суду у касаційному порядку через Східний апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня проголошення судового рішення або складання повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 26.02.2024

Головуючий суддя О.А. Істоміна

Суддя О.О. Радіонова

Суддя О.Є. Медуниця