ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2024 р. Справа№ 910/2286/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Пантелієнка В.О.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Макухи А.О.,

представника позивача адвоката Кім Г.В.,

представника відповідача-1 адвоката Грунського В.О.,

представника відповідача-2 адвоката Куликова О.А.,

розглянувши апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 07.12.2023 (повний текст складено 18.12.2023, суддя Щербаков С.О.)

у справі №910/2286/23

за позовом компанії Лакме Косметікс СЛ (LAKME COSMETICS S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), Королівство Іспанія)

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг",

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт",

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідуей",

про припинення дій, які порушують право інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:

Компанія Лакме Косметікс СЛ (LAKME COSMETICS S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), Королівство Іспанія) (далі - позивач, Компанія) звернулася з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг" (далі - відповідач-1, ТОВ "Мейкап трейдинг") та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт" (далі - відповідач-2, ТОВ "Фреско імпорт") про:

- визнання використання ТОВ "Мейкап трейдинг" торговельної марки LAKME, що належить Компанії протиправним та таким, що порушує право інтелектуальної власності Компанії на торговельну марку LAKME;

- припинення дій, що порушують інтелектуальні права Компанії шляхом заборони ТОВ "Мейкап трейдинг" здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу будь-якої продукції, в тому числі, але не обмежуючись асортименту засобів по догляду за волоссям, з нанесеними на їх етикетку торговельної марки LAKME;

- визнання використання ТОВ "Фреско імпорт" торговельної марки LAKME, що належить Компанії протиправним та таким, що порушує право інтелектуальної власності Компанії на торговельну марку LAKME;

- припинення дій, що порушують інтелектуальні права Компанії шляхом заборони ТОВ "Фреско імпорт", здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу будь-якої продукції, в тому числі, але не обмежуючись асортименту засобів по догляду за волоссям, з нанесеними на їх етикетку торговельної марки LAKME.

Позов мотивований тим, що Компанія є власником торговельної марки LAKME за свідоцтвами №009848061, № 673676, виробляє косметичну продукцію та маркує її зазначеною торговельною маркою. Єдиним дистриб`ютором продукції під торговельною маркою Lakme на території України є ТОВ "Мідуей", яке у жовтні 2022 повідомило позивача про те, що відповідач-1 в мережі Інтернет через власний сайт http://makeup.com.ua здійснює продаж товарів під торговельною маркою Lakme. Відповідач-2 здійснює імпорт продукції під торговельною маркою Lakme та постачає його відповідачу-1 для подальшого роздрібного продажу. Такі дії, відповідачі здійснюють без дозволу правовласника, тобто позивача.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.12.2023 позовні вимоги задоволено частково.

Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг" припинити дії, що порушують право інтелектуальної власності компанії Лакме Косметікс СЛ на торговельну марку LAKME, шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг" здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу продукції з нанесеними на їх етикетку знаками для товарів та послуг: торговельної марки LAKME свідоцтво №009848061, строк дії до 29.03.2031, торговельної марки LAKME свідоцтво № 673676, строк дії до 21.03.2027.

Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт" припинити дії, що порушують право інтелектуальної власності компанії Лакме Косметікс СЛ на торговельну марку LAKME, шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт" здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу продукції з нанесеними на їх етикетку знаками для товарів та послуг: торговельної марки LAKME свідоцтво №009848061, строк дії до 29.03.2031, торговельної марки LAKME свідоцтво № 673676, строк дії до 21.03.2027.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг" на користь компанії Лакме Косметікс СЛ 2684 грн судового збору.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт" на користь компанії Лакме Косметікс СЛ 2684 грн судового збору.

В іншій частині позову відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, ТОВ "Мейкап трейдинг" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати повністю рішення Господарського суду міста Києва від 07.12.2023 та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю. Стягнути з позивача на користь відповідача-1 понесені останнім судові витрати.

Апеляційна скарга мотивована на тим, що суд першої інстанції під час розгляду справи не з`ясував обставини, що мають значення для справи, допустив недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, неправильно застосував норми матеріального права, допустив порушення норм процесуального права.

За доводами відповідача-1, суд першої інстанції не дослідив ані обставини використання торговельної марки позивача в розумінні п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ані наявність підстав для застосування принципу вичерпання прав на торговельну марку позивача в розумінні п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що мають безпосереднє значення для правильного вирішення справи.

Також, ТОВ "Фреско імпорт" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати повністю рішення Господарського суду міста Києва від 07.12.2023 та ухвалити нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю. Стягнути з позивача на користь відповідача-2 витрати зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги у сумі 16104 грн.

Апеляційна скарга мотивована на тим, що рішення ухвалене з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, з порушенням вимог законності і обґрунтованості, без повного та всебічного з`ясування обставин, що мають значення для справи та на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень.

На переконання відповідача-2, до предмета доказування у даній справі входять такі обставини: встановлення наявності чи відсутності факту використання торговельної марки позивача відповідачами у способи, передбачені п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; встановлення наявності чи відсутності обставин, передбачених п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", за яких використання торговельної марки без згоди правовласника є законним. До предмету доказування у справі не входять обставини: імпорту продукції, маркованої маркою позивача; придбання продукції у третіх осіб; якості продукції та дозволів на її продаж. Відтак, посилання суду першої інстанції на необхідність надання відповідачами доказів, які не стосуються предмета спору, є безпідставним та таким, що суперечить статтям 76, 77 ГПК України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2024 було відкрито апеляційне провадження у справі №910/2286/23 за апеляційною скаргою ТОВ "Мейкап трейдинг" на рішення Господарського суду міста Києва від 07.12.2023, розгляд справи призначено в судовому засіданні на 27.02.2024.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2024 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/2286/23 за апеляційною скаргою ТОВ "Фреско імпорт", розгляд справи призначено на 27.02.2024.

Позивач подав відзиви на апеляційні скарги, просив залишити без змін рішення Господарського суду міста Києва від 07.12.2023, а апеляційні скарги залишити без задоволення.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.02.2024, у зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці, справу № 910/2286/23 передано на розгляд колегії суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, суддя-доповідач), Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.

ТОВ "Мейкап трейдинг" подало відповідь на відзив позивача.

Розглянувши доводи апеляційних скарг, відзивів, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів вважає, що скарги підлягають частковому задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Лакме Косметікс СЛ (LAKME COSMETICS S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), Королівство Іспанія) є власником торговельної марки LAKME, що має міжнародну реєстрацію:

1) № 009848061, строк дії до 29.03.2031, для наступних класів МКТП:

- клас 35 МКТП: Рекламні послуги; Стимулювання збуту для інших (комерційні послуги); Керування бізнесом; закупівлі, для інших, комерційне посередництво, імпорт-експорт і роздрібні послуги та оптова торгівля в магазинах і через Інтернет парфумерії та косметики, Лосьйони для волосся. Фармацевтичні препарати для волосся; Презентація товару будь-якими засобами зв`язку для роздрібної торгівлі; Організація торговельних ярмарків і виставок у комерційних або в рекламних цілях;

- клас 39 МКТП: Розповсюдження (доставка) товарів; Розповсюдження парфумерії та косметики; Транспортні послуги; Упаковка, зберігання та складування товарів;

- клас 44 МКТП: Салони краси; перукарні; Послуги штучної засмаги, послуги солярію та SPA; Послуги стилістів: Догляд за руками та послуги по догляду за ногами; Масажування; Послуги сауни: Догляд за гігієною та красою людини.

2) № 673676, строк дії до 21.03.2027, для наступних класів МКТП:

- клас 03 МКТП: Окислювальні фарби, напівстійкі фарби для волосся, прямі фарби, порошкові освітлювачі, пероксиди, перманентні фарби, волосся, випрямлячі та нейтралізатори, лаки, пінки, помади для волосся, гелі, віск, засоби для завивки волосся, шампуні, кондиціонери, косметичні маски, лосьйони та екстракти для волосся.

Позивач вказує, що здійснює виробництво продукції по догляду за волоссям широкого асортименту та маркує її вказаною торговельною маркою. Для організації здійснення своєї господарської діяльності за межами країни місцезнаходження виробника - на територіях інших країн - Компанія укладає контракт з дистриб`ютором, якому надаються виключні права щодо продажу товару на території відповідної країни, а також використання торговельної марки.

Як вбачається з матеріалів справи, 01.06.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Мідуей" (дистриб`ютор) та Компанією укладено дистриб?юторську угоду, відповідно до умов якої Компанія у якості виробника, зобов??язується й обіцяє продати Дистриб?ютору "продукти по догляду за волоссям", вироблені Компанією і позначені торговою маркою LAKME (і іншими марками), для того, щоб Дистриб?ютор перепродавав ці Продукти тільки й ексклюзивно на території України.

Ексклюзивність повинна завжди розумітися в такий спосіб: (1) на відповідних територіях, компанія може продавати "продукти по догляду за волоссям" Lakme Cosmetics тільки вистриб`ютору, і (2) вистриб`ютор може тільки перепродавати продукти, прямо або непрямо, на цих територіях і може придбати їх тільки від Компанії. Дистриб`ютор погоджується з тим, що він не буде реекспортувати куплені продукти за межі територій.

Крім того, відповідно до преамбули вказаної дистриб?юторської угоди:

Компанія заявляє, що вона є єдиним законним власником міжнародної торгової марки LAKME і торгових марок TEKNIA, K-THERAPY, K-STYLE, LAKMЕ INSPIRED HAIR CARE i LAKME COLLAGE, відповідно до ОМРІ (Всесвітньої організації інтелектуальної власності) і ОНІМ (Бюро по гармонізації на внутрішньому ринку); під якими вона виробляє і продає, серед іншого, ряд "Продуктів для догляду за волоссям". Така продукція, вироблена Компанією, іменується в цій Угоді "Продукція".

Компанія також є унікальним законним власником і/або вповноваженим користувачем доменних імен, вказаних у Додатку № 1.

В свою чергу, ТОВ "Мідуей" у якості Дистриб`ютора заявляє, що в неї є власна збутова мережа, за допомогою якої вона може адекватно розповсюджувати Продукцію.

Відповідно до п. 10 статті четвертої Дистриб`юторської угоди, дистриб`ютор зобов`язаний інформувати Компанію про всі нечесні торгові практики, які мають місце на Територіях і про всі випадки порушення прав на торгову марку Компанії LAKME (та інші марки) або торгової марки "LAKME COSMETICS".

Строк дії вказаного Контракту було пролонговано в порядку статті 3 Контракту - до 01 червня 2024 року без укладання додаткових угод сторонами.

У жовтні 2022 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідуей" на адресу Компанії надійшов лист № 02/10 від 04.10.2022, в якому третя особа повідомляє про те, що ТОВ "Мейкап трейдинг" здійснює продаж товарів під торговельною маркою LAKME COSMETICS на території України через власний сайт - https://makeup.com.ua та просила позивача надати інформацію, чи здійснювався продаж Компанією власної продукції Товариству з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг", а також чи надавався вказаному підприємству дозвіл на використання торговельної марки. ТОВ "Мідуей" також вказує, що як ексклюзивний дистриб`ютор, не здійснювало продаж продукції Товариству з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг".

Позивачем було надано відповідь третій особі, в якій підтверджено, що ТОВ "Мідуей" є єдиним дистриб?ютором продукції Компанії на території України, контракт продовжує свою дію, Товариству з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг" Компанія продаж не здійснює.

Позивач вказує, що ним було перевірено вказану у листі третьої особи інформацію та виявлено, що відповідач-1 на сайті https://makeup.com.ua здійснює продаж повного асортименту товарів за класом 03 МКТП під належною позивачу торговельною маркою LAKME.

Також, позивач зазначає, що єдиним дистриб`ютором товару на території України є ТОВ "Мідуей" і Компанія не здійснює продаж товару іншим підприємствам, в тому числі ТОВ "Мейкап трейдинг".

01.11.2020 Компанія направила адвокатські запити 30/10-1 від 30.10.22 та № 30/10-2 від 30.10.2022 на адресу ТОВ "Мейкап трейдинг" з вимогою надати вичерпні відомості про походження товару - асортименту засобів по догляду за волоссям, що продається на сайті ТОВ "Мейкап трейдинг" - https://makeup.com.ua під торговельною маркою LAKME, зокрема, але не обмежуючись, копії договорів поставки товару, дистриб`юторський контракт з виробником, тощо.

Вказані адвокатські запити були отримані відповідачем 08.11.2022, втім відповіді на запити відповідачем-1 не надано.

Заперечуючи проти позову відповідач-1 вказує, що здійснює продаж оригінальних товарів, вироблених та введених в цивільний обіг правовласником (виробником) на підтвердження чого посилався на договір № 17/03-1ПМ від 17.03.2020 укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт" , а також на гарантійний лист ТОВ "Фреско імпорт" б/н від 18.04.2023, в якому відповідач-2 зазначив що увесь асортимент товарів виробництва Компанії, маркованих торговельною маркою LAKME закупає безпосередньо у виробника або його офіційних дистриб`юторів, у тому числі в країнах ЄС, у зв`язку з чим правомірно імпортує на територію України для подальшого продажу.

Тобто, обставини використання спірної торговельної марки під час пропонування для продажу та продажу товарів, маркованих такою торговельною маркою, відповідачем-1 не заперечуються, а відтак є встановленими. При цьому, такий спосіб використання підтверджується також скріншотами з сайту makeup.com.ua, який використовується відповідачем-1 для вказаних цілей.

Одночасно, матеріалами справи підтверджується, а відповідачем-2 не заперечується, що він здійснює імпорт продукції на підставі контракту № 3 від 07.10.2019 із іноземною компанією Best Foods & Drinks S.L., марковану спірною торговельною маркою, та постачає її відповідачу-1 на підставі, укладеного між відповідачами договору № 17/03-1ПМ від 17.03.2020.

Отже, обставини використання відповідачами спірної торговельної марки є встановленими у відповідності до ч. 1 ст. 75, ст. 76, 77, 78, 79 ГПК України.

Позивач зазначає, що він як правовласник не надавав дозволу ані ТОВ "Мейкап трейдинг", ані ТОВ "Фреско імпорт" здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу продукції з нанесеними на їх етикетку торговельної марки LAKME.

Спір у справі виник внаслідок порушення, на думку позивача, відповідачами права інтелектуальної власності Компанії, а саме використання без дозволу останньої належної їй торговельної марки LAKME.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно з ст. 426 ЦК України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ч. 1 ст. 37 Закону України "Про міжнародне приватне право" до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Водночас, частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набрав чинності для України 01.06.2000, передбачено, що з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3/ter, охорона знаку в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон,) визначає, що торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;

зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території Україн;

МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків;

міжнародна реєстрація - міжнародна реєстрація торговельної марки, здійснена відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Пунктом 4 статті 16 встановлено, що використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Згідно з п. 5 ст. 16 Закону Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Пунктом 6 статті 16 Закону передбачені випадки, коли виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на:

здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку;

використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики;

застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об`єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

некомерційне використання торговельної марки;

усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес;

використання торговельної марки у порівняльній рекламі, що здійснюється відповідно до законодавства про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції та не відноситься до нечесної підприємницької практики.

Разом з тим, захист прав власника свідоцтва здійснюється в порядку статей 20, 21 Закону, зокрема, шляхом порушення прав власника свідоцтва, зобов`язання порушника припинити таке порушення.

Заперечуючи проти позову, а також обґрунтовуючи апеляційну скаргу, відповідачі зазначали, що власник торговельної марки (або інша уповноважена особа), який ввів у цивільний оборот товар під спірною торговельною маркою LAKME на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди торговельної марки під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Отже, постає питання, на якому саме етапі права власника свідоцтва (міжнародної реєстрації) є вичерпаними з точки зору українського законодавства:

після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається;

або лише після того, як вони будуть введені в цивільний обіг на території України.

У теорії виділяють три підходи до принципу вичерпання прав: міжнародний, регіональний та національний.

У відповідності до міжнародного принципу вичерпання прав, право власника забороняти використання торговельної марки вичерпується після продажу товару, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в цивільний обіг (тобто у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг у будь-якій країні власником цієї торговельної марки, наступний перепродаж цього товару на території будь-якої іншої країни, де його права також охороняються, вже не може бути ним обмежений або заборонений).

Згідно з регіональним принципом вичерпання прав, право власника торговельної марки забороняти її використання вичерпується на території певного регіону після того, як товари були введені в цивільний обіг на території іншого регіону (діє в країнах, які пов`язані регіональною угодою).

Національний принцип вичерпання прав, передбачає вичерпання прав для кожної країни окремо (навіть якщо товари вже були введені в обіг на території інших держав, їх імпорт та продаж на території держави, яка слідує національному принципу вичерпання прав, може здійснюватися лише за згодою власника торговельної марки або уповноваженої ним особи).

Вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця та має бути зафіксований у законі.

Приписи п. 6 ст. 16 Закону не пов`язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України.

Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України).

Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

У випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки, наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 17.03.2020 у справі №911/2674/17).

З огляду на викладене належить дійти висновку, що позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот товар, позначений спірною торговельною маркою LAKME на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованої торговельної марки під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Відповідачами під час судового розгляду даної справи доведено правомірність придбання ними товару, які марковані спірною торговельною маркою, що підтверджується контрактами.

Докази на підтвердження тих обставин, що товар, який реалізовується відповідачем-1 чи імпортується відповідачем-2, є контрафактним, матеріали справи не містять, відтак не доведені позивачем.

Отже, колегія суддів зазначає, що продукція, яка пропонується відповідачем-1 до продажу є оригінальною, позаяк доказів зворотного суду не надано, випущена у вільний обіг позивачем без будь-яких обмежень у її використанні, законно поставлена відповідачем-2 на користь відповідача-1, який законно пропонує її до продажу на роздрібному ринку кінцевому споживачу.

Отже, у даному випадку має місце "вичерпання прав" на об`єкт інтелектуальної власності - торговельну марку LAKME у зв`язку з тим, що товари марковані такою маркою вже введено в цивільний обіг на території іншої держави, в той час, як доказів зміни або погіршення товару після введення його в цивільний оборот позивачем не надано.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України) визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За правилами статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно зі ст. 77 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Статтею 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про задоволення позову, внаслідок нез`ясування обставин, що мають значення для справи, з неправильним застосуванням норм матеріального права (не застосував закон, який підлягає застосуванню до спірних правовідносин) та порушенням норм процесуального права щодо оцінки зібраних у справі доказів, що є підставами для його скасування в частині задоволених позовних вимог та ухвалення нового рішення в цій частині про відмову в позові.

Згідно із частинами 1, 4, 8, 14 статті 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові - на позивача.

Якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Отже, з Компанії на користь відповідачів підлягає стягненню судовий збір, сплачений за подання апеляційної скарги. Судові витрати в суді першої інстанції покладаються на позивача у зв`язку з відмовою в позові.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, п. 2 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 277, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг" задовольнити частково.

2. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт" задовольнити частково.

3. Рішення Господарського суду міста Києва від 07.12.2023 у справі № 910/2286/23 скасувати в частині задоволених позовних вимог.

4. Прийняти в цій частині нове рішення.

5. Відмовити у задоволенні позовних вимог компанії Лакме Косметікс СЛ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт" про зобов`язання припинити дії, що порушують право інтелектуальної власності на торговельну марку LAKME.

6. В решті рішення Господарського суду міста Києва від 07.12.2023 у справі № 910/2286/23 залишити без змін.

7. Стягнути з компанії Лакме Косметікс СЛ (LAKME COSMETICS S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), Королівство Іспанія) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг" (код 43221188) витрати по сплаті судового збору в сумі 8052 (вісім тисяч п`ятдесят дві) грн.

8. Стягнути з компанії Лакме Косметікс СЛ (LAKME COSMETICS S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), Королівство Іспанія) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт" (код 42822068) витрати по сплаті судового збору в сумі (вісім тисяч п`ятдесят дві) грн.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 04.03.2024.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді В.О. Пантелієнко

О.М. Остапенко