СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

20 лютого 2024 року м. Харків Справа №922/3742/23

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючий суддя Істоміна О.А., суддя Радіонова О.О., суддя Медуниця О.Є.

секретар судового засідання Семченко Ю.О.

за участю представників сторін:

позивача Жаворонков П.Є. (поза межами приміщення суду) - ордер ВІ №1186453 від 19.12.2023

відповідача - не з`явились

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про призначення повторної судової експертизи заявника апеляційної скарги Фізичної особи-підприємця Фабрис Владислава Миколайовича (вх.№2787Х/3) на рішення Господарського суду Харківської області від 05.12.2023 та на додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 12.12.2023

у справі №922/3742/23 (суддя Аріт К.В., повний текст рішення підписано 05.12.2023, додаткове рішення підписано 21.12.2023)

за позовом Фізичної особи-підприємця Кривич Костянтина Володимировича, м.Кременчук

до Фізичної особи-підприємця Фабрис Владислава Миколайовича, смт.Хорошеве Харківської області

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Харківської області від 05.12.2023 у справі №922/3742/23 позов задоволено частково. Заборонено ФОП Фабрису Владиславу Миколайовичу використовувати для магазинів позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є схожим до ступеня змішування із торгівельною маркою ОПТОВИЧОК (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010). Зобов`язано припинити порушення прав ФОП Кривич Костянтина Володимировича, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) №129905 від 11.10.2010, шляхом зобов`язання відповідача -ФОП Фабрис Владислава Миколайовича (демонтувати вивіски і рекламні матеріали магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Космонавта Волкова, буд.13. Присуджено до стягнення з ФОП Фабрис Владислава Миколайовича на користь ФОП Кривич Костянтина Володимировича 5368,00 грн судового збору.

Відповідач з вказаними рішенням та додатковим рішенням місцевого господарського суду не погодився, звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати зазначене рішення повністю та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, також скасувати додаткове рішення.

13.01.2024 через підсистему Електронний суд відповідач ФОП Фабрис В.М. звернувся до Східного апеляційного господарського суду з клопотанням про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №922/3742/23, на вирішення якої поставити наступні питання:

1) Чи є використовуване відповідачем позначення, вивіска магазину, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, схожим до ступеня змішування, тотожним чи однорідним, у тому числі за графічними елементами, зображенням та візуальним сприйняттям, з торговельною маркою, знаком для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) позивача, чи вказані позначення, вивіска відповідача та торговельна марка, знак для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК, позивача є двома абсолютно різними об`єктами?

2) Чи відтворено в позначенні відповідача, вивісці магазину, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, торговельну марку, знак для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) позивача?

3) Чи є позначення відповідача, вивіска магазину, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, тотожним, однорідним чи схожим, у тому числі за графічними елементами, зображенням та візуальним сприйняттям, із торговельною маркою, знаком для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) позивача, настільки, що їх можна сплутати, та таким, що може ввести в оману споживача?

4) Чи є використання відповідачем позначення, вивіски магазину, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13, способом використання торговельної марки, знаку для товарів та послуг «ОПТОВИЧОК» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №129905 від 11.10.2010) позивача?

Проведення експертизи доручити експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (вул. Залютинська, 8, м. Харків, Україна, 61177).

Обов`язки по оплаті витрат по експертизі покласти на відповідача Фізичну особу підприємця Фабриса В.М.

В обґрунтування підстав призначення вищезазначеної судової експертизи відповідач посилається на те, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи, а саме: відсутності факту використання відповідачем в порушення вимог закону своєї вивіски, яка не є схожою і тотожною зі знаком для товарів і послуг позивача, необхідні спеціальні знання у сфері судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, тобто сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також відсутність відповідного висновку експерта, вважає необхідним звернутися до суду з клопотанням про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Зроблений за результатами експертного дослідження висновок, ймовірно, дозволить підтвердити відсутність факту використання відповідачем в порушення вимог закону своєї вивіски, яка не є схожою і тотожною зі знаком для товарів і послуг позивача, що забезпечить досягнення мети всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, у зв`язку з чим буде підтверджено і доведено безпідставність заявлених позивачем вимог, внаслідок чого вони не підлягатимуть задоволенню.

В той же час, 19.01.2024 від ФОП Кривича К.В. надійшли додаткові пояснення у справі, в яких позивач зокрема зазначає щодо клопотання апелянта про призначення експертизи, що він проти такої не заперечує, але вважає, що питання зазначені апелянтом є некоректними та подвоюються, а тому Позивач пропонує розглянути та поставити експерту такі питання:

- Чи є позначення «ОПТОВИЧОК» нанесена на вивіску магазину, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд.13, тотожним або схожим на стільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за Свідоцтвом України №129905 від 11.10.2010?

- Чи є позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесене на вивіску магазину, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Космонавта Волкова, буд.13 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме ФОП Кривич К.В. на дату подання заявки, а саме 25.08.2009?

Позивач уточнює, що пропозиція поставити експерту саме заявлені питання є диспозитивним правом позивача та узгоджується з принципом змагальності, у зв`язку з чим не можуть бути порушені вказані основоположні засади господарського судочинства та обмежені права відповідача на ініціювання проведення експертизи з поставленням на вирішення експерта саме запропонованих питань, належність яких буде також оцінена експертом. До того ж суд не позбавлений можливості доповнити питання відповідача запропонованими позивачем питаннями, не змінюючи та не відмовляючи у взятті до уваги та поставленні перед експертом заявлених питань саме відповідачем.

Розглянувши клопотання відповідача про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №922/3742/23, колегія суддів дійшла висновку про залишення даного клопотання без задоволення, з огляду на наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

За частиною 2 статті 98 ГПК України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

В силу вимог пунктів 1, 2 частини першої статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

- для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

- жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Так, предметом розгляду даної справи є використання у своїй діяльності відповідачем торгівельної марки, власником якої є позивач, який є власником відповідного свідоцтва.

Позивач вважає, що позначення ОПТОВИЧОК, яке використовує у своїй діяльності відповідач, і торгівельна марка ОПТОВИЧОК за свідоцтвом України №129905 є тотожними за двома критеріями, а саме: вони тотожні по звучанню (фонетиці) і мають тотожне смислове навантаження (симетрична тотожність), посилаючись при цьому на пункти 4.3.2.4, 4.3.2.6, Правил складання, подання та розгляду заяв на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995.

На думку ФОП Кривич К.В., відповідач при здійсненні своєї діяльності у магазині продовольчих товарів «ОПТОВИЧОК» (м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 13), використовує позначення, схоже до ступеня змішування із зареєстрованою для таких самих послуг торгівельною маркою «ОПТОВИЧОК» по свідоцтву України №129905, права на яку належать позивачу, з огляду на те, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах; позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Вищезазначене стало причиною звернення останнього, із відповідним позовом до суду.

Відповідач наполягає, що використовує у своїй господарській діяльності зовсім інший знак, що доводиться наступним: слово «ОПТОВИЧОК» написано абсолютно різними шрифтами, які мають зовсім не схожу та різну форму букв; на належному позивачу знаку літери відображені звичайним чорним кольором без будь-яких ідентифікуючих елементів, в той час як на порівнюваному знаку літери зображені за допомогою синього кольору, які мають обрамлення, контури жовтого кольору; іншим елементом знаку позивача є прямокутник червоного кольору навколо словесного позначення «ОПТОВИЧОК», в той час як на порівнюваному знаку такий елемент, як прямокутник взагалі відсутній; порівнюваний знак, на відміну від знаку позивача, по лівий та правий бік містить український графічний орнамент синьо-жовтих кольорів, в той час як позивачу відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг 129905 від 11.10.2010 належить торгівельна марка "ОПТОВИЧОК", що на думку відповідача, позначення нанесене на вивісці магазинів суттєво відрізняється від знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України 129905.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" від 01.06.2006, яке відповідно до положень статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" застосовується судом як джерело права, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Зі змісту зазначеного випливає, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

При цьому, призначення експертизи є правом, а не обов`язком господарського суду, при цьому, питання призначення експертизи вирішується судом у кожному конкретному випадку з урахуванням предмета, підстав позову та обставин справи. Аналогічний висновок наведений у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.04.2021 у справі №927/685/20.

В даному контексті слід зазначити, що клопотання про призначення експертизи на стадії апеляційного розгляду справи повинно бути вмотивоване і обґрунтоване, між іншим і з підстав не з`явлення відповідного клопотання в суді першої інстанції, або доведення необґрунтованої відмови судом першої інстанції в задоволенні вказаного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів встановила, що з відповідним клопотанням ФОП Фабрис В.М. не звертався до суду першої інстанції, причини щодо неподання відповідного клопотання апелянтом не зазначено.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього (ч.3 ст.269 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відсутність підстав для призначення у справі №922/3742/23 судової експертизи, у зв`язку з чим клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задоволенню не підлягає.

Під час розгляду заявленого клопотання, судом також взято до уваги, що відповідно до положень п.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс проти Греції" від 05.02.2004 та інші).

Отже, призначення на стадії апеляційного розгляду судової експертизи в даній справі є недоцільним і таким, що суперечитиме принципу розумності строку вирішення спору.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 281 ГПК України, Східний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання ФОП Фабрис В.М. про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя О.А. Істоміна

Суддя О.О. Радіонова

Суддя О.Є. Медуниця