ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

"20" лютого 2024 р. Справа№ 910/14228/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Полякова Б.М.

Копитової О.С.

за участю секретаря судового засідання Карпової М.О.

у присутності представників сторін:

від позивача: Войков А.П. на підставі довіреності (в залі суду)

від відповідача-1: Чернобай О.В. згідно ордера (в режимі відеоконференції)

від відповідача-2: Поліщук Н.В. в порядку самопредставництва (в залі суду)

розглядаючи апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року

у справі №910/14228/21 (суддя Босий В.П.)

за позовом Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" 2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання недійсним свідоцтв та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21 позов Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE задоволено повністю:

- визнано недійсним частково свідоцтво України НОМЕР_2 від 10.07.2018 року на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи"; визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_1 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму."; визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_3 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму"; визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_4 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму";

- зобов`язано ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_2 від 10.07.2018р., НОМЕР_1 від 25.03.2020р., НОМЕР_3 від 25.03.2020р. та НОМЕР_4 від 25.03.2020р., про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонено ТОВ "Сігмаінжиніринг" використовувати торговельну марку за свідоцтвом України НОМЕР_2 для товарів "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи" та торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для товарів: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму.";

- стягнуто з ТОВ "Сігмаінжиніринг" на користь позивача судовий збір у розмірі 10215,00 грн.;

- стягнуто з ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на користь позивача судовий збір у розмірі 10215,00 грн.

Не погоджуючись із зазначенням рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Сігмаінжиніринг" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у даній справі повністю та прийняти нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

Крім того, не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ДП "Український інститут інтелектуальної власності" також звернулась до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у даній справі в частині розподілу судових витрат та ухвалити нове рішення, яким стягнути судовий збір у розмірі 20 430 грн. з ТОВ "Сігмаінжиніринг".

Ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 08.08.2022 року відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21, об`єднано вказані апеляційні скарги в одне апеляційне провадження для спільного розгляду та призначено справу до розгляду.

За наслідками розгляду заявлених в апеляційних скаргах вимог, постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 року апеляційну скаргу ТОВ "Сігмаінжиніринг" задоволено; апеляційну скаргу ДП "Український інститут інтелектуальної власності" задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21 скасовано та прийнято нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі; стягнуто з позивача на користь відповідача-1 30645,00 грн. понесених судових витрат за подання апеляційної скарги.

Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 року у справі №910/14228/21 заяву ТОВ "Сігмаінжиніринг" про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 в частині стягнення судового збору в розмірі 30 645,00 грн. за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року залишено без розгляду; задоволено заяву відповідача-1 про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 та доповнено резолютивну частину постанови Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 року у справі №910/14228/21 після п`ятого абзацу абзацами такого змісту:

"Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург,Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м.Київ, вул.Болсуновська, 8, оф.25; ідентифікаційний код 39297237) судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 112668 грн.

Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург,Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м.Київ, вул.Болсуновська, 8, оф.25; ідентифікаційний код 39297237) витрати пов`язаних із залученням експертів та проведення експертизи у розмірі 100 000 грн.

Зобов`язати господарський суд м.Києва видати відповідні накази".

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.01.2023 року здійснено заміну співвідповідача у справі №910/14228/21 - ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.02.2023 року касаційні скарги Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 року у справі №910/14228/21 скасовано, справу №910/14228/21 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 15.02.2023 року вказану справу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Грек Б.М., Поляков Б.М.

Ухвалою суду від 20.02.2023 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року, запропоновано учасникам провадження у справі надати суду пояснення по суті спору з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 02.02.2023 року по справі №910/14228/21, та призначено справу до розгляду на 14.03.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

До дати судового засідання через відділ документального забезпечення суду від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшли пояснення по справі з урахуванням постанови Верховного Суду у даній справі, а від ТОВ "Сігмаінжиніринг" - клопотання про відкладення розгляду справи та надання часу для мирного врегулювання спору.

Судове засідання, призначене на 14.03.2023 року, не відбулось у зв`язку із оголошенням повітряної тривоги у місті Києві.

Після усунення обставин, що зумовили зняття справи з розгляду, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2023 року розгляд справи №910/14228/21 призначено на 23.03.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

У зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.03.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Грек Б.М., Копитова О.С.

Ухвалою суду від 22.03.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли письмові пояснення з урахуванням постанови Верховного суду від 02.02.2023 року у даній справі.

В судовому засіданні 23.03.2023 протокольною ухвалою суду оголошено перерву у справі до 13.04.2023 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

Судове засідання, призначене на 13.04.2023 року, не відбулось у зв`язку з перебуванням головуючого судді Остапенка О.М. у відпустці.

Після виходу судді Остапенка О.М. з відпустки ухвалою суду від 14.04.2023 року розгляд справи №910/14228/21 призначено на 18.05.2023 року за участю повноважених представників учасників провадження у справі.

У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.05.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Грек Б.М., Доманська М.Л.

Ухвалою суду від 17.05.2023 року справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року прийнято до провадження у визначеному складі.

18.05.2023 року протокольною ухвалою суду оголошено перерву до 22.06.2023 року за участю повноважених представників сторін.

22.06.2023 року протокольною ухвалою суду оголошено перерву до 03.08.2023 року за участю повноважених представників сторін.

22.08.2023 року через відділ документального забезпечення суду від позивача надійшли пояснення стосовно можливості призначення судової експертизи у справі.

У зв`язку із перебуванням судді Доманської М.Л у відпустці та рішенням Вищої ради правосуддя від 01.08.2023 про звільнення судді Грека Б.М. у відставку витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.08.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Поляков Б.М., Станік С.Р.

Ухвалою суду від 02.08.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року та призначено справу до розгляду на 22.08.2023 року за участю повноважних представників сторін.

Ухвалою суду від 22.08.2023 розгляд справи №910/14228/21 відкладено на 12.09.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі та запропоновано сторонам у справі визначитись з переліком питань, які необхідно поставити судовим експертам, у разі призначення судової експертизи у справі, експертною установою, якій слід доручити проведення такої експертизи, а також особу, на яку буде покладення витрати на її проведення.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДП "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшли пояснення по справі.

У зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.09.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Станік С.Р., Копитова О.С.

Ухвалою суду від 12.09.2023 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року.

Іншою ухвалою суду від 12.09.2023 року оголошено перерву у справі до 19.09.2023 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

Ухвалою суду від 19.09.2023 року, зокрема, призначено у справі №910/14228/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; на вирішення судової експертизи поставлені питання, перелічені в ухвалі суду; зупинено провадження у справі №910/14228/21 за позовом Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE до ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про визнання недійсним свідоцтв та зобов`язання вчинити дії до закінчення експертного дослідження і отримання апеляційним господарським судом висновку експерта.

25.09.2023 супровідним листом Північного апеляційного господарського суду №910/14228/21/09.1-18/75/23 матеріали справи №910/14228/21 надіслані до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

28.11.2023 через відділ документального забезпечення суду матеріали справи №910/14228/21 повернуто до Північного апеляційного господарського суду разом із висновком експертів №400/1/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.11.2023.

У зв`язку з перебуванням судді Станіка С.Р. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.11.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М.,судді: Отрюх Б.В., Копитова О.С.

Ухвалою суду від 29.11.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022, поновлено провадження у справі №910/14228/21, запропоновано учасникам провадження у справі надати суду письмові пояснення по суті спору з урахуванням висновку експертів за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №400/1/23 від 21.11.2023 року та призначено справу до розгляду на 23.01.2024 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від відповідача-2 надійшли пояснення по справі, від позивача - письмові пояснення, а від відповідача-1 - заперечення на висновок судової експертизи від 21.11.2023 року №400/1/23 та клопотання про поновлення строку про приєднання доказів та приєднання доказів у справі, заява про виклик та допит судових експертів Чабанець Т.М. та Фою О.А., клопотання про призначення у справі повторної експертизи та клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із хворобою представника.

Ухвалою суду від 23.01.2024 за клопотанням відповідача-1 відкладено розгляд справи на підставі положень ст. 216 ГПК України та зобов`язано відповідача-1 - ТОВ "Сігмаінжиніринг" надати суду докази на підтвердження направлення поданих суду 22.01.2024 року заяв і клопотань зі всіма додатками до них іншим учасникам провадження у справі; запропоновано позивачу та відповідачу-2 заздалегідь надати суду свою позицію у письмовому вигляді щодо поданих відповідачем-1 22.01.2024 року заяв і клопотань по справі.

02.02.2024 через відділ документального забезпечення суду засобами електронного зв`язку від представника ТОВ "Сігмаінжиніринг" адвоката Чернобай О.В. надійшла заява про проведення судового засідання 08.02.2024 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon, за наслідками розгляду якої ухвалою суду від 05.02.2024 вказану заяву задоволено.

До дати судового засідання від ДО "УКРНОІВІ" надійшли пояснення щодо призначення повторної судової експертизи у справі, а від ТОВ "Сігмаінжиніринг" - заява на виконання вимог ухвали суду від 23.01.2024 року.

До початку судового засідання від ТОВ "Сігмаінжиніринг" надійшли додаткові пояснення по справі.

У судовому засіданні 08.02.2024 року протокольною ухвалою оголошено перерву у справі до 20.02.2024 року.

Після судового засідання, 08.02.2024, через систему "Електронний суд" від позивача надійшли пояснення стосовно клопотання відповідача-1 про поновлення строку та приєднання доказів у справі, письмові заперечення стосовно заяви відповідача-1 про виклик та допит судових експертів та заперечення проти призначення у справі повторної судової експертизи. Також, 12.02.2024 року, вищезазначені документи, подані безпосередньо до суду через відділ документального забезпечення суду.

До дати судового засідання через відділ документального забезпечення суду засобами електронного зв`язку та через систему "Електронний суд" від представника ТОВ "Сігмаінжиніринг" адвоката Чернобай О.В. надійшла заява про проведення судового засідання 20.02.2024 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon, а також питання судовим експертам щодо висновку від 21.11.2023 №400/1/23, а від представника позивача - додаткові пояснення у справі.

У зв`язку з перебуванням судді Отрюха Б.В. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.02.2024 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Поляков Б.М., Копитова О.С.

Ухвалою суду від 19.02.2024 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022, задоволено заяву представника ТОВ "Сігмаінжиніринг" адвоката Чернобай О.В. та призначено проведення судового засідання 20.02.2024 в режимі відеоконференції.

В судовому засіданні 20.02.2024 року за участю представників позивача і відповідача-2 (у приміщенні суду) та відповідача-1 (в режимі відеоконференції) розглядалось клопотання ТОВ "Сігмаінжиніринг" про виклик та допит судових експертів Чабанець Т.М. та Фою О.А.

Так, у поданій 22.01.2024 року заяві про виклик експертів відповідач-1 просить суд викликати в судове засідання для надання пояснень та допитати судових експертів Чабанець Т.М. та Фою О.А. стосовно висновку експертів №400/1/23 від 21.11.2023 року за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

В обґрунтування поданої заяви скаржник вказує, що даний висновок, на його думку, не відповідає вимогам процесуального закону, методологічним вимогам, суперечить іншим доказам у справі і є необґрунтованим.

За твердженням апелянта, деякі положення експертизи є неясними, а низка питань, які є необхідними для такого висновку, у ній не розкриті, що потребує додаткового роз`яснення судовими експертами, які її проводили.

Розглянувши вказану заяву, дослідивши матеріали справи та заслухавши позиції представників сторін та їх пояснення, судова колегія дійшла висновку про її задоволення.

У разі необхідності господарський суд може зобов`язати судового експерта з`явитися в судове засідання на виклик суду, дати додаткові роз`яснення щодо поданого ним висновку, поставити йому усні питання, а також зобов`язати його відповісти на усні питання сторін у справі.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про судову експертизу" незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов`язаний на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати роз`яснення щодо даного ним висновку.

Згідно ч. 3, 4 ст. 69 ГПК України, експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання. Експерт зобов`язаний з`явитись до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи.

В силу приписів ч. 5 ст. 98 ГПК України суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

Враховуючи наявність у відповідача-1 сумнівів щодо обґрунтованості та достовірності висновку експерта №400/1/23 від 21.11.2023 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження фактичних обставин справи судова колегія Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про необхідність викликати в судове засідання судових експертів Чабанець Т.М. та Фою О.А. у зв`язку з проведенням ними судової експертизи у справі та поставити їм питання, які надані ТОВ "Сігмаінжиніринг", внаслідок чого розгляд справи підлягає відкладенню на підставі статті 216 ГПК України.

Керуючись статтями 69, 98, 202, 216, 234, 270 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи №910/14228/21 відкласти на 21.03.2024 року. Судове засідання відбудеться о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, зал судових засідань №3.

2. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" про виклик судових експертів задовольнити.

3. Викликати в судове засідання судових експертів Чабанець Тетяну Миколаївну та Фою Оксану Анатоліївну для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ними Висновку експертів №400/1/23 від 21.11.2023 року за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №910/14228/21. Явку судових експертів Чабанець Т.М. та Фої О.А. визнати обов`язковою.

4. Поставити судовим експертам Чабанець Т.М. та Фої О.А. наступні питання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг":

1) Встановлюючи спорідненість товарів на стор. 23-24 експертизи експерти виходили з того, що для цих товарів використовуються тотожні знаки.

Також на стор. 25 Висновку експерти, вирішуючи питання спорідненості товарів, зазначили, що умови і канали збуту товарів (здійснення шляхів продажу, переважно через роздріб або оптом тощо) - спеціалізовані роздрібні оптові магазини, мережа Інтернет тощо.

У зв`язку із цим виникають питання:

1.1. З яких методологічних міркувань виходили експерти, визначаючи спорідненість товарів не на підставі сутності цих товарів, а на підставі товарних знаків, якими вони маркуються?

1.2. На підставі яких фактичних даних та виходячи із яких матеріалів справи експерти зробили такі висновки стосовно товарів, для яких зареєстровані торгівельні марки позивача та відповідача?

1.3. Оскільки інших видів каналів збуту ніж опт, роздріб та Інтернет очевидно не існує, то чи не охоплює такий висновок експертів всі можливі канали збуту будь-яких товарів, а відтак - яке значення для Висновку має посилання експертів на всі відомі канали збуту товарів?

1.4. Чому експерти, говорячи про "спеціалізоване коло споживачів" та про такий канал збуту, як "спеціалізовані магазини", не пояснюють, які це саме магазини пристосовно до розглядуваних товарів?

2) У вищевказаному п.4.3.1.9. Правил (стор. 34 Висновку), на які посилаються експерти, йдеться про особу "споживача".

На стор. 25 Висновку експертами зазначено, що коло споживачів щодо товарів 07 класу МКТП є "спеціалізоване коло споживачів".

У зв`язку із цим виникають питання:

2.1. Яке саме це "спеціалізовне коло споживачів"? Які саме особи входять в це коло та чому це питання не розкрито (не деталізоване, не розглянуте) у Висновку?

2.2. Чи можуть ці "спеціалізовані споживачі» відрізнити товари позивача Кайзер Компрессорен СЕ від товарів інших виробників (враховуючи якість товарів, географічне пол.оження, вартість тощо), як того вимагають Правила в п.4.3.1.9. та чому це питання не розкрито (не деталізоване, не розглянуте) у Висновку?

3) На стор. 29 Висновку експерти наводять таблицю порівняння фонетичних ознак торгівельних марок.

У зв`язку із цим виникають питання:

3.1. Чому поза увагою експертів залишилось питання про те, що торгівельна марка відповідача-1 є словосполученням з двох слів, а торгівельна марка позивача - тільки одне слово, і чому в таблиці не наведено відсутність повного співпадіння фонетики слова "Інжиніринг" (латиницею і кирилицею)?

4) На стор. 30 Висновку наведено дослідження семантичних (смислових) ознак розглядуваних торгівельних марок.

Словесні частини торгівельних марок Відповідача-1 складаються зі словосполучення "Сігма Інжиніринг" (латиницею та кирилицею).

Досліджувана торгівельна марка позивача НОМЕР_5 складається тільки з одного слова "Sigma" (тільки латиницею):

У зв`язку із цим виникають питання:

4.1. Чому у Висновку експерти не проаналізували, чи має словосполучення з двох слів "Сігма Інжиніринг" (і окремо латиницею і окремо кирилицею) якесь інше значення (у тому числі можливо вигадане), ніж одне слово "Sigma" (тільки латиницею)?

5) На стор. 32 Висновку експерти наводять таблицю порівняння графічних ознак торгівельних марок відповідача-1 та позивача.

У зв`язку із цим виникають питання:

5.1. Чому експерти не здійснили окреме порівняння торгівельної марки позивача НОМЕР_5 окремо з кожною спірною торгівельною маркою відповідача, в результаті чого такі позиції в таблиці як: загальне зорове враження, наявність графічного елемента та вид шрифту були би зі знаком «-», а отже свідчили би про відсутність співпадіння?

5.2. З яких міркувань виходили експерти, коли стверджували про те, що шрифт і торгівельних марок позивача і торгівельної марки відповідача-1 є стандартним? Який саме це шрифт?

6) На стор. 34 Висновку під час дослідження питання №3 (яке стосується можливості введення споживача в оману щодо особи виробника товарів) експертами з посиланням на п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг зазначено про асоціації, які виникають у споживача і які пов`язані з якістю, географічним походженням товарів, або з певним виробником.

У зв`язку із цим виникає питання:

6.1. Чи досліджували експерти конкретні товари, виробником яких є Позивач - Кайзер Компрессорен СЕ? Якщо так, то які саме конкретні товари та які саме документи стосовно поставок в Україну цих товарів досліджували експерти та чому про це не зазначено у Висновку? Якщо ні, то чому не досліджували такі товари (їх географічне походження, якість тощо), як того вимагають вищевказані Правила?

7) На стор. 34 Висновку експертами зазначено: "Отже, введення в оману споживачів стосовно виробника чи виробників товарів є наслідком сплутування споживачем товарів різних виробників через використання ними тотожних або дуже схожих між собою позначень".

Проте, в даному випадку йдеться про так звану абсолютну підставу для відмови в реєстрації знаку, яка передбачена ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", то при відповіді на ці питання не можна посилатись на торгівельні марки, оскільки вказана норма закону говорить лише про товари, послуги та виробника і не говорить про позначення чи торгівельні марки.

У зв`язку із цим виникають питання:

7.1. З якого джерела експертами було взято вищевказане твердження?

7.2. Чому, з яких міркувань та з яких методологічних джерел експерти в цьому твердженні фактично поєднали норму ч.2 (абсолютну підставу) та норму ч.3 (відносну підставу) ст. 6 Закону? Тобто поєднали два різних поняття - "введення в оману щодо виробника чи товару" та "сплутування товару через використання позначень"?

5. Зобов`язати судових експертів Чабанець Т.М. та Фою О.А., у відповідності до ч. 3 ст. 69 ГПК України, надати суду у строк до 08.03.2024 обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання.

6. Роз`яснити судовим експертам про передбачене п.1 ч.6 ст.69 ГПК України право знайомитись з матеріалами справи для підготування до наступного судового засідання.

7. Викликати для участі в судовому повноважних представників сторін.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Б.М. Поляков

О.С. Копитова